Modellenrecht  

Het hof overweegt hierover het volgende.

Het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW bevat in artikel II de volgende bepaling van overgangsrecht: "Artikel 4 en artikel 15, zoals deze luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol zullen niet van toepassing zijn op rechten die voortvloeien uit een voor dat tijdstip verricht depot van een tekening of model of van het voor genoemd tijdstip voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeiend recht; op rechten die voortvloeien uit vóór dat tijdstip verrichte depots blijven artikel 4 en artikel 15 van toepassing, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van dit Protocol."

Met deze bepaling hebben de Benelux-wetgevers gebruik gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid die door artikel 11 lid 8 van de Modellenrichtlijn wordt geboden. Deze bepaling luidt: "Elke lidstaat kan in afwijking van de leden 1 tot en met 7 bepalen dat de weigerings- of nietigheidsgronden die in die lidstaat gelden vóór de datum waarop de bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn in werking treden, van toepassing zijn op vóór die datum ingediende aanvragen om inschrijving en op de inschrijvingen die daaruit voortvloeien."

In het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol wordt artikel II van de overgangsbepalingen als volgt toegelicht:
"(…)  Het zou in strijd zijn met de rechtszekerheid en rechtvaardigheid om bestaande rechten te ontnemen. Ditzelfde geldt voor de nieuwe of gewijzigde nietigheidsgronden die zijn opgenomen onder artikel 4 onder a, b, c en d en artikel 15, onder 1a, b en c. Daarom is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel 11, achtste lid, van de richtlijn om deze nietigheidsgrond buiten toepassing te laten voor modellen die op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW reeds gedeponeerd waren, ook als de inschrijving van dat depot plaatsvindt na inwerkingtreding. Dit is neergelegd in artikel II van de overgangsbepalingen."

Deze overgangsbepaling vindt in dit geval toepassing, aangezien het modeldepot van HL Display waar het in deze zaak om gaat, dateert van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe BTMW op 1 december 2003.

Door geïntimeerde is opgemerkt dat artikel II niet van belang is voor de vraag die nu aan de orde is omdat artikel 2 BTMW niet wordt genoemd in deze overgangsbepaling. Op zich is dit laatste juist, maar dat betekent niet dat artikel II niet mede betrekking heeft op artikel 2 BTMW. Immers, naar het bepaalde in artikel 2 BTMW wordt verwezen in artikel 15 BTMW onder 1c en blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar geldt voor artikel 15 onder 1a, b en c hetzelfde als voor de nieuwe voorwaarde van een eigen karakter, namelijk dat het in strijd met rechtszekerheid en rechtvaardigheid zou zijn om bestaande rechten te ontnemen.

De strekking van de overgangsbepaling is dan ook kennelijk om voor reeds gedeponeerde modellen geen andere invulling van artikel 2 BTMW te doen ontstaan.

De consequentie hiervan is niet alleen dat in deze zaak de oude tekst van artikel 2 lid 1 BTMW geldt maar ook dat deze niet richtlijnconform uitgelegd dient te worden. Zou dat laatste wel worden gedaan, dan zou via een dergelijke interpretatie aan artikel 2 BTMW een inhoud worden gegeven die gelet op het voorgaande nu juist niet is beoogd.

Partijen verschillen verder van mening over de vraag of het model zoals dit door HL Display is gedeponeerd al dan niet onder de uitsluiting van artikel 2 lid 1 BTMW (oud) valt (technisch effect).

(…) Op grond hiervan is het hof met HL Display van oordeel dat de verschillende aspecten van het model zoals het is gedeponeerd, bezien in hun onderlinge samenhang, niet noodzakelijk zijn voor het technisch effect van het model als geheel. Dat geldt in het bijzonder voor het meest kenmerkende aspect van het uiterlijk van de labelhouder van HL Display, de kwartronde vorm, die beschouwd kan worden als uitdrukking van een esthetische vormgeving en niet (alleen) als technisch bepaalde vorm. Het gegeven dat HL Display voor de labelhouder een octrooi-aanvraag heeft ingediend, staat aan dit oordeel niet in de weg aangezien dat gegeven op zich niet leidt tot een andere beoordeling ten aanzien van de vereisten die de BTMW aan een model stelt. De conclusie is dat het gedeponeerde model in aanmerking komt voor bescherming ingevolge de BTMW.

Zowel voor het gedeponeerde model van HL Display als voor de Expo-strip geldt dat het kwartronde vooraanzicht beschouwd kan worden als het aspect van de labelhouder dat het meest in het oog springt. Het uiterlijk van de labelhouder wordt er voor een belangrijk deel door bepaald. (…) geïntimeerde had voor het uiterlijk van de door haar ontwikkelde labelhouder een ander uiterlijk kunnen kiezen (het technische aspect) en ook een ander uiterlijk moeten kiezen (vanwege het modelrecht van HL Display). Het hof komt dan ook tot dezelfde conclusie als de rechtbank, namelijk dat geïntimeerde met de Expo-strip inbreuk maakt op het modelrecht van HL Display.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, met dien verstande dat in onderdeel V van het dictum in conventie tweemaal in plaats van 'bruto' gelezen dient te worden 'netto';

Lees het arrest hier.

5.2. Reductie Eenvormige Beneluxwet op de merken en de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekening of Modellen

De Eenvormige Beneluxwet op de merken en de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen zullen met ingang van 1 augustus 2006 worden vervangen door het Beneluxverdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen en modellen). Dit verdrag bevat geen aparte volmachtregeling meer, een derde kan voortaan zonder overlegging van een volmacht handelingen namens een deposant verrichten. Hiermee komen de twee vergunningsstelsels te vervallen; zowel de volmachtregeling op grond van de Eenvormige Beneluxwet op de merken als de volmachtregeling krachtens de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekening of Modellen.

5.2.1. Leges

Met de hierboven genoemde vergunningen op basis van de Eenvormige Beneluxwet op de merken en de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekening of Modellen zijn geen leges gemoeid.

5.3. Administratieve Lasten

In de EIM-nulmeting 2002 van de administratieve lasten van EZ worden bij de Benelux Merkenwet en Benelux Tekeningen- of Modellenwet de administratieve lasten aan depots via uitbesteding becijferd op in totaal € 3.136.500,-. Het betreffen hier echter de totale kosten bij inschakeling van derden (‘gemachtigden’). Over het algemeen betaalt de deposant een vast bedrag voor handelingen met betrekking tot een registratie van een merk of model/tekening; het opstellen/overleggen van de vereiste volmacht door de derde/gemachtigde maakt dan onderdeel uit van het vaste bedrag.

In de EIM-nulmeting 2002 van de administratieve lasten van EZ zijn de administratieve lasten van de Eenvormige Beneluxwet op de merken en de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen becijferd op in totaal € 10.572.590,-. Ook hiervoor geldt dat het hier het totale bedrag aan lasten betreft en niet alleen de inname en controle van de volmachten.

Hoewel er met de inwerkingtreding van dit verdrag twee vergunningsstelsels vervallen, heeft dit weinig invloed op de hoogte van de administratieve lasten omdat de procedure omtrent de volmacht (die met dit verdrag komt te vervallen) maar een zeer gering onderdeel uitmaakt van het indienen/afhandelen van een depot van een merk of tekening/model.

Lees hier en hier meer.

Uit r.o. 4.5. mag blijken dat het i.c. volgens de rechtbank ook een echt inhoudelijk IE-geschil betreft, waardoor er  toch ruimte is voor een richtlijnconforme proceskostenveroordeling en een Trips-termijn: “Partijen verschillen van mening over de vraag of, gelet op hetgeen partijen zijn overeengekomen, de Air Wick Odor Stop nu wel of niet geacht moet worden inbreuk te maken op het Gemeenschapsmodel van Procter & Gamble. Op zich is het juist dat niet is gebleken dat Reckitt Benckiser in het kader van de schikking onvoorwaardelijk heeft erkend dat sprake is van inbreuk.

Dat betekent evenwel nog niet dat niet in het kader van het onderhavige kort geding van die inbreuk moet worden uitgegaan. Nu in de brief van de raadsvrouwe van Reckitt Benckiser van 17 juli 2006 is vermeld dat “de enige voorwaarde” voor het staken van het verhandelen van de Air Wick Odor Stop was dat “indien in een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke beslissing zou komen vast te staan dat de bewuste pistoolverstuivingsdop van Reckitt Benckiser geen inbreuk zou maken op enig recht van Procter & Gamble, het Reckitt Benckiser vrij zal staan weer gebruik te maken van deze dop”, kan daaruit niet anders worden afgeleid dan dat tussen partijen voor wat Nederland betreft sedertdien het inbreukmakend karakter van deAir Wick Odor Stop vast staat totdat bij onherroepelijke rechterlijke beslissing het tegendeel is uitgemaakt.”

Waar het, zo te lezen en kort gezegd, op neer komt, is dat Proctor & Gamble bezig is met de introductie op de Europese markt van haar luchtverfrisser Febreze, een fles met een verstuiver in de vorm van een pistoolhandgreep met een schuin afgevlakte dop, welke dop zich aan de basis over de spuitbus uitstrekt. De vormgeving van de fles is als Gemeenschapsmodel geregistreerd. (illustraties in het vonnis)

Procter & Gamble vindt dat de door Reckitt Benckiser op de markt gebrachte Air Wick Odor Stop luchtverfrisser (onderste afbeelding) teveel lijkt op de Febreze en heeft in verschillende landen procedures tegen Reckitt Benckiser aanhangig gemaakt op basis van haar Gemeenschapsmodel. In enkele Europese landen is inmiddels een verbod uitgesproken.

In Nederland hebben partijen in de periode voorafgaand aan het op 19 juli 2006 te houden
kort geding een schikking bereikt, waarbij Reckitt Benckiser naar eigen zeggen om  “praktische redenen” heeft toegezegd de verhandeling van haar product Air Wick Odor Stop met de in het geding zijnde pistoolverstuivingsdop te staken en gestaakt te houden.

“De enige voorwaarde die aan deze toezegging is verbonden is dat, indien in een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing zou komen vast te staan dat de bewuste pistool-verstuivingsdop van Reckitt Benckiser geen inbreuk zou maken op enig recht van Procter & Gamble, het Reckitt Benckiser vrij zal staan weer gebruik te maken van deze dop. De reden voor deze toezegging is zoals aangegeven van praktische aard. Er is inmiddels een bodemprocedure aanhangig gemaakt in Engeland en daar is in reconventie de nietigheid van het modeldepot van Procter & Gamble ingeroepen. Reckitt Benckiser (The Netherlands) B.V. prefereert de uitkomst van die procedure af te wachten.”

Partijen spreken af dat Reckitt Benckiser per augustus stopt met uitleveren en het is de verwachting dat de Air Wick Odor Stop daarna binnen 4 à 6 weken uit de winkel verdwenen zal zijn.

Na de termijn van 6 weken  werden in diverse winkels in Nederland echter nog producten waarop de schikkingsovereeenkomst tussen partijen betrekking heeft ten verkoop aangeboden. Reckitt Benckiser heeft verklaard dat zij dit niet kon voorzien, onder meer omdat haar product kennelijk slechter verkoopt dan zij had verwacht, doch dat is een omstandigheid die niet voor rekening van Procter & Gamble kan worden gebracht.

Daarnaast is in het blad “Allerhande” van Albert Heijn, dat is verschenen in augustus 2006, een advertentie afgedrukt voor de Air Wick Odor Stop.

De aanstaande introductie van haar eigen product Febreze is volgens Procter & Gamble daardoor in gevaar gekomen, hetgeen volgens Procter & Gamble ook de bedoeling van Reckitt Benckiser is geweest. Het is volgens haar noodzakelijk dat de markt “schoon” is op het moment dat de introductie van de Febreze zal plaatsvinden.

Procter & Gamble vordert daarom schriftelijke opgave van de namen en adressen van alle Nederlandse afnemers  “aan wie de gedaagde Air Wick Odor Stop en/of andere producten die inbreuk maken op het geregistreerde Gemeenschapsmodel nr. 000097969-0001 hebben verkocht, geleverd en/of aangeboden” (zonder dus alsnog een inbreukverbod te vorderen), alsmede om een hernieuwd verzoek van Reckitt Benckiser om de producten te retourneren en een machtiging om desnoods zelf te producten te mogen opkopen op kosten van  Reckitt Benckiser.

De rechtbank wijst de vorderingen toe: “Een redelijke uitleg van de overeenkomst brengt dan ook met zich dat  Reckitt Benckiser als de daarvoor meest in aanmerking komende partij alsnog actie onderneemt jegens degenen aan wie zij heeft geleverd teneinde te bevorderen dat de nog resterende producten omgaand uit de winkels worden verwijderd.”

“De voorzieningenrechter stelt vast dat Reckitt Benckiser tot het ontstaan van dergelijk wantrouwen [ten aanzien van het uitvoeren van de recall} bepaald aanleiding heeft gegeven door het verschijnen van de advertentie in “Aller Hande” in augustus 2006. Zij stelt zich weliswaar thans op het standpunt dat het betreffende blad al was gedrukt vóórdat de schikkingsovereenkomst tot stand was gekomen, maar dat neemt niet weg dat (i) uit niets is gebleken dat zij op dit punt een voorbehoud heeft gemaakt of zelfs maar een mededeling heeft gedaan (ii) dat het verschijnen van die advertentie dan ook in strijd lijkt met de schikkingsovereenkomst en (iii) dat die overtreding geheel voor haar rekening komt.

Onder deze bijzondere omstandigheden beschouwt de voorzieningenrechter de vordering om eventueel zelf de gewraakte producten in de winkels op te kopen, en deze te retourneren aan Reckitt Benckiser, waartegenover Reckitt Benckiser de aankoopprijs van die producten aan Procter & Gamble zou moeten vergoeden, vermeerderd met een bijdrage in de kosten van € 5,-- per product.) als een creatieve prikkel richting Reckitt Benckiser om de veroordeling tot recall serieus te nemen. Die vordering zal dan ook worden toegewezen, zij het op de wijze als de voorzieningenrechter die heeft opgevat.

Proceskosten: Reckitt Benckiser zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. Gelet op de noodzaak van richtlijnconforme interpretatie van de handhavingsrichtlijn zullen terzake van advocaatkosten de werkelijk gemaakt kosten worden toegekend, welke door Procter & Gamble zijn begroot op € 13.500,-- hetgeen door Reckitt Benckiser niet is betwist.

Lees het vonnis hier.

Aan de hand van veel rechtspraak bouwde Gielen zijn betoog op. Onder meer inktflessen, drukasbakken, elephant-kranen, Rummikub, pluche poesjes, lounge-chairs, klerenhangers, KLM-huisjes, fatboys, klompsloffen, bromscooters, Duitse stahlhelmpjes, speelgoed schoonheidssalons en Lego steentjes passeerden de revue.

Is de slaafse nabootsingsleer op één lijn te stellen met een IE recht ? (Gielen: nee, ook niet met het Europese ongeregistreerde model), creëert de slaafse nabootsing actie een monopolie (Gielen: nee), kan de slaafse nabootsing cumuleren met IE rechten (Gielen: ja), kent deze actie een beperking in tijd (Gielen: nee), heeft de HR in het Hyster Karry Krane arrest een algemene kopieervrijheid vastgelegd (Gielen: nee).

Na de voordracht was er gelegenheid tot discussie. Hierbij kwam (onder meer) aan de orde het toetsmoment van het onderscheidend vermogen (introductie van het origineel product, of verhandeling van de – vermeende – nabootsing?) en de reikwijdte van het begrip verwarring (ook associatie? moet het merkbaar zijn voor de consument? wat is de invloed van een afwijkende ‘get-up’ van de nabootsing?). De Lego stenen waren een dankbaar onderwerp voor discussie tussen de heren Gielen en Hoyng. Hoyng probeerde bij Gielen de stelling uit te lokken dat de slaafse nabootsing wel gelijkenissen vertoont met het merkenrecht.

De presentatie van Gielen is hier te downloaden.

Met betrekking tot het auteursrecht:

Tom Tailor stelt dat de Converse laarsgymp voor het eerst in de V.S. openbaar is gemaakt. Dit zou dan op basis van artikel 2 lid 7 Berner Conventie betekenen dat Converse geen bescherming krachtens auteursrecht toekomt, omdat in de V.S. geen auteursrecht zou toekomen aan voorwerpen met een gebruiksfunctie. Dit verweer wordt verworpen omdat Converse volgens de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat niet de V.S., maar Nederland dan wel België als land van oorsprong aan te merken is.

De X-Hi komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, aldus de voorzieningenrechter. De totaalindrukken van de X-Hi en het model van Tom Tailor verschillen, gelet op de auteursrechtelijk beschermde trekken, in zo geringe mate, dat de Tom Tailor laars niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt en van ontlening sprake is.

De vorderingen van Converse worden toegewezen en Tom Tailor en Footwear worden veroordeeld in de proceskosten ad EUR 8.633,15. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking, dat "Tom Tailor en Footwear hun eigen procureurssalaris in totaal hadden geraamd op ongeveer EUR 35.000, derhalve (aanzienlijk) hoger dan het bedrag dat Converse terzake heeft gevorderd".

Lees het vonnis hier.