Rechtspraak  

Inbreuk?
Bij de beoordeling van inbreuk concentreert het hof zich op de vraag hoe het begrip ‘speling’ moet worden uitgelegd. Het hof citeert haar eerdere beslissing over het moederoctrooi en handhaaft die redenering:

“Naar het oordeel van het hof dient daarom onder speling in de zin van het octrooi verstaan te worden een zodanige geringe ruimte […], dat daardoor de aan elkaar bevestigde panelen ten opzichte van elkaar kunnen worden verplaatst, dat wil zeggen langs elkaar “geschoven”, waarbij voor dat verplaatsen of verschuiven geen aanzienlijke kracht vereist is”

Välinge c.s. hebben tegen deze redenering aangevoerd dat in de conclusies en de beschrijvingen van de octrooien geen beperking over de grote van de benodigde schuifkracht is te lezen. Het hof is met Välinge c.s. van mening dat de grote van de benodigde kracht niet letterlijk in de conclusies en beschrijvingen is terug te vinden, maar volgt Välinge c.s. niet verder. Op grond van een aantal citaten uit de beschrijvingen komt het hof echter tot de conclusie dat de vakman zal begrijpen dat de vloerdelen snel en op eenvoudige wijze met de hand moeten kunnen worden gelegd. Het verschuiven, als gevolg van de speling, moet volgens het hof zonder het uitoefenen van veel kracht kunnen geschieden.

Vervolgens stelt het hof vast dat de vloerdelen van Unilin c.s. met een hamer en een speciaal stootblok moeten worden verschoven en dat die vloerdelen kennelijk vrijwel klemvast verbonden zijn.

Het hof komt tot de conclusie dat de vloerdelen van Unilin c.s. geen inbreuk maken op de octrooien.

Het aanvoeren door Välinge bij pleidooi van een nieuwe grondslag (equivalentie) wordt door het hof niet geacht in overeenstemming te zijn met de goede procesorde.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Lees het arrest hier.

De Hoge Raad van Portugal stelt vervolgens de volgende prejudiciële vragen:

1. Is het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bevoegd om artikel 33 van de TRIPs-overeenkomst uit te leggen?

2. In geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag, dienen de nationale rechters dit artikel ambtshalve of op verzoek van een van de partijen toe te passen in een bij hen aanhangig geding?

De A-G gaat uitgebreid in op TRIPs en het merkenrecht, waarover veel EG jurisprudentie is, constateert dat de jurisprudentie e.d. nogal onduidelijk is en komt uiteindelijk met betrekking tot de eerste vraag met het voorstel om de vraag met ja te beantwoorden:

Over de tweede vraag, de directe werking van artikel 33 concludeert de A-G uiteindelijk dat het aan de nationale wetgever is om de duur van het octrooirecht vast te stellen en dat het artikel dus geen directe werking heeft.

"90. Art. 33 des TRIPs-Übereinkommens umfasst zwei Prämissen: Die eine ist die Mindestdauer des Patentschutzes, die er auf 20 Jahre festlegt, die andere die Höchstdauer, die er dem freien Willen des nationalen Gesetzgebers überlässt.

91. Der Wortlaut ist nicht eindeutig und hat zu einer irrigen Auslegung geführt. Das zutreffende Verständnis der Vorschrift begreift sie als Anweisung an die Signatarstaaten: Sie sollen ihre Patentregelungen der ersten Prämisse anpassen und eine Schutzdauer für diese Rechte des gewerblichen Eigentums von mindestens 20 Jahren ab Antragstellung vorsehen. Die zweite Prämisse der Vorschrift räumt ihnen bei der Bestimmung der Höchstdauer ein Ermessen ein.

93. Wegen des Fehlens einer Höchstgrenze bestehen im Hinblick auf die Anerkennung einer horizontalen unmittelbaren Wirkung größere Zweifel. Das Ende der Schutzfrist für diese Sondereigentumsrechte betrifft nicht nur ihren Inhaber, sondern insbesondere Dritte und die Allgemeinheit, die in diesem Bereich das allgemeine Interesse repräsentieren. Für die Wettbewerber, aber auch im Sinne einer angemessenen Verwaltung der für diese Rechte vorgesehenen Register, muss Klarheit darüber bestehen, wann der Schutz des Patents in der nationalen Rechtsordnung endet.

94. Übt der Gesetzgeber diese Befugnis nicht aus, ist es unmöglich, anhand des reinen Wortlauts von Art. 33 den genauen Zeitpunkt festzustellen, an dem die Geltung des gesetzlich eingeräumten Monopols endet. Insbesondere würde die Entscheidung, dass es ausreiche, auf die Mindestoption der 20 Jahre zurückzugreifen, bedeuten, sich eine Kompetenz des Gesetzgebers anzumaßen, und könnte Dritten nicht entgegengehalten werden.

95. Folglich hat Art. 33 des TRIPs-Übereinkommens keine unmittelbare Wirkung, da es in die Zuständigkeit des nationalen Gesetzgebers fällt, die genaue Dauer des Patentschutzes in seiner eigenen Rechtsordnung festzulegen.

Het voorstel voor een prejudicieel antwoord luidt vervolgens:

97. Aus all diesen Gründen schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die Vorlagefragen des portugiesischen Supremo Tribunal de Justiça folgendermaßen zu antworten:

Art. 33 des TRIPs-Übereinkommens hat keine unmittelbare Wirkung, da er eine weitere gesetzgeberische Tätigkeit des nationalen Gesetzgebers zur Festlegung der genauen Dauer des Patentschutzes erfordert, so dass sich Einzelne vor den nationalen Gerichten nicht auf ihn berufen können.

Lees de conclusie hier.

Geldigheid

Volgens de rechtbank is conclusie 1 van het octrooi in de huidige vorm niet-inventief. De uitvinding volgens het octrooi ziet volgens de rechtbank, kort gezegd, op de toepassing van, specifiek, de stof taxol (paclitaxel) als geneesmiddel voor een op zichzelf bekende Drug Eluting Stent. Met het gebruik van taxol zou het probleem van hernieuwde ingroei van lichaamsmateriaal worden opgelost. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het probleem van de ingroei van tumor/kankerweefsel en daarnaast om het probleem van restenose. Voor het probleem van de ingroei van tumor/kankerweefsel geeft taxol echter volgens de rechtbank geen inventieve oplossing. De rechtbank overweegt in r.o. 4.8:

“Nu ervan moet worden uitgegaan dat taxol ter voorkoming van obstructies als gevolg van ingroei door tumor/kankerweefsel geen onverwacht (voordelig) effect heeftm terwijl hiervoor reeds is overwogen dat op zich een geneesmiddelenafgevende stent bekend was en evenzeer de anti-tumor activiteit van taxol, kan zonder aanvullende gegevens, die ontbreken, niet worden aangenomen dat de enkele som van deze op zichzelf bekende kenmerken een combinatie-effect of synergetisch effect vertoont.”
 
De rechtbank acht de uitvinding echter wél inventief voor zover de taxol-stent een oplossing biedt voor het probleem van restenose. De specifieke toepassing bij restenose is echter pas terug te vinden in volgconclusie 12 van het octrooi. De rechtbank gaat uitgebreid in op de inventiviteit van deze volgconclusie (met toepassing van de probleem-oplossingsmethode) en concludeert dat deze ook overigens geldig is. De rechtbank verwijst de zaak naar de rol voor nadere aktewisseling over de eventuele gedeeltelijke instandhouding van het octrooi met inachtneming van de criteria van het Spiro/Flamco-arrest (NJ 1998/2).

Inbreuk

De rechtbank overweegt dat de CoStar-stent en de Medstent van Conor onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen en dat er voldoende serieuze dreiging tot inbreuk is. Het beroep van Conor op de onderzoeksexceptie slaagt niet. De door Conor gesponsorde trials die in Nederland hebben plaatsgevonden hebben volgens de rechtbank geen zuiver wetenschappelijk doel. De rechtbank acht voldoende duidelijk dat onderzoeksresultaten door Conor zijn gebruikt om de CE-markering te verkrijgen, terwijl Conor onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de trials niettemin uitsluitend zouden zien op onderzoek naar een verbeterde stent. Het beroep van Conor op de Bolar-bepalingen slaagt evenmin, alleen al omdat de trials zijn verricht op een moment dat de implementatietermijn van richtlijn 2004/27/EG nog niet was verstreken. Naast een inbreukverbod ziet de rechtbank voor een moratorium van 3 jaar zoals door Angiotech gevorderd geen ruimte.

Lees het vonnis hier.

Ondertussen in Engeland…

De Engelse rechter ‘respectfully disagrees’ met de Haagse rechtbank. De Engelse High Court heeft bij vonnis van 24 februari 2006 het Engelse deel van het Hunter-octrooi nietig verklaard op de grond dat het niet inventief zou zijn. Dit oordeel is bevestigd door de Court of Appeal op 16 januari 2007, waarbij de Court of Appeal ook ingaat op het vonnis van de rechtbank Den Haag van 3 mei 2006 inzake Angiotech/Sahajanand. In een noot bij r.o. 4.24 van het vonnis van 17 januari jl. licht de rechtbank op haar beurt toe in welk opzicht haar oordeel afwijkt van het vonnis van de Engelse High Court.

Lees de uitspraak van de Britse Court of Appeals hier. Eerste Britse instantie hier.

Boris baseert haar vordering op de afspraak uit 2003 dat Van Wylick voor haar exclusief machines zou vervaardigen en dat de techniek niet aan derden zou worden verkocht of ter beschikking gesteld dan wel andere informatie betreffende de bedrijfsvoering en producten van Boris zou worden verstrekt aan derden zonder toestemming van Boris. Boris heeft tegen de bouw en levering van een “Boris-binder” aan Z-Card ook bezwaar gemaakt. De in 2006 voor Z-Card vervaardigde machine is in strijd met de afspraken, aangezien deze machine een kopie is van de door Boris ontworpen machine, althans gebruik maakt van de door Boris ontworpen en ontwikkelde (combinatie) van technieken. Het handelen in strijd met de overeenkomst leidt tot winstderving bij Boris.

Volgens Van Wylick ziet de overeenkomst slechts op geheimhouding van knowhow, methodes, ervaring, contacten en kansen voor beide partijen en is niets afgesproken over een concurrentiebeding of exclusiviteitsbeding, noch over overdracht, vastlegging van herkomst of zeggenschap over IE-rechten. Boris kan Van Wylick dus niet verbieden deze of vergelijkbare machines te ontwerpen, produceren en leveren. Ook zou Z-Card Van Wylick aansprakelijk kunnen stellen wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen, aldus Van Wylick.

De voorzieningenrechter overweegt dat voor zover het beslag ertoe strekt te voorkomen dat Van Wylick in strijd met de overeenkomst een machine aan een derde zal leveren, dit wettelijke grondslag mist. “De wet kent niet de mogelijkheid van een levering blokkenend beslag buiten een beslag ter conservering van een leveringsaanspraak van de beslaglegger c.q. een beslag uit hoofde van een (absoluut) recht van intellectuele eigendom. Noch het een noch het ander is in casu gesteld.” (r.o. 4.4)

In r.o. 4.6 overweegt de voorzieningenrechter dat Boris onvoldoende aanknopingspunten heeft verschaft om aan te nemen dat sprake is van enigerlei vorm van intellectuele rechten van Boris op de “Boris-binder”. Met name heeft Boris tegenover betwisting door Van Wylick onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een door Boris uitgevonden procédé dat nieuw is. Van Wylick heeft met betrekking tot de door Boris overgelegde schetsen verklaard dat het daarin opgenomen procédé berust op concepten die door Van Wylick al medio jaren ’90 bij de bouw van een vergelijkbare machine zijn toegepast. Voorts acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat de door Boris aangedragen ideeën ook los van de input van Van Wylick een exploiteerbare werkwijze of vinding behelzen.

Aangezien ook de beweerdelijk door Boris gestelde schade onaannemelijk is, wordt het beslag op de machine van Van Wylick opgeheven.

Lees het vonnis hier.

Het hof overweegt dat deze koerswijziging in beginsel toelaatbaar is, en dat terzake van het oorspronkelijke standpunt van Scimed geen sprake is van een gerechtelijke erkentenis waarop zij in hoger beroep niet meer kan terugkomen, aangezien daarvan volgens het hof pas sprake kan zijn bij een erkenning van de stellingen van de wederpartij (Medinol), terwijl het hier gaat om de eígen stellingen van Scimed. Volgens het hof vloeit uit de proceshouding van Scimed evenmin ondubbelzinnig voort dat zijn afstand van recht heeft gedaan, zelfs al is haar standpunt in hoger beroep deels in strijd met haar standpunt in eerste aanleg.  

Vervolgens beantwoordt het hof de vraag of de koerswijziging van Scimed de toets van het octrooirecht kan doorstaan. Via een ingewikkelde redenering langs uiteenlopende octrooirechtelijke leerstukken beantwoordt het hof deze vraag ontkennend.

Het hof overweegt eerst dat de hoofdconclusie van het octrooi geen steun biedt voor de nieuwe inzichten van Scimed. Deze biedt alleen steun voor het oorspronkelijke standpunt van Scimed dat het inventieve karakter (alleen) is gelegen in maatregel (c). Dat in conclusie 1 met cijfers wordt verwezen naar een uitvoeringsvorm van de katheter die wel beschikt over maatregelen (a), (b) en (c) doet hier niet aan af, omdat dergelijke ‘reference signs’ alleen illustratieve betekenis hebben en de beschermingsomvang van een octrooi niet kunnen beperken. Ook uit het octrooischrift zal de gemiddelde vakman niet afleiden dat het octrooi beperkt is tot katheters met flexibele distale einden met en ‘tube-in-tube’-constructie.

Het hof komt dan toe aan de subsidiaire stelling van Scimed, dat zij conclusie 1 beperkt of vrijwillig wenst te beperken tot een katheter gekenmerkt door de maatregelen (a), (b) en (c). Deze beperking acht het hof ontoelaatbaar. Op zichzelf biedt de oorspronkelijke aanvrage volgens het hof steun voor een katheter met de maatregelen (a), (b) en (c). Het hof overweegt echter dat met betrekking tot de maatregelen (a), (b) en (c) geen sprake is van eenheid van uitvinding en dat uit het verleningsdossier blijkt dat met betrekking tot de materie die wordt gedekt door maatregel (b) mogelijk een afgesplitste aanvrage is ingediend (dit kan op basis van de stukken echter niet precies worden nagegaan). Zou dit het geval zijn, dan is voorgestelde beperking niet toelaatbaar, omdat Scimed daarmee materie “terughaalt” waarvan zij te kennen heeft gegeven daarvan in dit octrooi afstand te willen doen.

Er is echter wel materie betreffende maatregen (b) in de beschrijving van het octrooi ‘achtergebleven’.
Dit leidt er echter volgens het hof niet toe dat de voorgestelde beperking alsnog toelaatbaar is. Volgens het hof zou het in strijd zijn met de rechtszekerheid van derden indien op elke uitvinding in het octrooi die niets van doen heeft met de in (hoofd)conclusie 1 geoctrooieerde uitvinding, als dat zo uitkomt, bijvoorbeeld toegespitst op een van inbreuk betichte katheter, een beroep zou kunnen worden gedaan.

Vervolgens overweegt het hof of het octrooi in de oorspronkelijke (niet-beperkte) vorm (derhalve met alleen maatregel (c) als kenmerkend gedeelte) nieuw en inventief is, en komt dan, net als de rechtbank in eerste aanleg, tot de conclusie dat de geoctrooieerde uitvinding  wel nieuw, maar niet inventief is. Het vonnis in eerste aanleg wordt bekrachtigd.

Lees hier het arrest.