De zaak betrof de geldigheid van een octrooi van Lundbeck op escitalopram (een SSRI anti-depressivum). De rechter in de eerste aanleg hanteerde bij zijn beoordeling van de inventiviteit en de nawerkbaarheid de ‘standaard’ Engelse benadering die afwijkt van de EOB / continentale benadering. In het kader van de inventiviteit bekeek hij of het voor de vakman voor de hand lag om het onderzoek te doen dat tot de oplossing in het octrooi leidde (‘obvious to try’). In Europa zou dat echter nog geen reden zijn om gebrek aan inventiviteit aan te nemen. Daarvan is ‘bij ons’ slechts sprake als het onderzoek dat tot de oplossing leidt voor de vakman ‘obvious to try’ is ‘with a reasonable expectation of success”. Terzake de (niet) nawerkbaarheid, oordeelde de rechter, onder verwijzing naar de Engelse uitspraak Biogen / Medeva uit 1997 (overigens ook van Lord Hoffmann), dat als een octrooihouder een product claimt, terwijl de ‘eigenlijke’ uitvinding is gelegen in het feit dat hij een (of, zoals in het geval van Lundbeck: twee) methode heeft uitgevonden om een product te maken (dat tot dan toe nog niet was gemaakt en in die zin dus ook nog niet bestond), de beschermingsomvang van het octrooi ten onrechte het resultaat an sich omvat, dus: het (eind)product, ook als het op andere manieren wordt gemaakt. Dan krijgt de octrooihouder, in dit geval Lundbeck, volgens de Engelse rechter meer dan waar hij recht op heeft, omdat het octrooi die andere manieren niet beschrijft. En dus is de uitvinding niet nawerkbaar Ook dit wijkt af van de Europese benadering. In Europa beschermt een productconclusie gewoon het product, ook als de ‘eigenlijke’ uitvinding is gelegen in het feit dat de octrooihouder een manier heeft gevonden om het product te maken. Een dergelijke conclusie is dus nawerkbaar zodra de octrooihouder tenminste één manier beschrijft om dat product te maken.
De Court of Appeal deelt de visie van de rechter in eerste aanleg niet. In de appeluitspraak, die met name op het conto van Lord Hoffmann komt, is een duidelijke beweging te zien naar de benadering EOB / continentale benadering. Lord Hoffmann legt eerst uit dat de rechter in eerste aanleg de Biogen / Medeva uitspraak te breed toepast. In het octrooi in die zaak werd een klasse producten geclaimd, dus: meerdere producten, terwijl de octrooihouder niet voor al die producten een nawerkbare beschrijving in het octrooi had opgenomen. Dat is volgens Lord Hoffmann iets anders dan in het Lundbeck octrooi, waarin de conclusie zich richt op slechts één product. In dat geval is het octrooi nawerkbaar, zodra het één manier beschrijft om dat product te maken. Lord Hoffmann voegt hier aan toe dat het onjuist is om via de nawerkbaarheid een correctie toe te passen op octrooien waarin een product wordt geclaimd, terwijl de ‘echte’ uitvinding niet zozeer het product is, maar het feit dát de octrooihouder een manier heeft gevonden om het product te maken. Volgens Lord Hoffmann is ook het uitgangspunt dat de octrooihouder niet meer mag krijgen dan wat hij heeft bijgedragen aan de stand van de techniek niet alles bepalend. Hierbij wijst Lord Hoffmann op diverse EOB rechtspraak, waarvan hij stelt “which we have always regarded as carrying great weight”!
Interessant is ook met name dat de Court of Appeal de Engelse inventiviteitsbeoordeling dichter bij de ‘Europese’ benadering brengt. Lord Hoffmann overweegt dat ‘obvious to try’ niet voldoende is om gebrek aan inventiviteit aan te nemen en Lord Jacob onderschrijft dit: “It is not enough that an experiment revealing an invention would have been short and simple. There has to be a reason why the skilled man would have carried it out. Normally that would require at least an expectation that something might come out of it. Otherwise, short and simple though it would have been, doing the experiment would have been pointless.” Dit gaat de richting op van de EOB benadering ‘obvious to try with a reasonable expectation of success’!
Wij wijzen er nog op dat begin mei bij de House of Lords – met Lord Hoffmann - de zaak Conor / Angiotech dient, waarin ook de discussie over de Engelse benadering van inventiviteit versus de EOB / continentale benadering centraal staat. Wordt dus vervolgd.
Lees het Britse arrest hier,
(Remco de Ranitz en Otto Swens vertegenwoordigen Angiotech in Nederlandse octrooiprocedures).
