Octrooirecht  

Hoge Raad, 6 maart 2009, LJN: BG7412, Boston Scientific Scimed Inc. (voorheen genaamd Scimed Life Systems Inc.) tegen Medinol Ltd.Hoge Raad, 6 maart 2009, LJN: BG7412, Boston Scientific Scimed Inc. (voorheen genaamd Scimed Life Systems Inc.) tegen Medinol Ltd. (met uitgebreide conclusie A-G Langemeijer).

Octrooirecht. EP Ballonkatheter (‘Keith-octrooi’). Onmiddellijke werking van EOV 2000. Een na 13 december 2007 gegeven beslissing van het EOB tot beperking van een voor die datum verleend Europees octrooi wordt geacht terug te werken tot de datum waarop het octrooi oorspronkelijk is verleend. Wiva/Van Egmond (en dus Spiro/Flamco) niet verenigbaar met per 13 december 2007 geldend verdragsrecht. Toelaatbaar feitelijk novum. Verwijzingsinstructie. Door wijziging conclusies centraal beperkt octrooi uitgangspunt van beoordeling na verwijzing. In reconventie zal alsnog moeten worden onderzocht of het Keith-octrooi, zoals thans beperkt, had behoren te worden verleend.

Scimed heeft bij exploot van 22 oktober 2002 Medinol gedagvaard en gevorderd dat aan Medinol zal worden verboden inbreuk te maken op het Europees octrooi EP 0591199. Dit zogenoemde ‘Keith-octrooi’ heeft betrekking op een ‘Balloon catheter with distal guide wire lumen’. Medinol heeft de vordering bestreden en in reconventie de nietigverklaring althans vernietiging van het octrooi voor Nederland gevorderd. De rechtbank heeft bij vonnis van 10 september 2003 in conventie de vordering afgewezen en in reconventie het Nederlandse deel van het octrooi ten name van Scimed vernietigd.

Tegen dit vonnis heeft Scimed hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te ’s-Gravenhage. Scimed verlaat daar het eerder ingenomen standpunt omtrent het inventieve karakter van de uitvinding. Het nieuwe van het octrooi is volgens Scimed na de ‘koerswijziging’ niet meer gelegen in het toevoegen van slechts maatregel (c) aan de bekende Enger-katheter, maar in het toevoegen van maatregel (b) en (c).

Het hof (IEF 3157) acht deze koerswijziging procesrechtelijk toelaatbaar, maar concludeert dat het de toets van het octrooirecht niet kan doorstaan. Het hof overweegt daartoe dat het niet aannemelijk wordt geacht dat de nieuwe inzichten van Scimed zonder meer steun vinden in conclusie 1 van het Keith-octrooi op een voor de gemiddelde vakman duidelijk herkenbare wijze. Ook laat volgens het hof de beschrijving in het octrooischrift de vakman wederom zien dat het octrooi niet beperkt is tot katheters met maatregelen (b) en (c).

Op de subsidiaire stelling van Scimed, dat zij conclusie 1 beperkt wil zien of vrijwillig wenst te beperken tot een katheter gekenmerkt door de drie constructieve maatregelen (a), (b) en (c), overwoog het hof dat de constructieve maatregel (b) dan wel wordt gedekt door de aanvrage zoals ingediend, maar dat de constructieve maatregelen (b) en (c) onderwerpen van uitvinding betreffen die geen enkel inventief verband met elkaar houden. De aanvrage voor het octrooi voldeed derhalve niet aan het bepaalde in artikel 82 EOV.

Nu alleen maatregel (c) in het octrooi als (enkele) uitvinding is aan te wijzen, was het volgens het hof mogelijk dat constructieve maatregel (b) uit de aanvrage is afgesplitst. Zou dit het geval zijn geweest dan achtte het hof voorgestelde beperking niet toelaatbaar omdat Scimed daarmee materie terughaalt waarvan zij te kennen heeft gegeven daarvan in dit octrooi afstand te willen doen. Het octrooi in niet beperkte vorm wordt door het hof wel nieuw, maar niet inventief geacht. Bij arrest van 14 december 2006 heeft het hof het vonnis van de rechtbank, in conventie en reconventie gewezen, bekrachtigd.

In cassatie heeft Scimed een afschrift van het gewijzigde Europees octrooischrift in het geding gebracht onder het nummer EP 0591199 B3, dat het EOB op 23 juli 2008 heeft gepubliceerd na de door Scimed op 20 december 2007 aanhangig gemaakte beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a-105c van het EOV 2000. In deze procedure heeft het EOB beslist het Keith-octrooi te beperken, door het opnemen van de door Scimed voorgestelde aanvulling op de tekst van conclusie 1, tot onder conclusie 1 begrepen katheters waarin maatregel (b) wordt toegepast.

De Hoge Raad oordeelt dat het kennis kan nemen van de door Scimed in cassatie overgelegde gewijzigde Europese octrooischrift, nu de fundamentele regel dat de feitelijke grondslag der middelen alleen gevonden kan worden in de bestreden uitspraak en in de stukken van het geding in feitelijke instanties (artikel 419 lid 2 Rv.) niet geldt voor de beoordeling van de vraag of ontwikkelingen die zich na de bestreden uitspraak hebben voorgedaan aan de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie in de weg staan. Nu het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof betreffende het octrooi zoals oorspronkelijk veleend rijst de vraag of Scimed nog (voldoende) belang heeft bij haar cassatieberoep.

Met verwijzing naar de totstandkomingsgeschiedenis en de besluitvorming van het EOB, constateert de Hoge Raad dat de artikelen 68 en 105a-c EOV 2000 van toepassing zijn op Europese octrooien die op 13 december 2007 reeds waren verleend, en vervolgt:

‘4.3.3 [...]Ingevolge art. 68 EOV 2000 worden de Europese octrooiaanvrage en het daarop verleende octrooi geacht van de aanvang af niet de in de art. 64 (aan Europese octrooien verbonden rechten) en art. 67 (rechtsbescherming octrooiaanvrage na publicatie) bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naargelang het octrooi is herroepen of beperkt tijdens een oppositieprocedure (art. 99-105) dan wel een beperkings- of herroepingsprocedure (art. 105a-c).

‘Art. 68 EOV 2000 brengt derhalve mee - zoals Scimed met juistheid aanneemt - dat een na 13 december 2007 gegeven beslissing van het EOB tot beperking van een vóór die datum verleend Europees octrooi op grond van de art. 68 en 105b lid 2 en 3 EOV 2000 vanaf de datum waarop deze beslissing is vermeld in het Europees Octrooiblad, in alle voor het Europese octrooi aangewezen Verdragsluitende Staten wordt geacht terug te werken tot de datum waarop het octrooi oorspronkelijk is verleend. Een beperkt Europees octrooi wordt verondersteld in de plaats te zijn gekomen van het octrooi zoals oorspronkelijk verleend, in die zin dat aan dit eerdere octrooi verbonden rechten van de octrooihouder die door de toegestane wijziging van conclusies buiten de beschermingsomvang van het beperkte octrooi zijn komen te liggen, worden geacht ab initio te zijn vervallen.’

Toewijzing van het beperkingsverzoek heeft niet tot gevolg dat onderhavige (cassatie) procedure voor partijen haar belang heeft verloren. Immers:

‘4.3.4 […]Blijkens de travaux préparatoires van de in art. 105a-c neergelegde regeling behelst dit een "simple, quick and inexpensive administrative procedure" waarin "patent proprietors may themselves reduce the extent of the protection claimed in a manner which is binding, and thus generally preclude disputes over the validity of a patent" […]’
‘Niet wordt onderzocht of de inhoud van het door de beperking resterende Europese octrooi nog octrooieerbaar wordt geacht op grond van art. 52-57 EOV 2000, noch of het met een voorgestelde beperking beoogde doel ook wordt bereikt [...].’

‘De verhouding tussen de centrale beperkings-procedure voor het EOB en de nationale procedures bij samenloop is blijkens de travaux préparatoires van de art. 105a-c EOV 2000 uitvoerig aan de orde geweest. Volgens de toelichting bij de art. 105a-c van het ontwerpverdrag heeft de Europese beperkingsprocedure geen voorrang boven de (nietigheids)procedures voor nationale rechters, noch is zij exclusief [...]’

‘Uit een en ander volgt dat overeenkomstig doel en strekking van de beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a-c EOV 2000 een beslissing van het EOB tot toewijzing van een verzoek tot beperking van een Europees octrooi in zoverre van invloed is op een in een aangewezen Verdragsluitende Staat lopende gerechtelijke procedure over het oorspronkelijk verleende octrooi, dat de rechter wat betreft geldigheid en beschermingsomvang van het Europese octrooi moet uitgaan van het door de toegestane wijziging van de conclusies beperkt octrooi (onverminderd zijn bevoegdheid het zelf nog verder te beperken), maar dat deze beperking onverlet laat dat de geldigheid van het beperkte Europese octrooi op de voet van de art. 52-57 EOV 2000 door de nationale rechter kan worden onderzocht. Het vorenstaande betekent dan ook dat de nationale rechter op grond van art. 138 lid 1, aanhef en onder a, EOV 2000 een oorspronkelijk verleend Europees octrooi in zijn beperkte vorm zal kunnen (en moeten) vernietigen indien het onderwerp van het na de beperking resterende octrooi, dat de basis vormt voor de procedure, niet octrooieerbaar is ingevolge de art. 52 tot en met 57 van het verdrag [...].’

‘4.3.5 Als gevolg van de door het EOB toegestane beperking van haar Keith-octrooi bestaat ingevolge art. 68 en 105b EOV 2000 (met terugwerkende kracht) niet een ander octrooi dan in 1998 is verleend maar is de beschermings-omvang van het oorspronkelijk verleende Europees octrooi door het EOB op verzoek van Scimed (met terugwerkende kracht) beperkt tot, kort gezegd, de katheter volgens de gewijzigde conclusie 1 waarin maatregel (b) wordt toegepast.’

Het hof heeft bij de uitleg van het oorspronkelijke Keith-octrooi de juiste maatstaf aangelegd:

‘5.2.2. [...] Uitgaande van de in rov. 8.1 gegeven, in cassatie onbestreden, weergave van de stellingen van Scimed in hoger beroep - zie in 3.3.2 onder (iii) - heeft het hof onderzocht of de gemiddelde vakman, die conclusie 1 leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zonder meer tot de slotsom komt dat deze conclusie betrekking heeft op de door Scimed bedoelde combinatie-uitvinding met de maatregelen (a), (b) en (c).’

‘Na beoordeling van de argumenten van Scimed ontleend aan de tekst van conclusie 1 (rov. 8.2), aan de tekeningen (rov. 8.3) en aan de beschrijving in het octrooischrift (rov. 8.4) kwam het hof tot het oordeel dat de gemiddelde vakman het octrooi zo zal verstaan dat het niet beperkt is tot katheters met de maatregel (b), doch uitsluitend rechten voor katheters met maatregelen (a) en (c) claimt. In deze overwegingen, in hun geheel en onderlinge samenhang beschouwd, heeft het hof de voor zijn uitleg van de octrooiconclusies juiste maatstaf gehanteerd, welke uitleg zozeer is verweven met waarderingen van feitelijke aard dat deze in cassatie slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht.’

Het hof heeft daarbij volgens de Hoge Raad kennelijk en terecht de voor de uitleg van het octrooi de vakkennis van de gemiddelde vakman maatgevend geacht.

Voor wat betreft de partiele nietigheid van de conclusie constateert de Hoge Raad dat het hof blijkens het overwogene de onder het tot 13 december 2007 geldende recht toe te passen maatstaf (te weten die van Spiro/Flamco, resp. Wiva/Van Egmond) heeft aangelegd voor zijn beoordeling. De Hoge Raad vervolgt:

‘5.3.3. Door in het kader van de beoordeling van de toelaatbaarheid van de door Scimed gewenste beperking van het octrooi - in rov. 9.2 eerst te oordelen dat de maatregelen (b) en (c) betrekking hebben op twee zelfstandige uitvindings-onderwerpen die geen "eenheid" (a priori) vormen en dat de octrooiaanvrage daarmee niet voldeed aan het bepaalde in art. 82 EOV omdat deze maatregelen geen betrekking hebben op "’één enkele uitvinding" en evenmin op "een groep van uitvindingen die zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten", en vervolgens - in rov. 9.2 en 9.3 te overwegen, samengevat, dat, mocht het zo zijn dat sprake is geweest van afsplitsing van de materie volgens maatregel (b) in de verleningsprocedure, de door Scimed subsidiair gewenste beperking tot een katheter gekenmerkt door (de combinatie-uitvinding met) de maatregelen (a), (b) en (c) niet toelaatbaar is omdat zij daarmee materie terughaalt waarvan zij te kennen heeft gegeven afstand te willen doen en waarmee zij aan de gestelde inbreuk een ander octrooi ten grondslag zou leggen, heeft het hof onvoldoende inzicht gegeven in de aan zijn beslissing ten grondslag liggende gedachtegang.’

‘Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is niet duidelijk waarom het hof in zijn beoordeling van een partiele vernietiging van het Keith-octrooi de in art. 82 EOV vereiste eenheid van uitvinding en de in art. 76 EOV bedoelde afsplitsing van Europese octrooiaanvragen heeft betrokken, nu deze, gelet op art. 138 EOV, in de procedure voor de nationale rechter geen grond kunnen opleveren voor (gehele of gedeeltelijke) nietigverklaring of vernietiging van een Europees octrooi, terwijl zonder meer niet valt in te zien waarom het aanbrengen van de door Scimed gewenste beperking voor de gemiddelde vakman niet reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. De hierop gerichte klachten van onderdeel 3 slagen.’

Met het oog op de beoordeling van het geding na verwijzing wordt door de Hoge Raad aangetekend dat de maatstaf uit Wiva/Van Egmond niet verenigbaar is met het per 13 december 2007 geldend verdragsrecht:

‘5.4.2 Zoals ook in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.2-2.3 en 2.6-2.7 wordt uiteengezet, is het bepaalde in art. 138 EOV met ingang van 13 december 2007 inhoudelijk gewijzigd. Uit de travaux préparatoires volgt dat deze wijziging tot doel heeft uitdrukkelijk in het verdrag vast te leggen dat een octrooihouder het recht heeft een Europees octrooi te beperken in een nationale procedure over de geldigheid daarvan (art. 138 lid 3 EOV 2000). Vernietiging van een Europees octrooi is ingevolge de nieuwe verdragsbepaling niet meer onderworpen aan nadere, aan het nationale recht ontleende voorwaarden. Anders dan gold onder art. 138 lid 2, tweede volzin, EOV - welke volzin bij de herziening van het verdrag is geschrapt - geschiedt beperking van een Europees octrooi uitsluitend in de vorm van een door de octrooihouder voorgestelde wijziging van de conclusies, waarna het aldus gewijzigde octrooi de grondslag voor het verdere geding vormt. Indien de rechter deze beperking onvoldoende oordeelt om het octrooi voor vernietiging te vrijwaren, is hij bevoegd het octrooi verder te beperken [...].’

‘Tegen de achtergrond van deze wijziging tot harmonisatie van de regeling voor de vernietiging van Europese octrooien door de nationale rechter op grond van art. 138 EOV 2000, welke verdragsbepaling onmiddellijke werking heeft ingevolge art. 8 van het Herzieningsverdrag EOV en met terugwerkende kracht op de reeds voor 13 december 2007 verleende Europese octrooien van toepassing is verklaard in art. 1.2 van de Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000, is de Hoge Raad van oordeel dat toepassing van de maatstaf uit zijn - hiervoor in 5.3.2 vermelde - arrest van 16 februari 2001 voor de beoordeling van de (gedeeltelijke) vernietiging van het Nederlandse deel van een Europees octrooi niet verenigbaar is met het per 13 december 2007 geldend verdragsrecht. Of het Nederlands deel van een Europees octrooi overeenkomstig het bepaalde in art. 138 (geheel of gedeeltelijk) moet worden vernietigd, dient de rechter te beoordelen met inachtneming van de bepalingen van dit herziene verdrag en het daarbij behorende uitvoeringsreglement.’

Doel en strekking van het herziene EOV enerzijds en de proceseconomie anderzijds brengen mee dat in het geding na verwijzing, overeenkomstig het in artikel 7 van het Herzieningsverdrag EOV neergelegde overgangsrecht, alsnog het per 13 december 2007 geldende verdragsrecht dient te worden toegepast en dat het hof daarbij zal moeten uitgaan van het door de toegestane wijziging van conclusie 1 beperkte octrooi. Derhalve zal alsnog in reconventie moeten worden onderzocht of het Keith-octrooi, zoals thans beperkt, had behoren te worden verleend.

Lees het arrest hier.  Gerechtshof 's-Gravenhage, 14 december 2006: IEF 3157.

Hoge Raad, 6 maart 2009, nr. C07/204HR, LJN: BG7411, Schneider (Europe) GmbH tegen Cordis Europa N.V. (met dank aan Simon Dack, De Brauw Blackstone Westbroek).

Octrooirecht. Europees octrooi van Schneider voor een ballondilatatiekatheter (‘Kastenhofer-octrooi’). Voorlopig laatste aflevering van deze stent-oorlog tussen Schneider en Cordis. De cassatiemiddelen van beide partijen falen: het hof gebruikte de juiste maatstaf voor beschermingsomvang en uitleg octrooiconclusie. Aanbod bewijs niet-nawerkbaarheid terecht gepasseerd. De Hoge Raad verwerpt  het beroep tegen Gerechtshof 's-Gravenhage 15 maart 2007, IEF 3690.

Cordis brengt wereldwijd een aantal typen interventiekatheters en daarop te plaatsen stents op de markt. In deze zaak zijn haar katheters met een binnenlaag van Plexar en een buitenlaag van Pebax aan de orde.  Bij inleidende dagvaarding van 12 mei 2004 heeft Schneider Cordis gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage, stellende dat Cordis inbreuk maakt op het Kastenhofer-octrooi. Schneider heeft gevorderd dat Cordis zal worden verboden inbreuk te maken op dit octrooi.

In het vonnis in de eerste instantie van 8 juni 2005 (link) heeft de rechtbank inbreuk aangenomen en de nietigheidsverweren van Cordis afgewezen. Schneider heeft het vonnis van de rechtbank daarop ten uitvoer gelegd, maar bij arrest van 15 maart 2007 (link) heeft het hof geen octrooi-inbreuk aanwezig geacht, ook niet uit hoofde van equivalentie, alhoewel het Kastenhofer-octrooi ook door het hof geldig werd geacht. Schneider werd door het hof veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor de onrechtmatige tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank.

Beide partijen zijn in daarna in cassatie gegaan. Schneider voert twee cassatiemiddelen aan: de eerste is gericht op de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven en de tweede is gericht tegen het oordeel dat Cordis geen inbreuk heeft gemaakt op het Kastenhofer-octrooi. Het incidenteel cassatieberoep van Cordis is gericht tegen de verwerping van haar beroep op de nietigheid (wegens niet-nawerkbaarheid) van het Kastenhofer-octrooi.

Het middel in het principale beroep richt zich tegen de uitleg die het hof heeft gegeven aan het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi.

4.1.2 De door het onderdeel bestreden uitleg brengt mee dat het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi niet ziet op co-polymeren van etheen waarin - zoals wel het geval is bij het door Cordis voor de binnenlaag gebruikte Plexar - andere monomeren dan a-olefinen zijn opgenomen. […]

4.1.3 Het onderdeel - dat niet klaagt over de door het hof bij de uitleg van het octrooi gehanteerde maatstaf - behelst, na een inleiding in 2.1 en 2.2, onder 2.3 in de eerste plaats het betoog dat die uitleg te beperkt en daarmee onjuist is. Het onderdeel voert aan:
"De aanduiding "a high density polyethylene" in de conclusies is eenduidig genoeg generiek voor de gemiddeldevakman om onder dat begrip ook te verstaan een polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere comonomeren dan a-olefinen zijn toegepast zoals het comonomeer MAH, terwijl deze aanduiding (ook) past in de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte, te weten een katheter voorzien van een tweelagige binnenbuis, welke zodanig is vervaardigd, bij voorkeur door coëxtrusie, dat de uit "een polyamide" bestaande (PA) buitenlaag en de uit "een polyethyleen" bestaande (PE) binnenlaag aan elkaar zijn gehecht ("be secured to one another")."

4.1.4 Dit betoog moet worden verworpen. Het hof heeft - naar ook in 4.4.1 van de toelichting namens Schneider wordt betoogd - terecht de betrokken term uit de conclusie uitgelegd door vast te stellen hoe de gemiddelde vakman die begrijpt. Anders dan in het onderdeel tot uitgangspunt lijkt te worden genomen, bestaat geen grond voor het oordeel dat de aanduiding "a high density polyethylene" geen andere uitleg toelaat dan dat daaronder ook is te verstaan polyetheen als hiervoor in 4.1.3 is bedoeld, dat wil zeggen: polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere co-monomeren dan a-olefinen zijn toegepast. Het hof heeft, uitgaande van die, derhalve niet onbegrijpelijke, uitleg, de conclusie dus niet "herschreven" en bijgevolg evenmin beperkt, zoals in dit verband in de toelichting op het middel wordt opgemerkt. Evenmin impliceert de door het hof gegeven uitleg het - zonder goede grond gegeven - oordeel dat Schneider afstand heeft gedaan van de bescherming waarop het octrooi naar het essentiële van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft.

Wat betreft de inbreuk overweegt de Hoge Raad als volgt:

4.2.3 De klacht onder 3.3 - voorafgegaan door een inleiding in 3.2 - komt erop neer dat het hof met dit oordeel heeft miskend dat de beide lagen van de binnenbuis van Cordis niet slechts een chemische, maar ook een fysische of mechanische binding met elkaar hebben en dat dan ook niet gesproken kan worden van een andere hechting of binding (chemisch in plaats van fysisch), maar van een extra hechting of binding (chemisch naast fysisch), terwijl evenmin sprake is van een (wezenlijk) andere oplossing dan die van het Kastenhofer-octrooi, nu ook met de fysische of mechanische bindingen tussen HDPE en PA een in de praktijk bruikbare hechting wordt verkregen. In de klacht onder 3.4 wordt daaraan toegevoegd dat, voor zover het hof heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding, dit oordeel onbegrijpelijk is.

4.2.4 Deze laatste klacht (3.4) mist feitelijke grondslag, aangezien het hof niet heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding.
De klacht onder 3.3 verliest uit het oog dat het hof die chemische binding, ongeacht of de twee lagen van de binnenbuis daarnaast nog fysisch of mechanisch aan elkaar zijn gehecht, daarom heeft aangemerkt als een ten opzichte van het Kastenhofer-octrooi nevengeschikte oplossing voor het hechtingsprobleem omdat - naar in cassatie niet is bestreden - die binding voor een zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen zorgt dat delaminatie ook onder - ten opzichte van de in rov. 19 door het hof bedoelde normale condities - extreme gebruikscondities wordt voorkomen. De aan dit oordeel door het hof verbonden gevolgtrekking dat van octrooi-inbreuk door equivalentie geen sprake is, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven. De klacht onder 3.3 treft dus evenmin doel.

4.2.5 Onder 3.5 klaagt het onderdeel subsidiair dat ook wanneer de twee lagen van de binnenbuis van Cordis uitsluitend door chemische bindingen aan elkaar zouden zijn gehecht, toch sprake is van letterlijke inbreuk op, althans ondergeschiktheid aan de uitvinding dan wel oplossing van Schneider. Het hof, zo vervolgt de klacht onder meer, heeft immers miskend dat in conclusie 1 gesproken wordt van "two superposed layers (...) of materials secured in relation to one another" zonder dat in de conclusies, beschrijving en tekeningen de (aard van) hechting is beperkt tot een chemische of mechanische dan wel fysische hechting, zodat - gelijk Schneider in feitelijke aanleg heeft betoogd - de gemiddelde vakman uit die tekst niet begrijpt of moet begrijpen dat de conclusies zijn beperkt tot een mechanische of fysische binding.

4.2.6 Het kennelijke uitgangspunt van deze klacht dat "secured" in conclusie 1 slechts kan worden begrepen als een generieke term die iedere vorm van hechting omvat, zodat een andere uitleg tot een beperking van de beschermingsomvang van het octrooi leidt, is door het hof in zijn hiervoor onder 4.2.2 weergegeven rov. 19 verworpen. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman "secured" in het Kastenhofer-octrooi begrijpen als "gehecht door fysische of mechanische bindingen". Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven, zodat in zoverre ook de klacht onder 3.5 faalt.

Het incidentele cassatiemiddel van Cordis betreffende de nietigheid van het Kastenhofer-octrooi vindt echter ook in cassatie geen gehoor:

5.2.1 Onderdeel I.1 klaagt in de eerste plaats dat in de bestreden uitspraak niet valt te lezen of het hof de bewijslast dat het octrooi nawerkbaar is op Schneider legt, dan wel de bewijslast dat het niet nawerkbaar is op Cordis. Deze klacht mist feitelijke grondslag: zoals nader uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.3-3.5 ligt in het bestreden arrest besloten dat Cordis diende te bewijzen dat, zoals zij stelde, het octrooi niet nawerkbaar was. Onderdeel I.1 kan dus in zoverre niet tot cassatie leiden.

5.2.2 Dit onderdeel bevat voorts de klacht dat indien - zoals blijkens het in 5.2.1 overwogene het geval is - het hof heeft geoordeeld dat de bewijslast inzake de niet-nawerkbaarheid op Cordis rust, dit oordeel onjuist is, zeker nu Cordis gemotiveerd heeft gesteld dat de beschreven uitvinding niet nawerkbaar is.

5.2.3 Ook deze klacht treft geen doel. Degene die de nietigheid van een (Europees) octrooi inroept dient de feiten stellen waaraan dat rechtsgevolg kan worden verbonden en zal, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv., die feiten zonodig - in geval van gemotiveerde betwisting - hebben te bewijzen. Feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat de bewijslast in dit geval op Schneider als octrooihouder zou moeten worden gelegd, zijn, naar in 's hofs oordeel besloten ligt, door Cordis niet gesteld.

In eerste aanleg had Cordis aangeboden nader bewijs te leveren van de niet-nawerkbaarheid, maar dat bewijsaanbod was gepasseerd. In appel heeft Cordis het volgende aangeboden:

"Uiterst subsidiair - voor het geval Uw hof de bewijslast van de niet-nawerkbaarheid bij Cordis wil leggen, het bewijs nog niet acht geleverd en geen vermoeden van niet-nawerkbaarheid wil aannemen - handhaaft Cordis haar bewijsaanbod. Zij wil dan enkele partijdeskundigen als getuigen doen horen op de voet van art. 200 Rv. Daarbij denkt Cordis dan aan organisch-chemici, meer specifiek polymeerdeskundigen. Deze zullen onderschrijven wat Prof. Schouten opmerkt, dat het een basisregel in de polymeerwetenschap is dat tussen gecoextrudeerde lagen van PE en PA geen hechting zal worden gevormd. Het alternatief zou zijn dat Uw hof een deskundigenbericht gelast op de voet van art. 194 Rv.”

Naar de mening van Langemeijer – welke door de Hoge Raad wordt overgenomen – heeft het hof het dat bewijsaanbod beschouwd als niet meer ter zake dienend, hetgeen niet onbegrijpelijk wordt geacht.

3.10 […] Cordis is in de gelegenheid geweest om schriftelijke verklaringen van deskundigen over te leggen. Zij heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. In de redenering van het hof is het mogelijk gebleken, namelijk in de vorm van de Asuka-katheter, volgens het octrooi een voor de praktijk bruikbare katheterbinnenbuis te vervaardigen met een binnenlaag van een polyethyleen en een buitenlaag van een polyamide. Daarmee was het standpunt dat het octrooi slechts een "papieren uitvinding" zou omvatten weerlegd. Nu het hof in rov. 13 had vastgesteld dat tabel 1 van het door Cordis in het geding gebrachte rapport van Van Erp en Van den Berg het standpunt van Schneider ondersteunde en dat Cordis de verklaring van Prof. De Scheerder niet betwistte, zodat van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan, kon het hof tot het oordeel komen dat een mondelinge toelichting van deskundigen, zoals aangeboden, niet langer ter zake dienende was. De klacht faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep en partijen dragen hun eigen kosten.

Lees het arrest hier of, inmiddels ook op rechtspraak.nl:  hier. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 maart 2009, HA ZA 08-1561, Alza Corporation c.s. tegen Ratiopharm Nederland B.V. c.s.

Octrooirecht. Geen inbreuk op Europees octrooi van eiser Alza voor ‘transdermale pleister voor toedienen van fentanyl’ (pleister met pijnstiller). Reconventionele vordering tot vernietiging van het octrooi wordt geschorst totdat op de oppositie tegen het octrooi (eventueel na beroep) zal zijn beslist door het Europees Octrooibureau.

Alza en Janssen-Cilag behoren tot de Johnson & Johnson-groep. Alza ontwikkelt onder meer pleisters voor transdermale afgifte van pijnstillers. Alza is onder meer octrooihouder van een Europees octrooi voor een “Transdermal patch for administering fentanyl”. Janssen-Cilag heeft een licentie onder het octrooi en is houdster van een marktvergunning om de onder het octrooi vallende pleisters op de Nederlandse markt te mogen brengen. Gedaagden maken deel uit van de Ratiopharm-groep welke zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie en verhandeling van generieke geneesmiddelen, waaronder onder meer fentanylpleisters.

Onder andere Ratiopharm en Novosis hebben tegen de verlening van het octrooi oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau. Op de oppositie is nog niet beslist. Gedaagden hebben voorts in procedures in Engeland en Zweden vernietiging van het octrooi gevorderd. In Duitsland zijn verwante rechten (deels) nietig verklaard.

Alza c.s. vordert in casu dat de rechtbank Ratiopharm c.s. zal verbieden om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op het Nederlandse deel van het octrooi, althans onrechtmatig jegens Alza c.s. te handelen. In reconventie vorderen Ratiopharm c.s. vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi.

De rechtbank oordeelt in conventie dat de fentanylpleisters van Ratiopharm geen inbreuk maken op het octrooi van Alza nu zij niet voldoen aan twee kenmerken (er is geen fentanyl aanwezig in concentraties ‘no greater than, and preferably less than, their saturisation concentrations in the reservoir’ en wel zo dat ‘there are no undissolved components present’). Tijdens pleidooi heeft Alza c.s. nog een berekening aangevoerd en toegelicht waaruit de inbreuk op het octrooi zou moeten blijken. Aan deze stelling wordt door de rechtbank voorbij gegaan gelet op de eisen van de goede procesorde. De berekening is volgens de rechtbank niet eenvoudig te volgen en bevat uitgangspunten waarvan de juistheid en de bron niet direct kunnen worden vastgesteld. Volgens de rechtbank kan van gedaagden niet verwacht worden dat zij bij pleidooi hierop adequaat kunnen reageren en evenmin is de rechtbank in staat de steekhoudendheid van de argumenten behoorlijk te onderzoeken. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat niet als vaststaand kan worden aangenomen dat de fentanylpleisters van Ratiopharm inbreuk maken op conclusie 1 of 2 van het octrooi. 

De reconventionele vordering van Ratiopharm tot vernietiging van het octrooi wordt geschorst totdat op de oppositie tegen het octrooi (eventueel na beroep) zal zijn beslist door het Europees Octrooibureau.

Alza c.s. worden veroordeeld in de helft van de volledige proceskosten die (zoals inmiddels gebruikelijk in octrooizaken; IEF) vooraf door partijen zijn vastgesteld op EUR 120.000,- voor zowel conventie als reconventie.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem, 23 februari 2009, KG ZA 09-96, Friedrichs c.s. tegen Novartis A.G. (met dank aan András Kupecz, Freshfields Bruckhaus Deringer).

Voor de volledigheid. Octrooirecht. Contactlenzen. Proces-verbaal van de zitting van het  Haarlemse opheffings-kort geding waarin de beoordeling van de ex parte wordt verwezen naar de Rechtbank Den Haag (zie hieronder, Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 maart 2009,  IEF 7622, Novartis /Friedrichs.)

6. De voorzieningenrechter stelt vast dat artikel 1019e lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (hierna: Rv) bepaalt dat de voorzieningenrechter die een x-partebevel heeft gegeven desgevorderd het bevel kan herzien .
Als elke voorzieningenrechter in Nederland bevoegd zou zijn om in octrooizaken ex-parteverzoeken op grond van artikel 1019e lid 3 Rv te beoordelen, zou dat tot gevolg hebben dat elke voorzieningenrechter in Nederland bevoegd zou zijn de herzieningsverzoeken in octrooizaken te behandelen.
Gezien de specialistische materie waarop octrooizaken zien, kan dat niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Juist met het oog op het specialistische karakter van octrooizaken heeft de wetgever de behandeling ervan geconcentreerd bij één rechtbank, namelijk die van ’s-Gravenhage. Het moet dus wel de bedoeling van de wetgever zijn geweest om ook voor ex-parteverzoeken in octrooizaken gebaseerd op artikel 1019e lid 1 Rv alleen de Haagse voorzieningenrechter bevoegd te laten zijn. Wat de bevoegdheid betreft volgt de voorzieningenrechter derhalve de redenering van de voorzieningenrechter te ’s-Hertogenbosch in diens beschikking van 10 december 2008 (LJN: BH2831). 

Gelet op de belangen van Novartis dat geen vacuüm ontstaat tussen de herziene beschikking tot verwijzing en de uitspraak van de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage blijft de beschikking in ieder geval van kracht blijven totdat de Haagse voorzieningenrechter een beslissing heeft gegeven.

Lees het proces-verbaal hier.

Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 maart 2009,  KG ZA 09-254, vonnis in de zaak Novartis A.G. tegen Friedrichs c.s. en tevens vonnis in het door de vzr Rechtbank Haarlem gewezen kort geding Friedrichs c.s. tegen Novartis A.G (KG ZA 09-0273).

Octrooirecht. Twee vonnissen in één uitspraak. Haarlemse ex parte en Haags kort geding over gesteld inbreukmakende contactlenzen. De in een opheffings-kort geding (IEF 7624) verwezen, maar, om geen vacuüm te creëren, nog niet opgeheven Haarlemse ex parte wordt door de Rechtbank Den Haag meteen opgeheven wegens relatieve onbevoegdheid van de Rechtbank Haarlem.

De Haagse zaak is geen vervolg op Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 februari 2009, Novartis / Johnson & Johnson (IEF 7571), maar gaat wel over dezelfde lenzen en is wel zo nauw verwant dat gedaagde i.c. het verweer voert dat J&J in die zaak niet meer mocht voeren en dat met verwijzing naar die zaak een voorlopig verbod wordt gegeven terwijl de zaak wordt aangehouden omdat zowel Novartis als de voorzieningenrechter onvoldoende zijn voorbereid om tot een deugdelijke reactie of beoordeling van het verweer te komen.

Novartis is rechthebbende op EP 0819258, een ctrooi heeft betrekking op lenzen die geschikt zijn voor langdurig dragen, en beschermt de contactlenzen “Air Optix” en “Night & Day die Novartis wereldwijd op de markt brengt. Friederichs, gedaagde in het onderhavige geschil, is een groep van ondernemingen in Nederland die in Nederland ondermeer de voornoemde contactlenzen van Novartis en de Acuvue Oasys lenzen van Johnson & Johson op de markt brengt. 

Novartis heeft Friederichs op de hoogte gesteld van het vonnis van 11 februari 2009, waarin is overwogen dat het Octrooi geldig is in Nederland en dat de Acuvue Oasys contactlenzen van Johnson & Johnson vallen onder de beschermingsomvang van het Octrooi. De Haarlemse voorzieningenrechter heeft vervolgens een door Novartis gevraagd conservatoir beslag en een ex parte verbod toegewezen. In een daarop volgens opheffings kort geding heeft de Rechtbank Haarlem het beslagverlof wegens gebrek aan belang opgeheven en de m.b.t. het ex parte verzoek overwogen dat de Rechtbank Den Haag weliswaar exclusief bevoegd was, maar het ex parte bevel niet vernietigd:

“Gelet op de belangen van Novartis dat geen vacuüm ontstaat tussen de herziene beschikking tot verwijzing en de uitspraak van de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage zal de beschikking in ieder geval van kracht blijven totdat de Haagse voorzieningenrechter een beslissing heeft gegeven.”

In de verwezen zaak is nu uitsluitend nog de vraag aan de orde of het ex parte gegeven verbod dient te worden opgeheven. Aangezien het door een relatief onbevoegde rechter is gegeven is dat inderdaad het geval.

In de Haagse zaak vordert Novartis dat gedaagden wordt verboden in Nederland inbreuk te maken op EP 258, meer in het bijzonder door de verhandeling e.d. van ACUVUE OASYS lenzen. Het kort geding heeft de strekking een voorlopige voorziening te geven welke is afgestemd op de verwachte uitkomst van de bodemzaak. Niet het vonnis van11 februari 2009, daar was Friederichs geen partij, hoewel die zaak wel een ‘gezichtspunt van zo groot gewicht’ is, dat een verbod in de rede licht.

4.5. In dit geval kan de zaak tussen Novartis en J&J met rolnummer 07-3547, waarin op 11 februari 2009 vonnis is gewezen niet gelden als de bedoelde bodemzaak. Friederichs was in die zaak geen partij en is daar dan ook niet aan gebonden. De uitkomst van de zaak tussen Novartis en J&J is echter wel een belangrijk gezichtspunt omdat ook in die zaak aan de orde  was de vraag of de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maken op EP 258. Het is een gezichtspunt van zo groot gewicht dat toewijzing van het gevorderde verbod in de rede ligt, zolang er geen aanwijzing is dat in een bodemzaak tussen Novartis en Friederichs anders zal worden beslist dan in de gewezen bodemzaak tussen Novartis en J&J.

4.6. Friederichs ziet zodanige aanwijzing in het door hem gevoerde niet-inbreuk verweer. Kort gezegd stelt hij dat contactlenzen volgens het Octrooi co-continue wegen of fases zouden moeten hebben en bovendien hebben alle lenzen volgens de uitvinding een behandeling ondergaan om hun oppervlak ofthalmisch compatibel te maken. Volgens Friederichs beantwoorden de Acuvue Oasys lenzen niet aan beide kenmerken zodat hij door de verhandeling van die lenzen geen inbreuk maakt op het octrooi.

4.7. Dit verweer is in de bodemzaak niet gevoerd, althans niet beoordeeld. Friederichs wil feitelijk nu een verweer voeren dat J&J in de bodemzaak had willen voeren. Omdat J&J dit verweer wat betreft de co-coninue wegen eerst bij dupliek bij pleidooi voor het eerst naar voren bracht heeft de rechtbank dit verweer buiten beschouwing gelaten (vergelijk 2.12 hierboven). De afwezigheid van een oppervlakte behandeling is door J&J in het geheel niet aan de orde gesteld in de bodemzaak Novartis vs J&J.

4.8. In dit kort geding heeft Friederichs eerst in de avond voor de zitting, rond 22.00 uur, per email producties naar Novartis en de voorzieningenrechter toegezonden waaruit begrepen zou kunnen worden dat zij het hierboven bedoelde niet-inbreuk verweer in beide facetten zou gaan voeren. Kort voor negen uur op de dag van de zitting, welke om 10.00 uur begon, heeft zij nadere producties toegestuurd, welke de voorzieningenrechter wel heeft ontvangen maar Novartis niet meer.

4.9. De zo late introductie van een wezenlijk verweer en ook de zo late toezending van relevante producties is thans geen reden dit verweer in dit kort geding buiten beschouwing te laten. Doorslaggevend is daartoe dat pas in het begin van de avond van 23 februari 2009 duidelijk werd dat dit kort geding op 24 februari doorgang zou vinden en dat Friederichs de wetenschap had dat hij dit verweer – gegeven de onbevoegdheid – tegen een vordering als bedoeld in artikel 70 Row niet in het opheffings kort geding bij de voorzieningenrechter te Haarlem kon voeren.

4.10. Niettemin bleken zowel Novartis als de voorzieningenrechter onvoldoende voorbereid om tot een deugdelijke reactie of beoordeling van het verweer te komen. Daargelaten nog dat ook aan de zijde van Friederichs de onderbouwing naar voorlopig oordeel onvoldoend voorbereid lijkt te zijn. De voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding partijen de gelegenheid te geven zich voldoende voorbereid nader uit te laten over het in 4.6 van dit vonnis bedoelde verweer. Met het oog op de goede procesorde zullen ander verweren tegen de inbreukvordering niet worden toegelaten.

4.12. De voorzieningenrechter ziet aanleiding als voorlopige maatregel het verbod op te leggen zoals door Novartis gevorderd. Aanleiding daartoe is dat Friederichs niet zonder voorbehoud heeft willen toezeggen de Acuvue Oasys lenzen niet meer te verhandelen. Zolang het door Friederichs in dit kort geding gevoerd verweer niet is beoordeeld is het in het licht van de beslissing in de bodemzaak tussen Novartis en J&J een redelijke verwachting dat in een bodemzaak zal worden geoordeeld dat het octrooi van Novartis geldig is en dat door de verhandeling van de Acuvue Oasys lenzen daarop inbreuk wordt gemaakt. Het belang van Novartis is ook voldoende spoedeisend.

Lees het vonnis hier.

Handelingen I 2008/09, nr. 19, pag. 943-968 en pag. 975 - 993. Beleidsdebat over biotechnologie in de landbouw in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (31700 XIV)

Minister Verburg:  Ik vind het van belang om meer zicht te krijgen op de sociaaleconomische aspecten van de octrooiverlening bij de ggo-veredeling (Genetisch Gemodificeerde Organismen ). In de Europese Unie is een proces gestart om inzicht te krijgen in de sociaaleconomische aspecten van ggo’s. Nederland levert input voor dit proces. Daarvoor zal ik zo nodig en in overleg met mijn collega van Economische Zaken onderzoek uitzetten om meer zicht te krijgen op de sociaaleconomische aspecten van octrooiverlening en de mogelijkheden om de eventuele nadelige maatschappelijke gevolgen daarvan te beperken.

Lees hier deel 1 van het debat en hier deel 2.

Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2009, Zaaknr. 106.007.116/01, Merck Sharp & Dohme tegen Pharmachemie (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird)

Conflict over het geneesmiddel alendroninezuur (botontkalking). Schermutselingen aan de grenzen van het IE-recht. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep: Rechtbank Haarlem, 28 maart 2007, IEF 3843. Het  beroep van MSD op de correctie Langemeijer wordt afgewezen.

3.6.7 De rechtbank heeft bij de verwerping van het beroep van MSD op de correctie Langemeijer terecht als gezichtspunt in aanmerking genomen de omstandigheid dat Pharmachemie geen inbreuk heeft gemaakt op de wettelijke regelingen die wél strekken ter bescherming van de concurrentiebelangen van MSD, in het bijzonder de Rijksoctrooiwet, de Verordening op de Aanvullende Beschermingscertificaten en de Regeling van de Dossiersbescherming van artikel 2 lid 8 BRG jo. artikel 10 lid la (iii) van richtlijn 2001/83/EG. De daartegen gerichte grief 6 faalt.

De bedoelde wettelijke regelingen berusten, voorzover hier van belang, op een afweging tussen enerzijds het belang van producenten van innovatieve geneesmiddelen bij de bescherming van uitvindingen en anderzijds de belangen die gediend worden bij vrije mededinging. Het ligt daarom niet voor de hand om, met toepassing van de correctie Langemeijer, de uitkomst van die afweging in het onderhavige geval bij te stellen ten behoeve van MSD op grond van haar stelling dat zij schade heeft geleden als gevolg van de marktintroductie van een generieke variant van haar innovatieve (maar niet meer door eerder genoemde rechten beschermde) geneesmiddel, welke introductie is vervroegd door schending van normen die zijn geschreven ter behartiging van andere belangen, te weten de volksgezondheid en het functioneren van de gemeenschappelijke markt.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 februari 2009, HA ZA 08-1908, General Cardiac Technology Inc. tegen Exim Holland B.V. c.s.

Tussenvonnis. Octrooirecht, merkenrecht, maar misschien ook wel helemaal geen IE-recht. Geschil over de afwikkeling van een beëindigde distributieovereenkomst met betrekking tot borstharnassen voor geopereerde hartpatiënten.

Naar de kern genomen is het geschil wat partijen verdeeld houdt de vraag of de overeengekomen royalties moeten worden betaald over de volledige afzet van Europees geproduceerde Heart Hugger harnassen of dat de royalties enkel verschuldigd zijn over de afzet in landen waar het octrooi EP 351 geldig was. Gedaagde Exim stelt dat zij teveel heeft betaald omdat zij gedeeltelijk ook royalties heeft afgedragen in landen waar EP 351 nooit gelding heeft gehad.

Voorshands laat de rechtbank in het midden of deze zaak werkelijk een IE zaak is en bepaalt dat de accountants van partijen eerst gezamenlijk vast dienen te stellen hoeveel Heart Hugger harnassen in opdracht van Exim Holland in Europa zijn geproduceerd en gespecificeerd, naar enerzijds de landen waar het octrooi geldig was en anderzijds de landen waar het octrooi niet geldig is geweest, opgave doen van de jaarlijkse afzet. M.b.t. tot een al dan niet werkelijke 1019h-proceskosten geeft de rechtbank alvast een voorschot op haar mening: “Voorshands heeft de rechtbank de indruk dat de inzet zijdens GCT onevenredig is geweest en dat de IE-rechtelijke grondslagen niet slagen.”

“4.6. (…) GCT heeft ook niet inzichtelijk gemaakt waarom er sprake zou zijn van octrooi-inbreuk of merkinbreuk. In het algemeen maakt de distributeur die handelt onder een distributieovereenkomst geen inbreuk op een octrooi dat ziet op het product dat onder de distributieovereenkomst wordt verhandeld. Ditzelfde geldt indien er sprake is van een licentieovereenkomst met betrekking tot een geoctrooieerd product, ook niet indien de licentienemer in verzuim is wat betreft de betaling van royalties.

4.7. De registratie op 19 mei 2005 van het teken Heart Hugger als gemeenschapsmerk door Exim Holland is zonder meer evenmin als merkinbreuk of registratie ter kwader trouw aan te merken. Geen van partijen betwist immers dat op dat moment de distributieovereenkomst nog liep. Uit §11 van de distributieovereenkomst volgt niet dat de registratie van een merk dat identiek is aan het teken van GCT is verboden. De registratie door Exim Holland is eerder aan te merken als de handhaving van het recht van GCT ingevolge §12 van de overeenkomst. Vergelijkbare overwegingen gelden voor de registratie door Exim Holland van de Heart Hugger domeinnamen.

4.9. Naar de kern genomen is dit het geschil wat partijen verdeeld houdt. Uit de thans beschikbare rapportages van de accountants volgt dat indien de uitleg van GCT juist is Exim Holland nog een bedrag aan royalties verschuldigd is. Exim stelt dat zij juist teveel heeft betaald omdat zij gedeeltelijk ook royalties heeft afgedragen in landen waar EP 351 nooit gelding heeft gehad.

4.10. De rechtbank kan deze vraag vooralsnog niet beantwoorden. Partijen hebben haar onvoldoende geïnformeerd omtrent de modaliteiten van de aanvullende licentieovereenkomst. Onduidelijk is vooralsnog door welk recht deze overeenkomst wordt beheerst. Ter comparitie hebben partijen aangegeven zich hierover te willen beraden en nader te willen concluderen. Deze gelegenheid zal hun worden gegeven.

4.11. Bij voortprocederen kunnen partijen, met name GCT, ook enige aandacht besteden aan de door GCT gestelde onrechtmatigheid in algemene zin van het handelen van Exim in de periode rondom de beëindiging van de overeenkomsten. De rechtbank begrijpt dat die onrechtmatigheid ziet op wapperen met octrooirechten of merkrechten door Exim in die periode en op ongeoorloofde reclame. Vooralsnog heeft GCT aan die grondslag nog geen handen en voeten gegeven.

4.12. (…) de accountants van partijen (…) zullen gezamenlijk aan de hand van de actuele administratie van Exim Holland vaststellen hoeveel Heart Hugger harnassen in opdracht van Exim Holland in Europa zijn geproduceerd en gespecificeerd, naar enerzijds de landen waar het octrooi geldig was en anderzijds de landen waar het octrooi niet geldig is geweest, opgave doen van de jaarlijkse afzet.

4.15. In elk geval GCT merkt deze zaak aan als een IE zaak waarop de regeling van artikel 1019h Rv van toepassing is. Voorshands laat de rechtbank in het midden of deze zaak werkelijk een IE zaak is waarvoor de regeling van de volledige proceskosten in aanmerking dient te worden genomen. Eerst bij eindvonnis zal over de kosten van de procedure, ook die van het incident worden beslist. Partijen dienen er rekening mee te houden dat bij toepasselijkheid van artikel 1019h Rv de toetsingsnorm zal bestaan uit de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte proceskosten. Voorshands heeft de rechtbank de indruk dat de inzet zijdens GCT onevenredig is geweest en dat de IE-rechtelijke grondslagen niet slagen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 december 2008, rekestnr: 2008-2245, ‘Octrooihouder Ltd. / Octrooihouder sas tegen Gerekwestreerde International B.V. / Gerekwestreerde Nederland B.V.’

Octrooirecht. Ex parte beschikking betreffende EP vaccin tegen de wegkwijnziekte (de varkensvariant, de menselijk variant is ogenschijnlijk nog niet als lichamelijke ziekte gediagnosticeerd). Beschikking Rechtbank Den Haag, na verwijzing rechtbank Den Bosch (zie IEF 7580). Ex parte verzoek tot het treffen van maatregelen op grond van 1019b-1019d Rv. (bewijsbeslag en andere bewarende maatregelen). Het verzoek wordt gedeeltelijk toegewezen.

2.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank ontleent zijn bevoegdheid in deze zaak aan de verwijzing ex artikel 270 Rv.

2.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de stelling van Octrooihouder dat Gerekwestreerde inbreuk op haar octrooi maakt of dreigt te maken, voorshands voldoende gesubstantieerd voor toewijzing van maatregelen tot bescherming van bewijs en monstername op de wijze als hierna verwoord. De monstername wordt beperkt tot het materiaal gespecificeerd in § 94 van het verzoekschrift, het beslag op apparatuur wordt geweigerd. Tevens heeft Octrooihouder voldoende aangevoerd om te kunnen concluderen dat het nodig is de maatregelen te nemen zonder de wederpartij te horen.

2.3. Het verzoekschrift maakt onvoldoende inzichtelijk waartoe de beschrijving, naast het beslag en de monstername, zou kunnen dienen. Voor zover Octrooihouder zou bedoelen dat zij het oog heeft op een inventarisatie van de in beslag te nemen delen van de administratie en de monsters, wijst de voorzieningenrechter erop dat de deurwaarde een procesverbaal zal opmaken en dat proces-verbaal bedoelde inventarisatie zal bevatten. De deurwaarder zal de in beslag te nemen delen van de administratie en de monsters op zodanige wijze moeten omschrijven dat geen inhoudelijke informatie wordt prijsgegeven. Het verlof tot beschrijving zal worden geweigerd.

2.4. De voorzieningenrechter begrijpt dat Octrooihouder, naast conservatoir bewijsbeslag, gerechtelijke bewaring van de documenten heeft bedoeld te verzoeken. Dat verzoek zal worden toegewezen waarbij, teneinde de bedrijfsvoering van Gerekwestreerde zo min mogelijk te belemmeren, zal worden bepaald dat niet de originelen, maar slechts kopieën van de documenten in bewaring worden genomen. Daarbij kan Gerekwestreerde ervoor kiezen die kopieën ter plekke, dan wel ten kantore van de deurwaarder te laten vervaardigen door de deurwaarder. Indien Gerekwestreerde desgevraagd geen keuze maakt, is het aan de deurwaarder de wijze van kopiëren te bepalen. Onder kopiëren van documenten is ook te verstaan het maken van kopieën van digitale bestanden.

2.5. Ter verzekering van het belang dat van de inhoud van de gekopieerde documenten en de hoedanigheden van de monsters geen kennis wordt genomen buiten het geval van toestemming zijdens Gerekwestreerde of bevel van de rechter, zal de voorzieningenrechter bepalen dat al de beslagen objecten zodanig moeten worden verpakt dat zij in de gesloten verpakking verzegeld kunnen worden en dat Gerekwestreerde op de verzegeling zal kunnen toezien. De verzegelde verpakkingen zullen in bewaring worden genomen. De verpakkingen dienen zo te worden gekenmerkt dat zij kunnen worden gerelateerd aan de inventarisatie blijkende uit het proces-verbaal.

2.6. De advocaat van Octrooihouder heeft desgevraagd bevestigd dat de octrooigemachtigden welke als deskundigen zullen optreden, alsmede de deskundigen verbonden aan TNO en DigiJuris vrij staan van Octrooihouder. De advocaten van Octrooihouder zullen de beslagleggingen niet mogen bijwonen. Dat geldt evenzeer voor andere vertegenwoordigers van verzoeksters. Met het oog op de bescherming van vertrouwelijke gegevens wordt het verlof verleend onder de in 3.1 tot en met 3. te stellen voorwaarden ex artikel 1019b leden 2 en 4 Rv.

Lees de beschikking hier. 

Vzr Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Ex parte beschikking van 10 december 2008, LJN: BH2831, [octrooihouder] Limited tegen [inbreukmaker] International B.V.

Octrooirecht. Ex parte verzoek tot het treffen van maatregelen op grond van 1019b-1019d Rv. (bewijsbeslag en andere bewarende maatregelen) Op grond van art. 73 Rijksoctrooiwet-1995 wordt de rechtbank te 's-Gravenhage ook in dit geval exclusief bevoegd verklaard.

Artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) verklaart de rechtbank te ’s-Gravenhage uitsluitend bevoegd voor vorderingen, bedoeld in artikel 73 ROW. (…) Hoewel in Hoofdstuk 4, § 4 en in artikel 80 ROW telkens gesproken wordt van “vorderingen”, moeten daaronder mede begrepen worden de niet door een dagvaarding in te leiden handhavingsmaatregelen van de artikelen 1019b – 1019d Rv. Deze artikelen belichamen de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Europese Richtlijn 2004/48. De Europese regelgeving kent geen scherp onderscheid tussen bevoegdheden die moeten worden uitgeoefend door het uitbrengen van een dagvaarding of bevoegdheden die moeten worden uitgeoefend door het indienen van een verzoekschrift.

Voor het maken van een dergelijk onderscheid is te minder reden omdat de essentie van ex parte beslissingen nu juist is dat ze niet worden ingeleid door een oproeping gericht tot de wederpartij, zoals bij een dagvaarding onvermijdelijk het geval is.

De gegrondheid van de door [octrooihouder] ingeroepen handhavingsmaatregelen en de toewijsbaarheid daarvan in een ex parte beslissing, vergen een summiere beoordeling van vragen over de geldigheid en handhaving van de octrooien (vgl. Vzr. Zutphen, 23 augustus 2007, LJN BB5753). Met betrekking tot het onderhavige verzoek rijst tevens de vraag of een mogelijke inbreuk op de octrooien van [octrooihouder] niet eenvoudig kan worden vastgesteld door analyse van de reeds op de Duitse markt verkrijgbare diergeneesmiddelen waarvan [octrooihouder] inbreuk vermoedt.

Voor de ex parte beslissingen die in Boek 3, Titel 15 Rv. de gelaedeerde ten dienste staan geldt daarenboven dat deze, de één wellicht meer dan de ander, een grote impact kunnen hebben op de commerciële positie van de beweerdelijke inbreukmaker en veel schade kunnen toebrengen, ook voordat een vordering tot opheffing is toegewezen en uitvoerbaar is. Die maatregen en de daarbij te betrachten terughoudendheid vergen daarom beoordeling door een bijzonderlijk in de materie geverseerde rechter, waarvan sedert de daarmee beoogde concentratie van octrooizaken bij de rechtbank ’s-Gravenhage elders in den lande in afnemende mate sprake is.

Bij deze uitleg van artikel 80 lid 2 aanhef en onder a. van de Rijksoctrooiwet 1995 is de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage in Nederland bij uitsluiting bevoegd om van verzoeken tot het geven van ex parte beslissingen op grond van Boek 3, Titel 15 Rv. (de artt. 1019 t/m 1019i) kennis te nemen.

De voorzieningenrechter zal zich onbevoegd verklaren en de zaak op de voet van artikel 270 Rv. verwijzen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage.

Lees de beschikking hier.