Reclamerecht  

Rechtbank Den Haag 22 juli 2015, IEF 15137; ECLI:NL:RBDHA:2015:8312 (Euronext tegen Tom en Binckbank)
Merkenrecht. Geen auteursrecht. Databankenrecht. Misleidende mededeling. TOM heeft de op haar platform verhandelde opties aangeduid met tickersymbolen die gelijk zijn aan die van Euronext, met als toevoeging een ‘T’. De voorzieningenrechter verbied de merkinbreuk op de AEX-merken [IEF 12841]. Het gebruik van de tickersymbolen met de toevoeging T is inbreuk op de AEX-merken; er is sprake van aantasting van de herkomstfunctie; en oneerlijk gebruik. De afzonderlijke tickersymbolen zijn niet auteursrechtelijk beschermd, het geheel is wel databankenrechtelijk beschermd vanwege de substantiële investering in systemen voor de opslag en verwerking van gegevens. De rechtbank beveelt TOM en BinckBank de staking van inbreuk op de databankrechten van Euronext met betrekking tot de optieseries en misleidende uitingen betreft Smart Execution 'beste prijs', 'beurs met de beste prijs' en de beschreven prijsvoordelen die behaald kunnen worden.

merkinbreuk
aantasting herkomstfunctie door BinckBank
4.9. Op basis van deze feiten en omstandigheden, in samenhang beschouwd, moet worden aangenomen dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de index-ticker symbolen van BinckBank en de beurs van Euronext en dat het gebruik van die symbolen de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen Euronext en BinckBank.

beschrijvend gebruik
4.11. Dat de index-ticker symbolen van TOM en BinckBank worden opgevat als aanduiding van de onderliggende waarde, is – anders dan TOM en BinckBank hebben aangevoerd – niet strijdig met de hiervoor door de rechtbank als onvoldoende bestreden aangenomen stelling van Euronext dat het gebruik van die symbolen door BinckBank de herkomstfunctie van de AEX-merken kan aantasten. Het relevante publiek kan een teken namelijk tegelijkertijd opvatten als aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten en als herkomstaanduider. Om dezelfde reden sluit het oordeel dat de index-ticker symbolen van BinckBank kunnen worden opgevat als herkomstaanduider, een beroep op de artikelen 12 sub b GMVo en 2.23 lid 1 sub b BVIE niet uit. Die artikelen zijn een uitzondering op de rechten van de merkhouder in de zin van de artikelen 9 GMVo en 2.20 BVIE en zijn dus juist geschreven voor de situatie dat het relevante publiek een teken tegelijkertijd opvat als aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten en als herkomstaanduider.

geen eerlijk gebruik door BinckBank
4.15.
Een weging van de hiervoor genoemde omstandigheden brengt in dit geval mee dat het gebruik van ticker symbolen die identiek zijn aan de merken van Euronext, zoals de door BinckBank gebruikte index-ticker symbolen, niet kan worden aangemerkt als ‘eerlijk’ in de zin van de artikelen 12 GMVo en 2.23 BVIE. Het gebruik van identieke tekens getuigt niet van de vereiste loyaliteit ten opzichte van de belangen van de merkhouder en is niet nodig om de belegger te laten zien dat het gaat om financiële producten die vergelijkbaar zijn met de index-opties op de NYSE Liffe Amsterdam van Euronext. BinckBank heeft ook niet laten zien dat het gebruik van volledige identieke ticker symbolen een gebruik is in de sector. Integendeel, nota bene het aan BinckBank gelieerde platform TOM MTF gebruikt niet-identieke symbolen. Daarnaast laat het door TOM overgelegde overzicht zien dat andere handelsplatformen, zelfs voor een financieel product dat niet platformgebonden is, zoals een bepaald aandeel, niet altijd volledig identieke ticker symbolen gebruiken. Zo wordt het aandeel Aegon door Euronext aangeduid met het ticker symbool ‘AGN’. Andere platformen, zoals Chi-X Europe, BATS Europe, Turquoise en Quote, gebruiken voor hetzelfde aandeel het ticker symbool ‘AGNa’.

eerlijk gebruik door TOM
4.17. TOM trekt zich de gerechtvaardigde belangen van merkhouder Euronext wel voldoende aan, door toevoeging van een ‘T’ aan de index-ticker symbolen. In het midden kan blijven of door die toevoeging de indruk van een verband tussen het TOM MTF en Euronext volledig wegneemt, en daarmee uitsluit dat de functies van de merken van Euronext worden aangetast. Voor zover dat niet het geval is, brengt die toevoeging mee dat er sprake is van een eerlijk gebruik in de zin van de artikelen 12 GMVo en 2.23 BVIE. Daarbij weegt mee dat ticker symbolen naar hun aard maar een beperkt aantal letters kunnen omvatten. Daardoor zijn de mogelijkheden om met een ticker symbool tegelijkertijd duidelijk te maken i) wat de onderliggende waarde van een product is, ii) dat het product op een bepaalde beurs wordt verhandeld en iii) dat het product vergelijkbaar is met een product op een andere beurs, beperkt.

4.18. Daar komt bij dat uit het door TOM overgelegde overzicht van door diverse partijen gebruikte ticker symbolen voor aandelen (productie 15a van TOM) blijkt dat het gebruikelijk is om het handelsplatform waarop het aandeel als eerste is genoteerd, aan te geven door toevoeging van één letter aan een ticker symbool dat verder bestaat uit een min of meer gestandaardiseerde verkorte aanduiding van de onderliggende waarde. Zo wordt het aandeel Aegon, dat als eerste op Euronext Amsterdam is genoteerd, door Chi-X Europe, BATS Europe, Turqoise en Quote MTF aangeduid als ‘AGNa’. De praktijk van TOM met betrekking tot de aanduiding van opties sluit daarbij aan. TOM hanteert dezelfde verkorte aanduiding van de onderliggende waarde als Euronext en voegt daar een letter aan toe om duidelijk te maken dat de optie op TOM MTF wordt verhandeld.

misleidende reclame, oneerlijke handelspraktijk en oneerlijke mededinging
aandelenopties
4.23. De bijkomende omstandigheden die Euronext heeft aangevoerd, kunnen niet leiden tot een ander oordeel. Euronext doelt op het feit de BinckBank enige tijd op haar website informatie heeft gepubliceerd die samenhangt met opties die op NYSE Liffe Amsterdam worden uitgevoerd, zoals de expiratieprijs en de expiratiekalender van die opties en documenten uit de ‘beleggersbibliotheek’ van Euronext. Dat BinckBank die informatie publiceerde, hangt samen met het feit dat zij aanvankelijk optieorders van haar particuliere klanten ook uitvoerde op NYSE Liffe Amsterdam en geleidelijk is overgegaan naar TOM MTF als handelsplatform. Gelet op het feit dat BinckBank heeft laten zien dat zij haar klanten duidelijk heeft geïnformeerd over die overgang en op de hiervoor bedoelde informatie die zij haar klanten verstrekt over het platform waarop een order wordt uitgevoerd, kunnen de ticker symbolen ook in samenhang met deze informatie naar het oordeel van de rechtbank niet worden aangemerkt als misleidend, oneerlijk of anderszins onrechtmatig.

indexopties
4.26. Het gebruik van ticker symbolen met een extra ‘T’ voor indexopties door TOM moet om de in rechtsoverwegingen 4.17 en 4.18 genoemde redenen in overeenstemming worden geacht met de eerlijke handelspraktijken. Om diezelfde redenen kan dat gebruik niet worden aangemerkt als misleidende reclame, oneerlijke concurrentie of anderszins onrechtmatig handelen.

auteursrecht
4.29. De afzonderlijke ticker symbolen kunnen niet worden aangemerkt als intellectuele schepping van Euronext. Vast staat dat het gebruikelijk is om opties een naam te geven die bestaat uit een korte aanduiding van de naam van de onderliggende waarde. De benaming van de opties die Euronext heeft gekozen, is een toepassing van dat gebruik en dus geen creatieve keuze van Euronext. Dat het door Euronext gekozen symbool niet altijd identiek is aan de naam van de onderliggende waarde doet daar niet aan af. Het brengt wel mee dat Euronext keuzes heeft gemaakt bij de wijze van afkorting, maar die keuzes zijn triviaal en getuigen dus evenmin van creativiteit.

4.30. De verzameling van de ticker symbolen kan ook niet worden aangemerkt als een intellectuele schepping. Euronext heeft aangevoerd dat bij de selectie en rangschikking vele keuzes zijn gemaakt, te weten de keuze om een optie te creëren voor een aandeel, de keuze voor een bepaald soort optie (dag, week of maand) en de keuze voor de benaming van de opties. Het enkele feit dat er keuzes mogelijk zijn, maakt de verzameling echter nog niet tot een intellectuele schepping, want keuzes zijn niet altijd creatief. Zo zijn de keuzes om al dan niet (een bepaald) soort optie te creëren te zeer bepaald door commerciële overwegingen om als creatief te worden aangemerkt. De keuze voor de benaming van de opties is, zoals hiervoor al is vastgesteld voor de afzonderlijke ticker symbolen, gebruikelijk of triviaal. Gesteld noch gebleken is dat de verzameling van die symbolen in dit opzicht meer is dan de som der delen. Dat de alfabetische rangschikking van de symbolen van creativiteit getuigt, is evenmin gesteld.

databankenrecht
4.35. Het verweer van TOM en BinckBank dat alle door Euronext genoemde investeringen zijn gedaan in het kader van het creëren van de optieseries, kan evenmin slagen. Euronext heeft laten zien dat de optieseries worden gecreëerd door haar Local Market Services team (hierna: LMS-team) in Amsterdam, dat op basis van marktcondities en verzoeken van klanten bepaalt welke series er wanneer moeten worden geïntroduceerd. Een ander team, het Market Services Operations team in Londen (hierna: MOS-team), verzamelt de optieseries bij de diverse LMS-teams, controleert of die data voldoen aan bepaalde voorwaarden en voert die in in het zogeheten Liffe Database System (LDS), van waaruit de optieseries via XDP en XML worden gepubliceerd. De door Euronext genoemde investeringen hebben betrekking op die laatstgenoemde gegevensverwerkingen. Daaronder vallen dus niet de werkzaamheden van het LMS-team, maar wel de hardware en software die nodig is voor het opslaan en verwerken van gegevens in het LDS en de presentatie daarvan via XDP, de werkzaamheden van het MOS-team met betrekking tot het LDS en XDP, en de ondersteunde diensten van de afdeling IT Services Operations. Die investeringen merkt Euronext terecht aan als databankrechtelijk relevant. Het doel van het databankrecht is immers het bevorderen en beschermen van investeringen in ‘systemen voor de opslag en verwerking van gegevens’ (overweging 12 van richtlijn 96/9/EG en HvJ EG 9 november 2004, C-203/02, ECLI:EU:C:2004:695, William Hill, r.o. 30) en het LDS is onmiskenbaar een systeem voor opslag en verwerking van gegevens.

inbreuk door BinckBank
4.41. Ook BinckBank heeft inbreuk gemaakt op het databankenrecht. BinckBank bestrijdt niet dat een collectie optieseries die nagenoeg volledig overeenstemt met de databank van Euronext op haar server heeft gestaan en online ter beschikking is gesteld aan het publiek. Daarmee staat vast dat BinckBank een substantieel deel van de databank van Euronext heeft opgevraagd en hergebruikt.

misleidende reclame over Smart Execution
4.45.
Niet in geschil is dat BinckBank en TOM, althans TOM Holding en TOM Broker de volgende drie reclame-uitingen hebben gepubliceerd:

Smart Execution leidt altijd tot de beste prijs;
Smart Execution zendt de order naar de beurs met de beste prijs;
Smart Execution levert prijsvoordelen op.
Zoals hierna per uiting zal worden toegelicht moeten deze reclame-uitingen worden aangemerkt als misleidend in de zin van artikel 6:194 BW.

beste prijs
4.49. Dat TOM en BinckBank niet claimen de snelste te zijn, is niet relevant. Zij claimen een bepaald resultaat, te weten uitvoering tegen de beste prijs. Dat zij dat resultaat niet altijd kunnen waarmaken omdat zij niet altijd de snelste zijn, bevestigt de onhoudbaar van die claim.

4.50. Hetzelfde geldt voor het verweer dat het systeem wel heeft gepoogd de transactie tegen de beste prijs te sluiten. De reclame-uiting claimt een resultaat. Goede intenties en inspanningen zijn daarom niet voldoende.

beurs met de beste prijs
4.51. Euronext heeft terecht aangevoerd dat het relevante publiek de uiting dat Smart Execution ertoe leidt dat een order altijd gaat naar de beurs met de beste prijs zo kan opvatten dat het systeem de order van de klant uitvoert op NYSE Liffe Amsterdam als daar de beste prijs beschikbaar is. Vast staat dat die claim onjuist is. Tussen partijen staat vast dat bij Smart Execution de order van de klant op dit moment altijd wordt uitgevoerd op TOM MTF, ook als op NYSE Liffe Amsterdam een betere prijs beschikbaar is. In dat laatste geval laat het systeem een market maker een spiegelorder plaatsen op NYSE Liffe Amsterdam, waarna die market maker op TOM MTF voor dezelfde prijs de order van de klant aanvaardt. Dit verschil is ook relevant voor de klant omdat, zoals hiervoor is vastgesteld, deze werking van het systeem ertoe leidt dat de klant niet altijd de beste prijs krijgt.

prijsvoordeel
4.52. Als onvoldoende bestreden staat vast dat de zinsnede ‘gemiddelde besparing per order: EUR 12,35’ in een uiting van Tom Broker op Facebook bij het publiek de indruk kan wekken dat het genoemde bedrag het gemiddelde prijsverschil tussen alle orders op TOM MTF en NYSE Liffe Amsterdam betreft, in plaats van het gemiddelde prijsverschil van alleen het deel van de orders die een betere prijs kregen op TOM MTF. TOM heeft zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij niet uitsluit dat het publiek de uiting zo opvat (paragraaf 43 van de pleitnota). Niet in geschil is dat de uiting in die uitleg onjuist en daarmee misleidend is.

Op andere blogs:
Dohmen

Rechtbank Gelderland 24 juni 2015, IEF 15076 (DP Products tegen Magro)
Uitspraak ingezonden door Gert Jan van de Kamp, Park Legal. Auteursrecht. Merkenrecht. Reclamerecht. DP verkoopt onder meer wifi antennes onder de (merk)naam PowerWifi. De Groot/Magro verkoopt deze ook en vermeld dat zijn CT-1024 geheel gelijk is aan de PowerWifi, waarvoor hij een beeldmerk heeft ingeschreven, een woordmerk is te beschrijvend gebleken. Inbreuk op auteursrecht op handleidingen; de teksten, afbeeldingen, foto en screenshots in de handleidingen voor de antenne en de antenne in combinatie met de router is nagenoeg geheel overgenomen van DP Products. De mededeling "CT-1024 is geheel gelijk aan de PowerWifi of TurboWifi-antenne" is misleidend en een ongeoorloofde vergelijkende reclame (6:194(a) BW). Ex 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt er nodeloos verwarring gewekt door op bol.com gebruik te maken van het EAN-nummer dat is toegekend aan de antenne van DP Products en waardoor de advertentie van DP Products is vervangen door die van De Groot.
Lees verder

HvJ EU 24 juni 2015, IEF 15046; ECLI:EU:C:2015:414 Zaak C‑207/14 (Hotel Sava Rogaška tegen Republika Slovenija)
Etikettering. Reclame. Handelsmerk. Herkomstaanduiding. Zie eerder: IEF 14865. Antwoord: Het begrip „natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2009/54/EG (...) moet aldus worden uitgelegd dat het betrekking heeft op natuurlijk mineraalwater gewonnen uit een of meer natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten dat eenzelfde watervlak of eenzelfde onderaardse laag tot oorsprong heeft, voor zover de kenmerken van dat water volgens de in bijlage I bij die richtlijn vermelde criteria bij al die natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten identiek zijn en constant blijven binnen natuurlijke schommelingen.

Gestelde vragen:
1)      Moet artikel 8, lid 2, van richtlijn 2009/54[...] aldus worden uitgelegd dat onder ,natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron’ moet worden verstaan:

a)      water afkomstig van eenzelfde onttrekkingspunt en niet water dat uit verschillende onttrekkingspunten wordt gehaald, ook al betreft het water met oorsprong in dezelfde watervoerende laag van hetzelfde grondwaterlichaam volgens de definitie van ,watervoerende laag’ en ,grondwaterlichaam’ van richtlijn 2000/60[…];

b)      water afkomstig van eenzelfde onttrekkingspunt en niet water dat uit verschillende onttrekkingspunten wordt gehaald, ook al betreft het water met oorsprong in dezelfde watervoerende laag van hetzelfde grondwaterlichaam volgens de definitie van ,watervoerende laag’ en ,grondwaterlichaam’ van richtlijn 2000/60[…], met dien verstande dat een dergelijke definitie ook omstandigheden in aanmerking neemt als de afstand tussen de onttrekkingspunten, de diepte van die punten, de specifieke kwaliteit van het water afkomstig uit een enkel onttrekkingspunt (bijvoorbeeld de chemische en microbiologische samenstelling), de hydraulische verbinding tussen de onttrekkingspunten, het open of gesloten karakter van de watervoerende laag;

c)      al het water met oorsprong in dezelfde watervoerende laag van hetzelfde grondwaterlichaam volgens de definitie van de begrippen ,watervoerende laag’ en ,grondwaterlichaam’ van richtlijn 2000/60[…], ongeacht of het aan de oppervlakte komt via meerdere onttrekkingspunten;

d)      al het water met oorsprong in dezelfde watervoerende laag van hetzelfde grondwaterlichaam volgens de definitie van de begrippen ,watervoerende laag’ en ,grondwaterlichaam’ van richtlijn 2000/60[…], ongeacht of het aan de oppervlakte komt via meerdere onttrekkingspunten, met dien verstande dat een dergelijke definitie ook omstandigheden in aanmerking neemt als de afstand tussen de onttrekkingspunten, de diepte van die punten, de specifieke kwaliteit van het water afkomstig uit individuele onttrekkingspunten (bijvoorbeeld de chemische en microbiologische samenstelling), de hydraulische verbinding tussen de onttrekkingspunten, het open of gesloten karakter van de watervoerende laag?

2)      Indien geen van de in vraag 1 voorgestelde oplossingen kan worden aanvaard, moet de uitlegging van het begrip ,natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron’ dan worden gebaseerd op omstandigheden als de afstand tussen de onttrekkingspunten, de diepte van die punten, de specifieke kwaliteit van het water afkomstig uit de individuele onttrekkingspunten, de hydraulische verbinding tussen de onttrekkingspunten, het open of gesloten karakter van de watervoerende laag?

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 3 april 2015, IEF 14981; zaak C-179/15 (Daimler)
Merkenrecht. Verzoekster (autofabrikant) is houdster van onder meer het internationale beeldmerk ‘Mercedes-Benz’, ingeschreven sinds 21-09-1966. De bescherming (ook in Hongarije) betreft overwegend bepaalde auto-onderdelen. Verweerster (kort: Együd Garage) is in Hongarije ingeschreven en actief in de auto-detailhandel. Haar diensten zijn afgestemd op de voertuigen van verzoekster. In 2007 sluit Mercedes-Benz Hungaria (dochter Daimler, geen partij in het geding) en verweerster een overeenkomst over klantenservice, die afliep op 31-03-2012. Gedurende de overeenkomst mag verweerster zich profileren als ‘erkend Mercedes-Benz garagehouder’. Maar ook na afloop van de overeenkomst (en nu nog steeds) blijft verweerster deze uitdrukking (met name op Hongaarse maar ook op Engelstalige websites) gebruiken, ondanks pogingen van verzoekster dit te stoppen om verwarring bij klanten te voorkomen. Verzoekster vraagt de verwijzende rechter vast te stellen dat verweerster inbreuk maakt op haar merkenrecht en haar te gelasten de (misleidende) advertenties te verwijderen, zich verder van inbreuken te onthouden en een rechtzetting in nationale en regionale dagbladen te plaatsen. Verweerster bewijst dat zij bij de onderneming die reclamediensten aanbiedt heeft aangedrongen op wijziging van de ads.

Die instructie zou inmiddels zijn uitgevoerd. De andere ads zijn niet door haar op internet geplaatst en zij heeft daartoe ook nimmer opdracht gegeven. Zij wijst erop geen invloed op de plaatsing van ads te kunnen uitoefenen. Op haar verzoeken tot verwijdering wordt slechts door één directeur van een reclamewebsite gereageerd; deze geeft toe dat verweerster geen opdracht tot plaatsing heeft gegeven. Hij stelt dat plaatsing komt door de werkwijze van websites (overnemen bestaande gegevens) om te voorkomen dat adverteerders denken dat het om een spookonderneming gaat.

De verwijzende Hongaarse rechter (hoofdstedelijke Rb) geeft aan dat er veel soortgelijke gevallen worden voorgelegd. Het lijdt geen twijfel dat het blijven opduiken het gevolg is van de praktijk van bepaalde aanbieders, en dat de gewraakte ads kunnen leiden tot verwarring bij het publiek. Er is geen unanimiteit onder Hongaarse rechters of het op deze wijze opduiken in ads, ook na pogingen tot verwijdering, moet worden beschouwd als ‘gebruik van het merk’. Hij vraagt dan ook het HvJEU zich hierover uit te spreken:

“Moet artikel 5, lid 1, onder b), van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk tegen een derde die wordt genoemd in een internetadvertentie waarin een teken is opgenomen dat met het merk kan worden verward en die betrekking heeft op door de derde aangeboden diensten die identiek zijn aan de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zodat bij het publiek ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat er officiële commerciële banden bestaan tussen de onderneming van de derde en de houder van het merk, ook dán kan optreden, wanneer de advertentie niet op het internet is geplaatst door of voor rekening van de erin genoemde persoon of op het internet blijft opduiken hoewel de erin genoemde persoon alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kon worden verlangd om de advertentie te laten verwijderen, maar daar niet in is geslaagd?”

Court of Appeal 28 mei 2015, IEF 14972; [2015] EWCA Civ 556 (Warner-Lambert tegen Actavis)
Met samenvatting van Rutger Kleemans, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. Engeland. De Court of Appeal in London (Floyd LJ) heeft een beslissing gegeven in de zaak tussen Warner-Lambert en Actavis (pregabaline). Deze beslissing is van belang omdat – alhoewel het geen bodemzaak is maar het een door Warner Lambert ingesteld hoger beroep betreft tegen een in eerste instantie geweigerde voorlopige voorziening – de Engelse rechter in detail ingaat op (i) het gebruik van zogenaamde skinny labels, (ii) directe en indirecte inbreuk met skinny labels op tweede medische indicatie octrooien, (iii) de constructie en uitleg van Swiss-type conclusies en (iv) de feitelijke problematiek die zich voordoet bij het voorschrijven en vergoeden van geneesmiddelen met een skinny label.

De Court of Appeal kan zich niet verenigen met de eerdere beslissingen van Arnold J ([2015] EWHC 72  (Pat) van 21 januari 2015, [2015] EWCH] 223 (Pat) en [2015] EWCH 249 (Pat) van 6 februari 2015) zowel waar het betreft Arnolds motivatie met betrekking tot directe als indirecte inbreuk. Ten aanzien van indirecte inbreuk is interessant dat Floyd drie redenen geeft om de beslissing van Arnold (voorlopig) te herzien en hij verwijst naar lopende procedures betreffende hetzelfde onderwerp in Europa waaronder Nederland (voor de goede orde; ik treed zelf op in de procedure van Novartis tegen Sun waarnaar verwezen wordt – RK):

Indirect infringement

134       It will be seen that courts of two member states have, at least in provisional proceedings, granted relief to prevent what they considered to be indirect infringement of Swiss claims without any express indication of how they considered that the invention would be put into effect.   

135       I agree that there are difficulties with the indirect infringement claim for the reason which the judge gave, namely the absence of a downstream event which, as a whole, can be regarded as putting the invention into effect.   However, for three reasons, each of which is in my judgment sufficient, I would allow the indirect infringement case to go to trial.

136       The first reason is that which I have already given, namely that the courts of two EPC member states considering this same question have held that, at face value, indirect infringement can arise in these circumstances.

137       The second reason is that, if, as I have held, there is a case of  threatened or actual infringement of the process claim under section 60(1)(b), then it follows that dealings downstream in the direct product of the process are also infringements under section 60(1)(c).  Although this may not add anything to the direct infringement case, it is wrong to strike it out as a viable additional cause of action.

138       The third reason is that I consider it is arguable to say that when section 60(2) speaks of “putting the invention into effect”, it may be legitimate to look not just at whether any one person is carrying out the invention in a sense which would give rise to liability of that person for an act of infringement.  It may be that the invention is put into effect if pregabalin is manufactured by one person and supplied to another who intentionally uses it for the treatment of pain.  In those circumstances, a person who supplies pregabalin with the requisite knowledge (i.e. that prescribed in section 60(2) itself) does provide means suitable and intended to put the invention into effect, albeit by the combination of manufacturer and user, rather than by any one person alone.  It may be that this is the reasoning which underlies the decisions in the Dutch and German cases which I have referred to.

139       An analogous problem arises where one step of a two step process is carried out by A and the second step is carried out by B.  Absent a claim of joint tortfeasance, could it not be said that by supplying the result of the first step to B, A is contributing to putting the invention into effect (by A and B together)?

140       It follows that I would allow the appeal against the striking out of the section 60(2) claim.

Niettemin wordt het door Werner Lambert gevorderde voorlopige verbod geweigerd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de NHS (National Health Service) in een separate door Warner Lambert ingestelde procedure [2015] EWCH 485 (Pat)] was veroordeeld tot het uitvaardigen van richtlijnen aan voorschrijvers op grond waarvan aannemelijk is dat gebruik van generiek pregabaline voor de geoctrooieerde indicaties voorkomen kan worden en geen inbreuk (meer) plaatsvindt.

Rutger Kleemans

Rechtbank Zwolle-Lelystad 21 november 2012, IEF 14971; ECLI:NL:RBZLY:2012:2166 (Clafis tegen Orange Engineering)
Auteursrecht. Beide partijen exploiteren een technisch projectenbureau welke zich richten op het aannemen van hooggekwalificeerde technische projecten. Clafis maakt bezwaar tegen diverse beweerdelijk misleidende reclame-uitingen; die wijst de voorzieningenrechter af. Enkel de mededelingen "wij hebben gekwalificeerde technici in dienst" en "ORANGE engineering is een onderdeel van de ORANGE Group" moeten van de website worden verwijderd . De auteursrechtelijke vordering wordt afgewezen. Een deel* van een vacaturetekst is overgenomen, maar dat voldoet niet aan het auteursrechtelijke oorspronkelijkheidsvereiste.

* "Wat vragen wij? MBO/HBO werk- en denkniveau (Civiele Techniek is een pré), kennis van diverse contractvormen en relevante werkervaring binnen het werkveld van civieltechnische projecten. Je bent communicatief vaardig"

Auteursrecht
4.4. De voorzieningenrechter volgt Clafis niet in haar standpunt dat een op de website van Orange gepubliceerde vacaturetekst ten dele rechtstreeks is overgenomen van een op de website van Clafis gepubliceerde vacaturetekst (zie r.o. 2.7 en 2.8). De vacatureteksten komen immers grotendeels niet overeen. Eén alinea die wel ten dele overeenkomt, betreft de alinea "Wat vragen wij? MBO/HBO werk- en denkniveau (Civiele Techniek is een pré), kennis van diverse contractvormen en relevante werkervaring binnen het werkveld van civieltechnische projecten. Je bent communicatief vaardig". Ten aanzien van deze passage wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aan het oorspronkelijkheidvereiste voldaan. Op grond van artikel 1 jo. artikel 10 Auteurswet 1912 is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtsverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet het werk een oorspronkelijk karakter hebben en moet de maker van het werk bij de vormgeving van het werk keuzes hebben gemaakt die subjectief bepaald zijn en die dus niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische of praktische aard zijn gebaseerd. Het werk moet een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen (Hoge Raad, 4 januari 1991, NJ 1991,608). Dat van een dergelijk oorspronkelijk karakter sprake is, heeft Clafis niet (gemotiveerd) gesteld. Op zichzelf bevat de alinea niet meer dan een opsomming van kwalificaties die bij een functie in deze sector wenselijk zijn. De alinea komt als zodanig dan ook niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Nu deze alinea naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen auteursrechtelijke bescherming geniet, heeft Orange in dit verband ook niet het auteursrecht van Clafis geschonden en komt de door Clafis gevorderde aanpassing van de tekst niet voor toewijzing in aanmerking.

De Balie, Amsterdam, donderdag 23 april 2015, 12.00 - 15.15 uur. Dé jaarlijkse lunchbijeenkomst over het reclamerecht. Jan Kabel en Ebba Hoogenraad bespreken belangrijke en actuele jurisprudentie.

Jan Kabel spreekt over Europese ontwikkelingen op het gebied van reclame en oneerlijke handelspraktijken. Het gaat deze keer niet alleen om de inhoud (B2B en B2C misleidende en vergelijkende reclame), maar ook om de presentatie van reclame (onderbreking, omvang, virtuele en split screen reclame, sponsoring en product placement, e.d.) en om reclame voor specifieke producten, doelgroepen en diensten.

Ebba Hoogenraad spreekt over de ontwikkelingen in het Nederlandse reclamerecht bij de rechter en de Stichting Reclame Code. Wie is als adverteerder verantwoordelijk voor de inhoud van reclame? Is een voorlichtingsspotje van VWS reclame of informatie? Wanneer moeten (vergelijkende) claims worden gestaafd met gedegen onderzoek en wat geldt als uitnodiging tot aankoop?

Hier inschrijven

Waar: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
Wanneer: Donderdag 23 april 2015, 12u00 - 15u15
Prijs:
€ 350,00 Per persoon
€ 295,00 Sponsors Reclameboek/leden VvRr/, en
€ 100,00 Rechterlijke macht/wetenschappelijk personeel (full time)
Inclusief: lunch, koffie, thee, cursusmateriaal

Ordepunten: 3

Programma
11.30 – 12.00 uur Ontvangst en intekenen
12.00 – 13.30 uur prof. Jan Kabel, IViR en DLA Piper
13.45 – 15.15 uur Ebba Hoogenraad, Hoogenraad & Haak
15.15 uur Einde programma

Hier inschrijven

HvJ EU 16 april 2015, IEF 14873; ECLI:EU:C:2015:225 (Hongaarse consumentenbescherming tegen UPC)
Reclamerecht. Richtlijn 2005/29/EG – Oneerlijke handelspraktijken – Verstrekking van onjuiste informatie door een telecommunicatiebedrijf aan een abonnee met extra kosten als gevolg – Aanmerking als ,misleidende handelspraktijk’. HvJ EU antwoordt: 1) [richtlijn oneerlijke handelspraktijken] moet aldus worden uitgelegd dat de verstrekking van onjuiste informatie door een handelaar aan een consument, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, moet worden aangemerkt als „misleidende handelspraktijk” in de zin van die richtlijn, ook al had die verstrekking van informatie slechts op één consument betrekking.

 2) Richtlijn 2005/29 moet aldus worden uitgelegd dat een handelspraktijk die voldoet aan alle in artikel 6, lid 1, van die richtlijn genoemde criteria om te kunnen spreken van een misleidende praktijk jegens de consument, als oneerlijk en daarmee als verboden op grond van artikel 5, lid 1, van de richtlijn kan worden aangemerkt zonder dat nog behoeft te worden nagegaan of die praktijk ook in strijd is met de vereisten van professionele toewijding in de zin van artikel 5, lid 2, onder a), van de richtlijn.

Vragen:

1)      Dient artikel 5 van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken aldus te worden uitgelegd dat in het geval van misleidende handelspraktijken in de zin van lid 4 van dat artikel de criteria van lid 2, onder a), van dat artikel niet afzonderlijk mogen worden getoetst?
2)      Kan de verstrekking van op onwaarheden berustende informatie aan één enkele consument worden aangemerkt als een handelspraktijk in de zin van die richtlijn?

Conclusie AG HvJ EU 14 april 2015, IEF 14865; ECLI:EU:C:2015:220; Zaak C‑207/14 (Hotel Sava Rogaška tegen Republika Slovenija)
Etikettering. Reclame. Handelsmerk. Herkomstaanduiding. In de 19e eeuw werd het populair bronwater aan de bron te consumeren en onder invloed van de sociale en culturele ontwikkeling werd dit water ook in flessen in de handel gebracht. In 1870 werd in de eerste reclame voor de bron van het natuurlijk mineraalwater Perrier gesproken van „de prinses van het tafelwater”. In het Unierecht strekt de regelgeving voor natuurlijk mineraalwater ertoe vrij verkeer van goederen tot stand te brengen en te waarborgen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de bescherming van de consument. Artikel 12, lid 4, van het besluit bepaalt dat natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron slechts onder één handelsmerk mag worden verkocht. Conclusie AG:

De uitdrukking ,natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron’ in de zin van artikel 8, lid 2, van [natuurlijk mineraalwater]richtlijn 2009/54/EG verwijst naar water afkomstig van een of meerdere natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten, dat eenzelfde watervlak of onderaardse laag tot oorsprong heeft, voor zover dat water identieke kenmerken heeft die bij al die natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten constant blijven binnen natuurlijke schommelingen.”

38.      Anders dus dan bij de regelgeving op het gebied van merken, op grond waarvan meerdere merken voor hetzelfde product kunnen worden gebruikt, beoogt artikel 8 van richtlijn 2009/54 dat de bron en de geografische oorsprong zoals zij blijken uit de handelsbenaming van het natuurlijk mineraalwater ondubbelzinnig kunnen worden geïdentificeerd.

Gestelde vragen:

1)      Moet artikel 8, lid 2, van richtlijn 2009/54[...] aldus worden uitgelegd dat onder ,natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron’ moet worden verstaan:

a)      water afkomstig van eenzelfde onttrekkingspunt en niet water dat uit verschillende onttrekkingspunten wordt gehaald, ook al betreft het water met oorsprong in dezelfde watervoerende laag van hetzelfde grondwaterlichaam volgens de definitie van ,watervoerende laag’ en ,grondwaterlichaam’ van [de kaderrichtlijn water];

b)      water afkomstig van eenzelfde onttrekkingspunt en niet water dat uit verschillende onttrekkingspunten wordt gehaald, ook al betreft het water met oorsprong in dezelfde watervoerende laag van hetzelfde grondwaterlichaam volgens de definitie van ,watervoerende laag’ en ,grondwaterlichaam’ van [de kaderrichtlijn water], met dien verstande dat een dergelijke definitie ook omstandigheden in aanmerking neemt als de afstand tussen de onttrekkingspunten, de diepte van die punten, de specifieke kwaliteit van het water afkomstig uit een enkel onttrekkingspunt (bijvoorbeeld de chemische en microbiologische samenstelling), de hydraulische verbinding tussen de onttrekkingspunten, het open of gesloten karakter van de watervoerende laag;

c)      al het water met oorsprong in dezelfde watervoerende laag van hetzelfde grondwaterlichaam volgens de definitie van de begrippen ,watervoerende laag’ en ,grondwaterlichaam’ van [de kaderrichtlijn water], ongeacht of het aan de oppervlakte komt via meerdere onttrekkingspunten;

d)      al het water met oorsprong in dezelfde watervoerende laag van hetzelfde grondwaterlichaam volgens de definitie van de begrippen ,watervoerende laag’ en ,grondwaterlichaam’ van [de kaderrichtlijn water], ongeacht of het aan de oppervlakte komt via meerdere onttrekkingspunten, met dien verstande dat een dergelijke definitie ook omstandigheden in aanmerking neemt als de afstand tussen de onttrekkingspunten, de diepte van die punten, de specifieke kwaliteit van het water afkomstig uit individuele onttrekkingspunten (bijvoorbeeld de chemische en microbiologische samenstelling), de hydraulische verbinding tussen de onttrekkingspunten, het open of gesloten karakter van de watervoerende laag?

2)      Indien geen van de in vraag 1 voorgestelde oplossingen kan worden aanvaard, moet de uitlegging van het begrip ,natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron’ dan worden gebaseerd op omstandigheden als de afstand tussen de onttrekkingspunten, de diepte van die punten, de specifieke kwaliteit van het water afkomstig uit de individuele onttrekkingspunten, de hydraulische verbinding tussen de onttrekkingspunten, het open of gesloten karakter van de watervoerende laag?”

Rechtbank Noord-Holland 10 september 2014, IEF 14850; ECLI:NL:RBNHO:2014:13117 (De Bijenkorf tegen Meyer & Meyer)
Merkenrecht. Bekend merk. Reclamerecht. Sinds 1983 organiseert De Bijenkorf 'DRIE DWAZE DAGEN', kortingsacties voor kleding in het hogere segment. Meyer & Meyer organiseert sinds 1995 de '4 Fabulous Business Days'. Met postergebruik in geel en zwart tijdens de 2012-editie van DRIE DWAZE DAGEN, stelt De Bijenkorf dat zij, gelet op de vele denkbare mogelijkheden van inbreuk, en in aanmerking genomen dat Meyer & Meyer in het verleden herhaaldelijk inbreuk heeft gepleegd, belang heeft bij een gebod dat ruim geformuleerd is. Dit wordt afgewezen. Wel volgt een verklaring van recht dat er inbreuk is gemaakt op de woord/beeldmerken in advertenties, posters en banners, omdat zij 'bekende merken' zijn ex 2.20 lid 1 sub c BVIE.

Het gebruik van de woorden “bijzondere (aanbiedingen)”, “bijzonder (lage prijzen)” en “(dol) dwaze (prijzen)” in combinatie met de kleurstelling geel/zwart voor promotieacties, is normaal taalgebruik om de bijzondere aard van een aanbieding aan te duiden. Het gebruik, al dan niet tijdens dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, is geen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

4.15. De rechtbank is met Meyer & Meyer van oordeel dat het zuivere gebruik (dat wil zeggen gebruik zonder accentuering van woorden of woordbestanddelen) van de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in reclame-uitingen waarin wordt gerefereerd aan “bijzondere aanbiedingen”, “bijzonder lage prijzen” en “dol dwaze prijzen”, of soortgelijke kreten, geen gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten inhoudt, omdat het relevante publiek dit gebruik – naar de Bijenkorf ten aanzien van de woorden “bijzonder lage prijzen” erkent – zal opvatten als normaal taalgebruik om de bijzondere aard te beschrijven van de aanbieding (derhalve niet van waren of diensten). Reeds daarom kan in geval van zuiver gebruik van deze woorden geen sprake zijn van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, wat er ook zij van de vraag of het zuivere gebruik van deze woorden plaatsvindt in combinatie met een geel/zwarte achtergrondkleur of in het kader van een meerdaagse promotieactie in dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen.

4.17. Meyer & Meyer hebben met stukken onderbouwd aangetoond dat veel bedrijven in promotiemateriaal de kleurencombinatie geel/zwart voeren, en hebben onbetwist aangevoerd dat deze kleurencombinatie ook tijdens de Drie Dwaze Dagen door andere winkelketens wordt gebruikt. Daarmee heeft Meyer & Meyer, mede in aanmerking genomen dat de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” deel uitmaken van het normale taalgebruik en niet gelijk zijn aan de Merken, voldoende onderbouwd dat de enkele toevoeging van de kleurencombinatie geel/zwart bij de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in promotieacties, ook indien deze plaatsvinden in dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, er niet toe leidt dat het publiek een verband legt met de Merken. Het had op de weg van de Bijenkorf gelegen hiertegenover te onderbouwen dat het in aanmerking komend publiek door het gebruik van de woorden “bijzonder(e)” en “dwaze” in promotieacties (al dan niet tijdens de Drie Dwaze Dagen) in combinatie met de kleurstelling geel/zwart een verband legt tussen deze tekens en de Merken. Dat heeft zij echter nagelaten. De rechtbank verwerpt dit standpunt dan ook als onvoldoende gemotiveerd, zonder dat plaats is voor bewijslevering. Dit leidt tot de conclusie dat het gebruik de woorden “bijzondere (aanbiedingen)”, “bijzonder (lage prijzen)” en “(dol) dwaze (prijzen)” in combinatie met de kleurstelling geel/zwart voor promotieacties, al dan niet tijdens dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, geen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE inhoudt.

4.18. Denkbaar is dat andere combinaties van de in 4.10 genoemde elementen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE opleveren. Voor welke combinaties dat wel en niet het geval is, valt echter niet geheel te specificeren, gelet op het grote aantal mogelijke combinaties. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of het publiek door de gekozen combinatie van kleuren en woorden een samenhang ziet tussen de gebruikte tekens en (één van de) Merken. Door accentuering van (bestanddelen van) de woorden “bijzondere aanbiedingen”, “bijzonder lage prijzen” en “dol dwaze prijzen” kan voorts sprake zijn van gebruik dat niet op zuiver beschrijvende wijze plaatsvindt en niet als normaal spraakgebruik kan worden opgevat. Het gebruik kan in dat geval zodanig zijn dat sprake is van een teken in merkrechtelijke zin en dat het relevante publiek een verband legt tussen het teken en één van de Merken. In dat geval kan sprake zijn van inbreukmakend gebruik van het teken, in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Zoals door de Bijenkorf wordt onderkend (zie 4.10), is, gelet op het grote aantal mogelijke combinaties, op voorhand niet vast te stellen onder welke concrete omstandigheden sprake is van merkinbreuk.

4.19. De Bijenkorf stelt dat zij, gelet op de vele denkbare mogelijkheden van inbreuk, en in aanmerking genomen dat Meyer & Meyer in het verleden herhaaldelijk inbreuk heeft gepleegd, belang heeft bij een gebod dat ruim geformuleerd is. Dit is een gerechtvaardigd belang aan de zijde van de Bijenkorf. Anderzijds heeft Meyer & Meyer er belang bij dat wordt voorkomen dat zij het inbreukverbod overtreedt en dwangsommen verbeurt, terwijl het haar niet duidelijk was dat er sprake was van inbreuk. Dit klemt te meer daar het van de omstandigheden van het geval afhangt of het publiek een verband legt tussen de gebruikte tekens en de Merken. De rechtbank is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden het belang van Meyer & Meyer zwaarder dient te wegen dan het belang van de Bijenkorf. Tussen partijen is in confesso dat Meyer & Meyer zich sinds het afgeven van de onthoudingsverklaring aan die verklaring heeft gehouden. Mede in aanmerking genomen dat de Bijenkorf haar merkrechten blijkens haar sommatie zeer ruim opvat, rechtvaardigen de gegeven omstandigheden niet een verbod dat zo ruim is als door de Bijenkorf geformuleerd. De sub B geformuleerde vordering zal dan ook worden afgewezen.