Rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 augustus 2015, IEF 15218; ECLI:NL:RBAMS:2015:5518 (Wielentas)
Slaafse nabootsing. Eiseres produceerde en verkocht wielentassen in de uitvoeringen XL en XXL en failleerde. Makro was afnemer en verkoopt Bigbag en Superbag. De gemiddelde consument heeft een onvolledig herinneringsbeeld die beide producten veelal niet rechtstreeks kan vergelijken (verwijzend naar IEF-Klassieker Rummikub). Een wielentas bestaat uit een min of meer vaststaande set onderdelen. De XL- en XXL-uitvoeringen wijken niet zodanig af van wat gebruikelijk is voor soortgelijke waren dat het bij het publiek een andere algemene indruk wekt.  De voorzieningen worden geweigerd.

4.2. Het meest verstrekkende verweer van Makro is dat een vordering gebaseerd op slaafse nabootsing niet meer toewijsbaar zou zijn, gelet op het bepaalde in EG-Verordening 6/2002 (Gemeenschapsmodellenverordening). De voorzieningenrechter volgt Makro hierin niet, omdat de bewoordingen van de Gemeenschaps-modellenverordening zich niet expliciet verzetten tegen het instellen van een actie op grond van onrechtmatige daad en daarnaast, gelet op het bepaalde in alinea vier en vijf van de considerans van de Gemeenschapsmodellenverordening, het doel van deze verordening is dat een Gemeenschapsmodel wordt ingevoerd zodat het vrije verkeer van goederen in de interne Europese markt niet wordt belemmerd. Van vrees voor een dergelijke belemmering is in onderhavig geval niet gebleken.

4.5.
De vraag is derhalve of Makro jegens [eiseres] onrechtmatig heeft gehandeld. In het geval van slaafse nabootsing bestaat de onrechtmatigheid, kort gezegd, in nabootsing van een product van een concurrent mede op punten die voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet van belang zijn, en die aanleiding kan geven tot verwarring bij het publiek.

4.7.
De voorzieningenrechter constateert dat in dit geding onduidelijk is gebleven of [eiseres] zelf een wielentas op de markt brengt. [eiseres] heeft dat ter zitting wel gemotiveerd gesteld, maar dat niet met stukken onderbouwd. Ingeval er van moet worden uitgegaan dat [eiseres] niet zelf producten op de markt brengt dient haar vordering reeds hierom te worden afgewezen. Ingeval veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat dit wel het geval is, geldt het volgende.

4.8.
Voor toewijzing van een vordering tot een verbod op verdere verkoop op grond van slaafse nabootsing is vereist dat het nagevolgde product, in dit geval de wielentassen in de uitvoering XL en XXL, zich aanmerkelijk onderscheidt van het uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten, of anders gezegd onderscheidend vermogen bezit. Volgens Makro zijn de wielentassen XL en XXL standaard vormgegeven. [eiseres] wijst op de bodemdoppen, hoekbescherming, webbings, rivets, beschermplaat, trekstang, zippuller en het adreslabel als bijzondere kenmerken van haar tas. Ook de plek van het voorritsvak en het zijvak, de plek waar het merk staat vermeld en de maatvoering en kleurstelling zijn gelijk, aldus [eiseres] . Zij stelt dat de tas met al deze kenmerken in zijn geheel onderscheidend is.

4.10.
De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het nagevolgde product op de relevante markt dient te worden uitgegaan van de gemiddelde consument met een onvolledig herinneringsbeeld die beide producten veelal niet rechtstreeks kan vergelijken (zie HR 7 juni 1991 (Rummikub) ECLI:NL:HR:1991:ZC0273 [IEF Klassieker: /archief/ieforum_nl/uploads/file/IE-Forum_klassiekers_ongeoorloofdemededinging_HR7juni1991,BIE1992,16(OttoSimon-Hertzano;Rummikub).pdf]). Het nagevolgde product dient, anders gezegd, zodanig af te wijken van wat gebruikelijk is voor soortgelijke waren dat het bij het publiek een andere algemene indruk wekt. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan in dit geval geen sprake. Een wielentas bestaat uit een min of meer vaststaande set van onderdelen. Hoewel van de diverse onderdelen meerdere (standaard) varianten beschikbaar zijn, zodat als zodanig een groot aantal unieke combinaties mogelijk is, is niet aannemelijk geworden dat de gemiddelde consument de wielentassen van [eiseres] zal herkennen als iets bijzonders ten opzichte van hetgeen reeds op de markt beschikbaar was. Daarvoor zijn de verschillen tussen de wielentassen XL en XXL en het gebruikelijke ontwerp van wielentassen van te ondergeschikte aard. Ook om deze reden zijn de vorderingen van [eiseres] niet toewijsbaar. Aan een vergelijking van de wielentassen van [eiseres] en de door Makro verkochte Lambertazzi tassen komt de voorzieningenrechter dus niet toe.
 

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 3 augustus 2015, IEF 15166; ECLI:NL:RBOBR:2015:4745 (X Oorbellen tegen Djemmie)
Auteursrecht (nee). Slaafse nabootsing (nee). Eiseres claimt auteursrechtelijke bescherming op het basiselement (de hanger), dan wel op de combinatie van het basiselement en de oorsteker, maar verschaft te weinig duidelijkheid. Eiseres heeft basiselementen ingekocht bij een Italiaanse leverancier die deze heeft laten produceren in India. Eiseres stelt dat dat zij de oorsteker van de oorbel (in de vorm van een afgeplat, rond element, met reliëf) inkoopt bij een leverancier/edelsmid. De bewerking van eiseres beperkt tot de toevoeging van een elders ingekochte oorsteker aan de elders bedachte en ingekochte basiselementen. Bij zoveel onduidelijkheid over de creatie van de oorbellen in de vormen braam druppel en braam ovaal, wordt toewijzing van de vorderingen eigenlijk al onverantwoord. Vorderingen afgewezen.

4.4. Wie vorderingen in kort geding toegewezen wil krijgen, moet beginnen met duidelijkheid te verschaffen over de relevante feiten. Opvallend is dat [eiseres] met stelligheid, bij brief van 27 februari 2015, aan ’ [gedaagde] heeft bericht: “Uiteraard houdt cliënte ( [eiseres] , vzr.) de auteurs- (…) rechten op de door haar ontworpen designs.” Bij gebruik van termen als “uiteraard” (“het hoeft geen betoog dat” of “het kan niet zo zijn dat” vallen ook in die categorie) is onderzoek geïndiceerd naar feiten en omstandigheden die de met dergelijke termen aangekondigde conclusie daadwerkelijk kunnen dragen. De ervaring leert dat dat niet steeds het geval is.

4.8. Bij zoveel onduidelijkheid over de creatie van de [eiseres] oorbellen in de vormen braam druppel en braam ovaal, wordt toewijzing van de vorderingen van [eiseres] in kort geding op basis van een gesteld auteursrecht eigenlijk al onverantwoord.

4.12. Immers, de door [eiseres] ontworpen oorbellen vormen een combinatie van reeds op de markt beschikbare elementen, terwijl die elementen op een voor de hand liggende wijze met elkaar zijn gecombineerd. Hieruit volgt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat die combinatie onvoldoende oorspronkelijkheid bezit om te kunnen spreken van een werk in de zin van de Auteurswet. Gelet op het gemotiveerde verweer zijdens [gedaagde] , meer in het bijzonder de hiervoor reeds aangehaalde producties 6, 9 en 10 blijkt dat ovale of druppelvormige hangers (basiselementen) al vele jaren, ook vóór 2012 worden verkocht op de Nederlandse/Europese markt.

4.13. De subsidiaire grondslag kan [eiseres] evenmin baten. Ingevolge het bepaalde in artikel 27a Auteurswet kan [eiseres] haar vorderingen niet als licentienemer van haar Italiaanse leverancier instellen, nu dit op grond van dat artikel slechts is toegestaan indien zij dit recht heeft bedongen van de auteursrechthebbende. In dit kort geding kan niet worden vastgesteld dat de Italiaanse leverancier de auteursrechthebbende is op de (van de oorbellen deel uitmakende) basiselementen. Het Gasseltje heeft dat immers gemotiveerd betwist, terwijl de door [eiseres] in dat kader als productie 5 overgelegde distributieovereenkomst, meer in het bijzonder artikel 1.3. van die overeenkomst, daar geen uitsluitsel over geeft. Bovendien heeft [eiseres] in de dagvaarding en de producties de identiteit van de Italiaanse leverancier bewust geheim gehouden. De dagvaarding voldeed in zoverre niet aan de daaraan te stellen eisen, aangezien ’ [gedaagde] en de voorzieningenrechter daarmee in het ongewisse werden gelaten wiens rechten in het geding waren.

4.14. Ook van onrechtmatige - al dan niet systematische - nabootsing is geen sprake. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing, is vereist dat de [eiseres] oorbellen in uiterlijke zin een onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van soortgelijke oorbellen op de markt. Het gaat daarbij om het totaalbeeld dat die producten oproepen bij een gemiddeld (kopers-)publiek. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de [eiseres] oorbellen voormeld onderscheidend vermogen missen, althans [eiseres] heeft, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door [gedaagde] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de [eiseres] oorbellen een eigen plaats op de markt innemen en van andere, soortgelijke oorbellen, gemaakt van geregen glazen kraaltjes, aanmerkelijk verschillen, althans dat [gedaagde] het ontwerp van deze oorbellen aan de [eiseres] oorbellen heeft ontleend.

Rechtbank Noord-Nederland 22 juli 2015, IEF 15149; ECLI:NL:RBNNE:2015:3608 (Weltevree experience tegen MZ Metaalproducties/Kaggels)
Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Beiden partijen handelen in Corten stalen Outdoorovens. In kort geding wordt gedaagde bevolen Kaggels te staken, nu komt gedaagde met andere types. De rechtbank maakt de overwegingen van de voorzieningenrechter tot de hare (Kaggels types 2, 3 en de houtopslagen types 1 en 2 - IEF 3570) en alleen Kaggels type 1 maakt inbreuk op het auteursrecht. De verschillen van type 1 doen onvoldoende af aan de sterke gelijkenissen, en is er sprake van slaafse nabootsing. 'De andere op de Outdooroven gelijkende ontwerpen' zijn geen slaafse nabootsing.

5.5. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de Outdooroven qua vormgeving en uiterlijk een zodanig onderscheidend vermogen dat hij een eigen plaats op de Nederlandse markt inneemt en ook reeds innam ten tijde van de marktintroductie door [B] c.s. van de verschillende types Kaggels. Een vergelijking van de Outdooroven met de door [B] c.s. als productie 10 overgelegde foto's van andere buitenkachels met oven laat zien dat de combinatie van de volgende elementen:
1. de naam Weltevree geperforeerd in het staal van de Outdooroven tussen de twee
compartimenten,
2. de rechthoekige perforatiegaten aan de zijkant van de oven,
3. de vorm van de pootjes,
4. de vormgeving en plaatsing van de scharnieren en het sluitingspunt van het schermdeurtje, welke elementen onderscheidend zijn in het uiterlijk van de Outdooroven en dus de totaalindruk van de Outdooroven bepalen, niet terug te vinden zijn in de buitenkachels met oven van de andere aanbieders. Hierdoor heeft de Outdooroven qua uiterlijke verschijningsvorm een zodanig andere totaalindruk dan de andere buitenkachels met oven op de markt, dat hij een eigen plaats op de markt inneemt en innam.

5.7.
Deze verschillen doen naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende af aan de sterke gelijkenis tussen de Kaggels type 1 en de Outdooroven. Hoewel aan [B] c.s. kan worden toegegeven dat een consument bij de aankoop van dure producten, zoals de onderhavige producten, die niet dagelijks en zelfs niet jaarlijks wordt aangeschaft, in het algemeen oplettender zal zijn dan bij de aankoop van meer gebruikelijke en minder dure producten die vaker worden aangeschaft, is het verschil in totaalindruk tussen de Outdooroven en de Kaggels type 1 naar het oordeel van de rechtbank zo gering dat het gevaar bestaat dat dit kopende publiek in verwarring wordt gebracht. Aldus heeft [B] naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan de op hem rustende verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat nodeloze verwarring ontstaat door het aanbieden van een buitenkachel met oven die wat uiterlijke vormgeving betreft nagenoeg gelijk is aan de Outdooroven.
5.9.
Ten aanzien van Kaggels type 2 en de Kaggels type Magnus overweegt de rechtbank dat deze types Kaggels anders dan de Outdooroven een houtopslag hebben en geen oven.

5.10.
De Kaggels type 4 en de Kaggels type Troy verschillen van de Outdooroven, omdat zij drie in plaats van twee compartimenten hebben, waarbij het onderste compartiment dienst doet als houtopslag. Deze types zijn daardoor ook veel hoger dan de Outdooroven.

5.11.
Kaggels type 3 verschilt van de Outdooroven omdat het maar één compartiment heeft, dat dienst doet als buitenhaard annex barbecue.

5.12.
De Kaggels type Justin, tot slot, verschilt van de Outdooroven in die zin dat bij de type Justin de naam Kaggels niet is geperforeerd in het staal tussen de twee compartimenten, zoals bij de Outdooroven, maar in de hendel van het schermdeurtje.

5.17.
Gelet op het vorenstaande is vordering 1 niet integraal toewijsbaar. De rechtbank zal in plaats daarvan bij eindvonnis het mindere toewijzen van hetgeen gevorderd is in die zin dat zij [B] zal bevelen:
- de productie, promotie en verkoop van Kaggels type 1 gestaakt te houden;
- de promotie en verkoop van Kaggels type 1 via wederverkopers gestaakt te houden;
- de promotie en verkoop van Kaggels type 1 via (tuin)beurzen gestaakt te houden;
- de promotie en verkoop van Kaggels type 1 via internet of social media gestaakt te houden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de website www.kaggels.nl en de Facebookpagina “Kaggels” en aldus alle uitingen die betrekking hebben op Kaggels type 1, waaronder de foto’s en andere afbeeldingen van de Kaggels type 1, van die websites en social media pagina’s verwijderd te houden.

5.18. Nu vordering 8 voortborduurt op vordering 1 gaat de rechtbank ervan uit dat vordering 8 ook een primaire vordering is. In het feit dat enkel Kaggels type 1 een slaafse nabootsing is van de Outdooroven en de productie, promotie en verkoop van dit type Kaggels na betekening van het kort geding vonnis is gestaakt, ziet de rechtbank voorshands aanleiding de zaak niet te verwijzen naar de schadestaatprocedure, nu aangenomen mag worden dat de schade reeds in onderhavige procedure kan worden vastgesteld. [A] c.s. zal in de gelegenheid worden gesteld zijn schade als gevolg van de slaafse nabootsing door [B] bij akte te onderbouwen.

5.24.
De rechtbank ziet zich vervolgens gesteld voor de vraag of [B] met zijn Kaggels type 4 (waarover niet in kort geding beslist is) inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [A] op de Outdooroven. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. In tegenstelling tot de Outdooroven heeft Kaggels type 4 onderin een houtopslag, waardoor de Kaggels type 4 ook veel hoger is dan de Outdooroven. Naar het oordeel van de rechtbank is de totaalindruk van de Kaggels type 4 hierdoor anders dan de totaalindruk van de Outdooroven, zodat geen sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van [A].

5.26.
Slotsom van het voorgaande is dat enkel met de Kaggels type 1 inbreuk is gemaakt op het auteursrecht van [A] op de Outdooroven.

5.28.
Gelet op het vorenstaande zou vordering 2 slechts toewijsbaar zijn ten aanzien van [B] wat betreft het
- gestaakt houden van de productie, promotie en verkoop van Kaggels type 1;
- gestaakt houden van de promotie en verkoop van Kaggels type 1 via wederverkopers;
- gestaakt houden van de promotie en verkoop van Kaggels type 1 via (tuin)beurzen;
- gestaakt houden van de promotie en verkoop van Kaggels type 1 via internet of social media, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: de website www.kaggels.nl en de Facebookpagina “Kaggels” en aldus alle uitingen die betrekking hebben op Kaggels type 1, waaronder de foto’s en andere afbeeldingen van de Kaggels type 1, van die websites en social media pagina’s verwijderd te houden. Nu dit niet meer is dan hetgeen, gelet op r.o. 5.17, reeds zal worden toegewezen, heeft [A] c.s. geen belang bij toewijzing van vordering 2. Deze zal derhalve bij eindvonnis worden afgewezen.

5.33.
Ten aanzien van vordering 7 overweegt de rechtbank dat zij [B] c.s. volgt in zijn verweer dat de door [B] op grond van artikel 27a Aw aan [A] c.s. af te dragen winst ter zake van de verkochte inbreukmakende Kaggels type 1 niet gelijk is te stellen met de door hem behaalde omzet met de verkoop van die type Kaggels. De af te dragen winst betreft de met de verkoop behaalde nettowinst (vergelijk HR 14 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3241, NJ 2015/193). Relevante kosten dienen derhalve in mindering te worden gebracht op de omzet. De rechtbank acht zich thans nog onvoldoende voorgelicht om de door [B] aan [A] c.s. af te dragen winst vast te kunnen stellen. De rechtbank acht het voor een goede oordeelsvorming van belang te beschikken over een opgave van de tot op heden verkochte Kaggels type 1, de verkoopprijs van deze verkochte types Kaggels 1, de kostprijs van deze verkochte Kaggels type 1 en eventuele andere relevante kosten die de met deze verkopen behaalde nettowinst drukken. De rechtbank zal [B] op de voet van artikel 27a Aw juncto 22 Rv bevelen deze opgave in het geding te brengen en hem in de gelegenheid stellen zijn verweer op dit punt zo nodig nader te onderbouwen. [A] c.s. zal vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om hier bij akte op te reageren.

6.1.
bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 19 augustus 2015 voor het nemen van een akte door [A] c.s. als bedoeld in r.o. 5.18, waarna de zaak wordt verwezen voor antwoordakte aan de zijde van [B] c.s.;

6.2.
beveelt [B] op de voet van artikel 22 Rv juncto 27a Aw de onder r.o. 5.33 bedoelde opgave in het geding te brengen, stelt hem in de gelegenheid zijn verweer ter zake van de door hem op grond van artikel 27a Aw aan [A] c.s. af te dragen winst ter zake van de verkochte inbreukmakende Kaggels type 1 eventueel nader te onderbouwen en verwijst de zaak daartoe naar de rol van 19 augustus 2015, waarna de zaak wordt verwezen voor antwoordakte aan de zijde van [A] c.s.;

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 juli 2015, IEF 15130; ECLI:NL:RBDHA:2015:8696 (Greencre8 tegen Kébol)
Auteursrecht. Slaafse nabootsing. OHP. Greencre8 verkoopt onder de naam No Water Flowers amaryllisbollen, die na verwijdering van de wortels en het ruwe buitenblad zijn voorzien van een coating, waarbij de amaryllissen zonder water en wortels groeien en bloeien en zelfstandig kunnen staan. Kébol verkoopt deze bollen, en later de door TMC aangeboden vergelijkbare bollen. De kenmerken zijn echter grotendeels banaal, technisch of functioneel bepaald; er is geen sprake van auteursrecht, slaafse nabootsing nocht oneerlijke handelspraktijk. Vorderingen worden afgewezen.

Auteursrecht Greencre8
4.4. Greencre8 stelt dat de No Water Flowers zich kenmerken door de combinatie van de volgende elementen:
a) De keuze voor de coating, zowel materiaal- als kleurkeuze;
b) De strakheid/gladheid van de coating, waardoor het geheel een (volmaakte) ronde bol lijkt;
c) Het volledig rondom aanbrengen van de coating zonder uitstekende delen;
d) Het zelfstandig laten staan van de bol op een ijzeren voetje; en
e) Het elastiekje met het kaartje eraan om de nek van de bol.

4.4.1. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter maken deze elementen de vormgeving van de No Water Flowers niet tot een werk volgens de in 4.3. vermelde eisen, ook niet in combinatie. No Water Flowers zijn amaryllisbollen vervat in een coating van wax. Hierbij wordt het reeds bekende aanbrengen van wax om de bol – wat als technisch voordeel onder meer heeft dat de bol minder transpireert en daardoor met minder of zelfs geen water toekan – thans op meer decoratieve wijze ingezet. De bol krijgt zo als het ware zijn eigen vaas al mee. Dat idee als zodanig is echter volgens vaste jurisprudentie niet te beschermen krachtens het auteursrecht. Er moet derhalve worden gekeken naar de concrete uitvoering van dat idee. Hierbij geldt voorshands het volgende. De keuze voor een bepaalde kleur wax, waaronder de ondoorzichtigheid ervan, is voorshands als volstrekt triviaal aan te merken. Hetzelfde geldt voor de bollen waarbij aan de wax een laagje velours is toegevoegd. Dit is temeer het geval nu de amaryllisbollen met name in de kerstperiode worden aangeboden, waarbij geldt dat onvoldoende bestreden is dat de keuze voor velours alsmede de kleurenkeuzes van Greencre8 (donkerrood, rood velours, zwart) reeds ruimschoots voor kerstballen en dergelijke bekend zijn. Overigens geldt, met name ten aanzien van de glitteruitvoeringen, dat in het op dit punt in het beperkte, tussen partijen gevoerde debat onvoldoende duidelijkheid gekomen is over de vraag of Greencre8 ook alle door haar aan de vordering ten grondslag gelegde uitvoeringen als eerste op de markt heeft gebracht.

4.5. Aan Greencre8 moet worden toegegeven dat bepaalde uitvoeringen van de amaryllisbollen van Kébol minst genomen de indruk wekken dat zij zijn ontleend aan die van Greencre8. Deze indruk leidt evenwel niet zonder meer tot de conclusie dat de amaryllisbollen van Kébol een ongeoorloofde slaafse nabootsing zijn. Bij de te maken beoordeling geldt als uitgangspunt dat het nabootsen van een product van een ander alleen dan onrechtmatig is, indien moet worden aangenomen dat men zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product op bepaalde punten een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Ingevolge vaste jurisprudentie kan van verwarringsgevaar slechts sprake zijn indien geoordeeld moet worden dat de No Water Flowers voldoende onderscheidend vermogen hebben en zij, op het moment van de gestelde inbreuk, in de relevante markt een eigen plaats innemen.
4.6. In aansluiting op hetgeen is overwogen in 4.4. valt , gelet op het grotendeels functioneel bepaalde en/of triviale karakter van de No Water Flowers, niet goed in te zien in welk samenstel van elementen hun onderscheidend karakter is gelegen en waarin Kébol had moeten afwijken om nodeloze verwarring bij het publiek te voorkomen. Voor zover Greencre8 daarbij het oog had op bijvoorbeeld de kleurzetting, is niet inzichtelijk gemaakt dat de betreffende kleur bol een eigen plaats inneemt. De enkele omstandigheid dat Greencre8 (wellicht) de eerste was met het idee en dat zij (althans Vreugdenhil) hiervoor aandacht heeft gekregen van FloraHolland (in 2015 door een prijs) en een televisieprogramma, is in dit verband onvoldoende.

Lees de uitspraak (pdf/html)

HR 17 april 2015, IEF 14876; ECLI:NL:HR:2015:1063 (My Little Pony)
Zie eerder IEF 8738 en IEF 12261 en Conclusie PG. Rechtspraak.nl: Auteursrecht; inbreukactie “My little pony” tegen "Little Fairy & Pony". Toepasselijkheid art. 36 VWEU bij handelsbeperkingen die voortvloeien uit gedeeltelijk geharmoniseerd auteursrecht. Willekeurige discriminatie of verkapte handelsbeperking? Slaafse nabootsing, maatstaf. Tardieve grief, grenzen van de rechtsstrijd. Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken) van toepassing op oneerlijke concurrentie (slaafse nabootsing) tussen ondernemingen? HvJ EU 2 maart 1982, ECLI:EU:C:1982:72 (IDG/Beele). Toewijzing proceskosten auteursrechtelijke grondslag principale beroep, ambtshalve begroting bij gebreke van uitsplitsing, art. 1019h Rv.

Auteursrechtelijke grondslag en art. 36 VWEU
3.5.5 De in het onderdeel vermelde, door Simba c.s. gestelde omstandigheden zijn in hoger beroep door Hasbro c.s. tegengesproken door middel van de stellingen, opgenomen in het incidenteel cassatiemiddel onder 2.2. Nu het hier een kort geding betreft, waarin slechts in beperkte mate plaats is voor onderzoek naar feiten, moet het oordeel van het hof aldus worden begrepen dat het de door Simba c.s. gestelde omstandigheden, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door Hasbro c.s., niet aannemelijk heeft geacht. Reeds daarop stuiten de klachten van het onderdeel af. Bovendien valt zonder nadere toelichting niet in te zien waarom de gestelde omstandigheden willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten zouden opleveren. Ook onderdeel I.II mist derhalve doel.

Toe te passen maatstaf voor slaafse nabootsing
3.6.2 Dit betoog berust op een onjuiste rechtsopvatting, zodat de klachten falen.
De door de voorzieningenrechter aangelegde toetsingsmaatstaf voor de gestelde slaafse nabootsing – kort gezegd: de in de bestaande rechtspraak ontwikkelde maatstaf, zoals weergegeven in rov. 12.2 van het bestreden arrest – is door Simba c.s. in de memorie van grieven niet bestreden; zij hebben in grief II (onder 3.5) zelfs met zoveel woorden gesteld dat de voorzieningenrechter de juiste maatstaf had gekozen. De grief hield slechts in dat de voorzieningenrechter die maatstaf onjuist had gehanteerd.
Dat namens Simba c.s. bij pleidooi het oordeel van de voorzieningenrechter omtrent het toetsingskader alsnog is bestreden, is door het hof als een nieuwe en daarom te laat naar voren gebrachte grief bestempeld, welk oordeel als zodanig in cassatie terecht niet is bestreden. De vraag aan de hand van welke maatstaf beoordeeld dient te worden of Simba c.s. zich schuldig hebben gemaakt aan slaafse nabootsing maakte derhalve geen deel uit van de door de grieven bepaalde rechtsstrijd in hoger beroep.
Nu de vraag naar de hier toepasselijke maatstaf de openbare orde niet raakt – het middel betoogt ook niet anders – had het hof ook niet de vrijheid ambtshalve de door Simba c.s. alsnog aangewezen maatstaf toe te passen en op die grond tot vernietiging van het vonnis in eerste aanleg over te gaan.

3.6.3 Het vorenstaande brengt mee dat de klachten van onderdeel II.II, die voortbouwen op de klachten van onderdeel II.I, eveneens falen.

Toepassing maatstaf slaafse nabootsing
3.7.3 Daarom kan ook onderdeel II.IV-a niet tot cassatie leiden, nu dat, blijkens het voorgaande ten onrechte, veronderstelt dat het hof zijn oordeel dat het product van Hasbro c.s. zich (aanmerkelijk) onderscheidt van andere producten op de markt, besloten gelegen heeft geacht in zijn oordeel dat My Little Pony een eigen, oorspronkelijk karakter in auteursrechtelijke zin bezit.

3.7.4 De overige klachten van de onderdelen II.IV, alsmede die van onderdeel II.IVbis kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Verbod op grondslag slaafse nabootsing ongeoorloofde handelsbelemmering?
3.8.4 Aan het onderdeel ligt de opvatting ten grondslag dat het arrest IDG/Beele niet langer kan worden toegepast in een geding tussen twee producenten, aangezien, anders dan destijds door het HvJEU werd vooropgesteld, het recht betreffende de slaafse nabootsing wel is geharmoniseerd, en wel in de Richtlijn OHP.
Deze opvatting is onjuist. Zoals blijkt uit de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.24 geciteerde passages, biedt noch de considerans (in het bijzonder onder 6, 8, 12 en 14), noch de tekst van de Richtlijn OHP (art. 3 lid 1) enig aanknopingspunt voor de veronderstelling dat het toepassingsgebied van de richtlijn zich mede uitstrekt tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen (waartoe de slaafse nabootsing behoort). Uit die conclusie blijkt dat ook in andere lidstaten van de Unie wordt aangenomen dat de regels voor (onder meer) slaafse nabootsing niet Unierechtelijk zijn geharmoniseerd. Er is daarom geen grond de beslissing van het arrest IDG/Beele niet langer van toepassing te achten.

3.8.5 Voor zover het vorenstaande niet als een acte clair zou moeten worden aangemerkt, ziet de Hoge Raad ook op dit punt geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen, nu het hier een kort geding betreft.

Vzr. Rechtbank Gelderland 6 februari 2015, IEF 14719; ECLI:NL:RBGEL:2015:1375 (Original Gourmet tegen Candy Dudes)
Geen slaafse nabootsing displays [klik afbeelding voor vergroting]. OG is produceert en verhandeld ronde lolly's van een bovengemiddeld formaat; ze gebruikt daarvoor lollydisplay. CD zoekt contact voor een samenwerking en krijgt inzage in roadmap to succes. Sinds december biedt CD haar producten via o.a. winkels van Jamin aan. De lollydisplays van beide partijen zijn vrijwel identiek. Niet aannemelijk dat de displays waar de lolly’s worden ingestoken zorgen voor verwarring bij het publiek. Dat publiek koopt lolly’s en geen displays en zal in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de lolly’s en niet in de (vormgeving van) de displays. Slaafse nabootsing lolly’s niet aan vordering ten grondslag gelegd. Vorderingen worden afgewezen.

2.8. Op 9 oktober 2013 heeft CD contact gezocht met Original Gourmet om de mogelijkheden voor een samenwerking (waarbij CD distributeur van de Original Gourmet lolly’s in Nederland zou worden) te onderzoeken. In het kader daarvan heeft Original Gourmet aan CD een inzage gegeven in haar “roadmap to succes”, haar businessmodel, haar verkooptechnieken van de lolly’s alsmede haar display. Ook heeft Original Gourmet op verzoek van CD aan laatstgenoemde informatie over samenstellingen van smaken per zak en prijzen gegeven en nadere vragen over de samenstelling van de lolly’s beantwoord.

4.7 Daarentegen kan niet worden aangenomen dat er een voldoende mate van gevaar voor verwarring is. In dat verband dient in de eerste plaats in aanmerking te worden genomen dat het hier gaat om de vraag of bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan tussen de beide displays en/of de herkomst daarvan en als zodanig niet om de vraag of verwarring tussen de lolly’s van OG en CD en/of de herkomst daarvan is te duchten. Het publiek waarbij verwarring zou kunnen ontstaan is in de eerste plaats het lolly-kopende publiek, bestaande uit zowel kinderen als volwassenen. Dat publiek koopt lolly’s en geen displays en zal in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in lolly’s en niet in (de vormgeving van) het display waarin die lolly’s zijn gestoken. Terecht heeft CD erop gewezen dat het publiek de display als zodanig in beginsel niet eens te zien krijgt. Als het display vol gestoken is met lolly’s -zoals de bedoeling is en doorgaans het geval zal zijn, omdat een leeg of halfvol display geen gezicht is en niet verkoopt- ontstaat een beeld van een zuil van dicht opeen gepakte gekleurde ronde bollen van lolly’s, waaronder (de vorm van) het display als zodanig nauwelijks waarneembaar is. Dat er aldus bij het lolly-kopende publiek een relevante verwarring omtrent (de herkomst van) het display zal ontstaan valt niet in te zien. Zoals gezegd: het gaat als zodanig hier niet om verwarring omtrent (de herkomst van) de lolly’s. De stelling dat CD de lolly’s van OG onrechtmatig slaafs nabootst, ligt als zodanig ook niet aan de vordering ten grondslag. Afgezien daarvan is zo’n verwarring als gevolg van het nagebootste display niet aannemelijk. Weliswaar bieden de displays van OG en CD indien volgestoken met lolly’s een zelfde beeld van een (halve) lolly-zuil. Tussen de partijen is echter niet in geschil dat in de winkel bovenop het display een ‘header’ staat waarop in een totaal verschillende vormgeving het merk van de aangeboden lolly’s staat, bij de lolly’s van OG ‘Origional Gourmet Lollipops’ en bij die van CD ‘Popit’. Die headers kunnen nauwelijks over het hoofd worden gezien.

4.8. Het andere deel van het publiek waarbij verwarring zou kunnen ontstaan wordt gevormd door de winkeliers die lolly’s verkopen. Zij zouden beide displays mogelijk kunnen verwarren, maar een relevant verwarringsgevaar is dat niet. Ook voor de winkeliers geldt in de eerste plaats dat zij niet een publiek vormen dat displays koopt, maar lolly’s verkoopt. Als de winkelier een contract sluit voor de verkoop van lolly’s met OG of CD krijgt hij een of meer displays geleverd. Van wie hij dat display geleverd krijgt, zal wel duidelijk zijn, ook vanwege de header die erbij wordt geleverd. Afgezien daarvan staan op het afdekplaatje dat op de bovenzijde van het display van CD wordt aangebracht (met een sleuf waarin de header wordt geklemd) duidelijk de letters ‘Candy Dudes’ aangebracht. Voor de winkelier is het display daaraan, evenals aan de blauwe kleur, als afkomstig van CD te herkennen. Het zou zich een keer kunnen voordoen dat een winkelier bij vergissing de lolly’s van OG in het display van CD steekt en omgekeerd, maar ook dan is nog niet zonder meer in te zien dat OG op een relevante manier wordt getroffen in een belang dat wordt beschermd door de mogelijkheid om tegen slaafse nabootsing van het display op te treden. Concluderend: ook in dit opzicht kan niet worden aangenomen dat er een voldoende mate van gevaar voor verwarring is.

Vzr Rechtbank Midden-Nederland 24 december 2014, IEF 14568; ECLI:NL:RBMNE:2014:6961 (Bakker tegen Mollen c.s.)

Onderscheidend product

5.9. Een vergelijking van de grijpers in rechtsoverwegingen 5.7 en 5.8 met de RBOX laat zien dat bijna alle elementen van de RBOX die Bakker onderscheidend noemt in het uiterlijk van de RBOX en die dus de totaalindruk van de RBOX bepalen, niet terug te vinden zijn in de grijpers van de andere aanbieders. De zijplaten, de borgsleutel, de oren, het brugstuk en de armen zijn anders vormgegeven en/of anders gepositioneerd. Een uitzondering vormen de vorm en de positie van de hijshaken (zie productie 6e van Mollen c.s.) en de positie van het merk in het brugstuk (zie productie 6a van Mollen c.s.). De wijze van aanbrengen van het merk (uitgesneden) komt echter niet terug bij de andere grijpers. Productie 7c van Mollen c.s. is niet relevant, aangezien dit geen soortgelijke producten (openschalengrijpers) betreft.

Onnodige nabootsing

5.11. Uit de door Bakker overgelegde foto’s van de RBOX en Y-Grab 1 (productie 3, 4 en 10, deels afgebeeld onder 2.7) volgt dat de hierboven genoemde kenmerkende elementen van de RBOX allemaal zijn overgenomen bij de Y-Grab 1. De zijplaten van de schaal (vier platen met accenten), de borgsleutel op het brugstuk (met onbeschilderde moeren), de oren (hoekig), het brugstuk (hoekig), de armen (vrij recht tot net boven de snijplaat van de schaal) en de wijze van aanbrengen van het logo (ingesneden in het brugstuk) zijn (vrijwel) identiek. In tegenstelling tot hetgeen Mollen c.s. heeft gesteld, zijn deze gelijkenissen niet noodzakelijk om aan de functionaliteit van de grijpers en de aan de grijpers gestelde wettelijke vereisten te voldoen. De producten van de andere op de markt aanwezige openschalengrijpers hebben terzake de vorenbedoelde elementen immers andere (vorm)keuzes gemaakt (zie 5.9). Verder heeft Mollen c.s. haar stelling dat bij de afnemers van de grijpers een behoefte aan standaardisatie bestaat, niet onderbouwd. Gelet op de betwisting van die stelling door Bakker is in dit kort geding daarom niet aannemelijk geworden dat van een dergelijke behoefte sprake is. Aangenomen wordt derhalve dat bij het ontwerp van de Y-Grab 1 een andere weg ingeslagen had kunnen worden zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen.

Verwarringsgevaar

5.13. Zoals hiervoor is overwogen zijn de kenmerkende elementen van de RBOX overgenomen bij de Y-Grab 1. Mollen c.s. heeft aan de hand van de door haar als productie 4 overgelegde producties betoogd dat de grijpers op andere punten van elkaar verschillen: de kleuren van de grijpers zijn anders (zwart versus grijs), de grijpers hebben andere registratieplaten, de RBOX heeft aan weerskanten van de cilinderhouder een inkeping en de Y-Grab 1 niet, de kleuren van de cilinders verschillen (zwart versus geel), de cilinder van de RBOX is gesloten en de cilinder van de Y-Grab 1 open, de cilinder van de Y-Grab 1 bevat anders dan de cilinder van de RBOX een extra druk regulerende buis, de RBOX is gegoten en de Y-Grab 1 gelast, de meeneempen van de Y-Grab 1 zit op een andere plek dan die van de RBOX, de RBOX heeft interne peertjes en de Y-Grab 1 externe peertjes en de Y-Grab 1 heeft andere maatvoeringen dan de RBOX. Voorts is de Y-Grab 1 in de optiek van Mollen c.s. kwalitatief beter dan de RBOX. Deze verschillen, wat daarvan ook zij, doen echter niet af aan de totaalindruk van de grijpers, die vanwege de overgenomen kenmerkende elementen voor beide grijpers hetzelfde is. Met Bakker is de voorzieningenrechter dan ook voorshands van oordeel dat (zelfs) de professionele wederverkoper of eindgebruiker bij de aanschaf van een openschalengrijper vanwege de nodeloze gelijkenissen tussen de Y-Grab 1 en de RBOX zal kunnen denken dat de Y-Grab 1 een alternatieve uitvoeringsvorm van de RBOX is. De indruk dat het gaat om een alternatieve uitvoeringsvorm van de RBOX, wordt voorts niet weggenomen door het afwijkende logo dat op de Y-Grab 1 is aangebracht, nog daargelaten dat de enkele aanwezigheid van een ander logo of merk op een product nog niet betekent dat geen sprake meer zou kunnen zijn van verwarringsgevaar waartegen op grond van de leer van slaafse nabootsing kan worden opgetreden. Gelet op de grootte, vormgeving, plaats en de keuze voor een letter van het alfabet doet het logo in het onderhavige geval niet af aan de totaalindruk dat de Y-Grab 1 een alternatieve uitvoeringsvorm is van de RBOX. Het enkel aanbrengen van het logo van Y Sales neemt het gevaar voor verwarring dus niet weg.

Rechtbank Amsterdam 24 december 2014, IEF 14511 (Capri Sun tegen Riha Wesergold)
Uitspraak ingezonden door Gino van Roeyen en Monique Hennekens, BANNING. Vormmerk. Slaafse nabootsing. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. Volgens de rechtbank Den Haag [IEF 13734] is het vormmerk technisch bepaald en dus nietig verklaard. Deze rechtbank volgt: alle wezenlijke elementen van het sta-zakje zijn technisch bepaald, zodat het vormmerk nietig is ex 2.1 lid 1 BVIE. Beroep op slaafse nabootsing faalt eveneens. De opdruk van het zakje van Riha bevat immers zeer prominent haar (van Capri Sun afwijkende) merknaam.

Het reflecterende uiterlijk, de rechthoekige vorm in een (specifieke) hoogte/breedteverhouding, de lasnaden, de bolling van het Sta-zakje aan de onderkant (‘het buikje’) en het taps toelopen van het zakje zijn technisch bepaalde vormelementen.

4.10. De rechtbank overweegt dat van bescherming als vormmerk is uitgesloten een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Achtergrond van deze beperking is dat de bescherming van het merkenrecht niet wordt ingezet ter bescherming van vormen die beschermd kunnen worden door andere, in tijd beperkte, intellectuele eigendomsrechten. Voorkomen dient te worden dat een merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar. Deze uitsluitingsgrond dient aldus te worden uitgelegd dat een teken dat enkel bestaat uit de vorm van een waar (of bij vormloze waren zoals vloeistoffen: de verpakking van die waar), op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele (in de zin van merkenrechtelijke, onderscheidende) kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Dat er mogelijk nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, staat niet in de weg aan toepassing van de uitsluitingsgrond. Dit kan wel een aanwijzing zijn dat dat de gekozen vorm niet aan een technische uitkomst is toe te schrijven, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde vorm van een verpakking wel enige (technische) functie vervult, maar dat de vorm tevens is ingegeven uit design-overwegingen. Een teken kan naast technische onderscheidende elementen, ook niet technische onderscheidende elementen bevatten. In dat geval is de techniek-uitzondering niet van toepassing. Ook wanneer de technische aspecten van de vorm niet wezenlijk zijn (geen onderscheidend element van de vorm zijn), vindt de uitzonderingsgrond geen toepassing. Het feit dat de vorm zelf het resultaat is van een technisch procedé (zoals bijvoorbeeld de door Riha genoemde verpakkingsmachine), maakt niet dat de vorm reeds daarom onder deze uitzonderingsbepaling valt. Al met al is dus voor toepassing van de uitzonderingsregel noodzakelijk dat alle wezenlijke (in de zin van onderscheidende) kenmerken van het Sta-zakje functioneel bepaald zijn. Het is aan Riha om aan te tonen dat de onderscheidende kenmerken van het Sta-zakje uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven.

4.14 Conclusie van het voorgaande is dat voor elk (in de merkinschrijving zichtbaar) vormelement een technische functie kan worden vastgesteld. Niet gebleken is dat het Sta-zakje een belangrijk niet-functioneel kenmerk bevat. Daarmee staat vast dat de – voor de totale indruk wezenlijke – kenmerken van het Sta-zakje een technische functie hebben. Dat er talloze variaties op de sta-zakjes bestaan, maakt dat niet anders. De geregistreerde vorm van het Sta-zakje is noodzakelijk voor het bereiken van een technische uitkomst en kan krachtens 2.1 lid 2 BVIE niet als merk worden beschouwd. Riha kan op grond van artikel 2.18 lid 1 sub a BVIE met succes de nietigheid van het inschreven teken inroepen. De vordering van Riha in reconventie slaagt in zoverre.

Op anders blogs:
Hoogenraad & Haak

Conclusie AG HR 5 december 2014, IEF 14447 (Ajax tegen Lezer)
Conclusie ingezonden door Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Procureur-Generaal concludeert tot vernietiging en verwijzing. Inleiding: Profvoetbalclub Ajax probeert in deze procedure een einde te maken aan de verkoop van bepaalde vesten door Lezer, een handelaar in merchandising bij de Amsterdam ArenA, het voetbalstadion van Ajax. Volgens Ajax is sprake van merkinbreuk, subsidiair onrechtmatig handelen door Lezer. Lezer stelt dat hij - naast de officiële Ajax-merchandising - 'Amsterdamsouvenirs' verkoop en dat vesten uit de laatste categorie niet door Ajax kunnen worden tegengehouden.

De Amsterdam rechtbank verklaart de twee door Ajax in geroepen rood-witte Benelux beeldmerken nietig, omdat deze niet door de strikte kleurmerkentest zouden komen en komt niet tot een merkinbreuk, maar oordeelt wel dat Lezer onrechtmatig handelt tegenover Ajax. Het Amsterdamse hof [IEF 13159] oordeelt dat de beeldmerken wel geldig zijn, omdat het geen abstracte kleur(combinatie)merken betreft, maar gaat om beeldmerken met de kleuren rood en wit aangebracht in een concrete grafische voorstelling. Merkinbreuk wordt door het hof afgewezen, nu het hof een geringe beschermingsomvang aan deze beeldmerken toekent en "onvoldoende gelijkenis" ziet om tot "relevante overeenstemming" te kunnen concluderen. Ook acht het hof geen sprake van onrechtmatig handelen van Lezer ten opzichte van Ajax. Procureur-Generaal concludeert tot vernietiging en verwijzing.

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 oktober 2014, IEF 14307; ECLI:NL:RBDHA:2014:13292(Koelstra c.s. tegen Van Asten c.s.)
Auteursrecht. Merkenrecht. Onthoudingsverklaring. Misleidende reclame. Keywords. Koelstra is een onderneming die o.a. buggy’s (waaronder de ‘Limbo’) produceert en verkoopt. Van Asten exploiteert een winkel die babyartikelen verkoopt. Koelstra constateert een Techno Limbo buggy, waarop de Koelstra merken zijn aangebracht, wordt aangeboden via winkel en webshop. De voorzieningenrechter beveelt de misleidende mededelingen te staken, gebiedt tot rectificatie. De nog bestaande voorraad Techno buggy´s moet worden vernietigd op grond van de onthoudingsverklaring. Het woordmerk Koelstra als keyword, anders dan in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, vormt geen merkinbreuk.

4. De beoordeling
A. De Techno
4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat het aanbieden en verhandelen van de Techno een inbreuk vormde op de Koelstra merken en op de auteursrechten van Koelstra. De voorzieningenrechter neem dat dan ook tot uitgangspunt. Ook is niet in geschil dat zowel Van Asten als Babysupershop de Techno hebben verhandeld. Uit de in 2.14. weergegeven onthoudingsverklaring volgt dat zij op 20 juni 2014 al hadden toegezegd, op verbeurte van een contractuele boete, dat zij die inbreuk gestaakt zouden houden. Gesteld noch gebleken is dat zij zich niet aan die toezegging hebben gehouden. Koelstra c.s. heeft in dit kort geding ook niet duidelijk gemaakt welk (spoedeisend) belang zij nog heeft bij het gevorderde inbreukverbod, naast de verkregen onthoudingsverklaring. Gelet daarop vormt de inbreuk die met de Techno is gemaakt onvoldoende grond voor toewijzing van het door Koelstra c.s. gevorderde inbreukverbod jegens Van Asten en Babysupershop.

4.5. In de onthoudingsverklaring is ook toegezegd dat Van Asten en Babysupershop opgave zouden doen van hun leverancier, inkoop- en verkoopgegevens en winstgegevens. Blijkens de door Van Asten c.s. als productie 21 overgelegde correspondentie zijn Van Asten en Babysupershop die toezegging nagekomen. Koelstra c.s. heeft in dit kort geding ook niet duidelijk gemaakt welk spoedeisend belang zij op dit moment nog heeft bij het door haar gevorderde bevel tot opgave. Die vordering zal derhalve worden afgewezen.

4.6. Tijdens de zitting bleek dat de overeengekomen afgifte ter vernietiging van de beslagen en voorradige Techno buggy’s nog niet heeft plaatsgevonden. Koelstra c.s. heeft derhalve nog wel spoedeisend belang bij haar vordering tot (afgifte ter) vernietiging. Vast staat dat deze buggy’s inbreuk maken op de auteursrechten van Koelstra en de merkrechten van Tonqa en Simki. Op grond van zowel de onthoudingsverklaring van Van Asten c.s., als op grond van artikel 28 Auteurswet en/of de artikelen 14 en 102 GMVo jo. 2.22 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) heeft Koelstra c.s. recht op (afgifte ter) vernietiging van de Techno buggy’s. Dat geldt niet alleen voor de Techno buggy’s die Van Asten thans in voorraad heeft, maar ook voor de hieronder te bespreken te retourneren buggy’s. De vordering tot vernietiging zal dan ook worden toegewezen, zoals in het dictum bepaald.

4.10. Met de hiervoor besproken rectificatie wordt in wezen deels voldaan aan de vordering tot het gelasten van een recall. Ter zitting heeft Koelstra c.s. erkend dat een volledige recall van de Techno buggy’s ondoenlijk is voor Van Asten en Babysupershop, omdat een groot deel van de Techno buggy’s over de toonbank is verkocht zodat de kopers niet bekend zijn. Gelet daarop en op de toewijzing van de rectificatie, is er naast de rectificatie onvoldoende grond voor toewijzing van een afzonderlijke recall.

B. De reclames van Van Asten c.s.

De gestelde misleidende reclames
4.14. Koelstra c.s. heeft onbetwist gesteld dat Van Asten c.s. dit type buggy van Koelstra, dat onderdeel uitmaakt van de nieuwste collectie, nimmer in haar assortiment heeft gehad, zodat zij deze evenmin in voorraad kan hebben gehad. Met de aanbieding van dit type buggy, voorzien van een afbeelding ervan en de tekst “beschikbaarheid: niet in voorraad”, wordt voorshands oordelend evenwel de suggestie gewekt dat Van Asten c.s. deze buggy wel in voorraad heeft gehad, dan wel dat deze buggy gekocht kan worden en geleverd kan worden zodra zij weer op voorraad is. Dit geldt temeer voor de advertentie op www.beslist.nl. Met Koelstra c.s. is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat deze uitingen om die reden misleidend zijn en derhalve in strijd zijn met artikel 6:194 sub c BW. Het argument van Van Asten c.s., dat zij wel een ouder model van de Simba Twin buggy in haar assortiment heeft gevoerd, doet aan het voorgaande niet af.

4.16. Met deze advertentie wordt naar voorlopig oordeel de suggestie gewekt dat buggyshop.eu het gehele assortiment aan Koelstra buggy’s aanbiedt, dat deze alle in voorraad en direct leverbaar zijn met bovendien een laagste prijsgarantie. Nu Van Asten c.s. heeft erkend dat zij thans geen enkele buggy van Koelstra in voorraad heeft, is deze advertentie voorshands oordelend misleidend op grond van artikel 6:194 sub c BW. Het element van de laagste prijsgarantie is op grond van artikel 6:194 sub d eveneens misleidend omdat het in samenhang met het voorgaande geen betrekking kan hebben op enig product van Koelstra.

4.20. De Koelstra buggy’s die voorkomen in de misleidende reclames worden op de markt gebracht door Koelstra. Daardoor zijn deze misleidende reclames onrechtmatig jegens Koelstra. Koelstra c.s. hebben niet gesteld dat en waarom deze reclames tevens onrechtmatig zijn jegens Tonqa en Simki. Dit is ook niet voorshands aannemelijk, omdat deze vennootschappen slechts houdstermaatschappijen zijn. Jegens hen is het gevorderde verbod om misleidende reclame te maken derhalve niet toewijsbaar.

Merkgebruik in reclame

4.25. De wijze waarop Babysupershop gebruik maakt van keyword advertising tast de herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk Koelstra niet aan. De gemiddelde internetgebruiker die na het intoetsen van het woordmerk Koelstra in een zoekmachine, een advertentie van Babysupershop bij de advertenties aantreft en daarop klikt, komt op een website waarop duidelijk is vermeld van welke producenten de daarop aangeboden producten afkomstig zijn. Alleen bij de producten die daadwerkelijk van Koelstra afkomstig zijn is dat vermeld, bij andere producten zijn andere merknamen vermeld. Daarmee weet de internetconsument onmiddellijk dat het hier niet gaat om de website van Koelstra of een onderneming waarmee zij een economische band heeft. Dat geldt ook als er geen Koelstra producten op die websites te koop worden aangeboden. Alle andere producten vermelden immers andere merken. De herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk Koelstra is daarom niet in het geding.

4.27. Van een aantasting van de investeringsfunctie is slechts sprake als het gebruik door Koelstra c.s. van het woordmerk ter verwerving of behoud van een reputatie, aanzienlijk wordt verstoord door het keyword adverteren van Babysupershop. Dat daarvan sprake zou zijn, is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt door Koelstra c.s. Koelstra c.s. hebben daarover concreet gesteld dat de verkoop van haar buggy’s in de afgelopen maanden sterk is teruggelopen en dat haar handelsrelatie met Prénatal is verstoord. Dat die gestelde gebeurtenissen het gevolg zijn van het keyword adverteren door Babysupershop, is echter geenszins aannemelijk gemaakt door Koelstra c.s. Het gebruik van keywords met het woordmerk Koelstra door Babysupershop is in zijn algemeenheid derhalve geen inbreuk op de merkrechten van Koelstra c.s. op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo.

4.29. Een en ander leidt tot de conclusie dat het gebruik van het woordmerk Koelstra als keyword, anders dan in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, geen merkinbreuk vormt. Nu Van Asten c.s. al hebben verklaard de Techno buggy niet meer aan te zullen bieden, heeft Koelstra c.s. geen spoedeisend belang meer bij een verbod op gebruik van het woordmerk Koelstra als keyword in combinatie met het aanbieden van de Techno buggy, zodat de vordering tot het staken van merkinbreuk door keyword advertising in zijn geheel zal worden afgewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Babysupershop binnen 2 (twee) werkdagen na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens Koelstra, bestaande uit het doen van misleidende mededelingen in internetadvertenties op de wijze als beschreven in 4.12 en 4.15, te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt Van Asten en Babysupershop tot het geven van opdracht tot het plaatsen van een rectificatie in de eerst mogelijke editie van het maandblad Ouders Van Nu en het maandblad Wij Jonge Ouders binnen 30 (dertig) dagen na betekening van dit vonnis, met daarin de navolgende tekst in een duidelijk leesbaar lettertype: (...)

5.3. beveelt Van Asten en Babysupershop binnen 90 (negentig) dagen na betekening van dit vonnis de bij hen bestaande voorraad Techno’s alsmede de naar aanleiding van de in 5.2 bevolen publicatie geretourneerde exemplaren, ter keuze van Koelstra hetzij op eigen kosten en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Koelstra te doen vernietigen, hetzij deze aan Koelstra c.s. af te geven ter vernietiging op een door Koelstra c.s. nader te bepalen plaats en tijdstip;

5.4. veroordeelt Van Asten en Babysupershop om aan Koelstra c.s. een dwangsom te betalen van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de betreffende gedaagde in gebreke blijft om tijdig en volledig te voldoen aan (één of meerdere van) de in 5.1 tot en met 5.3 bedoelde bevelen, tot een maximum van € 100.000,- voor iedere gedaagde is bereikt;

5.5. compenseert de proceskosten;

5.6. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv, voor zover het de in 5.2 en 5.3 gegeven voorzieningen betreft, op 6 (zes) maanden na dagtekening van dit vonnis;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak (pdf/html)