Dossiers

Technical Board of Appeal of the EPO has decided to revoke the so-called "Frozen sperm/XY" patent after hearing all parties in public oral proceedings in an appeal procedure.

Een bijdragen van Cees Mulder, Maastricht University.
Octrooirecht: de uitspraak van de Kamer van Beroep heeft terugwerkende kracht (Art. 68 EOV).

Op 3 mei 2012 heeft de Technische Kamer van Beroep (Technical Board of Appeal) Europees octrooi EP-B 1,257,168 genaamd ‘Method of cryopreserving selected sperm cells’ van de Amerikaanse firma XY (USA) herroepen (revoked); het Europees Octrooibureau had op 2 februari 2005 octrooi verleend op de zogenoemde “Frozen sperm/XY” uitvinding waarvoor 22 november 2000 een Europese octrooiaanvrage was ingediend.

Na verlening van het Europees octrooi was oppositie ingesteld o.a. door Greenpeace en Monsanto. Tijdens de mondeling behandeling (Oral Proceedings) op 30 januari 2008 kondigde de Oppositieafdeling (Opposition Division) aan het Europees octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden.

Tegen deze beslissing is door alle partijen beroep aangetekend (Monsanto en Greanpeace hebben naderhand hun bezwaren teruggetrokken). Hierna heeft een Technische Kamer van Beroep (Technical Board of Appeal) de zaak bekeken. Op 24 november 2011 heeft de Kamer van Beroep de zaak mondeling behandeld; op 03 mei 2012 is de mondeling behandeling voortgezet waarbij de Kamer heeft besloten het Europees octrooi te herroepen (red. deze documenten zijn d.d. niet in te zien via elektronisch inzage). Het nummer van de beslissing van de Kamer van Beroep is T-1199/08.

Na indiening van een Europese octrooiaanvrage verricht een afdeling voor het nieuwheidsonderzoek (Search Division) een literatuuronderzoek (Art. 92 EOV). Daarna wordt de aanvrage onderzocht door de Onderzoeksafdeling (Examining Division). Die besluit na eventuele amendering door de aanvrager om een Europees octrooi te verlenen (Art. 94 en 97 EOV). Binnen 9 maanden na verlening kan een ieder oppositie instellen (Art. 99 EOV) waarna een oppositieafdeling (Opposition Division) het verleende octrooi opnieuw bekijkt en daarbij de bezwaren van de opposant onderzoekt. Indien de oppositieafdeling van oordeel is dat ten minste één van de gronden voor oppositie zich verzet tegen het in stand blijven van het Europees octrooi, herroept zij het octrooi; anders wijst zij de oppositie af (Art. 101(2) EOV). Vaak worden tijdens de oppositieprocedure wijzigingen door de octrooihouder van aangebracht (Art. 123 EOV), waarna het Europees octrooi in ingeperkte vorm in stand wordt gehouden (Art. 101(3) EOV). Tegen deze beslissing door de oppositieafdeling kan door partijen betrokken bij de procedure beroep worden ingesteld, mits die partij door die beslissing in het ongelijk is gesteld. De andere partijen bij die procedure zijn (alleen) van rechtswege partij bij de beroepsprocedure. De leden van de Kamers van Beroep mogen geen lid zijn van de aanvraagafdeling, de onderzoekafdelingen, de oppositieafdelingen of de juridische afdeling (Art. 23(2) EOV) en zijn bij hun beslissingen aan geen enkele aanwijzing gebonden en dienen uitsluitend de bepalingen van het Europees Octrooiverdrag (EOV) in acht te nemen (Art. 23(3) EOV).

Verder is het nog belangrijk vast te stellen dat de uitspraak van de Kamer van Beroep terugwerkende kracht heeft (Art. 68 EOV), dat wil zeggen dat bij herroeping van het Europees octrooi vanaf de indieningsdatum geacht wordt nooit te hebben bestaan.

In principe is het mogelijk nog een verzoek to herziening (Petition for Review; Art. 112a EOV) in te dienen bij de Grote Kamer van Beroep (Enlarged Board of Appeal), maar de rechtsgronden die hierbij kunnen worden ingeroepen zijn dermate beperkt dat een dergelijk verzoek slechts een uitermate geringe kans op succes biedt.

Alle documenten in deze procedure treft u hier.
European Patent Convention: hier.

L. Brouwer & M.R.A. Poulie, ‘Het portretrecht op de stem van een onbekende stemacteur’, IEF 11269.

Een bijdrage van Marieke Poulie en Lisanne Brouwer, Hogan Lovells.

Waarom is het doorgetrokken (stem)portret zoals aangenomen in de zaak (onbekende) rechtenstudente tegen GeenStijl niet ook in de zaak Beck tegen TomTom aangenomen?

Het belangrijkste argument hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat in de zaak van de rechtenstudente tegen GeenStijl tevens andere omstandigheden een rol speelden. Ondanks het op het gezicht van (onbekende) eiseres aangebrachte balkje, bleef haar stem en haar lichaamshouding gewoon herkenbaar. In de zaak TomTom ging het alleen om een stemopname van een onbekende stemacteur en achtte de rechtbank hem waarschijnlijk niet genoeg herkenbaar.

Uit voorgaande jurisprudentie blijkt dat het portretrecht in beginsel alleen ziet op een afbeelding van een persoon waaruit de identiteit van die persoon kan blijken. Naar ons idee kan deze materie best doorgetrokken worden naar de stem van een persoon. Blijkt uit de stem van een persoon eveneens zijn identiteit, of deze nou bekend of onbekend is, dan zou er sprake moeten kunnen zijn van een bepaalde mate van portretrechtelijke bescherming. Nu bij een slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn van het gelaat ook van een portret kan worden gesproken, omdat de betrokkene door een typerende lichaamshouding herkend kan worden, is er veel voor te zeggen dat iemand ook kan worden herkend door de hoogpersoonlijke kenmerken van zijn of haar stem. Hierdoor zou er wel sprake moeten kunnen zijn van portretrecht op een stemopname. De vraag of – en in welke mate – dit portretrecht vervolgens ook portretrechtelijke bescherming geniet is een volgende stap. Bij die beoordeling speelt wel degelijk een rol of er sprake is van een redelijk ofwel een commercieel belang en dus of de persoon in kwestie bekend of onbekend is.

Klik, voor het volledige artikel, op de citeerwijze, dit is slechts een selectie.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 september 2009, LJN BK1859, IEF 8217 (Rechtenstudente/GS Media).
Rechtbank Amsterdam 18 januari 2012, HA ZA 11-1621, IEF 10800 (Beck tegen TomTom).

Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba e.a. 30 september 2011, LJN BW4835 (Diageo Brands tegen Sririam c.s.)
Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats St. Maarten, 9 februari 2010, AR 258_2008 (Diageo Brands c.s. tegen Sriram c.s.)

Uitspraken mede ingezonden door Marius Römer, Römer & partners.

Rechtspraak.nl: Betreft geschil over parallelhandel. Betreft afweging van belang van het ongemoeid laten van identificatiecodes tegen het belang van geïntimeerde bij een vrije parallelhandel met gedecodeerde flessen. Hof oordeelt dat belang van appellant gering is en bevestigt vonnis waarvan beroep.

In citaten:

4.8 Het Hof wijst erop dat de in artikel 23 lid 8 Mlv verankerde uitputtingsregel niet ge-frustreerd kan worden door aanbrenging van coderingen op producten, in die zin dat reeds de wijziging van het product als gevolg van verwijdering, afplakking of het anders-zins onleesbaar maken van die coderingen en/of ompakking als merkinbreuk moet wor-den aangemerkt (vgl. GHvJNAA 28 oktober 2005, AR 131/03 – H 84/05, Dior vs. Prakash, rov. 2.6).

4.9 Wat betreft de fysieke veranderingen die de flessen en hun verpakking hebben onder-gaan door het verwijderen van de codes, welke veranderingen Diageo heeft aangetoond met de overlegde processen-verbaal en afbeeldingen en met de ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep getoonde producten, is het Hof met het GEA van oordeel dat deze zeer gering zijn en geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken van Diageo, ook niet indien wordt uitgegaan, zoals het Hof in navolging van par-tijen zal doen, van een luxe imago van die merken. De uiterlijke veranderingen van de flessen zijn niet zodanig dat daardoor verwarring bij de consument kan ontstaan omtrent de herkomst daarvan.

4.10 Anders dan het GEA acht het Hof aannemelijk geworden dat de codes (mede) zijn aangebracht om een “recall” te vergemakkelijken en om “counterfeit” te kunnen herken-nen en opsporen. Dat zijn, in tegenstelling tot de bestrijding van parallelhandel, legitieme belangen, evenals de daarmee samenhangende wens van Diageo haar productaansprake-lijkheid te beperken. De stelling van Diageo dat de codes tevens zijn aangebracht om te voldoen aan het wettelijke voorschrift van artikel 5 lid 1 sub i jo. 22 lid 1 van het Lands-besluit etikettering van levensmiddelen acht het Hof in zoverre ongegrond, dat gesteld noch gebleken is dat Diageo zich wat betreft Sint Maarten bezighoudt met “verhande-ling” van de flessen als bedoeld in het Landsbesluit, zodat niet kan worden aangenomen dat het betreffende voorschrift Diageo enige verplichting oplegt. Voorts kan de strekking van deze bepalingen uit het landsbesluit niet zijn om Diageo of derden een wapen te ver-schaffen tegen parallelimport, nu een hogere regeling (artikel 23 lid 8 Mlv) juist ervan uitgaat dat deze het algemeen belang dient.

4.11 De omstandigheid dat aangenomen wordt dat de codes door Diageo (mede) zijn aangebracht ter verwezenlijking van legitieme doeleinden brengt nog niet met zich, zoals Diageo met verwijzing naar HvJ EG 11 november 1997, NJ 1999, 216, Loendersloot vs. Ballantine heeft bepleit, dat Diageo zich tegen het verhandelen van flessen zon-der code kan verzetten. Gelet op de sterke afhankelijkheid van Sint Maarten van import en toerisme en gelet op het belang dat ook volgens de wetsgeschiedenis bij de Mlv moet worden gehecht aan vrije parallelhandel, is het Hof met het GEA van oordeel dat op dit punt concordantie van rechtspraak moet wijken voor het door de wetgever voor Sint Maarten beoogde systeem van vrije parallelimport, met de daarmee gepaard gaande (ver-onderstelde) gunstige effecten op prijzen en economie. Het Hof verwijst in dit verband naar het vergelijkbaar oordeel in zijn vonnissen van 25 augustus 2000, TAR-Justicia 2002, nr. 2, p. 138, Leela & Sons vs. Caribbean Duty Free Cigar Distributers en van 17 april 2007, TAR-Justicia 2007, nr. 4, p. 258, Bacardi vs. King Hong.

 

Vzr. Rechtbank Amsterdam 1 mei 2012, KG ZA 12-344 HJ/LO (Premium Solutions B.V. tegen Buurt & Co c.s..)

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap.

In't kort: Het plaatsen van (meta)tags, bestaande uit het merk van eiser, om te deeplinken naar een uitspraak en daarmee de zoekresultaten trachten te beïnvloeden, is onrechtmatig. De aldaar gelinkte uitspraak gaat niet over het genoemde merk van eiser, maar om een ander product van eisers. Hiermee wordt zij ten onrechte in diskrediet gebracht.

Uitgebreid: Buurt & Co heeft een format ontwikkeld dat zij exploiteert onder de naam BuurtKadoos, met als slogan "Welkom in de Buurt". Volgend uit een eerder vonnis (IEF 10009) dienden MiecMarketing en Premium Solutions inbreuk op de auteursrechten van dit format te staken. Premium Solutions heeft een nieuw marketingconcept ontwikkeld, de MIEC WALLET. Dit is als beeldmerk geregistreerd.

Buurt & Co heeft dit vonnis op haar site buurtkadoos.nl gehyperlinkt onder de tekst "Lees hier de uitspraak van Buurt & Co B.V. tegen MIEC Marketing" en "MIEC Wallet". Bij het intypen van de woorden "MIEC Wallet" in Google is deze site de zesde treffer in het zoekresultaat. Premium vordert nu staken en gestaakt houden van inbreuk op beeldmerk. Niet in geschil is dat Buurt & Co op enige manier gebruik heeft gemaakt van deze woorden door ze te vermelden in de broncode waarmee een zoekresultaat wordt gecreëerd dat verwijst naar het vonnis. Buurt & Co heeft erkend dat zij op enige manier de zoekmachines heeft getracht te beïnvloeden door die woorden in de broncode van haar website op te nemen. Direct na sommatie is het gebruik gestaakt. Van merkgebruik is geen sprake, omdat Premium Solutions zich niet op basis van haar beeldmerk zich kan verzetten tegen gebruik van enkele onderdelen (woorden) daaruit.

Onrechtmatig handelen Echter, er is door het toevoegen van de (meta)tag voor de woorden 'miec+wallet' onrechtmatig gehandeld: hierdoor wordt een zoekresultaat verkregen dat verwijst naar het vonnis van 27 juli 2011, waarin dezelfde partij (concurrent) is veroordeeld wegens merkinbreuk, maar in verband met een ander product of concept dan de Miec Wallet, heeft Buurt & Co onrechtmatig gehandeld. Daarmee wordt het publiek immers misleid en wordt Premium Solutions (ten onrechte) in diskrediet gebracht.

Proceskosten Premium Solutions had een onvoorwaardelijke toezegging kunnen lezen in de conclusie van antwoord, dan had zij ook haar vorderingen in deze procedure kunnen intrekken. Nu zij dat niet heeft gedaan is de voorzieningenrechter van oordeel dat de wederpartij nodeloos kosten heeft gemaakt voor het voeren van verweer in kort kort geding en wordt Premium Solutions (eiser) veroordeeld in de proceskosten.

4.10. Vervolgens dient te worden beoordeeld of het gebruik van de woorden 'miec' en 'wallet' op de website van www.buurtkadoos.nl als onrechtmatig moet worden aangemerkt, zoals Premium Solutions subsidiair aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd. Daarbij wordt het volgende overwogen. In beginsel staat het een partij vrij een rechterlijk vonnis, dat in het openbaar is uitgesproken, op haar website te publiceren, ook als in dat vonnis een concurrerende onderneming is veroordeeld. In het vonnis van 27 juli 2011 is Premium Solutions veroordeeld in verband met het gebruik van de WIOB-doos. Het Miec wallet-concept was geen onderwerp van het geschil. Door aan haar website een (meta)tag toe te voegen voor de woorden 'mied+wallet', dan wel op andere wijze de zoekresultaten in de zoekmachines trachten te beïnvloeden door die woorden op enige wijze in haar broncode te vermelden, waardoor bij het intypen van die woorden een zoekresultaat wordt verkregen dat verwijst naar het vonnis van 27 juli 2011, waarin dezelfde partij (concurrent) is veroordeeld wegens merkinbreuk, maar in verband met een ander product of concept dan de Miec Wallet, heeft Buurt & Co onrechtmatig gehandeld. Daarmee wordt het publiek immers misleid en wordt Premium Solutions (ten onrechte) in diskrediet gebracht. De voorzieningenrechter zal de vordering van Premium Solutions tot het staken van dit gebruik van de woorden 'miec' en 'wallet' dan ook toewijzen, voor zover daarmee wordt verwezen naar het vonnis van 27 juli 2011. Een verbod op ieder gebruik van deze woorden is te ruim en kan niet worden toegewezen. Ook een veroordeling met betrekking tot het cache geheugen in Google is niet aan de orde, nu onbetwist de tekst inmiddels niet meer in het cache geheugen te zien is.

4.13. De voorzieningenrechter is van oordeel dat zo al aannemelijk is dat met deze formulering is bedoeld tevens sommaties in een brief in een andere procedure te ondervangen, Premium Solutions in ieder geval in hetgeen in de conclusie van antwoord is vermeld een onvoorwaardelijke toezegging had kunnen lezen. Niet valt in te zien, zoals Premium Solutions stelt, dat in de woorden "zij hebben zich bereid verklaard" een verwijzing moet worden gelezen naar de eerdere toezegging, in die zin dat daarmee de voorwaarde van finale kwijting zonder dat deze is vermeld toch hierin zou moeten worden gelezen. Zij had dan ook haar vorderingen in deze procedure kunnen intrekken. Nu zij dat niet heeft gedaan is de voorzieningenrechter van oordeel dat de wederpartij nodeloos kosten heeft gemaakt voor het voeren van verweer in kort kort geding en wordt Premium Solutions (eiser) veroordeeld in de proceskosten.

Gerecht EU 3 mei 2012, zaak T-270/10 (Conceria Kara/OHMI - Dima (KARRA))

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het gemeenschapsmerk KARRA (leer, meubelen, linnengoed, kleding en beurzen) komt houdster van het gemeenschapswoordmerk en Italiaanse beeldmerk KARA (leer, kleding) tegen in de oppositieprocedure. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, de kamer van beroep wijst het beroep af. Het aangevoerde middel betreft: motiveringsgebrek en onjuiste uitlegging en toepassing van artik 8(1)(b) van de Vo 207/2009. Het Gerecht weigert de voorziening en veroordeelt Conceria Kara in de kosten.

Bijzondere citaten: Er is geen sprake van normaal gebruik door het verhandelen van lederen eindproducten tegenover registratie voor het ruwe materiaal, de huiden en vellen.

58 Il s’ensuit que la chambre de recours a établi, à juste titre, que le seul fait que les produits finis que les clients de la requérante fabriquent et vendent au public incorporent les cuirs et les peaux confectionnés par elle ne saurait signifier que la requérante ait fait un usage sérieux des marques antérieures par rapport à de tels produits.

Het Europees merkenrechtsysteem is een autonoom systeem:
85 La constatation précédente ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Rec. p. I‑4893, point 53). En effet, dans cet arrêt, la Cour, saisie d’une question préjudicielle, a explicité les conditions permettant de constater l’existence de la mauvaise foi de la demanderesse au moment du dépôt d’une demande de marque communautaire, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En revanche, elle ne s’est pas prononcée sur la question de savoir s’il appartenait à l’OHMI, dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de prendre en compte la mauvaise foi aux fins de constater l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

86 Par ailleurs, il y a lieu de rejeter comme dénuée de pertinence l’invocation par la requérante de la jurisprudence italienne à l’égard des actes qui, dans la juridiction nationale, constituent des actes déloyaux. En effet, bien que ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence des États membres [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, point 71], il ressort de la jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une jurisprudence nationale [arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 53 ; arrêts du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 37, et du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 30].

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - persbericht
Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: "licentiehouders van oudere rechten". Een persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren die gelijk is of overeenstemt met het merk is "geen licentiehouder van oudere rechten" in de zin van de genoemde Verordening rondom regels, toepassing en werking van .eu-domeinnamen.

Pie Optiek voert met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.

Conclusie AG: De woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.

Vraag: 1. Moet artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het ".eu"-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie1, aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden "licentiehouders van oudere rechten" kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een aan het merk identieke of gelijkluidende domeinnaam te registreren, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

Vraag 2. Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat er "een recht of gewettigd belang" bestaat, zelfs als de "licentiehouder van oudere rechten" de ".eu"-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de vereiste van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein2?

Op andere blogs:
IPKat (One in the eye from Pie? Or, when is a licence not a licence?)

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd tegen Comptroller-General of Patents)

Prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales)
Octrooirecht. Aanvullende Beschermings Certificaat.

In't kort: Geen ABC voor geneesmiddel met werkzame stof op basis van latere vergunning, wanneer basisoctrooibescherming zich niet uitstrekt tot eerdere vergunning in de zin van artikel 4 EG Vo 469/2009. Oftewel: slechts een ABC op basis van de eerste vergunning.

Conclusie AG:

(1) Under Article 3(d) of Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products, a supplementary protection certificate for a product which is protected by a basic patent in force may be granted only on the basis of the first authorisation which permits that product to be placed on the market as a medicinal product which is within the scope of protection conferred by the basic patent in the Member State for which the application is made. The fact that the same product has previously been authorised as a medicinal product for human use or a veterinary medicinal product in the Member State for which the application is made does not preclude the grant of a supplementary protection certificate based on a later authorisation to place that product on the market as a new medicinal product, provided the first-authorised medicinal product is not within the scope of protection conferred by the patent designated by the applicant as the basic patent.

(2) The first authorisation to place the product on the market in the European Union to which Article 13(1) of Regulation No 1768/92 refers must also be understood as the first authorisation to place a product on the market in the European Union as a medicinal product which is within the scope of protection conferred by the basic patent designated by the applicant.

(3)      The answers to the above questions are no different if:

–        in the Member State for which the application is made, a first authorisation has been granted to place a product on the market as veterinary medicinal product for a particular indication and a second authorisation has been granted to place that product on the market as a medicinal product for human use for a different indication;
–        there are two authorisations to place a product on the market as a medicinal product and the later authorisation required a full application under Article 4 of Council Directive 65/65/EEC of 26 January 1965 on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products;
–        the product covered by an earlier authorisation to place the medicinal product on the market is within the scope of protection of a patent which belongs to a different registered proprietor from the person who applied for a supplementary protection certificate on the basis of a later authorisation to place that product on the market as a new medicinal product and on the basis of a different patent.


Vraag:
Moet artikel 3, sub d, van verordening (EEG) nr. 1768/921 [nu verordening (EG) nr. 469/20092] (hierna: "ABC-verordening") aldus worden uitgelegd dat, wanneer voor een geneesmiddel met een bepaalde werkzame stof een vergunning voor het in de handel brengen (A) is verleend, geen aanvullend beschermingscertificaat (hierna: "ABC") kan worden verleend op basis van een latere vergunning voor het in de handel brengen (B) van een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, wanneer de door het basisoctrooi verleende bescherming zich niet uitstrekt tot het in de handel brengen van het product dat het voorwerp uitmaakt van de eerdere vergunning voor het in de handel brengen, in de zin van artikel 4?
Indien een ABC kan worden verleend, hebben de woorden "de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap" in artikel 13, lid 1, van de ABC-verordening dan steeds betrekking op een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat binnen de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming valt, in de zin van artikel 4?

Op andere blogs:
SPC Blog (Neurim and "first authorisation": the Advocate General speaks)

Link

De eerstvolgende rondetafelbijeenkomst van de Vereniging Farmacie en Recht heeft als onderwerp 'vervalste geneesmiddelen': producten die bewust als een authentiek en toegelaten geneesmiddel worden voorgesteld, maar dat niet zijn. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Universiteit Utrecht (UU). Vanuit het RIVM zal een bijdrage worden geleverd over het onderzoek naar vervalste geneesmiddelen.

Inschrijven email
Waar RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven (routebeschrijving)
Wanneer vrijdag 25 mei 2012, 09:30 - 13:00
Prijs Leden VFenR gratis, niet-leden: €35.
Inclusief lunch
Ordepunten geen aangevraagd
Bijlage-uitnodiging pdf

Programma (pdf)

09.00 uur Ontvangst
09.30 – 09.45 uur ALV Vereniging Farmacie en Recht
09.45 – 10.00 uur Opening door dagvoorzitter René van Ierschot (VFenR) voorzitter van de Vereniging voor Farmacie en Recht
10.00 – 10.30 uur Inleidende voordracht over het onderwerp vervalste geneesmiddelen
Waar hebben we het over? (definitie afbakening en misverstanden in definiëring). Welke rol speelt het internet? Hoe is de kwaliteit van vervalste geneesmiddelen? Aard en omvang? Welke middelen zijn populair? Welke trends zijn er? Wat wordt er aan gedaan?
Spreker: Dries de Kaste (RIVM)
Hoofd afdeling Kwaliteitscontrole, Farmacopee en Onderzoek van het Centrum voor de Kwaliteit van Chemisch-Farmaceutische producten
10.30 -11.00 uur Voordracht vanuit het perspectief van de bescherming van de volksgezondheid
Welke aanknopingspunten biedt de gezondheidswetgeving? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn daarin waarneembaar? Worden de bestaande mogelijkheden voldoende benut? Welke verbeteringen kunnen worden aangebracht? En wie is daarvoor aan zet?
Spreker: Annejet Meijler (IGZ)
Programmadirecteur Geneesmiddelen
11.00 – 11.30 uur Pauze met posterpresentaties
van de studenten Farmacie van de Universiteit Utrecht die het keuzevak Forensische Farmacie hebben gevolgd
11.30 – 12.00 uur Voordracht vanuit het perspectief van de vergunninghouder
Welke aanknopingspunten biedt het merken- en octrooirecht? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn daarin waarneembaar? Worden bestaande mogelijkheden voldoende benut? Welke verbeteringen kunnen worden aangebracht? En wie is daarvoor aan zet?
Spreker: Gregor Vos (Klos Morel Vos en Schaap)
partner bij het advocatenkantoor Klos Morel Vos en Schaap
12.00 – 12.30 uur Discussie en afronding
Ruimte voor het stellen van vragen en voor het met elkaar in debat gaan. Weet u het antwoord op deze vragen?
- Wat zijn vervalste geneesmiddelen, en hoe groot is het probleem?
- Komen deze producten in de reguliere handel?
- Wat is de juridische context van dit probleem?
- Wat is de medische context van dit probleem?
- Welke (juridische) maatregelen zijn en worden er genomen om het vervaardigen van vervalste geneesmiddelen tegen te gaan?
- Welke (juridische) maatregelen zijn en worden er genomen om de verkoop van vervalste geneesmiddelen tegen te gaan?
- Welke partijen zijn daarbij betrokken en hebben daarbij een verantwoordelijkheid?
De dagvoorzitter sluit af met conclusies
Vanaf 12.30 uur Lunch met posterpresentaties van de studenten Farmacie van de Universiteit Utrecht die het keuzevak Forensische Farmacie hebben gevolgd

Hof 's-Gravenhage 1 mei 2012, LJN BW4600, zaaknr. 200.077.715/01 (MSD tegen Sandoz / Hexal A.G.)

Uitspraak ingezonden door Klaas de Vries, Brinkhof N.V..
In navolging van Rb 's-Gravenhage, IEF 9188 en Vzr. van diezelfde rechtbank, zie IEF 8903.

In't kort: Octrooirecht. Sandoz vorderde de vernietiging van EP 0 509 752 en ABC 990041 m.b.t. ‘Oftalmische samenstellingen die combinaties van een carbonanhydraseremmer en een beta-adrenergische antagonist bevatten’, oftewel: een generiek dorzolamide/timolol-product oogdruppels. De rechtbank oordeelt dat de conclusies volgens het hoofdverzoek en het hulpverzoek niet inventief zijn en vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi en het ABC. Het hof bekrachtigt het tussen partijen in conventie en reconventie gewezen vonnis en veroordeelt MSD in de kosten van Sandoz, begroot op €65.000.

40. Het bovenstaande geldt te meer nu de vakman weet dat hem nog middelen ter beschikking staan om, zonodig, door verlenging van de contacttijd met het hoornvlies de biologische beschikbaarheid te verhogen. Daartoe zou hij de viscositeit van de oplossing kunnen verhogen of een geschikte gelvormer zoals Gellan gel (Gelrite) kunnen toevoegen. Deze wetenschap behoort tot zijn algemene vakkennis, zoals blijkend uit het Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie, 1987, hoofdstuk 20.2.1.7 (productie 18 van Sandoz). Bovendien blijkt dit uit voormeld artikel van Lippa, waarin gebruik van 0.5% hydroxyethylcellulose als viscositeitsverhoger in de oftalmologische dorzolamide formulering wordt beschreven.

41. Dat de vakman - zonder andere dan routinematige arbeid - zou komen tot de formulering van een oplossing van 0.5% timolol en 2% dorzolamide met een pH van 6.0 is te meer aannemelijk gelet op het grote belang van therapietrouw in het geval van oftalmologische formuleringen voor verlaging van de oogdruk bij patiënten met oculaire hypertensie of glaucoom (vergelijk het hiervoor in rechtsoverweging 24 overwogene), waardoor de vakman extra gemotiveerd zou zijn om bedoelde arbeid te verrichten. Hetgeen MSD stelt omtrent verdere (secundaire) indicaties voor inventiviteit kan aan het bovenstaande onvoldoende afdoen. Voor zover er al langere tijd behoefte was aan een (combinatie)therapie voor patiënten die onvoldoende reageren op p-blokkers en de uitvinding een commercieel succes is omdat de combinatietherapie effectief is, was dit bekend uit de stand van techniek - Nardin van zeer kort voor de prioriteitsdatum - en is dat niet inventief Dit is geen indicatie voor inventiviteit van enkel de co-formulering. Dat er een langdurige behoefte was aan een co-formulering (uitgaande van de zeer recente stand van de techniek) en dat juist daarin het commerciële succes is gelegen, is onvoldoende onderbouwd gesteld.

Lees het arrest hier (LJN BW4600, grosse zaaknr. 200.077.715/01)

Kantonrechter Rechtbank Arnhem, locatie Tiel, 25 april 2012, LJN BW4465 (Rademaker B.V. tegen gedaagden)

Als randvermelding: Bescherming kennis en ervaring. De werking van concurrentie- en geheimhoudingsbeding inzake vertrouwelijke gegevens met betrekking tot (deeg-)technologie. Alle serieuze spelers in de markt zijn bezig een brooddeeguitrollijn te ontwikkelen.

Voormalige werknemers van Rademaker die deel uitmaakten van de “Werkgroep Brooddeeguitrollijn” gaan aan de slag bij concurrerend bedrijf D, aldaar werken zij mee aan de ontwikkeling van de brooddeeguitrollijn d'Artagnan. Gevorderd wordt naleving van het geheimhoudingsbeding door te verbieden mee te werken aan de (door)ontwikkeling van de brooddeeguitrollijn.

Gort, aan wiens deskundigenoordeel naar het oordeel van de kantonrechter wat betreft de technische en technologische aspecten een groot belang toekomt, heeft in de “Antwoorden op vragen AKD” aangegeven dat de door hem geconstateerde overeenkomsten tussen de Crusto II en de d’Artagnan gelegen zijn in de (deeg-)technologische aspecten van de machines. Gort noemt de beide uitrollijnen vanuit technisch oogpunt bezien “duidelijk afwijkend”. Gesteld noch gebleken is ook dat er octrooien of patenten geschonden zijn door [bedrijf D]. Onweersproken is voorts dat alle serieuze spelers in de markt bezig zijn/waren een brooddeeguitrollijn te ontwikkelen, althans een variant daarop reeds in hun stal hadden, zodat onvoldoende is onderbouwd dat sprake is van unieke techniek.

De kantonrechter acht het voldoende aannemelijk dat de technologische achterstand van bedrijf D op Rademaker door eerstgenoemde snel is ingelopen vanwege de kennis over de specifieke elementen van de deegtechnologie door de gedaagden en de bij Rademaker reeds ondervonden trial en error.

De kantonrechter volgt het tussen partijen gewezen arrest dat (algemene) door een werknemer bij de werkgever opgedane kennis en ervaring niet onder het geheimhoudingsbeding kan worden gebracht, tenzij op onderdelen specifiek overeengekomen. De boete gekoppeld aan het non-concurrentiebeding wordt door de kantonrechter gematigd tot €50.000.

4.31. De kantonrechter begrijpt het standpunt van Rademaker aldus dat zij stelt dat [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] vertrouwelijke gegevens met betrekking tot (deeg-)technologie (reologie) hebben doorgespeeld aan [bedrijf D], althans die ten behoeve van [bedrijf D] hebben gebruikt en dat zij niet (meer) stelt dat geheime technische gegevens (in het bijzonder over de X-pack) zijn doorgegeven aan en overgenomen door [bedrijf D]. Zo Rademaker zich nog op dat standpunt stelt, wordt het door de kantonrechter verworpen omdat dat standpunt onvoldoende onderbouwing kent. Gort, aan wiens deskundigenoordeel naar het oordeel van de kantonrechter wat betreft de technische en technologische aspecten een groot belang toekomt, heeft in de “Antwoorden op vragen AKD” aangegeven dat de door hem geconstateerde overeenkomsten tussen de Cruto II en de d’Artagnan gelegen zijn in de (deeg-)technologische aspecten van de machines. Gort noemt de beide uitrollijnen vanuit technisch oogpunt bezien “duidelijk afwijkend”. Gesteld noch gebleken is ook dat er octrooien of patenten geschonden zijn door [bedrijf D]. Onweersproken is voorts dat alle serieuze spelers in de markt bezig zijn/waren een brooddeeguitrollijn te ontwikkelen althans een variant daarop reeds in hun stal hadden (zoals door Gort beschreven onder 3. van de “Antwoorden op vragen AKD” en onder 5. van de “Beantwoording vragen i.v.m. comparitie van 29 sept. a.s.”), zodat onvoldoende is onderbouwd dat sprake is van unieke techniek.

4.32. Waar het om gaat is dat, zoals door Gort beschreven onderaan zijn “Kanttekeningen bij de brief van octrooibureau van Vriesendorp-Gaade aan mr. Gasseling”, [bedrijf D] de technologische/reologische achterstand op Rademaker snel is ingelopen doordat gedaagden [bedrijf D] met hun kennis over (specifieke elementen van) de deegtechnologie en de bij Rademaker reeds ondervonden trial en error [bedrijf D] in belangrijke mate op weg hebben geholpen/ het ontwikkelproces hebben versneld. Dat acht de kantonrechter voldoende aannemelijk gelet op het vorenstaande en gelet op de inhoud van de door [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] afgelegde verklaringen en de publicaties van hen en [bedrijf D] in de media.

4.35.  De kantonrechter volgt het oordeel van het gerechtshof Arnhem zoals neergelegd in het tussen partijen gewezen arrest zoals hiervoor genoemd in r.o. 2.22 dat (algemene) door een werknemer bij de werkgever opgedane kennis en ervaring niet onder het geheimhoudingsbeding kan worden gebracht, tenzij op onderdelen specifiek overeengekomen. De kantonrechter is daarbij van oordeel dat die kennis en ervaring ruim moet worden uitgelegd. Indien grote delen van de (werk-)ervaring als vertrouwelijk en derhalve als vallend onder het geheimhoudingsbeding worden aangemerkt, is het voor werknemers als [gedaagde sub 1], [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3], die het belangrijkste deel van hun werkzame leven bij Rademakers hebben doorgebracht, immers vrijwel onmogelijk om elders in de branche werkzaam te zijn. Dat zou strijdig zijn met het beginsel van vrije beroepskeuze.
De werkgever kan haar belangen in deze beschermen door vooraf op bepaalde onderdelen (in casu bijvoorbeeld alles wat in de Werkgroep Brooddeeguitrollijn over deegtechnologie werd besproken) specifiek (en schriftelijk) geheimhouding op te leggen en voorts door een concurrentiebeding overeen te komen. Het eerste is door Rademaker nagelaten, op het tweede punt is dat door haar – behoudens ten opzichte van [gedaagde sub 1] – niet zorgvuldig (genoeg) gedaan.