Dossiers

Hoge Raad, 16 juni 2009, LJN: BG7750, Strafzaak poster ‘Reisbureau Rita’

Poster “Reisbureau Rita” (klik op afbeelding voor vergroting). In een geval als i.c. komt het daarbij aan op aan de feitenrechter voorbehouden oordelen omtrent de inhoud, aard en strekking van het desbetreffende geschrift. De motiveringsklachten i.c. die zijn gericht tegen de door het Hof vastgestelde aard en strekking van de poster en het daarop gegronde oordeel dat i.c. niet van een “pressing social need” a.b.i. art. 10.2 EVRM kan worden gesproken, berusten allen op de stelling dat de in die poster vervatte woorden “arrestatie-deportatie-crematie” voor “nagenoeg iedere lezer het beeld oproepen dat onder verantwoordelijkheid van Rita Verdonk als Minister van Vreemdelingenzaken vreemdelingen bewust worden gedeporteerd en vervolgens gecremeerd” en dat de desbetreffende woorden in combinatie met het gebezigde woord “reisbureau” een sterke associatie oproepen met de arrestatie, deportatie en crematie van de joden in WOII.

Het Hof heeft evenwel gemotiveerd uiteengezet dat en waarom het aan die bewoordingen een zo vergaande strekking niet heeft toegekend. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en leent zich niet voor verdere toetsing in cassatie.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 28 april 2009, LJN: BI8233, Schoonheidsinstituut “Nefertete” B.V. tegen V.O.F. Bogár,

Handelsnaamrecht. Geen rechtsverwerking. Beschrijvende handelsnamen, of handelsnamen waarin beschrijvende elementen voorkomen, zijn niet van bescherming uitgesloten. Gebod tot staking, nu wel sprake is van gevaar voor verwarring. Geen vergoeding werkelijke proceskosten eerste aanleg, nu deze niet zijn gespecificeerd. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ‘s -Gravenhage, 5 december 2007, IEF 5219).

Nefertete exploiteert in winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk een schoonheidssalon / afslankinstituut onder de naam Beauty Center Bogaard. Bogár exploiteert in hetzelfde winkelcentrum een Tanning en Beautysalon. Nefertete komt onder meer op tegen gebruik van de handelsnaam Bogár op de website met de domeinnaam bogar.nl en tegen gebruik van de naam met grote letters op het bedrijfspand van Bogár.

Rechtsverwerking: 8. Het verst strekt het verweer dat het Nefertete niet vrijstaat een beroep op haar handelsnaamrecht te doen. Anders dan de rechtbank, is het hof voorshands van oordeel dat de omstandigheid dat Nefertete het gebruik van de handelsnaam of het element Bogár naast de door haar gebruikte handelsnaam Beauty Center Boogaard heeft gedoogd, niet tot de conclusie leidt dat Nefertete haar recht om op te treden tegen het gebruik van de naam Beauty Center Bogár heeft verwerkt. Immers, de beslissing tot gedogen is genomen in de periode waarin Bogár de handelsnaam Bogár Tanning & Beauty voerde. Deze naam verschilt auditief en visueel aanzienlijk van de naam Beauty Center Bogaard. Daarbij is van belang dat het bij de beoordeling van het bestaan (en de mate) van verwarringsgevaar gaat om de namen als geheel. Bogár c.s. mochten er daarom niet op vertrouwen dat het gedogen, door Nefertete, van het gebruik van het element Bogár als handelsnaam of als onderdeel van de handelsnaam Bogár Tanning en Beauty, eveneens betrekking zou hebben op de naam Beauty Center Bogár.

Beschrijvende handelsnamen: 9. Anders ook dan Bogár c.s. stellen, zijn beschrijvende handelsnamen, of handelsnamen waarin beschrijvende elementen voorkomen, niet van bescherming uitgesloten. De omstandigheid dat de aanduiding beauty center beschrijvend is voor de diensten die ondernemingen als die van Nefertete en Bogár, aanbieden, staat derhalve niet aan het beroep op artikel 5 Hnw. in de weg. Wel is het zo dat een beschrijvende naam en beschrijvende onderdelen van een naam minder snel bescherming genieten dan namen of onderdelen daarvan die niet bestaan uit (één of meer) beschrijvende elementen.

Verwarring: 10. Bepalend is, zoals uit artikel 5 Hnw. blijkt, of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Daarbij dient (in elk geval) te worden gelet op de mate van gelijkenis, de aard van de ondernemingen en hun plaats van vestiging. Voorts gaat het, zoals al eerder is overwogen, om een vergelijking tussen de beide namen als geheel. 

Wat betreft de namen Beauty Center Bogár en Beauty Center Boogaard is niet in geschil dat sprake is van een grote auditieve gelijkenis en een iets minder grote, maar desalniettemin aanzienlijke visuele gelijkenis.
Vast staat voorts dat beide ondernemingen (volgens Nefertete: inmiddels) soortgelijke diensten aanbieden. Tenslotte staat vast dat de beide ondernemingen op slechts 200 meter afstand van elkaar gevestigd zijn in het winkelcentrum In de Boogaard te Rijswijk.

Naar ’s hofs voorlopig oordeel is onder die omstandigheden, niettegenstaande het feit dat de aanduiding beauty center beschrijvend is en Boogaard tot op zekere hoogte ook, inderdaad gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten. De door Nefertete overgelegde lijst van incidenten, die door Bogár c.s. niet anders is betwist dan met de stelling dat zich bij haar geen incidenten hebben voorgedaan, bevestigt deze conclusie. Uit het bovenstaande volgt dat ook de grieven V tot en met IX slagen.

Geografische omvang verbod: 11. Het voorgaande brengt mee dat het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd. Nefertete vordert blijkens de memorie van grieven Bogár c.s. te gebieden ieder gebruik als handelsnaam van de benaming Beauty Center Bogár en/of andere combinaties van de termen beauty center en Bogár in de gemeente Rijswijk, alsmede een regio met een straal van 25 kilometer gerekend vanaf het centrum van Rijswijk te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere overtreding van het verbod en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt. Bogár c.s. hebben geen afzonderlijk verweer gevoerd tegen het aldus gevorderde.

Niettemin zal het hof het gevorderde verbod slechts toewijzen, als na te melden, voor de locatie In de Boogaard en een straal van 5 kilometer daar omheen, nu juist de omstandigheid dat de ondernemingen van partijen beide in dat winkelcentrum zijn gevestigd, bijdraagt aan de conclusie dat gevaar voor verwarring te duchten is. Dat gevaar is naar ’s hofs voorlopig oordeel ook aanwezig indien Bogár haar onderneming onder de thans gevoerde handelsnaam zou vestigen binnen een straal van 5 kilometer rondom het winkelcentrum. Een verdergaande bescherming komt Nefertete, mede gelet op het beschrijvende karakter van haar handelsnaam, naar ’s hofs voorlopig oordeel niet toe. De gevorderde dwangsom zal het hof matigen tot € 1.000,- per overtreding en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000,-.

Proceskosten: 13. Nu Bogár c.s. in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof hen, zoals door Nefertete gevorderd, veroordelen in de kosten van zowel de eerste aanleg, als het hoger beroep. Nefertete maakt wat betreft de kosten van het hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv. aanspraak op vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten. Bij memorie van grieven is een kostenspecificatie overgelegd, die door Bogár c.s. niet is bestreden. Nu de hoogte van de gevorderde kosten het hof redelijk en evenredig voorkomt, zullen deze worden toegewezen.

Wat betreft de kosten van de eerste aanleg vordert Nefertete thans Bogár c.s. te veroordelen in de kosten van het geding. Het hof leest daarin niet een vordering tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten. Bovendien zijn die kosten niet gespecificeerd, althans is in het aan het hof overgelegde dossier geen gespecificeerde opgave te vinden. Het hof zal de kosten van de eerste aanleg dan ook begroten op het liquidatietarief. De vordering tot terugbetaling van het ingevolge het bestreden vonnis aan Bogár c.s. betaalde bedrag zal worden toegewezen.

Lees het arrest hier.

MANO – nano (Toegew.)
KIDIBOO - KIDDYBOO (Afgew.)
CROC-TAIL – CROCTAIL (Toegew.)
CRIT INTERIM - I-CRUIT  (Afgew.)
TWINNERS - TWINNER SPORT (Afgew.)
PIRANHA - PIRANA CONCEPTS (Toegew.)
MICROVIT - Microvital (Afgew.)
VOLVO – SOLVO (Toegew.)
VENAL – VENATURAL (Afgew.)
CHÉRIE - cherine (Toegew.)
LOTTO - LOTTO BILYONARYO (Afgew.)
mind - MIND CTI (Gedeelt.)
mind - MIND CMS (Gedeelt.)
mind - MIND  (Gedeelt.)
GAROBE – GARDENROBE (Toegew.)
NO MAN'S LAND - NO MAN'S LAND (Afgew.)
NICK JR. - NICK COMPANY (Toegew.)
SENJA – SONJA (Gedeelt.)
Appel (fig.) - Peer (fig.) (Gedeelt.)
FLCN  - NLFC (Afgew.)
LAVINIA – LAVINIA (Toegew.)
Easycruit - I-CRUIT (Afgew.)
ARROW - Arrow Jazz in the park (Toegew.)
INSPIRE - inspire BEAUTY (Toegew.)
FLCN  - FCNL (Toegew.)

Lees de volledige oppositeibeslissingen hier.

Internationale musicalproducties.  Lezing georganiseerd door de Stichting Entertainment Groep (STEG). Dinsdag 16 juni Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34. 20:00, zaal open 19:30

“Jan Verveer en Sjoerd van Schooten, beiden werkzaam bij Stage Entertainment/Joop van den Ende Theaterproducties, zullen de aanwezigen wegwijs maken in de complexe commerciele en juridische wereld van internationale musicalproducties.

Vragen als wat is de beste marketing strategie, hoe verkoop ik de meeste kaartjes,  hoe verkrijg ik een licentie, hoe vind ik in Rusland een geschikte Donna voor MAMA MIA! (casting) en heb ik wel de juist muziekrechten, hoe zit het met lokale vakbonden en werktijden en nog veel meer zullen aan bod komen in een spectaculaire presentatie met veel uniek beeld- en geluidsmateriaal. Voor verdere informatie over de sprekers, het onderwerp van deze lezing en de STEG verwijzen wij jullie naar de nieuwe website:  www.stichtingentertainmentgroep.nl.”

Remy Chavannes, Brinkhof: Wetsvoorstel Audiovisuele Mediadiensten: een eigenzinnige implementatie van een gebrekkige richtlijn. (Gepubliceerd in Mediaforum 2009-5).
 
Artikel over de implementatiewet Audiovisuele mediadiensten. Overzicht en analyse van de belangrijkste wijzigingen en discussiepunten. O.a. over de versoepeling van reclame- en sponsorregels voor  commerciële omroepdiensten de regulering van on-demand diensten en de nieuwstoegang tot belangrijke gebeurtenissen, de flitsenregeling (zie o.a. IEF 7904 en 2e Kamer, woensdag 3 juni 2009), die, kort gezegd, alleen toegang tot beeldmateriaal geeft, maar voor gebruik naar het auteursrecht verwijst.

“In de Nota naar aanleiding van het verslag verduidelijkt de minister de verhouding tussen de nieuwe flitsenregeling in de Mediawet en de bestaande nieuwsexceptie van artikel 16a  Auteurswet. Kort gezegd geeft artikel 16a Aw wel het recht onder bepaalde omstandigheden beeldmateriaal van een andere omroep uit te zenden zonder inbreuk te maken op het auteursrecht, maar niet het recht op toegang tot het (originele, hoogwaardige) signaal. De meerwaarde van de flitsenregeling is dus gelegen in keuze en kwaliteit, aldus de minister. 

Daarmee blijft echter onduidelijk in hoeverre de flitsenregeling ook een zelfstandige beperking van het auteursrecht behelst. Uit de considerans en de literatuur lijkt te volgen dat de flitsenregeling niet beoogt het auteursrecht op de sportuitzending te beperken en een omroeporganisatie dus geen ruimere openbaarmakingsrechten geeft dan zij al heeft op basis van een licentie of een auteursrechtelijke beperking zoals de nieuwsexceptie of het citaatrecht. Tegelijkertijd rechtvaardigt de minister de keuze voor een maximum van 90 seconden door te stellen dat het toestaan van langere flitsen ‘een onaanvaardbaar grote inbreuk zou maken op de (vaak duur verworven) exclusieve uitzendrechten.’”

Lees het volledige artikel hier.

Anja Kroeze, Buma/Stemra: Opnieuw over openbaarmaking en hotels.. Korte analyse van C-136/09, Verzoek om een prejudiciële beslissing (10 april 2009) in een zaak aangespannen door de Griekse Collectieve beheersorganisatie voor Auteurs en Theatrale en Audiovisuele werken tegen Divani Akropolis (hotel en toeristische branche).
 
Ook deze zaak gaat, net als het arrest SGAE/Rafael Hoteles SA (7 december 2006, C-306/05) over het kunnen ontvangen door hotelgasten van televisiesignalen in hun hotelkamer en de vraag of dit een openbaarmaking oplevert van de hotelhouder, maar niettemin worden er prejudiciele vragen aan het Hof van Justitie van de EG gesteld.
 
In het arrest SGAE/Rafael Hoteles SA wordt, aldus de Griekse rechter, aangegeven dat het begrip "mededeling aan het publiek" autonoom en op eenvormige wijze moet worden uitgelegd. De Griekse rechter vervolgt dat het Hof van Justitie van de EG de opvatting van de hand wees dat iedere rechtsorde autonoom de definitie moet vaststellen van het begrip "publiek' waaraan richtlijn 2001/29 refereert, zonder echter dit begrip te definieren. Het Hof stelde vast, volgens de Griekse rechter, dat de mededeling van een werk door middel van televisietoestellen die in de kamers van een hotel zijn geïnstalleerd, een mededeling is die door een andere organisatie van wederdoorgifte dan de oorspronkelijke organisatie wordt gedaan en geschiedt ten behoeve van een ander publiek dat het door de oorspronkelijke mededeling van het werk beoogde publiek, dat wil zeggen een nieuw publiek. Hotelgasten die elkaar snel opvolgen vormen een nieuw publiek.
 
In deze Griekse zaak zijn de feiten op één punt in elk geval anders. De Griekse rechter geeft aan dat als er geen arrest bestaat waarin dezelfde rechtsvraag al is opgelost of wanneer het bestaande arrest aanleiding geeft tot twijfel over de beantwoording van de gerezen vraag, hij, indien noodzakelijk, deze vraag aan het Hof van Justitie van de EG moet voorleggen. In dit geval is dat volgens de Griekse rechter zo omdat het in deze zaak louter zou gaan om het ter beschikking stellen van technische/fysieke faciliteiten door de hotelhouder. De feiten in SGAE/Rafael Hoteles SA waren op dat punt anders, zodat de Griekse rechter voldoende redenen ziet om prejudiciële vragen te stellen.

Wat “mededeling aan het publiek” inhoudt, is nog lang niet uitgekristalliseerd en zal waarschijnlijk nog voor veel jurisprudentie (van het Hof van Justitie van de EG) zorgen. Voor wat betreft het begrip “publiek” kan ook nog worden verwezen naar een eerdere toelichting op de richtlijn 2001/29/EC waaruit blijkt dat de interpretatie van de notie “publiek” is overgelaten aan de lidstaten. Dit is nadien nogmaals bevestigd door de Europese Commissie in het Commission Staff Working Paper, on the review of the EC Legal framework in the field of copyright and related rights, 19 juli 2004,  par. 3.3. Daarin staat met zoveel woorden dat uitleg van het begrip 'publiek' wordt overgelaten aan de nationale staten en kan worden ingevuld aan de hand van nationale wetgeving en jurisprudentie. Volgens de Europese Commissie zou er dus geen sprake zijn van harmonisatie van het begrip 'publiek'.
 
Lees het verzoek hier.

Hoge Raad, 5 juni 2009, LJN: BH2815, BH2811 en BH2822 (Effectenlease).

Reclamerecht. Effectenlease; proefproces. O.a. misleidende reclame bij aanbieden van effectenlease-product in brochure (art. 6:194 BW), 

4.5.3 Onderdeel IV.2 klaagt dat het hof in rov. 3.42 heeft miskend dat het beroep op het misleidende karakter van de brochure is te beoordelen aan de hand van de maatstaf van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument tot wie de brochure zich richt. Het voert daartoe aan dat voor de onderhavige brochure als maatstaf geldt de minder op beleggingsgebied geïnformeerde consument (zoals [De T.]), omdat de brochure zich richtte tot een breed segment particulieren en het aangebodene zich hierdoor kenmerkt dat particulieren met onvoldoende eigen middelen met een lening in staat worden gesteld te gaan beleggen. Het onderdeel faalt.

Het hof heeft in rov. 3.42 de juiste, aan het arrest van het HvJEG van 16 juli 1998, C-210/96, NJ 2000, 374 (Gut Springenheide) ontleende, maatstaf gehanteerd, die ook door de Hoge Raad is overgenomen (vgl. HR 30 mei 2008, nr. C06/302, LJN BD2820, rov. 4.2). Voor een andere maatstaf, die uitgaat van een minder dan gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, is geen plaats.

4.5.4 De onderdelen IV.1 en IV.3 bestrijden met motiveringsklachten het oordeel van het hof dat de brochure met betrekking tot het product KoersExtra niet misleidend is in de zin van art. 6:194 BW. De onderdelen lenen zich voor gezamenlijke behandeling.
Voor zover zij voortbouwen op de in onderdeel IV.2 geuite klacht omtrent de door het hof gehanteerde maatstaf, delen zij het lot van dat onderdeel. Voor het overige falen zij ook. Het bestreden oordeel is niet onbegrijpelijk en is toereikend gemotiveerd. De omstandigheid dat Dexia in strijd met de op haar rustende bijzondere zorgplicht niet uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen heeft gewaarschuwd voor het risico van een restschuld noopte het hof, anders dan de onderdelen betogen, niet tot het oordeel dat deze brochure misleidend is. De factoren die het antwoord bepalen op de vraag of de bedoelde waarschuwingsplicht is geschonden zijn immers niet dezelfde als die van belang zijn voor het antwoord op de vraag of de brochure een misleidend karakter heeft als bedoeld in art. 6:194 BW.

Lees de arresten hier, hier en hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 juni 2009, KG ZA 09-254, Novartis A.G. tegen Sierra B.V. c.s.

Octrooirecht. EP ofthalmische lens voor langdurig gebruik (contactlens). Zie ook IEF 7622. Novartis vordert een verbod op inbreuk, op straffe van een dwangsom en met veroordeling in de proceskosten van Friedrichs. Friedrichs verhandelt de zogenaamde Acuvue Oasys lenzen die geschikt zijn voor langdurig gebruik. Hiervoor is met name van belang dat de lens voldoende zuurstof in een bepaalde snelheid kan doorlaten en dat de lens voldoende op het oog kan bewegen, zodat het lensmateriaal met een bepaalde snelheid ionen doorlaat. Het octrooi ziet op het evenwicht tussen deze twee eigenschappen dat kan worden bereikt door een combinatie van zuurstofpermeabel materiaal en ionenpermeabel materiaal zonder het te mengen.

Novartis heeft in Nederland drie vennootschappen behorend tot de Johnson & Johnson groep wegens octrooi-inbreuk aangesproken. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft vonnis gewezen (hierna: het bodemvonnis) en daarbij overwogen dat EP 258 geldig is in Nederland en dat de Acuvue Oasys contactlenzen van Johnson & Johnson vallen onder de beschermingsomvang van het Octrooi. Friederichs is een groep van ondernemingen die in Nederland contactlenzen op de markt brengt, waaronder de Acuvue Oasys lenzen van Johnson & Johnson.

Novartis heeft Friederichs op de hoogte gesteld van het bodemvonnis tegen Johnson & Johnson en heeft Friederichs erop gewezen dat het Friederichs niet is toegestaan de inbreukmakende Acuvue Oasys contactlenzen in Nederland in of voor haar bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.

De beoordeling:

“4.1 Friederichs ziet een zodanige aanwijzing in twee verweren die niet zijn beoordeeld in de zaak tegen Johnson & Johnson, te weten (i) dat de Acuvue Oasys lenzen geen co-continue fases bevatten en (ii) dat die lenzen geen oppervlaktebehandeling hebben ondergaan. Die verweren worden gepasseerd. De voorzieningenrechter is namelijk voorshands met Novartis van oordeel dat de gestelde afwezigheid van voornoemde kenmerken niet relevant is voor de beantwoording van de vraag of de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maken op de conclusie van EP 258 waarop Novartis haar vorderingen in deze zaak uitsluitend baseert, te weten conclusie 1. Zoals hierna zal worden toegelicht, bevat die conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving, die beperkingen namelijk niet.”

“4.5. … op dit punt geldt dat de beschrijving de aanwezigheid van co-continue fases slechts voorstelt als een manier om het gewenste evenwicht van hoge ionenpermeabiliteit en hoge zuurstofpermeabiliteit te realiseren. Uit niets in de beschrijving blijkt dat die manier essentieel is voor de uitvinding.”

“4.7 De beschermingomvang van conclusie 1 van EP 258 mag dus niet met voorbijgaan aan de tekst van die conclusie en de beschrijving worden bepaald aan de hand van hetgeen de uitvinder volgens hemzelf of in de ogen van de vakman heeft willen of zou hebben willen beschermen.”

“4.9. Het betoog van Friederichs dat de bescherming die Novartis op grond van EP 258 kan claimen, gerelateerd moet zijn aan de bijdrage van dat octrooi aan de stand van de techniek, leidt evenmin tot een ander resultaat. Integendeel, toepassing van die redenering onderstreept juist dat de aanwezigheid van co-continue fases en de toepassing van een oppervlaktebehandeling niet moeten worden gebruikt bij de vaststelling van de beschermingsomvang. (…) Gelet daarop moet worden aangenomen dat de bijdrage van EP 258 aan de stand van de techniek primair ligt in het voornoemde evenwicht en dient dus dat kenmerk, en niet de aanwezigheid van co-continue fases of de 331478 / KG ZA 09-254 toepassing van een oppervlaktebehandeling, beslissend te zijn bij de vaststelling van de beschermingsomvang van de hoofdconclusie van EP 258.”

Geconcludeerd moet dus worden dat de verweren van Friederichs betreffende de co-continue fases en de oppervlaktebehandeling niet slagen. Zoals is overwogen in het tussenvonnis brengt dat mee dat moet worden aangenomen dat Friederichs door de verhandeling van de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maakt op EP 258 en dat het gevorderde verbod dus toewijsbaar is. De voorzieningenrechter verbiedt Friedrichs (gedaagden) inbreuk te maken op EP 258, meer in het bijzonder door de Acuvue Oasys lenzen te vervaardigen, gebruiken (…) op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,00 voor elke schending door één van gedaagden van het hiervoor gegeven verbod, of, dit naar keuze van Novartis, per dag of gedeelte van een dag dat één van gedaagden het genoemde verbod niet volledig is nagekomen.

Friedrichs wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Novartis heeft € 191.500,00 gevorderd, maar dit is volgens de voorzieningenrechter niet redelijk en evenredig in de zin van 1019h Rv. Aangezien de zaak beperkt is gebleven tot twee verweren is de vordering van 380 gewerkte uren (4 advocaten, waarvan 3 partners) onevenredig. De proceskosten worden bepaald ter hoogte van het door Friedrichs gevorderde bedrag van € 63.872,08.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 12 juni 2009, KG ZA 09-510, VF International SAGL tegen Masita Sportswear B.V. (met dank aan Wim Maas, Banning).

Vonnis in kort geding. Merkenrecht. Auteursrecht. Modellenrecht en concept-nabootsing. VF heeft naar voorlopig oordeel een depot te kwader trouw verricht van het merk met de N met een Noorse vlag. Geen ontlening nu Masita geen kennis heeft kunnen nemen van de ingeroepen kledingstukken van VF.

VF maakt onderdeel uit van een groep van vennootschappen die zich bezig houden met onder meer de handel in kleding en accessoires, onder meer onder het merk NAPAPIJRI. VF is houdster van een aantal merkinschrijvingen waaronder een Benelux merk, ingeschreven op 20 maart 2009, bestaande uit een gestileerde N met een Noorse vlag. Masita houdt zich bezig met de handel in sportkleding. Zij verhandelt producten onder het merk Nordal. Zij maakt daarbij gebruik van een gestileerde N met een Noorse vlag.

VF vordert onder meer een merkenrechtelijk verbod op het gebruik van de gestileerde N met de Noorse vlag en een verbod voor de verhandeling van de Nordal-kleding nu deze volgens VF inbreuk maken op haar auteursrechten en niet-geregistreerde modelrechten.

De Voorzieningenrechter stelt voorop dat voorshands moet worden aangenomen dat gedaagde Masita de Noorse vlag eerder op haar producten is gaan gebruiken dan eiser VF. Masita heeft namelijk niet weersproken aangevoerd dat zij de Noorse vlag al in 2000 heeft aangebracht op haar Nordal-collectie en dat zij de combinatie van de Noorse vlag met de N vanaf 2002 gebruikt. De stelling van VF dat zij de Noorse vlag al voor die tijd in de Benelux als merk gebruikte, namelijk sinds 1996, is onvoldoende onderbouwd. De merkenrechtelijke vordering slaagt om deze reden niet. Het depot van het Benelux merk op 20 maart 2009, op een moment dat zij wist dat Masita haar vlaglogo’s al gebruikte, kan naar voorlopig oordeel worden aangemerkt als een depot te kwader trouw.

De Voorzieningenrechter kan in het midden laten of de inschrijving van een merk, waarvan de Noorse vlag een bestanddeel vormt, op grond van artikel 6ter van het verdrag van Parijs voor vernietiging in aanmerking komt.

Ook het beroep op het auteursrecht slaagt niet, nu voorshands aannemelijk is dat Masita de vlag eerder gebruikte.

De badge die door Napapijri wordt gebruikt verschilt qua totaalindruk van de badge van Masita. De punten van overeenstemming (ronde vorm en contrasterende kleuren en de plaatsing van de tekst) zijn gebruikelijk en vormen geen auteursrechtelijk beschermde trekken.

Voorts falen ook de vorderingen ten aanzien van de kleding nu wordt aangenomen dat Masita deze kleding van Napapijri niet heeft kunnen kennen toen zij haar eigen ontwerpen maakte in mei 2008. Onweersproken is immers dat de kleding van Napapijri pas op zijn vroegst begin 2009 aan het publiek beschikbaar is gesteld.

De totaalindruk van de folder wordt door de rechter ook niet als overeenstemmend beschouwd.

Concept-nabootsing zou in theorie wel zou kunnen volgens de voorzieningenrecht, maar i.c. is voorshands geen sprake van concept-nabootsing - nabootsing van verschillende elementen van het Napapijri-concept die afzonderlijk beschouwd geen inbreuk maken op de rechten van VF – nu het belangrijkste element (de Noorse vlag) eerder door Masita werd gebruikt. Daarnaast gebruikt Masita overal duidelijk haar merk Nordal en op die manier heeft zij dus juist afstand genomen van het concept. Verwarring staat voorshands onvoldoende vast.

VF wordt veroordeeld in de proceskosten van EUR 15.000, zoals vooraf door partijen overeengekomen.

Lees het vonnis hier en inmiddels ook hier (doorzoekbare pdf Rb. Den Haag)

HvJ EG, 11 juni 2009, zaak C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG tegen Franz Hauswirth GmbH (prejudiciële vragen Oberste Gerichtshof (Oostenrijk).

Arrest in de chocoladehazenzaak. Vormmerk. Relevante criteria voor beoordeling van ‚kwade trouw’ van aanvrager bij indiening van gemeenschapsmerkaanvraag. Alle omstandigheden van het geval moeten in aanmerking genomen worden, maar met name het weten of behoren te weten van het gebruik door een derde, het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

Zowel in Oostenrijk als in Duitsland worden sinds minstens 1930 in verscheidene vormen en kleuren chocoladehazen verkocht, gewoonlijk „Osterhasen” genoemd. Lindt & Sprüngli produceert sinds het begin van de jaren vijftig een chocoladehaas waarvan de vorm erg lijkt op die welke wordt beschermd door haar in de loop van 2000 geregistreerde driedimensionale gemeenschapsmerk (afbeelding). Lindt verkoopt deze chocoladehaas sinds 1994 in Oostenrijk.

Lindt & Sprüngli heeft via een inbreukprocedure tegen Franz Hauswirth staking gevorderd van de fabricage en de verkoop op het grondgebied van de Europese Unie van chocoladepaashazen die soortgelijk zijn (afbeeldingen in het arrest) met de paashaas die wordt beschermd door het gemeenschapsmerk. Franz Hauswirth heeft een reconventionele vordering tot nietigverklaring van bedoeld merk ingesteld, omdat Lindt & Sprüngli te kwader trouw zou zijn geweest bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van voornoemd merk.

Met de prejudiciële vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welke relevante criteria hij in aanmerking dient te nemen om uit te maken of een aanvrager op het tijdstip van de aanvraag tot inschrijving van een teken te kwader trouw was in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Weten of behoren te weten. Het hof beperkt zich vanzelfsprekend tot de rechtsvragen en concludeert allereerst dat, heel kort gezegd, weten of behoren te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager. Ook het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag moet in aanmerking worden genomen.

Oogmerk. Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen. Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen. In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie.

Bestaande rechtsbescherming. Ook het feit dat het door een derde al geruime tijd gebruikte teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot kan relevant zijn voor de beoordeling van de gestelde kwade trouw. De aanvrager zou immers  het gemeenschapsmerk kunnen gebruiken met als enige bedoeling, een concurrent die al een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft verkregen, oneerlijk te beconcurreren. De aanvrager kan echter ook een legitiem doel nastreven met de inschrijving, bijvoorbeeld wanneer de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen.

Aard van het merk. De aard van het aangevraagde merk kan eveneens relevant zijn. Ingeval het betrokken teken bestaat in de vorm en presentatie van een product als geheel, kan de kwade trouw van de aanvrager immers sneller worden vastgesteld wanneer de keuzevrijheid van concurrenten ten aanzien van de vorm en de presentatie van een product om technische of commerciële redenen beperkt is, in die zin dat de merkhouder dan in staat is zijn concurrenten niet alleen te beletten een gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken, maar zelfs om vergelijkbare producten op de markt te brengen.

Bekendheid. Een andere relevante factor is de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag. Deze mate van bekendheid kan immers juist het belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.

Dictum. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, moet de nationale rechter rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;

- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en

- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

Lees het arrest hier.