Dossiers

District Court of The Hague, 15th of December 2008, KG ZA 08-1322, G-Star International B.V. vs. Pepsico INC.

Trademark law. The The Hague district courts vision on the Intel ruling by the European Courts of Justice (EcJ). G-Star objects to PEPSI-RAW based its EU trademark RAW. Claims denied. Interesting case, the EcJ’ s interpretation is too strict; this ruling too is relatively strict.

“4.9. Partly in connection with the above it has become plausible that G-Star will be able to prove in proceedings on the merits that the relevant section of the public will link the G-Star trade marks to Pepsi RAW as used by PepsiCo. Such linking - viz. that the relevant section of the public, when seeing the Pepsi RAW sign being used, associates it with the G-Star RAW trade marks without likelihood of confusion being required - is considered even more unlikely since in the preliminary opinion of the court and in spite of arguments of G-Star which partly point in a different direction, the goods concerned are (virtually all) clearly non-similar goods (cf. paras 49 to 55 of the Intel judgment, also in connection with the reputation issue of the G-Star RAW trade marks that are invoked, see above para 4.7). PepsiCo rightly alleges that the market surveys carried out by G-Star did not concern this issue. Otherwise, too, the court holds the preliminary opinion that G-Star has not made a sufficiently plausible case on this issue, even though G-Star did state, so the interim injunction judge understands, that it views this issue in particular also in connection with what it calls the "crossovers - co-branding" practised by it; collaboration with other trade mark proprietors resulting in RAW-Cannondale bicycles, RAW-Defender Landrovers, RAW-Secco Prosecco, RAW Ferry (boat in Amsterdam canals), RAW Arne Jacobson chair, RAW Billiard and G-Star Raw Nights (parties) - with in any case the G-Star RAW trademark being used as well in each case except for the Landrover, the chair and the Prosecco, so it appears. G-Star alleges that the RAW trade marks are lifestyle trade marks which stand for a certain non-conformist, adventurous, daring, "out of the ordinary" lifestyle and target a young, trendy public, which Pepsi RAW [sic! translator] allegedly also targeted or started targeting with its Pepsi RAW. One should not lose sight of the fact that the existence or otherwise of such a link must be assessed globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case (para 62 Intel). In the absence of such a link in the mind of the public, there is no "sub c" infringement (Intel para 31). But even if such a link should be likely, partly because of the co-branding and the other circumstances mentioned, then merely this link alone is not sufficient to make the invocation of "sub c" infringement successful (cf. para 32 Intel).  

 

4.10. In the preliminary opinion of the court there is no proof of (prima facie) evidence that by its use of the Pepsi RAW sign PepsiCo is taking unfair advantage of or causing detriment to the distinctive character or the repute of G- Star's trade marks and this, so the Intel judgment shows (paras 32, 37, 38 and 71), is required for the successful invocation of the "sub c" ground. This issue must also be assessed globally in the same sense as stated above in para 4.9 (para 79 Intel). The Court of Justice makes strict demands where it states clearly that the circumstances that a) the earlier trade mark has a huge reputation for certain specific goods (namely jeans) and b) those goods or services are not similar or not similar to a substantial degree to the goods or services of the challenged sign (in the present case: soft drink) and c) the earlier mark is unique in respect of any goods or services (as in the case of [intel], which as stated is not the case for [raw]) and d) said sign brings to mind the earlier mark, are not sufficient proof in the sense referred to here.  

 

4.11. According to paras 38 and 39 of that judgment the minimum requirement for assuming that such unfair advantage is being taken (called "latching onto" by G- Start) is that G-Star must prove that there are elements based on which it can be concluded that there is a serious risk that such an injury will occur in the future. It is the preliminary opinion of the court that the allegations G-Star has put forward so far do not justify such a conclusion. The allegation that the RAW element is the "DNA for G-Star" and that G-Star could actually be equated with RAW is relevant only in the sense that this must be so in the perception of this element of the relevant section of the public. G-Star has failed to demonstrate sufficiently that this section of the public will so strongly perceive this element in this sense argued by G-Star, that this will push the usual meaning of the adjective "raw" so much into the background in the context of the Pepsi RAW sign as to constitute proof of the serious risk referred to above. Apart from the grievances referred to in para 4.12, no further substantiated facts have been alleged or emerged in this respect and that does not suffice in the preliminary opinion of the court. It must be borne in mind that G-Star does not have the exclusive right to target a young (and therefore at the same time partly trendy and non-conformist ) public. Such targeting has already been a constant for a very long time in Pepsi's generally known publicity (accessible to the public via the Internet), with inter alia the following striking examples: "Now It's Pepsi, for Those Who Think Young" (early 19sixties), "Pepsi, The Choice of a New Generation" (1984) and "GeneratioNEXT" (1997).  

 

4.12. Insofar as detriment to distinctive character is the steppingstone for G-Star, it is so that according to the Intel judgment proof of such detriment requires evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer of G-Star clothes and related products and services as a result of the use of Pepsi RAW, or a serious likelihood that such a change will occur in the future (para 77 Intel). This, too, is a fairly high hurdle and it is the preliminary opinion of the court that insufficient real evidence has been put forward in this case to clear it. In fact the only available evidence at present is an alleged concern felt by some G-Star retailers and their reported expressions of similar concerns by some consumers. It is striking that this seems to occur mainly in Scandinavia, where Pepsi RAW is not on the market, and hardly at all in any country in which Pepsi RAW was launched early this year, as PepsiCo rightly alleges. PepsiCo rightly raises questions about these alleged murmurings from the market. The court rejects G- Star's presenting this as proof of confusion (written summary of oral argument by Hoyng, Nos. 86 et seq.), which according to Intel makes infringement a given. The same applies to G-Star's allegation that this constitutes "clear proof" in the aforementioned sense and that it is "clear" that this would result in changed commercial behaviour of consumers. It is the preliminary opinion of the court that all this is definitely insufficient.

 

4.13. It is the preliminary opinion of the court that insufficient prima facie evidence has been provided for the allegation that - in addition to the alleged trade mark infringement - PepsiCo has been unlawfully latching onto the reputation of G- Star and its "RAW concept" as G-Star calls it. It has been insufficiently refuted that the use of the adjective 'raw' in present-day trendy usage has acquired an accepted descriptive meaning as outlined above in para 4.7. It is the preliminary opinion of the court that it is not unlawful for PepsiCo to use the word in this sense in its publicity. Insufficient prima facie evidence has been provided in these interim injunction proceedings of G-Star's allegation that such use injures its "RAW crossover concept"."

Read the entire judgment here.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 12 december 2008, KG ZA 08-731, Team Forward B.V. tegen Vero Sales B.V. (met dank aan Hemke. de Weijs, Nysingh)

Merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, ongeoorloofde mededinging en misleidende mededeling.
 
Team Fourward B.V., handelende onder de naam Carspotter, exploiteert een sms-dienst waarbij geïnteresseerden een nummerbord kunnen smsen en tegen betaling de waarde en de mogelijkheden van een auto per sms ontvangen. Vero Sales c.s., biedt onder de naam Huisspotter een vergelijkbare dienst aan, maar dan met betrekking tot huizen. Carspotter maakt onder andere bezwaar tegen het overnemen van en aanleunen tegen allerlei onderscheidingstekens van Carspotter door het gebruik van onder andere de naam Huisspotter, de huisstijl, waaronder de kleurencombinatie zwart-wit-rood, sterk gelijkende slogans en een televisiecommercial en het gebruik van het woord SPOT in een SMS.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem oordeelt dat Vero Sales c.s. inbreuk maken op de handelsnaam Carspotter (en dat zij het bestanddeel ‘spotter’ niet meer mogen gebruiken in hun nieuwe handelsnaam’) en auteursrechtinbreuk maken op de televisiecommercials en onrechtmatig handelen jegens Carspotter. De wijze waarop Vero Sales c.s. hun sms-dienst aanbieden, vormt een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 sub i BW. De merkenrechtvorderingen gebaseerd op een beeldmerk worden afgewezen net als de auteursrechtvorderingen ten aanzien van de slogans. De voorzieningenrechter wijdt auteursrechtelijke opmerkingen aan de huisstijl (“look and feel”) en het format van de televisiecommercials. Vero Sales c.s. worden o.a. gelast te rectificeren in een landelijk dagblad en op hun website en de proceskosten ad 15.325,80 te betalen.

Ten aanzien van het auteursrecht oordeelt de voorzieningenrechter:

“4.11. Voorop wordt gesteld dat de zes televisiecommercials en de drie radiocommercials van Team Fourward zijn opgebouwd volgens een telkens terugkerend vast patroon zoals hiervoor onder 2.5 en 2.6 is weergegeven. Dit telkens terugkerende vaste patroon kan worden aangemerkt als een format. De commercials zijn te beschouwen als de uiterlijke verschijningsvorm van bet format. Om die reden worden de commercials en het format hier tezamen besproken.

4.12. Anders dan het format op zichzelf hebben de daaraan ontleende 'commercials naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een eigen oorspronkelijk karakter en dragen zij het persoonlijk stempel van de maker. Er is sprake van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. De commercials van Carspotter, die allen volgens een vast patroon zijn opgebouwd, zijn veelvuldig heeft uitgezonden. Bij de televisiecommercials gaat het daarbij met name om de volgende steeds terugkerende elementen:

(1) de opdringerige journalist die iemand overvalt;
(2) de prikkelende vraag die wordt gesteld naar de prijs;
(3) het nietszeggende antwoord dat daarop volgt;
(4) de harde voice over die vervolgens de oplossing aandraagt; en
(5) de afsluiting waarbij de door de voice over aangedragen oplossing nog eens met groteletters in beeld wordt gebracht, in combinatie met
(6) de wijze van filmen,
(7) de sfeer en
(8) de korte dialogen.

Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat de commercials van Team Fourward een vorm hebben die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (vergelijk Hoge Raad 30 mei 2008, RvdW 2008, 567). Aan het voorgaande doet niet af dat de zes commercials van Team Fourward onderling niet identiek zijn. De hiervoor geschetste, van belang zijnde elementen komen immers wel in alle commercials terug. Dit betekent dat de televisie-commercials van Team Fourward voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.
4.19 (…) De totaalindrukken die beide commercials maken verschillen te weinig om te oordelen dat de commercial van Vero als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.”

Ook oordeelt de voorzieningenrechter dat er inbreuk op de handelsnaam Carspotter wordt gemaakt: 

“4.25 De voorzieningenrechter stelt vervolgens vast dat de handelsnaam Huisspotter slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Carspotter. Het kenmerkende deel van beide namen lijkt te zijn ‘spotter’.

4.27 Voorshands geoordeeld doet zich in de onderhavige zaak niet de situatie voor dat een zuiver beschrijvend woord als handelsnaam wordt gebruikt. De handelsnaam van Team Fourward is samengesteld uit de Engelse woorden  ‘Car”en een vervoeging van “spotten”. Dit zijn weliswaar gewone Engelse woorden maar door de combinatie van deze woorden– met de vervoeging van ‘spotten’ tot ‘spotter’ is een niet zuiver beschrijvend en uniek woord ontstaan voor de door Team Fourward aangeboden dienst, te weten het per sms opvragen van informatie over een specifieke auto. Er is derhalve geen sprake van monopolisering door Team Fourward van een louter beschrijvende handelsnaam.

4.28. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat er verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is in de zin van artikel 5 Hnw. Zoals hiervoor reeds is overwogen wijkt de handelsnaam Huisspotter slechts in geringe mate af van de handelsnaam Carspotter. Daarnaast richten beide ondernemingen zich via internet en televisie op geïnteresseerden in het gehele Nederlandse taalgebied, zodat niet van belang is dat partijen in verschillende plaatsen zijn gevestigd. Voorts is de aard van de ondernemingen identiek, te weten het aanbieden van een sms-dienst voor het opvragen van bepaalde specifieke informatie. Verder heeft Vero zelf een persbericht laten uitgaan met als kop "Carspotter maakt weg vrij voor Huisspotter", zodat het publiek al snel denkt dat Carspotter haar diensten heeft uitgebreid met informatie over huizen. Dat het verwarringsgevaar zich reeds daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, heeft Team Fourward voldoende aannemelijk gemaakt met het overleggen van een aantal e-mailberichten van mensen die vragen/klachten hebben over de sms-dienst van Huisspotter en zich daarvoor hebben gewend tot de klantenservice van Carspotter. Ten slotte valt uit de website www.huisspotter.nl nergens af te leiden wie er schuilgaat achter Huisspotter. Dit leidt tot de conclusie dat Vero haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.”

De voorzieningenrechter concludeert dat Vero Sales c.s. onrechtmatig handelen jegens Carspotter.

“4.36 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen, in onderlinge samenhang bezien, geen andere conclusie worden getrokken dan dat er sprake is van een in hoge mate overeenstemmende totaalindruk tussen de aangeboden sms-dienst van Carspotter en die van Vero. Daarbij is voldoende aannemelijk geworden dat Vero er welbewust voor heeft gekozen om de wervingskracht van ‘Carspotter’ aan te tasten, althans te gebruiken ten gunste van de wervingskracht van ‘Huisspotter’. Vero heeft daarmee nodeloos verwarring gesticht bij het publiek, althans heeft zij de uniforme uitstraling van Team Fourward doen verwateren. Dit terwijl Vero zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de door haar aangeboden sms-dienst op de hiervoor geschetste punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan. Dat het verwarringsgevaar zich reeds daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, blijkt uit door Team Fourward overlegde e-mailberichten van mensen die vragen/klachten hebben over de sms-dienst van Vero en zich daarvoor hebben gewend tot de klantenservice van Team Fourward. De handelwijze van Vero kan dan ook als ongeoorloofde mededinging en daarmee als onrechtmatig jegens Team Fourward worden aangemerkt. Bovendien levert de wijze waarop Vero haar sms-dienst aanbiedt voorshands geoordeeld een misleidende mededeling op in de zin van artikel 6:194 sub i BW. Nergens valt uit af te leiden wie er daadwerkelijk schuilgaat achter 'Huisspotter', terwijl Vero met haar sms-dienst zeer nauw aanleunt tegen de sms-dienst van Team Fourward. De vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de sms-dienst zich richt is dan ook dat 'Huisspotter' een onderdeel is van 'Carspotter', dan wel daaraan gelieerd is.”

Lees het vonnis hier (inmiddels in de schone pdf van de Rechtbank Arnhem zelf).

Vzr. Rechtbank Zutphen, 12 december 2008, LJN: BG6686,  Wegener Huis-Aan-Huismedia B.V. tegen Stichting Veluws Bureau Voor Toerisme,

Titelrecht? Beëindiging samenwerking tussen uitgever en VVV van een recreatiekrant voor de Veluw. VVV gaat verder met nieuwe uitgever en mag dit in de openbaarheid brengen. Niet aannemelijk dat oude uitgever het exclusieve recht heeft op "recreatiekrant" en op "de Veluwe".
 
“4.6.  Bij de beoordeling van de vordering onder 4. is van belang dat SVBT de bereidheid heeft uitgesproken om de exclusiviteit van Wegener op de titel "de Recreatiekrant Veluwe" te eerbiedigen omdat zij onderkent dat in de rechtspraak wordt aangenomen dat het gebruiken van een verwarrende titel onder omstandigheden in strijd kan worden geoordeeld met de maatschappelijke normen, die in het economisch verkeer betamelijk zijn.
Voor zover Wegener vordert dat het SVBT zal worden verboden om de titel "Recreatiekrant deVeluwe.nl" te gaan gebruiken, zal deze vordering worden afgewezen. Met SVBT wordt geoordeeld dat Wegener niet het alleenrecht toekomt op het bestanddeel "de Recreatiekrant" nu dit een beschrijvende onderdeel van de titel is, te vergelijken met bijvoorbeeld "Modekrant", "Lichtkrant" of "Advertentiekrant". Voorts heeft Wegener niet betwist dat "deVeluwe.nl" de handelsnaam van SVBT is, zoals reeds is overwogen onder 4.3.
Ook zal SVBT niet worden verboden om de titel "VVV Recreatiekrant Veluwe" te gaan voeren. Het dient de VVV, die aan deze nieuwe krant gaat meewerken, in beginsel te worden toegestaan dat zij haar eigen naam in de titel van deze krant gaat gebruiken. Voor zover Wegener meent dat zij op grond van artikel 2.2 in de in 2002 gesloten overeenkomst, zoals hiervoor onder 2.3 vermeld, het alleenrecht op het logo heeft, heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat zij daarmee rechten kan doen gelden op de naamsaanduiding VVV. Ook komt Wegener niet het alleenrecht toe op "De Veluwe" dan wel "Veluwe" nu dit de geografische aanduiding is van het gebied waarvoor de krant zal worden uitgegeven.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem, 8 december 2008, LJN: BG6701, Stichting Mineral Wool Association Benelux tegen Hapeja B.V

Reclamerecht. Ongeoorloofde vergelijkende/misleidende reclame m.b.t. werking van isolatiefolie in vergelijk tot glas- en steenwol.

“Op vordering van een samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische producenten van glas- en steenwol, verbiedt de voorzieningenrechter de Nederlandse distributeur van multireflecterende isolatiefolies om omtrent Triso Super 9+, alsmede met Triso Super 9+ vergelijkbare producten met een andere naam zoals Triso Super 9MAX, claims te (laten) doen en reclame te (laten) maken waarin wordt gesteld of gesuggereerd dat Triso Super 9+ en 9MAX een R-waarde, Eth-waarde of ThE-waarde hebben van 5,6 m2.K/W alsmede dat zij thermisch gelijkwaardig zijn aan of vergelijkbaar met 224 mm traditionele dikke isolatie, en/of andere mededelingen of suggesties van gelijke strekking te doen, zulks in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op Bouwbeurzen, vakevenementen en open dagen.

Toewijzing van de verdergaande maatregelen die eiseres heeft gevorderd acht de voorzieningenrechter niet geboden, nu op voorhand niet uit te sluiten valt dat in een bodemprocedure gedaagde haar claim omtrent de isolatiewaarde van de door haar verhandelde isolatiefolies wel naar objectieve maatstaven genoegzaam zal kunnen onderbouwen.”

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 mei 2008, LJN: BD5794, VOF h.o.d.n. GALL & GALL tegen Geïntimeerden

Handelsnaamrecht. Doorgaand gebruik na verkoop van handelsnaam en (gedeelte) klantendatabestand. Wanprestatie. 

“4.12 Met betrekking tot de beide andere onderdelen van de post waar het hier om gaat, de handelsnaam en het klantendatabestand, overweegt het hof het volgende. Voor de overdracht van deze beide onderdelen geldt dat exclusiviteit een essentieel element is. Wanneer de verkoper van een handelsnaam deze na de overdracht toch zelf blijft gebruiken, heeft hij zich deze zonder enig recht opnieuw toegeëigend. Een dergelijke schijnoverdracht kan niet worden beschouwd als een voldoen aan de verplichting die uit de koopovereenkomst voortvloeit: in feite heeft [geïntimeerde sub 1 c.s.] de handelsnaam dus niet geheel overgedragen, hoewel zij daartoe uit hoofde van de koopovereenkomst wel gehouden was. Of [appellante sub 1 c.s.] al dan niet van plan was de handelsnaam zelf te gaan gebruiken en of zij al dan niet (veel) nadeel heeft ondervonden van het voortgezet gebruik van de handelsnaam door [geïntimeerde sub 1 c.s.] doet bij dit alles niet ter zake. Het gaat de verkoper immers niets aan wat de koper met het door hem gekochte wenst te doen.

4.13 Voor de overdracht van het klantendatabestand geldt in grote lijnen hetzelfde. Vast staat dat [geïntimeerde sub 1 c.s.] onder die naam een mailing heeft verzonden naar een aantal adressen die ook voorkomen in het overgedragen klantendatabestand. Volgens [geïntimeerde sub 1 c.s.] is het aan [appellante sub 1 c.s.] om een vergelijking te maken tussen de mailinglist en het klantendatabestand (mva/mvg punt 31), maar dat verweer gaat niet op. [geïntimeerde sub 1 c.s.] heeft het klantendatabestand aan [appellante sub 1 c.s.] verkocht, zodat uitsluitend deze gerechtigd was ten behoeve van de onderneming van het bestand gebruik te maken. Wanneer er sprake was van een zekere overlap tussen persoonlijke en zakelijke relaties in het klantendatabestand, had het op de weg van [geïntimeerde sub 1 c.s.] gelegen deze van de verkoop uit te zonderen. Wanneer [geïntimeerde sub 1 c.s.] derden wilde benaderen in verband nieuwe initiatieven op het gebied van de wijnhandel, waartoe zij op zichzelf gerechtigd was gezien het ontbreken van afspraken op dat punt, diende zij zich ervan te vergewissen dat zij daarbij geen adressen gebruikte die zij juist aan [appellante sub 1 c.s.] had verkocht. Het gebruik van een dergelijk klantendatabestand dient na de verkoop ervan in zijn geheel voorbehouden te zijn aan de koper. Doordat de verkoper een aantal adressen ervan alsnog gebruikt, is aan de koper in feite niet het volledige en exclusieve gebruik geleverd.

4.14 Het hof deelt op grond van deze overwegingen de conclusie van de rechtbank dat [geïntimeerde sub 1 c.s.] met betrekking tot de onderdelen handelsnaam en klantendatabestand jegens [appellante sub 1 c.s.] wanprestatie heeft gepleegd en dat deze van een zodanige ernst is dat deze de gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst op deze onderdelen rechtvaardigt.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 12 december 2008, KG ZA 08-716, Fith B.V. tegen fitt.company  B.V. (met dank aan Aron Das Gupta, Van Mens & Wisselink)

Handelsnaamrecht. Gedaagde maakt middels het  gebruik van de (jongere) handelsnaam fitt.company inbreuk op de (oudere) handelsnaam Fith van eiseres. Het gebruik van de handelsnaam fitt.company is in verband met de overeenkomende aard van beide ondernemingen, de overeenkomende klantenkring, de overlappende regio's waarin partijen werkzaam zijn, de auditieve gelijkenis en de daardoor te duchten verwarring (welke zich in de praktijk reeds heeft gerealiseerd), een inbreuk in de zin van art. 5 van de Handelsnaamwet. Proceskosten conform vordering: Euro 7.021,80.

“4.4. Voldoende aannemelijk is dat cliënten van Fith en Fitt.Company - hoewel wellicht voldoende deskundig - niet in staat zullen zijn de verschillen tussen de door partijen gedreven ondernemingen te onderscheiden De klantenkring van beide partijen bestaat voor het grootste gedeelte uit overheidsinstanties - zoals bijvoorbeeld gemeenten en het UWV - en private verzekeraars, waarbij beide partijen zich in de "aanbestedingmarkt"' bevinden en beide ondernemingen diensten op het gebied van onder andere re-integratie, detachering, outplacement- en loopbaanbegeleiding aanbieden. Beide ondernemingen opereren bovendien gedeeltelijk in dezelfde regionen. Daarnaast is het niet onaannemelijk dat, hoewel daarover strikte instructies zijn gegeven, de naam van Fitt.Company jn het dagelijks gebruik zal worden afgekort tot 'Fitt" waardoor beiden namen auditief hetzelfde zijn.”

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 11 december 2008, zaak C-57/08, Gateway, Inc. tegen OHIM /  Fujitsu Siemens Computers GmbH (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositiezaak bereikt het Hof van Justitie. Oppositie op basis van Gateway’s oudere merken met het woordbestanddeel ‘GATEWAY’  tegen Gemeenschapswoordmerkaanvraag voor ‘ACTIVY Media Gateway’ (computers e.d.).  GvEA achtte merken en teken niet overeenstemmend en wees de oppositie af. HvJ volgt de (feitelijke) redenering van het Gerecht en verwerpt het beroep van Gateway.   Weinig nieuws.

“53. Although it is true, as is stated in paragraph 32 of Medion, that the finding that there is a likelihood of confusion should not be subject to the condition that the overall impression produced by the composite sign be dominated by the part of it which is represented by the earlier mark, it must, on the other hand, be pointed out that the signs in the present case are not similar or identical.

54. Therefore, given that, according to paragraph 51 of the judgment under appeal, there is no likelihood of confusion in the present case, the Court of First Instance did not fail to have regard to that paragraph of Medion. It follows that the third part of the first plea must be rejected as unfounded.

 (…) 56. Since the assessment of the similarities of the signs at issue led the Court of First Instance to the conclusion that the marks at issue are different, the Court was fully entitled to find, in paragraph 51 of the judgment under appeal, that it was not necessary to make apparent the degree of renown of the earlier marks which it took into consideration in that assessment.

Lees het arrest hier.

GvEA, 11 december 2008, zaak T-90/06, Tomorrow Focus AG tegen OHIM /  Information Builders (Netherlands) BV. (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositie tegen Gemeenschapswoordmerkaanvraag Tomorrow Focus op grond van oudere Gemeenschapsbeeldmerken FOCUS (computers e.d.).  Oppositie gedeeltelijk toegewezen. Redenering Gerecht was niet helemaal zuiver, maar resultaat was okee.

„32. Daraus kann allerdings nicht, wie von der Beschwerdekammer in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung getan, geschlossen werden, dass der Ausdruck „Tomorrow“ weniger kennzeichnend ist als der Ausdruck „Focus“. Wie nämlich die Beschwerdekammer selbst in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, ist der Ausdruck „Focus“ für Computerwaren und -dienstleistungen der Klassen 9 und 42 insoweit nicht sonderlich kennzeichnend, „als damit auf die gezielte Bemühung um oder das gezielte Augenmerk auf etwas Konkretes oder auf den Umstand einer scharfen oder klaren Wahrnehmung von etwas Bezug genommen wird“. Die angemeldete Marke besteht also aus zwei Ausdrücken mit geringer Kennzeichnungskraft. Die Beschwerdekammer hat deshalb beim Vergleich der Zeichen dem Ausdruck „Focus“ zu Unrecht eine größere Bedeutung beigemessen.

 33. Auf bildlicher Ebene kann aufgrund des Bestandteils „Tomorrow“ der angemeldeten Marke nicht auf eine Identität der einander gegenüberstehenden Zeichen geschlossen werden. Sowohl seine Stellung am Anfang des Zeichens als auch seine Länge, die die des Bestandteils „Focus“ deutlich übersteigt, schwächen nämlich den Umstand, dass dieser Ausdruck in beiden Marken vorkommt, weitgehend ab. Somit haben die beiden Marken auf bildlicher Ebene nur geringe Ähnlichkeit.

34. Auf klanglicher Ebene kann nicht auf eine Identität der betreffenden Marken geschlossen werden. Die sehr kurze ältere Marke (zwei Silben) und die längere angemeldete Marke (fünf Silben) werden unterschiedlich ausgesprochen. Aufgrund der gleichen Aussprache des Wortes „Focus“ in den beiden Marken besteht allerdings eine geringe Ähnlichkeit.

35. Auf begrifflicher Ebene kommen sich die beiden Marken ziemlich nahe, da sie beide auf die Idee der geistigen Konzentration abstellen. Wie die Klägerin zutreffend vorbringt, ist die begriffliche Bedeutung der angemeldeten Marke insoweit genauer, als sie eine Anspielung auf die Zukunft enthält, was im Übrigen auch von der Beschwerdekammer so beurteilt wurde. Selbst wenn man sich jedoch dem Standpunkt der Klägerin anschließt, dass diese Marke als untrennbares Gesamtzeichen mit der Bedeutung „auf die Zukunft fokussiert“ wahrgenommen werde, ist sie begrifflich doch nicht weit von der älteren Marke entfernt.

36. Nach alledem ist die Schlussfolgerung in Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung, dass die Marken eine – wenn auch geringe – Ähnlichkeit haben, trotz des Fehlers der Beschwerdekammer, dem Ausdruck „Focus“ beim Vergleich der angemeldeten Marke mit der älteren Marke eine größere Bedeutung beizumessen, zutreffend.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 december 2008, KG ZA 08-1322, G-Star International B.V. tegen Pepsico INC.

Merkenrecht. Visie van de Rechtbank ’s-Gravenhage op het Intel-arrest van het HvJ.  G-Star maakt op grond van haar Gemeenschapswoordmerk RAW bezwaar tegen PEPSI RAW. Vorderingen afgewezen. Interessante zaak, voor nu alleen even het college over Intel. “Het Hof van Justitie legt de lat hoog.”  “Ook dit is een betrekkelijke hoge horde”.

4.9. Mede in verband hiermee, is niet aannemelijk geworden dat G-Star in de bodemzaak zal kunnen bewijzen dat het relevante publiek een verband legt tussen de GStarmerken en Pepsi RAW zoals dat door PepsiCo wordt gebruikt. (...) Niet uit het oog mag worden verloren dat het bestaan van dit verband globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (r.o. 62 Intel). Zonder dat het publiek een hier bedoeld verband legt, is er geen sprake van "sub c" inbreuk (Intel r.o. 31). Maar zelfs als er al wel een dergelijk verband aannemelijk zou zijn, mede vanwege deze co-branding en de overige genoemde omstandigheden, dan is dat enkele verband nog niet genoeg voor een geslaagd beroep op "sub c" inbreuk (vgl. r.o. 32 Intel). 

4.10. Er is naar voorlopig oordeel namelijk geen (begin van) bewijs aannemelijk geworden dat PepsiCo door gebruik van het teken Pepsi RAW ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de G-Star merken en blijkens het Intel-arrest (r.o. 32, 37, 38 en 71) is dat een vereiste voor een geslaagd beroep op de "sub c" grond. Ook dit dient globaal te worden beoordeeld in dezelfde zin als hiervoor in 4.9. werd overwogen (r.o. 79 Intel). Het Hof van Justitie legt de lat hoog wanneer het verduidelijkt dat de omstandigheden a) dat een ouder merk zeer bekend is voor bepaalde waren (sc. spijkerkleding) en b) deze niet (in hoge mate) soortgelijk zijn aan die voor het aangevallen teken (in dit geval: frisdrank) en c) het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten dan ook (zoals bij [intel], hetgeen zich bij [raw] als gezegd niet voordoet) en d) bedoeld teken het oudere merk in gedachten roept, niet volstaan als bewijs in de hierbedoelde zin.

4.11. Bedoeld trekken van ongerechtvaardigd voordeel ("meeliften" genoemd door GStar) vereist volgens r.o. 38, 39 van dit arrest dat G-Star in de bodemprocedure minstgenomen bewijst dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst zal voordoen. Hetgeen G-Star thans te berde heeft gebracht rechtvaardigt zo'n conclusie naar voorlopig oordeel niet. Dat het element RAW de "DNA voor G-Star" zou zijn en G-Star eigenlijk gelijk zou zijn te stellen met RAW, is slechts in die zin relevant, dat het moet gaan om de perceptie daarvan van het relevante in aanmerking te nemen publiek. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat dit publiek dit in zodanig sterke mate als door G-Star betoogd zal opvatten, dat zij de gebruikelijke betekenis van het bijvoeglijk naamwoord "raw" in de context van het teken Pepsi RAW daarmee dusdanig naar de achtergrond zal dringen, dat daarmee bewijs van bedoeld ernstig gevaar zou zijn geleverd. Behalve de in 4.12. bedoelde klachten is hieromtrent verder niets onderbouwd gesteld of gebleken en dat is voorshands niet toereikend. Niet moet uit het oog worden verloren dat G-Star geen alleenrecht toekomt op het aanspreken van een jong (en derhalve tevens deels modieus en non-conformistisch) publiek. Dat is immers al zeer lange tijd een constante in algemeen bekende (en openbaar, via internet toegankelijke) reclame-uitingen van Pepsi, met als sprekende voorbeelden: "Now It's Pepsi, for Those Who Think Young" (begin jaren 60), "Pepsi, The Choice of a New Generation" (1984) en "GeneratioNEXT" (1997).

4.12. Voor zover afbreuk aan onderscheidend vermogen de kapstok voor G-Star is, behelst het bewijs daarvan volgens het Intel-arrest dat is aangetoond dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument van G-Star kleding en aanverwante producten en diensten is gewijzigd als gevolg van het gebruik van Pepsi RAW of dat er grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt (r.o. 77 Intel). Ook dit is een betrekkelijke hoge horde en voor het overschrijden daarvan zijn naar voorlopig oordeel onvoldoende reële aanwijzingen te berde gebracht in deze zaak. In feite het enige dat thans voorligt is beweerdelijke ongerustheid bij enkele G-Star retailers en naar hun zeggen bij dezen ontvangen vergelijkbare geluiden van sommige consumenten. Opvallend is dat dit zich hoofdzakelijk in Scandinavië lijkt af te spelen, waar Pepsi RAW niet op de markt is, en nauwelijks in het enige land waar Pepsi RAW wel is geïntroduceerd begin dit jaar, zoals PepsiCo met recht aanvoert. Terecht plaatst PepsiCo vraagtekens bij deze beweerdelijke ruis uit de markt. Dat G-Star dit zelfs als bewijs van verwarring presenteert (pleitnota mr. Hoyng nr. 86 e.v.), waarmee volgens Intel afbreuk is gegeven, wordt verworpen. Hetzelfde geldt voor de stelling zijdens G-Star dat dit "duidelijk bewijs" in bovenbedoelde zin zou opleveren en dat "duidelijk" zou zijn dat zulks tot ander commercieel gedrag van de consument zou leiden. Dat alles is naar voorlopig oordeel bepaald ontoereikend.

4.13. Dat – los van de gestelde merkinbreuk – sprake zou zijn van onrechtmatig aanhaken bij de bekendheid van G-Star en haar, wat G-Star noemt: "RAW- concept", is naar voorlopig oordeel niet voldoende aannemelijk gemaakt. Onvoldoende is ontzenuwd dat gebruik van het adjectief 'raw' in hedendaags trendgevoelig taalgebruik een aanvaarde beschrijvende betekenis heeft gekregen als hiervoor in 4.7. aangegeven. Het wordt voorshands niet onrechtmatig geoordeeld dat PepsiCo zich in haar reclame-uitingen van dat woord in die zin bedient. Dat dit gebruik G-Star schade zou toebrengen in haar zoals zij stelt "RAW crossover concept" is onvoldoende aannemelijk gemaakt in dit kort geding.”

Lees het vonnis hier.

BBIE nieuwsflits: Vanaf 1 januari 2009 past het BBIE de bezwaartermijn die wordt gegeven bij een op absolute gronden geweigerd depot aan. Dit geldt voor depots ingediend vanaf 1 januari 2009. De termijn voor het indienen van argumenten wordt drie maanden. 

Na afloop van deze drie maanden verlengt het Bureau de gegeven termijn altijd ambtshalve met één maand. Daarnaast is er tijdens een lopende bezwaartermijn altijd de mogelijkheid om schriftelijk te te verzoeken de termijn te verlengen tot zes maanden na de datum van de oorspronkelijke weigeringsbeslissing. Uiteraard zullen de gegeven termijnen in de verschillende brieven over de weigering worden medegedeeld. 

Overigens zal het indienen van een bezwaarschrft door het Bureau tevens worden opgevat als een verzoek tot verlenging van de initieel gegeven termijn tot zes maanden.