Dossiers

Visueel stemmen de diverse merken onvoldoende overeen en “zelfs indien wordt aangenomen dat het aangevraagde merk wordt teruggebracht tot het woord ‚bud’, verschillen de twee merken evenwel nog steeds voldoende van elkaar. Op fonetisch vlak onderscheiden de klinkers ‚i’ en ‚u’ zich immers duidelijk van elkaar. Het verschil dat deze letter teweegbrengt in de termen ‚bud’ en ‚bit’, die beide uit drie letters bestaan, stelt de consument reeds in staat, een onderscheid te maken.”

“Wat de aangevraagde merken betreft, zij om te beginnen benadrukt dat de term „bud” voor het relevante publiek geen specifieke betekenis lijkt te hebben. Met betrekking tot de aangevraagde beeldmerken zij vastgesteld dat, zelfs indien de term „american” kan doen denken dat de betrokken waren van oorsprong of in elk geval van aard Amerikaans zijn, en de termen „anheuser-busch” door een deel van het publiek kunnen worden opgevat als een verwijzing naar de onderneming die de betrokken waren vervaardigt, de verbinding van deze termen met de term „bud” geen specifieke betekenis doet ontstaan. In elk geval kan nergens uit worden opgemaakt dat deze termen, in hun geheel beschouwd, een betekenis hebben die overeenkomt met de mogelijke betekenissen van de oudere Duitse merken.”

“Gelet op de reeds vastgestelde verschillen tussen de aangevraagde merken en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) dient te worden geoordeeld dat er in casu ondanks een geringe mate van visuele en fonetische overeenstemming geen verwarringsgevaar bestaat, niettegenstaande het feit dat de betrokken waren dezelfde of soortgelijk zijn, en zelfs bij het bestaan van een eventueel groot onderscheidend vermogen van de oudere merken.”

“Gelet op het oordeel van het Gerecht met betrekking tot het gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT), dient te worden geoordeeld dat er a fortiori ook geen gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bestaat.”

“ De oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bevatten immers extra woordelementen („bitte”, „ein”) en grafische elementen („!”), en een bijzondere grafische vormgeving in vergelijking met de oudere Duitse woordmerken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT). Zo wijken eerstgenoemde merken visueel nog meer af van de aangevraagde merken dan laatstgenoemde merken. “

Lees het arrest hier.

Ambtshalve overweegt de rechtbank dat ingevolge het arrest van het HvJ EG in de zaak Gat en LUK (C-4/03), gewezen op 13 juli 2006- derhalve na de pleidooien in deze zaak – dat de rechtbank gelet op artikel 22 lid 4 EEX-Verordening geen grensoverschrijdende bevoegdheid toekomt. Vast staat immers dat in de onderhavige zaak een rechtens relevant beroep wordt gedaan op de ongeldigheid van het octrooi, waarover de Duitse rechter bij uitsluiting bevoegd is te oordelen voor zover het Duitsland betreft. Dit geldt volgens de rechtbank ook voor de verklaring voor recht van niet-inbreuk, voor zover deze op Duitsland betrekking heeft.

Bovendien wordt ook op de Nederlandse kant van de zaak niet inhoudelijk ingegaan. De rechtbank ziet aanleiding om de procedure hangende de oppositieprocedure te schorsen op de voet van art. 83 lid 4 ROW 1995.

De reden voor de schorsing is dat in de onderhavige procedure en in de oppositieprocedure dezelfde nietigheidsargumenten aan de orde zijn, terwijl die niet reeds op voorhand kansloos lijken. Steur c.s. verwijzen zelfs naar de tijdens de oppositie ingediende documenten onder gebruikmaking van dezelfde argumentatie. Als er niet tot schorsing wordt overgegaan zouden de rechtbank en het EOB verschillende sets conclusies kunnen vaststellen. Die situatie is volgens de rechtbank onwenselijk.

De klacht van de Gebroeders Zilka dat zij door deze schorsing gedurende lange tijd de facto verstoken zullen blijven octrooibescherming weegt tegen het bovenstaand onvoldoende op. Ter verlichting van dit nadeel en indachtig art. 20 Rv, zal het EOB bericht worden gedaan terzake versnelde behandeling van de ingestelde oppositieprocedure.

Lees het vonnis hier.

Het Gerecht overweegt onder meer als volgt: "Uit de hierboven aangehaalde bepalingen volgt, dat wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie.

Derhalve heeft de kamer van beroep artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 juist toegepast door in het kader van het onderzoek van de oppositie alleen rekening te houden met de „farmaceutische producten op basis van calcium”.

Dienaangaande stelt het Gerecht in de eerste plaats dat artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 verwijst naar waren en diensten, en niet naar categorieën of klassen van waren waarvoor het merk is ingeschreven. In de tweede plaats is het zo dat de termen „farmaceutische producten op basis van calcium”, waarmee in het kader van het onderzoek van de oppositie rekening is gehouden, niet alleen een specifiek product betreffen, maar een zelfstandige en voldoende ruime subcategorie, zodat in casu niet kan worden gesproken van een onevenredige beperking.

Wat vervolgens verzoeksters argument betreft dat een zo strikte uitlegging van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 discriminerend is ten opzichte van de draagwijdte die in een oppositieprocedure wordt toegekend aan een niet-gebruikte inschrijving die minder dan vijf jaar oud is, volstaat volgens het Gerecht de vaststelling dat geen enkele discriminatie kan worden gevonden aangezien de twee situaties niet te vergelijken zijn. Het bewijs van normaal gebruik van een merk dat minder dan vijf jaar is ingeschreven, wordt immers niet geëist omdat deze vijfjarige periode het commerciële gebruik van het merk juist mogelijk wil maken. Volgens artikel 50 van verordening nr. 40/94 kan een merk slechts vervallen worden verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik na het verstrijken van een ononderbroken periode van vijf jaar waarin het merk niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven."

Ten aanzien van het tweede middel overweegt het Gerecht:

"Dienaangaande volstaat de vaststelling dat de waren in casu dezelfde aard (farmaceutische producten) en dezelfde doelstelling of bestemming (behandeling van gezondheidsproblemen bij de mens) hebben, zij bestemd zijn voor dezelfde consumenten (vakmensen uit de medische sector en patiënten), zij via dezelfde distributiekanalen worden afgezet (over het algemeen in apotheken) en zij mogelijkerwijs complementair zijn. Daarentegen is het verschil gelegen in de onderscheiden therapeutische indicaties ervan.

In deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat de soortgelijkheid van de waren groter is dan de punten van verschil ertussen, en dient te worden geconcludeerd dat, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, de betrokken waren in zekere mate soortgelijk zijn.

Wat om te beginnen de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de conflicterende merken voor de gemiddelde consument geen betekenis hebben, en dat deze vaststelling door verzoekster niet werd betwist. Dienaangaande is het Gerecht van oordeel dat de analyse van de kamer van beroep correct is, aangezien de conflicterende tekens geen enkele betekenis bezitten.

Gelet op een en ander is het Gerecht van oordeel dat de twee tekens globaal  overeenstemmen en dus dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een verkeerde opvatting door te stellen dat de conflicterende tekens van elkaar verschillen, in het bijzonder op fonetisch vlak.

Gelet op de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de conflicterende tekens volstaat de omstandigheid dat het relevante publiek bestaat uit personen waarvan het aandachtsniveau hoog kan worden geacht, evenwel niet om uit te sluiten dat het publiek kan menen dat deze waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het Gerecht merkt op dat de conclusie inzake het ontbreken van verwarringsgevaar, waartoe de kamer van beroep was gekomen, was gebaseerd op een onjuiste premisse, te weten dat de tekens duidelijke verschillen vertonen, met name op fonetisch vlak, en dat deze verschillen de mate van soortgelijkheid van de waren konden compenseren. Dit oordeel kan evenwel niet worden gevolgd, aangezien de conflicterende tekens visueel en fonetisch in grote mate overeenstemmen.

Anders dan in de bestreden beslissing is geoordeeld, is het Gerecht in deze  omstandigheden van oordeel dat, gelet op de globale indruk en op de soortgelijkheid van de betrokken waren en de visuele en fonetische overeenstemming van de twee merken, de verschillen tussen deze merken niet groot genoeg zijn om het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek uit te sluiten.

Lees het arrest hier .

Moreover, the Dutch side of things is not addressed with regard to content. The court sees, based on article 83 sub 4 Reason for the suspension is that the present proceedings and the opposition procedure deal with the same arguments for nullification, and that these do not seem prospectless beforehand. Steur c.s. even refer to the documents entered in opposition using these same arguments. Had the court not decided to suspend, it could result in different sets of conclusions on the part of the court and the EPO. Such a situation would be inexpedient.

The complaint made by the Zilka Brothers that they as a result of this suspension would for a longer period of time de facto be deprived of patent protection does not outweigh the above-mentioned. In mitigation of this disadvantage and with article 20 Rv in mind, the EPO will receive copy of this decision to ensure accelerated handling of the initiated opposition procedure.

Read the entire judgement here.

IEFenglish

Volgens de beoordeling van de voorzieningenrechter is het  voorshands aannemelijk geworden dat de lampen ontworpen en bedacht zijn door de heer K., direkteur en enig aandeelhouder van KSI zodat mitsdien niet KS, zoals Gedaagde stelt, maar KSI, op grond van artikel 8 van de Auteurswet, auteursrechthebbende is op de horeca-sfeerlampen.

Niet bestreden is dat op de horeca sfeerlampen auteursrecht rust. Uit de stellingen van partijen in onderlinge samenhang bezien volgt voorts dat de lampen die KS aan Gedaagde levert de lampen zijn waarop, zoals de voorzieningenrechter vorenstaand heeft overwogen, KSI en niet KS het auteursrecht heeft.

Immers, Gedaagde stelt dat het de originele lampen betreft en KSI gaat ervan uit dat KS de lampen levert uit de voorraad van door haar voor KSI geassembleerde lampen. Door deze lampen zonder toestemming van KSI te verkopen maakt Gedaagde dus inbreuk op het aan KSI toekomende auteursrecht. Het feit dat KS Gedaagde één en andermaal verzekerd zou hebben dat zij auteursrechthebbende is doet daaraan niet af. Gelet op de eerder tussen KSI en Gedaagde bestaand hebbende groothandelsovereenkomst had Gedaagde niet op grond van de enkele toezegging van KS aan mogen nemen dat het hem vrijstond de lampen via KS te verkopen. Voor Gedaagde bestond, gelet op de omstandigheden, een onderzoeksplicht.

Aannemelijk is dat KSI bedoeld heeft een verbod op het verhandelen door Gedaagde van de inbreukmakende lampen te vorderen en het maken van afbeeldingen daarvan als reclame-uiting doch een dergelijke vordering is niet terug te lezen in het petitum van de dagvaarding en met name niet in het petitum onder II. Deze vordering ziet niet op verkoop door Gedaagde van de lampen of openbaarmaking door middel van afbeeldingen en komt dan ook niet overeen met de stellingen in de dagvaarding. Onder verveelvoudigen in de zin van de Auteurswet valt niet het verkopen.

Gelet op het ontoereikende petitum kan in het kader van deze procedure dan ook geen veroordeling volgen. De vordering zoals geformuleerd in het petitum onder III zal ook worden afgewezen.

Vaststaat dat Gedaagde de horeca-sfeerlampen verkoopt maar het begrip “slaafse nabootsing” omvat niet de verkoop van nagebootste producten zodat ook deze vordering zal worden afgewezen, dit nog afgezien van het feit of met betrekking tot de vullingen er al sprake van slaafse nabootsing kan zijn.

De vordering gedaagde te gebieden het gebruik van de artikelnummers 40,45, 50 en/of 80 te staken en gestaakt te houden zal ook worden afgewezen. Nummers als zodanig komen niet voor bescherming in aanmerking.

Lees het vonnis hier.

Estrad is een websiteovereenkomst aangegaan met haar exclusieve distributeur I + A Products, die I + A Products onder meer gerechtigd om de domeinnaam www.estrad.nl te voeren. Deze webpagina heeft als aanhef: "Welkom bij Estrad Specialists in Water Quality Equipment", direct daaronder gevolgd door een zeer in het oog springend zwart Estrad logo. Een nieuwsitem op de website wordt "ondertekend" met Estrad BV. In confesso is dat de op deze website aangeboden inrichting (BIOSIEVE, een zeefbak gebruikt voor het filteren van visvijverwater) onder de beschermingsomvang van het octrooi van Schultink valt.

Volgens Estrad heeft zij geen enkele bemoeienis met,  noch invloed op, de inhoud van de betreffende website uit hoofde van de website overeenkomst met haar exclusief distributeur. De betreffende website staat niet op haar naam, maar op naam van I + A Products.

De Kort Geding rechter overweegt dat blijkens de wijze waarop middels deze website in naam van Estrad naar buiten wordt getreden, het er voorshands voor moet worden gehouden dat deze uitingen minstgenomen in nauwe samenspraak met Estrad geschieden. Wat er verder zij van de gesloten websiteovereenkomst, het zich beweerdelijk enerzijds op deze wijze buiten staat stellen invloed uit te kunnen oefenen op de website van haar exclusief distributeur, maar anderzijds toestaan dat deze distributeur onder de aanduiding Estrad aan het handelsverkeer deelneemt, komt in die omstandigheden voor risico van Estrad en betreft geen situatie van onmogelijkheid als bedoeld in art. 611d Rv. Ook verwacht de Kort Geding rechter dat het aanbieden van de BIOSIEVE op de website in een bodemprocedure gezien zal worden als octrooi-inbreuk, die voor risico van Estrad komt.

Iets heel anders is evenwel de vraag of daardoor dwangsommen zijn verbeurd en
zo ja voor welk bedrag. Daartoe is nader onderzoek nodig, dat gereserveerd dient te
blijven voor de bodemprocedure. Niet alleen zal de bodemrechter bij de beoordeling
daarvan immers in overweging kunnen betrekken de (onbestreden) omstandigheden
dat Schultink

a) Estrad niet heeft gewaarschuwd dat zij tot betekening van het vonnis over zou gaan
b) Estrad vervolgens evenmin heeft gewaarschuwd dat zij in het voorkomen van de BIOSIEVE op de website van estrad.nl / i+a-products.nl een (voortdurende) overtreding van het inbreukverbod zag (waarbij tevens van belang is
c) dat zij I + A Products zelf terzake vervolgens in het geheel niet (en al helemaal niet terstond) heeft aangesproken uit hoofde van octrooi-inbreuk) en
d) vervolgens nog eens zonder daarvoor enige steekhoudende reden te verschaffen 32
dagen heeft gewacht alvorens kenbaar te maken dat aanspraak werd gemaakt op verbeurde dwangsommen.

Daarenboven is door Estrad onweersproken gesteld dat zij direct na wijzen van het vonnis van 6 juni 2006 aan het vonnis heeft voldaan, onder meer door direct haar leveranties aan I + A Products te staken. Uit bedoeld nader onderzoek in de bodemprocedure zou naar voren kunnen komen dat als consequentie van deze leveringsstop aan I + A Products, alleen "op papier" (via meerbedoelde website) is aangeboden, terwijl daadwerkelijke levering door I + A Products aan afnemers al niet meer mogelijk was vanaf datum vonnis. Of in die situatie dan nog sprake is van het verbeuren van dwangsommen van de alsdan naar voorlopig oordeel mogelijk als bagatel aan te merken overtreding van het inbreukverbod, kan eerst definitief na verder onderzoek in de bodemprocedure worden beslist. De voorzieningenrechter acht thans reeds de verwachting gerechtvaardigd, dat in die bodemprocedure zal worden geoordeeld dat – zo al dwangsommen zijn verbeurd – dit in verband met het vorenoverwogene voor een (mogelijk zeer aanzienlijk) lager bedrag het geval zal zijn dan de aanspraak van in hoofdsom € 320.000,- die Schultink thans jegens Estrad geldend
meent te kunnen maken.

Naar voorlopig oordeel werpen deze omstandigheden zodanig gerede twijfel op omtrent de verschuldigdheid en hoegrootheid van eventueel verbeurde dwangsommen, dat aanleiding wordt gezien tot ingrijpen in kort geding door middel van schorsing van de executie ex art. 438 lid 2 Rv, totdat omtrent één en ander in een bodemprocedure zal zijn beslist. Ter voorkoming van verdere executiegeschillen zal worden bepaald dat die executieschorsing van kracht blijft, totdat in de betreffende bodemprocedure een uitvoerbare beslissing is gegeven, dan wel het geschil uit die bodemprocedure anderszins definitief tot een einde is gebracht.

Lees het vonnis hier.

Het Benelux Gerechtshof heeft geoordeeld dat voor het intreden van het verval van een merk o.m. nodig is dat het verval wordt ingeroepen in een procedure waarin de merkhouder partij is (Benelux Gerechtshof NJ 1989, 299). Uit de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (NJ 1986, 258) volgt dat de strafrechter weliswaar niet de vervallenverklaring van een merkrecht mag uitspreken maar dat aan hem wel de vrijheid toekomt om in het kader van een aanhangig strafgeding waarin de geldigheid van een merkrecht wordt betwist, de juistheid van hetgeen daaromtrent is aangevoerd te onderzoeken en bij grondbevinding daarvan verdachte vrij te spreken.

Nu de strafrechter die vrijheid toekomt, is hij ook gehouden om daarvan gebruik te maken teneinde te voorkomen dat een veroordeling wordt uitgesproken t.a.v. van een gedraging die volgens het toepasselijke merkenrecht niet inbreukmakend is. Verdachte heeft in appel het verweer gevoerd dat het recht op het door Canon Kabishiki Kischa in de zin van de BMW geregistreerde merk “Canomatic” is vervallen en heeft zich daarbij beroepen op art. 5.2.a (oud) BMW. ‘s Hofs verwerping van dat verweer op de enkele grond dat niet is gebleken dat het recht op het merk “Canomatic” op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

Verder behandelde de Hoge Raad de vraag wat onder “nabootsing van een merk” (in de zin van artikel 337 lid 1 Sr) dient te worden verstaan:

Voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk ex art. 337.1.d Sr, dient aansluiting gezocht te worden bij de in het civiele merkenrecht gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken als bedoeld in art. 13 A.1 BMW. ‘s Hofs oordeel dat bij de uitleg van art. 337.1.d Sr uitgegaan moet worden van de maatstaf of de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt, getuigt daarom niet van een onjuiste rechtsopvatting.

Lees het arrest. hier. Eerder bericht + arrest Hof Den Bosch hier.