Dossiers

Mill verkoopt "powerballs", een gyroscopisch instrument, onder het merk NSD POWER BALL. Nano Second fabriceert de powerballs in Taiwan en heeft het Europees gemeenschapsmerk NSD POWER geregistreerd. Mill is houder van het gelijkluidende Benelux woordmerk. In Duitsland importeert Kern de powerball van Nano Second.

Fronik brengt eveneens powerballs op de Nederlandse markt, onder andere onder de aanduiding DYNABEE. Sinds 2004 heeft Fronik voorts een overeenkomst met Kern en brengt de powerballs van Nano Second onder de naam POWERBALL THE ORIGINAL en "Nano-Second the Original Powerball" op de markt. Zowel Mill als Fronik bieden de powerballs aan op het internet.

Er is al eerder geprocedeerd tussen partijen, waarbij werd geoordeeld dat van inbreuk op het merk Powerball door Fronik geen sprake was. In een tweede kort geding heeft de rechter Fronik geboden het gebruik van de merknaam NSD POWER BALL als domeinnaam te staken en Mill verboden zich op enigerlei wijze of in enigerlei vorm onjuiste, misleidende, suggestieve of denigrerende mededelingen te doen over de door Fronik aangeboden powerballs. In het ingestelde appel is nog geen uitspraak gedaan.

In dit geding vordert Mill onder meer het gebruik door Fronik van de merknaam NSD POWERBALL te staken en verscheidene domeinnamen over te dragen.

De rechtbank gaat ervan uit dat Fronik uitsluitend de originele NSD POWER BALL aanbiedt en dat niet is gebleken dat Fronik het teken zelf aanbrengt. Het aanbieden van powerballs afkomstig van Nano Second met het teken "Nano-Second the Original Powerball" levert dat ook geen inbreuk op de merkrechten van Mill op.

Fronik stelt dat hij de powerballs heeft verkregen van Mill zelf dan wel van haar wederverkopers en dat er derhalve sprake is van uitputting in de zin van art. 13 lid 9 BMW. De rechtbank gaat hierin mee en oordeelt dat Mill zich in beginsel niet kan verzetten tegen doorverhandeling van die powerballs door haar wederverkopers en vervolgens door Fronik.

De rechtbank verwerpt het beroep van Mill op Dior/Evora, te weten dat het aanbieden van haar powerball tezamen met andere ballen, die naar het oordeel van Mill van mindere kwaliteit zijn, afbreuk doet aan het image van haar powerball.

Een en ander leidt tot de conclusie dat het verhandelen van de NSD POWER BALL door Fronik geen inbreuk oplevert op de rechten van Mill. Dat geldt ook voor het aanbieden daarvan op de website van Fronik. Van een gebruik zonder geldige reden is geen sprake. Ook het gebruik van metatags ‘nsd power ball’ levert geen inbreuk op, nu dit gebruik voortvloeit uit en beperkt is tot de toegestane aanbieding en verkoop van de powerballs van het merk NSD POWER BALL.

De vorderingen van Mill liggen derhalve voor afwijzing gereed.

In reconventie stelt Fronik dat Mill onrechtmatig jegens hem handelt, onder meer door uitlatingen als 'goedkope imitatie uit China van belabberde kwaliteit' en 'rommel'. De rechtbank behandelt de verschillende uitlatingen en gaat hier gedetailleerd op in. De rechtbank acht de hierboven genoemde uitlatingen evenals een e-mail gericht aan dealers danwel potentiële klanten onrechtmatig en acht tevens voldoende aannemelijk dat Fronik schade heeft geleden als gevolg van deze onrechtmatige mededelingen van Mill.

Tot slot stelt Fronik dat Mill het merk NSD POWER BALL te kwader trouw heeft gedeponeerd, aangezien Kern de powerballs reeds in de Benelux leverde vóórdat Mill daarmee begon. Nu de ratio van artikel 14B BMW meebrengt dat een verklaring voor recht, waarvoor een oordeel over de nietigheid de basis is, ook slechts gevorderd kan worden (mede) op verzoek van de voorgebruiker, en niet tijdig een vordering tot voeging of tussenkomst van Kern is ingesteld, verklaart de rechtbank deze vordering niet ontvankelijk.

Rechtbank verwijst de zaak naar de rol om de schade nog in deze procedure op te maken en de laatste onduidelijkheid over een eerdere rectificatie weg te nemen. 

Lees het vonnis hier.

Art. 13A lid 1 sub d BMW

De discussie spitst zich toe op de vraag of UPC een geldige reden had om het merk KPN te gebruiken. Volgens UPC hoeft er geen sprake te zijn van de door het Benelux Gerechtshof in Klarein / Claeryn gestelde ‘noodzaak’ om het merk te gebruiken. Dit volgt volgens UPC uit de merkenrichtlijn.

De voorzieningenrechter zoekt – opvallend – aansluiting bij de uitleg van het Hof van Justitie van art. 6 lid 1 sub c van de richtlijn (gebruik ter aanduiding van de bestemming van een product, met name als accessoire of onderdeel) welke uitleg is gegeven in Gilette / La-Laboratories. Daarin had het Hof van Justitie geoordeeld dat gebruik ter aanduiding van de bestemming niet is geoorloofd wanneer dat gebruik kleinerend is. Volgens de voorzieningenrechter vereist art. 6 lid 1 sub c eveneens een noodzaak om het merk te gebruiken, welk gebruik vervolgens moet overeenstemmen met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid.

De vraag of de merkenrichtlijn überhaupt gebruikt moet worden voor de uitleg van ‘geldige reden’ in art. 13A lid 1 sub d, dat blijkens art. 5 lid 5 van de richtlijn geen geharmoniseerde bepaling is, wordt in het vonnis niet aan de orde gesteld.

Art. 6:194a BW

“4.12  Uit die overwegingen [preambule van de richtlijn vergelijkende reclame onder 14. en 15.] volgt dat het gebruik van het merk en de handelsnaam ‘KPN’ in een vergelijkende reclame geoorloofd is als dat voor de vergelijking van de producten en de diensten noodzakelijk is. De vergelijking moet daarom centraal staan en niet het vergeleken product of de vergeleken dienst.”

Art. 6:194 BW

Omdat UPC 503.000 internet abbonnees en 325.000 telefonie abbonnees heeft, acht de voorzieningenrechter de mededeling dat er al 750.000 bellers en internetters zijn overgestapt niet misleidend. De stelling van KPN dat daarmee wordt gesuggereerd dat er 750.000 telefonie abbonnees zijn, wordt verworpen.

Lees het vonnis hier.

1. Er is geantwoord dat de NMa bekijkt op basis van welke criteria zij de hoogte van de tarieven van de auteursrechtenorganisaties zou kunnen beoordelen. Zijn deze criteria inmiddels door de NMa vastgesteld?

2. Zo ja, wat zijn de criteria, wanneer start de NMa onderzoek naar de tarieven van de auteursrechtenorganisaties en wanneer worden de resultaten gepresenteerd?

3. Zo nee, waarom zijn deze nog niet vastgesteld, wanneer zal dat gebeuren, wanneer start het onderzoek naar de tarieven en wanneer worden de resultaten gepresenteerd?

4. In de beantwoording van bovengenoemde vragen staat dat Stichting Videma haar jaarverslagen 2004 en 2005 vóór 1 juli 2006 via haar website openbaar zal maken. Het jaarverslag 2004 is nog niet openbaar gemaakt, welke maatregelen neemt de regering om dit alsnog af te dwingen en welke sancties worden getroffen?

5. Hebt u kennis genomen van het jaarverslag van Videma over 2005?

6. Wat vindt u van het feit dat Videma een fee ontvangt van 26,9 % van de totale incasso? Rechthebbenden zijn hiermee akkoord gegaan, is niet automatisch het gevolg dat de ondernemers en organisaties die Televisieprogramma’s openbaar maken, waaronder de horeca, te veel moeten betalen?

7. Vindt de regering dat het jaarverslag van Videma daadwerkelijk transparant is, gezien het niet publiceren van het directiesalaris, het samenvoegen van management- en marketingkosten in één post, het feit dat volgens onze informatie de directeur rechtstreeks 85 % van de aandelen Videma in bezit heeft en dat het kantoorpand waarin Videma is gehuisvest eerst in privé bezit van de directeur was en het vervolgens in een door hem gecontroleerde vennootschap is onderbracht?

8. Wat vindt u van het feit dat ALLE auteursrechtenorganisaties, waaronder Videma en BUMA/STEMRA, weigeren de salarissen en andere vergoedingen van zowel de directieleden als de toezichthouders openbaar te maken?

9. Is de regering bereid openbaarmaking af te dwingen?

10. Wat vindt de regering van het salaris van de directeur van BUMA/STEMRA, die in de Telegraaf wordt geciteerd “dat hij minder verdient dan de minister president”, terwijl volgens klokkenluiders binnen BUMA/STEMRA het salaris aanmerkelijk hoger is?

Lees de vragen ook hier.