Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 oktober 2010, KG ZA 10-1057, Indorata-Servicos & Great Lengths tegen Balmain c.s. (eveneens met dank aan Francis van Velsen, FISAL IP Law).

Octrooirecht. EP eiser Indorata betreffende ‘een verbeterde werkwijze en inrichting voor het vergroten van haarvolume of -lengte. Gestelde inbreuk door gedaagde. Nietigheidsverweer blijft onbesproken nu de voorzieningenrechter  concludeert dat van inbreuk voorshands geen sprake is. (Zie ook: Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 mei 2010, IEF 8835). 

4.7. De steunband van Balmain heeft geen zijde die kleeft en daarmee naar voorlopig oordeel geen kleefkant in de zin van het octrooi. Of de door Balmain toegepaste steunband is voorzien van een coating die in de hechting tussen steunband en haarextensies een (wezenlijke) functie vervult en in die zin als “kleefkant” zou moeten worden aangemerkt, zoals Indorata heeft gesteld en Balmain gemotiveerd heeft betwist, kan in dit kort geding in het midden blijven. Vast staat immers dat de steunband van Balmain in elk geval niet klevend is buiten de contactpunten tussen de steunband en de uiteinden van de haarextensies. Daarmee kan de inrichting van Balmain niet de hiervoor beschreven fixeringsfunctie vervullen en valt het buiten de beschermingsomvang van conclusie 14.

4.8. Voorts slaagt Indorata niet in haar stelling dat sprake is van inbreuk bij wege van equivalentie omdat in de inrichting van Balmain middelen zouden worden toegepast die op in wezen dezelfde wijze in wezen dezelfde functie vervullen met in wezen hetzelfde resultaat als bij de door haar geoctrooieerde inrichting. De maatregel “met kleefkant” zou volgens Indorata door Balmain worden toegepast door met gebruikmaking van de (klevende) eigenschappen van de bevestigingselementen de haarextensies op de steunband te plaatsen. Wat daar van zij, de kleefkant in de zin van het octrooi heeft ook een andere functie, te weten het fixeren van de steunband aan het hoofdhaar. Daartoe gebruikt Balmain geen steunband met kleefkant, zoals in EP 789, maar een positionneur, naar voorlopig oordeel een wezenlijk andere wijze. Aldus kan de inrichting van Balmain niet worden aangemerkt als een aan de inrichting volgens conclusie 14 van EP 789 equivalente inrichting.

4.9. De slotsom luidt dat de inrichting van Balmain naar voorlopig oordeel niet onder de beschermingsomvang van conclusie 14 valt, direct, noch in het equivalentiebereik. Nu conclusies 15, 16, 19, 21 en 23 afhankelijk zijn van conclusie 14 en conclusies 1, 2, 4 en 5 werkwijzen beschermen die gebruik maken van het fixeren van een steunband door het kleven van de kleefkant ervan aan het hoofdhaar (en zoals hiervoor is overwogen de inrichting van Balmain een dergelijke kleefkant niet heeft), geldt hetzelfde ten aanzien van deze door Indorata ingeroepen conclusies.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 21 oktober 2010, vonnis in kort geding, gevoegde zaken KG ZA 10-1062 Multispike B.V. tegen Middenweg B.V. c.s. en zaak KG ZA 10-1107, JB Beheer B.V. c.s. en tegen Middenweg B.V. c.s. (met eerdere dank aan Bart van Wezenbeek, Vereenigde).

Octrooirecht. Octrooien en licentieovereenkomst met betrekking tot methode voor het telen van orchideeën. Octrooien zijn voorshands geldig te achten en inbreuk wordt aangenomen. Een veiling valt te beschouwen als bemiddeling bij verkoop van rechtstreeks verkregen voortbrengselen van geoctrooieerde werkwijze(n), waartegen op basis van het octrooirecht niet worden opgekomen.

Bakker is houdster van Nederlands octrooi NL 581 en uitvinder van de in EP 886 geoctrooieerde verbeterde werkwijze voor het telen van orchideeën. De octrooiaanvrage die heeft geresulteerd in EP 886 is gedaan op naam van de onderneming Orchid Garden Patents. Na verlening is het octrooi overgedragen aan JB beheer, waarvan Bakker directeur en enig aandeelhouder is. Middenweg houdt zich bezig met de kweek van orchideeën.

Op 1 december 2008 sloten Orchid Garden Patents en Middenweg een licentieovereenkomst met betrekking tot de zogenoemde (onder NL 581 vallende) Multispike-methode. Op 30 december 2008 heeft Middenweg in een email aan Orchid Garden Patents bericht dat Middenweg de Multispike-methode niet langer zal toepassen. Orchid Garden Patents stelt dat Middenweg de methode is blijven toepassen en vordert een licentievergoeding alsmede verbeurde contractuele boetes. Orchid Garden Patents heeft de vordering op Middenweg gecedeerd aan Multispike. Multispike heeft vervolgens conservatoir beslag laten leggen op bij Middenweg bevindende planten, alsmede derdenbeslag onder FloraHolland en Rabobank. Op de inbeslaggenomen planten rust een pandrecht van Rabobank.FloraHolland veilt ook na het beslag ochideeen van Middenweg op haar veilingen.

Multispike vordert nu -kort gezegd- een verbod tot het (laten) verhandelen, het faciliteren van verhandeling, dan wel het aanzetten tot verhandeling van de goederen waarop conservatoir beslag is gelegd. Multispike baseert haar vordering op de stelling dat door verkoop ter veiling de goederen aan het beslag worden onttrokken. Daarnaast, in de parallele zaak, vorderen JB Beheer en X dat Middenweg, Agro, Rabobank en FloraHolland wordt verboden inbreuk te maken op EP 886 en/of NL 581 (met nevenvorderingen).

Met betrekking tot de inbreuk oordeelt de voorzieningenrechtet allereerst dat aan de aanval op basis van de geldigheid voorbij wordt gegaan, nu de nieuweheidsschadelijkheid slechts wordt geopperd op basis van een Engelse samenvatting of een verwijzing naar een tabel, zonder meer aan te voeren. De voorzieningerechter concludeert dat sprake is van inbreuk, nu Middenweg niet heeft willen toelichten op welke punten de door haar toegepaste werkwijze afwijkt van de geoctrooieerde werkwijze.

De inbreukvorderingen tegen Middenweg wordt toegewezen, de inbreukvorderingen tegen Rabobank en FloraHolland worden echter afgewezen, omdat niet blijkt van inbreukmakende of onrechtmatige handelingen. Niet is gebleken dat Rabobank tot inbreukmakende handelingen aanzet. De enkele omstandigheid dat Rabobank ongetwijfeld invloed heeft op de bedrijfsvoering van Middenweg, omdat zij, als de verkopen staken, de mogelijkheid heeft de financiering terug te vorderen, kan niet worden aangemerkt als een (onrechtmatig te achten) aanzetten tot octrooi-inbreuk.

De handelingen van FloraHolland zijn te beschouwen als bemiddeling bij verkoop van rechtstreeks verkregen voortbrengselen van geoctrooieerde werkwijze(n). Hiertegen kan, aldus de voorzieningenrechter, op basis van het octrooirecht niet worden opgekomen.

Met betrekking tot de onttrekking aan het beslag, oordeelt de voorzieningenrechter met betrekking tot de reconventionele vordering tot opheffing van het gelegde beslag dat zelfs al zou moeten worden aangenomen dat de octrooien nietig zijn, dit niet zonder meer met zich meebrengt dat Middenweg niet meer aan haar verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst zou zijn gebonden. Nu de octrooien voorshands geldig zijn te achten, Middenweg inbreuk maakt en niet duidelijk is tot welk bedrag Rabobank zekerheid is verstrekt, wordt de vordering tot opheffing van de beslagen afgewezen.
Multispike wordt volgens Middenweg door verkoop van planten niet benadeeld, nu de totale hoeveelheid planten dat zich op enig moment in de bedrijfsruimte van Middenweg bevindt, gelijk blijft. Middenweg gaat er volgens de voorzieningenrechter ten onrechte aan voorbij dat het beslag zich niet over de nieuwe planten uitstrekt. Continuïteit van een onderneming is een mogelijke aanleiding voor opheffing van een beslag, maar geen rechtvaardiging voor onttrekking aan dat beslag. Het bevel tot verhandeling van de beslagen goederen wordt toegewezen.

FloraHolland stelt zich op het standpunt stelt dat zij niet meewerkt aan de onttrekking omdat de planten ten tijde van de veiling reeds zijn onttrokken door Middenweg. Bovendien heeft zij geen controleplicht. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Niet valt in te zien waarom de planten op het tijdstip dat zij op de veiling worden aangeboden als reeds aan het beslag onttrokken moeten worden beschouwd. Tevens heeft FloraHolland de verkoop van planten gefaciliteerd ondanks het feit dat zij op de hoogte was van het gelegde beslag. Zij behoort zich onder deze omstandigheden te onthouden van bemiddeling bij verkoop. Het bevel tegen FloraHolland wordt toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 20 oktober 2010, HA ZA 10-343, Institut de Recherche en Semiochimie et Ethologie Appliquee & CEVA Santé Animale S.A. tegen Beaphar B.V., Beaphar Nederland B.V. en Sergeant’s Inc

Octrooirecht. Levering goederen FOB. Geldig octrooi: Voor de gemiddelde vakman is onmiddellijk duidelijk dat sprake is van een omissie respectievelijk kennelijke vergissing in de conclusie. Geen ontoelaatbare uitbreiding van de beschermingsomvang, nu het niet gaat om een wijziging, maar om een uitleg. Inbreuk door Beaphar aangenomen. Geen inbreuk door medegedaagde Sergeant’s, die de producten FOB Memphis aan Beaphar levert.

Het Institut houdt zich met name bezig met onderzoek ter zake van de chemische communicatie die plaatsvindt in de dieren- en mensenwereld. Ceva Santé Animale is een veterinair farmaceutisch laboratorium en gedaagde Beaphar NL ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt farmaceutische producten, gezondheidsproducten en voedingsproducten voor huisdieren.  Sergeant’s is een fabrikant en distributeur van producten voor huisdieren.

Het Institut is houder van het Europese octrooi 1 047 415 voor ‘Pig appeasing pheromones to decrease stress, anxiety and aggressiveness’. Beaphar NL verhandelt onder het merk Beaphar anti stress halsbanden voor honden en katten. Zij betrekt deze Beaphar producten bij Sergeant’s. Ceva vordert in conventie een verklaring voor recht dat Beaphar inbreuk maakt op EP 415, met nevenvorderingen. Beaphar vordert in reconventie vernietiging van het Nederlandse deel van EP 415.

Ceva beroept zich in deze procedure uitsluitend op conclusie 1 van EP 415. Zij stelt dat deze conclusie een omissie bevat omdat het woord ‘mammary’ is weggevallen. Voorts zou sprake zijn van een kennelijke vergissing. Voor de gemiddelde vakman is onmiddellijk duidelijk dat sprake is van een omissie respectievelijk kennelijke vergissing, aldus Ceva. Beaphar bestrijdt dit, maar de rechtbank volgt Ceva. De rechtbank concludeert verder dat de relevante samenstelling van de Beaphar producten voldoet aan alle kenmerken van conclusie 1 van EP 415. De reconventionele vordering tot vernietiging wordt afgewezen.

Het verbod jegens Beaphar wordt toegewezen. Sergeant’s heeft echter bestreden dat bij haar sprake is dat zij in Nederland handelingen zou (dreigen te) verrichten als bedoeld in artikel 53 lid 1 ROW. Zij verkoopt de desbetreffende producten aan Beaphar en levert deze FOB Memphis aan Beaphar. De stelling van Ceva dat levering FOB Memphis niet concludent zou zijn wordt door de rechtbank gepasseerd. Ceva heeft volgens de rechtbank tegenover de onderbouwde stellingen van Beaphar niets aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat Sergeant’s de inbreukmakende producten in Nederland zou hebben aangeboden of geleverd of dat dreigt te doen. De vorderingen jegens Sergeant’s dienen daarom te worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rutger Kleemans (Freshfields Bruckhaus Deringer): Ten aanzien van indirecte inbreuk. Kort commentaar bij Rechtbank ‘s-Gravenhage, 18 oktober 2010, IEF 9166 ( Safeway / Kedge). 

"Indirecte inbreuk is niet een onderwerp waar men elke dag mee van doen heeft. Toevallig hebben de Haagse en Engelse octrooirechter in een tijdsbestek van 3 dagen allebei een relevant vonnis gewezen, waarbij met name de Engelse rechter in de persoon van Jacob LJ er eens goed voor is gaan zitten. Wéér vormt nationaal recht van Europese collega octrooirechters (‘the Dutch Judge told us’) een meer dan belangrijke basis voor de beslissing
 
(…) Safeway, de beweerd indirecte inbreukmaker, suggereerde (althans volgens het vonnis) dat haar niet verweten kon worden dat afnemers haar instructies niet zouden opvolgen. De voorzieningenrechter deelt die mening niet. Hij oordeelt dat het criterium is dat de beweerd indirecte inbreukmaker dient te beseffen dat afnemers mogelijk inbreuk zouden maken en onder die omstandigheden af zou moeten zien van het leveren van middelen die hen daartoe in staat stellen.
 
Het toeval wil dat op 15 oktober de Court of Appeal (Jacob LJ) arrest heeft gewezen in de zaak van Grimme tegen Scott ( [2010 EWCA Civ 1110] over precies deze kwestie. (...)"

Lees het volledige commentaar hier.

In aansluiting op de eerdere berichten, waarin werd ingegaan op de octrooizaak tussen het Amerikaanse bedrijf Document Security Systems Inc  (DSS, octrooihouder) en de Europese Centrale Bank (ECB) over een beveiligingstechniek die ECB in bankbiljetten zou toepassen. (Zie: "Erfenis", IEF 727, Erfenis (2), IEF 5413 en Erfenis (3), IEF 8981).

In reactie op de inbreukactie van DSS bij het (destijds) GEA startte de ECB nietigheidsprocedures in de 9 Europese landen. Inmiddels zijn er in deze procedures diverse uitspraken over de nietigheid, waarin het telkens om een en hetzelfde nietigheidsargument gaat namelijk toegevoegde materie. Deze uitspraken bieden ondertussen een aardig overzicht van het juridisch landschap in Europa op het gebied van "added matter" en de mate waarin rechters en octrooi-instanties deze geharmoniseerde termen in het octrooirecht ook harmonieus uitleggen. Na een eerste set uitspraken in eerste instantie in UK, Duitsland, Frankrijk en Nederland werd een tussenstand van 2-2 opgetekend en werd deze zaak vaak aangehaald door commentatoren: de onderlinge tegenspraak van de rechters was immers een mooie aanleiding om na te denken over de wenselijkheid van een Europees Octrooigerecht.

De stand in oktober 2010 is dat het octrooi van DSS wegens toegevoegde materie definitief vernietigd is in 6 van de 9 landen, te weten UK, Duitsland, Belgie, Italie, Frankrijk en sinds kort ook in Oostenrijkse, blijkens deze beslissing van de Oostenrijkse appelrechter. Of er sprake is van een volledige 'toegevoegde harmonisatie' moet nog blijken: in Spanje, Nederland en Luxemburg lopen de procedures nog.

"Michiel Odink heeft zich per 1 oktober 2010 als partner verbonden aan het Amsterdamse kantoor van Baker & McKenzie. Odink richt zich in zijn werkzaamheden op de rechtsgebieden Intellectueel Eigendom en Media & Entertainment. Hiervoor was Michiel Odink werkzaam bij Allen & Overy. Met de komst van Odink wordt de sectie Intellectual Property & Technology, Media & Telecom bij Baker & McKenzie verder uitgebreid. De sectie is gespecialiseerd in het adviseren en procederen over intellectuele eigendomsrechten (merken, auteursrechten, modelrechten, domeinnamen en octrooien), merkregistraties (zowel nationaal als internationaal), media- en entertainmentrecht (waaronder reclamerecht en onrechtmatige perspublicaties) en oneerlijke concurrentie.

Michiel Odink’s cliënten bestaan, onder andere, uit warenhuizen, technologiebedrijven, (muziek) uitgevers, artiesten en producenten van fashion, design en (fast-moving) consumer goods. Met de benoeming van Odink komt het aantal partners bij Baker & McKenzie Amsterdam op 42."

Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, N.V. J. van Ratingen tegen N.V. Nova International & B.V. Princes Household Appliances (met dank aan Kristof Neefs &  Paul Maeyaert, Altius).

Merkenrecht. Beschrijvend gebruik. De vordering op basis van de samengestelde TURBO SAFE FRYING merken (hieronder links afgebeeld) tegen het gebruik van de tekens “turbo frit” (rechts afgebeeld) en “turbo fryer” door Nova International resp. Princess wordt afgewezen op grond van artikel 2.23.1 BVIE en artikel 12 GMVo.  “Een mooie illustratie van het feit dat wij in België onze frietjes au sérieux nemen”, aldus de inzendende advocaat. 

“Aldus kan de merkhouder derden niet verbieden het merk te gebruiken als beschrijvende aanduiding inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Een dergelijk beschrijvend gebruik doet immers geen afbreuk aan de commerciële herkomstaanduidende functie van het merk.
 
Meer bepaald willen genoemde bepalingen voor alle marktdeelnemers de mogelijkheid waarborgen om beschrijvende aanduidingen te gebruiken. Deze bepalingen vormen dus een uitdrukking van de vrijhoudingsbehoefte.
 
(…) In casu betreffen de door eiseres op hoofdeis aangevochten tekens – de tekens “TURBO FRIT” en “TURBO FRYER”, dan wel enig teken dat “TURBO” omvat – puur beschrijvende aanduidingen die verband houden met de kenmerken van de door verweersters op hoofdeis verhandelde waren, namelijk friteuses.

De term “FRYER“ is de Engelse term voor een frituurpan. De term “FRIT” is de Franse term voor friet. De term “TURBO”, die normaal gebruikt wordt als eerste element van samengestelde woorden die mechanismen, roterende motoren aanduiden – van het Latijnse turbo, turbinis “circulaire beweging” – of als afkorting van de woorden turbomotor of turbogenerator is per extensie een synoniem geworden van snelheid en efficiëntie."

Blijkt aldus dat het door eiseres op hoofdeis aangevochten gebruik van de litigieuze tekens louter beschrijvend is, zodat zij haar concurrenten dit gebruik niet kan verbieden.”

Eiser beroept zich m.b.t. de beweerde verwarringwekkende reclame door het gebruik van het teken “turbo”eveneens op Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Bij de beoordeling van deze verwarring wijst de rechter erop dat de aanwezigheid van de hoofdmerken van verweersters bij de gewraakte tekens verwarring uitsluit:

“Onterecht argumenteert eiseres op hoofdeis dat het gebruik van de tekens “TURBO FRIT” en “TURBO FRYER” bij de gemiddeld aandachtige consument misleiding/verwarring zou veroorzaken, nu deze er verkeerdelijk van zou uitgaan dat de friteuses afkomstig zijn van eiseres op hoofdeis.
           
De tekens “TURBO FRIT” en “TURBO FRYER” worden namelijk nooit individueel, maar steeds samen met het teken “NOVA” respectievelijk “PRINCESS” gebruikt. In de ogen van de gemiddeld aandachtige consument zal er derhalve nooit verwarring ontstaan.”
 
Lees het vonnis hier (N.B: hoger beroep is nog mogelijk).

Voorzitter Rechtbank van Koophandel Antwerpen, beschikking van 28 september 2010, NV Zeeman Textiel Supers tegen NV Carodel (met dank aan Klos Morel Vos & Schaap).

(Belgisch) Auteursrecht. Nederlandse eiseres Zeeman stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar auteursrechten m.b.t. enkele kledingstukken uit de zomercollectie 2009. Aardig detail: gedaagde zou de inbreukmakende kledingstukken verkopen onder het merk ‘Knot So Bad’. Blijkens het vonnis is in Nederland een parallelle procedure aanhankelijk. Herroeping van gewijsde van de eerdere (ex parte) beschikking tot beslag. Carodel heeft zich ten onrechte beroepen op het ‘vermoeden van titulariteit’.

"CARODEL heeft wel degelijk bedriegelijke kunstgrepen gebruikt om de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te misleiden en aldus een gunstige beslissing te bekomen CARODEL deed zich bij het neerleggen van het verzoekschrift voor als auteursrechthebbende, terwijl zij over voldoende gegevens beschikte, minstens kon beschikken, om zelf deze hoedanigheid in twijfel te trekken (eens geconfronteerd met de eigenlijke auteur). (…) De ingrijpendheid van de maatregel wordt nog versterkt door het gegeven dat de maatregelen éénzijdig worden gevraagd. Het niet voldoende nagaan van haar rechten, minstens het nalaten de rechten omtrent de onzekerheid in te lichten, wordt dan ook als eer dusdanige tekortkoming (verdoezelen) beschouwd dat dit als bedrog dient gekwalificeerd te worden."

De oorspronkelijke beschikking wordt derhalve vernietigd waar het de beschrijvende en bewarende maatregelen met betrekking tot de ‘Girls cardigan’ (afbeelding: links Zeeman, rechts Carodel) betreft.

Wat betreft de ‘Boys t-shirt’ en ‘Boys polo’ oordeelt de voorzitter echter dat de vordering tot herroeping ontoelaatbaar is, aangezien “geen specifieke bijkomende (ontdekte) elementen” werden aangedragen. 

Lees het vonnis hier.  

Rechtbank Arnhem, 29 september 2010, LJN: BN9367, Blue Sense Holding B.V. c.s. tegen Gedaagden en (na tussenkomst) curator (eveneens met dank aan Kees van Dijk, Van Veen Advocaten).

Faillissement. Octrooirechten. “Dat Blue Sense Holding en mede-eiser conv/verw.reconventie niet zijn geslaagd in de ontzenuwing van het bewijs dat het de bedoeling van de betrokken partijen was om de litigieuze intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de geregistreerde octrooien, in te brengen in de nieuw op te richten entiteit, failliet. De curator kan nakoming verlangen en heeft een beter recht op die intellectuele rechten dan Blue Sense Holding en mede-eiser conv/verw.reconv. en ook een beter recht dan gedn.conv./eis.reconv.”  Dwangsommen met een maximum van €100.000.000,- (geen kennelijke schrijffout).

2.5.  (…)  De aantekening luidt: “wachten met doorschuiven. zit wel prima zo in andere B.V., 27-5-04”  (…) Naar het oordeel van de rechtbank valt taalkundig uit deze aantekening niet op te maken dat het doorschuiven volledig van de baan was en dat de intellectuele eigendomsrechten definitief in Blue Sense Holding konden blijven zitten. Uit de aantekening volgt taalkundig slechts dat de rechten voorlopig goed zaten en dat met het doorschuiven kon worden gewacht.

2.6.  Voor een andere dan een taalkundige uitleg is niet genoeg gesteld en biedt hetgeen wel gesteld en gebleken is geen handvat.(…).

(…) 2.19.  Blue Sense Holding en [mede-eiser conv./verw. reconv.] zullen als de nagenoeg geheel in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten (…). Wat betreft de kostenbegroting hebben Blue Sense Holding en [mede-eiser conv./verw. reconv.] een beroep gedaan op artikel 1019h Rv. Dat hebben de curator en [gedn.conv./eis.reconv.]. niet gedaan en zij hebben ook geen specificatie van hun werkelijke kosten overgelegd, terwijl het overigens nog maar de vraag is of hier wel sprake is van een handhavingsactie in de zin van artikel 1019 Rv. De rechtbank zal volstaan met de gebruikelijke liquidatietarieven.

(...) 3.2.  veroordeelt Blue Sense Holding en [mede-eiser conv./verw. reconv.] om binnen 96 uur na betekening van dit vonnis medewerking te verlenen aan het verlijden van een notariële akte, waarbij de octrooien, die bij het US PTO zijn geregistreerd onder de nummers 6194198 en 6283309, worden overgedragen aan [failliet] (in liquidatie) en om voorts al datgene op hun kosten te doen wat nodig is voor een juiste registratie van die IE-rechten op naam van [failliet] bij de betreffende registers in de verschillende landen binnen 1 week na het verlijden van de akte, zulks op straffe van een hoofdelijk verschuldigde dwangsom van € 100.000,-- voor iedere dag dat zij in gebreke blijven aan deze veroordelingen te voldoen, zulks met een maximum van € 100.000.000,--;

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 13 oktober 2010,  LJN: BO1296, Ortho King Europe B.V. en [C] c.s. tegen [Y] & Voxel Works S.L.

Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Stukgelopen samenwerking. m.b.t. software m.b.t. orthopedische producten. Geschil in hoofdzaak betreft de gestelde inbreuk op diverse ie-rechten, dit vonnis in incident ziet op de internationale bevoegdheid. De rechtbank dient per (onderdeel van elke) afzonderlijke vordering van eiseres te onderzoeken of zij bevoegd is van (dat onderdeel van) die vordering kennis te nemen.  De rechtbank verklaart zich grotendeels onbevoegd. Aanhouding i.v.m. onduidelijkheid over soort merk (BX of CTM).

5.10.  Voor zover de vordering is gebaseerd op het merkrecht op “Ortho King”geldt het volgende. Onduidelijk is of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk. Voor zover het een Benelux-merk betreft is de rechtbank niet bevoegd gelet op het volgende. Ingevolge artikel 4.6. Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken, behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, bepaald door de woonplaats van de gedaagde, of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Gelet op het feit dat de vordering bestaat uit een zich onthouden van economisch gebruik (naar de rechtbank aanneemt: in de gehele EU) kan evenmin als met betrekking tot het non-concurrentiebeding een plaats van uitvoering worden bepaald, aangezien die verbintenis wordt gekarakteriseerd door een veelvoud van plaatsen waar zij is of moe(s)t worden uitgevoerd. Ortho King c.s. stellen dat omtrent de vervolgsamenwerking verschillende gesprekken zijn gevoerd in Nederland en Spanje, zodat niet valt vast te stellen waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan. Derhalve kan de bevoegdheid met betrekking tot het door Ortho King c.s. gestelde merkrecht enkel worden bepaald door de woonplaats van gedaagde.

Voor zover de vordering is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk is niet deze rechtbank, maar de rechtbank te ’s-Gravenhage bevoegd. Immers betreft het in dat geval een vordering terzake een vermeende inbreuk als bedoeld in artikel 92 van de verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (de Gemeenschapsmerkverordening). In artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk voor vorderingen als bedoeld in artikel 92 van de Gemeenschapsmerkverordening is de rechtbank ’s-Gravenhage aangewezen als uitsluitend bevoegde rechter in Nederland.

Voor zover de vordering is gebaseerd op de (Nederlandse) Handelsnaamwet geldt het volgende. De Handelsnaamwet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling. Derhalve geldt de hoofdregel dat de gedaagde dient te worden opgeroepen voor de rechter van zijn woonplaats. Een en ander betekent dat de rechtbank ook ten aanzien van dit onderdeel van het onder 2. gevorderde niet bevoegd is daarvan kennis te nemen.

Het onder 3. gevorderde gebod iedere inbreuk op het auteursrecht van Ortho King c.s. op het fotomateriaal te staken.

5.11.  De (Nederlandse) Auteurswet is van toepassing op alle auteursrechtelijke werken die voor de eerste maal of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een ander land zijn uitgegeven in Nederland, alsmede op alle zodanige werken waarvan de maker Nederlander is. Ortho King c.s. stellen dat het gewraakte fotomateriaal is gemaakt door [C], zodat de Auteurswet op de vordering van toepassing is. De Auteurswet kent geen bijzondere bevoegdheidsbepaling met betrekking tot auteursrechtinbreuk. Dat betekent dat de hoofdregel van artikel 2 lid 1 EEX-Vo van toepassing is, zodat de rechtbank niet bevoegd is om van deze vordering kennis te nemen.

Conclusie

5.12.  De conclusie is dat deze rechtbank slechts bevoegd is kennis te nemen van de vordering tot verklaring voor recht dat [Y] c.s. onrechtmatig hebben gehandeld en van de vordering tot overdracht van stukken en dat de rechtbank onbevoegd is om van de overige vorderingen kennis te nemen.

5.13.  De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat Ortho King c.s. zich uitlaten omtrent de vraag of Ortho King c.s. zich baseren op een voor de Benelux gedeponeerd merk dan wel op een Gemeenschapsmerk en (in het laatste geval) of zij wensen dat de vordering terzake het Gemeenschapsmerk wordt verwezen naar de rechtbank te ’s-Gravenhage. Tevens dienen Ortho King c.s. zich uit te laten omtrent de vraag of zij de vorderingen waarvan deze rechtbank kennis kan nemen door deze rechtbank behandeld willen zien dan wel of zij ervoor kiezen alle vorderingen in te trekken teneinde deze aan de Spaanse rechter voor te leggen.

Lees het vonnis hier.