A.s. vrijdag: Kabeldoorgifte en Auteursrecht. “Naar aanleiding van het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 28 januari 2009 in de zaak Norma & IRDA/NL-Kabel wordt in Leiden een actuele thema-bijeenkomst georganiseerd over het thema ‘kabeldoorgifte en auteursrecht’. Er hebben zich inmiddels meer dan 50 deelnemers aangemeld. U gelieve spoedig aan te melden, er zijn max 140 stoelen beschikbaar. Juridisch PAO Leiden, vrijdag 6 februari 2009, van 13.00 tot 15.00 uur te Leiden. (Deelname is voor full time academici, emeriti en leden van de rechterlijke macht gratis).

Lees hier meer.

Oratie van prof.mr. A.W. Hins als hoogleraar Mediarecht. Vrijdag 6 februari 2009, “klokke16.15 uur”. De oratie van prof.mr. A.W. Hins vindt plaats in het Groot Auditorium, Academiegebouw Universiteit Leiden, Rapenburg 73 te Leiden en sluit aan op de themabijeenkomst ‘Kabeldoorgifte en Auteursrecht’ (zie hierboven).

Lees hier meer.

Basiscursus Kwekersrecht. “In deze basisopleiding worden de fundamenten van het kwekersrecht behandeld. De opleiding is gericht op al diegenen die met kwekersrechtaangelegenheden te maken hebben of binnen afzienbare tijd zullen krijgen. Tijdens de colleges worden tevens aan de hand van te behandelen casuïstiek praktische vaardigheden bijgebracht.” Juridisch PAO Leiden, dinsdag 31 maart en 7 april 2009 van 10.00 tot 16.30 uur te Leiden.

Lees hier meer.

Vzr Gerechtshof ’s-Gravenhage, 23 december 2008, LJN: BH1275, Appellante,  h.o.d.n. Desi Promotions tegen Geïntimeerde, h.o.d.n. Roshan Video- Cd & Dvd World

Auteursrecht. Bollywoodflm Aap Ka Surroor (Jouw Bedwelming). Geen spoedeisend belang in hoger beroep met betrekking tot de inbreuk, omdat gedaagde zijn onderneming heeft gestaakt.

Omdat er echter wel belang is bij de beoordeling van de proceskostenveroordeling in eerste aanleg en dat  belang niet spoedeisend behoeft te zijn, komt het hof toch tot een inhoudelijke beoordeling, zij het dat die beoordeling plaats vindt naar de omstandigheden ten tijde van het wijzen van het bestreden vonnis (ex tunc).

Het hof concludeert dat de voorzieningen terecht zijn afgewezen. Onvoldoende is gebleken dat Bollywood Zone rechthebbende was ten aanzien van de aan eiser Desi Promotions overgedragen rechten, waaronder de bevoegdheid om de auteursrechten terzake van de Film op eigen naam te handhaven.

 “10 (…) Gelet op het feit dat de Voorzieningenrechter niet over deze stukken [last tot handhaving – IEF] beschikte en het hof ex tunc dient te toetsen (zie r.o. 5), komt daaraan echter geen betekenis toe. Uitgaande van de stukken waarover de Voorzieningenrechter beschikte, waaronder het Memorandum of Understanding, komt zijn voorlopige oordeel niet voor vernietiging in aanmerking. Immers, uit die stukken blijkt niet van een door de rechthebbende aan Bollywood Zone gegeven last om het auteursrecht op de Film op eigen naam te handhaven.

11. Ten overvloede overweegt het hof dat, ook indien de in hoger beroep overgelegde stukken in aanmerking worden genomen, niet voldoende aannemelijk is geworden dat Bollywood Zone van de rechthebbende de vereiste bevoegdheid tot handhaving heeft gekregen. In dit verband is het volgende van belang.

12. Partijen zijn het er - uiteindelijk - over eens dat [X] de oorspronkelijk rechthebbende op de Film is. De producties 3 (tweede) en 4 bij memorie van grieven betreffen documenten ten aanzien van een overdracht van rechten door M/S. [Y] Movie Culture (hierna: Y) aan Adlabs. Desgevraagd heeft Desi Promotions ter terechtzitting bij het hof verklaard dat [X] “onderdeel” is van de eerstgenoemde vennootschap. Nu Roshan dat heeft betwist en bovendien niet duidelijk is geworden hoe deze relatie, mede met het oog op de auteursrechten met betrekking tot de Film, moet worden geduid, komt aan genoemde verklaring evenwel geen betekenis toe en is niet komen vast te staan dat aan [Y] auteursrechten ten aanzien van de Film toekomen. Om die reden is eveneens onvoldoende aannemelijk geworden dat Adlabs - aangeduid als licentieneemster - rechten (waaronder een bevoegdheid tot handhaving) ten aanzien van de Film heeft verkregen; hetzelfde geldt voor Bollywood Zone en Desi Promotions.

(…)

17. Gelet op het voorgaande zal het vonnis waarvan beroep worden bekrachtigd en Desi Promotions worden veroordeeld in de proceskosten, door Roshan in hoger beroep gemaakt. Nu geen verweer is gevoerd tegen de bij productie 3 bij memorie van antwoord verantwoorde proceskosten en deze het hof niet onredelijk voorkomen, zal het hof deze, gelet op het bepaalde in artikel 1019h Rv., dienovereenkomstig toewijzen.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt Desi Promotions in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Roshan begroot op € 600,- aan verschotten en € 5.756,63 aan salaris advocaat.

Lees het arrest hier. Vonnis Rechtbank Den Haag,  28 september 2007:  IEF 4798.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 januari 2009, zaaknr. 105.005.369/01, Sahajanand Medical Technologies PVT. Ltd. tegen Angiotech Pharmaceuticals Inc. & Boston Scientific Corporation (met dank aan Remco de Ranitz (De Ranitz Advocatuur) en Otto Swens (Vondst Advocaten).

Octrooirecht. Eerst even kort. Hoger beroep (zie voor eerste aanleg: Rechtbank s-Gravenhage 3 mei 2006, IEF 2010) in de zaak over de gestelde inbreuk van de Infinnium stent van Sahajanand op het Hunter Octrooi van Angiotech op de taxol stent. Het conflict over de inbreuk op de taxol stent speelt al geruime tijd, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk, niet alleen tegen Sahajanand maar tot recent ook tegen Conor Medystems. Het conflict heeft tot diverse beslissingen geleid, waaronder twee bodemuitspraken in Nederland (tegen Conor (IEF 3320) en tegen Sahajanand (IEF 2010 - eerste aanleg i.c.) en drie in het Verenigd Koninkrijk (alledrie tegen Conor), waarvan de uitspraak van de House of Lords van 9 juli 2008 de bekendste is. (zie ook commentaar De Ranitz en Swens, IEF 6421)
 
Het Hof Den Haag oordeelt nu dat de nietigheidsbezwaren van Sahajanand tegen conclusie 6 en 12 van het Octrooi (geen geldige prioriteit, niet nawerkbaar, toegevoegde materie, gebrek aan nieuwheid en gebrek aan inventiviteit) moeten worden verworpen. Wel acht het Hof dat herformulering van conclusie 12 vereist is, om te voldoen aan het voorschrift van toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid. Angiotech krijgt de gelegenheid om bij akte een herformulering voor te stellen. Daarna zal het Hof verder beslissen, ook op de inbreuk.
 
Lees het arrest hier. Engelse vertaling alvast hier.

EU Persbericht: "Customs: EU and China agreements to strengthen cooperation on protecting Intellectual Property Rights and on preventing illicit imports of chemical substances used for synthetic drug production.

Commissioner László Kovács, responsible for Taxation and Customs, today signed an Action Plan with the Chinese Ambassador Song to strengthen customs cooperation on protecting Intellectual Property Rights. They also signed an agreement to enhance customs co-operation in monitoring trade and preventing trafficking and the diversion of drug precursors (chemicals that are essential to the illicit manufacture of narcotic drugs).

The Action Plan includes: setting up a working group to study the flow of counterfeit goods between China and the EU; the exchange of information on IPR risks; operational cooperation between key ports and airports; exchange of officials; and developing partnerships with the private sector in China in order to better target suspect shipments."

Lees hier meer.

IEForum.nl IE-diner 2009, 29 januari, Industrieele Grote Club, Amsterdam. Foto´s gemaakt met een filmcamera zonder lampje. Klik op lees verder (onderaan) voor meer foto´s.

Hoge Raad, 30 januari 2009, LJN: BG4906, Ondeo Nalco Netherlands B.V., rechtsopvolgster van IWC Chemische Produkten B.V. tegen M. Michel Company Inc (met conclusie A-G Verkade). (met dank aan Susan Kaak, Ventoux)

 

Merkenrecht. Vordering tot winstafdracht. Gebruik te kwader trouw, als bedoeld in art. 13.A lid 5 BMW, Maatstaf; Stelplicht. Van moedwillig gepleegde inbreuk is niet reeds sprake in een geval als het onderhavige waarin een merkgebruik achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam  en verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing.

De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 27 oktober 2006, nr. C05/162 NJ 2006, 588, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg gesteld over art. 13.A, lid 5, van de BMW.  De door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het Benelux-Gerechtshof bij arrest van 11 februari 2008, NJ 2008, 535 beantwoord.

“3.3 Uit deze beantwoording blijkt dat de rechtsklachten van de onderdelen 3.1 en 3.3 terecht zijn voorgesteld. Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de derde grief van IWC (…) van het bestreden arrest te verwerpen op de grond, kort samengevat, dat sinds de verbreking van hun zakelijke relatie eind 1995 en gedurende de inbreukprocedure tot juni 1999 IWC ernstig rekening ermee had te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou kunnen worden verweten, dat het voor haar risico is gekomen dat zij is doorgegaan met het omstreden merkgebruik, alsmede dat hetgeen zij had aangevoerd ten behoeve van haar verweer dat dit gebruik niet te kwader trouw was, dan wel dat de omstandigheden van het geval geen aanleiding gaven tot een veroordeling tot winstafdracht als bedoeld in art. 13.A, lid 5, ontoereikend is om van toewijzing van deze vordering af te zien.

In rov. 4.9 en 4.10 ligt immers besloten dat het hof bij beoordeling van de derde grief ervan is uitgegaan dat voor de toewijsbaarheid van een vordering tot winstafdracht als bedoeld in art. 13A lid 5 BMW - thans: art. 2.21 lid 4 BVIE - voldoende is dat onder de omstandigheden van het geval de merkinbreuk aan de inbreukmaker (achteraf) kan worden verweten, dan wel dat die inbreuk voor zijn risico komt.

Blijkens de antwoorden van het Benelux-Gerechtshof moet het voor gebruik te kwader trouw als bedoeld in art. 13A lid 5 evenwel gaan om een "moedwillig gepleegde inbreuk" en is daarvan niet reeds sprake in een geval als het onderhavige waarin een merkgebruik achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld: de inbreukmaker dient zich van zijn inbreukmakend handelen bewust te zijn geweest, waarvan - gezien de antwoorden van het Hof op de vragen 3, 4.a en 4.b - geen sprake behoeft te zijn in een geval waarin de inbreukmaker zich tegen de hem verweten inbreuk heeft verweerd met een niet bij voorbaat kansloos beroep op een bestaande contractuele rechtsverhouding met de merkhouder welke, naar hij stelt, het gebruik van het teken heeft gerechtvaardigd.

Voorts volgt uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof dat, anders dan het hof blijkens rov. 4.10 - kennelijk - van oordeel was, de door IWC in de feitelijke instanties aangevoerde, in rov. 3.4.2 van het tussenarrest onder (b) en (c) weergegeven, feiten en omstandigheden kunnen bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw als bedoeld in art. 13.A, lid 5 geen sprake is geweest.

3.4 Ook de motiveringsklacht van onderdeel 3.3 is gegrond, voor zover daarin wordt geklaagd dat het hof zonder nadere motivering de daarin vermelde feiten en omstandigheden - weergegeven in het tussenarrest in rov. 3.4.2 onder (a), (b) en (c) - ontoereikend heeft geoordeeld voor het afwijzen, althans verminderen of matigen, van de vordering tot winstafdracht. Zij kunnen blijkens de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof immers worden aangemerkt als "omstandigheden van het geval" als bedoeld in art. 13.A, lid 5.
De klacht met betrekking tot omstandigheid (d) faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal, genomen na het arrest van het Benelux-Gerechtshof, onder 3.18.1 - 3.18.6.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 24 februari 2005;
verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Michel in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Benelux-Gerechtshof, tot op deze uitspraak aan de zijde van IWC begroot op € 542,11 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris.

Lees het arrest hier, en inmiddels ook hier (Rechtspraak.nl)

Octrooicentrum Nederland, beslissing van 22 januari 2009, certificaataanvraag 300287, Merck & Co.

Octrooirecht, Interessante beslissing van het Octrooicentrum Nederland om toch een nul-duur certificaat te verlenen, om zo een verlenging van een abc met 6 maanden op grond van de Pediatrische Verordening mogelijk te maken.

Even ter herinnering: een aanvullend beschermingscertificaat voor een geneesmiddel (abc) verlengt de beschermingsduur van een octrooi als compensatie voor de tijd die verloren gaat met het verkrijgen van een vergunning om het geneesmiddel op de markt te brengen. Het abc loopt, vanaf expiratie van het octrooi, met een maximum van 5 jaar tot maximaal 15 jaar nadat de vergunning is verkregen. Wordt de vergunning verkregen na 8 jaar, dan heeft het certificaat een duur van (8 +15 - 20= ) 3 jaar na expiratie van het octrooi. Maar wordt de vergunning al binnen 5 jaar vanaf indiening van het octrooi verkregen dan biedt het abc dus geen aanvullende duur.

In de onderhavige zaak is de vergunning 4 jaar en 9 maanden na indiening van het octrooi verkregen. Een eventueel af te geven abc heeft dus een einddatum die ligt voor expiratie van het octrooi. De vraag was dus of afgifte van een dergelijk nul-duur certificaat toch is gerechtvaardigd, omdat alleen op die manier een extra 6 maanden verlenging voor het pediatrisch onderzoek kan worden verkregen. Het Octrooicentrum beantwoord die vraag voor Nederland bevestigend. (In tegenstelling tot veel andere Lidstaten, maar conform het oordeel van het Britse Intellectual Property Office).

Met betrekking tot artikel 13 ( 'Duur van het certificaatvan de ABC-Verordening heeft de behandelend ambtenaar meegedeeld dat het gevraagde certificaat rechtskracht zou hebben tot en met 15 jaar na de datum van verlening van de marktvergunningen, te weten 20 maart 2022. Deze datum valt vóór de expiratie van het octrooi op 5 juli 2022. zodat de aanvraag derhalve niet zal leiden tot een aanvullende beschermingsduur. De behandelend ambtenaar heeft toen overwogen dat uit de achtste overweging van de considerans voorafgaand aan de artikelen van de ABC-Verordening blijkt dat voor voldoende effectieve bescherming een uitsluitend recht van ten hoogste vijftien jaar in totaal vanaf de afgifte van de eerste vergunning is vastgesteld. Derhalve zou in het onderhavige geval de beschermingsduur van het octrooi reeds voldoende zijn voor een  effectieve bescherming van vijftien jaar sinds de afgifte van de vergunning. Aanvullende bescherming zou in dat geval door de Europese wetgever niet nodig worden geacht. De  behandelend ambtenaar was daarom van oordeel dat, gelet op, in het bijzonder de bewoordingen van artikel 13, lid 1 van de ABC-Verordening, de onderhavige aanvraag niet is een aanvraag voor aanvullende bescherming. aangezien zij niet voldoet aan de in deze verordening neergelegde vereisten om voor aanvullende bescherming in aanmerking te komen.

Op 20 februari 2008 heeft aanvraagster hierop schriftelijk gereageerd en op 8 april 2008 heeft aanvraagster haar reactie mondeling toegelicht. Aanvraagster geeft aan dat een certificaat zonder duur tot voor kort geen praktisch nut had, maar dat hier met Verordening 1901/2006/EG (hierna: de Pediatrische Verordening) verandering in is gekomen. De Pediatrische Verordening bepaalt dat onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel onder de pediatrische populatie kan worden beloond met 6 maanden verlenging van de duur van het aanvullend beschermingscertificaat (vgl. het nieuwe lid 3 bij art. 13 ABC-Verordening). Aanvraagster ziet in de ABC-Verordening geen bepaling die in de weg staat aan verlening van een certificaat zonder aanvullende duur. Artikel 13, lid 1 van de AB-Verordening bepaalt uitsluitend de duur van een te verlenen certificaat zonder zelf vereisten te stellen ten aanzien van verleenbaarheid/geldigheid.  Octrooicentrum Nederland overweegt thans het volgende:

(…)

Het hebben van een certificaat is een conditio sine qua non voor verlenging van de duur daarvan. Artikel 36(1) van de Pediatrische Verordening en artikel 13 (3) van de ABC-Verordening bepalen namelijk dat de duur van het certificaat wordt verlengd, niet de duur van het octrooi. Wanneer in het onderhavige geval geen nulduur certificaat wordt verleend komt aanvraagster. ook al verricht zij het pediatrisch onderzoek. niet in aanmerking voor enige aanvullende bescherming. Voor aanvraagster bestaat die stimulans dus niet en zonder die stimulans zal het onderzoek dan ook niet worden uitgevoerd. Dit verdraagt zich niet goed met de centrale doelstelling van de Pediatrische Verordening, het verbeteren van de beschikbare informatie over het gebruik van geneesmiddelen bij de pediatrische populatie, en de door de Commissie geschetste winwin situatie.

Het niet verlenen van een nul-duur certificaat zou bedrijven er ook toe kunnen bewegen de vergunningsprocedure te vertragen om zo toch in aanmerking te komen voor aanvullende bescherming. Immers wanneer in een situatie als de onderhavige een vergunning enige maanden later wordt verkregen, kan wel een certificaat met een positieve duur worden verkregen, al was het maar voor één dag, welke termijn dan verlengd zou kunnen worden met een half jaar als pediatrisch onderzoek zou worden verricht. Een dergelijke vertraging in de verlening van een vergunning, waardoor het geneesmiddel pas later op de markt kan worden gebracht, is uiteraard niet in het belang van de volksgezondheid.

(…)

Bij het ontbreken van een expliciete bepaling in de ABC-Verordening die verlening van een certificaat zonder effectieve duur uitsluit. biedt de ABC-Verordening ruimte voor de door aanvraagster gewenste belangenafweging. Octrooicentrum Nederland acht het dan ook juist de onderhavige aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat te honoreren.

De uit andere landen afkomstige, elkaar tegensprekende beslissingen van andere nationale octrooiverlenende instanties hebben geen invloed op de beslissing waartoe Octrooicentrum Nederland is gekomen.

Octrooicentrum Nederland besluit daarom (…) het (…) verlangde aanvullend beschermingscertificaat (…) te verlenen. Dit certificaat heeft na expiratie van het octrooi rechtskracht tot en met 20 maart 2022.”

Lees de beslissing hier. Zie ook The SPC Blog ('issues that arise when supplementary protection certificates (SPCs) extend patents beyond their normal life').

Ter laatste herinnering: Vanavond  vanaf zes uur kunt u, mits u een reservering heeft, aanschuiven bij het IEForum.nl IE-diner. Spijzen en drank voor lichaam en geest in een IE-umfeld om de vingers bij af te likken, om het nog maar een te herhalen.

Avondvoorzitter is mr. E.J. Numann, raadsheer in de Hoge Raad en onder zijn leiding zullen  prof. mr. Charles Gielen, prof. mr. Jaap Spoor, mr. Sven Klos, mr. Tobias Cohen Jehoram en prof. mr. Dirk Visser hun geestelijke eigendom in een tafelrede met u delen.

Niet alle onderwerpen zijn al bekend, maar Sven Klos laat alvast weten dat zijn tafelrede accuraat wordt samengevat in het onderstaande fragment:

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 januari 2009, KG ZA 08-1608, Zino Davidoff S.A. & Coty Prestige Lancaster Group Gmbh tegen Handelsonderneming Doddema V.O.F. c.s.

Merkenrecht. Uitputting. Selectieve distributie. Parallelimport. Vonnis stemt sterk overeen met eerder Lancaster-vonnis van vandaag, eveneens over parfumtesters (zie hieronder, IEF 7529).  Davidoff constateert i.c. dat via het internet verkochte testers afkomstig zijn van gedaagde Doddema en stelt dat Doddema hiermee inbreuk maakt op haar merkrechten. Doddema beroept zich succesvol op uitputting, met enige dank aan Davidoff.

Gemoedelijke 1019h proceskostenregeling: "De raadsman van Doddema heeft ter zitting opgegeven 10 uren, à € 230 aan de zaak te hebben besteed en reiskosten te hebben gemaakt overeenkomend met 500 kilometer. Deze opgave is door Davidoff niet betwist. Davidoff zal worden veroordeeld tot betaling van € 2.500."

“4.7. (…) De problematiek van de kwalificatie van terbeschikkingstelling als in de handel brengen weggedacht, volgt uit het door Davidoff bij dagvaarding gestelde dat het in deze zaak gaat om testers die door Davidoff ter beschikking zijn gesteld aan wederverkopers in de Gemeenschap. Dit volgt niet enkel uit het gegeven dat Davidoff het tegendeel niet heeft gesteld. Davidoff stelt immers ook dat de testers ter beschikking zijn gesteld onder de ARC. Het model van deze standaardovereenkomst heeft zij als productie 2 in geding gebracht. Deze overeenkomst ziet onmiskenbaar op wederverkopers in de Gemeenschap. Genoemd artikel bepaalt expliciet dat waren onder het merk uitsluitend mogen worden ingekocht en doorverkocht bij of aan andere Authorised Retailers in de EER. Daarnaast is op de verpakking van de tester aangegeven dat deze niet mag worden verkocht. Dit correspondeert met het verbod op verkoop geformuleerd in artikel 6.3. van het ARC. Het verbod op de verpakking is tot uitdrukking gebracht in het Frans, Engels en Duits. Dit zijn drie Europese talen die weliswaar ook buiten Europa worden gesproken maar gezamenlijk gebruikt, zonder gebruik van enige niet-Europese taal, indiceren dat gebruik van de tester in Europa is voorzien.

4.8. Hetgeen hierboven is overwogen wordt niet anders doordat de advocaat van Davidoff ter zitting aanvoerde dat niet vaststond waar de tester voor het eerst ter beschikking was gesteld. Aansluitend hierop heeft de advocaat ter zitting de nog verder gaande stelling betrokken dat de tester buiten de Gemeenschap ter beschikking was gesteld en dat Oddema moest bewijzen dat dat anders was. Ook dat kan Davidoff niet baten. Stellingen die fundamenteel zijn voor de uitkomst van het kort geding en aan de hand waarvan gedaagde zijn bewijspositie moet kunnen bepalen dienen bij dagvaarding te worden ingenomen en kunnen niet ter zitting in kort geding worden opgevoerd4.9. Naar voorlopig oordeel dient er dan ook van uit te worden gegaan dat de tester in deze zaak door Davidoff binnen de Gemeenschap aan een wederverkoper ter beschikking is gesteld onder de voorwaarden en voorbehouden welke zijn opgenomen in de ARC [Authorised Retailer Contrcat – IEF]. Te beantwoorden is dan de vraag of dit ter beschikking stellen als promotiemateriaal is aan te merken als in de handel brengen in de zin van artikel 13 GmerkVo.

(…)

4.13. (…) Van in het verkeer brengen is derhalve sprake indien de merkenrechthebbende de beschikkingsbevoegdheid over de met de merken voorziene waren aan een derde heeft overgedragen en daardoor de economische waarde van het merk heeft gerealiseerd (…) Anders dan Davidoff heeft betoogd is van een overdracht van beschikkingsbevoegdheid in vorenbedoelde zin ook sprake indien de rechthebbende de wederverkoper, zoals hier, de bevoegdheid heeft gegeven het wezenlijke van de waar, i.e. de inhoud van de tester, te verbruiken ten behoeve van willekeurige derden. Hiertoe is in aanmerking te nemen dat de voor Davidoff te realiseren economische waarde bestaat uit het fungeren van de testers als instrument in advertising en marketing voor en van haar waar. Deze economische waarde van het merk is gerealiseerd, door de terbeschikkingstelling met dat doel van de testers met het merk aan derden. De merkhouder heeft daardoor de mogelijkheid verloren om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waar binnen de Gemeenschap te controleren.

4.14. Dat Davidoff contractueel heeft bedongen dat de eigendom van de parfumtesters bij haar blijft rusten en het de wederverkoper is verboden de parfumtesters te verkopen, biedt haar vorenbedoelde controle niet, en doet aan het bovenstaande niet af. Dat de rechthebbende bij schending van de contractuele afspraken door de wederverkoper niet de beoogde economische waarde van het merk realiseert mag op zichzelf gezien juist zijn, doch dit kan voor hem hoogstens leiden tot een actie uit toerekenbaar tekortschieten en schadevergoeding. Door de feitelijke gang van zaken wordt eerder onderschreven dat de merkhouder de controle over de verdere verhandeling heeft verloren. Het merkenrecht staat de houder van het merk vanwege de uitputting van dat recht niet langer ter beschikking om zich tegen de verdere verhandeling van de waar te verzetten.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 januari 2009, KG ZA 08-1533, Coty Prestige Lancaster Group Gmbh tegen N.R.S. Trading Company B.V.

Merkenrecht. Selectieve distributie. Uitputting. Geen begripsmatig verschil tussen ‘in de handel brengen’ en ‘in het verkeer brengen’. Van in het verkeer brengen is sprake ‘indien de merkhouder de beschikkingsbevoegdheid over de met de merken voorziene waren aan een derde heeft overgedragen en daardoor de economische waarde van het merk heeft gerealiseerd’. Van uitputting is ook sprake ‘indien de merkhouder de dépositair de bevoegdheid heeft gegeven het wezenlijke van de waar, i.e. het in de tester bevindende reukwater, te verbruiken ten behoeve van willekeurige derden’. Een contractueel verbod doet daar niet aan af. Vonnis stemt sterk overeen met tweede Lancaster-vonnis van vandaag, eveneens over parfumtesters (zie hierboven, IEF 7530).

Vervolg op IEF 7296 (Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 november 2008, Coty /  Tico), waarin werd geoordeeld dat gedaagde Tico door het verhandelen van parfumtesters inbreuk maakte op de (parfum)merken DAVIDOFF en  COOL WATER. Tico werd bevolen de leverancier van de testers te noemen en in het onderhavige geschil vordert eiser Coty dat die leverancier, gedaagde N.R.S. Trading, ieder gebruik van de merken DAVIDOFF en  COOL WATER voor testers wordt verboden. De vordering wordt, uitgebreid gemotiveerd, afgewezen.

“4.5. Deze stelling wordt verworpen. Naar voorlopig oordeel lijkt er geen begripsmatig verschil te bestaan tussen de termen “in het verkeer brengen” en “in de handel brengen”. Daartoe geldt in de eerste plaats dat in de onderscheiden taalversies van de Verordening beide begrippen worden gebruikt. De Franse vertaling van de Verordening spreekt in artikel 13 vergelijkbaar met de Nederlandse tekst van “mis dans le commerce”. In de Engelse versie wordt het begrip “put on the market” gehanteerd, terwijl de Duitse tekst spreekt over “in den Verkehr gebracht worden sind” (lid 1) respectievelijk “inverkehrbringen” (lid 2). In de tweede plaats wordt in de doctrine in verband met uitputting vrijwel uitsluitend gesproken van “in het verkeer brengen”. In de derde plaats geldt dat in de totstandkomingsgeschiedenis van het BVIE geen verklaring wordt gegeven voor de van de Richtlijn en Verordening afwijkende bewoordingen van artikel 2.23 lid 3 BVIE (en het voordien geldende artikel 13A lid 9 Benelux merkenwet (BMW)), terwijl dat van de bepaling van artikel 2.23 lid 1 BVIE (het oude artikel 13A lid 7 BMW) wel wordt gezegd (“De formulering (…) is enigszins gewijzigd, teneinde nauwer aan te sluiten bij artikel 6 lid 1 sub b van Richtlijn 98/104, en bij de formulering van de artikelen 2.11 en 2.28.”). Hieruit kan worden afgeleid dat ook de Beneluxwetgever kennelijk geen juridisch verschil heeft toegedicht aan de termen “in het verkeer brengen” respectievelijk “in de handel brengen”. Voorshands dient er dan ook vanuit te worden gegaan dat er geen begripsmatig verschil tussen beide termen bestaat, zodat de stelling van Lancaster dat de parfumtesters weliswaar door haar in het verkeer worden gebracht maar níet bedoeld zijn om daadwerkelijk te worden verhandeld, niet concludent is.

4.6. De uitputtingsregeling heeft tot doel de belangen van de merkenbescherming met die van het vrije verkeer van goederen zoals vervat in de artikelen 28 en 30 EGVerdrag in overeenstemming te brengen. De merkhouder komt in dit verband, zoals Lancaster met juistheid heeft gesteld, het uitsluitende recht toe de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de Gemeenschap te controleren (vgl. HvJ EG 18 oktober 2005, C-405/03, Class International / Colgate, IEPT 20051018 onder verwijzing naar HvJ EG 20 november 2001, C-414/99 t/m C-416/99, Zino Davidoff en Levi Strauss, IEPT 20011120). Daardoor wordt hij in staat gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren. Van in het verkeer brengen is derhalve sprake indien de merkhouder de beschikkingsbevoegdheid over de met de merken voorziene waren aan een derde heeft overgedragen en daardoor de economische waarde van het merk heeft gerealiseerd (vgl. HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, Peak Holding / Axolin-Elinor, IEPT 20041130). Anders dan Lancaster heeft betoogd is van een overdracht van beschikkingsbevoegdheid in vorenbedoelde zin naar voorlopig oordeel ook sprake indien de merkhouder de dépositair, zoals hier, de bevoegdheid heeft gegeven het wezenlijke van de waar, i.e. het in de tester bevindende reukwater, te verbruiken ten behoeve van willekeurige derden. Hiertoe is in aanmerking te nemen dat de voor Lancaster te realiseren economische waarde bestaat uit het fungeren van de testers als instrument in advertising en marketing voor en van haar waar. Deze economische waarde van het merk is gerealiseerd, door de terbeschikkingstelling met dat doel van de van het merk voorziene testers aan derden. De merkhouder heeft daardoor de mogelijkheid verloren om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waar binnen de Gemeenschap te controleren. De voorzieningenrechter deelt wat dat betreft de zienswijze van het BundesGerichtsHof zoals neergelegd in zijn arrest van 15 februari 2007 (I ZR 63/04, GRUR Int., 2008/1, pp. 62-65).

4.7. Dat Lancaster contractueel heeft bedongen dat de eigendom van de parfumtesters bij haar blijft rusten en het de dépositair is verboden de parfumtesters te verkopen, biedt haar vorenbedoelde controle niet, en doet aan het bovenstaande niet af. Dat de merkhouder bij schending van de contractuele afspraken door de dépositair niet de beoogde economische waarde van het merk realiseert mag op zichzelf gezien juist zijn, doch dit kan voor hem hoogstens leiden tot een actie uit toerekenbaar tekortschieten en schadevergoeding. Door die gang van zaken wordt eerder onderschreven dat de merkhouder de controle over de verdere verhandeling heeft verloren. Het merkenrecht staat de houder van het merk vanwege de uitputting van dat recht niet langer ter beschikking om zich tegen de verdere verhandeling van de waar te verzetten (vgl. HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, Peak Holding / Axolin-Elinor, IEPT 20041130). 

4.8. Dat, zoals Lancaster ook nog heeft gesteld, de merken op de parfumtesters niet de eigenlijke merkfunctie vervullen, te weten het onderscheiden van de waar, maar slechts een refererende functie hebben in verband met de kwaliteit van de wel voor de verkoop bestemde parfums, aan welke functie de wet niet het gevolg van uitputting zou verbinden, vermag de voorzieningenrechter niet in te zien. Het op de parfumtester aangebrachte merk beoogt de afnemer immers te bewegen tot aankoop van eenzelfde product met hetzelfde merk.

4.9. In artikel 13 lid 2 GMVo / artikel 7 lid 2 van de Richtlijn, wordt bepaald dat de uitputting zich niet voordoet indien de waren verder zijn verhandeld en er voor de merkhouder gegronde reden zijn om zich tegen die verdere verhandeling te verzetten, met name wanneer de toestand van de waren is gewijzigd of verslechterd.

4.10. Voor zover uit de stellingen van Lancaster moet worden begrepen dat zij zich ook op die bepaling beroept, geldt dat dit beroep naar voorlopig oordeel niet kan slagen. Er is weliswaar sprake van een verdere verhandeling, maar een gegronde reden zoals voorzien in lid 2 doet zich niet voor. Lancaster heeft immers niet inzichtelijk gemaakt dat bij de verdere verhandeling de toestand van de waar is gewijzigd of verslechterd. De stelling dat de dépositaire de toestand van de waar wijzigt door de testers te verkopen, wordt in dit verband verworpen. De doorverkoop heeft immers plaatsgevonden in dezelfde eenvoudige verpakking en uitmonstering als waarmee de testers door Lancaster aan haar dépositaires ter beschikking zijn gesteld. De enkele wil van de dépositaire om de tester niet te gebruiken in overeenstemming met het doel waarmee zij ter beschikking is gesteld, maakt nog niet dat daarmee ook de toestand van de waar is gewijzigd.

4.11. De voorzieningenrechter merkt op dat een andere gegronde reden voor Lancaster zich te verzetten tegen de doorverkoop mogelijk gelegen zou kunnen zijn in de schending van het contractuele verbod op doorverkoop. Deze grondslag berust evenwel niet op het merkenrecht. De advocaat van Lancaster heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat de vorderingen niet tevens worden gebaseerd op de grondslag onrechtmatige daad, zodat daaraan niet wordt toegekomen. 4.12. Dit voert tot de slotsom dat Lancaster zich naar voorlopig oordeel niet kan verzetten tegen de verdere verhandeling van de door haar in de Gemeenschap in het verkeer gebrachte producten. De vorderingen van Lancaster zullen dan ook worden afgewezen. Nu partijen zijn overeengekomen dat ieder de eigen kosten zal dragen, zal conform worden beslist."

Lees het vonnis hier.