Hoge Raad, 11 juli 2008, LJN: BC9766, Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V. tegen
Diesel S.P.A.,

Internationaal privaatrecht en merkenrecht. Gezag buitenlands vonnis; de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van een rechter uit een andere lidstaat van de EU toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van de lidstaat waarin de beslissing is gegeven; prejudiciële vragen over uitleg art. 7 van de eerste Merkenrichtlijn.

“3.6.4.3 Aldus lijkt op grond van het ten tijde van de totstandkoming van de Merkenrichtlijn gevormde communautair acquis, dat bij de invoering van art. 7 zijn gelding heeft behouden, te kunnen worden geconcludeerd dat voor het aannemen van uitputting ten aanzien van goederen die eerder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht een, op de verwezenlijking van de functie van het merk als herkomst- en kwaliteitswaarborg georiënteerde, maatstaf bestaat, die ongetwijfeld ruimer is dan de, op controle door de merkhouder op de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER georiënteerde, maatstaven van de Davidoff-rechtspraak ten aanzien van goederen die eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en vervolgens in de EER worden geïmporteerd.”

Prejudiciële vragen:

“1. Moeten, in het geval dat waren onder het merk van de merkhouder, maar niet door hem en evenmin met zijn uitdrukkelijke toestemming, eerder binnen de EER in de handel zijn gebracht, voor de beoordeling of dit is gebeurd met (impliciete) toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), dezelfde maatstaven worden aangelegd als in het geval dat zodanige waren eerder door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: welke - al dan niet (mede) aan de hiervoor in 3.6.4.2 genoemde rechtspraak van het Hof van Justitie in zijn arrest van 22 juni 1994 C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995, 480, inzake IHT Danzinger/Ideal Standard, ontleende - maatstaven moeten dan in het in die vraag als eerste genoemde geval worden aangelegd voor de beoordeling of sprake is van (impliciete) toestemming van de merkhouder in de zin van de genoemde richtlijn?

Lees het arrest hier. 

Ruprecht Hermans (Brinkhof): De mantra van de beschermingsomvang. Noot bij Rb. Den Haag Fort Vale/Pelican 18 juni 2008, Izumi / Philips 25 juni 2008,  Novartis/Actavis en Van Diepen / Pronk 2 juli 2008

“Wie de door de rechtbank sinds het uit 1995 stammende Ciba Geigy/Oté-arrest gewezen uitspraken doorbladert zal het opvallen dat de door de rechtbank geformuleerde regels voor het bepalen van de beschermingsomvang van octrooien zo nu en dan wijzigt. Het is niet altijd duidelijk of wijziging van de geformuleerde regel ook een wijziging in de daadwerkelijke beoordeling oplevert. In ieder geval is een en ander aan de naar rechtzekerheid, duidelijkheid en consistentie zoekende rechtzoekende niet gemakkelijk uit te leggen: wat is nu de juiste regel? Het wordt nog ingewikkelder, wanneer we het hoger beroep er bij betrekken. Immers, het Hof Den Haag heeft weer zijn eigen regel.

Een aantal recente uitspraken van de Rechtbank den Haag zijn aanleiding voor deze overpeinzing.”

Lees de gehele noot hier. 

Remco de Ranitz (De Ranitz Advocatuur) and Otto Swens (Vondst Advocaten)

“And so yesterday, a bit sudden, there was the ‘Opinions’ decision  of the House of Lords in Conor v. Angiotech which the patent world so anxiously awaited . The well-known English IP weblog www.ipkat.com immediately headed “Breaking news: Angiotech appeal allowed”. Indeed: breaking news, for in the first and second instance Conor was found to be in the right and the patent of Angiotech was invalidated for lack of inventive step. The House of Lords, however, applied a different criterion and subsequently considered the patent valid.

(…) The House of Lords, the highest court in the UK undeniably brings English patent law further in line with ‘European’ patent law, in particular regarding inventive step. Amongst others, they criticise (certain applications of ) the ‘obvious to try’ test. Further, for our Dutch readers, it is pleasant to see that the Lords explicitly concur with several of the considerations on inventive step in the judgment of January 17, 2007 by the The Hague District Court in the Dutch case Angiotech v. Conor case, in particular because the English appeal court precisely criticized the inventive step approach of ‘our’ District Court.

(…) Lord Walker in the end, however, does not draw a distinct conclusion from these considerations, and the other Lords do not discuss the ‘obvious to try’ test further. The Lords in particular do not discuss the European criterion for examination of inventive step, the ‘problem solution’ approach. Therefore, this decision can hardly (yet?) contains an explicit choice for the European inventive step approach. Nonetheless, it is crystal clear that the strong emphasis that the Lords place on the ‘expectation of success’ and their criticism on the ‘obvious to try’ test moves UK patent law closer again to the EPO and ‘the continent’.”

Read the article here. (The authors represent Angiotech in Dutch patentprocedures).

HvJ EG, 10 juli 2008, C-304/07, Conclusie A-G Shapston in de zaak Directmedia Publishing GmbH tegen Albrechts-Ludwigs-Universität Freiburg

Rechtsbescherming van databanken. Begrip „opvraging” in artikel 7, lid 2, sub a, van richtlijn 96/9/EG.

“60,Om de bovenstaande redenen geef ik het Hof in overweging, de door het Bundesgerichtshof gestelde prejudiciële vraag als volgt te beantwoorden:

– Voor een „opvraging” in de zin van artikel 7, lid 2, sub a, van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken is niet vereist dat gegevens (fysiek) worden gekopieerd;

–  Om een „opvraging” in de zin van artikel 7, lid 2, sub a, van de richtlijn te vormen, is het irrelevant of bij de overbrenging van gegevens uit een op grond van artikel 7, lid 1, van de richtlijn beschermde databank en de opneming ervan in een andere databank de gegevens, na raadpleging van de databank, een voor een worden geëvalueerd.

Lees de conclusie hier.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 8 juli 2008, KG ZA 08-261, Stichting BREIN tegen Euroaccess Enterprises Ltd. (met dank aan Rob Zimmermann, Höcker).

Auteursrecht. BREIN-zaak. Gerichtheid van buitenlandse website. Aansprakelijkheid provider voor doorgeven website. Verplichting om NAW-gegevens aan eiser door te geven (Lycos/Pessers). Werkelijke-proceskostenveroordeling van provider.

“4.3. Vervolgens rijst de vraag welk recht op onderhavige kwestie van toepassing is. Die vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad. Immers, de inbreuk op een auteurs- of naburig recht is een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6: 162 BW. In het eerste lid van artikel 3 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad is bepaald dat verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat op welks grondgebied de daad plaatsvindt. Nu doet zich in het onderhavige geval de situatie voor dat de website www.torrent.to wereldwijd kan worden geraadpleegd, dat onduidelijk is in welk land de aanbieder van die website is gevestigd en dat de site kennelijk via verschillende servers in diverse landen, waaronder Nederland, wordt gehost. Uit de door Stichting BREIN overgelegde uitdraaien van de website www.torrent.to blijkt dat de site voornamelijk In de Duitse taal is opgesteld, maar zich ook specifiek richt op Nederlandse bezoekers, gelet op de aangeboden (Nederlandstalige) werken van Nederlandse artiesten en de reclameboodschappen in de Nederlandse taal. Ter zitting is voorts komen vast .te staan dat de servers van waaruit de hostuig plaatsvindt, in Amsterdam staan. Onder die omstandigheden kan het Nederlandse recht worden toegepast. 

Rechtbank ’s-Gravenhage,27 juni 2008, KG/RK 08-1103, X tegen Y.

Octrooirecht. Mini ex parte bevel, meer rechtsleer dan rechtszaak. Relatie ‘1019-beslag’ en ‘700-beslag’ en relatieve bevoegdheid bij beslaglegging in octrooizaak.

Verzoekster beoogt conservatoir beslag op administratieve gegevens ter bescherming van bewijs in verband met een beweerdelijke octrooi-inbreuk. Uit art. 1019c Rv volgt dat het beoogde beslag wordt gelegd met overeenkomstige toepassing van de voorschriften betreffende middelen tot bewaring van recht. De artt. 700 tot en met 770c Rv zijn mitsdien van toepassing, met uitzondering van art. 709 lid 3 Rv.

Aan de regeling uit 700 Rv (conservatoir beslag vereist verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied zich één of meer van de betrokken zaken bevinden) wordt niet afgedaan door het bepaalde in art 80 Row. Art. 80 Row ziet op de specifieke vorderingen genoemd in dat artikel en niet op verzoeken die strekken tot beslaglegging.

De administratie waarop verzoekster beslag zou willen leggen bevindt zich in het rechtsgebied van de rechtbank Breda. Dit voert tot de conclusie dat verzoekster zich met haar verzoekschrift tot de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda dient te wenden en dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank daarom niet bevoegd is het onderhavige verzoekschrift te beoordelen. De verzoekschriftprocedure wordt verwezen naar Breda.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof te Amsterdam, nevenzittingplaats Arnhem, 24 juni 2008, zaaknr. 104.004.660, Procter & Gamble Nederland B.V. tegen Philips Domestic Appliances and Personal Care B.V. en Koninklijke Philips Electronics N.V. (met dank aan Ton Artz, Leijnse Artz).

Reclamezaak over superioriteitsclaims met betrekking tot elektrische tandenborstels van Philips en Procter & Gamble.

“4.1 3 Het hof verwerpt de stelling van Philips dat het opgelegde gebod te ruim en, mede gelet op de vrijheid van meningsuiting, zoals neergelegd in artikel 10 EVRM, disproportioneel is. Nu Philips haar claim dat de FlexCare superieur zou zijn op het gebied van plakverwijdering niet aannemelijk kan maken, mag Philips de FlexCare naar het voorlopig oordeel van het hof niet presenteren als effectiever en/of beter dan de Oral-Btandenborstels. Weliswaar is een gebod tot het staken van dergelijke uitingen in kort geding, waar geen plaats is voor uitgebreid feitenonderzoek ingrijpend, zoals Philips terecht betoogt, maar dat neemt niet weg dat Procter&Gamble een gerechtvaardigd belang heeft bij het tegenhouden van reclame-uitingen die jegens haar als onrechtmatig hebben te gelden. (…)”

Lees het arrest hier. Vonnis Rb. Utrecht:IEF 5212.

Rechtbank Breda, 9 juli 2008, LJN: BD6815, Office Of Fair Trading tegen Best Sales B.V.

Misleidende reclame ex artikel 2 lid 2 Richtlijn nr. 84/450 EEG. Toepasselijkheid Engels recht. Op vordering van the Office of Fair Trading komt de rechtbank tot de conclusie dat Best Sales in strijd heeft gehandeld met artikel 2 van de CMAR 1988 en dat Best Sales door het verzenden van misleidende mailings de belangen heeft geschaad of de belangen zou kunnen beschadigen van Engelse consumenten. 

Lees het vonnis hier.

Remco de Ranitz (De Ranitz Advocatuur) en Otto Swens (Vondst Advocaten): Lord Hoffmann zoekt na flirt nu vaste verkering – House of Lords uitspraak in Conor/Angiotech brengt UK opnieuw dichter bij EOB.(Remco de Ranitz en Otto Swens vertegenwoordigen Angiotech in Nederlandse octrooiprocedures).

“En daar was gisteren dan vrij plotseling de ‘Opinions’ beslissing  van de House of Lords in Conor / Angiotech waar de octrooiwereld reikhalzend naar uitkeek . Direct kopte de bekende Engelse IE weblog ipkat.com “Breaking news: Angiotech appeal allowed”. Inderdaad: breaking news, want in eerste en tweede aanleg was Conor in het gelijk gesteld en was het octrooi van Angiotech vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. De House of Lords legt echter een andere maatstaf aan en acht het octrooi vervolgens geldig.

(…) De House of Lords, de hoogste rechter in de UK, brengt onmiskenbaar het Engelse octrooirecht verder in lijn met het ‘Europese’ octrooirecht, zoals met name neergelegd in de uitspraken van het EOB. Daarnaast is de uitspraak interessant omdat kritiek wordt geuit op de ‘obvious to try’ test, die een uitvinding snel (te snel?) voor de hand liggend maakt. Verder moet bedacht worden dat de UK een ‘common law’ land is. Een uitspraak van de House of Lords vormt een autoriteit die direct navolging zal vinden in de lagere Engelse rechtspraak. Voor ons Nederlanders is ten slotte aardig dat de Lords zich expliciet aansluiten bij diverse overwegingen in het vonnis van 17 januari 2007 van de Rechtbank Den Haag in de Nederlandse zaak Angiotech v Conor zaak. Dit is met name aardig, omdat de Engelse appelrechter nu juist behoorlijke kritiek had geuit op de benadering van ‘onze’ rechtbank.

(…) Een duidelijke conclusie verbindt Lord Walker echter niet aan zijn overwegingen en ook de andere Lords laten de ‘obvious to try’ test verder onbesproken. De Lords besteden ook geen aandacht aan de Europese maatstaf voor de beoordeling van inventiviteit, de ‘problem-solution’-methode. Van een definitieve keuze voor de Europese inventiviteitsbenadering kan dus ook (nog?) niet worden gesproken. Feit blijft dat de Lords met de sterke nadruk op de ‘expectation of success’ en de kritiek op de ‘obvious to try’ test wel weer verder opgeschoven zijn naar het EOB en ‘het continent’.

Lees het gehele artikel hier. Uitspraak hier. Eerder artikel Swens & De Ranitz  over deze zaak hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 3 juli 2008, zaaknr. 105.004.393/01, Novogen Research Pty. Ltd. tegen Care for Women B.V. (met dank aan Simon Dack, De Brauw Blackstone Westbroek). 

Octrooirecht. “10.3 (…).Aangezien de in rode klaver aanwezige isoflavonen die in glycoside-vorm verkeren oplosbaar zijn in kokend water, zal de bekende kruidenthee ten opzichte van de oorspronkelijke (veelal gedroogde) plantendelen verrijkt zijn met deze isoflavonen en is een thee een ''extract" in de ruime betekenis van het octrooi, zoals ook de in het octrooi vermelde "drankjes, druppels, suspensies of siropen" dat zijn (…). Het is dan ook niet relevant dat het woord ''extract" niet letterlijk in het artikel van Beckham voorkomt. Hetzelfde geldt voor het begrip "enkelvoudige dosering voor toediening". Niet is in te zien dat het drinken van één of meer kopjes thee (met isoflavonen afkomstig van rode klaver) wezenlijk anders is dan het innemen van één of meer eetlepels (of maatbekertjes) van een drankje (met dezelfde werkzame stoffen afkomstig van rode klaver).

10.4 Uit hetgeen hiervoor onder 10.1.- 10.3. is overwogen volgt dat de combinatie van kenmerken A, B (voor zover beperkt tot klaver), C, en E rechtstreeks en eenduidig expliciet dan wel impliciet is geopenbaard in het genoemde artikel van Beckham, zodat conclusie 1 welke deze combinatie als een alternatief inhoudt, de vereiste nieuwheid mist.”

Lees het arrest hier. Vonnis Rechtbank Den Haag hier.