Eerste schakel in de distributieketen
Collectieve exploitatie. Blanco informatiedragers. Heffingen niet in strijd met eerste protocol EVRM. Bewijskracht van proces-verbaal. Onthoudingsverklaring. Het begrip importeur (tijdens transport) in relatie met eigendomsvoorbehoud en betaling van facturen. Betreffende inning van heffing, gen 1019h Rv.
Stichting de Thuiskopie is de collectieve beheersorganisatie die belast is met inning en verdeling van de heffing op blanco geluidsdragers ex 16c lid 1 Aw, Stichting onderhandelingen ex 16e Aw stelt de hoogte vast van deze heffing. W heeft blanco informatiedragers gekocht van een Belgische onderneming, welke W op de Beverwijkse Bazaar heeft aangeboden; bij controle heeft W een onthoudingsverklaring voorgelegd met contractuele boete. Na opgave bij De Thuiskopie werd wederom controle uitgevoerd en werden meer blanco informatiedragers aangetroffen dan opgegeven.
W beroept zich op artikel 1 Eerste Protocol EVRM stellende dat art. 16c t/m 16ga Aw in strijd zijn hiermee omdat niet aan de evenredigheidseis noch fair balance wordt voldaan; dit verweer wordt afgewezen.
Het begrip importeur wordt uitgebreid uiteen gezet. Enerzijds is er een (niet-succesvol) beroep op oordeel van de belastingkamer, ook omdat er in die specifieke zaak geen oordeel wordt gegeven over de vraag wie als importeur aangemerkt dient te worden bij de transactie (r.o. 4.6). Blijkens de parlementaire geschiedenis van de thuiskopieregeling was het de bedoeling van de wetgever om de thuiskopievergoeding te heffen bij de eerste schakel in de distributieketen van blanco informatiedragers in Nederland (r.o. 4.7). Vervolgens wordt gesproken over het toepasselijke recht inzake internationale koopovereenkomsten waarbij een eigendomsvoorbehoud is gemaakt tot de algehele betaling van de factuur. Er is geen bewijs geleverd dat pas op het moment van aflevering facturen zijn betaald, integendeel en daarmee is W ten tijde van de invoer van de blanco informatiedragers van Boveme in Nederland de eigenaar (r.o. 4.10)
Betreffende de tellingen die plaatsvonden op 1 december 2007, 31 januari 2009, 7 maart 2009 wordt verweer gevoerd dat deze onjuist zijn geschied, dan wel dat genoemde aantallen uit het proces-verbaal, een authentiek akte in de zin van artikel 156 lid 2 Rv en dwingende bewijskracht heeft, niet in de genoemde bestelbus met die inhoud zou passen. Dit verweer wordt onvoldoende gemotiveerd en tegenbewijs wordt niet toegelaten (r.o. 4.19). W en haar vennoten worden veroordeeld tot betaling van € 90.411 vermeerderd met wettelijke rente vanaf 18 maaart 2010.
Nevenvorderingen: opgave door W en haar vennoten binnen zes weken. Rekening en verantwoording betreft geïmporteerdee en verhandelde blanco informatiedragers. beiden onder last van Dwangsom. Geen inbreuk op IE-recht, maar op de inning van thuiskopie, dus geen toepassing van 1019h Rv, maar het liquidatietarief.
In reconventie: Geen onrechtmatige beslagen, hetgeen Z [medewerker van W v.s.] heeft voldaan dient door De Thuiskopie te worden terugbetaald met wettelijke rente. Geen vernietiging van de [onder gestelde dwang en bedrog ondertekende] onthoudingsverklaring.
4.3. Als meest verstrekkende verweer heeft [W] V.O.F. c.s. aangevoerd dat de artikelen 16c tot en met 16ga Aw (hierna: ‘de thuiskopieregeling’) in strijd zijn met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM (hierna: art. 1 EP EVRM), omdat de thuiskopieregeling niet aan de evenredigheidseis voldoet. Volgens [W] V.O.F. c.s. is dat het geval omdat de heffing plaatsvindt ongeacht de vraag of de eindgebruiker op een blanco informatiedrager thuiskopieën maakt of niet. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Een verdragsstaat dient bij het treffen van een maatregel die leidt tot een verstoring of ontneming van eigendom een ‘fair balance’ te treffen tussen de eisen van het algemeen belang en die van de bescherming van fundamentele rechten van het individu. Bij de beoordeling van de vraag of een staat aan dit vereiste heeft voldaan dient een ruime beoordelingsmarge aan die staat te worden toegekend. Slechts als sprake is van een buitensporige last voor het individu wiens eigendom wordt ontnomen, is er sprake van strijdigheid met art. 1 EP EVRM. De rechtbank is van oordeel dat er van een zodanige buitensporige last geen sprake is. Daarbij is van belang dat de thuiskopieregeling bescherming biedt aan een ander eigendomsrecht: het auteursrecht en/of naburig recht van degene van wie een werk op een blanco gegevensdrager wordt gekopieerd. Voorts is van belang dat bij de vaststelling van de hoogte van de thuiskopievergoeding per drager rekening wordt gehouden met het feit dat een deel van de dragers wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het thuiskopiëren van werken en materialen als bedoeld in artikel 16c Aw en artikel 10 onder e Wet op de naburige rechten (WNR). Dat bij de heffing geen rekening wordt gehouden met de vraag of de eindgebruiker een individuele blanco informatiedrager (volledig) gebruikt voor de reproductie van werken waarop auteursrechten en/of naburige rechten rusten, is gezien het feit dat het praktisch niet mogelijk is de vergoeding bij thuiskopiërende eindgebruikers te heffen, niet aan te merken als een buitensporige last voor een individuele eigenaar van een blanco informatiedrager. Daarbij zij opgemerkt dat de thuiskopieregeling dient te voldoen aan de in het Padawan arrest1 gestelde voorwaarden voor gedifferentieerde toepassing afhankelijk van de bestemming van informatiedragers, wil er sprake zijn van een ‘billijke vergoeding’. [W] V.O.F. c.s. hebben niet gesteld dat de Nederlandse thuiskopieregeling niet aan die voorwaarden voldoet of dat zij de blanco informatiedragers heeft geleverd aan eindgebruikers die die dragers gebruiken voor duidelijk andere doeleinden dan het maken van thuiskopieën. Het beroep van De Thuiskopie op de thuiskopieregeling is dan ook niet in strijd met het beginsel van ‘fair balance’ dat volgt uit art. 1 EP EVRM.
4.7. Bij de beantwoording van de vraag of [W] als importeur in de zin van de thuiskopieregeling aangemerkt kan worden, zijn de volgende omstandigheden van belang. De in Nederland gevestigde onderneming van [W] kocht in 2006 en 2007 regelmatig grote partijen blanco informatiedragers in uit het buitenland ter verhandeling in Nederland. Blijkbaar maakte [W] zijn bedrijf van de inkoop van blanco informatiedragers in het buitenland ter verhandeling in Nederland. Gezien deze omstandigheid ligt het voor de hand dat [W] als importeur gezien moet worden in de zin van de thuiskopieregeling: hij is de eerste schakel in de distributieketen van de blanco informatiedragers in Nederland zelf. Blijkens de parlementaire geschiedenis van de thuiskopieregeling2 was het de bedoeling van de wetgever om de thuiskopievergoeding te heffen bij de eerste schakel in de distributieketen van blanco informatiedragers in Nederland.
4.10. Boveme heeft zich blijkens haar facturen de eigendom voorbehouden tot de algehele betaling van de betreffende factuur. [W] heeft gesteld dat hij de goederen betaalde bij aflevering in Nederland. Bij de door [W] overgelegde facturen bevinden zich echter een aantal vrachtbrieven uit 2006 en 2007 waaruit blijkt dat hij daags voor een transport contante bedragen vervoerde of liet vervoeren naar Direkt Supplies of Boveme, ter betaling van de facturen die in die vrachtbrieven zijn vermeld. In een factuur van Boveme die [W] zelf in het geding heeft gebracht van 19 april 2004 (die overigens niet door De Thuiskopie ten grondslag is gelegd aan haar vordering) is bovendien vermeld dat een deel van de goederen niet in een transport is meegenomen ‘omdat betaling niet volledig binnengekomen was’. Ook ten aanzien van het transport van Boveme naar [W] in december 2006, neemt de rechtbank daarom aan dat betaling voorafgaand aan het transport heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat [W] ten tijde van de invoer van de blanco informatiedragers van Boveme in Nederland de eigenaar daarvan was.
4.22. Uit het voorgaande volgt dat de vordering van De Thuiskopie jegens [W] V.O.F. en haar vennoten tot betaling van € 86.913,- en € 364,- toewijsbaar is. De gevorderde hoofdelijke veroordeling is eveneens toewijsbaar, zoals in 4.17. al is overwogen. Ook de gevorderde wettelijke rente vanaf 18 maart 2010 is toewijsbaar.
4.29. Partijen vorderen een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv, zodat de rechtbank begrijpt dat zij zich alle op het standpunt stellen dat de onderhavige procedure is aan te merken als een procedure in de zin van artikel 1019 Rv. Nu de onderhavige procedure geen betrekking heeft op een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht maar op de inning van thuiskopievergoedingen, dient het er vooralsnog voor te worden gehouden dat de onderhavige procedure niet binnen het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv valt4. De rechtbank dient de proceskosten in dit geval derhalve aan de hand van het liquidatietarief te begroten.
Geopende post
Vz RCC 15 september 2011, dossiernr. 2011/00775 (Geopende post)
Als randvermelding, parallel gepubliceerd van RB 1133. Reclame. Communicatiefunctie van een merk. Uiting die eruitziet als reeds geopende post, overleg met NL Post was gepleegd om verwarring bij postbodes te voorkomen. Klaagster heeft Nee/Nee sticker. Reclame is anoniem gestuurd en niet als zodanig herkenbaar (11.1 NRC); geopende post-mededeling is in strijd met de waarheid (2 NRC).
Uiting is een reeds geopende vensterenveloppe. Deze enveloppe zat in een doorzichtig plastic hoesje dat eveneens was opengemaakt en waarop een sticker was geplakt met de tekst “Geopende post”.
Voorzitter: Met betrekking tot klaagsters bezwaar dat deze reclame-uiting haar, zoals zij stelt, in een anonieme enveloppe is toegestuurd, overweegt de voorzitter dat de reclame-uiting niet als zodanig herkenbaar is, als bedoeld in artikel 11.1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Aan het vereiste van herkenbaarheid is in het geval van een geadresseerde reclame-uiting voldaan, als uit de informatie op de enveloppe zonder moeite kan worden vastgesteld dat het om een reclame-uiting gaat. Indien de ontvanger pas na het openen van de enveloppe kan zien dat deze reclame bevat, is in ieder geval niet voldaan aan het bepaalde in artikel 11.1 NRC. Aangezien op de gewraakte enveloppe, afgezien van “Post Betaald” en het “postnl”-vignet in de rechter bovenhoek, alleen staat “Postbus 160, 3640 AD Mijdrecht”, is deze uiting in strijd met artikel 11.1 NRC.
Voorts overweegt de voorzitter met betrekking tot de op de beschadiging aangebrachte sticker met de tekst “Geopende post” dat deze doet vermoeden dat de enveloppe abusievelijk door een daartoe niet bevoegde persoon is geopend. Daarvan is in dit geval geen sprake, nu de uiting door adverteerder reeds zelf geopend, is verstuurd. Aangezien de tekst “Geopende post” hier niet in de gebruikelijk betekenis daarvan is gebruikt, acht de voorzitter de uiting in strijd met de waarheid en om die reden in strijd met artikel 2 NRC.
Waar klaagster vermeldt dat haar brievenbus voorzien is van een nee/nee sticker, overweegt de voorzitter dat deze sticker in acht genomen dient te worden bij de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk en daarvan is in dit geval geen sprake.
Over algehele overname
Met dank aan Lars Bakers, Bingh advocaten.
Overgang van onderneming. Overdracht van IE-rechten rondom Kachels. Merkenrecht. Normaal gebruik onder licenties; persbericht en marktplaats. Geen licentie tot merkregistratie. Domeinnaam als reclame onder licentie. Deeplink maakt merkinbreuk. Sublicentiëren is toegestaan. Doen van mededelingen toegestaan, m.u.v. bericht rondom vernieling en filmpje daarvan. Geen slaafse nabootsing. Bijzonder proceskostenvergoeding (Indicatietarieven in IE-zaken : 10 x 3).
Alle partijen houden zich bezig met siersmederij en fabricage en verkoop van houtkachels. Smeedatelier De Jong, gevestigd in een boerderij te Oldeberkoop, heeft de 'Januskachel' en later de Jacobuskachel ontwikkeld. 'T Stokertje heeft dealerwerkzaamheden verricht.
Oud-werknemers van De Jong richten , wegens beëindiging Smeedatelier De Jong de Siersmederij Oldeberkoop op. In een overeenkomst worden bedrijfsinventaris, goederen en voorraad overgekocht, waarbij het De Jong niet is toegestaan personeel aan te nemen tbv smederij-activiteiten, dit is wel aan De Jong toegestaan.
De Jong heeft aantal merken gedeponeerd waaronder beeldmerk 'aambeeld met hamer', JANUS, JACOBUS en aantal domeinnamen met daarin haar woordmerk. Oldeberkoop heeft janusoldeberkoop laten registreren, 'T Stokertje heeft januskachels.nl, orginielejanushoutkachel.nl en janusdealers.nl geregistreerd. Op deze sites zijn enkele (schadelijke) berichten geplaatst over "de originele Janus" en kwaadsprekerij.
Merkenrecht
4.3. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje voeren als (zelfstandig) verweer aan dat Siersmederij Oldeberkoop contractueel tot het gebruik van de woord- en beeldmerken gerechtigd is en dat deze overeenstemming is neergelegt in de schriftelijke afspraken van 1 februari 1996. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje stellen dat 't Stokertje op haar beurt van Siersmederij Oldeberkoop toestemming tot dat gebruik heeft gekregen.4.4. Siersmederij Oldeberkoop legt primair aan haar verweer ten grondslag dat zij in 1996 met Smeedatelier De Jong overeengekomen is dat zij de gehele onderneming van Smeedatelier De Jong zou overnemen en daarmee ook de woord- en beeldmerken. Subsidiair stelt Siersmederij Oldeberkoop dat toen in ieder geval is overeengekomen dat zij de (deels toekomstige) merk- en auteursrechten zou overnemen. Siersmederij Oldeberkoop legt meer subsidiair - naar de rechtbank begrijpt - aan haar verweer ten grondslag dat in 1996 is afgesproken dat (ook) zij het recht verkrijgt om de woord- en beeldmerken te vestigen. Uiterst subsidiair legt Siersmederij Oldeberkoop aan haar verweer ten grondslag dat zij een licentierecht op de ingeroepen merkrechten heeft verkregen.
Echter in deze procedure kan er niet worden uitgegaan van (algehele) bedrijfsovername, dit omdat niet alle machines zijn overgegaan. Uit (getuigen)verklaring volgt dat een bedrag van 150.000 gulden minder is betaald en niet alle goederen van de onderneming zijn overgenomen (r.o. 4.11). Overdracht van merk- en auteursrechten dient schriftelijk te zijn ex 2.31(2)(a) BVIE en 2(2) Aw (r.o. 4.12). Dat geen mallen voor de productie van de Januskachels in de overdrachtsdocumenten zijn opgenomen, is niet doorslaggevend of Oldeberkoop mag produceren. Er is sprake van een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht is niet beëindigd (r.o. 4.20).
4.19 Gelet op deze op 1 februari 1996 door Smeedatelier De Jong aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte gebruiksrechten [red. voor vier kalenderjaar voor gebruik benaming JANUS, JANUShoofden en aambeeld met hamer en (lease)bestelbus met afbeelding JANUShoofden], beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank thans (...) over een niet exclusieve merkenrechtelijke licentie waarbij zij gerechtigd is om het woordmerk JANUS te gebruiken voor de Januskachel die zij mag produceren en verhandelen. Daarnaast beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank over niet exclusieve licenties ten aanzien van de beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer', zij het dat Siersmederij Oldeberkoop bij het gebruik van het beeldmerk 'aambeeld met hamer' de letter 'O' dient te gebruiken.
Smederij De Jong | Oldeberkoop |
Merkregistratie
Depot van de JANUShoofden van Oldeberkoop is in rangorde na depot van De Jong, beroep op rechtsverwerking ex 2.24 BVIE en de (impliciete) toestemming om beeldmerk in te schrijven wordt verworpen. Gebruik in een persbericht is normaal gebruik (r.o. 4.26) en veelvuldig gebruik op andere openbare bronnen zoals marktplaatsadvertenties valt onder de licentie (r.o. 4.28/29). Strijd met 2.20 lid 1 onder b BVIE (r.o. 4.32)
4.26. Het gebruik van het beeldmerk JANUShoofden in een persbericht moet naar het oordeel van de rechtbank worden gekwalificeerd als normaal gebruik en valt daarmee onder de aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte licentie. Eén van de kenmerkende functies van een merk is de reclamefunctie. In het persbericht, waarvan een deel onder 2.24 is geciteerd, worden de voordelen van de Januskachel omschreven. De rechtbank oordeelt aannemlijk dat met het persbericht niets anders is beoogd dat het maken van reclame voor de Januskachel. Dit valt onder normaal licentiegebruik. Smeedatelier De Jong kan op die grond dan ook niet haar uitsluitend recht op het beeldmerk JANUShoofden tegen Siersmederij Oldeberkoop inroepen.
4.29. De rechtbank oordeelt dat evident is dat het gebruik van het woordmerk JANUS ter aanduiding van de Januskachel in overeenstemming met de licentie van het woordmerk JANUS is. (...) naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet een naar waren ongelimiteerde licentie verkregen voor het gebruik van het woordmerk JANUS. (...) Het gebruik van het woordmerk JANUS voor een andere kachel dan de Januskachel (...) kan naar het oordeel van de rechtbank niet op de licentieovereenkomst worden gegrond.
Domeinnaamrecht: afwijzing vorderingen
4.36. (...) De domeinnamen zijn niet de handelsnamen waaronder de ondernemingen van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje worden gedreven. De domeinnamen worden niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. Het publiek zal de domeinnamen naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet opvatten als namen van ondernemingen, maar als naam van één van de waren die Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje aanbiedt. (...)
4.37 (...) Nu de link Jacobus uitkomt bij (...)//Alles-over-JACOBUS-houtkachels-uw-houtkachel stelt de rechtbank vast dat 't Stokertje op de grond van art. 2.20. lid 1 sub a BVIE inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk JACOBUS. Hoewel 't Stokertje de verwijzingen naar het teken JACOBUS van haar website heeft verwijderd, heeft 't Stokertje geweigerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen. (...) De vordering onder 5 zal worden toegewezen [red. met een dwangsom met een maximum].
Gebruik beeldmerken door 't Stokertje
4.40. Zoals hiervoor al is overwogen beschikt Siersmederij Oldeberkoop over een licentie op grond waarvan zij gerechtigd is tot het gebruik van de beeldmerken (...) en valt het gebruik van de beeldmerken als reclame voor de Januskachel onder normaal gebruik van de licentie. Het staat Siersmederij Oldeberkoop als rechthebbende vrij om 't stokertje het gebruik toe te staan van haar gebruiksrechten, nu gesteld noch gebleken is dat Smeedatelier De Jong en Siersmederij Oldeberkoop daarover andersluidende afspraken hebben gemaakt. Vaststaat dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje op de websites waarop zij de JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' afbeelden (ook) reclame maken voor de Januskachels. Dit gebruik van de afbeeldingen/beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' is onder de licentie toegestaan en vormt daarom geen inbreuk op (mogelijke) auteursrechten van Smeedatelier De Jong. De vorderingen onder 6 en 7 zullen worden afgewezen.
Misleidende mededelingen ex 6:194 BW. Strijd over toepassing met of zonder wijziging van 15 oktober 2008. Er is geen sprake van ongeoorloofde mededinging onrechtmatig aanhaken of parasiteren (r.o. 4.41 t/m 4.48), m.u.v. de beschuldiging van Smeedatelier De Jong van de vernieling en 't Stokertje zal de gepubliceerde filmpjes dienen te verwijderen onder last van een dwangsom met maximum.
Slaafse nabootsing afgewezen en daardoor geen rekening en verantwoording noch rectificatie (r.o. 4.49 - 4.51): "Uit het door Smeedatelier De Jong gestelde volgt niet dat de Januskachel zich door gekozen herkenbare elementen onderscheidt van de rest van de markt en dat de Januskachel een eigen plaats op de markt van houtkachels inneemt".
Schadevergoeding/reputatieschade Afgewezen
4.53 Uit het voorgaande volgt dat maar een deel van de op inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten en op ongeoorloofde mededinging gegronde vorderingen wordt toegewezen.Proceskostenveroordeling
4.55. (...) Nu Smeedatelier De Jong heeft nagelaten te stellen in hoeverre de werkzaamheden waarvoor hij € 54.169,83 claimt, zijn te herleiden tot de vorderingen die zijn gegrond op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, gaat de rechtbank ervan uit, dat daar maximaal een bedrag van € 25.000,00 in redelijkheid aan kan worden toegekend. Van de tien vorderingen die betrekking hebben op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden er slechts drie deels toegewezen. Gelet daarop komt uit hoofde van art. 1019h Rv gevorderde bedrag tot een bedrag van € 7.500,00 (€ 25.000,00: 10 x 3) voor toewijzing in aanmerking. Voor wat betreft de op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad gebaseerde grondslag sluit de rechtbank voor de berekening van de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat aan bij de vordering zoals die wordt toegewezen. De rechtbank stelt de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat op € 1.808,00 (4 punten x tarief € 452,00). De proceskosten aan de zijde van Smeedatelier De Jong worden daarmee vastgesteld op € 12.194,03, zijnde €2.886,03 aan verschotten en € 9.308,00 aan tegemoetkoming in het salaris van de advocaat (...)
Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 09-896, LJN BV7389, schone pdf).
Vrede over podcasttarieven
Eerder verklaarden de twee elkaar de oorlog radio538 aan Buma/Stemra de oorlog aan "gratis muziek cultuur"
Overgenomen uit't persbericht. Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra en Radio 538 hebben vrede gesloten over de podcasttarieven. Er was onvrede ontstaan tussen beide partijen nadat Buma/Stemra een nieuw tarief voor podcasts had geïntroduceerd. Radio 538 was niet te spreken over de hoogte van het tarief en het feit dat dit met terugwerkende kracht gebeurde.
Na goed overleg met Radio 538 heeft Buma/Stemra nu besloten om de invoering van het nieuwe tarief uit te stellen tot 1 januari 2012. Met deze oplossing kunnen beide partijen leven. Radio 538 heeft de podcasts die het verwijderd had nadat het conflict ontstond weer beschikbaar gemaakt.
Lees het persbericht hier (link).
Important visual and phonetic differences
Gerecht EU 28 september 2011, zaak T-356/10 (Nike International tegen OHIM / Deichmann (VICTORY RED)
Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanvraag Gemeenschapswoordmerk VICTORY RED, ouder internationale en nationale woordmerk VICTORY. Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar en gelijke tekens. Beroep afgewezen.
Curia: Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „VICTORY RED” voor waren van de klassen 18 en 28 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1309/2009-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 mei 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het internationale en het nationale woordmerk „Victory” voor waren van de klassen 18, 25 en 28.
42 The Board of Appeal was therefore justified in holding that the term ‘victory’ was phonetically dominant within the mark applied for, taken as a whole, and, consequently, that the signs at issue were similar in that regard.
46 By contrast, contrary to the applicant’s submissions, and as the Board of Appeal correctly noted at paragraph 31 of the contested decision, it cannot be argued that the term ‘victory’ is indirectly descriptive or strongly suggestive of the goods at issue. At most, it may be held that it alludes to the efficiency of the sporting articles in question.
50 That conclusion cannot be brought into question by the case-law which the applicant cites in support of its submissions, in which the Court held that there were ‘important visual and phonetic differences’ in the way consumers perceive the marks ORO and ORO SAIWA, on the one hand, and SELEZIONE ORO Barilla, on the other hand, and that the mere presence of the word ‘oro’ was not capable of giving rise to similarity between those marks (Case T‑344/03 Saiwa v OHIM – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla) [2006] ECR II‑1097, paragraph 39).
Uitgelokt
Bushokje (abri) 'Aqui' van CBS is voorwerp van auteursrechtelijke bescherming tegenover 'EvoShell' van RBL (afgebeeld), gelet op de gekozen - niet door technische of commerciële noodzaak ingegeven - oplossingen, die er een eigen, oorspronkelijk karakter aan verlenen en maken dat het het persoonlijk stempel van de ontwerper draagt.
Vordering exploitant/licentiehouder wordt toegewezen jegens exploitant van inbreukmakende abri's, tot staken van inbreuk c.a., onder voorbehoud van bewijslevering door eiseres van de rechtsgeldige overdracht van het auteursrecht aan de licentiegever.
Beslag zal niet worden opgeheven op de grondslag dat abri's onroerende zaken zijn, echter in't midden kan blijven of geplaatste abri's ex art. 436 jo. 703 Rv goederen bestemd voor de openbare dienst betreffen.
Gemeente Sittard-Geleen heeft inbreuk door Reclamebureau uitgelokt door aan te dringen dat de haar te plaatsen abri's moesten lijken op de Aqui. Bewijsopdracht en van dit tussenvonnis afzonderlijk hoger beroep wordt toegelaten, omdat vérstrekkende financiële gevolgen kan hebben voor RBL en de gemeente wanneer het t.z.t. in een bij voorraad uitvoerbare veroordeling wordt vervat.
In conventie, jegens RBL 3.3 Op de hiervoor onder 3.2.2 gegeven grond oordeelt de rechtbank dat RBL, door het verveelvoudigen (fabriceren) en openbaar maken (plaatsen) van de EvoShel inbreuk maakt op het auteursrecht van [betrokkene] op de Aqui. Daarmee zijn de vorderingen (zie 2.1.1) A (kort gezegd: inbreuk door openbaarmaking staken) en B (kort gezegd: inbreuk door verveelvoudiging staken), gelet op art. 1, 12, 13 en 25 Aw, toewijsbaar. Dit geldt, gelet op art. 27a lid 1 en 28 lid 1 Aw, in beginsel ook voor de vorderingen C (kort gezegd: rekening en verantwoording afleggen), D (kort gezegd: vernietiging van de EvoShels) en E (kort gezegd: winstafdracht of schadevergoeding). Tot slot is in beginsel vordering F (kort gezegd: een dwangsom op de veroordelingen op de vorderingen A t/m D) toewijsbaar, gelet op het onweersproken belang van CBS bij voldoening aan deze (eventuele) veroordelingen.
In conventie, jegens de Gemeente 3.4 De toewijsbaarheid van de vorderingen (zie 2.1.2) a, b, c en d van CBS tegen de Gemeente - met uitzondering misschien van de vordering onder b, die ook zonder onrechtmatige medewerking van de Gemeente aan de vaststaande auteursrechtinbreuk door RBL uit praktisch oogpunt lijkt te moeten worden toegewezen bij toewijzing van vordering D tegen RBL - hangt ervan af of (in de woorden van de dagvaarding onder 37) de Gemeente (een van haar wethouders) er bij RBL op heeft aangedrongen om abri’s te vervaardigen en plaatsen die sterke gelijkenis vertonen met de Aqui, terwijl zij er rekening mee moest houden dat RBL daardoor inbreuk zou maken op de auteursrechten van [betrokkene] en/of onrechtmatig zou handelen jegens CBS. Op CBS rust de last om deze aan haar vordering ten grondslag gelegde en door de Gemeente betwiste rechtsfeiten te bewijzen, hetgeen haar dan ook wordt opgedragen.
In reconventie, de vorderingen van RBL
3.6.1 De vordering tot opheffing van het beslag (zie 2.3.1 onder 1) zal niet worden toegewezen op de grondslag dat aan het beslag geen vorderingsrecht van CBS ten grondslag ligt. In conventie is immers het tegendeel overwogen en beslist.3.6.2 Opheffing zal evenmin plaatsvinden op de grondslag dat de abri’s onroerende zaken zijn. Art. 28 Aw, waarop RBL zich in dit verband beroept, beperkt immers - in het midden latend of die beperking, gelet op art. 9 lid 1 sub b Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG), nog geldt - de opvordering als eigendom en de vernietiging van inbreukmakende zaken tot roerende zaken, maar beperkt niet de conservatoire beslaglegging op onroerende zaken. De rechtbank laat bij dit oordeel in het midden of de abri’s onroerende zaken zijn. Reeds uit hetgeen RBL en de Gemeente ten aanzien van de plaatsing en verwijdering zijn overeengekomen (art. 8.4, 8.7 en 9.6, productie 5 bij conclusie van antwoord in conventie van RBL) lijkt overigens voort te vloeien dat deze partijen de abri’s zelf niet als onroerend en vatbaar voor natrekking hebben aangemerkt. De rechtbank zal hierop zonodig in een later vonnis nader ingaan.
3.6.3 In het midden kan, op dit moment, tot slot blijven of de (geplaatste) abri’s zijn te beschouwen als goederen bestemd voor de openbare dienst, als bedoeld in art. 436 jo. 703 Rv. Achtergrond van het verbod om op zulke goederen beslag te leggen is immers dat de wetgever het onwenselijk heeft geacht dat de uitvoering van publieke taken wordt belemmerd door beslag op goederen die daarvoor worden aangewend. Dat thans van handhaving van het beslag zodanige belemmering het gevolg zou zijn, is gesteld noch gebleken.
In reconventie, de vorderingen van de Gemeente
3.8 Uit hetgeen hiervoor in conventie onder 3.4 is overwogen, volgt dat de vordering van de Gemeente genoemd bij 2.3.2 onder I (verwijdering van de Germano’s uit Geleen) toewijsbaar is. Dit zou overigens de merkwaardige situatie scheppen dat de Gemeente de gelegenheid krijgt bij de betrokken bushaltes EvoShels te doen plaatsen, ten aanzien waarvan zojuist (zie 3.3) is geoordeeld dat ze inbreuk maken op de Aqui. De rechtbank gaat ervan uit dat de Gemeente, mede uit een oogpunt van schadebeperking, daartoe vooralsnog niet zal overgaan.3.9 Op de gronden hiervoor onder 3.7.2 gegeven, zal ook de vordering van de Gemeente tot vergoeding van de schade die zij stelt te lijden doordat zij de abri’s die CBS in strijd met haar contractuele verplichting niet heeft verwijderd, niet kan exploiteren, worden afgewezen. Onvoldoende betwist is immers de stelling van CBS dat de Gemeente de betroken abris’s aan RBL had kunnen overdragen.
3.10 Toewijsbaar is in beginsel de vordering van de Gemeente tot vergoeding van de kosten van verwijdering die zij reeds heeft moeten maken nadat CBS met haar verplichting daartoe in gebreke was gebleven. Het enige verweer van CBS tegen die vordering is immers haar beroep op een opschortingsrecht, dat hiervoor (3.5) is verworpen. De rechtbank heeft echter in weerwil van de toezegging in de conclusie van eis in reconventie (onder 29) geen onderbouwing van de vordering van € 9.500,- ontvangen. De Gemeente krijgt de gelegenheid deze alsnog te leveren.
Toewijsbaarheid 3.11 In het voorgaande is ten aanzien van de vorderingen over en weer reeds (al dan niet onder voorbehoud) geoordeeld of ze toewijsbaar zijn. De rechtbank zal thans geen van deze oordelen in een dictum opnemen, omdat enerzijds een spoedeisend belang bij afzonderlijke beslissing op één der vorderingen ontbreekt en anderzijds voorkomen dient te worden dat door gedeeltelijke tenuitvoerlegging de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het geschil en de mogelijkheden van verrekening of minnelijke regeling verloren gaan.
3.12 Partijen twisten er tot slot over of het vonnis, indien daarin vorderingen van CBS mochten worden toegewezen, uitvoerbaar bij voorraad dient te worden verklaard en zo ja, of dit dient te gebeuren onder de voorwaarde dat CBS zekerheid stelt. Hierover behoeft de rechtbank thans niet te beslissen, nu dit vonnis - om de onder 3.11 gegeven reden - geen ten uitvoer te leggen beslissing omtrent enig onderdeel van het geschil bevat. Het bevat wel een antwoord op de vraag of de EvoShel inbreuk maakt op het auteursrecht op de Aqui, welke vraag kennelijk voor beide partijen principieel is en welk (positief) antwoord, de Gemeente stelt dit terecht, vérstrekkende financiële gevolgen kan hebben voor RBL en de Gemeente wanneer het t.z.t. in een bij voorraad uitvoerbare veroordeling wordt vervat. Gevolgen die, mocht het Hof in hoger beroep tot een ander oordeel komen, wellicht bezwaarlijk ongedaan kunnen worden ongedaan gemaakt. De rechtbank vindt hierin aanleiding om van dit tussenvonnis afzonderlijk hoger beroep toe te laten.
4.1.1 akte aan de zijde van CBS omtrent de hiervoor onder 3.1 en 3.4 aan haar gegeven bewijsopdrachten, welke akte indien zij het bewijs (mede) wil leveren door het horen van getuigen dient te bevatten de namen en woonplaatsen van de beoogde getuigen en een aanduiding over welke bewijsopdracht zij dienen te worden gehoord, alsmede de verhinderdata van de getuigen, partijen en hun advocaten voor de enquête te houden op een datum gelegen binnen twee maanden na de datum van de akte, en bij welke akte indien CBS het bewijs (mede) wil leveren door overlegging van justificatoire bescheiden bewijsstukken dienen te worden overgelegd, in welk laatste geval RBL en de Gemeente op een latere rolzitting bij antwoordakte op de schriftelijke bewijslevering door CBS zullen kunnen reageren;
Cariforum en EG
Sinds 2002 voeren de EG, de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (hierna: ACS-landen) onderhandelingen met als doel Economische Partnerschapsovereenkomsten (‘Economic Partnership Agreements’, hierna EPA’s) te sluiten. Het Cotonou-verdrag is hieruit voortgekomen waarin met WTO-recht verenigbare handelsregelingen worden getroffen die belemmeringen opheffen en samenwerking beogen te versterken. Afspraken op het gebied van overheidsopdrachten (m.n. grotere transparantie; geen automatische rechten voor bedrijven uit de EU) en intellectueel eigendom (nadruk op innovatie, verwijzing naar internationale afspraken).
Cotonou-verdrag (link), de EPA tussen Cariforum en EG (hier) meer over Economic partnership? zie website van de Europese Commissie (link). Meer lezen? R. Bernal, Cariforum-EU Economic Partnership Agreement Negotiations: why and how, Journal of Eastern Caribbean Studies vol 33, no. 2, June 2008, pp. 1-21.
HOOFDSTUK 2 Innovatie en intellectuele eigendom (artikel 131-164)
In deze overeenkomst is intellectueel eigendom niet als een zelfstandig onderwerp geregeld, maar wordt het behandeld in de context van samenwerking op het gebied van innovatie. Dit onderstreept dat de doelstelling van de behandeling van intellectuele eigendomsrechten in deze overeenkomst is om innovatie in de CARIFORUM-staten te stimuleren en het concurrentievermogen van deze staten te bevorderen. Onder de reikwijdte van dit hoofdstuk vallen onder meer auteursrechten, handelsmerken, geografische aanduidingen, industriële ontwerpen, octrooien, plantenrassen en genetische hulpbronnen.
Innovatie
Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde bepalingen over innovatiegerichte samenwerking op gebieden als wetenschap en technologie, de informatiemaatschappij en informatie- en communicatietechnologie en milieu-innovatie en duurzame energie. De participatie van de CARIFORUM-staten aan kaderprogramma’s zal worden gefaciliteerd en bevorderd. De CARIFORUM-staten erkennen het belang van regionale integratie op het gebied van innovatie en zullen meer actie ondernemen om regionale beleidsmaatregelen op te stellen.Intellectueel eigendom
In deze afdeling is bepaald dat de bevoegdheid/capaciteit van partijen om de toegang tot medicijnen te promoten niet zal worden geschaad. Ook is expliciet vastgesteld dat rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingsbehoeften van de CARIFORUM-staten en gezorgd moet worden voor een adequaat evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de houders van de intellectuele eigendomsrechten en de gebruikers daarvan. Er zijn specifieke bepalingen met betrekking tot ontwikkelingsgerelateerde kwesties als traditionele kennis, biodiversiteit of overdracht van technologie. Er zijn lange implementatieperiodes waarbij de minst ontwikkelde CARIFORUM-staten de bepalingen in ieder geval niet voor 2021 hoeven te implementeren. Tenslotte is overeengekomen dat partijen zullen streven naar verdere regionale integratie op het gebied van intellectuele eigendomsrechten, vooral voor de CARIFORUM-staten.Normen inzake intellectuele eigendomsrechten
Voor wat betreft de verder gevestigde intellectuele eigendomsrechten als auteursrechten, handelsmerken of octrooien wordt bepaald dat bestaande internationale conventies en verdragen in acht zullen worden genomen De CARIFORUM-staten zullen toetreden tot het op 19 juni 1970 te Washington totstandgekomen Verdrag inzake samenwerking bij octrooien (Trb. 1973, 20) en het op 28 april 1977 te Boedapest totstandgekomen Verdrag inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening (Trb. 1978, 90), en zullen er naar streven om toe te treden tot het op 1 juni 2000 te Genève totstandgekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb. 2001, 120) en het op 27 juni 1989 tot stand gekomen Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (Trb. 1990, 44).Andere intellectuele eigendomsrechten, waarvoor weinig of geen internationale verdragen bestaan, worden uitvoeriger behandeld in dit hoofdstuk. Met betrekking tot geografische aanduidingen is bijvoorbeeld overeengekomen dat deze overeenkomst partijen niet belet om op hun grondgebied geografische aanduidingen te beschermen die in hun land van oorsprong niet worden beschermd. Partijen zullen uiterlijk 1 januari 2014 een systeem opstellen voor de bescherming van geografische aanduidingen. Op uiterlijk deze datum zullen partijen onderhandelingen openen over een overeenkomst ter bescherming van geografische aanduidingen op hun grondgebied. Partijen zullen tevens samenwerken bij de ontwikkeling van geografische aanduidingen op het grondgebied van de CARIFORUM-staten. Voor de CARIFORUM-staten kan dat bijdragen aan hun ontwikkeling, omdat het de uitvoer van lokale producten kan stimuleren.
Handhaving van intellectuele eigendomsrechten
Dit hoofdstuk regelt uitvoerig de maatregelen en procedures die zijn vastgesteld om een effectieve implementatie van de (bestaande) bepalingen voor intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. Aan de TRIPS-overeenkomst (zie artikel 139…) wordt door deze overeenkomst geen afbreuk gedaan. Het instrumentarium om intellectuele eigendomsrechten te beschermen omvat zowel civiele als bestuurlijke maatregelen en procedures, maar ook handhavingsmaatregelen aan de grens. In dit hoofdstuk is bovendien uitdrukkelijk bepaald dat rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingsbehoeften van de CARIFORUM-staten.Samenwerking
Een belangrijk onderdeel van dit hoofdstuk wordt gevormd door de bepaling omtrent samenwerking op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. De samenwerking is met name gericht op versterking van capaciteit in de CARIFORUM-regio met betrekking tot de aanpak van kwesties omtrent intellectuele eigendomsrechten.
De volledige tekst van het verdrag (pdf)
Chaotische verloop van de zitting
Naburige rechten. Muziekrechten. Dwaling. Royalty vergoedingen en SENA-vergoedingen.
Sterk verband met IEF 10234 betreffende de 'Oude Catalogus', in navolging van IEF 4254 (2007) betreffende een familieruzie over de rechten op de zogenaamde Oude Catalogus, een bestand van ongeveer 25.000 geluidsopnamen van muziekwerken van diverse artiesten. Interessant vanwege zicht op rechtenbeheer en royalties en in navolging van LJN BI2435 (2009) waarin werd besloten dat beroep op dwaling ter zake een tijdens een zitting van de rechtbank d.d. 22 maart 2004 gesloten vaststellingsovereenkomst niet slaagt. Ook het Hof komt tot deze conclusie: Het beroep op het ontbreken van wilsovereenstemming wordt dan ook verworpen.
4.3. Met de door [Y.] BVBA tegen het vonnis aangevoerde grieven is het geschil in volle omvang aan het hof voorgelegd. Het hof zal de grieven gezamenlijk behandelen. Zo nodig wordt op een of meer grieven afzonderlijk ingegaan.
4.3.1. [Y.] BVBA heeft zich op het standpunt gesteld dat in het geheel geen overeenkomst is gesloten omdat wilsovereenstemming zou hebben ontbroken. In de toelichting op die stelling wordt – ondermeer in punt 9 memorie van grieven - ingegaan op de veronderstelling (100% dan wel 49% gerechtigdheid) die voor [B.] BVBA reden was de overeenkomst aan te gaan. Voorts wijst [Y.] BVBA op de omstandigheden waaronder de zitting op 22 maart 2004 heeft plaats gevonden. Zij wijst op de verschillende, door elkaar lopende onderwerpen die aan de orde waren tussen verschillende partijen, op het onderwerp “SENA-rechten” dat niet op de agenda voor die dag stond en ook niet diende voor de rechtbank Roermond, op het ontbreken op de zitting van de advocaat die voor [Y.] BVBA de procedure over de SENA-rechten behartigde, en op het in haar ogen chaotische verloop van de zitting.
4.3.1.1. Het hof Het hof overweegt als volgt. Uit hetgeen is aangevoerd volgt niet dat [B.] BVBA geen overeenkomst wilde aangaan met betrekking tot de SENA-rechten en de royalty’s (punten 6 en 8 van de overeenkomst). Evenmin volgt daaruit dat [B.] BVBA per vergissing de bedingen 6 en 8 heeft aangegaan. Ook [B.] BVBA wilde een eind maken aan de geschillen die tussen partijen bestonden over de punten die onderwerp waren van genoemde artikelen. Uit hetgeen is aangevoerd is mogelijk te concluderen dat sprake is geweest van een “misverstand” bij [B.] BVBA en/of [Y.] c.s. bij het aangaan van de overeenkomst. Dit misverstand zou bestaan in een achteraf gebleken onjuiste voorstelling van zaken. Voor het algeheel ontbreken van wilsovereenstemming is dat een onvoldoende basis. Ook het verloop van de zitting, zoals geschetst door [Y.] BVBA, is geen reden om te concluderen dat wilsovereenstemming bij het aangaan van de overeenkomst heeft ontbroken. Alle partijen hadden belang bij een (gedeeltelijke) oplossing van het heftige familiegeschil. Toen zich een reële mogelijkheid daartoe bleek voor te doen, hebben partijen, die allen werden bijgestaan door hun raadslieden, daar ook voor gekozen. Dat het daarbij voor de rechter die de zitting leidde en mogelijk ook voor de raadslieden nodig bleek enige overredingskracht te gebruiken, past bij die situatie. Uit het door [Y.] BVBA gestelde over het verloop van de zitting is niet af te leiden dat daarbij een ontoelaatbare druk is uitgeoefend. Ook de in het voorlopig getuigenverhoor afgelegde verklaringen wijzen niet in de richting van een “chaotische” zitting. Het beroep op het ontbreken van wilsovereenstemming wordt dan ook verworpen.
4.3.2. Door [Y.] BVBA is opgeworpen (grief 1) dat op 22 maart 2004 wel procesafspraken zijn gemaakt, en dat ook wel het doel was een einde te maken aan de “hierboven genoemde zaken” (woorden gebruikt in het proces-verbaal van 22 maart 2004), maar dat de rechtbank eraan voorbij is gegaan dat partijen, althans [B.] BVBA, hebben bedoeld als voorwaarde aan de overeenkomst te stellen dat het kort geding vonnis in Amsterdam in ieder geval ertoe zou leiden dat de erfgenamen voor 100% dan wel voor 49% (middellijk) gerechtigd zouden zijn in de SENA-rechten. Bij de uitleg van een overeenkomst moet immers, aldus [Y.] BVBA, niet primair of alleen op de bewoordingen van de overeenkomst worden gelet, maar ook op de zin die partijen daaraan redelijkerwijs mochten toekennen. Er was geen enkele reden voor de erfgenamen om hun opponenten een financieel voordeel te gunnen. Ook uit de tekst van artikel 6 van de overeenkomst, en wel uit de woorden “aan de [K.]groep toevallen of aan [B.] BVBA” blijkt dat partijen bij de overeenkomst ervan zijn uitgegaan dat hetzij 100% hetzij 49% door de erfgenamen zou worden verkregen. Hetzelfde blijkt uit de laatste zin van artikel 6: “De deskundige zal bij zijn waardering van de SENA-rechten uitgaan van die beslissing.” De waardering zou nodig zijn als de rechten niet aan [B.] BVBA zouden toebehoren, aldus [Y.] BVBA. [Y.] BVBA wijst op de getuigenverklaring afgelegd door mr. Dethmers, de opsteller van de overeenkomst. [Y.] BVBA bestrijdt dan ook dat de overeenkomst van 22 maart 2004 een vaststellingsovereenkomst is.
Zogenaamde ‘traffic’
Vzr. Rechtbank Arnhem 24 augustus 2011, LJN BT2759 (Mucos tegen Sano-Pharm)
Merkenrecht. Gedaagde, licentiehouder op woordmerk WOBENZYM, en distributeur waarmee overeenkomst is beëindigd, maakt gebruik van het teken / domeinnaam "wobenzym.nl". Dat levert een inbreuk op het merkenrecht van eiseressen, waarvoor geen geldige reden is, art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Door door te linken naar eigen site wordt de indruk gewekt dat Sano-Pharm nog steeds distributeur van Mucos is, om zogenaamd 'traffic' te genereren: dit wordt voor de voorzieningenrechter onrechtmatig geacht. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv á €3.793,46; het valt binnen de de IE-indicatietarieven á €6.000 en dus toegewezen.
4.4. Voorop wordt gesteld dat Mucos Emulsionsgesellschaft houder is van het woordmerk Wobenzym en dat Mucos Pharma licentiehouder was en is van dit woordmerk.
4.5. Mucos Emulsionsgesellschaft beroept zich ter onderbouwing van haar vorderingen, voor zover gegrond op het merkenrecht, op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Ingevolge dit artikel kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
4.6. In dit verband heeft allereerst te gelden dat de distributieovereenkomst op 31 december 2010 rechtsgeldig is geëindigd. Sano-Pharm heeft dit ter zitting ook bevestigd. Ingevolge paragraaf 5 lid 2 van de distributieovereenkomst gaan door Sano-Pharm tijdens de looptijd van die overeenkomst gebruikte intellectuele eigendomsrechten van Mucos Pharma bij beëindiging van de overeenkomst weer over op Mucos Pharma, zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke verdere rechtsgeldige verklaring nodig is.
4.7. Vaststaat verder dat Sano-Pharm op 10 januari 2003 de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ bij SIDN heeft geregistreerd. In overeenstemming met uitspraken van andere feitenrechters moet worden aangenomen dat reeds het registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam die het (woord)merk van een ander bevat, gebruik inhoudt “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Daarnaast staat vast dat de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ automatisch doorlinkt naar de website van Sano-Pharm, www.sanopharm.com. Anders dan Sano-Pharm stelt, volgt hieruit genoegzaam dat via de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ zogenaamde ‘traffic’ wordt gegenereerd naar de website van Sano-Pharm. Ook dit levert gebruik op van het woordmerk Wobenzym anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.
4.8. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat Sano-Pharm geen geldige reden heeft voor het gebruik van het woordmerk Wobenzym. Het is vaste rechtspraak dat het hebben van een redelijk belang tot gebruik van een teken op zichzelf geen geldige reden oplevert. In zoverre kan de stelling van Sano-Pharm, dat haar belang om de domeinnaam te kunnen blijven gebruiken is gelegen in het feit dat zij probeert de schade die zij lijdt als gevolg van de handelwijze van Mucos zoveel mogelijk te beperken, haar dan ook niet baten.
4.9. Van een geldige reden is eerst sprake wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt. Van een zodanige noodzaak is in het onderhavige geval niet gebleken. Die noodzaak volgt ook niet uit het door Sano-Pharm gedane beroep op een opschortingsrecht in verband met door Mucos gepleegde wanprestatie ten tijde van de looptijd van de distributieovereenkomst.
4.10. Ten slotte is de voorzieningenrechter van oordeel dat door het gebruik van het woordmerk Wobenzym in de domeinnaam ‘wobenzym.nl’, en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, Sano-Pharm bij (potentiële) afnemers ten onrechte de indruk wekt dat zij nog steeds distributeur is van het product Wobenzym. Hierdoor is er sprake van een reëel gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het woordmerk Wobenzym. Bovendien wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dit woordmerk, nu voldoende aannemelijk is geworden dat Sano-Pharm op haar website (onder meer) met het product Wobenzym vergelijkbare en dus concurrerende producten verkoopt, zoals bijvoorbeeld het product Innovazym.
4.11. Een en ander voert tot de slotsom dat Sano-Pharm door het gebruik van het teken ‘wobenzym.nl’ inbreuk maakt op het merkenrecht van Mucos Emulsionsgesellschaft in de onder 4.5 bedoelde zin.
4.12. Gelet op het feit dat Mucos Pharma licentiehouder is van het woordmerk Wobenzym, alsmede tegen de achtergrond van de distributieovereenkomst, die was gesloten tussen Mucos Pharma en Sano-Pharm en die op 31 december 2010 rechtsgeldig is geëindigd, handelt Sano-Pharm onrechtmatig jegens Mucos Pharma, door na die beëindiging het gebruik van de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ voort te zetten en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, waarop, zoals hiervoor reeds is overwogen, met het product Wobenzym vergelijkbare en dus concurrerende producten worden verkocht. Het is alleszins aannemelijk dat (potentiële) afnemers van Mucos Pharma als gevolg van dit doorlinken het product Wobenzym of vergelijkbare producten niet bij Mucos Pharma, maar bij Sano-Pharm afnemen, ten gevolge waarvan Mucos Pharma schade lijdt.
Wel gebruiken om door te linken
Met dank aan Tommy van 't Hul en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD.
In't kort: Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Nieuwe naam en website voor de Academy: Laurense Tennis Academy Amsterdam, verwarringsgevaar met Amsterdam Tennis Academy. Domeinnamen ouder dan de handelsnaam, maar doorlinken is geen handelsnaamgebruik ex art. 5 Hnw. Handelnaaminbreukvordering wordt toegewezen. Maar geen overdracht of doorhaling, linken is geen handelsnaamgebruik. ATA vordert 1019h Rv, echter betwist dus IE-indicatietarief €6.000. en €90,81 dagvaaardingskosten en €260 griffierecht.
4.11 De vordering gericht op overdracht dan wel doorhaling van de domeinnamen <tennisacademyamsterdam.com> en <tennisacademyamsterdam.nl> zal worden afgewezen. Deze waren reeds voordat Amsterdam Tennis Academy met haar activiteiten van start ging op naam van LTA gesteld. Tot december 2010 heeft LTA daarvan alleen gebruik gemmaakt om door te linken naar een andere website. Dit gebruiken is niet onrechtmatig jegens Amsterdam Tennis Academy, en het is geen gebruik als handelsnaam. Nu de vordering van Amsterdam Tennis Academny ter zake het gebruik van de handelsnaam zal worden toegewezen mag LTA de domeinnamen niet meer als handelsnaam gebruiken. Zij mag de domeinnamen wel gebruiken om door te linken naar een website met rechtmatige (handels)naam. Overdracht of doorhaling van de domeinnamen is daarom niet aan de orde.