Op maandag 19 januari 2009 is het precies dertig jaar geleden dat de Hoge Raad arrest wees in de zaak ‘'t Schaep met de vijf pooten’, (afbeelding: omslag van het litigieuze televisie- album) waarmee het commerciële portretrecht voor het eerst op het hoogste niveau in de Nederlandse rechtspraak werd erkend.

Om stil te staan bij dit heugelijke feit zal op die dag, maandag 19 januari 2009, van 15 tot 19 uur door het Leidse PAO in Leiden een studiebijeenkomst worden georganiseerd over commercieel portretrecht én zal er een bundel verschijnen over dat onderwerp, waaraan tal van prominente wetenschappers en praktijkjuristen inmiddels hun medewerking hebben toegezegd.

Enkele onderwerpen waarover gesproken zal worden:

- Privacy als commercieel (eigendoms) recht door prof. mr E.J. Dommering
- Alles wat goodwill draagt moet beschermd zijn door jhr. mr J.L.R.A. Huydecoper
- Portretrecht moet volledig overdraagbaar zijn door prof. mr Th.C.J.A. van Engelen

Klik hier  voor het volledige programma.

HvJEG, 27 november 2008,zaak C-252/07, Intel Corporation Inc. tegen CPM United Kingdom Ltd (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Court of Appeal (Verenigd Koninkrijk).

Merkenrecht. (Intel/Intelmark) Verwatering. Richtlijn 89/104/EEG. Artikel 4, lid 4, sub a. Bekende merken. Bescherming tegen gebruik van gelijk of overeenstemmend jonger merk. Gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het bestaan van een verband, in de zin van het arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C+408/01), tussen het bekende oudere merk en het jongere merk globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

2) De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de conflicterende merken.

3) De omstandigheid dat:

– het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en

– deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en

- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,

impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas-Benelux, tussen de conflicterende merken.

4) Artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat het bestaan van een gebruik van het jongere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

5)      De omstandigheid dat:

– het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en

– deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en

– het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en

– het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument,

volstaat niet als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104.

6)      Artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat:

– door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek;

– een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen;

– het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.

Lees het arrest hier.

Kamerstukken II 2008/09, 29838, nr. 12. Auteursrechtbeleid; Brief minister over verschijning in Staatsblad 2008, 468, van het Besluit tot wijziging van het Besluit van 5 november 2007, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912

"Overeenkomstig artikel 17d van de Auteurswet bericht ik u dat het Besluit van 7 november 2008 houdende wijziging van het Besluit van 5 november 2007, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912, is verschenen in het Staatsblad 2008, 468."

Lees de brief hier

Kamerstukken II 2008/09, 31777, nr. 1. Persbeleid; Brief minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

"De dagbladuitgevers klagen erover dat anderen op de loop gaan met hun content: dat geldt zowel voor knipselkranten als voor nieuwsaanbieders op het internet. Zodra journalistieke informatie op het internet verschijnt, lijkt het alsof deze informatie door een ieder vrij te gebruiken is. Het klassieke auteursrecht, ontworpen in de analoge wereld, lijkt hier tekort te schieten. Zij pleiten daarom voor een betere bescherming van het auteursrecht en databankenrecht op internet."

Lees de brief hier

Kamerstukken II 2008/09, 21501-30, nr. 196. Raad voor Concurrentievermogen; Brief minister met de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 1 en 2 december 2008

Richtlijnvoorstel verlenging beschermingsduur muziekwerken - Voortgangsverslag:
Nederland is niet overtuigd van de noodzaak van een termijnverlenging. Er is niet gebleken van een economische of culturele noodzaak voor een verlenging van de beschermingsduur. Dit blijkt ook uit een aantal wetenschappelijke studies. De beoogde inkomensverbetering van uitvoerende kunstenaars is zeer beperkt en weegt wat Nederland betreft niet op tegen de lasten voor het publieke domein van het later vrijkomen van muziekwerken. Ook is onduidelijk wie de kosten moeten gaan dragen. Zoals aangegeven in het BNC fiche (...) stelt Nederland zich derhalve afwijzend op ten aanzien van dit voorstel.

Gemeenschapsoctrooi - Gedachtewisseling: 
Nederland hecht sterk aan vooruitgang op het terrein van het gemeenschapsoctrooi en het systeem voor geschilbeslechting. Nederland is van mening dat de totstandkoming van één uniform stelsel van octrooibescherming (gemeenschapsoctrooi) en rechtspraak (geschilbeslechting) van onverminderd groot belang is voor het concurrentievermogen van het innovatieve bedrijfsleven in Europa. (...)  Het innovatieve bedrijfsleven in Europa is gebaat bij een snelle invoering van een goede, snelle, kostenefficiënte en uniforme octrooirechtspraak en gemeenschapsoctrooi. (...) Daarom is een doorbraak op korte termijn van vitaal belang. Nederland zal bij de Commissie en aankomende voorzitterschappen blijven aandringen op een actieve rol ten behoeve van een meer voortvarende besluitvorming.

Lees de hele brief hier

Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 november 2008, HA ZA 08-1339, Glaxo Group Limited tegen Cipla Limited & Arrowtarget Enterprises Limited. 

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 26 november 2006, HA ZA 08/1339, Glaxo Group Limited tegen Cipla Limited en Arrowtarget Enterprises Limited

Octrooirecht. Farmaoctrooi. Internetapotheken. Product gedaagde valt onder de beschermingsomvang van het octrooi van eiser, maar omdat door gedaagde geen (middellijk) voorbehouden handelingen zijn verricht in Nederland (de website is niet gericht o Nederland), is van octrooi-inbreuk door gedaagde derhalve geen sprake.

Eiser Glaxo is houdster van een Europees octrooi dat betrekking heeft op “medicaments comprising salmeterol and fluticason”. Tegen de verlening van het octrooi is geen oppositie ingesteld. Het Britse equivalent van het octrooi is bij vonnis van wijlen Pumfrey J vernietigd en het verlof om tegen die beslissing in hoger beroep te gaan is geweigerd. Gedaagde Cipla is de fabrikant van een met Galxo’s Seretide concurrerend generiek product, Seroflo.

Glaxo vordert jegens Cipla en Arrowtech in de hoofdzaak (onder meer) een inbreukverbod op de verhandeling van Seroflo en bij wege van provisionele voorziening een zelfde verbod voor de duur van de bodemprocedure.

De rechtbank passeert het nietigheidsverweer van Cipla. De loutere verwijzing naar het vonnis van wijlen Pumfrey J – dat dateert van voor de landmark decision van de House of Lords inzake Conor v. Angiotech –  en zonder daadwerkelijk het vonnis en de daar besproken prior art te overleggen is in de ogen van de rechtbank “bepaald onvoldoende”. Ook voor het overige zijn de argumenten van Glaxo niet voldoende weerlegt. De rechtbank gaat dus uit van de geldigheid van het ingeroepen octrooi.

Tussen partijen is niet in geschil dat het door Cipla geproduceerde Seroflo onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Echter, de stelling van Glaxo dat Cipla (middellijk) voorbehouden handelingen heeft verricht in Nederland wordt verworpen. Van octrooi-inbreuk door Cipla is derhalve geen sprake zijn.

De vraag of er sprake is van onrechtmatige betrokkenheid van Cipla bij octrooi-inbreuk door Arrowtech wordt eveneens ontkennend door de rechtbank beantwoord. Niet is aangetoond dat Arrowtech betrokken is bij een website waarop Sroflo zou worden aangeboden. Bovendien geldt dat het aanbieden op die websites niet heeft te gelden als aanbieden in de zin van artikel 53 ROW nu deze website blijkens de inrichting ervan niet op Nederland is gericht. De website heeft geen Nederlandse toplevel-extensie (.nl extensie), de site is in het Engels, er zijn geen taalkeuzemogelijkheden en ook verder zijn er geen verwijzingen naar Nederland.

 “4.12. De volgende vraag is dan of Arrowtarget producten levert of verkoopt in Nederland. Glaxo heeft bewijsgaringen doen verrichten door een deurwaarder die proces-verbaal heeft opgemaakt van een online aankoop van Seroflo op voornoemde website en de daaropvolgende levering te zijnen kantore. De rechtbank laat onbesproken of er wel reden was voor het doen van bedoelde bewijsgaringen – in beginsel dient daarvoor immers een voldoende verdenking van inbreuk te bestaan. Hoe dat ook zij, Glaxo heeft ter zitting desgevraagd niet kunnen aangeven of Arrowtarget, vóór het doen van de testaankoop hetzij daarna, generiek seretide in Nederland heeft geleverd. Onder die omstandigheden kan de eenmalige – op instigatie van de octrooihouder – levering door Arrowtarget aan de deurwaarder niet worden aangemerkt als een inbreukmakende levering.”

Ten slotte is volgens de rechtbank ook van dreiging van inbreuk niet gebleken. Beide gedaagden maken derhalve geen inbreuk op het octrooi van Glaxo. Glaxo wordt – ondanks haar verweer – in de volledige proceskosten veroordeeld (€ 25.345,35).

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Haarlem, 25 november 2008, ex parte bevel in de zaak Brandt tegen Vroom & Dreesmann (met dank aan Kitty van Boven, Heitmann Vermeer Kolle). 

Ex parte. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Toewijzing verzoek tot bevel tot staken inbreuk op de Deukbeker, de keramische versie van het ingedeukte plastic koffiebekertje. De naderende feestdagen dragen bij aan het spoedeisende karakter. Het oorspronkelijke, niet gedeukte (en wellicht zo banale en triviale) plastic bekertje wordt aangeduid als de traditionele plastic koffiebeker en komt als ontwerp verder niet ter sprake. (Afbeelding: v.l.n.r. Deukbeker en Deukmok, klik voor vergroting). Uit het verzoekschrift:

“8. Uit het feit dat Brandt bij elke mal voor de Deukbeker met de hand de deuken aanbrengt, blijkt ook dat bij elke beker opnieuw esthetische keuzes worden gemaakt, heel concreet betrekking hebbend op het aantal deuken, de plaats van de deuken, de diepte van de deuken en de grootte van de deuken. Elke Deukbeker is daarmee een rechtmatige bewerking van de allereerste Deukbeker uit 1975 en daarmee opnieuw een auteursrechtelijk beschermd werk.

9. De Deukmok is (nagenoeg) identiek aan de Deukbeker en de totaalindruk is gelijk. Immers de Deukmok heeft dezelfde kenmerken als de Deukbeker, de plaats van de ribbels, de grootte van de band van de ribbels, de verhoudingen met de gladde stukken van de beker, de omgebogen rand, de vormgeving (reliëf) van het onderste randje, maar voroal ook de aangebrachte deuken. De deuken in de Deukmok zijn zowel qua vorm als plaatsing (nagenoeg) identiek aan die in de Deukbeker.

(…) 15. V&D brengt de Deukmok in een zeer slechte en grove uitvoering op de markt en biedt de Deukmok ook in grote getalen aan tegen een bijzonder lage prijs in haar winkels, in haar folders en op haar website. En dit in een periode waarin juist de Deukbeker een aardig geschenk is tijdens de feestdagen en er voor dergelijke producten extra veel afzet is, heeft zowel Brandt als ook haar distributeur grote onherstelbare schade geleden en lijden voortdurende onherstelbare schade.”

Lees de beschikking hier.

Prof.  mr. D.J.G. Visser (Klos Morel Vos & Schaap): Het Amsterdamse ex-parte verbod met wederhoor. Enkele bespiegelingen naar aanleiding van het Amsterdamse ex-parte verbod met wederhoor.

“In geen enkel land in Europa gebeuren naar mijn weten zo veel gekke nieuwe dingen naar aanleiding van de implementatie van de IE-handhavingsrichtlijn  als in Nederland. (…) Op het gebied van de volledige proceskostenveroordeling bevinden we ons ook al weer twee jaar in een creatieve rollercoaster. Volledige proceskostenveroordelingen konden en moesten ineens in IE-zaken, advocaten waren heel creatief met het opvoeren van (pizza-)kosten  en rechters minstens zo creatief in het matigen ervan.

Daardoor moet iedereen de hele tijd goed opletten door welke hoepels nu weer gesprongen moet worden. (Vergeet u niet, ook als gedaagde, in kort geding uw eigen vordering tot volledige proceskostenveroordeling volledig te motiveren volgens de regels van het Endstra-arrest  en aan te tonen dat het een ingewikkeld of juist een eenvoudig IE-geschil betreft, en waarom de bijbehorende indicatie-tarieven wel of niet van toepassing zijn én de onderbouwing van de proceskosten vordering van de wederpartij (die pas ter zitting wordt overgelegd) gemotiveerd te betwisten én uw eigen proceskostenvordering uitdrukkelijk uitvoerbaar bij voorraad te vorderen?)”

Lees het gehele artikel hier.

Persbericht over het nieuwe merkenrechthandboek “Industriele Eigendom deel 2, Merkenrecht” van Tobias Cohen Jehoram, dat gisteravond is gepresenteerd en uitgereikt aan de Wubbo de Boer, president van het OHIM ('de Wim Duisenberg van het merkenrecht’). Vanzelfsprekend heeft vrijwel niemand het 700 pagina’s dikke standaardwerk nog gelezen, laat staan kunnen recenseren (afgezien van de gebruikelijke microrecensies op de borrel over typo’s en plaatjes), vandaar dat het onderstaande persbericht voor nu moet volstaan:

“Gisteren is in Felix Meritis het handboek Industriële Eigendom deel 2, Merkenrecht, van de hand van Tobias Cohen Jehoram, Constant van Nispen en Toon Huydecoper, feestelijk ten doop gehouden. Tijdens de bijeenkomst werd het boek besproken door Mr Numann, raadsheer in de Hoge Raad. Hij zei daarover onder andere: "Een prachtig boek. Alle onderwerpen die je kunt verzinnen komen aan de orde en worden grondig behandeld". Tobias Cohen Jehoram bracht in kaart hoe het Hof van Justitie omgaat met het merkenwettelijk systeem en deed voorspellingen over waar het heen zal gaan met de jurisprudentie uit Luxemburg. Vervolgens reikte hij het eerste exemplaar van het boek uit aan Wubbo de Boer, president van het Europese merkenbureau in Alicante.

Met het verschijnen van Industriële Eigendom, deel 2, Merkenrecht, wordt in een grote behoefte voorzien; die aan een recent handboek merkenrecht. Bovendien behandelt het boek niet alleen het Benelux-merkenrecht, maar -als eerste- ook het Gemeenschapsmerkenrecht. Het boek gaat diep in op een scala aan onderwerpen (in 21 hoofdstukken en op ruim 700 pagina´s). Het volgt de levensloop van het merk.

Na bespreking van de functies van merken en merkenrecht, behandelt het de wettelijke basis voor verschillende merkrechten, het wezen van en de eisen gesteld aan merken, de verkrijging van een merkrecht, de inhoud van het exclusieve recht, de beperkingen daarop en het verlies van merkrechten. Daarnaast behandelt het boek vele specifieke onderwerpen, zoals het collectieve merk, de procesrechtelijke complicaties, strafrechtelijke handhaving en het merk als vermogensrecht. Er wordt apart, en uitgebreid, aandacht besteed aan het Gemeenschapsmerk. In het boek wordt verder gekeken dan het merkenrecht sec; het merkenrecht is ook van belang op aanpalende gebieden. Zo komen ook aan bod: de verhouding tussen merk en handelsnaam, merk en geografische herkomstaanduidingen, merk en auteursrecht, merk en mededingingsrecht, en zelfs merk en productaansprakelijkheid.

Het boek gaat uitgebreid in op jurisprudentie van het HvJEG, maar verwijst ook ruim naar jurisprudentie uit feitelijke instanties. Daarnaast behandelt het specifieke problemen uit de praktijk. Aldus biedt het niet alleen een degelijk theoretisch overzicht van het merkenrecht, maar biedt het ook een uitstekend naslagwerk voor de praktijk. Doelgroepen van het boek zijn: academici, rechters, advocaten, bedrijfsjuristen en keuzevak-master studenten.

T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen & J.L.R.A Huydecoper, Industriële Eigendom, deel 2, Merkenrecht, ISBN 9789013053067, Kluwer, Deventer.  

Rechtbank Amsterdam, 13 november 2008, LJN: BG5119, Fritz Hansen A/S tegen Blokker B.V.

Kort geding tussen Fritz Hansen, de producent van de Vlinderstoel van Arne Jacobsen, en Blokker. Volgens Fritz Hansen wordt door Blokker een stoel aangeboden  (de Lugano, afbeelding rechts, klik voor vergoting) die een inbreuk vormt op het auteursrecht op de Vlinderstoel. Vordering wordt afgewezen. Er is wel een stijlverwantschap, maar de totaalindrukken verschillen. Onbetwiste redelijke proceskosten: €4.613,58.
 
“Door het ontbreken van de welvingen in het zitvlak en de rugleuning heeft de Luganostoel bovendien een geheel ander zitcomfort, zoals is gebleken uit de voor deze procedure tijdelijk door partijen ter beschikking gestelde stoelen, maar dit terzijde. Door de verschillen tussen de stoelen is er meer sprake van een stijlverwantschap met, maar niet van een verveelvoudiging van de Vlinderstoel. Voorshands wordt daarom geoordeeld dat met de Luganostoel geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht op de Vlinderstoel.”

“2.6.  In haar folder de “Blokker Topper” van week 38 is door Blokker een stoel met de naam “Lugano” in de kleuren mat wit en mat transparant beuken voor een prijs van EUR 17.99 ter verkoop aangeboden. De producent van de Luganostoel is het in Taiwan gevestigde bedrijf Suiann Industrial Co. Ltd."

Auteursrecht

"(…) 4.2.  Niet in geschil is dat op de Vlinderstoel auteursrecht rust. (…) 

(…) 4.5.  Uit het voorgaande blijkt dat de Vlinderstoel en de Luganostoel zeker overeenkomsten hebben, zoals de smallere taille in de rugleuning en de vorm van de poten. Niet onaannemelijk is dan ook dat bij het ontwerpen van de Luganostoel de Vlinderstoel als inspiratiebron heeft gediend. Dit betekent echter nog niet dat daarmee met de Luganostoel ook een inbreuk is gemaakt op het auteursrecht op de Vlinderstoel. Daarvoor is de totaalindruk van de Luganostoel te verschillend van de Vlinderstoel, waarbij in zoverre onderscheid wordt gemaakt tussen de uitvoering van beide stoelen in wit dan wel beukenhout. De totaalindruk van de witte Luganostoel is sterk verschillend van de Vlinderstoel. De beukenhouten versie van de Luganostoel, met de daarop aangebrachte suggestie van een houtnerf, lijkt op dichtere afstand van de Vlinderstoel te staan dan de witte versie van de Luganostoel. Bij de Luganostoel ontbreekt echter in beide uitvoeringen het voor de Vlinderstoel kenmerkende welvende en glooiende lijnenspel, zowel aan de buitenzijde van de rugleuning en het zitvlak als in de rugleuning en het zitvlak zelf. Door het ontbreken van de welvingen in het zitvlak en de rugleuning heeft de Luganostoel bovendien een geheel ander zitcomfort, zoals is gebleken uit de voor deze procedure tijdelijk door partijen ter beschikking gestelde stoelen, maar dit terzijde. Door de verschillen tussen de stoelen is er meer sprake van een stijlverwantschap met, maar niet van een verveelvoudiging van de Vlinderstoel. Voorshands wordt daarom geoordeeld dat met de Luganostoel geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht op de Vlinderstoel."

Slaafse nabootsing

"4.6.  Ten aanzien van de stelling van [eiseres] dat de verkoop van de Luganostoel door Blokker onrechtmatig is omdat de Luganostoel een slaafse nabootsing is van de door haar geproduceerde en verkochte Vlinderstoel, wordt overwogen dat nabootsing van een product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is indien men, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht bij het relevante publiek over de herkomst van het product.

4.7.  Zoals hiervoor reeds overwogen zijn er weliswaar overeenkomsten tussen de Vlinderstoel en de Luganostoel, maar zijn de totaalindrukken van deze stoelen verschillend. Waar mogelijk heeft de fabrikant van de Luganostoel bij het ontwerp een andere weg gekozen. Niet aannemelijk is dan ook dat het relevante publiek de Luganostoel met de Vlinderstoel zal verwarren, te minder nu door eiseres daarvoor geen bewijzen zijn aangedragen. Van slaafse nabootsing is voorshands dan ook geen sprake."

Lees het vonnis hier.