OHIM Invalidity Division 14 maart 2012, ICD 8398 (Stokke, model Carlo tegen Dellice Holding)

Uitspraken en bijdrage ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Robbert Sjoerdsma en Henriette van Helden, De Brauw Blackstone Westbroek. Inzenders stonden steeds Stokke bij in deze procedures.

Vijf keer Tripp trapp-jurisprudentie. Modelrecht. Met als meegezonden bericht: Zoals jullie weten is de Carlo-kopie op dit moment inzet van een cassatieprocedure (cassatieberoep van arrest van Hof Amsterdam van 15 maart 2011 IEF 9475). H3 Products heeft –via een Cypriotische vennootschap- de kopie ook als Gemeenschapsmodel 512983-0003 geregistreerd. Het OHIM verklaart dat model –precies een jaar later- nietig ogv art 6 GModVo.

(17) The RCD has therefore taken over the same design features that characterize the bookshelf-like construction of the prior design. The only difference between both designs regards the slightly curved lines of the side postst and the round edges of the panels of the RCD. However, these differences are of minor consideration because the overall impressions are dominated by the common design features of the bookshelf-like construction. Furthermore, the RCD still retains the slanted L-shape that characterizes the side view of the prior design. As a result the RCD fails to produce a different overall impression from the overall impression produced by the prior design.

(18) The overall impressions produced on the informed user by the RCD and the prior design are, therefore, the same and hence the RCD lacks individual character within the meaning of Article 6 CDR.

OHIM Invalidity Division 14 maart 2012, ICD 8402 (Stokke, model Thomas)

Ook heeft dezelfde partij de Thomas-kopie als Gemeenschapsmodel 512983-0005 geregistreerd. Daarvan heeft het Haagse Hof geoordeeld dat deze een andere totaalindruk zou wekken (arrest van 5 oktober 2010, IEF 9132). Ook daar hangt het cassatieberoep. En ook hier vernietigt het OHIM het Gemeenschapsmodel bij gebrek aan eigen karakter t.o.v. het ontwerp van de Tripp Trapp stoel.

(17) The RCD has therefore taken over the same design features that characterize the bookshelf-like construction of the prior design. The only difference between both designs is the double "T" that is only visible from the side vied of the RCD. However, this difference is insignificant because the overall impressions produced by both designs are not dominated by their side views but by the common design features of the bookshelf-like construction that are appreciated mainly from the front view. As a result, the RCD fails to produce a different overall impression from the overall impression produced by the prior design.

OHIM Invalidity Division 15 maart 2012, ICD 8400 (Stokke, model Steve/Yasmine)
OHIM Invalidity Division 15 maart 2012, ICD 8399 (Stokke, model Bambino)

Ook de modelinschrijving 512983-0006 die ziet op de Yasmine-kopie (in de uitspraak Steve geheten) wordt nietig verklaard door het OHIM. Ook daarvan had het Haagse Hof geoordeeld dat deze een andere totaalindruk zou wekken (arrest van 5 oktober 2010, IEF 9132); cassatie loopt. Ook de Bambino 512983-0002 (was al inbreukmakend geoordeeld in datzelfde arrest)

OHIM Invalidity Division 15 maart 2012, ICD 8401 (Stokke, model Amber 2)

en de Amber 512983-0001(niet inbreukmakend geoordeeld in Rb Den Haag 7 februari 2007, IEF 3423; in hoger beroep bleek H3 geen procedureel belang te hebben) hebben geen eigen karakter ten opzicht van het Tripp Trapp-ontwerp.

Citeersuggestie: D.J.G. Visser, Het is lente in ogen van de Turijnse tandartsassistente, IEF 11056.

Marco del Corso, de tandarts in Turijn, met zijn assistentes. (bron: https://www.studiodelcorso.com/)

Een bijdrage van Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap, Universiteit Leiden. Reacties welkom dirk.visser@kmvs.nl!

Het is zover. De zon breekt door en het Hof EU begint casuïstisch te rommelen met het begrip “mededeling aan het publiek”.

SCF /Marco Del Corso HvJ EU 15 maart 2012 (C‑135/10) en Phonographic Performance /Ierland, HvJ EU 15 maart 2012 (C‑162/10) [red. IEF 11045]

Na in zijn arrest-Airfield (C‑431/09) (iedere?) “interventie” waardoor een ruimer publiek wordt bereikt als ‘mededeling aan het publiek’ te bestempelen rekt het Hof EU het begrip mededeling aan het publiek enerzijds nu weer verder op, terwijl het aan de ander kant juist wordt ingeperkt.
In SCF /Marco Del Corsokomt het Hof nu met een beperkende interpretatie van het begrip “publiek”.

De clientèle van een Italiaanse tandarts die muziek laat horen in zijn wachtkamer is geen auteursrechtelijk relevant publiek. Want het is een stabiele groep, het is een kleine groep, die bovendien niet steeds dezelfde fonogrammen hoort. Niemand gaat naar de tandarts om naar muziek te luisteren. De tandarts kan niet redelijkerwijs verwachten dat hij door het draaien van muziek meer klanten krijgt. Het laten horen van muziek heeft dus geen invloed op het inkomen van de tandarts. Dus is er geen winstoogmerk en dus is het geen mededeling aan het publiek (ov. 95-100).

Geen publiek, geen winstoogmerk, geen “extra dienst die wordt verleend om er een bepaald voordeel uit te trekken”, geen ‘mededeling aan het publiek’.

Het aantal vragen dat dit oproept is nauwelijks te overzien.

Zijn werknemers een publiek? Heeft de werkgever een winstoogmerk als hij zijn werknemers naar muziek laat luisteren? Zo ja, waarom die tandarts dan niet? Hoe zit het met de stabiele groep Willem Drees-huis bejaarden? Hoe zit het met de begrafenissen bekend van Hille/Buma?

Ik houd me aanbevolen voor suggesties voor nog veel meer vragen

In de zaak Phonographic Performance /Ierland gaat de onduidelijkheid juist de ander kant op, richting verruiming. In die zaak gaat het om de vraag of radio en tv-doorgifte naar hotelkamers én het beschikbaar stellen van afspeelapparatuur en fysieke dragers met muziek onder ‘mededeling aan het publiek’ valt. De vraag wordt gesteld in de context van het nabuurrechtelijke openbaarmakingsbegrip van artikel 8 lid 2 verhuur-, leenrecht en naburige rechten richtlijn 2006/115. Maar het antwoord is evengoed van toepassing op de auteursrechtelijke mededeling aan het publiek.

Het antwoord op eerste de vraag, met betrekking tot radio en tv-doorgifte naar hotelkamers, is niet verrassend. Dat daarbij sprake is van mededeling aan het publiek was duidelijk sinds het arrest-Rafael Hoteles (C-306/05).

De tweede vraag was echter wel belangrijk. Het Hof oordeelt nu dat het beschikbaar stellen van afspeelapparatuur en fysieke dragers met muziek óók onder het begrip mededeling aan het publiek valt.

Het Hof overweegt: “Uit het feit dat een hotelexploitant zijn gastenkamers uitrust met dergelijke afspeelapparatuur en er fonogrammen beschikbaar stelt, en zijn gasten zodoende de twee elementen verschaft die noodzakelijk zijn om van de betrokken werken kennis te kunnen nemen, blijkt dat deze werken voor zijn gasten niet toegankelijk zijn zonder zijn tussenkomst . De hotelexploitant heeft dus een centrale rol” (ov. 67).

Dit is een benadering die we zo nog niet kenden:
1. de hotelexploitant verschaft twee fysieke ‘elementen’, te weten de afspeelapparatuur en de fonogrammen.
2. die twee elementen zijn noodzakelijk om van de betrokken werken kennis te kunnen nemen
dus:
de werken zijn niet toegankelijk voor de gasten zonder de ‘tussenkomst’ van de hoteleigenaar, die een centrale rol speelt.

En dus is er sprake van een ‘mededeling aan het publiek’.

Waarom roept dit vragen op?

Ten eerste is dit een doorkruising van het traditionele onderscheid tussen wat wij in Nederland materieel en immaterieel openbaar maken noemen. Het beschikbaar stellen van fysieke dragers valt in de Nederlandse en Europese systematiek onder het verspreidingsrecht respectievelijk het distributierecht en in geval van tijdelijke beschikbaar stelling onder het verhuur- of leenrecht.

Dit beschikbaar stellen van cd’s op hotelkamers wordt nu echter ingedeeld bij de mededeling aan het publiek, die traditioneel en systematisch alleen ziet op de uitzending, de vertoning of het ten gehore brengen ter plaatse en (in ieder geval in het auteursrecht) op on demand situaties.

Ten tweede komt de vraag aan de orde of deze vorm van mededeling aan het publiek in het naburig recht nu onder de vergoedingsaanspraak van Sena (art. 7 WNR) valt of onder het individuele verbodsrecht. Bijkomende sub-vragen: Hoe moet de eventuele billijke vergoeding voor deze mededeling aan het publiek worden berekend? Vallen on demand situaties voortaan ook onder het Sena-recht? (Volgens de tekst van de WNR niet).

Ten derde is er natuurlijk de vraag welke andere ‘interventies’ die er toe leiden dat mensen kennis nemen van werken nu als ‘mededeling aan het publiek’ kunnen worden gekwalificeerd.

Is het verhuren van settop-boxen een mededeling aan het publiek? Is het verkopen van zowel cd’s als cd’s spelers een mededeling aan het publiek? Is het exploiteren van een internet-café met pc’s en wifi een mededeling aan het publiek? Het ophangen van schilderijen in musea? Het tentoonstellen van meubelen in een warenhuis? Dat laatste is geen ‘distributie’, blijkens het Peek & Cloppenburg arrest (C-456/06), maar is het misschien een ‘mededeling aan het publiek’? Het verhuren van gebruiksvoorwerpen en gebouwen? Dat valt weer niet onder het verhuurrecht, maar is het misschien een ‘mededeling aan het publiek’?

Waarschijnlijk moeten veel van deze vragen ontkennend beantwoord worden, omdat dat voortvloeit uit het systeem van de regelgeving en de vermoedelijke bedoeling van de regelgever.

Maar hoe het Hof EU die ontkennende beantwoording gaat vormgeven is de vraag. Wij wachten met angst en beven op het moment dat het Hof in navolging van het merkenrecht ‘de functies van het auteursrecht’ gaat ontdekken en daar vervolgens onvoorspelbaar mee aan de slag gaat.

Gelukkig schijnt de zon. (Wat ons weer doet denken aan “Wasserij De Zon”).

Lees ook
Overzicht auteursrechtpraktijk (IEF 10559)
IE-Forum 11090 (prof. Visser, Een tandarts zonder winstoogmerk)
IEF 11045 (Wachtkamergelde (arres))
IEF 11056 (Het is lente in de ogen van de Turijnse tandartsassistente)
IPKat (From Curia to Caries: music to the public in the dentist's chair, incl. tandartsmuzieksuggesties)
KluwerCopyrightBlog (Music broadcasting at the dentist’s and in hotel rooms: any right to an equitable remuneration for the phonogram producers? The CJEU clarifies the notion of “communication to the public”Music broadcasting at the dentist’s and in hotel rooms: any right to an equitable remuneration for the phonogram producers? The CJEU clarifies the notion of “communication to the public”)
Wieringa Advocaten (HvJEU: beschikbaar stellen van CD + afspeelapparatuur = openbaarmaking (en tandartsbezoekers zijn geen publiek) - I) + deel II)

Vzr. Rechtbank Leeuwarden 15 maart 2012, LJN BV9716 (Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje Kachelparadijs tegen Smeedatelier Janco de Jong)

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Stance Willems, Bingh advocaten.

In dit executiegeschil, na IEF 10249, vorderen Oldeberkoop en 't Stokertje staking van de executie van het vonnis van 28 september.

In een internetadvertentie met als kop "De originele Janus houtkachels" prijst Siersmederij Oldeberkoop in één adem zowel de Janus als de J-Pluskachel aan. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wordt aldus het woordmerk JANUS mede gebruikt voor de verkoop van een andere kachel dan de Janus. Dit levert een overtreding van het vonnis op.

Er zijn dwangsommen verbeurd en er wordt in't dictum een nieuw maximum vastgesteld ad €40.000,- per overtreding van sub 2, 4 en 7 uit het dictum van het eerdere vonnis.

Nog een interessante, merkenrechtelijke overweging:

9.8. Voor de vraag of er sprake is van verwarring, is tevens de onderscheidende kracht van het beeldmerk JANUS van belang. Smeedatelier De Jong heeft zich in dat verband beroepen op de bekendheid van het woordmerk JANUS. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter wordt dit beroep ondersteund door de omstandigheid dat partijen al sinds 1998 tegen elkaar procederen met als inzet het exclusieve recht op de productie en de verkoop van de Januskachel. Deze vasthoudendheid impliceert dat het woordmerk JANUS een sterk economisch belang vertegenwoordigt en dat het woordmerk JANUS, zoals door Smeedatelieer De Jong is gesteld, bekend is bij het relevante publiek. Uitgaande van deze bekendheid is van belang, dat de beginlettter van het teken J-PLUS overeenstemt met de eerste letter van het beeldmerk JANUS. Het verbindingsstreepje met daarachter het woord PLUS impliceert naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat er sprake is van een verbetering, een plus ten opzichte van een kachel met de beginletter "J".

Vast staat dat de kachel die thans met het teken J-PLUS wordt aangeduid, een aangepast model is van de kachel die mag worden aangeduid met het woordmerk JANUS. Zowel Smeedatelier De Jong als Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje mag de originele Januskachel produceren en verkopen en daarbij het woordmerk  JANS gebruiken. gelet op deze omstandigheden -in onderling verband en samenhang beschouwd - is, ondankss het feit dat er slechts een geringe visuele gelijkenis bestaat tussen het woordmerk JANUS en het teken J-PLUS wordt geconfronteerd, het woordmerk JANUS in gedachten wordt opgeroepen, dan wel dat het relevante publiek bij het zien van het teken J-PLUS meent dat er tussen Smeedatelier De Jong - de rechthebbende op het woordmerk  JANUS - enerzijds en Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje anderzijds een economische verbondenheid bestaat.

Lees het vonnis hier (grosse KG ZA 11-354, LJN BV9716).

Rechtbank 's-Gravenhage kamer voor kwekersrecht 14 maart 2012, HA ZA 09-89 (Bottoms tegen Campo International en Kwekerij Y)

Uitspraak mede ingezonden door Hidde Koenraad, Vondst advocaten.

In't kort: Tussenvonnis. Kwekersrecht. Bottoms heeft samen met zijn inmiddels overleden echtgenote in 1992 een dwergvariant van een ras ontwikkeld en verhandeld. Hij heeft daarvoor destijds een zogenoemd plant patent aangevraagd in Amerika, maar die aanvraag vervolgens weer ingetrokken. Dit Luseane ras is niet kwekersrechtelijk beschermd en wordt hierna ook genoemd: Luseane mini. Voor een andere dwergvariant is een plant patent en communautair kwekersrecht (CKR) aangevraagd en verleend. Hiertegen is niet-succesvol een nietigheidsprocedure gevoerd bij het CPVO. Gilette-achtig verweer. Bottoms krijgt een bewijsopdracht.

4.3. Het naar analogie van het uit het octrooirecht bekende Gillette-achtige verweer van Campo cs kan thans blijven rusten en komt mogelijk na dit tussenvonnis en de hierna te bespreken bewijslevering aan de orde. Dit verweer van Campo cs – wat daar verder juridisch van zij – behelst het volgende. Nu er volgens haar geen sprake is van onderscheiden rassen in het geval van de Luseane mini en LUSEANE en zodoende van een ten onrechte in stand gelaten CKR voor LUSEANE, kan er – ook al is er sprake van formele geldigheid van het CKR – geen sprake van zijn dat de door Campo cs vermeerderde Schefflera mini planten – in haar optiek de sinds 1993 gelijk gebleven (onbeschermde) Luseane mini – onder de beschermingsomvang van het CKR vallen, zodat geen sprake is van kwekersrechtinbreuk.

4.4. De rechtbank komt evenwel allereerst op grond van het navolgende tot een bewijsopdracht aan Bottoms.

4.14. Nu Bottoms desgevraagd uitdrukkelijk heeft aangegeven te willen bewijzen dat de bemonsterde planten bij Y afkomstig zijn van Campo en niet van Z, onder meer door het horen van de betreffende AID ambtenaren, zal eerst een desbetreffende bewijsopdracht aan Bottoms worden gegeven.

In reconventie: 4.16. De reconventionele schadevergoedingsvordering slaagt niet. Campo cs stellen dat zij door de AID inval dusdanig zijn geschrokken/geïmponeerd, dat zij zodoende gedwongen door Bottoms voor de zekerheid ook de niet kwekersrechtelijk beschermde mini Schefflera van Caposa niet langer zijn gaan voeren nadien, waardoor zij schade zouden hebben geleden.

Tijdens de INTA 2012 in Washington (5-9 mei) organiseert merkenbureau Chiever weer de traditionele Oranjeborrel®. Het concept is bekend: een informele borrel op de eerste zaterdag van de INTA. Dat is dit jaar zaterdag 5 mei 2012. Start 17.00 uur - Einde onbekend. De locatie is ook nog niet bekend. Wij zijn op zoek naar een geschikte kroeg en we staan open voor suggesties van mensen die Washington goed kennen.

Uitgenodigd is iedereen die werkzaam is in de IE, vrienden en vijanden, concurrenten en collega’s, advocaten en gemachtigden, dames en heren. Er is slechts één basisvereiste: de deelnemers moeten in het bezit zijn van een Nederlands paspoort (wordt overigens niet gecontroleerd).

Wij hopen weer op een grote opkomst. Als je vermoedt dat je erbij bent, stuur dan graag een mail aan oranjeborrel@chiever.com. Dan hebben wij enig idee op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Verder stellen wij het zeer op prijs als dit bericht verder verspreid wordt onder potentiële gasten.

F.J. Borgesius en S. Kulk, Annotatie bij Hof van Justitie 24 november 2011 (Scarlet / Sabam), Mediaforum, 2012-3, p. 93-100.

Bijdrage ingezonden door Frederik Borgesius, IViR en Stefan Kulk, CIER.

Het arrest laat opnieuw zien dat het recht op intellectuele eigendom in het unierecht tot grondrecht is verheven. Het Hof bevestigt echter ook dat het recht op intellectuele eigendom geen absoluut recht is.
Verder weten we nu dat een vergaande filterverplichting zoals waar Sabam om vroeg niet te rijmen is met de E-Commercerichtlijn. Deze inzichten zijn welkom, maar niet verbazend.

Het is na dit arrest niet uitgesloten dat internetaanbieders filtersystemen gebruiken om file sharing tegen te gaan. Het arrest laat de mogelijkheid bestaan dat internetaanbieders verplicht worden tot een meer specifieke filteropdracht, bijvoorbeeld door het systeem te richten op bepaalde internetgebruikers. Internetaanbieders kunnen ook vrijwillig afspraken maken met rechthebbenden. De Europese Commissie moedigde onlangs internetaanbieders en auteursrechthebbenden aan om samen de strijd aan te gaan tegen file sharing. Het is dan nog maar de vraag of de rechten van internetgebruikers worden gerespecteerd.

In de grondrechtenafweging benadrukt het Hof de ondernemersvrijheid van de internetaanbieder. Als filtersystemen in de toekomst goedkoper en eenvoudiger te implementeren worden, dan zal het ‘recht op ondernemersvrijheid’ minder gewicht in de schaal leggen. De balans tussen enerzijds het auteursrecht, en anderzijds de grondrechten van de internetaanbieder en internetgebruikers kan dan anders uitslaan.

Kortom, hoewel het arrest in deze specifieke zaak niet onredelijk is en het Hof in zijn analyse verder gaat dan strikt noodzakelijk, is het jammer dat het Hof zich niet duidelijker uitspreekt over de grondrechten van internetgebruikers. Een aantal belangrijke vragen blijven onbeantwoord. Hoe verhouden filtersystemen zich tot de informatievrijheid, tot het communicatiegeheim en tot het recht op respect voor het privé-leven? Moet deep packet inspection überhaupt wel overwogen worden om een particuliere organisatie te helpen met handhaving van auteursrechten? Waar de balans moet liggen tussen de rechten van internetgebruikers, internetaanbieders en auteursrechthebbenden is helaas niet veel duidelijker geworden.

Stefan Kulk & Frederik Zuiderveen Borgesius

Sylvia Kierkegaard & Willem Grosheide (eds.), Copyright Law in the Making. Chinese and European Perspectives, CO-REACH IPR in the New Media, 2012.- order by email

Inhoudsopgave. Reform of intellectual property law to suit the needs of the Internet age is a major issue in both the EU and China. Governments are facing the growing challenge of finding a balance between copyright protection in the digital environment and access to information. The Copyright Law in the Making – Chinese and European Perspectives sought to contribute towards the identification and resolution of the most important issues relating to the application and enforcement of intellectual property rights within an on-line context through enhancement of knowledge on issues of copyright law, regulatory choice and methods of comparative research.

"This book is a welcome attempt to do a comparative analysis of EU and Chinese copyright Laws and the approach that the EU and China has taken to this particular branch of IP law. It will be a valuable source of reference in shaping future developments and for practitioner who specialise in copyright law."

Rechtbank Amsterdam 14 maart 2012, HA ZA 11-1504 (D. h.o.d.n. City Spa tegen Urban Lifestyle Nederland B.V. c.s. (De Zwaluwhoeve))

Uitspraak ingezonden door Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten.

In't kort: De meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam oordeelt op vergelijkbare wijze als de voorzieningenrechter [IEF 9150] en het Hof in spoedappel [IEF 9241] over de handelsnaaminbreuk. De verklaring voor recht ten aanzien van handelsnaamrecht wordt toegewezen. Ten aanzien van de dwangsommen is door het gebruikmaken van het teken "Amsterdam City Spa Amsterdam" of "City Spa" een beperkte dwangsom ad €500 verbeurd. Te meer nu van een aantal overtredingen kan worden verdedigd dat die overtreding eenmalig -mogelijk zelfs bij vergissing- is geweest. Nu een dwangsom per dag is opgelegd, kunnen pas dwangsommen verbeurd zijn indien daadwerkelijk op de desbetreffende dagen een inbreukmakend gebruik is geconstateerd. Het hoeft niet zo te zijn dat het voicemailbericht elke dag te horen is geweest.

Alle reconventionele vorderingen van Urban c.s. worden afgewezen. In conventie worden de proceskosten substantieel gematigd van ruim €12.000 naar €6.000, omdat City Spa op een belangrijk onderdeel in het ongelijk is gesteld.

Dwangsommen
4.12 De rechtbank is van oordeel dat voor een bevestigend antwoord op de vraag of in dit geval dwangsommen zijn verbeurd, niet voldoende is dat het aannemelijk kan worden geacht dat ook op andere dan de in het verslag van de deurwaarder genoemde dagen een dergelijke inbreuk is gemaakt. Dit klemt te meer nu van een aantal overtredingen kan worden verdedigd dat die overtreding eenmalig -mogelijk zelfs bij vergissing- is geweest, zoals de mededeling in een telefoongesprek of de vermelding in een afspraakbevestiging per e-mailberticht. Ook hoeft het niet noodzakelijkerwijs zo te zijn dat het weergegeven voicemailbericht van 20 maart 2011 elke dag te horen is geweest. Nu een dwangsom per dag is opgelegd, kunnen pas dwangsommen verbeurd zijn indien daadwerkelijk op de desbetreffende dagen een inbreukmakend gebruik is geconstateerd.

Kostenveroordeling
4.27 (...) wat betekent dat een bedrag van 95% van €13.288,50 = €12.624,08 aan kosten in conventie is gemaakt. De rechtbank is evenwel van oordeel dat de billijkheid zich ertegen verzet dat dit bedrag in zijn geheel aan De Rond wordt toegewezen aangezien zij in deze procedure op een belangrijk onderdeel, te weten het gebruik van de naam City Spa Amsterdam met de toevoeging "Sarphatistraat" in het ongelijk is gesteld. Hierin ziet de rechtbank aanleiding om het bedrag aan proceskosten waartoe Urban zal worden veroordeeld substantieel te matigen tot een bedrag van € 6.000,- (...).

Op andere blogs: DomJur 2012-829

Gerecht EU 15 maart 2012, zaak T-379/08 (Mustang tegen OHIM/Decathlon)

In't kort: Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het gemeenschapsbeeldmerk (boven) de houdster van het ouder nationaal en internationaal beeldmerk (onder) tegen. Beide tekens zijn gedeponeerd voor de waren in de klassen 3, 18 en 25. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe, het beroep wordt verworpen. Middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, daar de merken geen visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis vertonen waardoor gevaar voor verwarring zou ontstaan. Gerecht EU: Het ouder merk heeft een zwak onderscheidend vermogen. In de globale beoordeling zijn door de kamer van beroep geen fouten gemaakt, en het enige middel wordt afgewezen.

56 La conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion doit être entérinée dès lors que, comme il a été constaté ci-dessus, les produits concernés sont, pour la très grande majorité d’entre eux, identiques et, pour le reste, moyennement similaires, et que l’examen effectué quant à la comparaison des marques en conflit révèle que, prises dans leur globalité, celles-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, aucune comparaison n’étant possible sur les plans phonétique et conceptuel. En outre, il y a lieu de rappeler que le public pertinent ne fait pas preuve d’un degré d’attention supérieur à la normale (voir point 28 ci-dessus).

58 Ladite conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance, relevée au point 36 ci-dessus, que les marques antérieures ne sont pas particulièrement distinctives.

Gerecht EU 15 maart 2012, zaak T-288/08 (Cadila Healthcare tegen OHMI/Novartis)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het gemeenschapswoordmerk ZYDUS de houdster van het ouder gemeenschapswoordmerk ZIMBUS tegen. Beide tekens hebben de aanduiding voor farmaceutische preparaten gedeponeerd. De oppositieafdeling wijst de oppositie deels toe, het beroep wordt gedeeltelijk verworpen. Middel: de kamer van beroep heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in strijd met algemene beginselen van het merkenrecht, en in het bijzonder in strijd met artikel 8, lid 1, sub b te oordelen dat er gevaar voor verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk bestond. Gerecht EU: Farmaceutische producten worden in het algemeen niet mondeling besteld, dus de auditieve gelijkenis is van minimale betekenis. Meestal worden deze producten gekocht zonder de naam van het merk uit te spreken. Het visuele aspect is aldus juist geanalyseerd in de 'overall assesment' door de kamer van beroep en de klacht wordt afgewezen.

63 The foregoing considerations are not called into question by the applicant’s argument that, given that pharmaceutical preparations and sanitary preparations are not generally purchased orally, the phonetic similarity between the marks at issue is of limited significance.

 66 In any event, even if one were to assume that the goods at issue – including veterinary preparations, which the applicant does not refer to in the argument currently being examined – are usually purchased without the name of the mark having to be pronounced, and the visual aspect is therefore of greater importance in the overall assessment of the likelihood of confusion, the Board of Appeal’s finding that such a likelihood exists would still be fully justified because, as was stated in paragraphs 52 and 53 above, the marks at issue indeed also display a certain degree of visual similarity.