Rechtbank van Koophandel te Brussel 23 juni 2011, AR 04045/10 (Converse tegen curator en zaakvoerder NB Blue Factory&Brighton)

CC BY Kim-Leng op Flickr.com

Ingezonden door Leonie Kroon, DLA Piper, samengevat door Bart Van den Brande en Willem De Vos, Sirius Legal.

Parallelinvoer. Namaak. Bepaalde richtlijnen en criteria voor een forfaitaire begroting van de schadevergoeding. De Amerikaanse schoenenfabrikant Converse Inc daagde in 2008 een Britse importeur/exporteur en een Belgische invoerder van een partij nagemaakte Converse All Star-schoenen voor de Rechtbank van Koophandel in Brussel wegens inbreuk op enkele van haar Beneluxmerken en haar internationaal beeldmerk.

De Belgische invoerder had meer dan 7.000 paar All Stars ingevoerd vanuit het Verenigd Koninkrijk en blijkbaar waren deze schoenen voorheen vanuit China ingevoerd in de EER door de Britse importeur/exporteur.  De Rechtbank van Koophandel oordeelde dan ook terecht dat beide bedrijven zich schuldig hadden gemaakt aan merkinbreuken.  Ze hadden immers (i) nagemaakte Converse-schoenen gekocht of verkocht en deze bovendien (ii) via parallelle invoer in het verkeer gebracht van buiten de EER zonder toestemming van de merkhouder (art. 2.20  (1) a en (2)  b BVIE).

De Brusselse Rechtbank van Koophandel veroordeelde beide verweerders niet enkel tot de staking van de inbreuk, het afdragen van de winst, en de vernietiging van de in beslag genomen schoenen, maar ook tot de betaling van een schadevergoeding van 50 euro per in beslag genomen paar schoenen. Bij ons weten werd geen beroep aangetekend. Vooral interessant in deze zaak zijn de criteria en richtlijnen gehanteerd door de Belgische rechtspraak voor de forfaitaire “ex aequo et bono” schadebegroting wanneer het exacte schadebedrag niet kan bepaald worden. Volgende elementen worden o.a. in aanmerking genomen: (r.o. 10. Alinea 9, 12 en 13)

De rechtspraak aanvaardt bepaalde richtlijnen en criteria voor een forfaitaire begroting van de schadevergoeding in het licht van de ernst van de merkinbreuk, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende elementen:
-de schade is groter naarmate het onderscheidend vermogen van het merk groter is;
-een grotere mate van overeenstemming tussen de waren en de inbreukmakende tekens zal leiden tot grotere schade;
-een opvallende plaatsing van het inbreukmakende teken aan de buitenzijde van het product levert een grotere schade op;
-hoe vaker en meer het inbreukmakende teken wordt gebruikt, hoe groter de schade;
-hoe hoger de verkoopwaarde van de producten van de merkhouder, hoe groter de schade;
-hoe meer reclame-inspanningen de merkhouder verricht met betrekking tot zijn merken, die door de handelingen van de inbreukmakers minstens gedeeltelijk geneutraliseerd worden, hoe groter de schade;
(...)
Rekening houdende met de aantallen en de prijs van de door verweerders verhandelde inbreukmakende schoenen en met de hierboven uiteengezette principes, begroot eiseres haar schade op ex aequo et bono bedrag van 50,00 euro per verhandeld paar inbreukmakende schoenen.

Dit bedrag komt redelijk en gerechtvaardigd voor, rekening houdend met de volgende feitelijke omstandigheden:
-de merken van eiseres hebben een zeer groot onderscheidend vermogen, onder meer vanwege hun wereldwijde bekendheid en populariteit;
-de Converse schoenen die door verweerders worden aangeboden zijn identiek aan de authentieke Converse schoenen en worden ook als zodanig verkocht en geadverteerd, terwijl de aangeboden Converse schoenen namaakschoenen zijn;
-de tekens op de schoenen die door verweerders worden aangeboden zijn identiek aan de merken van eiseres en zijn op identieke wijze op de schoenen aangebracht aan de buitenzijde van de schoen;
-eiseres levert reeds jaren publicitaire en andere commerciële inspanningen om haar waren onder de betrokken merken te promoten en het exclusief karakter ervan in stand te houden. Deze kosten en inspanningen worden gedeeltelijk teniet gedaan als gevolg van de handelingen van verweerders; de schade die eiseres hierdoor lijdt is des te aanzienlijker, gelet op het hoog onderscheidend vermogen en de bekendheid van haar merken.

Het staat vast dat de litigieuze lading bestond uit 7.140 paar namaakschoenen, zodat eiseres terecht aanspraak maakt op een schadevergoeding van 357.000,00 euro.

Gerecht EU 12 januari 2012, zaak T-462/09 (August Storck KG tegen OHIM/RTV italiana SpA (RAI), inzake: Ragolizia)

Gemeenschapsmerkenrecht. August Storck vraagt het gemeenschapswoordmerk Ragolizia (klasse 30: zoetwaren) aan en komt in de oppositieprocedure RTV italiana SpA (RAI) die zich beroep op haar ouder gemeenschapswoordmerk FAVOLIZIA (klasse 30: voor diverse eet/drinkwaar: koffie, rijst, maïsvlokken, mosterd). De relatieve weigeringsgrond is verwarringsgevaar vanwege gelijkheid van tekens.

Gerecht constateert geen fouten in de vergelijking van de tekens, wel dat er geen conceptuele vergelijking kan plaatsvinden, omdat het geen betekenis heeft in de Europese talen; het doet wel denken aan het Engelse "favour" (r.o. 20-33). Zelfs wanneer een ouder merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, door verzoekster wordt betoogd dat een groot aantal merken in klasse 30 met "favo" beginnen, kan er verwarringsgevaar zijn. Dit is in onderhavige geval het geval omdat het gaat om conflicterende goederen waarvoor de merken zijn geregistreerd identiek zijn en de tekens gelijk. Het beroep wordt afgewezen.

Vergelijking 32      Au demeurant, même à supposer avérée la circonstance que, pour le public pertinent, le signe FAVOLIZIA évoque le mot anglais « favour », il y a lieu de considérer que l’éventuelle différence conceptuelle entre les signes en conflit qui en résulterait risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent en raison du degré de similitude visuelle et phonétique constaté entre ces signes au point 26 ci‑dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, REWE‑Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié au Recueil, point 53].

Verwarringsgevaar 40      La requérante soutient en outre que la marque antérieure FAVOLIZIA présente un faible caractère distinctif, dès lors qu’un grand nombre de marques désignant des produits relevant de la classe 30 commencent par « favo » ou présentent la terminaison « lizia » ou « izia ». La marque Ragolizia, en revanche, présenterait un caractère distinctif plus élevé que la marque antérieure FAVOLIZIA, qui lui serait conféré par ses deux premières syllabes « rago ».

41      Il convient de relever, à cet égard, que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt GLÄNSA, point 30 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

Vergelijking 32      Au demeurant, même à supposer avérée la circonstance que, pour le public pertinent, le signe FAVOLIZIA évoque le mot anglais « favour », il y a lieu de considérer que l’éventuelle différence conceptuelle entre les signes en conflit qui en résulterait risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent en raison du degré de similitude visuelle et phonétique constaté entre ces signes au point 26 ci‑dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, REWE‑Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié au Recueil, point 53].

Verwarringsgevaar 40      La requérante soutient en outre que la marque antérieure FAVOLIZIA présente un faible caractère distinctif, dès lors qu’un grand nombre de marques désignant des produits relevant de la classe 30 commencent par « favo » ou présentent la terminaison « lizia » ou « izia ». La marque Ragolizia, en revanche, présenterait un caractère distinctif plus élevé que la marque antérieure FAVOLIZIA, qui lui serait conféré par ses deux premières syllabes « rago ».

41      Il convient de relever, à cet égard, que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt GLÄNSA, point 30 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

Vzr. Rechtbank Alkmaar 12 januari 2012, LJN BV0727 (Top Verzekeringen v.o.f. tegen Topzeker Heiloo b.v.)

Handelsnaamrecht. Domeinnaam.

In 1990 werd de Top Groep opgericht. Eind 2006 is de afdeling 'Top Verzekeringen en Hypotheken' verkocht en werd onder meer een vergoeding betaald voor het gebruik van de handelsnaam. In september 2010 is Top Verzekeringen opgericht met diverse handelsnamen en is de domeinnaam topgroep.eu geregistreerd. Topzeker Heiloo is in juni 2011 opgericht en gebruikt domeinnaam topzeker.nl. In het plaatselijk weekblad van Heiloo en omstreken "De Uitkijkpost" van 7 september 2011 is in een artikel aandacht besteed aan het bestaan van de nieuwe Topzeker winkel te Heiloo onder de titel 'Alles in één met Topzeker verzekeringen en hypotheken'.

Gezien dezelfde aard van de ondernemingen en de geringe afstand van enkele kilometers tussen de twee vestigingsplaatsen is er verwarringsgevaar. Topzeker moet inbreuk nagenoeg gelijke handelsnaam op Top Verzekeringen & Hypotheken en gebruik domeinnaam staken.

4.3 Vervolgens dient beoordeeld te worden of door het gebruik van de nagenoeg identieke handelsnaam gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten valt. Beide vennootschappen zijn actief op de markt als tussenpersoon voor verzekeringen en advisering voor verzekeringen en hypotheken. Daarmee is de aard van de ondernemingen in ieder geval dezelfde. Top Verzekeringen is gevestigd in Limmen, terwijl Topzeker is gevestigd in Heiloo. Door Topzeker is weliswaar betwist dat Top Verzekeringen (mede) vanuit Limmen haar bedrijf uitoefent, maar aan dit standpunt van Topzeker wordt voorbij gegaan. Door Top Verzekeringen is voldoende aannemelijk gemaakt dat daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten vanaf het huisadres van [] worden uitgeoefend. Het adres wordt bovendien vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Verder is van belang dat de onderlinge afstand tussen Limmen en Heiloo slechts enkele kilometers bedraagt. Gelet op deze omstandigheden - in onderlinge samenhang genomen - wordt geoordeeld dat voldoende aannemelijk geworden is dat verwarring bij het publiek tussen beiden ondernemingen te duchten valt. Bovendien is door Top Verzekeringen betoogd dat dit verwarringgevaar zich reeds heeft verwezenlijkt in die zin dat klanten van haar, naar aanleiding van het artikel over de winkel van Topzeker in Heiloo, haar gevraagd hebben of deze winkel onderdeel uitmaakt van de onderneming van Top Verzekeringen. De omstandigheid dat op het woonhuis van [] te Limmen niet - bijvoorbeeld door een bord en dergelijke - kenbaar wordt gemaakt dat vanaf dat adres ook het bedrijf Top Verzekeringen wordt uitgeoefend, maakt dit alles naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet anders. Immers, het is niet ondenkbaar dat klanten van Top Verzekeringen gedacht hebben dat er sprake was van een uitbreiding van de dienstverlening door Top Verzekeringen, bijvoorbeeld door uitbreiding van de openingstijden met een winkeladres.

4.4 Nu aan alle criteria van artikel 5 van de Handelsnaamwet wordt voldaan, wordt geoordeeld dat het gebruik van de handelsnamen 'Topzeker Heiloo' en "Topzeker Verzekeringen en Hypotheken' onrechtmatig is jegens Top Verzekeringen.

Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, HA ZA 11-1628 (Dr.Ing. H.C.F. Porsche AG tegen X; varkenslatijn)

Merkdepot te kwader trouw. Porsche is in 1931 opgericht en houdt zich hoofdzakelijk bezig met het produceren van luxueuze (sport)auto’s en houdster van diverse Gemeenschapsmerken. X heeft tussen 2009 en 2011 diverse Beneluxwoordmerken gedeponeerd waaronder, (ook Gemeenschapsmerk) Porsche, SAAB-Spyker, MAYBELLINE, BREITLING. X heeft vervolgens Porsche benaderd om tegen betaling van 9 miljoen euro en twee Porsche-auto's het merk te laten doorhalen of over te dragen.

Interessante casuïstische zaak. X stelt dat de reden dat hij het teken PORSCHE heeft gedeponeerd, omdat hij op de markt heeft gewerkt waar de term ‘varkenslatijn’ wordt gebruikt en dat hij deze term toepasselijk vond voor zijn werk als beginnend programmeur. deze overtuigt de rechtbank allerminst. Wegens registratie te kwader trouw, verklaart de rechtbank één merk nietig en drie merken moeten worden doorgehaald. Tot slot krijgt X een bevel zich te onthouden van merkdepots waarvan woordelement PORSCHE deel uitmaakt op straffe van dwangsom (vergelijk ook: Pink Ribbon-verbod, IEF 9571).

4.20. Tijdens de zitting heeft [X] verklaard dat de reden dat hij het teken PORSCHE heeft gedeponeerd, is gelegen in het feit dat hij op de markt heeft gewerkt waar de term ‘varkenslatijn’ wordt gebruikt en dat hij deze term toepasselijk vond voor zijn werk als beginnend programmeur. In het Latijn zou varken ‘porsche’ zijn zodat hij een geldige reden heeft om dit teken te gebruiken aldus nog steeds [X].

4.21. Deze verklaring van [X] overtuigt de rechtbank allerminst. Ten eerste betekent varken in het Latijn ‘porcus’ en niet ‘porsche’ zoals Porsche tijdens de zitting terecht heeft gesteld, zodat de verklaring van [X] dat het teken PORSCHE staat voor ‘varkenslatijn’ al om die reden niet opgaat. Ook al zou dit wel de juiste vertaling zijn, en ook al vindt [X] de term ‘porsche’ toepasselijk voor zijn diensten als programmeur, dan nog verklaart dit niet waarom hij het teken PORSCHE heeft gedeponeerd voor de betreffende waren en/of diensten van het Beneluxmerk I en de [X] merkdepots die niet zien op zijn diensten als programmeur.

4.22. [X] heeft verder aangevoerd dat zijn merkdepots een legitiem doel dienen omdat hij voornemens is een onderneming te exploiteren door middel van het ontwerpen en ontwikkelen van producten en deze te voorzien van het teken PORSCHE. Ook heeft hij aangevoerd dat hij zich vanwege de onderhavige procedure niet waagt aan het doen van investeringen om zijn plannen uit te voeren. Ter zitting heeft [X] desgevraagd verklaard dat hij de inhoud van zijn marketingplannen thans niet voor anderen beschikbaar wil maken, maar dat hij onder meer plannen heeft voor het op de markt brengen van scheermesjes.

4.34. Met een beroep op artikel 2.28 lid 3 sub b jo 2.4 sub f BVIE roept Porsche terecht de nietigheid van Beneluxmerk I in. De rechtbank zal het Beneluxmerk I nietig verklaren en de doorhaling ervan bevelen als hierna in het dictum verwoord. De gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad van de doorhaling wordt afgewezen gelet op artikel 1.14 BVIE.

4.35. Ten aanzien van de [X] merkdepots geldt dat de rechtbank in deze procedure niet bevoegd is de [X] merkdepots nietig te verklaren (zulks wordt overigens ook niet door Porsche gevorderd). Ten aanzien van het Beneluxmerk II vloeit dit voort uit artikel 2.28 BVIE dat bepaalt dat slechts Beneluxmerkinschrijvingen (en dus niet depots) nietig kunnen worden verklaard. Ten aanzien van de Gemeenschapmerken I en II vloeit dit voort uit artikel 52 lid 1 sub b GMVo dat bepaalt dat Gemeenschapsmerkinschrijvingen die te kwader trouw zijn gedaan slechts op vordering bij het BHIM of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig kunnen worden verklaard.

4.36. Uit het feit dat de [X] merkdepots te kwader trouw zijn verricht, vloeit evenwel voort dat [X] daarmee onrechtmatig jegens Porsche heeft gehandeld. Het gevorderde bevel om de [X] merkdepots door [X] te laten doorhalen althans in te trekken is wel toewijsbaar als in het dictum verwoord.

4.37. Het gevorderde verbod op het verrichten van depots is een vergaande maatregel, gegeven de wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van depots. Anders dan [X] stelt, staat de mogelijkheid voor een merkhouder om in oppositie tegen depots te ageren dan wel de nietigheid van een merkinschrijving te vorderen bij het BHIM of de rechtbank niet aan het door Porsche gevorderde verbod in de weg. In de gegeven omstandigheden is een verbod naar het oordeel van de rechtbank toewijsbaar en is een verbod op het deponeren van merken met daarin het woordelement PORSCHE niet een te vergaande inperking van de bevoegdheid van [X].

Dictum
De rechtbank
5.1. verklaart nietig de Benelux merkinschrijving met nummer 868223 en beveelt de doorhaling daarvan in het Beneluxmerkenregister;
5.2. bepaalt dat dit vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] aan Porsche en/of de advocaat van Porsche de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken, en beveelt dat [X] de daarmee gemoeide kosten betaalt;
5.3. beveelt [X] om binnen 10 (zegge: tien) dagen na betekening van dit vonnis Gemeenschapsmerk met nummer 010189942, Gemeenschapsmerk met depotnummer 009903816 en Beneluxmerk met depotnummer 1226976 door te laten halen dan wel in te trekken bij OHIM respectievelijk het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder afgifte van een bewijs van doorhaling aan de advocaat van Porsche;
5.4. beveelt [X] te bevelen zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van het verrichten van enig Benelux- of Gemeenschapsmerkdepot waarvan het woordelement PORSCHE deel uitmaakt op straffe van een dwangsom van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor iedere keer waarop [X] in strijd handelt met dit bevel;
5.5. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van Porsche tot op heden begroot op € 7.357,97;

Op andere blogs:
Chiever (Poging tot afpersing Porsche voor €50 miljoen)
Octrooibureau (Merknaamkaping loont niet!)

Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, LJN BV0719 (Document Security Systems tegen Joh. Enschedé Banknotes c.s.)

Octrooirecht. In navolging van IEF 5801 (Rb) en IEF 9302(Hof) waarin het hof komt tot de slotsom dat conclusie 1 van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende octrooiaanvraag en het Europese octrooi van DSS vernietigt op grond van art. 75 lid 1 sub c ROW 1995 wegens toegevoegde materie.

Door het de in kracht van gewijsde gegane arrest van het Hof, is de vernietiging onherroepelijk en worden alle inbreukvorderingen worden afgewezen. In reconventie wordt de gevorderde vernietiging van een deel onmogelijk, omdat dit deel niet meer bestaat en geacht moet worden nooit te hebben bestaan.

4.1. Het in 2.2. bedoelde arrest is in kracht van gewijsde gegaan. Daarmee is de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat het Nederlandse deel wordt geacht van de aanvang af geheel niet de in de artikelen 53, 53a, 71, 72 en 73 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad. Bij gebreke van enig uitsluitend recht, stuiten de vorderingen in conventie daarop af.

4.2. DSS dient als de in het ongelijk gestelde partij in conventie te worden aangemerkt. Zij wordt mitsdien veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie.

4.3. In reconventie komt de gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van EP 750 niet voor toewijzing in aanmerking nu ook hier geldt dat – kort gezegd – dit deel niet meer bestaat en geacht moet worden nooit te hebben bestaan.

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 10-1162 en LJN)

Vzr. Rechtbank Utrecht 6 januari 2012, LJN BV0403 (Scorpio Beveiligingen Maarssen/De Kroon beheer tegen Freeth beveiligingen Maarssen)

Handelsnaam. De Kroon heeft het failliete SBM gekocht en het Beneluxwoordmerk SBM geregistreerd. Vóór het faillissement heeft directeur Freeth FBM opgericht, na een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden van SBM wordt Freeth gesommeerd inbreuk op handelsnaam- en merkenrecht te staken.

Handelsnamen met beschrijvende termen "beveiliging" en "Maarssen". De termen “beveiligingen” en “Maarssen” zijn weliswaar identiek, maar deze worden gebruikt in combinatie met de (in de handelsnamen als eerst genoemde) termen Scorpio respectievelijk Freeth, die in het geheel niet op elkaar lijken. Derhalve is niet aannemelijk dat door de toevoeging “Maarssen” achter “Freeth Beveiligingen” bij het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek verwarring wordt gewekt.Freeth Beveiligingen mag de toevoeging "Maarssen" dan ook gebruiken. De voorzieningenrechter beveelt Freeth Beveiligingen om binnen drie weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkenrecht van De Kroon en het handelsnaam- en auteursrecht van SBM te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het voeren van een handelsnaam en/of logo met daarin de lettercombinatie “FBM".

4.5. Ingevolge artikel 5 HNW is het verboden een handelsnaam te voeren, die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
Niet in geschil is dat Freeth Beveiligingen met de handelsnaam “FBM” in strijd met dit verbod handelt. Uit hetgeen Freeth Beveiligingen ter mondelinge behandeling heeft aangevoerd, maakt de voorzieningenrechter op dat Freeth Beveiligingen zich echter op het standpunt stelt dat de commercieel directeur van SBM haar bij e-mails van 2 februari 2011 en 20 april 2011 toestemming voor het gebruik van deze handelsnaam heeft gegeven. SBM c.s. heeft dit betwist. Hoewel Freeth Beveiligingen de desbetreffende e-mails niet in het geding heeft gebracht, komt haar stelling gelet op het in rechtsoverweging 2.7 weergegeven citaat uit de vaststellingsovereenkomst – die van latere datum is – onaannemelijk voor, zodat daaraan voorbij wordt gegaan.

4.6. Tussen partijen staat tot slot nog ter discussie of Freeth Beveiligingen bevoegd is de term “Maarssen” in haar handelsnaam te gebruiken. SBM c.s. heeft daar bezwaar tegen, omdat de afkorting van de handelsnaam dan nog steeds “FBM” is. Zoals Freeth Beveiligingen terecht heeft aangevoerd, betreft Maarssen de vestigingsplaats van haar vennootschap. Deze term is – net als de term “beveiligingen” die de diensten van de vennootschap aanduidt – derhalve louter beschrijvend. Het gebruik van een louter beschrijvende term mag in beginsel niet worden gemonopoliseerd. Bij de beoordeling van een handelsnaam in het kader van artikel 5 HNW is echter doorslaggevend of de handelsnaam in zijn geheel verwarring wekt. Toegespitst op onderhavige zaak dient de vraag te worden beantwoord of de handelsnamen Scorpio Beveiligingen Maarssen enerzijds en Freeth Beveiligingen Maarssen anderzijds, in hun geheel beschouwd, een zodanige grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar is te duchten. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag ontkennend. De termen “beveiligingen” en “Maarssen” zijn weliswaar identiek, maar deze worden gebruikt in combinatie met de (in de handelsnamen als eerst genoemde) termen Scorpio respectievelijk Freeth, die in het geheel niet op elkaar lijken. Derhalve is niet aannemelijk dat door de toevoeging “Maarssen” achter “Freeth Beveiligingen” bij het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek verwarring wordt gewekt. Freeth Beveiligingen mag deze toevoeging dan ook gebruiken.

4.7. Het bovenstaande leidt ertoe dat het gevorderde bevel zal worden toegewezen zoals vermeld onder 5.1. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de gevorderde dwangsom te maximeren tot een bedrag van € 50.000,00.

Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, HA ZA 11-1715 (Hollanders Printing systems/Aandacht Vlaggen Industrie/Z/X tegen Geddeg/Bomée/Y)

Octrooirecht. Incidentele vordering niet-handhaving afgewezen. HPS houdt zich bezig met de ontwikkeling, de verhandeling en het onderhoud van (textiel)printmachines. In het octrooi NL 1025444 voor een inrichting voor het bedrukken van een materiaalbaan wordt X als uitvinder vermeld. De incidentele vordering tot niet-handhaving wordt afgewezen, omdat Geddeg c.s. dit reeds heeft toegezegd. In de hoofdzaak wordt de zaak aangehouden.

5.4. HPS c.s. heeft geen belang bij een voorlopige voorziening als gevorderd. Geddeg c.s. heeft immers in ieder geval na haar toezegging bij antwoord van handhaving af te zullen zien totdat de rechter in de hoofdzaak een verklaring voor recht geeft omtrent het gestelde openbaar voorgebruik geen handelingen ter handhaving van haar octrooirecht meer verricht, in weerwil van de andersluidende, maar niet onderbouwde stelling van HPS c.s. en HPS c.s. heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld waarom in de gegeven omstandigheden de dreiging zou bestaan dat Geddeg c.s. alsnog tot handhaving zal overgaan voordat de geldigheid in de onderhavige procedure is beoordeeld. Voorts is daarbij gezichtspunt dat EP 095 voor Nederland is vervallen per 1 oktober 2010 – naar zeggen van Geddeg c.s.: op grond van een bewuste keuze van Geddeg, nadat in der minne geen regeling tussen partijen mogelijk bleek – en voorts dat Geddeg zich in de hoofdzaak niet inhoudelijk heeft verweerd tegen de onderbouwde stellingen van HPS c.s. dat EP 095 niet nieuw is en inventiviteit ontbeert en zich voor wat betreft het gestelde voorgebruik heeft gerefereerd aan het oordeel van de rechter, terwijl Geddeg c.s. bovendien al bij antwoord onder 9 heeft aangegeven dat voorshands dient te worden uitgegaan van de nietigheid van EP 095.

Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, HA ZA 11-690 (Vision Group/Route Vision tegen E&L Security)

RouteVision houdt zich bezig met de verkoop van voertuigvolg- en ritregistratiesystemen en levering van daarmee verband houdende diensten. De systemen worden onder meer gebruikt voor de fiscale kilometerregistratie en voor het beheer van
wagenparken. Vision Group is Beneluxwoordmerkhouder ROUTEVISION en heeft een licentie aan RouteVision verstrekt. Sinds 6 september 2010 biedt E&L voertuigvolg- en ritregistratiesystemen aan op de Nederlandse markt. Zij heeft deze producten aangeboden onder het teken “Road Vision”, zij heeft www.road-vision.nl als domeinnaam geregistreerd.

Na een vaststellingsovereenkomst voor het staken van het gebruik van teken "roadvision", blijkt dat E&L het teken toch nog gebruikt. Dit als metatag in de broncode van haar website, in een url, in een advertentie op speurders.nl, in een mailing en door de vermelding in KvK-handelsregister met emailadres eindigend op @route-vision.nl. Ook is de domeinnaam niet overgedragen.

Gebruik van de metatag in de broncode van de website blijkt voldoende uit de cache van Google. Er is een aan de vaststelingsovereenkomst verbonden boete verschuldigd vanwege de advertentie op speurders.nl, de mailing en vermelding in het KvK-register. De domeinnaam is niet overgedragen, daarop is geen boeteclausule van toepassing, maar op het gebruik van de domeinnaam als handelsnaam wel. De totale contractuele boete bedraagt €83.000, waarvan €3.000 verplichte betaling aan kosten voor rechtsbijstand.

Handelsnaam
4.7. Niet in geschil is dat E&L de Kamer van Koophandel pas op 21 december 2010 heeft verzocht om verwijdering van de vermelding van de handelsnaam “Road Vision”in het register en dat E&L dus in ieder geval tot en met 21 december 2010 in het handelsregister vermeld heeft gestaan onder die naam. Ook daarvoor is E&L op grond van de overeenkomst een boete verschuldigd. Daarbij kan in het midden of die enkele vermelding in het handelsnaamregister kan worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet (E&L bestrijdt dat). De vermelding moet in ieder geval worden aangemerkt als gebruik van het roadvision-teken in de zin van artikel 1 van de overeenkomst. Naar het oordeel van de rechtbank mocht RouteVision op grond van die bepaling redelijkerwijs verwachten dat E&L haar handelsnaam ook zou aanpassen in het handelsregister.

Domeinnaam4.8. Als onweersproken staat vast dat E&L de domeinnaam www.road-vision.nl niet heeft overgedragen aan RouteVision. E&L heeft er echter terecht – en onbestreden – op gewezen dat er geen boete staat op het niet tijdig overdragen van de domeinnaam.

4.9. E&L is wel een boete verschuldigd voor het gebruik dat zij heeft gemaakt van die domeinnaam. Daarbij kan in het midden blijven of E&L de domeinnaam heeft gebruikt om door te linken naar haar website (E&L bestrijdt dat). Vast staat namelijk dat E&L de domeinnaam in ieder geval heeft gebruikt voor haar e-mails. Dit e-mailgebruik heeft E&L niet bestreden en wordt ondersteund door het door RouteVision overgelegde uitreksel van de Kamer van Koophandel, waarin info@route-vision.nl wordt vermeld als het e-mailadres van de onderneming (productie 10 van RouteVision).

Conclusie

4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat E&L boetes is verschuldigd voor alle door RouteVision gestelde tekortkomingen met uitzondering van het niet overdragen van de domeinnaam. E&L heeft niet bestreden dat uitgaande van die overtredingen de totaal door haar verschuldigde boete moet worden berekend op € 80.000,00 en dat de overeenkomst haar daarnaast verplicht tot betaling van een bedrag van € 3.000,00 aan kosten van rechtsbijstand. De vordering van RouteVision is dus toewijsbaar tot een bedrag van € 83.000,00.

4.11. De stelling van E&L dat zij heel veel heeft moeten doen om te voldoen aan de overeenkomst, kan niet leiden tot een ander oordeel. Die stelling, voor zover juist, brengt, anders dan E&L meent, namelijk niet mee dat de vordering van RouteVision in strijd is met “de goede trouw” (of, als E&L dat heeft bedoeld, dat de vordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is in de zin van artikel 6:2 BW of dat de billijkheid klaarblijkelijk een matiging van de verschuldigde boete eist in de zin van artikel 6:94 BW).

Communication "A coherent framework to build trust in the Digital single market for e-commerce and online services", COM(2011) 942.

On 11 January 2012, the European Commission adopted the Communication on e-commerce and other online services announced in the "Digital Agenda" and the "Single Market Act". Based on an in-depth public consultation, this Communication sets out the Commission's vision for the potential represented by online services in growth and employment, identifies the principal obstacles to the development of e-commerce and online services, and establishes 5 priorities, accompanied by an action plan.

The Commission will ensure that the European strategy for intellectual property rights is implemented rapidly and ambitiously, in particular by means of a legislative initiative on private copying (2013) and the review of the Directive on copyright in the information society (2012). The Commission will also report on the outcome of the consultation on the online distribution of audiovisual works and on the implications of the "Premier League" ruling.

(...) p.13-15. Despite the guarantees offered by the Directive on electronic commerce to businesses which host or passively transmit illegal content, intermediary internet service providers struggle with the legal uncertainty linked to fragmentation within the European Union of the applicable rules and practices which are possible, required or expected of them when they are aware of illegal content on their websites. Such fragmentation discourages those who wish to conduct business online, and hinders its development.

Furthermore, the internet is used as a means of disseminating products and services which are counterfeit or pirated or violate intellectual property rights. Intellectual property rights must be defended in knowledge-based economies, and the European Union is fighting actively against counterfeiting and piracy.

In general it is still too rare for illegal activities to be effectively stopped and for illegal content to be removed or removed promptly enough. For instance, citizens are annoyed that it sometimes takes too long even to remove obviously criminal content such as child pornography, the presence of which on the internet is a very serious matter. This undermines the confidence of citizens and businesses in the internet, which in turn affects online services such as sales platforms. In parallel to this, citizens sometimes complain about the lack of transparency or about initiatives that are incorrect (such as the taking down of legal content) or disproportionate or which disregard the right of certain online service providers to be heard.

Meer hier

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, KG ZA 11-1284 (X tegen Y; scally wag's)

Y heeft in 1994 een lunchroom geopend aan de Wagenstraat 117 te ’s-Gravenhage, genaamd ‘Scallywags the Tearoom’. Nadien is de naam gewijzigd in ‘Scallywags Lunchroom’. X was daar werkzaam en kreeg in 2007 de lunchroom verkocht en overgedragen van Y. Hierna volgde Beneluxwoordmerk Scally Wag's op naam van X. Y linkt de website scallywagsrestaurants.com door naar de website van de lunchroom die Y nu exploiteert, tevens heeft hij geïnteresseerden geïnformeerd dat Scallywags niet meer bestaat of is verhuisd. X is hiertoe een kort geding gestart.

Uit de schriftelijke weergave van de afspraken volgt niet dat de handelsnaam Scallywags is overgedragen. Ook bij de inschrijving bij de KvK is nooit door Y aangegeven dat Y de naam niet meer te zullen gebruiken.

In reconventie wordt geoordeeld dat X zijn handelsnaam moet wijziging binnen drie weken. Scally's mag X wel gebruiken, dat heeft Y ter zitting aangegeven.

5.5. Samenvattend is naar voorlopig oordeel niet vast komen te staan dat [Y] de handelsnaam ‘Scallywags’ of ‘Scallywags lunchroom’ heeft overgedragen aan [X]. [X] heeft niet gesteld dat hij op basis van punt 2 van de overeenkomst een exclusief gebruiksrecht van ‘Scallywags’ had gekregen. [Y] is derhalve gerechtigd gebruik te maken van die handelsnaam, zonder dat [X] zich daar tegen kan verzetten. De vordering gegrond op het handelsnaamrecht zal dientengevolge worden afgewezen. Van overig onrechtmatig handelen van [Y] is de voorzieningenrechter voorshands niet gebleken. Evenmin kan [X] zich op basis van zijn merkrechten verzetten tegen het gebruik van de oudere handelsnaam door [Y].

6.2. Tussen partijen is in confesso dat met het voeren van de handelsnaam ‘Scallywags lunchroom’ verwarring te duchten is ten opzichte van ‘Scallywags’of ‘Scallywags the restaurant’, zodat de inbreuk door [X] voorshands vaststaat. Zoals hiervoor reeds is overwogen, heeft [X] niet gesteld dat hij op basis van punt 2 van de overeenkomst een (exclusief) gebruiksrecht van ‘Scallywags’ had gekregen.

6.3. De vordering van [Y] die ziet op het staken van het gebruik van de handelsnaam ‘Scallywags’of ‘Scally Wags’ zal derhalve worden toegewezen. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de termijn waarbinnen [X] aan de veroordeling moet voldoen worden gesteld op drie weken na betekening van dit vonnis. Voorts zij voor de duidelijkheid overwogen dat het verbod nadrukkelijk niet ziet op gebruik door [X] van de naam ‘Scally’s’ daar [Y] ter zitting heeft aangegeven dat [X] die naam mocht gebruiken.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Haagse lunchroom in andere handen, maar de naam niet)