Vzr. Rechtbank Amsterdam, 12 maart 2009, LJN: BH5888, Safe T Sleep International (Nz) Ltd. tegen Tom's Babycare B.V. (Met dank aan Douwe Linders, Solv)

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Stukgelopen samenwerking. De Safe T Sleep (afbeelding links, klik voor vergroting) slaapwikkel is een auteursrechtelijk beschermd werk. Het op de markt brengen van de Snoozzz slaapwikkel door de distributeur van de conceptueel wel maar in uiterlijk onvoldoende overeenstemmende  slaapwikkel Safe T Sleep levert geen inbreuk op de auteursrechten van Safe T Sleep op. Evenmin is sprake van onrechtmatig handelen (door slaafse nabootsing of anderszins) of wanprestatie door de distributeur.

De in reconventie gevorderde rectificatie van door Safe T Sleep gedane uitlatingen wordt eveneens afgewezen hoewel één van die uitlatingen wel onrechtmatig jegens de distributeur was, omdat de distributeur in de gegeven omstandigheden geen belang bij rectificatie heeft. Ook het verbod tot het doen van onjuiste, misleidende en nodeloos grievende mededelingen over de Snoozzz wordt afgewezen. 

Lees het vonnis hier en hier.

HvJ EG, 12 Maart 2009, zaak C-320/07 P, Antartica Srl tegen OHIM / The Nasdaq Stock Market, Inc (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. NASDAQ tegen NASDAQ. Interessante oppositiezaak. Aanvraag gemeenschapswoord/beeldmerk voor de aanduiding NASDAQ met een drietal druppelvormen erboven, voor - onder meer - sportartikelen. Oppositie op grond van ouder gemeenschapswoordmerk NASDAQ. Het GvEA oordeelde eerder (IEF 3952) dat het OHIM de inschrijving terecht had geweigerd op basis van art. 8(5) GMV (het equivalent van "sub c" - niet soortgelijke waren, bekend merk, en ongerechtvaardigd voordeel uit en afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie). “Clear exploitation and free riding on the coat tails of a famous mark or an attempt to trade upon its reputation”. Het Hof bekrachtigt het arrest van het Gerecht.

Zaak met een Nederlandse tintje, aangezien interveniënte The Nasdaq Stock Market Inc. bij het Gerecht werd vertegenwoordigd door Joris van Manen and Jesse Hofhuis (De Brauw Blackstone Westbroek) en bij het OHIM door Novagraaf Nederland.

The first part of the single plea, based on the lack of use of the earlier mark

28. In support of the first part of the single plea, Antartica calls into question the use of the earlier mark for the goods and services in Classes 35 and 36 within the meaning of the Nice Agreement by submitting that The Nasdaq Stock Market offers them in the Community on a non-profit-making basis, whereas the use of a trade mark is based on the premiss that the goods or services for which it is registered are paid for.

29. It is sufficient to note in that respect that, even if part of the services for which the earlier mark is registered are offered by The Nasdaq Stock Market free of charge, that does not of itself mean that that commercial company will not seek, by such use of its trade mark, to create or maintain an outlet for those services in the Community, as against the services of other undertakings.

31. Consequently, the first part of the single plea must be rejected as unfounded.

The second part of the single plea, based on the taking unfair advantage of the distinctive character or the reputate of the earlier mark

32. By this part of the plea, Antartica claims that the consumers of the goods covered by trade mark applied for are not aware of the earlier mark and, therefore, that contrary to the view of the Court of First Instance, any unfair advantage can be ruled out in the present case.

44. In the absence of such a link in the mind of the public, the use of the later mark is not likely to take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier mark (IntelCorporation, paragraph 31).

45. However, the existence of such a link must be subject to an overall assessment, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case and, in particular, the degree of similarity between the marks at issue; the nature of the goods or services for which the marks at issue were registered, including the degree of closeness or dissimilarity between those goods or services, and the relevant section of the public; the strength of the earlier mark’s reputation; the degree of the earlier mark’s distinctive character, whether inherent or acquired through use and the existence of the likelihood of confusion on the part of the public (Intel Corporation, paragraphs 41 and 42 and the case-law cited).

46. As regards, more particularly, the relevant public to be taken into consideration, it should be pointed out that that public will vary according to the type of injury alleged by the proprietor of the earlier mark.

(…)

49. In that respect, the Court of First Instance held, in paragraph 58 of the judgment under appeal, that, having regard to its omnipresence in the press, not only in the specialist press but also the general press, and the interest of a large part of the general public in the developments in the financial markets, the reputation of the earlier mark reaches further than the professional public specialising in financial information.

50. It is implicitly, but clearly, apparent from that assessment that, when assessing the existence of injury, the Court of First Instance included in its examination, as the relevant public, the average customer of goods and services for which the later mark, that is to say Antartica’s mark, was requested.

55. It follows that the second part of the single plea must be rejected, as being partly unfounded and partly inadmissible.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 10 september 2008, LJN: BH5558,  Chellomedia Programming B.V. c.s. tegen Canal Digitaal Premium Services B.V.

Voor de sportrechtenliefhebber. Heel in het kort: Distributieovereenkomsten met betrekking tot de verspreiding van een sport- en een filmkanaal; overeengekomen prijs; uitleg van de overeenkomsten terzake van de begrippen “List price” en “subscribers, Partijen verschillen van mening over de wijze waarop de prijs moet worden berekend die Canal Digitaal c.s. aan Chellomedia c.s. moet afdragen voor de levering van het sport- en het filmkanaal aan Canal Digitaal c.s.” O.a: 

4.31.  De vraag is thans of de opschorting van Canal Digitaal c.s. gerechtvaardigd is. In dit kader heeft Canal Digitaal c.s. aangevoerd dat Chellomedia c.s. de exclusieve rechten ten aanzien van de Spaanse voetbalcompetitie (A league) heeft verloren. Onbetwist is evenwel dat Chellomedia c.s. vervolgens het exclusieve recht op live wedstrijden van de Spaanse voetbalcompetitie heeft verkregen van Talpa, zij het dat Talpa het recht om samenvattingen van voormelde wedstrijden uit te zenden, heeft behouden. Dit laatste is naar het oordeel van de rechtbank reeds om de hierna volgende reden geen tekortkoming onder de sportovereenkomst. Tussen partijen staat tevens vast dat Chellomedia c.s. de exclusieve rechten heeft op de live wedstrijden van niet drie (zoals was overeengekomen) maar zes van de B leagues. Nu in de sportovereenkomst met betrekking tot een eventueel verlies van de exclusieve rechten ten aanzien van de Spaanse voetbalcompetitie (A league) is overeengekomen dat deze zouden kunnen worden vervangen door de exclusieve rechten op de live wedstrijden van twee extra B leagues, is van een tekortkoming dienaangaande geen sprake. Ten aanzien van dergelijke live wedstrijden is voorts geen beperking in de sportovereenkomst opgenomen ten aanzien van het geven van sublicenties op samenvattingen van dergelijke wedstrijden. In dit kader kan dan ook geen sprake zijn van een tekortkoming aan de zijde van Chellomedia c.s.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Amsterdam, 24 december 2008,  LJN: BH5615, Stichting Ter Incasso Van Commercial Kabelgelden (Tick) tegen Vereniging Ter Exploitatie Van Vertoningsrechten Op Audiovisueel Materiaal (Vevam).

Auteursrecht. Poging tot herstel van fouten voormalig bestuur. Geen vernietiging vaststellingsovereenkomst wegens statutaire doeloverschrijding in de zin van art 2:7 BW. Geen verplichting de geïnde gelden ook aan de individuele auteursrechthebbende af te dragen op grond van art 26a Auteurswet (uitoefening van het recht om toestemming te geven voor kabeluitzending). Objectief criterium.  Liquidatietarief.
 
Eiser Tick is een stichting die namens de auteursrechthebbenden commercial kabelgelden incasseert in verband met de gelijktijdige, integrale en ongewijzigde doorgifte van door televisie-uitzending openbaargemaakte commercials. Vevam is een vereniging met als doel de bevordering van de geestelijke en stoffelijke belangen van schrijvers, regisseurs en producenten, in het bijzonder met betrekking tot filmauteursrechten.

Tick en Vevam hebben in december 2002 een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin onder meer is overeengekomen dat Vevam jaarlijks een afkoopsom van EUR 160.000,00 aan Tick zal voldoen en Tick Vevam zal vrijwaren tegen eventuele auteursrechtelijke claims van derden vanwege doorgifte via de kabel van via de Nederlandse publieke omroepen uitgezonden Televisiecommercials. Bij brief van 19 december 2005 heeft Vevam aan Tick medegedeeld dat zij de vaststellingsovereenkomst niet zal voorzetten, omdat Tick geen repartitie onder de rechthebbenden toepast, maar de uit te keren vergoeding aanwendt voor projecten die passen bij de doelstellingen van Tick. Het toenmalige bestuur van Vevam zou de vaststellingsovereenkomst met Tick zijn aangegaan, terwijl dit in strijd was met haar toenmalige doelstelling. “Met één blik op de statuten van Vevam had Tick kunnen begrijpen dat er bij Vevam sprake was van doeloverschrijding.”

Tick vordert nakoming en ziet haar vordering toegewezen.

4.1.  Vevam verweert zich primair met de stelling dat zij de vaststellingsovereenkomst niet hoeft na te komen omdat Tick geen repartitie onder de rechthebbenden toepast en dus wel op papier maar niet feitelijk kwalificeert als een rechtspersoon in de zin van artikel 26a Auteurswet. Tick zou daarom volgens Vevam niet-ontvankelijk zijn in haar vordering. Dit verweer gaat niet op. Hetgeen is bepaald in artikel 26a Auteurswet legt Tick niet de verplichting op de door haar geïnde gelden ook aan individuele auteursrechthebbenden af te dragen. Zoals Tick terecht stelt, volgt uit artikel 26a Auteurswet niet de wijze waarop geïnde gelden aan belanghebbenden beschikbaar moeten worden gesteld. Tick valt gezien de doelomschrijving in haar statuten (opgenomen onder 2.3) onder de werkingssfeer van artikel 26a Auteurswet. Dat zij geen repartitie onder de individuele rechthebbenden toepast, doet daar niet aan af. In zoverre kan derhalve niet worden gezegd dat Tick niet-ontvankelijk is in haar vordering.

4.2.  Vevam verweert zich voorts met een beroep op de vernietigbaarheid van de vaststellingsovereenkomst in verband met doeloverschrijding. Ook dit verweer faalt. De rechtbank overweegt hiertoe als volgt. Artikel 2:7 BW bepaalt dat een door een rechtspersoon verrichte rechtshandeling vernietigbaar is, indien daardoor het doel wordt overschreden en de wederpartij dit wist of zonder eigen onderzoek moest weten. Deze wetenschap van de wederpartij betreft een objectief criterium. Vevam heeft slechts feiten en omstandigheden gesteld die er op neerkomen dat Tick had behoren te weten of had kunnen weten dat er met het aangaan van de vaststellingsovereenkomst bij Vevam sprake zou zijn van doeloverschrijding. ‘Eén blik in de statuten’, zoals Vevam dat ter onderbouwing van haar standpunt aanvoert, impliceert een onderzoeksplicht welke op grond van artikel 2:7 BW niet valt aan te nemen. Ook uit het standpunt van Vevam dat Tick wist dat haar aanspraak niet bij Vevam thuis hoorde maar bij SEKAM/AGICOA volgt niet dat Tick door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst met Vevam wist dat er sprake was van enig doeloverschrijden. Immers, niet is gezegd dat hetgeen in de vaststellingsovereenkomst is vastgelegd, naar beste weten van Tick, niet ook binnen de doelomschrijving van Vevam zou kunnen vallen. Al zou er dus sprake zijn van doeloverschrijding dan heeft Vevam onvoldoende gesteld om toe te komen aan het bewijs dat Tick van de doeloverschrijding wist of zonder eigen onderzoek op de hoogte had moeten zijn.

4.3.  Nu het niet-ontvankelijkheidsverweer van Vevam niet slaagt en Vevam onvoldoende heeft gesteld om toe te komen aan het bewijs dat Tick van de doeloverschrijding op de hoogte was, dient Vevam de vaststellingsovereenkomst alsnog na te komen en de gevorderde en onweersproken gebleven bedragen evenals de onbestreden wettelijke rente aan Tick te voldoen. De vordering van Tick is mitsdien toewijsbaar.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Alkmaar, 19 februari 2009 LJN: BH5638, Huureenbus.nl tegen Huureenbus.info

Handelsnaamrecht. Inbreuk. Zaak die vraagt om commentaar. Eiser maakt in het kader van de uitoefening van zijn onderneming onder meer gebruik van de namen 'huureenbus.nl' en 'huureenbus'  en heeft “de website www.huureenbus.nl op zijn naam doen registeren”. Gedaagde  beschikt over de website www.huureenbus.info. Eiser beschouwt het gebruik van deze domeinnaam als inbreuk op zijn handelsnaamrecht.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe. "Huureenbus"  kan weliswaar niet gemonopoliseerd worden, maar:  “Anders ligt dit, daar waar het gaat om de handelsnaam "huureenbus.nl." Deze tekst is weliswaar samengesteld met gangbare woorden, maar de tekst als geheel is door de toevoeging .nl geen gangbaar woord dat enkel uit beschrijvende elementen bestaat. Gedaagde wordt veroordeeld om de inbreuk te staken en “de domeinnaam c.q. het internetadres” aan eiser over te dragen. Liquidatietarief.

4.2 [eiser] roept in deze procedure de bescherming in van de handelsnamen "huureenbus" en "huureenbus.nl". Ten aanzien van de eerste handelsnaam geldt dat het hier, afgezien van de schrijfwijze, gaat om de gangbare woorden en beschrijvende elementen 'huur een bus'. Toekenning van de door [eiser] gevraagde bescherming leidt ertoe dat voormelde woorden gemonopoliseerd zouden worden, in die zin dat anderen voormelde woorden niet meer zouden kunnen gebruiken ter aanduiding van hun onderneming. Op basis hiervan komt meergenoemde bescherming niet aan de handelsnaam "huureenbus" toe. De vorderingen van [eiser] die zien op voormelde handelsnaam worden daarom afgewezen.
Anders ligt dit, daar waar het gaat om de handelsnaam "huureenbus.nl.". Deze tekst is weliswaar samengesteld met gangbare woorden, maar de tekst als geheel is door de toevoeging .nl geen gangbaar woord dat enkel uit beschrijvende elementen bestaat (vergelijk Gerechtshof te Amsterdam 15 januari 2008, LJN BF 7442). Deze handelsnaam geniet daarom wel bescherming op basis van het bepaalde in de Handelsnaamwet.

4.3 Op basis van het voorgaande ligt thans de vraag ter beantwoording voor of [gedaagde] met zijn handelsnaam www.huureenbus.info inbreuk maakt op de handelsnaam van [eiser]. Vooropgesteld wordt dat [eiser] zijn handelsnaam eerder gebruikte dan [gedaagde]. Vast staat immers dat [gedaagde] de door hem gebezigde handelsnaam eerst sinds 13 januari 2009 in gebruik heeft, terwijl [eiser] onweersproken gesteld heeft dat hij meergenoemde handelsnaam reeds sinds 5 april 2004 bezigt. Verder geldt dat de handelsnaam van [gedaagde] in slechts geringe mate afwijkt van die van [eiser], nu het verschil tussen beide namen enkel is gelegen in de gebruikte extensie. De handelsnaam van [eiser] eindigt op .nl, terwijl die van Koor eindigt op .info. Aan deze vereisten van het hiervoor onder 4.1. weergegeven artikel is derhalve voldaan. Verder geldt dat voldoende aannemelijk is geworden dat de aard van beide ondernemingen min of meer gelijk is. [eiser] en [gedaagde] richten zich op het busvervoer en bieden onder meer de mogelijkheid om via de desbetreffende website offertes op te vragen voor de huur van een touringcar. Ten slotte is van belang dat beide partijen werkzaam zijn via het internet en daarnaast hun feitelijke vestigingsplaats in de regio Noord-Holland hebben.

4.4 Ter beoordeling ligt daarmee thans nog enkel de vraag voor of er, als gevolg van het gebruik van de handelsnaam www.huureenbus.info door [gedaagde], bij het publiek gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. [eiser] heeft in dit verband aangevoerd dat hij naar aanleiding van de mailing van [gedaagde] reacties van klanten heeft ontvangen, waarin zij vragen of [eiser] een nieuwe website heeft. [gedaagde] heeft ter zitting verklaard die verwarring op zichzelf wel te begrijpen. Op grond van het voorgaande is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat voormeld gevaar voor verwarring te duchten is.

4.5 Uit al hetgeen hiervoor is overwogen, vloeit voort dat [gedaagde] met de door hem gebezigde naam inbreuk maakt op de handelsnaam huureenbus.nl van [eiser]. [gedaagde] heeft nog aangevoerd dat hij de naam www.huureenbus.info niet gebruikt met commerciële doeleinden maar enkel hobbymatig. Dit betoog komt de voorzieningenrechter, mede gelet op de omstandigheid dat ondernemingen op de website van [gedaagde] kunnen adverteren, ongeloofwaardig voor. [gedaagde] heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voor die advertenties na de gratis proefperiode van twee maanden geen enkele vergoeding zou ontvangen. De vorderingen van [eiser] die zien op het staken van die inbreuk en de overdracht van de domeinnaam www.huureenbus.info, kunnen daarom worden toegewezen. Aan [gedaagde] zal na te melden termijn worden gegund om aan de veroordelingen te voldoen. De dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd.

4.6 (…) Ook de rectificatie op de website www.huureenbus.info is niet toewijsbaar. [gedaagde] wordt immers veroordeeld om die website binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan [eiser] over te dragen. Door die overdracht heeft [gedaagde] geen zeggenschap meer over de inhoud van die website, hetgeen het voor hem feitelijk onmogelijk maakt om de desbetreffende rectificatie op de website te plaatsen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage,  11 maart 2009, HA ZA 08-2507, Abbott Cardiovascular Systems Inc. tegen Medtronic B.V.

Octrooirecht. EP Abbott m.b.t. expandable stents. Uitleg octrooi conform EOV 2000. Door Abbott voorgestane uitleg is letterlijk wellicht wel mogelijk, maar komt de rechtbank octrooirechtelijk niet juist voor. Waar het om gaat is dat de gehele context van de beschrijving moet worden bezien. Geen equivalentie. Wapperverbod afgewezen. Incidentele vordering tot toegang tot bewijs wegens niet-inbreuk oordeel afgewezen. Onderscheid tussen de vraag of bewijsbeslagmaatregelen mogelijk zijn met betrekking tot inbreuk op IE-rechten in het buitenland enerzijds (Synthon/Astellas) en de vraag naar exhibitie van reeds conservatoir beslagen bewijs met betrekking tot inbreuk in het buitenland anderzijds.

Vertrouwensverklaring ex art. 29 lid 1 sub b Rv. door rechtbank opgelegd aan partijen, partij-deskundigen en raadslieden. Gedeeltelijke behandeling achter gesloten deuren.

1019h Proceskosten in conventie conform eerder gemaakte afspraak tussen partijen (EUR 50.000,-). De vraag in hoeverre tevens de kostenveroordeling betrokken moet worden bij schadevergoeding wegens tenuitvoerlegging eerder kort geding vonnis naar schadestaat verwezen. Geen separate opgave, onderbouwing en specificatie proceskosten in incident leidt ertoe dat deze worden begroot op nihil.

Abbott is houdster van Europees octrooi 1 068 842 (B2)  (hierna: het octrooi of EP
842), voor expandable stents. Medtronic heeft begin augustus 2008 oppositie ingesteld tegen het octrooi. Medtronic brengt onder meer in Nederland stents op de markt.

In juni 2008 heeft Abbott conservatoir bewijsbeslag gelegd en een gedetailleerde beschrijving laten opmaken ter zake van beweerdelijke inbreuk door Medtronic. Abbott is bij [later] vonnis verboden om ex artt. 843a jo. 1019a Rv. toegang tot dit aldus beslagen bewijs en deze beschrijving te (doen) krijgen. Bij vonnis van 28 augustus 2008 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag in een kort gedingprocedure Medtronic een octrooi-inbreukverbod opgelegd, daarbij overwegend dat het octrooi voorshands geldig werd geacht. Van beide vonnissen is hoger beroep aanhangig.

Abbott vordert nu in conventie onder meer een inbreukverbod op EP 842. Medtronic vordert in reconventie primair vernietiging van het octrooi, subsidiair een handhavingsverbod alsmede schadevergoeding en terugbetaling in verband met de tenuitvoerlegging van het eerder gewezen kort gedingvonnis. Abbott vordert in het incident afgifte van de gedetailleerde beschrijving met bijbehorende data en toegang tot het procesverbaal van bewijsbeslag met bijbehorende (kopieën van) documenten en elektronische data.

In conventie

Uitleg conform EOV 2000: De Rechtbank oordeelt allereerst omtrent de inbreuk. Daar is geen sprake van. De door Abbott voorgestane uitleg is aldus de rechtbank wellicht ‘letterlijk’ nog wel mogelijk, maar komt de rechtbank octrooirechtelijk niet juist voor. De rechtbank overweegt:

“4.2 Voor de inbreukvraag is onder meer van belang welke betekenis moet worden gehecht aan de kenmerken "spaced" uit kenmerk (v) en "interconnecting elements" uit kenmerk (vi) van de opdeling van de hoofdconclusie [...].”

“Uitgangspunt daarbij is dat de betekenis van deze kenmerkelementen uit de hoofdconclusie moet worden achterhaald door de conclusie te begrijpen in de context van de beschrijving en de tekeningen op de wijze zoals art. 69 EOV 2000 dat voorschrijft, waarbij het (nieuwe) Uitlegprotocol van art. 69 EOV 2000 richting geeft.” [...]

 “4.4 Dit [Abbott’s betoog] wordt verworpen, omdat deze uitleg wellicht "letterlijk" nog wel mogelijk zou zijn, maar octrooirechtelijk niet juist voorkomt, omdat dit geen recht doet aan het uitgangspunt dat de conclusie moet worden begrepen in het licht van de beschrijving teneinde de beschermingsomvang vast te kunnen stellen [...].” [...]

“4.9 [...]Waar het om gaat is dat de gehele context van de beschrijving moet worden bezien en de elementen "interconnecting element" en "spaced" dan als het ware tezamen in ogenschouw moeten worden genomen (wat Abbott op andere plaatsten in haar betoog wel doet), zodat de rechtbank komt tot een andere uitleg dan Abbott voorstaat.”

Geen equivalentie: Ook Abbott’s beroep op equivalentie wordt verworpen. Medtronic bewerkstelligt het resultaat op andere wijze.

“4.12 [...]De way uit de function-way-result test is dus anders. Om dezelfde reden kan niet gesproken worden van insubstantial differences bij de uitvoeringsvorm van de Driver stents ten opzichte van het octrooi.

Proceskosten: Proceskosten -EUR 50.000,- ten laste van Abbott- volgens eerdere overeenkomst tussen partijen.

In reconventie

Oordeel over geldigheid geschorst hangende oppositie: Nu in conventie niet tot inbreuk is beslist, ziet de rechtbank reden om de zaak omtrent de geldigheid van het octrooi in reconventie te schorsen op de voet van art. 83 lid 3 ROW 1995, totdat in oppositie en eventueel beroep definitief is beslist. Dit, om uiteenlopende uitspraken over de geldigheid van Europese octrooien te voorkomen. Wel wordt de oppositie-instanties verzocht deze oppositie met voorrang te behandelen.

Wapperverbod afgewezen: “4.17 [...] Zoals vaker door de rechtbank is overwogen is met de onderhavige uitspraak ten gronde omtrent de inbreuk zonder nadere indicaties, die niet voorhanden zijn, er immers niet van uit te gaan dat Abbott na de onderhavige uitspraak door zal gaan met handhaving van het octrooi jegens Medtronic.”

Schadevergoeding / kostenveroordeling naar schadestaat verwezen: De gevorderde schadevergoeding wegens tenuitvoerlegging van het kort geding vonnis wordt toegewezen. De uitkomst van het geldigheidsdebat is daarbij niet van belang. In hoeverre daarbij tevens de kostenveroordeling dient te worden betrokken, is iets dat in de schadestaatprocedure tot klaarheid dient te komen.

Incidentele vordering - Toegang tot bewijs? De bewijsbeslagoperatie is blijkens het bewijsbeslagverzoekschrift ingezet teneinde de omvang van de inbreuk vast te stellen. Gegeven de non-inbreuk wordt het verzoek om toegang afgewezen. De rechtbank licht toe dat materieel de incidentele vordering dicht in de buurt komt van wat in hoofdzaak als nevenvordering gevorderd zou kunnen zijn teneinde de omvang van de inbreuk en de hoogte van de schade vast te kunnen stellen. Zo goed als bedoelde nevenvorderingen zouden zijn afgewezen bij een afwijzend oordeel omtrent de inbreukvraag, aldus de rechtbank, zo wordt thans exhibitie eveneens afgewezen. Grondslag is dat niet aan de vereisten van art. 843a Rv. is voldaan.

Toegang wegens bewijs inbreuk buitenland: Abbott voert aan dat de exhibitie er mede op ziet inbreuk door Medtronic in andere landen boven tafel te krijgen. Uit een in Frankrijk uitgevoerde saisie contrefaçon operatie zou blijken dat Medtronic vanuit Heerlen wereldwijd zou distribueren. Derhalve is geen sprake van exhibitie van gegevens ter bepaling van de omvang van inbreuk in Nederland, maar om de vraag in welke andere landen door Medtronic inbreuk wordt gepleegd op het octrooi. Dat in Nederland bewijsbeslag kan worden gelegd ten behoeve van bewijs van inbreuk in het buitenland is uitgemaakt in de Synthon/Astellas uitspraak, aldus Abbott.

De rechtbank overweegt dat:

“4.23 [...] er in de eerste plaats te onderscheiden [is] tussen de vraag of bewijsbeslagmaatregelen (artt. 1019b/c/d Rv.) mogelijk zijn met betrekking tot inbreuk op IE-rechten in het buitenland enerzijds en de vraag naar exhibitie van reeds conservatoir beslagen bewijs met betrekking tot inbreuk in het buitenland (artt. 843a jo. 1019a Rv.) anderzijds. De Synthon/Astellas zaak zag voor wat betreft de hier aan de orde zijnde vragen op de eerste categorie, niet op de tweede, die thans in dit incident speelt.”

Daarnaast is ook in dit geval is niet aan art. 843a Rv. voldaan nu geen aanvullende stellingen en/of gegevens zijn aangevoerd waaruit blijkt dat over inbreuk in het buitenland anders zou moeten worden geoordeeld. Tevens valt niet in te zien dat exhibitie, waarbij gevaar voor prijsgeven van bedrijfsgeheimen van Medtronic bepaald op de loer ligt,   noodzakelijk is en waarom andere (minder ingrijpende) mogelijkheden tot bewijsvergaring niet zouden volstaan. Bovendien ligt het bewijsbeslag er en is gedetailleerde beschrijving gegeven. Zo toegang daartoe, bijvoorbeeld in het kader van buitenlandse procedures mogelijk zou moeten worden, bestaat derhalve de mogelijkheid opnieuw een exhibitievordering terzake te doen.

Proceskosten Incident: “4.26. Nu in het incident geen (separate) opgave, onderbouwing en specificatie ` van gevorderde proceskosten is verschaft, worden deze begroot op nihil.”

Vertrouwensverklaring / gesloten deuren: “1.3. De bij antwoord in reconventie door Abbott verzochte uitdrukkelijke vertrouwensverklaring ex art. 29 (1)(b) Rv met betrekking tot haar weerlegging van het rechtsverwerkingsverweer zijdens Medtronic en de stukken ter onderbouwing daarvan die betrekking hebben op een Amerikaanse arbitrageprocedure wordt ter zitting besproken en de verzochte vertrouwensverklaring wordt door de rechtbank opgelegd aan partijen en de door hen ingeschakelde partij-deskundigen en raadslieden. Tevens is de behandeling van het deel van de zitting dat op deze kwestie zag op verzoek van Abbott met gesloten deuren geschied (met inbegrip van de re- en dupliek), zoals nader aangegeven op het audiëntieblad.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 maart 2009, HA ZA 08-2054, Den Toom Vloertechniek B.V. tegen Kick TG Holding B.V. & TG Lining B.V.

Octrooirecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Zowel eiser Den Toom als gedaagde TG Lining houden zich bezig met het aanbrengen van geleidelijnen en markeringen, bestaande uit ribbels op harde ondergronden, als voorziening voor blinden en slechtzienden. Gedaagde Kick TG is houdster van een EP voor  het aanbrengen van geleidelijnen. Na een negatief advies van het octrooicentrum heeft Kick afstand gedaan van een NL octrooi m.b.t. dezelfde materie. Gedaagden hebben een desbewustheidsexploit laten betekenen aan eisers i.c. Den Toom.

Den Toom stelt dat het EP van Kick niet geldig is en vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het EP en van het NL octrooi voor de tijd dat dit heeft bestaan. Die vorderingen worden toegewezen. Geen aanhouding i.v.m. oppositieprocedure bij het EOB (ROW is ruimer dan OV waar het de fictieve stand van de techniek betreft). Voorrangsrecht vervallen. Geen wapperverbod Kick c.s., wel rectificatie. Geen auteursrecht. Geen slaafse nabootsing of ongeoorloofde mededinging. 1019h proceskosten: €119 165,56 (incl. kosten advisering OCN).

Aanhouding: De gevorderde aanhouding wegens een lopende oppositie bij het EOB wordt afgewezen, omdat de stelling van Den Toom niet in oppositie aan de orde kan komen, maar wel van belang is voor de beoordeling van geldigheid van het Nederlandse deel van EP 549.

4.1 (…) De rechtbank wijst dat verzoek af, in elk geval wat betreft de beoordeling van de stelling van Den Toom dat EP 549 nietig is wegens anticipatie door NL 708. Op grond van artikel 75 lid 2 ROW wordt onder de stand van de techniek mede begrepen de inhoud van uit hoofde van de ROW ingediende octrooiaanvragen die zijn ingediend vóór de Europese octrooiaanvrage, maar die eerst op of ná die datum zijn ingeschreven (de zg. fictieve stand van de techniek). Daarmee is de fictieve stand van de techniek onder de ROW ruimer dan op grond van het EOV, waar de fictieve stand van de techniek is beperkt tot eerder ingediende maar nog niet gepubliceerde Europese aanvragen. De stelling van Den Toom zal derhalve niet in oppositie aan de orde kunnen komen, maar is wel van belang voor de beoordeling van geldigheid van het Nederlandse deel van EP 549.

Voorrangsrecht vervallen: 4.2 Kick c.s. heeft aangevoerd dat het EOB het voorrangsrecht bij beslissing van 2 oktober 2006 vervallen heeft verklaard ‘with effect from 4.12.1999’ zodat het recht van voorrang pas met ingang van die datum, zonder terugwerkende kracht, is vervallen. Omdat het voorrangsrecht nog van kracht was op het moment dat NL 708 werd gepubliceerd (12 januari 1999) zou deze publicatie niet nieuwheidschadelijk zijn. Kick c.s. kan daarin niet worden gevolgd. De stelling van Kick c.s. berust op een onjuiste interpretatie van de woorden with effect from 4.12.1999 en is overigens ook onverenigbaar met de bewoording van artikel 91 lid 3 EOV, waarin is bepaald dat indien een gebrek dat betrekking heeft op het recht van voorrang niet wordt opgeheven, dit recht voor de aanvrage vervalt. Voor het op een dergelijke aanvrage verleend octrooi is derhalve geen recht van voorrang van kracht, zoals ook volgt uit de publicatie van the deletion of the priority claim in het European Patent Bulletin op 21 juni 2000 en zoals eveneens blijkt uit het voorblad van het octrooischrift waarop geen prioriteitsrecht is vermeld. De door Kick c.s. verdedigde mogelijkheid van een recht van voorrang gedurende een bepaalde periode van de verleningsprocedure, die evenwel voor derden niet kenbaar is, is bovendien in strijd met de rechtszekerheid.

4.3 Vast staat derhalve dat voor EP 549 het recht van voorrang gebaseerd op NL 708 is vervallen. De nieuwheid van de aanvrage dient derhalve te worden beoordeeld naar de stand van de techniek bedoeld in artikel 4 ROW – de fictieve stand van de techniek daaronder begrepen – op de aanvraagdatum van EP 549.

Geen gevolg termijnoverschrijding OCN: 4.6 De stelling van Kick c.s. dat Den Toom niet ontvankelijk zou zijn in haar vordering tot vernietiging van NL 708 omdat het advies van OCN niet conform artikel 85 lid 3 ROW binnen twee maanden is uitgebracht verwerpt de rechtbank. De wet biedt geen aanknopingspunt voor het verbinden van een dergelijk rechtsgevolg aan een termijnoverschrijding door het OCN.

Nietigheid NL octrooi: De rechtbank oordeelt dat het Nederlandse deel van het EP inderdaad nietig is. Het vervallen NL octrooi ontneemt de nieuwheid aan het EP, nu alle maatregelen van het EP reeds geopenbaard in dat NL octrooi.

4.18 Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot de slotsom dat geen van de conclusies van NL 708 geldig was en dat de vordering tot vernietiging van NL 708 voor de periode waarin deze van kracht was derhalve voor toewijzing in aanmerking komt.

Wapperverbod: 4.21 De gevorderde verklaring voor recht dat Kick c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door mededelingen te doen over vermeende inbreuken op EP 549 of NL 708, wijst de rechtbank eveneens af. Naar het oordeel van de rechtbank hoefde Kick c.s. er – tot het advies van het OCN d.d. 1 februari 2008 – geen rekening mee te houden dat een gerede kans bestond dat deze octrooien in een nietigheidsprocedure geen stand zouden houden. Niet gesteld is dat Kick c.s. nadien nog mededelingen heeft gedaan over dergelijke vermeende inbreuken.

Rectificatie: 4.23 Wel voor toewijzing in aanmerking komt het gevorderde bevel een rectificatie te sturen in de bewoordingen als in het dictum vermeld aan al degenen aan wie mededelingen zijn gedaan over gestelde inbreuken op het Nederlandse deel van EP 549 of NL708. Op deze wijze kan het inmiddels onjuist gebleken beeld dat Den Toom inbreuk zou maken op NL 708 en/of EP 549, worden weggenomen.

Grensoverschrijdende vorderingen: 4.26 Voor zover door Kick c.s. grensoverschrijdende vorderingen zijn ingesteld wijst de rechtbank deze af bij gebrek aan belang, nu Kick c.s. onvoldoende feiten heeft aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat Den Toom in het buitenland werkzaam is (geweest) dan wel daartoe reële dreiging bestaat. De enkele omstandigheid dat Den Toom een [door de rechtbank afgewezen-IEF] verklaring voor recht heeft gevorderd dat zij geen inbreuk maakt op EP 549 in alle landen waar dit van kracht is, is daartoe onvoldoende.

Auteursrecht: 4.27 Kick c.s. heeft daarnaast aangevoerd dat Den Toom inbreuk zou plegen op het auteursrecht van Kick (…) Ut de stellingen van Kick c.s. leidt de rechtbank af dat zij bescherming inroept van de specifieke ribbelpatronen en daarvoor gebruikte mallen zoals beschreven in het uitvoeringsvoorbeeld en conclusie 9 van NL 708.

4.28 (…) Zoals Kick c.s. uitvoerig heeft betoogd, zijn de precieze maatvoering van de door Kick c.s. gebruikte mal en daarmee te verkrijgen ribbelpatronen bepaald door het daarmee te verkrijgen technisch effect, te weten geleidelijnen met optimale tactiele waarneembaarheid. (…) In het licht van die stukken valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien welke creatieve inbreng daarnaast nog mogelijk was en/of en hoe deze een weerslag heeft gevonden in de door Kick c.s. gehanteerde werkwijze en mallen en daaruit resulterende ribbels. Voor zover Kick c.s. zich heeft beroepen op auteursrecht op tekeningen en documentatie, heeft zij onvoldoende feiten gesteld op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat Den Toom daarop inbreuk zou maken.

Slaafse nabootsing: 4.29 Verder heeft Kick c.s. betoogd dat Den Toom de mal, gereedschappen (met name het plamuurmes) en ingrediënten (met name epoxyhars) slaafs zou nabootsen. (…) Daarvan zal in het algemeen alleen sprake kunnen zijn indien het nagebootste product dan wel werkwijze een eigen gezicht heeft op de markt. Kick c.s. heeft niet voldoende gemotiveerd gesteld dat zij een onderscheidende positie op de markt inneemt met haar werkwijze, de maatvoering van haar ribbels, de gebruikte gereedschappen en gebruikte materialen (…) Evenmin heeft Kick c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat bij het in aanmerking te nemen publiek, te weten opdrachtgevers, reëel gevaar voor verwarring te duchten valt. Verder stuiten de op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen ook af op de technische functionaliteit van de tot stand te brengen ribbels en daarmee de maatvoering van de mal.

Ongeoorloofde mededinging:  4.30 (…) Voor (aanvullende) bescherming op grond van ongeoorloofde mededinging is slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden plaats. Het gestelde ‘navolgen’ van de werkwijze van Kick c.s. als zodanig, als daarvan al sprake zou zijn, hetgeen in het licht van het verweer van Den Toom onvoldoende is onderbouwd, is daartoe onvoldoende.

Proceskosten: 4.32 De door Den Toom gevorderde proceskosten in conventie zullen worden toegewezen. Niet bestreden is dat de kosten verbonden aan de adviesprocedure voor het OCN dienen te worden begrepen onder de in artikel 1019h Rv bedoelde kosten van handhaving, nu dit artikel ook ziet op de kosten gemoeid met het verweer tegen de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht. De rechtbank ziet geen aanleiding die kosten desalniettemin voor rekening van Den Toom te laten omdat oppositie kon worden ingesteld, waarbij geen proceskostenveroordeling plaatsvindt, zoals Kick c.s. heeft betoogd. Naast EP 549 was immers een afzonderlijk Nederlands octrooi van kracht waarop Kick c.s. zich ook expliciet heeft beroepen. Op dat octrooi had de oppositieprocedure geen invloed. In het genoemde bedrag van € 35.248,-, zijn blijkens de specificatie naast de direct aan de OCN advies procedure verbonden kosten ook de kosten van advisering naar aanleiding van de ontvangen desbewustheidsexploiten, begrepen. Anders dan Kick c.s. heeft aangevoerd, zijn ook deze aan te merken als kosten van handhaving als bedoeld in artikel 1019h Rv en daarom toewijsbaar. De direct aan de onderhavige procedure gerelateerde proceskosten ter hoogte van € 83.917,58 zijn niet gemotiveerd bestreden noch onevenredig, mede in aanmerking genomen de wijze waarop Kick c.s. heeft geprocedeerd. Deze kosten zullen voor de helft (dus een bedrag van € 41.958,78) worden toegerekend aan het door Den Toom gevoerde verweer in reconventie. De aan de adviesprocedure voor het OCN verbonden kosten zullen worden toegerekend aan de procedure in conventie.

4.33 In de procedure in reconventie zal Kick c.s. eveneens worden veroordeeld in de proceskosten van Den Toom. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen zijn deze te begroten op € 41.958,78.

Lees het vonnis hier.

Lex Bruinhof (Wieringa Advocaten): Kort commentaar bij Vzr. Rechtbank Zwolle, 10 december 2008, IEF 7655, Buma /Suplacon.

“Whoa! Het enkele toestaan van het luisteren naar muziek op de werkplek (hoe die muziek ook wordt voortgebracht en ongeacht of de werkgever daar zelf de hand in heeft gehad) is hier dus voldoende om auteursrechtinbreuk aan te nemen. Oók waar deze muziek naar eigen keuze van de werknemer uitsluitend via een i-Pod of mobiele telefoon (naar wij mogen aannemen) vrijwel ongemerkt rechtstreeks in de oren van de werknemer verdwijnt.

Dat is een behoorlijke stap verder dan in bovengenoemd "De Zon" arrest van de Hoge Raad werd aangenomen (…) Hier wordt het openbaarmakings-begrip naar mijn mening ruim voorbij de uiterste rek opgerekt. En dus breekt het. Het is misschien met enige moeite nog wel aan te nemen dat de werkgever hier min of meer profiteert van het feit dat er mensen zijn geweest die zulke mooie muziek hebben gemaakt. Dat is echter niet relevant. Misschien profiteert hij ook wel van het feit dat de werknemer een pijnstiller heeft genomen en daarom ondanks zijn hoofdpijn toch kan doorwerken. Feit is dat de werknemer een eigen keuze heeft gemaakt waar de werkgever hoegenaamd niets anders mee van doen heeft dan dat hij die niet heeft verboden. Dat gaan we toch geen openbaar maken noemen?”

Lees het commentaar hier.

Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht 12 december 2008, LJN: BH4488, Stichting Gay Business Amsterdam tegen de burgemeester van Amsterdam

Voortdurend geschil over de organisatie van de Amsterdamse Gay Pride waarin ook de IE-rechten weer, heel eventjes,  opduiken (zie ook: IEF 2462). Onderhavig geschil betreft in hoofdzaak de weigering van een evenementenvergunning voor de klassieke locaties van de Gay Pride 2007 aan de Stichting Gay Business Amsterdam

“3.6.2.  Eisers heeft voorts aangevoerd dat verweerder in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet zou hebben gehandeld door namen te deponeren die lijken op het woordmerk van eiseres (Amsterdam Pride). Nu deze grief geen verband houdt met het bestreden besluit wordt ook deze door de rechtbank verworpen.”

Lees het vonnis hier.

25 jaar Zeist. Lustrum Intellectuele Eigendom Symposium (AIPPI), Zeist, 11 maart 2009. (Oh ja, prrobeer vooral niet om de mensen op de foto´s te herkennen.