Nota na verslag: Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof
Nota naar aanleiding van het verslag - Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013,12), Kamerstukken II 2013/2014, 33543, nr. 7.
De regering dankt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag van 3 juli 2013 met betrekking tot het voorstel van wet tot goedkeuring van het bovengenoemde Protocol. Met belangstelling is kennis genomen van de vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie en van de D66-fractie. In deze nota naar aanleiding van het verslag worden de vragen van de commissie beantwoord. De antwoorden op vragen met dezelfde strekking zijn samengevoegd.
De leden van de VVD-fractie vragen welke voorbeelden er zijn van een verschillende interpretatie van bijvoorbeeld het merkenrecht tussen de lidstaten en tot welke nadelen dit heeft geleid voor Nederland.
Hoewel elke zaak op zijn eigen merites moet worden beoordeeld, blijkt dat met name tussen de uitspraken van het Belgische Hof van Beroep te Brussel en het Nederlandse Gerechtshof te Den Haag discrepantie bestaat. Uit een inventarisatie van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) bleek dat in de periode 2005–2009 voor wat betreft de toetsing op absolute gronden het Brusselse Hof de beslissingen van BBIE voor het overgrote deel vernietigde terwijl het Haagse Hof alle beslissingen van BBIE in stand liet. Ook is er een aanzienlijk verschil in de termijnen waarbinnen een uitspraak door de verschillende Hoven wordt gewezen. Vastgesteld kan worden dat een gebrek aan uniformiteit in rechtspraak afbreuk doet aan het gemeenschappelijke karakter van het Benelux-merkenrecht en aan de rechtszekerheid. Dat is onwenselijk. Gebruikers van het Benelux-merkensysteem, waaronder Nederlandse bedrijven en burgers, hebben belang bij consistente en voorspelbare rechtspraak. Voorts kan het volgen van een uiteenlopende koers door rechterlijke instanties van de Benelux-landen leiden tot rechtsongelijkheid. Ook kan het leiden tot forumshopping, waarbij degene die het initiatief neemt om een gerechtelijke procedure in te stellen, geneigd is zijn keuze van een gerecht te laten afhangen van de gewenste beslissing.
Ook wensen de aan het woord zijnde leden te vernemen of alle bestaande middelen van het Benelux-Gerechtshof zijn uitgeput voor er werd overgegaan tot het toekennen van de rechtsprekende bevoegdheid.
Bij het toekennen van de nieuwe rechtsprekende bevoegdheid wordt ook gebruik gemaakt van bestaande middelen van het Benelux-Gerechtshof. Deze nieuwe bevoegdheid zal worden uitgeoefend in twee instanties en daarom zijn ook twee onafhankelijk van elkaar functionerende eenheden noodzakelijk. Zaken in eerste aanleg zullen worden behandeld door een nieuw in te stellen Tweede Kamer en cassatieberoepen tegen uitspraken van de Tweede Kamer zullen worden behandeld door de Eerste Kamer.
Deze Eerste Kamer is niet nieuw, maar hierin worden de huidige bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof (rechtspreken in prejudiciële vragen en advisering van regeringen) ondergebracht. Aan deze bevoegdheden wordt dus de nieuwe rechtsprekende taak toegevoegd.
De Benelux-ambtenarenrechtspraak die nu al bij het Benelux-Gerechtshof is ondergebracht, wordt toebedeeld aan de Derde Kamer.
De leden van de VVD-fractie vragen wanneer het aan de orde zou zijn dat zonder verdragswijziging ook andere terreinen kunnen worden toegevoegd aan de rechtsprekende macht van het Benelux-Gerechtshof, welke procedure daarvoor nodig is en welke rol de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement hierin hebben. De leden van de fractie van D66 vernemen graag waarom er gekozen is om van geval tot geval te kijken of de rechtsprekende bevoegdheid kan worden versterkt. Welke terreinen lenen zich in de toekomst voor een toekenning aan het Hof van rechtsprekende bevoegdheid?
Met het wijzigingsprotocol wordt in algemene zin voorzien in de toekenning van de rechtsprekende bevoegdheid aan het Benelux-Gerechtshof. Hierdoor hoeft in de toekomst wanneer andere terreinen aan de bevoegdheid zouden worden toegevoegd, het hier aan de orde zijnde Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof niet meer te worden gewijzigd.
Thans bestaan er geen plannen om andere terreinen toe te voegen aan de rechtsprekende bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof. Indien daar in de toekomst wel toe over wordt gegaan, biedt het nieuwe artikel 1, tweede en vierde lid, van het Verdrag (zie artikel I van het Protocol) de mogelijkheid om, steeds per nieuw verdrag, rechtsprekende bevoegdheid aan het Hof toe te kennen. Zoals te doen gebruikelijk zal een dergelijk verdrag ter goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd.
De leden van de VVD-fractie vragen of het Benelux-Gerechtshof in de toekomst ook kan opgaan in het Europese Hof, mocht het merkenrecht ooit een Europese aangelegenheid worden?
Op dit moment is er geen sprake van een scenario waarin het merkenrecht een louter Europese aangelegenheid zou worden, dat wil zeggen dat de desbetreffende nationale wetgeving van de EU-lidstaten (in Nederland: Benelux-wetgeving) zou worden ingetrokken, en er geen nationale of Benelux-rechtspraak meer zou zijn. Afgelopen voorjaar heeft de Europese Commissie voorgesteld de huidige Gemeenschapsmerkenverordening en EU-Merkenrichtlijn te wijzigen (zie EU – COM (2013) 161 en COM (2013) 162). Daarbij is aangegeven dat het principe van co-existentie tussen EU- en nationale merken van fundamenteel belang is voor de effectieve en efficiënte werking van het systeem als geheel. Bedrijven, markten en geografische gebieden van verschillende omvang kunnen zo optimaal bediend worden. Zoals blijkt uit het BNC-fiche dat is opgesteld naar aanleiding van deze voorstellen, is ook de regering voorstander hiervan (BNC fiche Wijziging Gemeenschapsmerkenverordening en Herschikking merkenrichtlijn, Kamerstukken II 2012–2013, 22 112, nr. 1618, blz. 2–12). Nederland heeft veel baat bij een goed functionerend Benelux- én EU-merkensysteem die naast elkaar, maar wel zo efficiënt mogelijk, blijven bestaan. Veel Nederlandse bedrijven, organisaties en burgers maken hier gebruik van om hun innovaties te beschermen en zo hun concurrentiekracht te vergroten.
Nu het Benelux- en het EU-merkensysteem naast elkaar blijven bestaan, blijft de rol van het Benelux-Gerechtshof binnen dit rechtsgebied onverkort bestaan (en wordt bij onderhavig Protocol ook uitgebreid). Deze rol kan niet vervuld worden als het op zou gaan in het EU Hof van Justitie. Daarnaast vervult het Benelux-Gerechtshof ook taken voortvloeiend uit rechtsregels die gemeen zijn aan de Benelux-landen op andere terreinen dan het merkenrecht, zoals de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de dwangsom, de visa, de invordering van belastingschulden, de vogelbescherming en de gelijke fiscale behandeling. Ook vanuit deze terreinen ligt opgaan in het EU Hof van Justitie niet in de lijn der verwachting.
De leden van de VVD-fractie vragen toelichting van de regering op de mogelijke voor- en nadelen voor Nederland als het onderhavige verdrag niet geratificeerd zou worden.
De regering ziet geen voordelen als het onderhavige verdrag niet zou worden geratificeerd. Nadeel zou zijn dat de huidige situatie zou voortduren dat op het terrein van het merkenrecht de nationale rechtspraak tussen de Benelux-landen uiteenloopt.
De leden van de D66-fractie vragen of er wel sprake is van samenwerking tussen de drie Kamers en in welke mate en op welke wijze er afstemming plaatsvindt tussen de drie Kamers.
Het Protocol houdt de instelling van drie Kamers in, die onderling onafhankelijk zullen zijn en zelfstandig zullen functioneren. Elke Kamer zal, zonder inmenging in de bevoegdheden van de beide andere Kamers, alleen de geschillen behandelen waarvoor zij specifiek bevoegd is. Behoudens anders bepaald in het Reglement van Orde van het Benelux-Gerechtshof is er tussen de drie Kamers geen sprake van samenwerking of inhoudelijke afstemming. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel sprake kan zijn van gemeenschappelijke vergaderingen over administratieve aangelegenheden. De President van het Benelux-Gerechtshof zal de verantwoordelijkheid voor het geheel dragen.
De leden van de fractie van D66 horen graag hoe de vereenvoudiging van de prejudiciële procedure, die de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad in zijn aanbeveling heeft opgenomen, in praktijk doorgevoerd zal worden. Zal dit inderdaad worden doorgevoerd in het Reglement van Orde of in het Reglement op de procesvoering, of is er sprake van een andere wijze waarop deze aanbeveling wordt doorgevoerd?. Zij vragen binnen welke termijn een doorvoering te verwachten is.
Deze vereenvoudiging dient te worden doorgevoerd in het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof. Daarin staan namelijk de bepalingen tot organisatie van de te vereenvoudigen procesgang. Dit reglement wordt mede als gevolg van het onderhavige Protocol momenteel herzien. Een door het Benelux-Gerechtshof ingestelde werkgroep is belast met het opstellen van het concept, en op een later moment worden vertegenwoordigers van de Benelux-landen hier ook bij betrokken. Het afgestemde reglement wordt door het Hof aangenomen, waarna het moet worden goedgekeurd door het Comité van Ministers van de Benelux Unie. Ten slotte wordt het bekendgemaakt in het Benelux-Publicatieblad, alvorens het uiteindelijk in werking kan treden. Verwachting is dat een en ander binnen een jaar zijn beslag kan krijgen.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans
35% van banen in EU afhankelijk van sectoren die veel gebruikmaken van intellectuele eigendomsrechten
OHIM-EPO Report "Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe", Industry-Level Analysis Report, September 2013.
Uit het persbericht: De Europese Commissie heeft vandaag met genoegen kennis genomen van een nieuwe studie over het belang van intellectuele-eigendomsrechten voor de economie van de Unie. Deze studie (“Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe”) is uitgevoerd door het Europees Octrooibureau en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt. De belangrijkste conclusies van de studie zijn dat 39% van de totale economische activiteit in de EU (goed voor ca. 4,7 biljoen EUR) voortvloeit uit bedrijfssectoren waarin intensief gebruik wordt gemaakt van intellectuele eigendomsrechten. Maar liefst 26% van alle werkgelegenheid in de EU (56 miljoen banen) is direct afhankelijk van deze sectoren, terwijl nog eens 9% van alle banen daarvan indirect afhankelijk is.
Meer lezen: IP Contribution Rapport (link); Full Report (pdf); Study in Figures (pdf) en de Executive Summary NL (pdf):
Belangrijkste uitkomsten
De bijdrage van IPR-intensieve bedrijfstakken aan de werkgelegenheid in de EU bedraagt 26%, die aan het BBP van de EU 39%.IPR-intensieve bedrijfstakken worden gedefinieerd als bedrijfstakken met een meer dan gemiddeld gebruik van IPR’s per werknemer. Uit deze studie blijkt dat ongeveer de helft van de Europese bedrijfstakken als IPRintensief kan worden beschouwd. Het is echter belangrijk erop te wijzen dat alle bedrijfstakken tot op zekere hoogte gebruikmaken van IPR’s. Het feit dat alleen wordt gekeken naar de IPR-intensieve bedrijfstakken, betekent dus dat de werkelijke bijdrage van IPR’s aan de Europese economie hoger zal zijn dan uit deze studie naar voren komt.
Het blijkt dat in de periode 2008-2010 bijna 26% van alle banen is gegenereerd in IPR-intensieve bedrijfstakken. Voor de merkintensieve bedrijfstakken bedraagt dit percentage bijna 21%, voor modelintensieve bedrijfstakken 12%, voor octrooi-intensieve bedrijfstakken 10%, terwijl auteursrechtintensieve en GA-intensieve bedrijfstakken kleinere percentages laten zien. Gemiddeld waren in deze periode 56,5 miljoen Europeanen werkzaam in IPR-intensieve bedrijfstakken, op een totale beroepsbevolking van ongeveer 218 miljoen mensen. Daarnaast werden nog eens 20 miljoen banen gegenereerd in bedrijfstakken die goederen en diensten leveren aan de IPR-intensieve bedrijfstakken. Indirecte banen meegerekend bedraagt het totale aantal banen dat afhankelijk is van IPR’s bijna 77 miljoen (35,1%).
In dezelfde periode werd bijna 39% van de totale economische bedrijvigheid (BBP) gegenereerd in IPR-intensieve bedrijfstakken; dit komt overeen met een bedrag van 4,7 biljoen EUR. Ook waren deze bedrijfstakken verantwoordelijk voor het grootste deel van de handel van de EU met de rest van de wereld. De modelintensieve, auteursrechtintensieve en GA-intensieve bedrijfstakken genereerden een handelsoverschot IPR-intensieve bedrijfstakken betalen ook significant hogere salarissen dan andere bedrijfstakken. Het verschil bedraagt meer dan 40%. Dit is in overeenstemming met het feit dat de toegevoegde waarde per werknemer in IPR-intensieve bedrijfstakken hoger is dan in andere sectoren van de economie.
De bijdrage van IPR-intensieve bedrijfstakken aan de twee belangrijkste economische indicatoren – werkgelegenheid en productie – wordt in (de onderstaande) drie tabellen samengevat.
CMS Response to Consultation on the UPC Rules of Procedure (the “Rules”)
CMS Response to Consultation on the UPC Rules of Procedure (the "Rules"), CMS September 2013.
Ingezonden door Willem Hoorneman en Rogier de Vrey, CMS Derks Star Busmann gericht aan het Prepatory Committee van het Unified Patent Court.
CMS is an international law firm with an extensive presence in Europe. With 2,800 legal and tax advisers in 54 offices, we are the largest provider of legal services in Europe. Our international Intellectual Property team consists of approximately 150 lawyers located across Western, Central and Eastern Europe and beyond. We have been following the proposals relating to the Unified Patents Court and Unitary Patent and the drafting of the Rules with interest, and have spoken to clients to gather their views. These comments reflect our internal and external discussions in general, and do not represent the views of any particular client of CMS.
Lees de gehele bijdrage hier.
Maandoverzicht personalia september 2013
Maandelijks publiceren we een overzicht van personalia-berichtgeving die eerder in het kort nieuws voorbij is gekomen.
Els Doornhein is sinds september partner bij De Vos & Partners.
Els is begonnen aan de Eramus Universiteit van Rotterdam en werkt sinds 1994 als advocaat. In augustus 1998 is Els bij De Vos & Partners begonnen. Ze is gespecialiseerd in het recht van intellectuele eigendom, werkt voor "creatieve partijen" en heeft ruime ervaring met het media- en reclamerecht. Sinds september is Els partner bij De Vos & Partners.
Dennis van Beem is sinds september ook partner bij De Vos & Partners.
Dennis is begonnen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 1996 is hij werkzaam als advocaat bij De Vos & Partners Advocaten. Dennis is gespecialiseerd in Informatie- en Communicatietechnologie, anti-piracy, spam, phising en internet en Auteursrecht. Sinds september is Dennis van Beem partner bij De Vos & Partners.
Claudia Zeri versterkt praktijkgroep IE & technologie van BarentsKrans
Claudia Zeri versterkt sinds september de pratijktgroep IE & Technologie van BarentsKrans. Claudia is begonnen aan de Universiteit van Leiden. Voor Claudia bij BarentsKrans kwam was zij werkzaam bij Hoyng Monegier LLP en Howrey LLP.
Leopold Meijnen Oosterbaan advocaten is een nieuw advocatenkantoor dat zich richt op cliënten in muziek, media, software, Internet, games, privacy, vormgeving en productbescherming. Cliënten van Leopold Meijnen Oosterbaan advocaten zijn bijvoorbeeld artiesten, game developers en designers. Maar ook softwareontwikkelaars en producenten van hoogwaardige technologie.
Het kantoor is opgericht door Maarten Leopold, Quirijn Meijnen en Olivier Oosterbaan. Drie advocaten die al jaren actief zijn op het gebied van IE, IT en mediarecht, en daarin hun sporen verdiend hebben. Ieder van hen heeft zo zijn eigen invalshoek. Maarten Leopold: muziek, media, entertainment. Quirijn Meijnen: IE, onrechtmatige perspublicaties, portretrecht, productbescherming. Olivier Oosterbaan: IT, games, privacy en Internet. Ieder van de advocaten zal vanuit zijn eigen expertise de praktijk van de anderen aanvullen en versterken.
Kabeldoorgifte - vooral een spel voor juristen
G. Lieverse, kabeldoorgifte: vooral een spel voor juristen, IE-Forum.nl IEF 13082.
Bijdrage ingezonden door Gerard Lieverse, Secretaris RODAP, dit stuk is op persoonlijke titel.
In onze serie commentaren op kabeldoorgifte-uitspraak. De diverse rechtszaken die momenteel lopen gaan allemaal alleen nog over de traditionele verspreiding van omroepprogramma’s. Als de diverse CBO’s met betrekking tot alle nieuwe vormen cq het gebruik van andere technieken en platformen bij het aanbieden van omroep content, ook langs de juridische weg tot antwoorden willen komen, dan ligt er nog een zeer aanzienlijke hoeveelheid werk op juristen te wachten en wordt er nog jaren geprocedeerd. En hoewel er aanleiding genoeg is om op diverse opmerkingen en stelling van Brandsteder en Seignette met een juridische bril op te reageren, zal ik dat niet doen...
(... dit artikel is sterk ingekort, lees de gehele bijdrage hier...)
Wat ik overigens tot dat dag van vandaag niet begrijp is waarom de CBO’s het voorstel van RODAP om gezamenlijk naar de rechter te gaan, afgewezen hebben. Toen eind vorig jaar meer en meer duidelijk werd dat op zijn minst een aantal CBO’s van mening waren dat ze juridisch gezien een veel sterker positie hadden dan ze, naar hun mening, impliciet door RODAP erkend zagen, heeft de RODAP-onderhandelingsdelegatie voorgesteld om een voorlopige regeling te treffen en gezamenlijk een aantal rechtsvragen die partijen blijkbaar verdeeld houden, aan de rechter voor te leggen. Een gemiste kansvoor de makers. Zeker als ik kijk waar de CBO’s staan na de uitspraak in kortgeding in de VEVAM-zaak en kijk naar de Conclusie van de Advocaat Generaal in de NORMA-zaak. Je zou kunnen zeggen eigen schuld dikke bult. Maar dat lost naar de toekomst toe niets op. Dat leidt niet tot een nieuwe regeling. Natuurlijk kunnen partijen ook nog jaren verder procederen. De Lira-procedure en ook de VEVAM-procedure kunnen allebei nog tot aan de Hoge Raad doorgezet worden. Dan gaan CBO’s, maar feitelijk de makers, en de RODAP-partijen nog veel meer tonnen euro’s verbranden zonder dat er ook maar één cent vergoeding voor de makers op tafel komt. Sterker nog als het tegen zit gaan er alleen maar heel veel centen naar advocaten in plaats van naar makers. (...)
Gerard Lieverse
Commentaar op de Draft Rules of Procedure for the Unified Patent Court
W. Pors, B. Vandermeulen, Bird & Bird submission on the Rules of Procedure for the Unified Patent Court, brief 30 september 2013.
Ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird gericht aan het Prepatory Committee van het Unified Patent Court: On behalf of Bird & Bird LLP we hereby submit our comments on the Draft Rules of Procedure for the Unified Patent Court as published on the website on 31 May 2013. This submission was prepared by the International UPC Steering Group of Bird & Bird, which comprises patent litigators and patent attorneysin the various countries in which we practise. We have also been involved in the preparation of the submissions of AIPPI and EPLAW and have taken these submissions into account. We have further also taken the epi submission into account. This submission represents our independent professional view of the Rules of Procedure and is made to support the further improvement of the envisaged system.
We have taken the UPC Agreement as a given starting point that currently cannot be changed any more, which does not mean that we support all choices made in that Agreement. However, in some instances we cannot avoid suggesting some small amendments to the Agreement, but only where we think such amendments do not touch on political issues.
Lees de gehele bijdrage hier.
EPO guidance on software patents, the "interaction" test and other popular fallacies
Technical Board of Appeal of the European Patent Office, 11 July 2013, ECLI:EP:BA:2013:T167007.20130711 (Nokia Siemens Networks - Method for planning a shopping trip using a mobile device)
Met samenvatting van John Allen, NautaDutilh.
In the continuing search for clarification of the patentability and inventive step criteria for computer implemented inventions, a Technical Board of Appeal of the EPO has used surprisingly clear wording to stop computer implemented inventions from expanding into the realm of functional, business method type claims. It has become more or less standard for applicants to argue that because of an "interaction" between basic technical features (such as processors, memories and displays) with "non-technical" features (e.g. certain specific data), the claim as a whole could constitute a patentable invention. It is exactly the nature of this "interaction" that is discussed in the recent decision T-1670/07. The EPO now warns that a lot of these arguments are considered "fallacies".
Shopping, anyone?
The case concerned the refusal of the grant of European Patent Application EP 1 216 450 ("EP 450") as applied for by Nokia. Nokia's application relates to a method and system of shopping with a mobile device to purchase goods and/or services. In short, the users would enter some of the items he (or she) would be looking for on his shopping spree, and a server in connection with the mobile device would identify the best shops to go or plan the shortest possible round trip. A great idea for those who regard shopping as a necessary evil, but a patentable invention?On appeal from a refusal by the Examining Division, the discussion before the Board centred around the question of whether identifying goods, identifying vendors and planning a shopping trip with the aid of a mobile device in contact with a server resulted in a patentable invention?
On appeal from a refusal by the Examining Division, the discussion before the Board centred around the question of whether identifying goods, identifying vendors and planning a shopping trip with the aid of a mobile device in contact with a server resulted in a patentable invention.
Technical effects: sold out?
In the earlier stage of the prosecution the examining division had described the object of the "invention" as "providing a technical means to optimise an itinerary" (shopping trip). It was deemed to lack an inventive step.
On appeal the Technical Board went some steps further and held that providing the user with a choice of an order of visiting shops and (thus) making the itinerary a function of the user profile, did not involve any technical effect at all. The Board rejected Nokia's argument that non-technical features "interacted" with technical features such as to provide an overall technical effect.
Citing older case law, the Board considered that what was required as the result of such an interaction, would be a "real" technical effect. For example, where software interacted with an X-ray apparatus and the result was a longer lifespan of an X-ray tube, there is a clear technical effect. If on the other hand the interaction results only in the display of different information on a screen, there is no technical effect.
The Board's view on "software patenting fallacies"
Discussing the "interaction" arguments raised by Nokia, the Board described these as different typical "fallacy" arguments. Relying on the interaction between the technical features (e.g. the server) and the non-technical features was described as the "technical leakage fallacy", i.e. the intrinsic technical nature of the implementation "leaks back into the intrinsically non-technical nature of the problem". Secondly, the fact that a user of the alleged invention was presented with a "possible choice" as to his shopping trip was described as the "broken technical chain fallacy": a technical effect might result from a user's reaction to information, but this also shows that a technical process is "broken by the intervention of the user" and any technical effect becomes dependant on the "mental activities of the user".
More generally the Board held that where the provision or generation of data is a key feature of the invention, a technical effect may arise from "either the provision of data about a technical process" (such as status information on the operation of a machine or device) or from "the provision of data that is applied directly in a technical process". Neither applied in this case.
So what's the problem?
Turning back to the technical problem, the Board held that describing the problem underlying the alleged invention as " providing a technique which has greater flexibility and can provide results tailored to the user's preferences is not a technical problem and is too general. The Board added that even where the claimed subject matter was different from the prior art and no clear reason could be found for modifying the prior art, this does not mean that there is an inventive step. This reasoning - according to the Board a "non-technical prejudice fallacy" - disregards that it is not so much why, but rather how the prior art was modified. If conventional technical features are used and these perform their tasks in an obvious way, there is no technical reason why the skilled person would refrain from making changes to the prior art. To summarize, the skilled person is basically, in a technical sense doing the same thing: in this case he is planning a shopping trip where two or more items could be bought from multiple vendors, as opposed to the solution in the prior art: identifying just one vendor who has all the items available. The Board held that there was no technical reason why a skilled person would not make this particular modification.
Analysis
The Board did not depart from its "technical contribution" doctrine where even trivial technical claim features would be sufficient to escape the patentable subject matter exclusions ("software as such" and "presentation of information as such".
However, the Board appears to be raising the bar in certain respects, particularly by specifying the nature of the "interaction" that is required between technical and non-technical claim features. Applicants and litigants should take notice of the "red flags" that the Board raises for computer implemented inventions. Particularly, certain types claims may particularly be regarded as "suspect":
- claims that essentially deal with standard human behavioural concepts such as going to the bank or going shopping;
- claims that provide for a technical effect or outcome, depending on the reaction of the user;
- claims said to provide for abstract solutions such as "greater flexibility", "customization"," individualization" etc.; and
- claims using functional langue in combination with trivial/well known technical features (such as standard hardware), especially where the patent does not specify how (i.e. in which technical way) the conventional hardware is to be modified.
Noot onder Folien Fischer
D.F. de Lange, Noot onder HvJ EU zaak C‑133/11 (Folien Fischer/Ritrama), JBPr.
Een bijdrage van Daan de Lange, Brinkhof.
Arrest onder IEF 11924. IPR. Verordening (EG) nr. 44/2001 (EEX-Verordening); internationale rechtsmacht; grensoverschrijdende onrechtmatige daad; negatieve declaratoire vordering.
Een negatieve declaratoire vordering tot bepaling dat niet onrechtmatig werd gehandeld, valt onder de werkingssfeer van artikel 5(3) EEX-Verordening. Als de omstandigheden die in de negatieve declaratoire vordering aan de orde zijn, aanknoping kunnen rechtvaardigen met de staat van de schade veroorzakende gebeurtenis of waar de schade zich heeft voorgedaan of kan voordoen, kan de rechter van een van deze twee plaatsen zich op grond van art. 5(3) EEX-Verordening rechtsgeldig bevoegd verklaren om kennis te nemen van die vordering, ongeacht de vraag of deze is ingesteld door de vermeende benadeelde van een onrechtmatige daad of door de potentiële schuldenaar van een daarop gebaseerde vordering.
Uit deze rechtspraak zou men kunnen afleiden dat ook bij andere ‘Streudelikten’ de omvang van de rechtsmacht van de rechter van het Erfolgsort beperkt moet blijven tot het territoir van het desbetreffende land. Zo heeft ook de Nederlandse rechter het Shevill-arrest in de (intellectuele eigendoms)praktijk toegepast (zie bijvoorbeeld Th.C.J.A. van Engelen, Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht, Den Haag: BJu 2007, nr. 458.). Een en ander zou betekenen dat in de onderhavige casus de uitspraak van de Duitse rechter alleen betrekking zal hebben op de situatie in Duitsland. Of Folien Fischer en Fofitec in andere landen onrechtmatig jegens Ritrama hebben gehandeld, wordt daarmee dus nog niet beslist.
D.F. de Lange
Amsterdam, 12 september 2013
Beperkte toewijzing proceskosten in provisie motiveren
HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733 (Boston Scientific tegen OrbusNeich)
Zie eerder IEF 9915 en IEF 9209. Octrooizaak. Proceskostenveroordeling in incident (art. 1019h Rv). Nu de provisionele eis in eerste aanleg dezelfde strekking had als de vordering in de hoofdzaak had het hof dienen te onderzoeken welke extra kosten voor OrbusNeich met haar verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest met een specificatie of ten minste een beredeneerde schatting van die kosten.
Het hof kan niet zonder nadere motivering beslissen tot toerekening van een zesde deel van de totale proceskosten aan de provisie. Er is echter geen grond voor veroordeling tot terugbetaling van hetgeen op grond van het bestreden arrest reeds is voldaan. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof Den Haag en verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing. De Hoge Raad veroordeelt OrbusNeich in de kosten van het geding in cassatie.
3.2. (...) Het heeft omtrent die kostenveroordeling overwogen dat Boston Scientific zich heeft verweerd met de stellingen dat provisie en hoofdzaak zodanig samenhangen dat geen afzonderlijke kostenveroordeling in het incident is aangewezen en dat de door OrbusNeich voor de eerste aanleg opgevoerde totale kosten (€ 375.000) onevenredig zijn (rov. 3.1). Voorts, dat een afzonderlijke kostenvergoeding in het provisionele geschil (ook) in eerste aanleg op haar plaats is, aangezien een eventueel ongelijk van OrbusNeich in de bodemprocedure nog niet meebrengt dat de provisionele vorderingen achteraf bezien toch hadden moeten worden toegewezen, temeer nu de afwijzing van de provisionele vorderingen door de rechtbank berustte op de grond dat Boston Scientific daarbij onvoldoende belang had en niet op een oordeel omtrent de geldigheid van het octrooi of de gestelde inbreuk (rov. 3.2). Nadat het hof had overwogen dat OrbusNeich bij pleidooi in hoger beroep te kennen had gegeven het redelijk te achten een derde deel van haar proceskosten in eerste aanleg toe te rekenen aan haar verweer tegen de provisionele vorderingen (rov. 3.3), overwoog het hof (rov. 3.4):
“Het hof acht aannemelijk dat ook in eerste aanleg enige kosten zijn gemaakt ten behoeve van het verweer tegen de provisionele eis. Gelet op het zeer beperkte deel van de gedingstukken in eerste aanleg dat daaraan is gewijd, acht het hof een derde deel van de totale, in eerste aanleg gemaakte kosten, evenwel niet redelijk en evenredig. Het hof zal van die totaalkosten een zesde deel toerekenen aan het verweer tegen de provisionele vordering. OrbusNeich heeft de door haar in eerste aanleg gemaakte kosten nader begroot op € 371.348,71 (productie 31 bij akte van 19 januari 2012). Een zesde daarvan komt uit op (afgerond) € 61.891,-. Grief 2 van OrbusNeich slaagt in zoverre.”
(...)
3.3.4 Deze klachten, bezien in hun onderlinge samenhang, slagen. Nu de provisionele eis in eerste aanleg dezelfde strekking had als de vordering in de hoofdzaak – en het verweer tegen de provisionele eis zich derhalve slechts hierin van dat in de hoofdzaak onderscheidde dat werd aangevoerd dat en waarom voor een voorlopige toewijzing van het gevorderde geen grond bestond – had het hof, daartoe door OrbusNeich met een specificatie of ten minste een beredeneerde schatting van die kosten in de gelegenheid gesteld, dienen te onderzoeken welke extra kosten voor OrbusNeich met haar verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest. Bovendien kon het hof, dat vaststelde dat slechts een zeer beperkt deel van de gedingstukken in eerste aanleg aan dat verweer was gewijd, niet zonder nadere motivering beslissen tot toerekening van een zesde deel van de totale kosten aan de provisie, aangezien de toerekening van de door OrbusNeich opgevoerde totale kosten aan haar verweer in het incident recht dient te doen aan de hiervoor geschetste omstandigheid dat het bij de provisie slechts gaat om vergoeding van de extra kosten bovenop de kosten die toch al gemaakt moesten worden in de hoofdzaak.
3.3.3 Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof heeft miskend dat de partij die op de voet van art. 1019h Rv vergoeding van de volledige proceskosten vordert, de gevorderde kosten zo tijdig dient op te geven en te specificeren dat de wederpartij zich daartegen behoorlijk kan verweren, en dat dat verweer zich ook dient te kunnen toespitsen op de vraag welk gedeelte van de in rekening gebrachte kosten op het provisionele geschil betrekking heeft. Onderdeel 2.3 behelst de klacht dat het hof zijn beslissing om een zesde deel van de totaal door OrbusNeich gevorderde proceskosten in eerste aanleg toe te rekenen aan het verweer tegen de provisionele vordering, onvoldoende (begrijpelijk) heeft gemotiveerd, mede in het licht van de overweging dat slechts een zeer beperkt deel van de gedingstukken in eerste aanleg is gewijd aan het verweer tegen de provisionele eis.
3.4. Nu het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen, teneinde het hof alsnog te laten beoordelen welk gedeelte van de door OrbusNeich in eerste aanleg gevorderde proceskosten uitsluitend op het verweer tegen de provisionele eis betrekking heeft gehad, is de proceskostenvordering van OrbusNeich thans nog niet afgedaan. Bij deze stand van zaken bestaat geen grond voor een veroordeling tot terugbetaling van hetgeen door Boston Scientific aan OrbusNeich ter uitvoering van het bestreden arrest is voldaan, zoals Boston Scientific in cassatie heeft gevorderd.
Lees de uitspraak:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:HR:2013:CA1733 (pdf)
Beroepsfout merkengemachtigde door enkel nieuwe merknaam te registreren
Rechtbank Den Haag 25 september 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:12307 (NSpyre tegen Nederlandsch Octrooibureau)
NSpyre drijft sinds 1987 een onderneming die zich toelegt op het leveren van diensten op de markt van de hoogwaardige technische automatisering in vooral Nederland. Na een management buy out voert zij de bedrijfsnaam TASK24 en door een verloren kort geding sinds 2011 de naam NSpyre. NSpyre verwijt NLO een aantal beroepsfouten en stelt NLO aansprakelijk voor de daardoor geleden aanzienlijk schade.
Van MeMo2, het marketingbureau dat is ingeschakeld voor de rebranding naar TASK24, én eiseres mag worden verwacht dat zij zouden doorvragen naar de werkelijke bedoeling van het registreren van een merk. Het staat vast dat de merkgemachtigde zich slechts heeft beperkt tot het verrichten van de verzochte merkinschrijvingen. Het is het niet relevant of MeMo2 óf NSpyre als opdrachtgever van gedaagde moet worden beschouwd, omdat zij dezelfde beroepsnormen en zorgvuldigheid in acht had te nemen jegens de middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger. De rechtbank verklaart voor recht een beroepsfout is gemaakt door haar in juni 2008 in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de risico’s van de beoogde nieuwe merknaam TASK24.
4.2 Aldus mochten eiseres en MeMo2 in de voor eiseres zeer hectische periode van de management buy out in juni 2008 van gedaagde als gespecialiseerd merkgemachtigde redelijkerwijs verwachten dat zij adequate informatie zou verwerven en zou doorvragen naar de werkelijke bedoelingen, motieven en belangen van eiseres als de achterliggende opdrachtgever, en voorts dat zij aan eiseres rechtsreeks of via MeMo2 adequate, duidelijke en bedrijfsmatig relevante informatie en adviezen over merkenrechtelijke bescherming zou verschaffen - bij voorkeur schriftelijk om misverstanden te voorkomen -, zodat de achterliggende opdrachtgever bij wijze van informed consent verantwoorde keuzes zou kunnen maken en zich bewust zou zijn van de aan het gewenste nieuwe merk TASK24 eventueel verbonden risico’s. Ook mocht eiseres in dat verband redelijkerwijs verwachten dat gedaagde zich niet zou beperken tot verrichtingen waarom uitdrukkelijk was gevraagd door eiseres of MeMo2, maar dat gedaagde in de gegeven feitelijke omstandigheden ook zelfstandig zou beoordelen wat op het gebied van merkbescherming eventueel nog meer relevant was voor eiseres, en dat gedaagde over dat relevante meerdere duidelijk en tijdig zou adviseren aan eiseres.
4.3. Zoals beide advocaten hebben gesteld is het daarbij uiteindelijk niet relevant of MeMo2 of eiseres in dit geval als opdrachtgever van gedaagde moet worden beschouwd, omdat zij het erover eens zijn dat gedaagde jegens eiseres als achterliggende opdrachtgever dezelfde beroepsnormen en zorgvuldigheid in acht had te nemen als jegens de middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger MeMo2.
4.5 Het staat vast dat merkgemachtigde [X] van gedaagde zich in dit geval slechts heeft beperkt tot het verrichten van de verzochte merkinschrijvingen. Ook staat vast dat [X] over TASK24 slechts per telefoon en per e-mail vluchtig contact heeft gehad met [W] en [Y] en niet of nauwelijks - althans niet over de achterliggende motieven - met beleidsbepalende medewerkers zoals de heer [Z] van eiseres in deze voor eiseres belangrijke en hectische periode. Aldus heeft gedaagde als deskundige nagelaten om de werkelijke bedoelingen en mogelijkheden van deze voor haar nieuwe achterliggende opdrachtgever te achterhalen. Nu het volgens [W] om een heel belangrijke en grote opdrachtgever ging, was er des te meer aanleiding om die bedoelingen en mogelijkheden wel te onderzoeken. Indien gedaagde dat wel zou hebben gedaan, zo is vooral uit het verhandelde ter zitting gebleken, zou gedaagde erachter zijn gekomen dat eiseres niet zozeer geïnteresseerd was in en belang had bij de enkele merkregistratie, maar meer nog bij een goed advies over het beoogde merk TASK24 als al dan niet voor eiseres geschikte nieuwe merknaam en bedrijfsnaam. Vooral zou gedaagde bij doorvragen dan hebben bemerkt dat eiseres wel degelijk belang had bij een beschikbaarheidsonderzoek en bij een gedegen advies over de aan TASK24 als merk en handelsnaam eventueel verbonden risico’s en dat eiseres ook nog voldoende tijd en mogelijkheden had om bij een gerede kans op toekomstige serieuze verwijten van merkinbreuk nog te kiezen voor een ander merk en een andere bedrijfsnaam dan TASK24.
4.6 Dit professionele onderzoek en een daarop aansluitende advisering heeft gedaagde in juni 2008 echter jegens eiseres nagelaten. Dat is ook in strijd met haar gestelde beleid om (nieuwe) cliënten te adviseren om vooraf een beschikbaarheidsonderzoek te verrichten om onvoorziene aanspraken van derden te voorkomen.
De beslissing
De rechtbank:
- verklaart voor recht dat gedaagde jegens eiseres een beroepsfout heeft gemaakt door haar in juni 2008 in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de risico’s van de beoogde nieuwe merknaam TASK24, zoals door de rechtbank nader overwogen in de voorgaande alinea’s 4.1 t/m 4.9;
- veroordeelt gedaagde om aan eiseres te betalen de door die beroepsfout van gedaagde door eiseres geleden en daaraan toe te rekenen schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, zoals nader overwogen in de voorgaande alinea’s 4.10 t/m 4.15;Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
HA ZA 12-1418 (pdf)