Vzr. Rechtbank Breda, 21 augustus 2009, LJN: BJ5950, Takazumi B.V. tegen Aquadistri B.V. & Colombo B.V.

Merkenrecht. Merkdepot te kwader trouw. “Nu Takazumi geen begin van bewijs kan overleggen van haar bevoegdheid om andermans merknaam MIRACLE ANIMAL in de gehele Benelux op haar eigen naam te deponeren, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat aan haar inschrijving geen merkrecht toekomt. Haar vorderingen zullen hierom worden afgewezen. ”

4.3. Takazumi is in de Benelux rechthebbende op de inschrijving van het woordmerk MIRACLE ANIMAL voor onder meer voedingsmiddelen voor dieren. Op grond van artikel 2.20 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) is Takazumi bevoegd om zich tegen ieder ongeoorloofd gebruik van haar ingeschreven merk te verzetten. Ingevolge artikel 2.4 onder f van de BVIE kan aan een inschrijving echter geen merkrecht worden ontleend indien sprake is van een merkdepot te kwader trouw.

4.4. Aan de hand van een schriftelijke verklaring van fabrikant Tamon van het door hen verhandelde product stellen Aquadistri en Colombo dat Takazumi nimmer rechtsgeldige toestemming verkregen kan hebben om het woordmerk MIRACLE ANIMAL op haar eigen naam te laten registreren. Volgens Tamon wordt het product in haar opdracht geproduceerd door FFCRI, hebben Tamon en FFCRI nimmer direct contact gehad met Takazumi en heeft Tamon noch FFCRI aan Takazumi toestemming gegeven om de naam MIRACLE ANIMAL als merk te registreren.

4.5. Tegenover deze onderbouwde stelling van Aquadistri en Colombo dient Takazumi op haar beurt voldoende aannemelijk te maken dat er geen sprake is van een depot te kwader trouw. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is Takazumi daarin niet geslaagd.
Ter zitting is gebleken dat het product Miracle Animal niet door Takazumi zelf wordt geproduceerd maar door haar wordt ingekocht. Zij stelt dat het door haar verkochte product afkomstig is van producent FFCRI en dat zij van diens distributeur Good Life Planning Ltd. het recht heeft gekregen om dit product exclusief in Nederland te verhandelen en de merknaam MIRACLE ANIMAL te gebruiken. Uit de door haar ter onderbouwing van dit standpunt getoonde overeenkomst met Good Life Planning en een emailbericht, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet méér worden opgemaakt dan dat Takazumi het product Miracle Animal in Nederland mag verhandelen en dat zij in dat kader de merknaam MIRACLE ANIMAL mag gebruiken. Niet blijkt dat dit gebruiksrecht van de merknaam zich uitstrekt tot het recht om de merknaam in de Benelux te deponeren onder haar eigen naam. De stelling van Takazumi dat zij het recht tot depot mondeling van Good Life Planning heeft verkregen, acht de voorzieningenrechter zeer onwaarschijnlijk. Bovendien lijkt Good Life Planning geenszins bevoegd merkrechten toe te kennen of over te dragen, omdat zij als distributeur slechts een tussenpersoon is en de intellectuele eigendom bij een achterliggende partij zal berusten. De voorzieningenrechter laat in het midden of dat FFCRI is ofwel Tamon.

4.6. Nu Takazumi geen begin van bewijs kan overleggen van haar bevoegdheid om andermans merknaam MIRACLE ANIMAL in de gehele Benelux op haar eigen naam te deponeren, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat aan haar inschrijving geen merkrecht toekomt. Haar vorderingen zullen hierom worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle, 23 juni 2009, LJN: BJ6116, Eiseres tegen Gedaagde (uitgeefovereenkomst)

Auteursrecht. Uitgever schendt verplichtingen uit uitgeefovereenkomst. Wijzigen door redacteur uitgeverij gaan auteur veel te ver, maar uitgever geeft boek toch uit. Eiseres ziet haar vordering tot een verbod op de uitgave toegewezen.

2.8.  [gedaagde] heeft half juni 2009 het originele, ongeredigeerde manuscript gepubliceerd. In het colofon van het boek is de volgende tekst geplaatst:

“Noot van de uitgever: Na de ondertekening van de uitgeefovereenkomst bleek de auteur er geen prijs op te stellen dat er structurele, normale redactionele wijzigingen op het geleverde manuscript werden uitgevoerd. De structurele aanpassingen waren nodig om de tekst overzichtelijker en beter leesbaar te maken. Omdat de materie op zich te veel van belang en te interessant is om niet te worden uitgegeven, zijn wij nu helaas genoodzaakt de ongeredigeerde manuscripttekst te publiceren.”

(…) 4.4.  Het gaat in deze zaak om de vraag of [gedaagde] gerechtigd is het door [eiseres] aangeleverde originele manuscript zonder redactionele wijzigingen, en dus met alle spelfouten, grammaticale fouten én opmaakfouten, uit te geven.

4.4.1.  (…)  Op grond van de uitgeefovereenkomst rustte derhalve op [gedaagde] de taak om het boek te redigeren. Bovendien hebben partijen bij het sluiten van de uitgeefovereenkomst uitdrukkelijk besproken dat het boek in opdracht van [gedaagde] door de redacteur zou worden geredigeerd. Door toch een niet geredigeerde versie van het boek uit te geven heeft [gedaagde] derhalve gehandeld in strijd met artikel 3 lid 3 van de uitgeefovereenkomst.

4.4.2.  In dit verband is tevens van belang dat [eiseres], middels de hiervoor in rechtsoverweging 2.6. deels geciteerde brief van haar raadsman, [gedaagde] heeft gesommeerd niets uit te geven dan nadat [eiseres] de definitieve kopij heeft goedgekeurd. [gedaagde] wist derhalve dat [eiseres] niet wilde dat het boek ongeredigeerd werd uitgebracht. Zijn verweer dat hij ervan mocht uitgaan dat er overeenstemming was over het uitgeven van een ongecorrigeerd manuscript, snijdt dan ook geen hout.

4.4.3.  Uit de overgelegde stukken, met name de overgelegde (delen) van de emailcorrespondentie van partijen, blijkt dat [eiseres] duidelijk te kennen heeft gegeven aan [gedaagde] dat zij wenste dat haar manuscript qua grammatica en structuur werd geredigeerd. Het opnemen van een noot in het boek waarin is vermeld dat [eiseres] haar werk niet geredigeerd wenste te zien, is derhalve in strijd met de waarheid en onrechtmatig jegens [eiseres].

4.4.4.  Uit het voorgaande volgt dat [gedaagde] onrechtmatig en in strijd met de uitgeefovereenkomst heeft gehandeld door het boek ongeredigeerd en voorzien van een onjuiste noot op de markt te brengen. De aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid brengt mee dat [gedaagde] zich in dat geval niet kan beroepen op zijn uit de overeenkomst voortvloeiend recht om het werk uit te geven. (...)

Lees het vonnis hier.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 4 mei 2009, LJN: BJ6445, A  B.V. tegen de minister van VWS.

Tabaksreclame. Tabaksfabrikant levert economische bijdrage aan studentenvereniging B.I.L. Bijdragen aan borrel en logo met hyperlink naar rekruteringsgedeelte is namelijk geen sponsoring.

5.7  Het vorenoverwogene leidt het College, anders dan de rechtbank, tot het oordeel dat in het onderhavige geval onder de gegeven omstandigheden de door A aan het evenement geleverde economische bijdrage niet als sponsoring in de zin van de Tabakswet kan worden gekwalificeerd. Niet aannemelijk is dat A met haar bijdragen aan de bedrijvenborrel van de studievereniging en door plaatsing op de website van deze vereniging van een van haar naam en logo voorziene hyperlink naar het rekruteringsgedeelte van haar website het sponsoringverbod van artikel 5, eerste lid, Tabakswet heeft overtreden, zodat haar ten onrechte een boete is opgelegd. Gelet hierop behoeft hetgeen A overigens naar voren heeft gebracht geen verdere bespreking.

5.8  Mitsdien zal het College de aangevallen uitspraak, voorzover de rechtbank heeft geconcludeerd dat A het in artikel 5, eerste lid, van de Tabakswet neergelegde sponsoringverbod heeft overtreden, vernietigen en, doende wat de rechtbank zou behoren te doen, het beroep van A gegrond verklaren, het bestreden besluit van
8 september 2006 vernietigen en het boetebesluit van 15 april 2005 herroepen.

Lees de uitspraak hier.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 4 mei 2009, LJN: BJ6166, A  B.V. tegen de minister van VWS.

Tabaksreclame. Tabaksfabrikant sponsort het nationale discothekenweekend (inmiddels al weer ter ziele). Geen bewijs dat de gewraakte uiting is uitgegaan van de fabrikant.

5.4  (…) De verklaring die de medewerker van Koninklijk Horeca Nederland blijkens het proces-verbaal heeft gegeven, inhoudende dat de plaatsing van de bedrijfsnaam en het logo van A op de website dient te worden beschouwd als tegenprestatie in het kader van de strategische alliantie die partijen zijn aangegaan, heeft A ten stelligste betwist. Zoals reeds overwogen, vindt de juistheid van die verklaring van de medewerker van Koninklijk Horeca Nederland geen bevestiging in de tekst van de alliantieovereenkomst, terwijl overige gegevens en/of bescheiden die deze uitleg kunnen ondersteunen ontbreken. Dit gebrek kleeft evenzeer aan de stelling van de minister dat sprake zou zijn van een gebruik dat voortvloeit uit de wijze waarop sinds jaren aan de alliantieovereenkomst uitvoering wordt gegeven.

5.5  Gegeven het feit dat de met Koninklijk Horeca Nederland gesloten alliantieovereenkomst geen uitsluitsel biedt omtrent de betrokkenheid van A bij de hier aan de orde zijnde vermelding en in aanmerking genomen de betwisting dat de vermelding rechtstreeks of onrechtstreeks uit deze overeenkomst zou voortvloeien, dan wel dat A op enig andere wijze van die vermelding kennis heeft gedragen, is het College van oordeel dat het op de weg van de minister lag feiten en/of omstandigheden aan te dragen teneinde aannemelijk te maken dat A als overtreder van het verbod van artikel 5, eerste lid, Tabakswet dient te worden aangemerkt. Aangezien van enig overtuigend bewijs ter zake niet is gebleken, is het College, anders dan de rechtbank, van oordeel dat de minister zich ten onrechte bevoegd heeft geacht A een boete op te leggen.

Lees de uitspraak hier.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 4 mei 2009, LJN: BJ6450, A  B.V. tegen de minister van VWS.

Tabaksreclame. Tabaksfabrikant sponsort jazzweekend. Associatie met tabaksmerk door gebruik naam onderneming. Heel kort:

5.4  Het betoog van C dat uit de toevoeging “A” duidelijk blijkt dat met de vermeldingen enkel is beoogd naar de onderneming “A B.V.” te verwijzen, doet hier niet aan af. De toevoeging van het woord A neemt niet weg dat de naam van het muziekevenement (en/of dat van de hoofdsponsor) bij het publiek een associatie met het tabaksproduct van het merk “merknaam” opriep, enerzijds doordat de naam van een bekend sigarettenmerk daar in beduidende mate deel van uitmaakte en anderzijds doordat het font waarin de naam werd geschreven (alsmede het wapen dat werd gevoerd) zo sterk met dat van bedoeld sigarettenmerk overeenkwam dat slechts bij aandachtige bestudering verschil zal worden opgemerkt. De associatie die met het sigarettenmerk werd opgeroepen, heeft tot gevolg dat aan een tabaksproduct bekendheid werd gegeven dan wel dat product werd aangeprezen. Dat de gewraakte vermeldingen, naar C heeft gesteld, zijn gedaan in de context van ‘corporate communication’, in die zin dat C de intentie had als plaatselijk belangrijk werkgever aan haar omgeving te communiceren dat zij aan haar maatschappelijk verantwoordelijk ondernemerschap invulling geeft door aan het culturele leven in B bij te dragen, doet aan deze associatie met een sigarettenmerk niet af. Het bereik van de website, en dat van het evenement, was voorts geenszins beperkt tot personen die bekend zijn met de plaats die C op de arbeidsmarkt van de regio B inneemt. Aangezien sponsoring van evenementen of activiteiten een gangbare methode is om de naamsbekendheid van een product te vergroten, is aannemelijk dat menigeen bij de vermelding “A” veeleer een verband heeft gelegd met het sigarettenmerk.

5.8  Het College ziet geen grond voor het oordeel dat de omstandigheid dat C eerder dan andere tabaksfabrikanten zou worden geconfronteerd met het verbod op reclame en sponsoring doordat haar bedrijfsnaam verwijst naar de merknaam van een tabaksproduct, meebrengt dat het verbod jegens haar niet zou mogen worden toegepast. Het verbod strekt immers niet zo ver dat C de bedrijfsnaam (en “crest”) die zij van oudsher voert, niet meer mag gebruiken. Het College vermag niet in te zien dat niet van C kan worden verlangd dat zij rekening houdt met de consequenties die de verwijzing naar het gelijknamige sigarettenmerk, die haar ten opzichte van anderen overigens ook tot voordeel kan strekken, kan hebben voor de wijze waarop zij met haar bedrijfsnaam en/of -logo naar buiten treedt. 

5.9  Uit het voorgaande volgt dat de minister naar het oordeel van het College bevoegd was C voor overtreding van artikel 5, eerste lid, Tabakswet een boete op te leggen.

Lees de uitspraak hier.

Rechtbank Dordrecht, 2 september 2009, LJN: BJ6515, Deckers Outdoor Corporation tegen La Cheapa V.O.F.

Eindvonnis in IE zaak, met louter overwegingen betreffende proceskostenveroordeling (artikel 1019h Rv). Buitenlandse cliënt, dubbele advocaatkosten, stoppen met inbreuk voor de dagvaarding is uitgebracht, geen inspanning om de zaak buiten rechte te regelen. Zie tussenvonnis over merkenrecht en auteursrecht UGG Laarzen: Rechtbank Dordrecht, 24 december 2008, IEF 7458.

2.3.  De rechtbank kwalificeert deze zaak niet als een eenvoudige bodemzaak, zoals La Cheapa wil. Weliswaar is de zaak juridisch gezien niet erg ingewikkeld, maar daar staat tegenover dat Deckers een buitenlandse onderneming is. Het ligt voor de hand dat de communicatie tussen de Nederlandse advocaat en buitenlandse cliënt omslachtiger is, en dus van beide zijden meer tijd kost, dan tussen een advocaat en een Nederlandse cliënt. Voorts heeft La Cheapa volledig verweer gevoerd. Weliswaar was een aantal verweren bij conclusie van antwoord nogal beknopt, maar het is begrijpelijk dat Deckers er – door bewijs te verzamelen - op anticipeerde dat die verweren tijdens de comparitie na antwoord nader uitgewerkt zouden kunnen worden. Daarbij telt wederom mee dat het bewijs, zoals uit de producties blijkt, vooral in het buitenland verzameld moest worden.

2.4.  Deckers stelt dat de kosten van de Nederlandse advocaat € 9.206, 10 bedragen, de kosten van de Amerikaanse advocaat € 8.342, 20 en dat de Amerikaanse advocaat daarnaast facturen a € 6.412, 71 aan Deckers heeft gestuurd waarin de kosten van de Nederlandse advocaat zijn begrepen. Zonder nadere uitleg van Deckers (die zij niet heeft gegeven) kan hier niet anders uit worden afgeleid, dan dat de kosten van de Nederlandse advocaat (voor een deel) dubbel bij Deckers in rekening zijn gebracht. Dubbele advocaatkosten kunnen niet als redelijk en evenredig in de zin van artikel 1019h Rv worden aangemerkt. La Cheapa wijst daar terecht op. Daarom zal het bedrag van € 6.412, 71 verder buiten beschouwing worden gelaten. De totale advocaatkosten komen daarmee op € 17.548, 30.

2.5.  De rechtbank ziet in de omstandigheden van deze zaak aanleiding om niet dat volledige bedrag, maar 2/3 daarvan (€ 11.699, 00 dus) voor rekening van La Cheapa te laten komen. Dit op grond van de volgende overwegingen.  La Cheapa was al gestopt met inbreuk maken voordat de dagvaarding werd uitgebracht. Dit roept de vraag op of (het voortzetten van) deze procedure wel nodig was. Deckers heeft geen feiten naar voren gebracht waaruit blijkt dat zij zich daadwerkelijk heeft ingespannen om deze zaak buiten rechte te regelen. Tijdens de comparitie is daar ook geen helderheid over verkregen.
De rechtbank ziet geen aanleiding om meer dan 1/3 deel voor Deckers te laten. La Cheapa heeft immers ook geen feiten naar voren gebracht die de conclusie rechtvaardigen dat zij zich er op serieuze wijze voor heeft ingespannen dat buiten rechte een regeling tot stand kwam, zij heeft geen serieuze, met dwangsom versterkte, toezeggingen gedaan en zij heeft tegen alle vorderingen verweer gevoerd.

Lees het vonnis hier. 

Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen: De joggende moeder, de winkelende Prinses en de skiënde Kroonprins. Wat hebben zij gemeen?

“Met veel belangstelling heb ik de discussie tussen Dommering en Pinckaers in het onlangs verschenen nummer (nr. 4) van AMI gelezen. In die discussie staat centraal het arrest van het Amsterdamse Hof over de joggende moeder (Hof Amsterdam 27 januari 2009, AMI 2009/2 nr. 6 en IEF 7520 (De Rooij-Van den Boogaard/Hollandse Hoogte)). Wat in die zaak speelde en de beslissing van het Hof veronderstel ik bekend te zijn.

Waar ik in deze bijdrage vooral aandacht aan wil besteden is de vraag of de joggende moeder op grond van haar persoonlijkheidsrechtelijke (portetrecht)belangen zich tegen publicatie (door Hollandse Hoogte en de Consumentengids) had kunnen verzetten. Ik ga niet in op de vraag of in deze zaak wel of niet goed is geprocedeerd, of het Discodanser-criterium van de Hoge Raad wel of niet van toepassing is en of een succesvol beroep op de Wbp gedaan had kunnen worden.

Centraal staat de vraag of ‘een gewone, niet bekende Nederlander’ zich op grond van zijn persoonlijkheidsrechtelijke (portretrecht)belangen tegen onschuldige afbeeldingen van hem of haar met succes kan verzetten?

Dat mevrouw De Rooij een sterke zaak had, volgt m.i. uit EHRM 24 juni 2004, NJ 2005, 22 m.nt. Dommering (Caroline von Hannover). Het is merkwaardig dat niemand op dit arrest heeft gewezen. Natuurlijk, het ging in die zaak om een bekende persoon en de betreffende foto’s waren afgebeeld in een roddelblad, maar dat wil nog niet zeggen dat de in dat arrest door het EHRM geformuleerde rechtsregels alleen gelden voor winkelende Prinsessen en skiënde Kroonprinsen, maar niet voor joggende voor het publiek onbekende moeders.

(…) Dat die foto niet compromitterend of diskwalificerend is doet er niet toe. Beslissend is of die foto bijdraagt aan een publiek debat. Het is volstrekt duidelijk dat de betreffende foto van mevrouw De Rooij daaraan geen enkele bijdrage levert en om die reden haar verbodsvordering toegewezen had moeten worden. Ik vind het dan ook jammer dat de Voorzieningenrechter in het Argentijnse (ski)vakantiefoto’s-vonnis van vorige week in r.o. 4.6 niet meer afstand heeft genomen van deze beslissing van het Hof. 

Lees het volledige artikel hier.

Rechtbank Amsterdam, 28 augustus 2009 LJN: BJ6330, Willem-Alexander Máxima Catharina-Amalia tegen The Associated Press.

Vonnis in de zaak van Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima en Prinses Amalia tegen The Associated Press over vakantiefoto's. Het wordt gedaagde AP verboden om vier foto’s van eisers die zijn gemaakt tijdens een privé-vakantie in Argentinië nog langer openbaar te maken of te koop aan te bieden.

Geoordeeld is dat aan eisers privacybescherming toekomt, wanneer zij in privé optreden. Zij behoeven er niet steeds op bedacht te zijn dat privé-foto’s ter publicatie aan de media kunnen worden aangeboden. Alleen indien een privé-foto een nieuwsfeit behelst en/of bijdraagt aan een publiek debat over een onderwerp dat van maatschappelijk belang is, mag die privé-foto ook zonder toestemming van eisers worden gepubliceerd. Bij de vier vakantiefoto’s is dit niet het geval zodat het verbod deze vier foto’s verder te verspreiden zal worden toegewezen. De privacybescherming van eisers weegt in dit geval zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van AP. Dat de foto’s neutrale beelden geven, is in deze zaak niet doorslaggevend. Anders dan AP heeft aangevoerd, levert dit verbod geen censuur op maar volgt dit uit artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (“recht op privacy”). AP publiceert de foto’s weliswaar niet zelf, maar als leverancier van de foto’s handelt ook zij onrechtmatig.

Het aan AP opgelegde verbod beperkt zich tot de vier vakantiefoto’s. Eisers hadden een ruimer verbod gevorderd, maar hieronder zouden ook toekomstige, nog niet bestaande foto’s kunnen vallen. Of in de toekomst privé-foto’s van eisers mogen worden verspreid en gepubliceerd hangt af van de vraag of die foto op dat moment nieuwswaarde heeft en/of bijdraagt aan een publiek debat over een onderwerp van maatschappelijk belang. Dit kan niet op voorhand worden beoordeeld. Toewijzing van dit ruime verbod zou een te grote inperking vormen van de vrijheid van meningsuiting van AP.

De Mediacode rechtvaardigt evenmin de toewijzing van een verbod dat verder strekt dan de vier foto’s. De Mediacode kan niet als een bindende overeenkomst worden aangemerkt. Het staat eisers weliswaar vrij om voorwaarden te stellen aan het nemen van foto’s op de zogenaamde mediamomenten, maar voor beantwoording van de vraag of privé-foto’s zonder toestemming van eisers mogen worden gepubliceerd is de Mediacode niet beslissend. Voor alle media geldt, los van het al of niet meedoen aan een mediamoment, het toetsingskader zoals hiervoor weergegeven. (Persbericht rechtbank)

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht , 27 augustus 2009, LJN: BJ6328, Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland tegen de Raad van Bestuur van de NMA. Aan het geding heeft mede als partij deelgenomen Vereniging Bureau voor Muziekauteursrecht (BUMA)

Auteursrecht. Eerst even voor jezelf lezen. Klacht van eiseres betreffende tarieven die Buma in rekening brengt aan radio-omroepen. Eiseres meent dat Buma, door tariefdiscriminatie en excessieve tarieven, misbruik maakt van haar economische machtspositie, en daarmee art. 24 Mw overtreedt. Voorts klaagt eiseres dat de door Buma met buitenlandse collectieve beheersorganisaties gesloten wederkerigheidsovereenkomsten in strijd zijn met art. 6 Mw. Klacht is afgewezen. Bezwaar ongegrond, beroep ongegrond.
 
Lees de uitspraak hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem , 28 augustus 2009, LJN: BJ6313, Levola Hengelo B.V. & De Zuivelhoeve Productie B.V. tegen Lidl Nederland GmbH (Afbeeldingen met dank aan Josine van den Berg & Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Vormmerken zuivelemmertje. Boer’n Yoghurt IV. Levola + De Zuivelhoeve/Lidl. Onderscheidend vermogen als gevolg van inburgering naar aanleiding van marktonderzoek. Overeenstemmende totaalindruk. Direct en indirect verwarringsgevaar. Volgt onder meer gebod aan Lidl tot staking van iedere verdere vervaardiging, marketing, verkoop en in voorraad hebben van onderlegde yoghurt in de verpakking van ‘Oma’s Yoghurt’. (Klik op afbeelding voor vergroting. Boven: Zuivelhoeve, onder: Lidl) Een samenvatting in citaten:

 4.4.  Het gaat in deze zaak - kort gezegd - om de vraag of Lidl door het op de markt brengen van onderlegde yoghurt in de verpakking van ‘Oma’s Yoghurt’, zoals hiervoor onder 2.7 weergegeven, inbreuk maakt op de merkrechten van De Zuivelhoeve als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b en/of sub c BVIE. Bij de vraag of sprake is van merkinbreuk dient in de eerste plaats te worden nagegaan of het gedeponeerde merken betreft, maar ook - indien de merken zijn gedeponeerd - of die merken geldig zijn.

Nietigheid: 4.6.  Ten aanzien van de geldigheid van het vormmerk is van belang dat Lidl De Zuivelhoeve in een bodemprocedure heeft gedagvaard voor de rechtbank Almelo, teneinde de nietig- en/of vervallenverklaring van dat vormmerk van De Zuivelhoeve te bewerkstelligen. (…) In dit kader is van belang dat het beroep van Lidl op de nietigheid en het vervallen zijn van het vormmerk van De Zuivelhoeve in kort geding slechts kan slagen indien er redelijke kans bestaat dat de bodemrechter de vorderingen tot nietig- en/of vervallenverklaring zal toewijzen.

4.7.  (…) dat de nietigheidsgronden (…) door Lidl worden ingeroepen, voor zover De Zuivelhoeve zich op het standpunt zou stellen dat haar merkinschrijvingen beogen de (transparante) emmervorm als zodanig als merk te beschermen. Vastgesteld moet echter worden dat De Zuivelhoeve een dergelijk standpunt niet inneemt. De Zuivelhoeve beroept zich voor wat betreft haar vormmerk op een combinatie van elementen, zoals hierna nog nader zal worden besproken, en niet op de transparante emmer als zodanig.

4.8.  Voorshands geoordeeld leidt het voorgaande dan ook tot geen andere conclusie dan dat het beroep van Lidl op de nietigheid van het vormmerk van De Zuivelhoeve in dit kort geding als zodanig niet behoeft te worden beoordeeld. (…)

Non usus: 4.9.  (…) De Zuivelhoeve heeft ter zitting gesteld dat de opdruk van de verpakkingen van De Zuivelhoeve pas in oktober 2005 is gewijzigd, zodat de vijfjaarstermijn nog lang niet is verstreken. Zij heeft daarbij verwezen naar de in het geding gebrachte advertenties van supermarkten, die aantonen dat de meegedeponeerde opdruk in 2005 nog werd gebruikt. Gelet hierop, alsmede op het feit dat Lidl haar stelling op dit punt niet nader heeft onderbouwd, acht de voorzieningenrechter vooralsnog niet aannemelijk dat de bodemrechter de vordering tot vervallenverklaring zal toewijzen. Hierbij speelt bovendien een rol dat, zoals hierna nog zal blijken, de meest in het oog springende elementen van het vormmerk van De Zuivelhoeve gedurende de afgelopen periode niet zijn gewijzigd.

4.10.  Gelet op de stellingen van Lidl in dit kort geding moet vooralsnog worden aangenomen dat niet of niet langer in geschil is dat De Zuivelhoeve op zichzelf een geldig merkrecht heeft verkregen op de verpakking van de door haar geproduceerde en verhandelde onderlegde yoghurt. Het betreft een vormmerk met elementen van een beeldmerk, bestaande uit een combinatie van:
1)  de driedimensionale vorm van een emmer,
2)  de transparantie van deze emmer,
3)  het als gevolg van de transparantie duidelijk zichtbare beeld van de gescheiden lagen (donkergekleurd) fruit en (lichtgekleurde) yoghurt in een bepaalde verhouding, en
4)  de op de emmer aangebrachte woorden en afbeeldingen (de opdruk).

Onderscheidend vermogen / inburgering: 4.11.  Partijen verschillen echter van mening over de vraag of het vormmerk van De Zuivelhoeve onderscheidend vermogen bezit. Zoals ook in de arresten van het gerechtshof ’s-Gravenhage van 27 maart 2003 en 26 juni 2003 en het arrest van het gerechtshof Arnhem van 26 oktober 2004, die alle gewezen zijn in procedures van De Zuivelhoeve tegen andere aanbieders van onderlegde yoghurt ter zake van merkinbreuk, moet worden geoordeeld dat de vorm van een emmer als zodanig, evenals het element ‘transparantie’, op zichzelf niet gemonopoliseerd kan worden, zodat in beginsel (ernstig) kan worden betwijfeld of een vormmerk dat is gebaseerd op deze elementen onderscheidend vermogen bezit. Van belang is echter ook dat het gerechtshof Arnhem naar aanleiding van een door Interview NSS gehouden marktonderzoek, d.d. 26 november 2003, heeft geoordeeld dat het vormmerk door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. (…)

(…) 4.12.  De Zuivelhoeve heeft het hiervoor genoemde marktonderzoek ook in de onderhavige procedure in het geding gebracht. Dit marktonderzoek toont voldoende aan dat de totaalindruk van een transparante emmer met onderlegde yoghurt door een aanmerkelijk deel van het relevante publiek wordt geïdentificeerd en geassocieerd met De Zuivelhoeve. Gelet hierop, alsmede op hetgeen De Zuivelhoeve hierover ter zitting nog naar voren heeft gebracht (gewezen wordt op nr. 117 e.v. van de pleitnota van De Zuivelhoeve), ziet de voorzieningenrechter geen grond om op dit punt thans anders te oordelen dan het gerechtshof Arnhem heeft gedaan. Dit betekent dat vooralsnog ervan wordt uitgegaan dat het vormmerk van De Zuivelhoeve als gevolg van inburgering (voldoende) onderscheidend vermogen heeft verkregen (…).

Inbreuk: 4.13.  De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is, of Lidl met haar verpakking van ‘Oma’s Yoghurt’ op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het aan De Zuivelhoeve toekomende vormmerk.

4.16.  Met inachtneming van het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het vormmerk van De Zuivelhoeve - vanwege de geringe onderlinge verschillen tussen de gedeponeerde vormmerken wordt hier bedoeld de drie gedeponeerde vormmerken tezamen - en de verpakking van ‘Oma’s Yoghurt’ van Lidl in grote mate met elkaar overeenstemmen. De meest in het oog springende elementen van het vormmerk van De Zuivelhoeve zijn, mede gelet op het marktonderzoek, voor de gemiddelde consument de vorm en het beeld van de transparante emmer, gevuld met onderlegde yoghurt. Juist deze elementen komen ook allemaal terug in de verpakking van ‘Oma’s Yoghurt’ van Lidl. Hoewel de emmer van Lidl iets groter is dan de emmer van De Zuivelhoeve en de op de emmer van Lidl aangebrachte woorden en afbeeldingen in zekere mate verschillen met de op de emmer van De Zuivelhoeve aangebrachte woorden en afbeeldingen (de zijkant van de emmer van Lidl is, in tegenstelling tot die van De Zuivelhoeve, in het geheel niet bedrukt), doet dit niet af aan de totaalindruk van beide verpakkingen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat aan de punten van gelijkenis meer gewicht moet worden toegekend dan aan de verschillen. De hiervoor genoemde punten van gelijkenis zijn in dit geval zeer bepalend voor de totaalindruk.

4.17.  (…) Daardoor kan er ook dusdanige verwarring bestaan over de herkomst van ‘Oma’s Yoghurt’ van Lidl, dat de gemiddelde consument kan menen dat dit product afkomstig is van De Zuivelhoeve. Hieraan doet niet af dat, zoals Lidl heeft gesteld, ‘Oma’s Yoghurt’ van Lidl uitsluitend in filialen van Lidl verkrijgbaar is, terwijl de onderlegde yoghurt van De Zuivelhoeve nooit in filialen van Lidl wordt verkocht. Voorshands geoordeeld is niet aannemelijk dat sprake is van ‘gescheiden publieken’ of totaal verschillende verkoopkanalen.

(…) 4.20.  Uit het voorgaande volgt genoegzaam dat Lidl in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het beroep van De Zuivelhoeve op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, evenals het beroep op onrechtmatig handelen, kan dan ook onbesproken blijven.

Proceskosten: 4.23.  (…) Partijen hebben ter zitting aangegeven dat zij in dit kader zijn overeengekomen het salaris van de advocaat/advocaten te begroten op
€ 30.000,00.

Lees het vonnis hier.