Rechtbank Den Haag 7 februari 2023, IEF 21223; LS&R 2155 ECLI:NL:RBDHA:2023:1243 (Hotgen tegen Chinachem c.s.) Hotgen is een Chinese onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verhandeling van diverse biotechnologische producten, waaronder Covid-tests. Zij is daarnaast houdster van het voor waren in de klassen 5 en 10 ingeschreven Unie-beeldmerk Hotgen. Op 22 november 2022 heeft de douane Groningen zo’n 260.000 antigenentest in beslag genomen op verdenking van merkinbreuk. Hotgen heeft aangegeven dat de goederen niet van haar afkomstig zijn. De verpakking wijkt namelijk op een aantal punten af van de originele Hotgen Covid-testers. Hotgen heeft een verzoek gedaan aan de douane tot optreden tegen inbreuken op het Hotgen-merk en heeft ingestemd met het verzoek tot vernietiging van de inbeslaggenomen antigenentesten.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 9 februari 2023, IEF 21222, IEFBe 3618; N. 2017524 (Pepsi tegen Paupsy) Op 5 november 2021 heeft opposant, Pepsi, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Benelux-woordmerk Paupsy voor diensten in de klassen 18 en 25. Opposant stelt dat beide tekens dezelfde lengte en structuur hebben. Beide hebben namelijk drie gemeenschappelijke letters die in ongeveer dezelfde volgorde staan. Fonetisch gezien (Frans) bestaat het teken daarnaast uit twee lettergrepen en is het ritme en intonatie hetzelfde. Opposant benadrukt dat de eerste lettergreep begint en eindigt met de dominante letter P en voorts dat het begin van de tweede lettergreep dezelfde uitspraak kent (Frans: SI/SY). Verweerder voert hiertegen in dat het ene teken uit vijf letters bestaat en het andere uit zes. Daarnaast verschilt de klank van de eerste lettergreep (Frans: Pèp…/Pòep…).

Nieuw op het programma, een internationale 'Merkenspecial'. Met Remco Klöters (Van Kaam) als dagvoorzitter bespreken Huib Berendschot (AKD), Pieter Braam (Team IER Douane) en Egbert van der Werff (Team IER Douane) de juridische en praktische aspecten van grensoverschrijdende merkenzaken.

Datum: woensdag 5 april
Accreditatie: 3 punten
Tijd: 14.00 - 17.15 uur, met aansluitend borrel. Inloop vanaf 13.30 uur

Aanmelden kan via deze link

Gerecht EU 21 december 2022; IEF 21221, IEFbe 3617; T‑44/22, ECLI:EU:T:2022:843 (MARLBORO tegen International Masis Tabak)  Deze zaak betreft de welbekende ‘red rooftop’ die op de sigarettenpakjes van het merk Marlboro prijkt. Het bestreden teken is afkomstig van een Armeense tabaksfabrikant, International Masis Tabak. Het Gerecht EU (eerste kamer) bevestigt dat het bestreden teken, die bescherming zoekt voor tabak en sigaretten (klasse 34), oneerlijk voordeel geniet van de reputatie van het eerdere merk. Het Gerecht merkt in dat verband op dat het teken van Masis puur figuratief is, gegeven het feit dat het verbale element onleesbaar is. Het Gerecht oordeelt daarnaast dat de twee tekens een dominant element gemeen hebben, te weten, een gekleurde veelhoek in het bovenste deel van het teken. Ondanks hun verschil (in kleur), hebben zij een zelfde impressie, namelijk dat van een witte driehoek. Masis Tabak is het niet eens met deze conclusie, gezien zij in hun verzoek van inschrijving hebben toeglicht dat de lijnen in vorm van een driehoek juist lijken op de toppen van een berg.  Het Gerecht oordeelt echter dat dit de perceptie van Masis betreft en niet die van het relevante publiek.

Noot van A. Ringnalda bij Hof van Justitie EU 3 maart 2022, IEF 21219; ECLI:EU:C:2022:152 (C-421/20) (Acacia tegen BMW) De regels voor het bepalen van het toepasselijke recht in gevallen van inbreuken op intellectueel eigendomsrechten binnen de Europese Unie worden in deze noot van A. Ringnalda besproken. Er zijn drie principes van toepassing: het territorialiteitsbeginsel, het beginsel van nationale behandeling en de locatie van inbreuken op unitaire IE-rechten. In het arrest Nintendo heeft het Hof van Justitie een nieuwe benadering gegeven voor het begrip 'land waar de inbreuk is gepleegd' in de zin van artikel 8 lid 2 Rome II-Vo. Het Hof richt zich op de feitelijke handeling die de oorsprong is van de inbreuk, in plaats van op de juridische inbreuk zelf. In het arrest AMS Neve is geoordeeld dat het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd, toepasselijk is en niet verwijzen naar het recht van een ander land. Vervolgens wordt de bevoegdheid van een rechter in gevallen van inbreuk op intellectueel eigendomsrechten en de mogelijke problemen met de toepassing van de Nintendo-regel besproken. Er wordt gesuggereerd dat het niet mogelijk is om beide bevoegdheidsregels tegelijkertijd te volgen en dat de specifieke omstandigheden van de zaak zorgvuldig bekeken moeten worden om te bepalen welk criterium van toepassing is.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 6 februari 2023, IEF 21218, IEFBe 3616; 2017106 (Sky International AG, opposant tegen Sky Health The Hague V.o.f., verweerder) Er is oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Benelux-woordmerk "SKY HEALTH" voor diensten in klassen 41 en 44 op 22 maart 2021. De oppositie is gebaseerd op verwarringsgevaar door identiteit of overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken. De beoordeling van de overeenstemming is gebaseerd op visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en de totale indruk. Het dominante element van het betwiste teken is "SKY", "HEALTH" wordt niet als onderscheidend beschouwd. Het Bureau oordeelt dat het betwiste teken visueel overeenkomt met andere merken die bestaan uit het woord "SKY". Het Bureau oordeelt dat de diensten identiek of zeer vergelijkbaar zijn met de ingeroepen merken en dat er verwarring kan ontstaan door de overeenkomst. Het argument van verweerder dat "SKY" beperkt onderscheidend is, wordt verworpen, omdat het feitelijke gebruik van de merken op de markt relevant is.

Rechtbank Noord-Nederland 7 februari 2023, IEF 21217; C/19/142354 / KG ZA 22-167 (XiltriX c.s. tegen Purple Q) In dit kort geding vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Purple Q inbreuk heeft gemaakt op de merken van XiltriX Holding, en dat er sprake is van misleidende en ongeoorloofde reclame door Purple Q. De voorzieningenrechter heeft Purple Q veroordeeld om ieder gebruik van het merk XILTRIX in de Benelux te staken en gestaakt te houden, en heeft Purple Q c.s. verboden om in welke vorm dan ook openbaar te uiten dat zij alle support, onderhoud, aanpassingen en/of uitbreidingen aan de systemen van XiltriX kunnen uitvoeren. Voorts is Purple Q c.s. verboden om in welke vorm dan ook negatief vergelijkende uitlatingen te doen over de handelwijze van Xiltrix met betrekking tot de systemen die XiltriX zelf heeft ontwikkeld. Ook is Purple Q verboden om enig aanbod tot het leveren van diensten aan derden te doen, die meer inhoudt dan waartoe Purple Q feitelijk in staat is. Purple Q is veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op haar website, alsmede tot betaling van de proceskosten.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2023, IEF 21216; ECLI:NL:GHSHE:2023:361 (appellant tegen Unipak) Arbeidsrecht. De kantonrechter heeft geoordeeld dat appellant zich aan het desbetreffende IE-beding (hierna: het IE-beding) dient te houden. De werkzaamheden die strijdig zijn met dit beding dient appellant te beëindigen. Het vonnis is aangevochten in hoger beroep en de appellant stelt dat hij het IE-beding niet heeft overtreden omdat het octrooi pas later is toegewezen en er geen sprake is van een uitvinding. Het hof beschouwt de werknemer als een deelnemer in het samenwerkingsverband voor de registratie van het octrooi en beoordeelt dat hij tijdens zijn dienstverband zijn werkzaamheden heeft gebruikt om het octrooi aan te vragen en dat deze acties in strijd zijn met de bepalingen in zijn arbeidsovereenkomst. Hierdoor heeft de werknemer volgens het hof een bepaling in de arbeidsovereenkomst overtreden. 

Rechtbank Rotterdam 1 maart 2022, IEF 21215; ECLI:NL:RBROT:2022:11890 (VT c.s., Innodox en eisers tegen AMS en gedaagden) Eiseres03 en eiseres04 eisen in reconventie dat de rechtbank Innodox beveelt om te stoppen met elke inbreuk op de auteursrechten en merkenrechten van eiseres04, waaronder het gebruik van beschermd videomateriaal en beeldmateriaal en elke inbreuk op de merken van eiseres03 en IDL. Eiseres04 beweert dat Innodox onrechtmatig en niet waarheidsgetrouw nieuws heeft gepubliceerd op de website en het YouTube-kanaal van Innodox en beweert dat dit nieuws inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres04 en afbreuk doet aan de reputatie van eiseres04. De rechter heeft beslist dat Innodox verboden is om inbreuk te maken op het merk van eiseres04, vooral door het gebruik van het merk eiseres03 op haar website en andere openbare publicaties. Het wordt Innodox echter niet verplicht om alle berichtgeving over eiseres04 te verwijderen en verwijderd te houden of om de website offline te houden. Er bestaat tussen partijen discussie over het merkrecht IDL, maar aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden beslist dat het merkrecht IDL aan Innodox toekomt. Daarom werd de vordering van eiseres 03&04 en eiseres05 over het gebruik van het merkrecht IDL afgewezen.

Gerechtshof Den Haag 31 januari 2023, IEF 21214; 200.309/01 (Tashian c.s. tegen JFS c.s.) In deze zaak hebben JFS c.s. diverse vorderingen ingesteld jegens Taishan c.s. op grond van inbreuk op auteursrecht, modellenrecht en slaafse nabootsing met betrekking tot door Taishan c.s. geproduceerde en verhandelde turntoestellen. In de hoofdzaak heeft de rechtbank de vorderingen ten aanzien van alle turntoestellen (grotendeels) toegewezen. Het hof beslist dat JF Sports de oorspronkelijke maker en rechthebbende van de springtafel is. Het hof oordeelt verder dat de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van de auteursrechten en de beschuldiging van slaafse nabootsing door JF Sports, maar niet bevoegd is om grensoverschrijdende maatregelen te nemen. Als de turntoestellen van Taishan ongeoorloofde kopieën zijn, zou het aanbieden hiervan op Nederlandse websites een inbreuk op JF Sports distributierecht vormen. Het hof oordeelt verder dat de vormgeving van de turntoestellen van Taishan, op de drievoudig gelaagde stijlen na, niet als intellectuele schepping kan worden beschouwd. Het hof is verder van oordeel dat de springtafel van JFS een intellectuele schepping is en het auteursrecht op het ontwerp bestaat. Verder oordeelt het hof dat JFS zich alleen voor de springtafel op auteursrechtelijke bescherming kan beroepen en de vorderingen voor de overige turntoestellen niet toewijsbaar zijn. Ten slotte is het nabootsen van een product dat niet langer beschermd wordt door intellectuele eigendom in beginsel toegestaan, tenzij dit tot verwarring bij het publiek leidt.