Met samenvattingen van zes uitspraken door Laurens Kamp, Simmons & Simmons LLP.
Modelrecht op stoel, een schoen, een tuinstoel, uiterlijk van een bus en wiel van een kinderwagen

OHIM Board of Appeal 25 mei 2012, R 970/2011-3 (Gandia Blasco S.A. v. Sachi Premium – Outdoor Furniture LDA) (stoel)

Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen de afwijzing van een verzoek tot nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 1512633-0001 voor een stoel. De Kamer van Beroep bevestigt de afwijzing door de nietigheidsafdeling en beslist dat het Gemeenschapsmodel nieuw is en beschikt over eigen karakter.

15 The Board agrees with the contested decision that the extract from the RCD ONLINE database related to the Community design No 000052113-0001 is evidence of disclosure prior to the filing date of the RCD on 14 May 2009 in the meaning of Article 7(1) CDR. This has not been disputed by the parties.

21 As correctly noted in the contested decision, the informed user is familiar with the basic features of the products to which the contested RCD relates, namely armchairs. The informed user, against whom individual character of the contested RCD should be measured, is whoever habitually purchases such an item and puts it to its intended use and has become informed on the subject by browsing through catalogues of armchairs, visiting the relevant stores, downloading information from the internet, etc. (see, by analogy, decision of the Third Board of Appeal of 18 September 2007 in case R 250/2007-3 -‘tavoli’) or a re-seller of such products. The informed user is familiar with the product at the level indicated in paragraphs 18-19 above.

23 The contested decision found that the freedom of the designer of armchairs is almost unlimited since armchairs can take any combination of colours, patterns, shapes and materials. The only limitation for the designer consists in that armchairs must be functional, namely that they must at least include a seat, a back rest, and two armrests. The Board agrees with this assessment, which has not been disputed.

29 The aforementioned differences in the designs are sufficient to deduce that they produce a different overall impression on the informed user. Consequently, the overall impression of the prior designs is not of such a nature as to deprive the RCD of its individual character pursuant to Article 6 CDR.

 OHIM Board of Appeal 1 juni 2012, R 2203/2010-3 (Joaquín Calderón Ruiz v. Camper S.L) (schoen)

Om u volledig te berichten (Hoewel alleen in het Spaans beschikbaar) Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen de toewijzing van een verzoek tot nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 562962-0003 voor een schoen. In zijn beslissing oordeelde de nietigheidsafdeling dat sprake was van het gebruik van verschillende Gemeenschapsmerken zonder toestemming van de merkhouder. De Kamer van Beroep bevestigt de beslissing van de nietigheidsafdeling zonder nadere motivering.

17 En el escrito de motivación en apoyo de su recurso, el titular no se centró en la causa de nulidad planteada en la decisión y no trató ninguna de las cuestiones analizadas en la misma, es decir el riesgo de confusión, la similitud visual y conceptual entre el modelo y las marcas, la identidad aplicativa. Por lo tanto, el recurso carece de fundamento.

18 La Sala considera que el modelo comunitario es nulo por utilizar la marca anterior y se remite, para evitar reiteraciones, a lo dictaminado en la resolución atacada que se debe dar por reproducida integralmente aquí.

OHIM Board of Appeal 27 april 2012, R 969/2011-3 (Giandia Blasco v. Sachi Premium-Outdoor Furniture LDA) (tuinstoel)

Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen een afwijzing door de nietigheidsafdeling van een verzoek tot nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 1513633-0003 voor een stoel. Model is nieuw. Toevoeging van kussens aan in het vormgevingserfgoed bekende stoel leidt niet tot een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker.

Toevoeging niet onderscheidende elementen.
Sachi Premium-Outdoor Furniture vraagt een Gemeenschapsmodel aan voor een tuinstoel, met daarin een aantal kussens. Het vormgevingserfgoed bevat al een vrijwel identiek model, maar dan zonder kussens.

In lijn met eerdere beslissingen van de Kamer van Beroep beslist de Kamer van Beroep dat de toevoeging van niet-onderscheidende elementen aan een bekend model niet leidt tot een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker (zie bijvoorbeeld zaak R 1701/2010-3). Het Gemeenschapsmodel is dan ook nietig wegens een gebrek aan eigen karakter.

17 The Board notes that there are differences between the contested design and the prior design in at least the following features: a) the contested RCD’s seat consists of four juxtaposed rectangular plates, while the prior design’s seat consists of three juxtaposed rectangular plates; and b) the contested RCD’s back consists of two juxtaposed rectangular plates, while the prior design’s back consists of a single rectangular plate that covers 2/3 of the armchair’s back, leaving an open space/hole in the back of the chair at lumbar height. The Board is of the opinion that these do not amount to what could be considered as being only immaterial details.

25 The contested decision found that the freedom of the designer of armchairs is almost unlimited since armchairs can take any combination of colours, patterns, shapes and materials. The only limitation for the designer consists in that armchairs must be functional, namely they must include at least a seat, a back rest, and two armrests. The Board agrees with this assessment, which has not been disputed.

31 The only relevant difference between the two designs at issue concerns the fact that the contested RCD also contains three cushions, which are not present in the previous design. The contested decision concluded that the overall impression produced on the informed user by the contested RCD differs from the overall impression produced by the prior design, in particular because the RCD includes three cushions absent in the prior design, without mentioning any other notable differences. The Board cannot echo this reasoning because it appears to lend legitimacy to the integral reproduction of an existing design, with the sole proviso that some other component customarily used in combination with the product in question be added, for example a rim provided with a tyre.

32 The overall impression produced by a design on the informed user must necessarily be determined also in the light of the manner in which the product at issue is used (see judgments of 22 June 2010, T-153/08, ‘Communications equipment’, para. 66 and of 14 June 2011, T-68/10, ‘Montres’, para. 78).

33 In the opinion of the Board, the fact that the RCD contains three cushions absentin the prior design only has a marginal impact on the overall impression given by the designs. In the case at hand the prior design is easily discernible in the RCD.The cushions are a feature that the respondent added to the earlier version of the armchair. Even though the cushions have thus become an element of the design of the armchair, they are a relatively marginal one, in the sense that the armchair – with or without the cushions – produces on the informed user the same overall impression. There is no indication that the cushions would be a fixed element in the design, on the contrary, they are usually ones that can be easily separated from the main product. In fact, they are often even sold and bought separately and as they are elements which often deteriorate with time, the buyer often has the option of replacing them with new ones at, at least in comparison with the actual structure of the armchair, a relatively low cost. These factors decrease the importance that can be given to these components for the evaluation of the overall impression. In the opinion of the Board, the informed user will give far more importance to the overall impression of the structures of the armchairs.

34 Therefore, the Board takes the view that the contested design inevitably creates the same overall impression on informed users as the prior design since it reproduces all the essential characteristics of the latter and, in order to differentiate itself, in addition to making only very slight and hardly noticeable variations, simply adds another component – three cushions – which can be usually coupled to this type of product in the course of the latter’s customary usage (see also decisions of 16 March 2010, R 337/2008-3, ‘Reductores’, para. 15 and of 12 July 2011, R 1701/2010-3, ‘Vehicles (Toys)’, para. 28).

35 Further, it could even be argued that the informed user will perceive the cushions simply as an accessory, as they are not a fixed element but one that can be easily separated from the main product. The cushions could be seen as an optional accessory – i.e. something that anybody using the chair may decide to use or not – and therefore could hardly be qualified as ‘a significant part of the design’ (see also decisions of 26 March 2010, R 9/2008-3, ‘Footwear’, paras 102 and 103 and of 12 July 2011, R 1701/2010-3, ‘Vehicles (Toys)’, para. 27).

OHIM Board of Appeal 2 mei 2012, R 104/2011-3 (Rosero v. VDL Bus & Coach B.V.) (uiterlijk van een bus)

Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen een afwijzing door de nietigheidsafdeling van een verzoek nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 810247-0001 voor een bus. Indienen van bewijs in hoger beroep toelaatbaar, nu beide partijen op het bewijs hebben gereageerd en geen van de partijen bezwaar gemaakt heeft.

De Kamer van Beroep oordeelt dat het Gemeenschapsmodel niet uitsluitend door technische functie is bepaald, ondanks dat de bus moet voldoen aan richtlijn 2001/85, waarin technische voorschriften zijn opgenomen waar een personenbus met meer dan acht zitplaatsen aan moet volden. Volgens de Kamer zijn er nog voldoende vormgevingskeuzes ten aanzien van de verlichting, ramen, de vorm van de voorkant van het voertuig etc. De geïnformeerde gebruiker is iemand die bussen aankoopt en deze verhuurt of gebruikt om tegen betaling mensen in te vervoeren. (hiermee wijkt de Kamer van Beroep af van de definitie van geïnformeerde gebruiker uit het Shenzhen-arrest (IEF 8930), waar werd verwezen naar de daadwerkelijke gebruiker, wat in dit geval de bestuurder van de bus zou zijn).

Hoewel het model nieuw is ten opzichte van vormgevingserfgoed, heeft het geen eigen karakter.

12 In accordance with Article 63(2) CDR the Office may disregard facts or evidence
which are not submitted in due time by the party concerned. However, the Office
is not prohibited from taking into account facts and evidence which are submitted
or produced late.

13 The Board considers that in the case at hand, the further evidence is admissible for the following reasons. First, the new evidence has been systematically notified to both parties, who have made observations on it. Neither party has specifically disputed the filing of further evidence.

14 Second, there is no time-limit for bringing an invalidity action before the Office and therefore taking into account facts and evidence submitted late by the parties, could contribute to ensuring that an RCD whose use could later successfully be challenged by means of further invalidity proceedings does not stay on the register (see, for example, decision of 14 October 2009, R-316/2008-3, ‘Fireplaces’, paragraph 20).

31 The degree of freedom of the designer of the medibus is disputed.  The  RCD proprietor claims that there is little freedom of design because of the requirements of EU law (Directive 2001/85/EC of 20 November 2001 relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition to the driver’s seat). The invalidity applicant denies that claim and contends that there is a considerable freedom of design because many different choices can be made as regards, for example, the design of lamps, windows, the shape of the front of the bus and the passengers’ part, etc.

32 The Board notes that the aforementioned Directive appears to deal with technical details of vehicles such as chassis types, number of passengers seated and standing, strength of superstructure, accessibility for persons with reduced mobility or wheelchair-users, maximum laden mass and certain length, width and height requirements. It does not  have an  impact on esthetic considerations and therefore does not appear to disprove the invalidity applicant’s claim that there is freedom of design regarding lamps, windows, shape of the front of the vehicle, etc. Moreover it is apparent from the evidence on file (in particular, Appendices 16- 24) that the design of medibuses varies significantly in terms of shape, size and form. In light of these considerations, the Board concludes that there is a reasonable degree of freedom of design.

34 In the present case, it would seem that the informed user is likely to be a professional bus operator who acquires such medibuses for the purpose of either renting them out to the general public or for conveying passengers for a fare. That user is likely to have become ‘informed’ by going to exhibitions, consulting reviews, and  creating  websites on which such buses are exhibited. The level of attention of the informed user may be assumed to be relatively high when using the products on which the designs are placed (see judgment of 20 October 2011, C-281/10P, ‘Metal Rappers’, paragraph 59).

37 In the Board’s opinion, the shape, dimensions and arrangement of the various overlapping features of the contested RCD of the ‘King’ bus are more important than differences in details. While there are undeniably differences between the two designs (some of which have been noted under the discussion on novelty, see above), they all relate to details and the Board has not been persuaded otherwise by anything that has been argued by the invalidity applicant. Moreover, the fact that the earlier design is in colour whereas the  contested RCD is in black and white is not a significant difference (see  judgment of  14 June 2011,  T-68/10, ‘Watches’, para. 67). For these types of product designs, an informed user will be guided by basic structures alone and not by differences in the details, which do not produce different overall impressions on him (see ‘Combustion Engine’ judgment, cited above, paragraph 40). This is true despite the relatively high degree of attention of the informed user when using the product and the reasonable degree of design freedom.

OHIM Board of Appeal 4 mei 2012, R 583/2011-3 (Coneco Szymocha Winiarski Spolka Jawna v. Dorel France SA) (wiel van een kinderwagen)

Gemeenschapsmodellenrecht. Hoger beroep tegen de afwijzing door de nietigheidsafdeling van een verzoek om nietigverklaring van Gemeenschapsmodel 152319-0005 voor een wiel van een kinderwagen. Beroepstermijn en wettelijk vermoeden van ontvangst kennisgeving OHIM. Zichtbaarheid van onderdeel van samengestelde voortbrengselen. Voorwaarden voor beroep op niet-nieuwheid en gebrek aan eigen karakter. Voorwaarden voor in aanmerking nemen nieuw bewijs in hoger beroep. Bewijskracht web.archive.org. Model is nieuw en heeft eigen karakter. Beperkte vrijheid van de ontwerper. Geen uitsluiting op grond van artikel 8 lid 1 GModVo.

Termijn voor het indienen van gronden voor hoger beroep
Als eerste beroept Dorel France zich op een overschrijding van de termijn voor het indienen van gronden voor hoger beroep, die op grond van artikel 57 GModVo vier maanden bedraagt. De Kamer van Beroep beslist dat de gronden voor het hoger beroep toch op tijd zijn ingediend.

Op grond van artikel 48 lid 3 GModVo wordt een kennisgeving bij aangetekende brief geacht op de tiende dag nadat de brief is gepost bij de geadresseerde te zijn bezorgd. De kennisgeving van de beslissing werd op 19 januari 2011 gepost. De kennisgeving wordt geacht tien dagen later, op 30 januari 2011, de geadresseerde te hebben bereikt. De schriftelijke uiteenzetting van de gronden van hoger beroep moet worden ingediend binnen vier maanden na de datum waarop de beslissing is medegedeeld (artikel 57 GModVo). De appellant had dan ook tot 30 mei 2011 voor het indienen van zijn gronden voor hoger beroep. Door deze gronden op 23 mei 2011 in te dienen heeft hij volgens de Kamer van Beroep geen termijn overschreden.

Bewijs
Kamer van Beroep beslist dat in hoger beroep nieuw bewijs ingediend kan worden indien dit bewijs verband houdt met eerder (tijdig) ingediend bewijs dat als onvoldoende werd beoordeeld. Een uittreksel uit het archief van archive.org geldt voorts als betrouwbaar bewijs.

11 Aux termes de l’article 48, paragraphe 3 du REDMC, lorsque la notification est  faite par lettre recommandée, avec ou sans accusé de réception, celle-ci est  réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après l'envoi par la  poste, à moins que la lettre ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à  une date ultérieure.

12 En l’espèce, la notification de la décision attaquée a été effectuée le  19 janvier 2011 par lettre recommandée. Par conséquent, la décision est réputée  avoir été remise à la demanderesse en nullité le 30 janvier 2011 au plus tard. Dès  lors, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait le  30 mai 2011. Le mémoire exposant les motifs du recours présenté par la demanderesse en nullité le 23 mai 2011 a donc été reçu dans le délai prévu par  l’article 57 du RDMC.

34 Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que, en l’espèce, la Chambre de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de prendre ou de ne pas prendre en compte les éléments de preuve complémentaires produits avec le mémoire de la demanderesse. En effet, rien ne saurait s’opposer à ce que soient pris en compte des éléments de preuve complémentaires, qui sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne la question de la 10 divulgation (voir, en ce sens, décision du 7 novembre 2011, R1823/2010-3, « Displays », point 11) et qui viennent simplement s’ajouter à d’autres éléments déposés dans le délai imparti, dès lors que les preuves initiales ne sont pas dépourvues de pertinence, mais ont été jugées insuffisantes (voir, par analogie, arrêt du 28 mars 2012, T-214/08, « Outburst », point 53 et suivants).

36 S’agissant, en troisième lieu, de l’impression d’une page provenant du site Internet https://web.archive.org (D3) présentée comme correspondant à l’apparence de l’archive de la page de l’offre d’une poussette de BÉBÉCAR, datée du 28 février 2003, la Chambre considère, contrairement à ce qu’a soutenu la division d’annulation, qu’il s’agit d’un élément de preuve fiable.

Grotendeels identieke beslissing:
OHIM Board of Appeal 4 mei 2012, R 564/2011-3 (Coneco Szymocha Winiarski Spolka Jawna v. Dorel France SA) (frame van een kinderwagen)

Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht
Een ingezonden pleidooi/column van Roland Wigman, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Scene 45-2. D/I* Gerechtsgebouw, de advocaat van een filmregisseur heeft zojuist gepleit in verband met de vordering tot ontbinding wegens onvoldoende exploitatie door de filmproducent van het –mede- door de regisseur gemaakte filmwerk. Aan het woord is de advocaat van de filmproducent.

Edelachtbare,

Met een beroep op art. 45d lid 5 jo. art. 25e leden 1 en 2 Aw. vordert mijn geachte collega ontbinding van de vermeende exploitatieovereenkomst tussen onze respectievelijke cliënten. Dit pleidooi roept, daargelaten de vragen naar de exploitatieplicht en –inspanning en de invulling van het begrip "niet voldoende", nog een aantal andere interessante vragen op.

Immers, ontbinding veronderstelt een overeenkomst en een tekortkoming. De overdracht van rechten ex art. 45d aan mijn cliënte echter heeft plaatsgevonden op grond van de wet: "bij gebreke van andersluidende (schriftelijke) afspraken". We mogen wel spreken van een 'verbintenis uit de wet', in ieder geval is géén sprake van een verbintenis uit overeenkomst.
Voorts legt art. 45d, noch art. 25e mijn cliënte enige verplichting op in de nakoming waarvan zij tekort kan zijn geschoten.

Bovendien, wij staan nu voor U, omdat een aantal makers hun instemming aan de ontbinding onthielden. Makers met wie mijn cliënte een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten en op wie art. 45d weer niet van toepassing is. Welnu vraag ik u: waar zijn die makers? Ik zie hen hier niet staan, ik hoor hun pleidooi niet. Weten zij van deze zaak? Mijn confrère zal zeggen dat de wet daartoe niet verplicht, maar acht u het niet vreemd dat u geacht wordt te oordelen over de rechtspositie van hen die niet weten dat u ook maar gevraagd bent om daarover te oordelen?

En wat gaat u – mogelijk – ontbinden? Art. 25e Aw. spreekt – ook in lid 2 – over de overeenkomst met de maker. Maar mijn cliënte heeft talloos veel overeenkomsten met evenzovele makers: de overeenkomst met de scenarist, de overeenkomst met de director of photography, de overeenkomst met d editor, de overeenkomst met de kledingontwerper, de overeenkomst met de production designer, enzovoorts.
Gaat u al deze overeenkomsten ontbinden? Terwijl al diegenen niet in deze procedure betrokken zijn? Of gaat u alleen het rechtsvermoeden van overdracht tussen mijn cliënte en de regisseur ontbinden? En wat betekent dat dan voor de exploitatie van de film?

U ziet u voor de vraag geplaatst of de wetgever dit allemaal heeft voorzien toen zij in art. 45d lid 5 art. 25e van overeenkomstige toepassing heeft verklaard. Waarschijnlijk niet.

U zult begrijpen dat ik betoog dat hier sprake is van een vergissing van de wetgever: er kan geen sprake zijn van een ontbinding van een rechtsvermoeden. Te meer niet nu dat rechtsvermoeden is geïntroduceerd ter wille van de rechtszekerheid. En ook niet omdat aan dat rechtsvermoeden geen verplichtingen zijn gekoppeld.
U wilt ook niet, u kunt niet, overeenkomsten ontbinden in deze zaak tussen de producent en personen die geen partij in dit proces zijn, waarvan de inhoud bovendien u en de wederpartij onbekend is en waarvan het maar geheel de vraag is of mijn cliënte tekort is geschoten in de nakoming van enige verplichting, met betrekking tot exploitatie of anderszins.

* D/I staat voor Dag/Interieur
Reageren op/in deze serie? redactie@ie-forum.nl

Tonen van portret imam in PVV-film ‘Fitna’ geen portretrechtinbreuk

Bijdrage van Reindert van der Zaal, Kennedy Van der Laan.

Zie ook IEF 11627.

Niemand zal de in 2008 door de PVV uitgebrachte film ‘Fitna’ zijn ontgaan. Dat geldt helemaal voor Imam Fawaz Jneid, wiens portret te zien is in deze film.

In Fitna worden onder meer beelden getoond van de 9/11 aanslagen en van de moord op Van Gogh. Kort na het tonen van deze terroristische aanslagen wordt in de film een fragment weergegeven van een interview van Netwerk, waarin de imam aan het woord komt. De imam meent dat met het laten zien van dit fragment inbreuk wordt gemaakt op zijn portretrecht, omdat hij daarmee ten onrechte wordt opgevoerd als boegbeeld van islamitisch extremisme in Nederland, en eist onder meer een schadevergoeding van Eur. 55.000,- van de PVV.

De rechtbank is in eerste aanleg wegens formeel-juridische redenen niet aan een inhoudelijke beoordeling toegekomen. Het Gerechtshof Amsterdam gaat wel inhoudelijk op de zaak in.

Zoals gebruikelijk in dergelijke portretrechtkwesties bekijkt het Hof of -in dit geval- de imam een redelijk belang heeft zich tegen de publicatie van zijn portret te verzetten, waarbij dit belang wordt afgewogen tegen het grondrecht van de PVV op vrijheid van meningsuiting. Het hof stelt voorop dat het fragment uit Netwerk onverknipt en integraal is vertoond en dat de imam zelf de publiciteit heeft opgezocht met het interview. De imam wist dus dat de beelden en uitlatingen bij het grote publiek bekend zouden worden en heeft hiervoor ook toestemming gegeven. Daar staat echter tegenover dat de toestemming alleen zag op uitzending van het fragment door Netwerk.

Van belang is daarom of het fragment in een zodanige context wordt geplaatst dat daarmee goede naam van de imam als geestelijk leider en in en buiten zijn geloofsgemeenschap wordt aangetast. Het Hof overweegt dat er een duidelijke ‘caesuur’ (knip in de film) is gemaakt tussen de aanslagen enerzijds (deel 1 van de film) en de islamisering in Nederland en de bijbehorende spanningsvelden anderzijds, zoals de discussie over eerwraak (deel 2 van de film). Aangezien het betreffende fragment duidelijk deel uitmaakt van het tweede deel van Fitna, oordeelt het Hof dat de kijker geen verbinding zal leggen tussen de imam en de terroristische aanslagen. Verder wordt de imam met de plaatsing van het fragment direct na een passage over eerwraak ook niet in zijn eer en goede naam geschaad, gelet op de zeer controversiële uitspraken die hij hierover zelf publiekelijk heeft gedaan.

Het Hof bekrachtigt vervolgens het vonnis van de rechtbank en stelt de imam daarmee in het ongelijk, waarmee ook de schadeclaim van Eur. 55.000,- van tafel is.

Vanuit portretrechtelijk perspectief is nog interessant om op te merken dat hier wordt bevestigd dat, als toestemming wordt gegeven voor publicatie van een portret, het vervolgens moeilijk is om een derde, met een beroep op het portretrecht, te verbieden dit portret in een identieke (of vergelijkbare) context te publiceren. Hetzelfde was aan de orde in de zaak Stichting Maroc vs. Schuld, waarvan een bespreking hier te vinden is.

Rechtbank 's-Gravenhage 1 augustus 2012, zaaknr. 410582/HA ZA 12-55 (Koninklijke DSM N.V. c.s. tegen A&S B.V. c.s.)

Octrooirecht. DSM was houdster van Europees octrooi EP 619947 B1 dat ziet op het mengen van instant droge gist met processing aids. Dit octrooi is door de oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau na oppositie herroepen. DSM heeft A&S c.s. ingeschakeld om haar bij te staan in de appelprocedure, welke door een beroepsfout is mislukt. Bij vonnis van 15 december 2010 heeft de rechtbank aansprakelijkheid van A&S c.s. vastgesteld en haar veroordeeld tot betalen van schadevergoeding aan DSM. Deze zaak betreft de schadestaatprocedure in navolging van voorgenoemde zaak. A&S c.s. vordert dat de rechtbank DSM beveelt bepaalde bescheiden te verstrekken.

De rechtbank oordeelt dat slechts een deel van de gevraagde bescheiden verstrekt dient te worden. Het andere deel van de bescheiden is onvoldoende bepaald en ontbreekt het rechtmatig belang bij inzage. Het incidenteel gevorderde wordt in beperkte vorm toegewezen. Partijen zijn door de rechtbank beide op punten in het ongelijk gesteld, waardoor de proceskosten worden gecompenseerd.

De rechtbank beveelt DSM een afschrift te verstrekken van de gespecificeerde bescheiden onder last van een dwangsom en verwijst de zaak naar de rol voor de conclusie van antwoord van A&S c.s.. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

4.2. De rechtbank is met DSM van oordeel dat de onder (v) gevorderde gegevenss te onbepaald zijn. Het gevorderde onder (viii) lijkt -mede gezien de toelichting in de pleitnota van A&S c.s. onder 18.1- te zien op dezelfde gegevens als onder (i) en in zoverre geldt daarvoor wat hiervoor is overwogen. Voor zover het ziet op andere gegevens is het eveneens onvoldoende bepaald.

4.3. In aanmerking nemend dat A&S c.s. het onder (vii) gevorderde bij pleidooi kennelijk heeft beperkt tot de ontbrekende sheets van de managementpresentatie van 29 november 2004 (zij neemt van DSM aan dat er slechts één relevante presentatie is geweest), is het gevorderde voldoende bepaald. A&S c.s. bestrijdt echter niet dat, zoals DSM stelt, de overige sheets geen betrekking hebben op de octrooien. Zij stelt dat deze sheets niettemin van belang zouden kunnen zijn voor de beoordeling van de stellingen van DSM over de aantasting van haar monopolypositie als gevolg van het verloren gaan van het octrooi. Deze veronderstelling is echter dermate speculatief dat een rechtmatig belang bij inzage ontbreekt.

4.7. Het incidenteel gevorderde dient gezien het voorgaande in beperkte vorm te worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd en een ruimere termijn voor nakoming van het bevel zal worden bepaald.

Rechtbank Arnhem 18 juli 2012, LJN BX3401 (Fietsplaza V.O.F. tegen V.O.F. Tweewielers)

Domeinnaam. Handelsnaamrecht. Eiser en gedaagde zijn concurrenten op het terrein van fietsenhandel, fietsverhuur en fietsenreparatie. Eiser heeft de handelsnaam Fietsplaza geregistreerd. Sinds 28 juli 1999 is zij rechthebbende op de domeinnamen www.[naam eiser]-fietsplaza.nl en www.[naam eiser]-fietsplus.nl. Gedaagde heeft op 5 december 2008 de domeinnaam www.[naam eiser]fietsplaza.nl laten registreren. De geregistreerde domeinnaam van gedaagde bleek op Tweede Paasdag 2009 doorgelinkt te zijn naar een harde pornosite.

De rechtbank oordeelt dat vaststaat dat er sprake is van pesterij van haar concurrent door gedaagde. Zulke pesterij kan de goede naam van eiser schaden. De handelingen van gedaagde worden onrechtmatig geacht. Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat sprake is van een inbreuk op de handelsnaam van eiser, of enig haar toebehorend merk. Er is niet gebleken van enige schade die door eiser is of kan worden geleden, daarom wijst de rechtbank de vordering tot schadevergoeding af.

De rechtbank verklaart voor recht dat door het laten registreren en doorlinken van de domeinnaam www.[naam eiser]fietsplaza.nl gedaagde onrechtmatig handelt jegens eiser. De proceskosten worden gecompenseerd.

Het voorgaande betekent naar het oordeel van de rechtbank dat vaststaat dat er sprake is van pesterij van haar concurrent door [Gedaagde]. Zulke pesterij, uitgevoerd in het kader van een concurrentiestrijd, kan de goede naam van [Eiser] schaden. Daarom acht de rechtbank deze pesterij onrechtmatig.

Er is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gesteld om uit het laten registreren van de domeinnaam door [Gedaagde] te kunnen concluderen dat er sprake zou zijn van inbreuk op de handelsnaam van [Eiser] of, overigens, enig haar toebehorend merk.

De vordering tot verklaring voor recht dat [Gedaagde] door het laten registreren van de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl onrechtmatig jegens [Eiser] handelt, is toewijsbaar.

Eveneens toewijsbaar is de verklaring voor recht dat [Gedaagde] met het doorlinken van de domeinnaam www.[Naam eiser]fietsplaza.nl naar pornografische content onrechtmatig jegens [Eiser] handelt, nu dit handelen onrechtmatig is. De rechtbank komt tot toewijzing van de vordering op dit onderdeel omdat vaststaat dat [Gedaagde] de mogelijkheid tot doorlinken heeft en omdat de pesterij van [Eiser] door [Gedaagde] vaststaat. Dat [Gedaagde] de hierboven bedoelde link aangebracht heeft, is, zoals reeds is overwogen, slechts een vermoeden.

Op andere blogs:
Abcor (online concurrentje pesten)
DeGier, Stam weblog (Domeinnaam die lijkt op de naam van je concurrent koppelen aan een pornowebsite)
DomJur nummer:2012-878

Rechtbank Haarlem 1 augustus 2012 , LJN BX3596 zaaknr. 172240/HA ZA 10-1091 (Bacardi tegen Onafhankelijke Horeca Distributie  B.V.)

Uitspraak ingezonden door Mark Tsoutsanis en Paul Wezelenburg, RWV advocaten.

Merkenrecht. Bacardi is houdster van onder meer de Benelux woord- en beeldmerken BACARDI die zijn ingeschreven voor alcoholhoudende dranken. OHD is een groothandel in dranken. Zij brengt in Nederland originele producten van Bacardi, voorzien van de woord- en/of beeldmerken BACARDI op de markt. Deze heeft zij niet van Bacardi betrokken, noch heeft zij hiervoor toestemming verkregen. De bij OHD aangetroffen flessen BACARDI zijn door Bacardi oorspronkelijk buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) op de markt gebracht en vervolgens zijn deze zonder toestemming binnen de EER door OHD op de markt gebracht. Bacardi vordert onder meer een verbod op het maken van merkinbreuk.

OHD heeft een derde partij in vrijwaring opgeroepen. Hierbij vordert zij dat de derde partij wordt veroordeeld om te betalen hetgeen waartoe OHD in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld. De inbreukmakende producten heeft OHD van de derde partij betrokken, waarbij OHD stelt dat deze derde heeft gegarandeerd dat de geleverde producten niet inbreukmakend waren.

De rechtbank stelt vast dat er sprake is van een merkinbreuk door OHD ten aanzien van de BACARDI producten. Het merkinbreukverbod zal worden toegewezen, zij het dat dit wordt beperkt tot een verbod op inbreuk op het woord- en/of het beeldmerk BACARDI. Dat het voor OHD niet mogelijk is om te achterhalen of voorziene producten met toestemming van Bacardi binnen de EER in de handel is gebracht, doet niet af aan het voorgaande. Vordering tot schadevergoeding van Bacardi wordt afgewezen. De rechtbank matigt de proceskostenvergoeding. De rechtbank oordeelt dat OHD niet heeft aangetoond dat zij de inbreukmakende flessen van de derde partij heeft betrokken. De vordering van OHD jegens de derde partij in vrijwaring zal dan ook worden afgewezen.

De rechtbank veroordeelt OHD onder meer merkinbreuk te staken en gestaakt te houden onder last van een dwangsom. In vrijwaring wijst de rechtbank de vorderingen af en veroordeelt OHD in de proceskosten.

In de hoofdzaak
5.6. Het voorgaande brengt mee dat de door de Bacardi gestelde inbreuk op haar woord- en/of beeldmerk BACARDI ten aanzien van de totaal 56 BACARDI producten als vermeld onder 3.3 - 3.4 vaststaat. Het gevorderde merkinbreukverbod zal derhalve worden toegewezen zij het dat dit gezien de thans geconstateerde merkinbreuk zal worden beperkt tot een verbod op inbreuk op het woord- en/of het beeldmerk BACARDI. Gesteld noch gebleken is dat OHD zich ook overigens schuldig maakt of zal maken aan inbreuk op ander merken van Bacardi.

5.7. Dat het voor OHD -zonder hulp van Bacardi- niet mogelijk is om te achterhalen of van het woord- en/of het beeldmerk BACARDI voorziene producten door of met toestemming van Bacardi binnen de EER in de handel zijn gebracht, is niet ter zake dienend nu verwijtbaarheid op grond van artikel 2.20 BVIE niet is vereist voor toewijzing voor een verbod op merkinbreuk.

5.14. Bacardi vordert tevens een verklaring voor recht dat OHD aansprakelijk is voor alle door Bacardi geleden en nog te lijden schade. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Bacardi evenwel onvoldoende gesteld dat er schade is geleden. In het licht van de beperkte omvang van de merkinbreuk acht de rechtbank evenmin zonder meer aannemelijk dat er schade is geleden, zodat deze vordering zal worden afgewezen.

5.15. OHD zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de hoofdzaak in de proceskosten aan de zijde van Bacardi worden veroordeeld. Bacardi vordert in dit kader de werkelijke kosten van deze procedure op grond van artikel 1019 Rv, welke zij heeft beperkt tot het geldende indicatietarief in IE-zaken. Zij heeft ter onderbouwing van deze vordering een specificatie overgelegd van de door haar gemaakte kosten ad € 34.111,57 tot en met het nemen van de conclusie van repliek. De rechtbank acht in dit geval het indicatietarief ad € 10.000,- voor een 'eenvoudige bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi' redelijk en evenredig, zodat de vordering toewijsbaar is tot dit bedrag. (...)

In de vrijwaringszaak
5.18. OHD stelt zich op het standpunt dat zij de inbreukmakende flessen van [derde] heeft betrokken. Nu OHD in de onderhavige procedure niet heeft aangetoond dat dit inderdaad het geval is, zij heeft niet meer aangevoerd dan in de hoofdzaak, wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 5.4 is overwogen. De vordering van OHD jegens [derde] zal dan ook worden afgewezen, zodat de overige verweren van [derde] geen behandeling meer behoeven.

5.19. OHD zal als de in het ongelijk gestelde partij in de vrijwaringszaak in de proceskosten aan de zijde van [derde] worden veroordeeld. [Derde] heeft in dit kader een vergoeding van haar werkelijk gemaakte kosten op de voet van artikel 1019 Rv gevorderd. Ter onderbouwing heeft [derde] specificaties voor een totaal van € 18.484,45 overgelegd. Dit bedrag komt de rechtbank gezien de eenvoud van de zaak niet redelijk en rechtvaardig voor, zodat de rechtbank het bedrag baseert op het indicatietarief voor IE-zaken ad € 10.000,-. Het griffierecht wordt daarnaast begroot op € 258,00.

Zie hier de grosse.

Handelsrechtbank van Namen (België) 19 juli 2012, rolnr. A/12/00263 (EMRYSS B.V. tegen De SPRL (bvba) B.Jain Archibel)

Uitspraak ingezonden door Keetje IJff, IJff Advocaten.

In navolging van IEF 10164. Auteursrecht. Contractenrecht. Royaltyvergoedingen eBooks, vertalingen. In eerste aanleg is de auteur van het boek verplicht tot nakoming van de uitgavecontracten, maar is vervolgens met een Belgische uitgever in zee gegaan. Eiseres, sinds 1995 uitgever van het boek 'Concordant Materia Medica', geschreven in het Engels door dhr. Vermeulen, verwijt verweerster in 2011 een 'verbeterde' versie te hebben uitgegeven getiteld 'Concordant Reference'. De auteur en uitgever stellen zich op het standpunt dat het twee verschillende werken zou betreffen.

De Belgische rechtbank oordeelt daarentegen dat de 'Concordant Reference' de volledige 'Concordant Materia Medica' in dezelfde vorm met enkele toevoegingen, updates en wijzigingen bevat, zonder dat er sprake is van een vernieuwde benadering. Hoewel de toevoeging van het zogenaamde APG-classificatiesysteem een verbetering vormt, maakt deze van de 'Concordant Reference' geen onderscheiden, origineel en vernieuwend werk.

De rechtbank stelt vast dat de 'Concordant Reference'' geen nieuw werk vormt ten opzichte van de 'Concordant Materia Medica' en schort voor het overige haar uitspraak op totdat de rechtbank Amsterdam een vonnis heeft gewezen in de bodemprocedure tussen EMRYSS en Vermeulen.

Nieuw werk?
De "Concordant Reference" bevat bijna de volledige "Concordant Materia Medica" in dezelfde vorm met enkele toevoegingen, updates en wijzigingen, zonder dat gesproken kan worden van in zijn geheel een vernieuwende benadering zoals wordt beweerd (conclusie verweerster pag. 11).

Uit dit alles en uit nauwkeurige bestudering van de werken blijkt dat de "Concordant Reference" een verbeterde versie is van de "Concordant Materia Medica", met rectificaties, aanvullende middelen en een actualisering, en niet een nieuw werk dat ontsnapt aan het toepassingsgebied van het uitgeverscontract dat EMRYSS bindt aan de heer Vermeulen.

Opschorting
De kwestie van de ontbinding van deze contracten wordt beoordeeld door de rechtbank van Amsterdam in een momenteel lopende procedure tussen eiseres en de heer Vermeulen. Een uitspraak wordt zeer binnenkort verwacht.

Verweerster eist opschorting van de uitspraak wegens samenhang, aangezien de rechtbank vanAmsterdam als eerste is benaderd.

Het is gepast om deze eis in te willigen om tegenstrijdige uitspraken te vermijden, overeenkomstig artikel 28 lid 1 van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Hof Amsterdam 24 juli 2012, zaaknr 200.100.441/01 (Kemper en Heerink tegen Van den Berg)

Uitspraak ingestuurd door Jan Brölmann en Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten.

In navolging van IEF 10264.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Bandnaam wordt geregistreerd als o.a. beeldmerk en woordmerk, terwijl de naamgever van de band VANDENBERG, de achternaam van gedaagde betreft die de band in 1986 heeft verlaten. Aan appellant zijn in eerste aanleg termijnen verleend voor het ontnemen van een memorie van grieven. De advocaat van appellant heeft zich nadien onttrokken. De zaak is naar de rol verwezen voor het stellen van een nieuwe advocaat, welke niet is gesteld.

Het hof beoordeelt dat bij gebrek aan grieven appellant niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Toepassing Usedsoft-zaak in verfmengsoftware: te kort door de bocht?

Bijdrage van Menno Weij, SOLV.

Zie ook IEF 11571.

Het Europees Hof van Justitie (EHJ) heeft recent een uitspraak gedaan over de verkoop van tweedehands software. Het betreft de zogenaamde Usedsoft-zaak. De Usedsoft-zaak ligt genuanceerd. Het is dus nog niet zo simpel om de Usedsoft-leer in de praktijk toe te passen. De voorzieningenrechter in Almelo heeft dat recent wel gedaan, in een geschil rondom verfmengsoftware. En zoals de titel van deze blog al aangeeft, vraag ik mij af of de voorzieningenrechter niet te kort door de bocht gaat. Ok, het is een kort geding, maar toch.

De vraag die in de Usedsoft-zaak van het Europees Hof centraal staat is of er sprake is ‘uitputting’ bij tweedehands software. Kort gezegd betekent uitputting dat de leverancier de verdere verhandeling van een kopie van de software niet meer kan tegengaan. Belangrijke voorwaarde bij software is wel dat de oorspronkelijk verkrijger, de kopie na wederverkoop onbruikbaar of ongedaan maakt.

Laat ik eerst een de nuances aanbrengen op de Usedsoft-uitspraak, en dan behandel ik daarna de zaak van de voorzieningenrechter te Almelo.

Nuances Usedsoft-zaak

Allereerst is van belang dat de uitspraak enkel ziet op software die op dragers is verspreid of die via het internet gedownload is. Het EHJ wijst in de Usedsoft-zaak continu op het feit dat de klant een kopie van de software rechtstreeks op zijn computer downloadt via de website van de leverancier. Anders gezegd: geen kopie, geen Usedsoft.

Ten tweede is van belang dat voor uitputting sprake moet zijn van een ‘eigendomsoverdracht’ van de kopie. Volgens het EHJ is algemeen aanvaard dat sprake is van eigendomsoverdracht, wanneer een persoon tegen betaling van een prijs zijn eigendomsrechten op een zaak aan een ander overdraagt via een contract. Toegepast op de Usedsoft-zaak, zijn dan de volgende omstandigheden van belang: (i) het gaat om standaardsoftware, (ii) die wordt gedownload of op een drager verstrekt, (iii) tegen betaling van een prijs (de economische waarde van die kopie), en (iv) het gebruiksrecht is in tijd onbeperkt (“perpetual license”). Overigens is teleurstellend dat het Hof zwijgt over de wettelijke uitzondering met betrekking tot huur. De uitputting gaat niet op indien software wordt verhuurd. Het is dus jammer dat het Hof deze zaak niet aangrijpt om aan te geven wanneer er dan wel sprake is van huur. Wordt vervolgd, is mijn verwachting.

Ten derde is van belang dat softwarelicenties niet kunnen worden gesplitst. Het Europees Hof beklemtoont dat wanneer de door de eerste verkrijger verkregen licentie geldt voor een aantal gebruikers dat groter is dan zijn behoeften, de uitputtingsregel die eerste verkrijger níet het recht verleent die licentie te splitsen. Ratio: die eerste verkrijger moet namelijk zijn eigen kopie op het moment van wederverkoop daarvan onbruikbaar maken. In een splitsing situatie zal de klant de op zijn server geïnstalleerde kopie van het computerprogramma echter blijven gebruiken en deze dus niet onbruikbaar maken, aldus het Hof.

En ten vierde is de vraag van onderhoud en support van belang. In de Usedsoft-zaak had de leverancier aangevoerd dat er géén sprake is van uitputting als er ook onderhoud en support wordt verricht. Immers, zo is de redenering, er wordt dan een nieuwe kopie (een update) van de software verstrekt. In zijn algemeenheid gaat het EHJ daarin mee: “[de uitputting] geldt niet voor serviceovereenkomsten, zoals overeenkomsten voor software updates, die van een dergelijke verkoop kunnen worden gescheiden en die –in voorkomend geval voor bepaalde tijd– bij gelegenheid van die verkoop zijn gesloten”. Maar bij Usedsoft-zaak beargumenteert het Hof vervolgens dat de updates onderdeel zijn geworden van de aanvankelijke kopie, en de uitputting dus weer wel opgaat. Dat komt mij overigens enigszins gekunsteld over, maar goed.

En dan heb ik het nog niet gehad over de volgende vraagstukken bij de Usedsoft-zaak: (i) vragen rondom het contractuele kader tussen eerste verkrijger en de leverancier, (ii) het uitputtingsregime onder het gewone auteursrecht op het GUI ("look&feel") deel van de software. Ik ga hier nu verder niet op in, maar voorspel op deze punten nog de nodige discussie.

De Vermengsoftware zaak.

De feiten in deze zaak zijn beperkt. Datacolor heeft software ontwikkeld voor PPG om verfmengmachines aan te sturen en de gewenste kleur verf en kwaliteit te vervaardigen. De Voordeelmarkt is verkoper van verf en aanverwante artikelen met meerdere vestigingen. Populus is een verfgroothandel met meerdere vestigingen. De Voordeelmarkt en Populus hebben verfmengmachines met de verfmengsoftware en updates gekocht van sublicentienemers van PPG. Datacolor en PPG vorderen nu een verbod dat Voordeelmarkt en Populus geen inbreuk meer maken op de auteursrechten op die vermengsoftware en op updates. Volgens De Voordeelmarkt en Populus is sprake van de uitputtingsregel, mede onder verwijzing naar het UsedSoft-arrest (HvJ EG 3 juli 2012, C-128/11).

Het oordeel van de voorzieningenrechter is als volgt: PPG en Datacolor hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de eigendom van de software en updates niet is overgedragen. Ook het vaststellen van een licentieovereenkomst tussen PPG en haar afnemers zou bij een dergelijke verkoopsituatie geen ander oordeel meer met zich meebrengen blijkens de zeer recente uitspraak in de UsedSoft-zaak van het Hof (HvJ EG, 3 juli 2012, C-128/11). Van een inbreuk op het auteursrecht op PPG Software of Updates is dan geen sprake meer. Dat de software om niet ter beschikking zou zijn gesteld door PPG aan de door haar geselecteerde afnemers, brengt geen ander oordeel met zich, maar illustreert enkel de handelswijze van PPG in haar branche. Daar komt nog bij dat De Voordeelmarkt en Populus hebben betwist dat hun systemen na zes maanden (zonder het installeren van de updates) op zwart zijn gegaan. De enkele niet onderbouwde stelling dat De Voordeelmarkt en Populus illegale kopieën zouden hebben verkregen, is onvoldoende om deze betwisting te weerleggen. Dat sprake is van PPG Updates die telkenmale verplicht dienen te worden geïnstalleerd om het systeem draaiende te houden, is dan ook evenmin aannemelijk geworden. Nu niet aannemelijk kan worden geacht dat sprake is van een inbreuk op de auteursrechten zoals door Datacolor en PPG gesteld, zullen alle vorderingen uit dien hoofde worden afgewezen.

Er speelt ongetwijfeld een deel processtrategie mee – mijn indruk is namelijk dat PPG en Datacolor wel wat meer feiten boven water hadden kunnen halen om de inbreuk te bepleiten en/of om de verweren van De Voordeelmarkt en Populus te betwisten. Maar dan nog steeds zet ik vraagtekens bij de kwestie van eigendomsoverdracht versus huur en de 4 gezichtpunten die het Europees Hof meegeeft. Gaat het bijvoorbeeld inderdaad om de oorspronkelijke kopie? En naar mijn mening stapt de voorzieningenrechter in dit verband wel makkelijk over de ‘terbeschikkingstelling om niet’ heen. Ook besteedt de voorzieningenrechter weinig aandacht aan het uitgangspunt dat updates in beginsel níet uitputten.

Kortom,ik zie wel mogelijkheden voor een beroep zijdens PPG en Datacolor. Volgens mij loopt de termijn nog…..

Gerechtshof 's-Gravenhage 31 juli 2012, zaaknr. 317837/HA ZA 08-2766 (BVBA VR Construct tegen Jurenco Equipment B.V.)

Uitspraak ingezonden door Lars Huisman, Bird & Bird.

In navolging van IEF 10637 en IEF 8867.

Octrooirecht. Slaafse nabootsing. Onkruidborstels. Op 30 november 2011 is er eindvonnis gewezen. VR Construct is hierbij veroordeeld in de proceskosten van Jurenco ad. € 53.801,24, met bijzondere verdeling.

In hoger beroep kan het hof het geschil alleen beoordelen aan de hand van behoorlijk in het geding naar voren gebrachte grieven. NU VR Constuct geen grieven heeft ingediend tegen het vonnis waarvan beroep, veroordeelt het hof haar niet-ontvankelijk. VR Construct wordt in de proceskosten veroordeeld.