Rechtbank 's-Gravenhage 25 juli 2012, zaaknr. 405758/HA ZA 11-2589 (Pantofola d'Oro Spa. c.s. tegen Rucanor Europe B.V. c.s.)

Merkenrecht. Contract met forumkeuze. Procesrecht. Connexiteit 220 lid 1 Rv. De Italiaanse onderneming Pantofola d'Oro ontwerpt en verhandelt schoenen, meer specifiek sneakers. Pantofola d'Oro is houdster van een Benelux beeldmerk voor onder meer schoenen. Rucanor is een Nederlandse onderneming die zich bezighoudt met het ontwerp en verhandeling van sportartikelen en -accessoires, waaronder sneakers. Rucanor heeft oppositie ingesteld tegen de Benelux merkregistratie en het Gemeenschapsmerkdepot op grond van het haar toekomende Gemeenschapsbeeldmerk. Partijen hebben ter beslechting van het geschil een 'Settlement Agreement' gesloten. Eind 2010 Pantofola constateert dat de collectie van Rucanor nieuwe ontwerpen bevat, welke zijn ontleend aan de ontwerpen van Pantofola.

Ten aanzien van de reconventionele vordering tot verklaring voor recht dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden en tot vergoeding van schade, oordeelt de rechtbank dat deze vraag door de rechtbank Amsterdam moet worden beantwoord. In de situatie dat het merkenrechtelijke geschil bij de rechtbank 's-Gravenhage wordt beslecht en geschil met betrekking tot de overeenkomst bij de rechtbank Amsterdam, kan dat tot tegenstrijdige beslissingen leiden.

Aanhouding door rechtbank totdat door rechtbank Amsterdam is beslist, zou betekenen dat deze procedure onredelijke vertraging oploopt. Die consequentie staat op gespannen voet met artikel 6 EVRM, een goede proceseconomie, maar ook niet valt in te zien dat partijen – als zij dit ten tijde van het aangaan van de overeenkomst onder ogen hadden gezien – die consequentie zouden hebben gewild. Dit geldt eens te meer nu partijen hebben gekozen voor een andere overheidsrechter. In feite betreft het hier een onvoorziene omstandigheid, waarbij een redelijke en praktische uitleg leidt tot beslechting door deze rechtbank, nu deze bij uitsluiting bevoegd is voor een ander, maar in verregaande mate verknocht deel van het geschil.

Zouden de op de overeenkomst gebaseerde vorderingen afzonderlijk aanhangig gemaakt zijn bij de rechtbank Amsterdam, dan zou dat grond zijn voor verwijzing van die vorderingen naar de rechtbank ’s-Gravenhage wegens connexiteit op grond van artikel 220 lid 1 Rv. Aan de vordering tot nietigverklaring van het Benelux merk wordt een Gemeenschapsmerk ten grondslag gelegd, aldus is deze rechtbank exclusief bevoegd om van beide vorderingen kennis te nemen. De rechtbank zal de vorderingen gegrond op de overeenkomst naar analogie daarvan derhalve aan zich houden. (zie uitgebreid r.o. 4.5)

De rechtbank wijst de incidentele vorderingen af, houdt iedere verdere beslissing aan en verwijst de zaak naar de rol voor een comparitie van partijen.

Geschil voortvloeiend uit de overeenkomst
4.5. Verwijzing van de vorderingen die betrekking hebben op de overeenkomst naar de rechtbank Amsterdam conform het forumkeuze beding, zou het ongerijmde gevolg hebben dat als verweersters in reconventie bij wijze van verweer tegen de op het Gemeenschapsmerk gebaseerde vorderingen zich op de overeenkomst zouden beroepen en zouden stellen dat zij op grond daarvan toestemming hebben voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met het merk van Rucanor, de rechtbank ’s-Gravenhage geen kennis zou kunnen nemen van dat verweer, omdat de vraag of de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd door de rechtbank Amsterdam beantwoord zou dienen te worden. Daarenboven zou in de situatie dat het merkenrechtelijk geschil bij rechtbank ’s-Gravenhage en het geschil voortvloeiende uit de overeenkomst bij rechtbank Amsterdam zou worden beslecht, het risico bestaan op tegenstrijdige beslissingen. Aanhouding door deze rechtbank totdat door rechtbank Amsterdam is beslist, zou betekenen dat deze procedure onredelijke vertraging oploopt. De procedure bij deze rechtbank zou dan immers pas voort kunnen gaan nadat in de bij rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakte procedure definitief – in kracht van gewijsde – is beslist over de rechtsgeldigheid van de overeenkomst. Die consequentie staat niet alleen op gespannen voet met artikel 6 EVRM en een goede proceseconomie, maar ook niet valt in te zien dat partijen – als zij dit ten tijde van het aangaan van de overeenkomst onder ogen hadden gezien – die consequentie zouden hebben gewild. Dit geldt eens te meer nu partijen hebben gekozen voor een andere overheidsrechter. In feite betreft het hier een onvoorziene omstandigheid, waarbij een redelijke en praktische uitleg leidt tot beslechting door deze rechtbank, nu deze bij uitsluiting bevoegd is voor een ander, maar in verregaande mate verknocht deel van het geschil. Zouden de op de overeenkomst gebaseerde vorderingen afzonderlijk aanhangig gemaakt zijn bij de rechtbank Amsterdam, dan zou dat grond zijn voor verwijzing van die vorderingen naar de rechtbank ’s-Gravenhage wegens connexiteit op grond van artikel 220 lid 1 Rv. De rechtbank zal de vorderingen gegrond op de overeenkomst naar analogie daarvan derhalve aan zich houden.

Beneluxmerk
4.6. De vraag of de forumkeuze in de overeenkomst zich uitstrekt tot de vorderingen die zijn gebaseerd op het Beneluxmerk behoeft geen beantwoording. Wat daarvan zij, deze vorderingen hangen naar het oordeel van de rechtbank zodanig samen met de vorderingen op grond van het – identieke – Gemeenschapsmerk, dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting onverenigbare beslissingen worden gegeven. Ook die vordering zal de rechtbank met analoge toepassing van artikel 220 lid 1 Rv derhalve aan zich houden.

Voorwaardelijke vorderingen
4.7. Voor wat betreft de voorwaardelijke vorderingen tot – kortgezegd – nietigverklaring van het Gemeenschaps- en Beneluxmerk van Pantofola geldt dat deze rechtbank ten aanzien van het Gemeenschapsmerk gelet op artikel 95 lid 1, 96 sub a en artikel 97 lid 5 GMVo jo. artikel 3 Uitvoeringswet exclusief bevoegd is. Aan de vordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk wordt ook een Gemeenschapsmerk ten grondslag gelegd. Aldus is deze rechtbank exclusief bevoegd om van beide vorderingen kennis te nemen.

Op andere blogs:
Quafi.eu (Forumkeuze, connexiteit en naar analogie bevoegd)

Rechtbank Maastricht 1 augustus 2012, zaaknummer 150347 / HA ZA 10-457 (CBS Outdoor B.V. tegen Reclamebureau Limburg B.V./Gemeente Sittard-Geleen) en tussenvonnis 29 februari 2012, zaaknummer 150347 / HA ZA 10-457 (CBS Outdoor B.V. tegen Reclamebureau Limburg B.V./Gemeente Sittard-Geleen)

Auteursrecht op abri / bushokje. Werkgeversauteursrecht. Bij vonnis van 31 augustus 2011, IEF 10246 heeft CBS een bewijsopdracht gekregen waarbij zij de rechtsgeldige levering van het auteursrecht aan de licentiegever dient te bewijzen. Bij vonnis van 29 februari 2012 (tussenvonnis) heeft de rechtbank dat de levering rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Voor zover RBL en de Gemeente het niet eens zijn, kan dit in hoger beroep aan de orde komen.

2.2.3. (vonnis 29 februari 2012) Het gaat er dus (nog nader) om of Groothuizen ten tijde van het ontwerp van de Aqui geacht moet worden in  dienst te zijn geweest van Landmark BV, waaronder begrepen de situatie dat hij  in dienst was van Groothuizen Beheer BV en voor met name ontwerpwerkzaamheden was uitgeleend (tegen betaling van een management fee ter beschikking gesteld) aan Landmark BV. 

2.1 (vonnis 1 augustus 2012) De aanname dat de werkzaamheden van Groothuizen voor Landmark BV - hoewel de beloning daarvoor management fee werd genoemd, maar dat is niet ongebruikelijk voor werkzaamheden die de inhoud en niet de organisatie betreffen - met name bestonden uit ontwerpen, hebben RBL en de gemeente niet weerlegd. De rechtbank oordeelt dus dat RBL in deze bewijsopdracht is geslaagd, zodat verder kan worden geprocedeerd.

De zaak wordt op de parkeerrol verwezen, omdat een tussentijds hoger beroep wordt toegestaan waarin het hof wordt gevraagd of de Aqui een auteursrechtelijk beschermd werk is.

2.1. Bij vonnis van 29 februari 2012 heeft de rechtbank als vaststaand aangenomen en geoordeeld (overweging 2.2.1) dat de leveringen door Landmark BV aan Thinkmark BV en door de laatste aan Groothuizen Beheer BV rechtsgeldig hebben plaatsgevonden, en (overweging 2.2.2) dat Landmark BV bij de overdracht aan Thinkmark BV auteursrechthebbende was. Voor zover RBL en de Gemeente het met deze oordelen niet eens zijn, kan dit in hoger beroep aan de orde komen, waartoe de rechtbank net als van het vonnis van 31 augustus 2011 ook van dit vonnis afzonderlijk hoger beroep toelaat. De rechtbank heeft in het vonnis van 31 augustus 2011 voorts RBL en de gemeente in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over haar voorlopige aanname (op grond van CBS’ productie 20 en processtuk 21) dat Groothuizen ten tijde van het ontwerp van de Aqui geacht moet worden in dienst te zijn geweest van Landmark BV. Hetgeen RBL dienaangaande heeft aangevoerd, heeft bij de rechtbank niet tot een ander inzicht geleid. De aanname dat de werkzaamheden van Groothuizen voor Landmark BV - hoewel de beloning daarvoor management fee werd genoemd, maar dat is niet ongebruikelijk voor werkzaamheden die de inhoud en niet de organisatie betreffen - met name bestonden uit ontwerpen, hebben RBL en de gemeente niet weerlegd. De rechtbank oordeelt dus dat RBL in deze bewijsopdracht is geslaagd, zodat verder kan worden geprocedeerd.

2.2 Ervan uitgaande dat het de voorkeur van partijen heeft om in eerste aanleg pas voort te procederen nadat het hof zich in hoger beroep heeft uitgesproken over de vraag of de Aqui een auteursrechtelijk beschermd werk is (en, gelet op het voorgaande, wellicht ook over de vraag of de levering van het auteursrecht aan Groothuizen Beheer BV rechtsgeldig heeft plaatsgevonden), wordt de zaak verwezen naar de parkeerrol om - op verzoek van één van partijen - te worden voortgezet zodra het hof over ten minste de eerste vraag arrest heeft gewezen.

Hof Leeuwarden 7 augustus 2012, LJN BX3728 (Converse & Kesbo tegen Scapino)

Merkrecht. Hoger beroep na IEF 9669. Bewijslastverdeling bij parallel ingevoerde schoenen, ook indien schoenen vermoed worden namaak te zijn. Scapino heeft, door Sporttrading geleverde schoenen met deze merken verhandeld. Converse stelde dat er sprake was van counterfeit en wanneer de schoenen toch authentiek blijken, kan Converse zich verzetten tegen de bodemprijzen. Bewijsaanbod Scapino wordt toegelaten.

In hoger beroep beroept Scapino zich met betrekking tot de in het geding zijnde schoenen aldus op de uitputtingsregel van artikel 2.23 lid 3 BVIE. Het hof is met Converse c.s. van oordeel dat tegen deze achtergrond, waarbij Scapino zich ten aanzien van alle in het geding zijnde schoenen op uitputting beroept, het in beginsel niet relevant is of die schoenen authentiek danwel namaak zijn.

Scapino heeft, mede in het licht van de door Converse c.s. overgelegde verklaring van Kesbo dat passieve verkopen buiten de Benelux en onderlinge verkopen met officiële wederverkopers niet zijn verboden, onvoldoende concreet onderbouwd op welke wijze de door Converse Inc. gehanteerde exclusieve distributieovereenkomsten beperkingen bevatten waardoor marktafscherming dreigt. Nu door Scapino geen andere feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht met betrekking tot daadwerkelijke afscherming van de markten of van een reëel gevaar daarvoor, blijft de bewijslast van bedoelde toestemming op Scapino rusten.

Scapino dient per exemplaar of een nauwkeurig te bepalen partij schoenen aan te tonen dat het exemplaar of de partij afkomstig is uit een door Converse Inc. voor de EER geautoriseerde bron. Het betoog van Scapino dat Converse c.s. eerst dienen aan te tonen welke schoenen van de door Scapino ingekochte partijen namaak dan wel authentiek zijn, kan niet worden gevolgd nu Scapino zich ten aanzien van de gehele partij schoenen (authentiek en namaak) op uitputting beroept.

Het hof zal Scapino in hoger beroep toelaten tot het bewijs van de stelling dat de door Scapino ingekochte exemplaren Converse schoenen met toestemming van distributeurs van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht.

12.  Uitgangspunt is dat de handelaar die zich op uitputting beroept, het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Scapino stelt zich echter op het standpunt dat deze bewijsregel in de onderhavige situatie moet worden omgekeerd omdat Converse c.s. door het autoriseren van de handel in namaak Converse schoenen, de norm waarvoor zij bescherming zoeken zelf in ernstige mate hebben geschonden (zie pt. 69 e.v. MvA). Scapino doelt dan op vier specifieke partijen namaak Converse schoenen die door [betrokkene] van Converse Inc. in het kader van een “undercover brand protection investigation” aan Brand Search in Engeland zijn geleverd.

13.  Zonder nadere toelichting, die evenwel ontbreekt, kan in de enkele autorisatie van genoemde partijen namaak Converse schoenen door [betrokkene] onvoldoende grond gevonden worden voor de door Scapino verdedigde omkering van de bewijslast, nog daargelaten dat Converse c.s. betwisten dat die vier partijen schoenen van Brand Search via Sporttrading bij Scapino zijn terechtgekomen. Wel speelt de gestelde autorisatie een rol bij de beoordeling of Scapino er in is geslaagd aan te tonen dat de betrokken Converse schoenen met toestemming van Converse Inc. in de EER op de markt zijn gebracht. Hierop zal het hof bij de hierna te bespreken bewijswaardering terugkomen.

17.  Op grond van vaste rechtspraak geldt dat de toestemming als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn. Een toestemming kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen van de merkproducten, mits daaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn uitsluitende rechten met betrekking tot nauwkeurig bepaalde exemplaren van het merkproduct (HvJEG 1 juli 1999, LJN: BF4786, Sebago/BG Unic, HvJEG 15 oktober 2009, LJN: BK2759, Makro/Diesel). Aan toestemming verleend door anderen dan de merkhouder zelf, zoals wederverkopers en licentienemers, dient naar het oordeel van het hof dezelfde eis van ondubbelzinnige duidelijkheid gesteld te worden die aan door de merkhouder zelf verleende toestemming wordt gesteld. Uiteindelijk gaat het er om dat vastgesteld wordt dat de eerste verhandeling van het desbetreffende merkproduct in de EER door of met toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden.

18.  Tegen deze achtergrond dient Scapino per exemplaar of een nauwkeurig te bepalen partij schoenen aan te tonen dat het exemplaar of de partij afkomstig is uit een door Converse Inc. voor de EER geautoriseerde bron. Het betoog van Scapino dat Converse c.s. eerst dienen aan te tonen welke schoenen van de door Scapino ingekochte partijen namaak dan wel authentiek zijn (pt. 30 pleitaantekeningen), kan niet worden gevolgd nu Scapino zich ten aanzien van de gehele partij schoenen (authentiek en namaak) op uitputting beroept. Het is mitsdien eerst aan Scapino om gegevens in te brengen inzake de herkomst van de door haar ingekochte exemplaren. Onderzocht moet worden of die gegevens een redelijke mate van zekerheid verschaffen dat de in het geding zijnde schoenen door of met toestemming van Converse Inc. in de EER in het verkeer zijn gebracht, waarna het aan Converse c.s. is om tegenbewijs te leveren.

M. Arnoldus, Bescherming tegen ambush marketing, Amsterdam: deLex 2012.

Met recensie van Hanneke van Lith, UvA Master Informatierecht.

Van de hand van Merel Arnoldus is onlangs bij deLex het boekje ‘Bescherming tegen Ambush Marketing’ verschenen.

In dit boek(je, het telt 88 pagina’s) wordt een zoektocht uiteen gezet naar het antwoord op de vraag of de Nederlandse wet- en regelgeving op het moment van schrijven voldoende bescherming biedt tegen ambush marketing in overeenstemming met de door de organisatoren van sportevenementen gestelde eisen.

Aan de hand van summiere zogenoemde ‘vaderlandse’ rechtspraak op het gebied van ambush marketing wordt deze vraag onderzocht. Er wordt een vergelijking gemaakt met andere gastlanden van sportevenementen en hoe zij omgaan met het bieden van bescherming tegen ambush marketing. Op een heldere wijze zet Arnoldus uiteen wat ambush marketing inhoudt en welke vormen het kan aannemen, waarbij zij leuke voorbeelden uit de praktijk gebruikt. Ook wordt de rol van sociale media aangehaald en is een bespreking van de huidige juridische situatie in Nederland van belang. In het laatste hoofdstuk trekt zij de conclusie of Nederland, met de huidige stand van zaken, klaar is om adequate bescherming te bieden tegen ambush marketing.

Hot Topic
Ambush marketing is op het moment weer een hot-topic gezien het (voor Nederland ietwat vervroegd geëindigd) EK voetbal en de huidige Olympische Spelen in Londen. Deze vorm van marketing is een terugkerend fenomeen bij grote sportevenementen: 'niet-sponsoren die via een marketingstrategie zich verbinden aan een (groot) sportevenement'. Zie bijvoorbeeld het incident rondom de Bavaria-jurkjes tijdens het WK voetbal 2010. Nederland heeft de ambitie om organisator van de Olympische Spelen in 2028 te zijn. Dit duurt nog een hele tijd, maar of dit mogelijk is, gezien de juridische situatie in onze Lage Landen, wordt duidelijk na het lezen van deze scriptie.

Korte bibliografie auteur
Merel Arnoldus heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid behaald aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, gevolgd door een master Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Leiden. Na het behalen van haar masterbul en een reis door Zuidoost-Azië is zij zich verder gaan verbreden in het onderwerp ambush marketing. Dit heeft geresulteerd in een interessante, heldere scriptie.

Inzicht van de lezer
Het boek leest makkelijk weg en door de uiteenzetting van de verschillende intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ambush marketing stuit men op leuke voorbeelden uit de ambush-praktijk. Door het bespreken van de eisen die worden gesteld aan een groot sportevenement als het WK Voetbal door de FIFA, wordt al snel duidelijk dat het een ingewikkelde machtstrijd is tussen organisatoren en degene die aan ambush marketing doen. Voor velen was het oppakken van de ‘Bavaria-meisjes’ te overdreven, maar voor degene die een groot evenement als het WK Voetbal in goede banen moet leiden is ambush marketing een doorn in het oog. Al met al een erg interessant onderwerp en een leuke scriptie.

Het boekje is zeer geschikt voor iedereen die een ‘overview’ van de regels omtrent ambush marketing wil verkrijgen.
Bestel uw exemplaar voor € 20,00 (incl. btw, excl. Verzendkosten) hier, ook inbegrepen in het Praktijkgebied IE. Het is te prijzen dat deLex publicaties van scripties mogelijk maakt voor jonge alumni.

Hof van Beroep Brussel 19 juni 2012, 2011/AR/956 (La sociéte FASSKA S.A. tegen Sanboy Comercio De Bens Alimentares Servicio E Investimentas LDA.)

Benelux merkenrecht. FASSKA heeft een aanvraag tot inschrijving van het Benelux woordmerk BIAMIL (klassen 5, 29 en 30) ingediend. Sanboy heeft oppositie ingesteld tegen deze inschrijving, gebaseerd op het eerdere Europese merk BLEMIL (klassen 5 en 29). Het BBIE heeft de oppositie toegewezen. Er is volgens het Bureau sprake van verwarringsgevaar, het publiek zou kunnen denken dat de goederen afkomstig zijn van dezelfde onderneming. Onderhavige zaak betreft een beroepsprocedure tegen deze oppositiebeslissing van 22 februari 2011. Deze is ingesteld op 21 april 2011.

Het hof stelt vast dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken. Het hof oordeelt dat het hoger beroep van Fasska (aangetekend op 21 april 2012) ontvankelijk  en gegrond is. Het hof beslist integendeel dat de incidentele vordering van Sanboy (ingediend in de loop van de beroepsprocedure, d.w.z. na 21 april) niet-ontvankelijk vanwege de vertraging bij het indienen van de hogere voorziening. Deze termijn betreft op grond van artikel 2.17 BVIE twee maanden. De incidentele vordering wordt ongegrond verklaard, omdat geen sprake is van verwarringsgevaar. De gestelde termijn van 2 maanden geldt voor alle partijen. Het hof vernietigt de beslissing van het Bureau.

Verwarringsgevaar en niet-ontvankelijkheid
29. De l'ensemble de ces circonstances, il résulte que le public pertinent ne risque pas de croire que les produits portant la marque BIAMIL sont originaires de la même entreprise que les produits portant la marque BLEMIL. Le risque de confusion n'est pas établi.

30. Dès lors, l'opposition est non fondée et la marque BIAMIL déposée par la demanderesse doit être enregistrée pour tous les produits mentionnés dans le dépôt.

31. Il s'ensuit qu'il ne saurait être fait droit à la demande incidente formulée par la défenderesse, fût-elle recevable. Par ailleurs en vertu de l'article 2.17 de CBPI, le recours contre une décision de l'Office qui statue sur une opposition doit être introduit dans les deux mois. S'agissant d'un délai péremptoire pour toutes les parties concernées, la demande incidente de la défenderesse formée hors délai est de toute facon tardive et dès lors irrecevable.

Hof van Beroep Brussel 8 mei 2012, 2010/AR/1842 (Stabe N.V. tegen GmbH Gebr. Kremers)

Benelux merkenrecht. Inpocio, in rechte opgevolgd door Stabe, heeft een aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk PARADISIO (klassen 9, 16, 20, 24, 25, 28 en 35) ingediend. Paradies GmbH, in rechte opgevolgd door GmbH Gebr. Kremers, heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag, gebaseerd op de Europese merk PARADIES en aanverwante merken. De oppositie wordt gedeeltelijk gegrond verklaard tegen de inschrijving van PARADISIO (klassen 9, 16, 20, 24, 25 en 28). Het betwiste teken stemt begripsmatig en visueel overeen met de ingeroepen rechten, auditief is zelfs sprake van een sterke mate van overeenstemming. In de oppositieprocedure is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar. Onderhavige zaak betreft een beroepsprocedure tegen deze oppositiebeslissing van 30 april 2010.

Bij een gemeenschappelijke conclusie delen de partijen mede dat ze een akkoord hebben bereikt waaruit volgt dat de ingestelde oppositie en het voorliggende geding voor het hof geen bestaansreden meer hebben. Het hof verleent de partijen akte dat ze een akkoord hebben bereikt om het geschil te beëindigen. Het hof vernietigt de bestreden oppositiebeslissing van het BBIE.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie juni 2012 II.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 3 augustus 2012, zaaknr. 521082/KG ZA 12-943 (D.I.F. Ltd. tegen The Goodyear)

Uitspraak ingezonden door Hidde Koenraad, Vondst Advocaten.

Merkenrecht. DIF is een internationale autobandenhandelaar. Goodyear is producent van autobanden. Op 14 maart 2012 heeft de douane aan Goodyear gemeld dat zij een zending autobanden heeft aangetroffen afkomstig uit Senegal, welke mogelijk inbreuk maken op een aan Goodyear toekomend merkenrecht. DIF vordert in conventie opheffing van het beslag en veroordeling van Goodyear tot betaling van schadevergoeding. In reconventie vordert Goodyear dat DIF wordt verboden inbreuk te maken op het merk GOODYEAR.

De voorzieningenrechter oordeelt dat niet aan het opheffingscriterium is voldaan. In reconventie wordt door de voorzieningenrechter geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is dat er sprake is van daadwerkelijke merkinbreuk. Ten aanzien van de banden waarop thans beslag is gelegd is nader onderzoek nodig voor het al dan niet sprake zijn van een (dreigende) merkinbreuk. Er zijn zijn geen concrete aanwijzingen dat DIF daarnaast andere artikelen heeft ingevoerd waarvan wel vaststaat dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op een aan Goodyear toekomend intellectueel eigendomsrecht. In reconventie wordt de vordering daarom afgewezen.

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening van DIF en Goodyear. In conventie wordt DIF veroordeeld in de proceskosten, in reconventie worden de proceskosten gecompenseerd.

In conventie 5.7. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De gegrondheid van het verweer van DIF kan zonder nader onderzoek niet worden vastgesteld. Voorop wordt gesteld dat de goederen geadresseerd waren aan Pregon, zodat uitgangspunt is dat zij bestemd waren voor een in Nederland gevestigde onderneming. Tussen partijen is niet in geschil dat in dat geval merkinbreuk zou worden gemaakt. DIF heeft het tegendeel, namelijk dat de banden niet in de EER zijn of zouden worden ingevoerd, voorshands niet aannemelijk gemaakt. Ook als met DIF wordt aangenomen dat het mogelijk is na de aankomst van de goederen in Nederland de douanetechnische status daarvan te bepalen (al dan niet bestemd voor de EER), is de in dit geval gestelde bedoeling om de banden in transito te houden voorshands onvoldoende aannemelijk geworden. De enkele stelling van DIF dat Pregon een bonded warehouse heeft, waar de goederen in transito zouden kunnen blijven, hetgeen door Goodyear wordt betwist en verder nergens uit blijkt, is daarvoor onvoldoende. Pregon zelf heeft zich op de vlakte gehouden, door niet meer te verklaren dan dat zij niet de koper van de banden was.

In reconventie 6.3. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. In conventie is reeds overwogen dat een nader onderzoek naar de gegrondheid van het verweer van DIF noodzakelijk is om vast te stellen of er ten aanzien van de banden waarop thans beslag is gelegd al dan niet sprake is van een (dreigende) merkinbreuk. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat DIF daarnaast andere artikelen heeft ingevoerd waarvan wel vaststaat dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op een aan Goodyear toekomend intellectueel eigendomsrecht. Gelet hierop is op dit moment onvoldoende aannemelijk dat sprake is van daadwerkelijke merkinbreuk. De vordering in reconventie zal daarom worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 3 augustus 2012, zaaknr. 520201/KG ZA 12-882 (Van Til Interieur B.V. tevens h.o.d.n. Mobi en Mobi Design tegen Mobi Homestyling)

Uitspraak ingezonden door Anouschka van de Graaf en Ruby Nefkens, Van der Steenhoven.

Handelsnaamrecht. Van Til richt zich op de verkoop van woninginrichtingsartikelen en exploiteert een retail concept onder de namen Mobi en Mobi Design. Zij biedt via haar website haar collectie aan. Gedaagde drijft een eenmanszaak onder de naam Mobi Homestyling, aangevuld met een gelijknamige domeinnaam. Van Til vordert dat gedaagde wordt veroordeelt tot het staken van het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam Mobi Homestyling.

De voorzieningenrechter oordeelt dat na de sommatiebrief Van Til ervoor heeft gekozen geen vervolgstappen te ondernemen, niet kan worden gezien als bewijs dat geen verwarringsgevaar te duchten is. Het verweer van gedaagde dat geen verwarringsgevaar te duchten is, omdat de activiteiten van beide ondernemingen volkomen verschillend zijn en hun vestigingsplaatsen verschillen, wordt verworpen. De voorzieningenrechter concludeert dat het publiek door de gelijkenis in handelsnaam in de veronderstelling zou kunnen verkeren dat onder de naam Mobi assortimenten in verschillende prijsklassen en verschillende vestigingen worden aangeboden.

De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om gebruik van de handelsnaam en domeinnaam te staken en veroordeelt hem in de proceskosten.

4.4. Gedaagde heeft verder als verweer gevoerd dat Van Til geen hinder heeft ondervonden van het feit dat hij het element Mobi al sinds 2005 in zijn handelsnaam gebruikt. Dat maakt hij op uit het feit dat Van Til hem, toen hij nog onder de naam Mobi Vloeren werkte, wel heeft aangeschreven over zijn handelsnaam, maar, toen gedaagde niet dadelijk haar verzoek inwilligde, geen verdere stappen heeft ondernomen. Dit verweer gaat niet op. Dat Van Til er na de sommatiebrief om haar moverende redenen voor heeft gekozen op dat moment geen vervolgstappen te ondernemen, kan niet worden gezien als bewijs dat geen gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is.

4.5. Gedaagde betwist dat verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is, omdat hun activiteiten volkomen verschillend zijn, hun vestigingsplaatsen verschillen, zij niet dezelfde producten verkopen en zij een andere doelgroep hebben. Dit verweer wordt verworpen. Beide ondernemingen houden zich bezig met de verkoop van meubelen. Ter zitting heeft gedaagde verklaard dat dit er wat hem betreft uit bestaat dat hij af en toe op verzoek een inbouwkast maakt, maar dat het om een dergelijke beperkte activiteit gaat volgt niet uit de tekst van de website van Mobi Homestyling, het artikel in de Alkmaar op zondag of het uittreksel uit het handelsregister. Daar wordt gesproken over 'de verkoop van meubelen', zodat vooralsnog aannemelijk is dat de activiteiten van partijen overeenstemmen of in ieder geval overlappen. Dat zij niet dezelfde producten verkopen en dezelfde doelgroep hebben, wordt niet van doorslaggevend belang geacht. Het publiek zou door de gelijkenis in handelsnaam in de veronderstelling kunnen komen te verkeren dat onder de naam Mobi assortimenten in verschillende prijsklassen worden aangeboden op verschillende vestigingen.

Op andere blogs:
DomJur nummer:2012-876

Vzr. Rechtbank Zutphen 31 juli 2012, LJN BX3560 (het Onderdelenhuis tegen Plentyparts)

Kort geding over naam 'Het Onderdelenhuis'. Geen inbreuk op de handelsnaam. Eiser kan niet met een beroep op art. 5 Hnw andere aanbieders van onderdelen het gebruik van het woord ‘Onderdelenhuis’ verbieden en op die manier die aanduiding kan monopoliseren. Voor zover het gestelde verwarringsgevaar voortvloeit uit het gegeven dat beide partijen in hun handelsnaam de woorden ‘Het Onderdelenhuis’ hebben opgenomen, kan eiser die eventuele verwarring niet aan gedaagde verwijten, omdat de oorsprong van die verwarring schuilt in de keuze van eiser (of zijn rechtsvoorganger(s)) om -slechts -die beschrijvende term als haar handelsnaam te gaan voeren. Voor zover gedaagde het ontstaan van enige verwarring kan worden verweten, zou die verwarring het gevolg moeten zijn van een grote mate van overeenstemming van de handelsnamen van partijen buiten de aanduiding ‘Het Onderdelenhuis’.

Gelet op het verschil tussen enerzijds het toevoegsel Plenty Parts, dat als meest in het oog lopende onderdeel van haar handelsnaam wordt beschouwd, en het geheel ontbreken van een toevoeging aan de handelsnaam van [eiser] zou sprake kunnen zijn van verwarring, maar deze komt, zoals gezegd voor rekening en risico van [eiser], met name omdat hij geen toevoeging aan zijn handelsnaam wenst aan te brengen. Vordering op basis van artikel 5 Hnw wordt afgewezen.

4.6. Voor zover Plenty Parts Franchise het ontstaan van enige verwarring kan worden verweten, zou die verwarring het gevolg moeten zijn van een grote mate van overeenstemming van de handelsnamen van partijen buiten de aanduiding ‘Het Onderdelenhuis’. Gelet op het verschil tussen enerzijds het toevoegsel Plenty Parts, dat als meest in het oog lopende onderdeel van haar handelsnaam wordt beschouwd, en het geheel ontbreken van een toevoeging aan de handelsnaam van [eiser] zou sprake kunnen zijn van verwarring, maar deze komt, zoals gezegd voor rekening en risico van [eiser], met name omdat hij geen toevoeging aan zijn handelsnaam wenst aan te brengen.

4.7.Plenty Parts Franchise voert aan dat zij een ouder recht heeft op de handelsnaam dan [eiser] en dat op die grond de vordering dient te worden afgewezen. Daarmee miskent Plenty Parts Franchise dat zij haar activiteiten in Zutphen is gaan uitoefenen waar Het Onderdelenhuis is gevestigd en dat daardoor door verwarring zou kunnen ontstaan. Gezien de strekking van de wet kan het rechtmatig voeren van een handelsnaam niet onrechtmatig worden door toedoen van een ander. (Zie Hoge Raad 19 december 1927, NJ 1928/187). Weliswaar heeft Plenty Parts Franchise betwist dat [eiser] gerechtigd was om de handelsnaam ‘Het Onderdelenhuis’ te voeren maar zoals hiervoor onder 4.4 reeds is geoordeeld is het voeren van de handelsnaam ‘Het Onderdelenhuis’ niet onrechtmatig.

4.8. De term ‘Eerste Hulp Bij Onderdelen’ is een algemeen gebruikelijk beschrijvende term. Deze term wordt bij reclamevoering in talrijke varianten gebruikt en [eiser] kan Plenty Parts het gebruik hiervan niet ontzeggen. Datzelfde geldt voor de beschrijving: ‘Het nieuwe onderdelenhuis in Zutphen’. Voor zover deze aankondiging al een van de handelsnamen van Plenty Parts is, maakt ook deze beschrijving geen inbreuk op de handelsnaam van Het Onderdelenhuis.

4.9. Gelet op het voorgaande is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat [eiser] een beroep kan doen op de bescherming van artikel 5 Hnw. De vordering zal daarom worden afgewezen.