R. Grandia, Verweesde games - Populariteit oude spellen ontketent zoektocht naar IP Rechten, Automatiseringsgids 16 december 2011, p.14-15.

Anno nu is een groeiende tendens die spellen weer opnieuw te willen uitbrengen als onlinegame of app voor de smartphone. Nostalgie is van alle tijden. De hobbycomputeraar van toen speelt nog steeds.

Voor hobbyisten of bedrijven die zo’n spel opnieuw willen uitbrengen, doet zich wel een probleem voor. Daarvoor is namelijk toestemming vereist van de rechthebbende van de intellectueeleigendomsrechten. Bij spellen van lang geleden komt het echter voor dat de rechthebbende niet meer lijkt te bestaan of niet meer valt te traceren. Dan ontstaat het duivels dilemma: zonder rechthebbende valt geen claim wegens inbreuk te vrezen maar als de rechthebbende zich alsnog meldt dan is men overgeleverd aan diens oordeel. En de rechthebbende kan weleens geen sympathie hebben voor het initiatief of hiervan willen meeprofi teren, goedschiks of kwaadschiks.

Bedreigingen
Het opnieuw uitbrengen van een spel vormt een verveelvoudiging of openbaarmaking in de zin van de auteurswet. Dat is een verboden handeling die exclusief aan de rechthebbende is voorbehouden. Die kan, geconfronteerd met inbreuk, bij de rechter een verbod vorderen en schadevergoeding eisen. Veel spellen worden al vele jaren niet meer uitgebracht of onderhouden en soms is de code ook gewoon ergens op internet te vinden. Daarin mag echter geen toestemming van de rechthebbende worden gezien. Ook stilzwijgen of stilzitten van een rechthebbende is onvoldoende om (impliciete) toestemming aan te nemen. Een claim kan ook jaren later worden ingesteld. IP-rechten hebben een lange beschermingsduur. Het auteursrecht heeft in Nederland een duur van zeventig jaren te rekenen vanaf 1 januari van het jaar na overlijden van de maker. Een spel dat is gemaakt door een jonge programmeur omstreeks 1980 kan dus nog, ten gunste van de erfgenamen, beschermd zijn tot ver in de eenentwintigste eeuw.

Het auteursrecht, het belangrijkste regime voor bescherming van spellen, kent geen formele vereisten zoals deponering of inschrijving in een register. Het ontstaat door het maken van een werk en komt toe aan de maker. Het vaststellen van de vraag wie de rechthebbende is, is feitelijk en juridisch complex.

Daarnaast zullen, in de regel, op een spel rechten rusten van meerdere rechthebbenden. Een spel kan bestaan uit code, interface, design, geluid, muziek, teksten, personages, en beelden afkomstig van verschillende makers. Ook kan zijn voortgebouwd op software van derden, zoals een game engine waarmee of waaromheen het spel is gebouwd. Een probleem dat bij softwarebedrijven tot op de dag van vandaag met de regelmaat van de klok voorkomt, is dat de intellectueeleigendomsrechten niet goed zijn geregeld en verspreid liggen bij de verschillende makers, zoals de personen die ooit het bedrijf startten en de software maakten of bij freelancers of derden die daarvoor waren ingehuurd. Toestemming is dan vereist van de rechthebbenden van alle betrokken rechten.

Mogelijk lagen de intellectueeleigendomsrechten wel bij het bedrijf dat het spel op de markt bracht. Dan doet zich weer een ander probleem voor. Het bedrijf kan in de loop van de tijd zijn gestaakt, failliet gegaan of verkocht. En waar liggen dan de rechten? Misschien zijn die ooit overgedragen aan een andere partij of zijn deze in de failliete boedel beland. Dat is lastig te achterhalen. Ook kan het zijn dat een overnemend bedrijf zich in het geheel niet bewust is geweest dat de intellectueeleigendomsrechten op het – inmiddels niet meer op de markt gebrachte – spel zijn overgegaan. Letterlijk vergeten dus. Om helder te krijgen bij wie de intellectueeleigendomsrechten berusten is dus zoek- en speurwerk nodig. Dat valt niet mee. Zeker als documentatie ontbreekt, en dat zal na zoveel jaren eerder regel zijn dan uitzondering.

Internationaal is in de afgelopen jaren de term ‘abandonware’ in gebruik geraakt voor software die niet langer verschijnt of waarvan niet duidelijk is bij wie de intellectueeleigendomsrechten liggen. Voorstanders van het opnieuw kunnen uitbrengen van software die ‘abandonded’ is, verkondigen nogal eens dat het public domain is geworden. De rechtvaardiging is erin gelegen dat de software nog steeds gewild is. Daarnaast kan worden voorkomen dat de spellen voorgoed verloren gaan omdat zij ooit werden uitgebracht op fl oppies of cassettebandjes die zullen zijn vergaan tegen de tijd dat het auteursrecht eindigt. Feit is echter dat die praktijk in strijd is met de wet.

Het probleem van de verweesde (auteursrechtelijk) beschermde werken heeft internationaal aandacht gekregen, echter zonder zicht op een oplossing. De Europese Commissie is in mei van dit jaar met een ontwerprichtlijn gekomen (‘Directive on certain permitted uses of orphan works’) die op termijn tot wijziging van de auteurswet zou moeten leiden. Voor software biedt dit echter geen soelaas. De ontwerprichtlijn beoogt kort gezegd het online ter beschikking stellen van gedigitaliseerde verweesde werken (zoals boeken en fi lms) door openbare archieven, musea en omroepen mogelijk te maken. Het onderwerp abandonware wordt niet geadresseerd en blijft daarmee een van de blinde vlekken van het auteursrecht.

Het logisch beginpunt voor wie een potentieel verweesd spel wil uitbrengen, is om op onderzoek te gaan. Op zoek naar het bedrijf dat het spel op de markt bracht en naar de personen die bij de ontwikkeling van het spel betrokken waren. Daar liggen de antwoorden. En als het spoor doodloopt? Het advies moet dan luiden: niet uitbrengen. En als het toch wordt uitgebracht en een rechthebbende zich alsnog meldt? Dan maar hopen op sympathie voor het initiatief. Voor de zekerheid wel eerst degene die pretendeert rechthebbende te zijn, vragen zijn intellectueeleigendomsrechten gedocumenteerd aan te tonen. Misschien blijkt het werk dan alsnog echt verweesd te zijn.

Robert Grandia is advocaat ICT-recht te Rotterdam (grandia@mylegalcounsel.nl).

Hof Amsterdam 3 januari 2012, LJN BU9938 (Johan Cruijff en Stichting Interclarion tegen Tirion uitgevers)

Met gelijktijdige dank aan Kitty van Boven, i-ee.

In navolging van IEF 8761. Portretrecht. Ongedefinieerd beroep op 'naamrecht'. Geen redelijk belang dat zich tegen publicatie van foto's gemaakt in actieve voetbalperiode van betrokkene verzet. Geen schending van persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 8 EVRM. Het hof bekrachtigd het vonnis waarvan beroep.

Tirion is van plan een fotoboek "Johan Cruijff  -De Ajacied" op de markt te brengen. Over een overeenkomst (met financiële vergoeding) is geen overeenstemming bereikt. Het boek is sinds 2003 tussentijds uit de handel geweest en na door Cruijff verloren bodemprocedure tussen 2005-2008 wederom in de handel verkrijgbaar geweest, waarna het boek is uitverkocht.

De grieven zijn slechts gebaseerd op het recht op privacy en portretrecht. Geen enkele grief richt zich tegen de afwijzing van de merkrechtelijke vordering.

Het portretrecht moet in dit verband in beginsel worden gezien als een beperking van de uit het auteursrecht voortvloeiende exploitatierechten van de maker van het portret met het oog op redelijke belangen van de geportretteerde. De economische belangen van Cruijff prevaleren niet boven die van de auteursrechthebbende. Een beroep op 'naamrecht' leidt er niet toe dat een boek niet mag worden vernoemd naar Cruijff.

Cruijff is een passende vergoeding aangeboden voor wat betreft de verzilverbare populariteit. Dat ook Tirion c.s. daarvan uitgaan, valt op te maken uit het feit dat Tirion aan Cruijff een aan de verkoopcijfers van het boek gerelateerde vergoeding heeft aangeboden. Dat dit niet aanvaarde aanbod in de omstandigheden niet redelijk was wordt door Cruijff niet voldoende toegelicht, zodat Cruijff hieraan evenmin een argument ontleent om tegen de publicatie van het fotoboek op te komen.

3.7. [appellant sub 1] voert voorts aan dat hij de door hem opgebouwde internationale reputatie en bekendheid uitbaat door de exploitatie van zijn portret en naam en wijst op zijn belang om een en ander te controleren en te voorkomen dat anderen daarvan voor eigen commerciële doeleinden gebruik maken en daarmee zijn exploitatiemogelijkheden schaden.
Dat, zoals [appellant sub 1] betoogt, het portretrecht aanspraak geeft op een exclusief exploitatierecht, en in zoverre is te vergelijken met een recht van intellectuele eigendom, kan niet als juist worden aanvaard. Daarmee worden de rechten van de auteur van de foto’s, zonder wiens eigen creatieve prestatie de foto’s überhaupt niet zouden hebben bestaan, miskend: het portretrecht moet in dit verband in beginsel worden gezien als een beperking van de uit het auteursrecht voortvloeiende exploitatierechten van de maker van het portret met het oog op redelijke belangen van de geportretteerde.
In zoverre moet ook het standpunt van [appellant sub 1] dat zijn economische belangen dienen te prevaleren boven die van de auteursrechthebbende worden verworpen.
Het hof verwerpt ten slotte ook het betoog van [appellant sub 1] voor zover dat inhoudt dat Tirion c.s., door het boek ‘[appellant sub 1] – De Ajacied’ te noemen, een in rechte te respecteren naamrecht van [appellant sub 1] hebben geschonden. Voor zover al een dergelijk ‘naamrecht’ (los van een handelsnaam of merkrecht) bestaat – [appellant sub 1] heeft dit nauwelijks toegelicht - kan dit er niet toe leiden dat de persoon waarop een boek als het onderhavige betrekking heeft in de titel en/of tekst daarvan niet mag worden genoemd.

3.8. Dit neemt niet weg dat indien, zoals in het geval van [appellant sub 1], sprake is van verzilverbare populariteit en de foto’s worden geopenbaard in het kader van een geheel, of in overwegende mate aan de betrokken geportretteerde gewijde publicatie (en in zoverre een eventueel commercieel succes van de publicatie in zeer belangrijke mate verband houdt met bedoelde verzilverbare populariteit) het redelijk belang van deze laatste zich er tegen kan verzetten dat tot publicatie wordt overgegaan zonder dat aan hem een passende vergoeding wordt aangeboden. Dat ook Tirion c.s. daarvan uitgaan, valt op te maken uit het feit dat Tirion aan [appellant sub 1] een aan de verkoopcijfers van het boek gerelateerde vergoeding heeft aangeboden. Dat dit niet aanvaarde aanbod in de omstandigheden niet redelijk was wordt door [appellant sub 1] niet voldoende toegelicht, zodat [appellant sub 1] hieraan evenmin een argument ontleent om tegen de publicatie van het fotoboek op te komen.

3.9. Dit brengt mee dat van een onrechtmatig handelen van Tirion c.s. jegens [appellant sub 1] ook naar het oordeel van het hof niet is gebleken. De vorderingen van [appellant sub 1] acht ook het hof niet toewijsbaar. De door [appellant sub 1] tegen het vonnis van de rechtbank gerichte grieven treffen derhalve geen doel. Bij de verdere (afzonderlijke) bespreking daarvan heeft [appellant sub 1] onvoldoende belang.

Lees het arrest hier (LJN / pdf).

Hof 's-Hertogenbosch 27 december 2011, LJN BU9749 (Goossens Meubelen B.V. tegen Montis Design B.V.)

Zie eerder hier. Auteursrecht. Internationaal Privaatrecht, conflictenrecht. Berner Conventie. Verval auteursrecht door gebrek instandhoudingsverklaring ex art. 21 lid 3 BTMW (oud); invloed Berner Conventie (beroep op S.J. Schaafsma, "Intellectuele eigendom in het conflictenrecht"; bewijslast land van oorsprong; beschermingsduur; inbreuk auteursrecht, slaafse nabootsing, bewijsopdracht

Montis is een Nederlandse meubelproducent. Door ontwerper is een fauteuil en een eetkamerstoel ontworpen, de Charly  en de Chaplin. Beiden met een internationaal modeldepot, maar zonder verlenging na vijf jaar of instandhoudingsverklaring. In 1990 zijn de rechten hierop aan Montis overgedragen. Appellante exploiteert een winkelketen en verkoopt de eetkamerstoel Beat. Na een uitgebreid arrest lijkt het auteursrecht in het land van oorsprong, Duitsland, te zijn verlopen waardoor geen auteursrechtinbreuk ná 2008 kan worden vastgesteld. Aldus, geen slaafse nabootsing. De bewijsopdracht wordt gewijzigd toegelaten: laat [Geintimeerde] toe bewijs te leveren dat de Charly voor het eerst is gepubliceerd op de meubelbeurs van Keulen in de zin van art. 3 lid 3 BC.

Het principaal appel omvat:
a) de invloed van de BC op het al dan niet vervallen zijn van het auteursrecht op de Charly in verband met het ontbreken van een instandhoudingsverklaring in de zin van art. 21 lid 3 BTMW (oud); zie r.o. 4.5.10 e.v.
b) de vraag of [Appellante] inbreuk maakt op het auteursrecht op de Charly/Chaplin indien er geen sprake is van verval daarvan; zie r.o. 4.9
c) de toelating van [Geïntimeerde] tot het leveren van bewijs zoals door de rechtbank in het bestreden tussenvonnis gedaan, er volgt een bewijsopdracht zie r.o. 4.8, 4.14 en dictum.

In citaten, waarbij het eerste deel interessant is voor IPR en conflictenrecht geïnteresseerden
Invloed BC op bestaan auteursrecht
4.5.10. De BC biedt voor werken van toegepaste kunst twee grondslagen voor bescherming. Enerzijds de bescherming die gelijk is aan de bescherming die wordt geboden aan de onderdanen in het land waar zij bescherming zoeken. In het onderhavige geval is deze aan de orde, omdat [Geintimeerde] weliswaar in Nederland is gevestigd en in Nederland bescherming zoekt, doch het object van bescherming ten aanzien waarvan zij bescherming zoekt voor het eerst in Duitsland gepubliceerd zou zijn, hetgeen in dit verband krachtens art. 5 lid 4 BC het relevante criterium is. In onderhavige kwestie houdt dit, bij een vervallen modeldepot, enkel auteursrechtelijke bescherming in indien een instandhoudingsverklaring is afgelegd. Anderzijds kan de auteur zich rechtstreeks beroepen op de minimumbescherming van art. 7 lid 4 BC, een beschermingsduur van minimaal 25 jaar. Aldus kan binnen Nederland, bij toepasselijkheid van de BC, voor de bescherming van werken van toegepaste kunst een beroep worden gedaan op auteursrechtelijke bescherming zonder formaliteiten gedurende de minimumbeschermingsduur van 25 jaar vanaf de vervaardiging van het werk.
Dit leidt het hof ook af uit het Cassina-arrest waarbij de Hoge Raad in de hiervoor geciteerde ro. 3.3.2 oordeelt dat het geldend maken van dit aan art. 7 lid 4 te ontlenen recht niet aan formaliteiten mag worden onderworpen. Met andere woorden: het ontbreken van een instandhoudingsverklaring kan gedurende 25 jaar na het vervaardigen van het werk niet aan een auteur, die een beroep toekomt op de BC, worden tegengeworpen.

4.5.11. Uit art. 7 lid 5 BC volgt dat het einde van de beschermingstermijn wordt bepaald door te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar volgend op de datum van vervaardiging. De stelling van [Appellante] dat de Charly reeds in 1980 is vervaardigd volgt het hof niet. Deze stelling is door [Geintimeerde] voldoende gemotiveerd betwist en kan niet alleen op grond van de overgelegde producties 3 en 4 bij pleidooi als vaststaand worden aangenomen. Volgens de stellingen van [Geintimeerde] is de Charly in januari 1983 gepubliceerd op de meubelbeurs in Keulen. Het hof leidt uit het voorgaande af dat de vervaardiging niet later dan in 1982 kan zijn geschied. Voor de Charly geldt daarom als aanvang van de beschermingstermijn 1 januari 1983. Deze termijn is 25 jaar later, dus op 1 januari 2008, geëindigd.

4.5.12. Op grond van het voorgaande genoot [Geintimeerde] - indien vast komt te staan dat het land van oorsprong van de Charly Duitsland is - tot 1 januari 2008 auteursrechtelijke bescherming op de Charly, maar na 1 januari 2008 niet meer. Dat het gaat om twee Nederlandse vennootschappen die een geschil hebben over een in Nederland gepleegde vermeende inbreuk doet daar niet aan af, nu het land van oorsprong van het werk leidend is voor de toepasselijkheid van de BC. Dat deze bescherming ruimer is dan de bescherming die een model- en auteursrechthebbende geniet aan wie geen beroep toekomt op de BC, levert geen verboden discriminatie op in de zin van art. 12 EG-verdrag (thans art. 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Een ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen auteursrechthebbenden ten opzichte van buitenlandse auteursrechthebbenden, dan wel van werken van nationale oorsprong ten opzichte van werken van buitenlandse oorsprong, levert niet een door art. 18 VWEU verboden discriminatie op (vgl. HR 11 mei 2001, LJN AB1558, NJ 2002, 55, Vredestein, ro. 3.3.3). Het beroep van [Appellante] op het Tod’s arrest van het Europees Hof van Justitie (HvJEG 30 juni 2005, C-28/04, Tod’s/Heyraud) gaat niet op. Die zaak heeft immers betrekking op de omgekeerde situatie waarbij de auteur op grond van het reciprociteitsbeginsel minder bescherming zou toekomen dan de wetgeving van de lidstaat, waar bescherming wordt gezocht, biedt. Niet alleen in het voornoemde Tod’s arrest, maar ook in het Phil Collins-arrest (HvJEG 20 oktober 1993, C-92/92 en C-326/92, IER 1994, 91) heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het reciprociteitsbeginsel van art. 2 lid 7 BC niet mag worden toegepast op werken uit een ander EU-land dan het land waar bescherming wordt gezocht. Daarop stuit eveneens de stelling van [Appellante] af dat de rechtbank een onjuiste uitleg zou hebben gegeven aan art. 2 van het Duitse Urheberrechtsgesetz in verband met de reciprociteitsregel.

4.5.13. Het voorgaande brengt mee dat grieven II en X slagen voor zover deze zien op de periode na 1 januari 2008 en niet slagen voor de periode daarvóór.

Auteursrecht
4.10. De slotsom van het voorgaande is dat, indien het land van oorsprong van de Charly Duitsland is, op de Charly vanaf het moment van vervaardiging tot 25 jaar na 1 januari 1983 auteursrecht heeft gerust. [Appellante] heeft in dat geval van april 2007 tot 1 januari 2008 met haar Beat inbreuk gemaakt op dit auteursrecht. Doordat het auteursrecht op de Charly vanaf dat moment is vervallen is er nadien geen sprake meer van auteursrechtinbreuk.

Slaafse nabootsing
Incidenteel appel auteursrecht Chaplin
4.12.2. [Geintimeerde] heeft geen belang bij haar incidentele grieven om de volgende reden. Indien de grieven zouden slagen brengt dat met zich mee dat het auteursrecht op de Chaplin zou zijn vereenzelvigd met het auteursrecht op de Charly en, gezien hetgeen hiervoor is overwogen in principaal appel, zou dit auteursrecht dan eveneens zijn vervallen op 1 januari 2008. Nu het hof in het principaal appel reeds heeft vastgesteld dat [Appellante] met haar Beat inbreuk maakt op het auteursrecht op de Charly in de periode van 5 april 2007 tot 1 januari 2008 - indien het land van oorspong van de Charly Duitsland is - komt [Geintimeerde] geen belang meer toe bij de behandeling van de incidentele grieven.

Principaal appel
4.13.5. Weliswaar zijn in de Beat elementen terug te vinden die ook in de Charly/Chaplin zijn gebruikt, maar de Beat verschilt daarnaast op een aantal punten. De kruisverbinding tussen de poten is niet aanwezig bij de Beat. De toevoeging van een horizontale naad en het weglaten van de doorlopende verticale naad op het zitkussen van de Beat geeft de indruk dat het zitkussen een los element vormt van de stoel. De armleuningen zijn een stuk rechter, de poten lopen recht naar beneden en de kromming van de rugleuning is minder elegant, waardoor de Beat minder elegant, minder gestileerd en plomper oogt dan de Charly/Chaplin. De Beat oogt ook eenvoudiger dan de Charly/Chaplin.

4.13.6. [Geintimeerde] stelt terecht dat de consument meestal niet de mogelijkheid heeft beide producten naast elkaar te bekijken. Door de genoemde verschillen en gelet op het gegeven dat er meerdere nabootsingen op de markt aanwezig zijn, is het hof van oordeel dat het publiek de Beat niet zal verwarren met de Charly/Chaplin. Bovendien zal het publiek bij het kopen van een (eetkamer)stoel ook belang hechten aan de voel- en tastzin en hoe een (eetkamer)stoel ‘zit’. De gebruikte buisconstructie in de Beat, de diepere zitting en het minder stevige binnenwerk (vulling) maakt dat de Beat niet alleen aanmerkelijk anders zit dan de Charly/Chaplin, maar bovendien ook anders aanvoelt.
Mede gelet op het uitgangspunt dat bij het ontbreken van bescherming op grond van auteursrecht nabootsing in beginsel vrij staat, houdt de Beat met genoemde verschillen voldoende afstand van de Charly/Chaplin en valt verwarringsgevaar bij het publiek niet te duchten.

4.13.7. Het voorgaande brengt mee dat er geen sprake is van ongeoorloofde slaafse nabootsing door [Appellante], waardoor [Appellante] ook niet onrechtmatig handelt jegens [Geintimeerde].

Slotsom - bewijsopdracht
4.14. Op grond van hetgeen hiervoor is geoordeeld in principaal appel zal het hof het bestreden tussenvonnis van de rechtbank vernietigen voor zover de bewijsopdracht mede betrekking heeft op de periode na 1 januari 2008 en voor wat betreft de formulering van de bewijsopdracht in het dictum van het bestreden vonnis. Op grond van art. 356 Rv en in het belang van een doelmatige afdoening zal het hof de zaak aan zich houden en [Geintimeerde] toelaten bewijs te leveren van haar stelling dat de Charly voor het eerst is gepubliceerd op de meubelbeurs van Keulen in de zin van art. 3 lid 3 BC.

4.15. Gelet op het tussen partijen gevoerde debat zal het hof partijen toelaten tussentijds cassatie in te stellen tegen dit tussenarrest.

Kantonrechter Rechtbank Breda 21 december 2011, LJN BU9904 (X tegen The Company(TC))

Als randvermelding. Handelsnaamrecht. Casuïstisch onderscheid tussen franchise- of licentieovereenkomst (m.b.t. gebruik handelsnaam). De overeenkomst is door partijen ondertekend als licentie-ondernemer respectievelijk licentiehouder en spreekt over het exploiteren van een winkelformule met verplichting om het bedrijf in te richten volgens de huisstijl en daarvoor een vergoeding te betalen. TC verhuurt een ruimte aan X en zal verder assisteren, aldus is er sprake van een franchiseovereenkomst. Er is altijd gesproken over franchise en rapport van de European Franchise Consultants bestempelt The Company Shoes als soft franchiseformule.

Verder gaat dit vonnis over het instaan voor de juistheid van door franchisegever verstrekte gegevens en de (buitengerechtelijke) vernietiging van overeenkomsten.

3.4. Partijen twisten over de vraag of er tussen hen een licentie- of een franchise-overeenkomst is gesloten. In zijn meest simpele vorm bestaat een licentie uit een verklaring van de kant van de licentiegever dat de licentienemer de omschreven activiteit mag uitvoeren. In de praktijk wordt er meestal een overeenkomst gesloten, waarin de licentie-gever en de licentienemer voorwaarden overeenkomen waaronder de licentienemer de verkregen licentie mag exploiteren. Een franchise is een methode van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. Kenmerkend voor een franchisecontract is het gebruik van een herkenbare formule.

De tussen partijen gesloten overeenkomst is ondertekend door [X] als ‘licentie-ondernemer’ en The Company als ‘licentiehouder’. Voornoemde benaming brengt echter nog niet met zich, dat er tussen partijen geen sprake zou zijn van een franchiseovereenkomst. In de tussen partijen gesloten overeenkomst wordt gesproken over het exploiteren van een winkelformule door [X]. Verder worden er over en weer verplichtingen beschreven, zoals de verplichting van [X] om het bedrijf in te richten volgens de huisstijl van The Company Shoes en de geldelijke vergoedingen die [X] voor het gebruik van de formule aan The Company verschuldigd is. Aan de zijde van The Company worden -onder meer- als verplichtingen genoemd, dat The Company of een met haar verbonden vennootschap een winkelruimte aan [X] zal gaan verhuren en dat zij [X] op diverse terreinen zal assisteren. Het voorgaande, in samenhang met de inhoud van de overige bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, leidt tot het oordeel, dat de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft te gelden als een franchiseovereenkomst.

Daar komt nog bij, dat TC zich bijvoorbeeld beroept op de verklaring van [Y] (productie 2 bij de conclusie van antwoord). Daarin geeft [Y] aan, dat met [X] is gesproken over ‘waarom franchise’ en ‘de vorm van franchise’. Ook beroept TC zich bijvoorbeeld op het rapport van de door haar ingeschakelde European Franchise Consultants (hierna te noemen: ‘EFC’), zoals overgelegd als productie 34 bij de conclusie van antwoord. Ook EFC bestempelt The Company Shoes als een soft franchiseformule. H&L Accountants die voor TC de boekhouding verzorgt, noemt The Company Shoes in het door haar in maart 2009 opgestelde rapport, een franchiseonderneming. TC heeft voor voornoemde, door [Y], EFC en H&L Accountants gebruikte terminologie geen verklaring gegeven. Met betrekking tot de vraag in hoeverre het bestempelen van de tussen partijen gesloten overeenkomst als franchiseovereenkomst gevolgen heeft voor de op The Company rustende zorgplicht, heeft te gelden, dat nu er in Nederland geen specifieke regeling voor franchising is, teruggegrepen dient te worden op het algemene overeenkomsten- en verbintenissenrecht.

Lees het vonnis hier (LJN).

HvJ EU 1 december 2011, zaak C-222/11 (Longevity Health Products tegen OHIM/Performing Science LLC) - verzoek

Hogere voorziening na Gerecht EU T-190/09 waarin een OHIM beslissing wordt bevestigd. Nietigverklaring van het merk in kwestie is niet gerechtvaardigd. Vaklieden- en het lekenpubliek kent het verschil in betekenis tussen enerzijds het merk en anderzijds de normale afkorting van chemische formules. Zij zijn zich bewust van het feit dat een geringe verandering in de chemische benaming een wezenlijk onderscheid kan maken in farmacologische, chemische of fysische eigenschappen. Omdat de rechtsmiddelen bij het Gerecht EU zich tot rechtsvragen beperken, kan het Gerecht EU geen beoordeling van de relevante feiten of bewijswaardering geven. Het beroep wordt afgewezen.

27. Im vorliegenden Fall sei jedoch eine Nichtigerklärung der betroffenen Marke aufgrund des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung genannten absoluten Eintragungshindernisses nicht gerechtfertigt, denn es gebe zwischen dieser Marke und der Bezeichnung der chemischen Substanz „5‑Hydroxytryptophan“ keine Verwechslungsgefahr. Die angesprochenen Verkehrskreise, Fachleute und interessierte Verbraucher, sähen die fragliche Marke nicht als die übliche Bezeichnung dieser chemischen Substanz an und seien ohne Weiteres in der Lage, zwischen dem Markenwortlaut „5 HTP“ und der systematischen Bezeichnung der in Rede stehenden Substanz, gegebenenfalls in ihrer abgekürzten Form, zu differenzieren. Diesem Publikum sei nämlich bekannt, dass auch nur geringfügige Veränderungen chemischer Nomenklaturausdrücke oder chemischer Summenformeln wesentliche Unterschiede im Hinblick auf die pharmakologischen, chemischen oder physikalischen Eigenschaften indizieren könnten.

28. Insoweit ist festzustellen, dass die Rechtsmittelführerin ihre vor dem Gericht vorgetragenen Argumente nahezu wörtlich erneut vorträgt. Sie versucht damit, die Würdigung des Sachverhalts in Frage zu stellen, die das Gericht in den Randnrn. 37 bis 40 des angefochtenen Urteils in Bezug auf die Üblichkeit der in Rede stehenden Marke vorgenommen hat.

29      Gemäß Art. 256 Abs. 1 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs ist das Rechtsmittel aber auf Rechtsfragen beschränkt. Allein das Gericht ist für die Feststellung und Beurteilung der relevanten Tatsachen sowie die Beweiswürdigung zuständig. Somit ist die Würdigung der Tatsachen und Beweismittel, vorbehaltlich ihrer Verfälschung, keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels unterläge (...)

30      Da die Rechtsmittelführerin somit lediglich die vom Gericht vorgenommene Tatsachenwürdigung rügt und keine Verfälschung von dem Gericht vorgelegten Tatsachen oder Beweismitteln geltend macht, ist der einzige Rechtsmittelgrund zurückzuweisen und somit das Rechtsmittel als offensichtlich unzulässig zurückzuweisen.

Vzr. Rechtbank Arnhem 14 december 2011, LJN BV1457 (Troedoor B.V. tegen DTP-Import B.V.)

Met dank aan Jurian van Groenendaal en Marc de Boer, Boekx advocaten.

Beslagrecht. Auteursrecht en niet-geregistreerd gemeenschapsmodelrecht, onrechtmatige daad. Troedoor houdt zich bezig met de import en verkoop van meubels. DTP is een exclusieve Nederlandse distributeur van de in Indonesië geproduceerde D-Bodhi-meubels (kenmerkend is het gerecycled hout en metaal).

Ondanks de late indiening van producties (internationale WIPO-modelregistratie), worden deze toch toegelaten, omdat DTP niet onredelijk in haar verdediging is benadeeld. De vraag is aan wie de intellectuele rechten toekomen, Troedoor heeft niet aannemelijk gemaakt dat de rechten niet aan D-Bodhi toekomen. In dit kort geding worden de vorderingen met betrekking tot het door DTP-Import gelegde beslag afgewezen.

In citaten:
4.5. Niet, althans onvoldoende in geschil is dat de door Troedoor onder de naam Ocean serie en Ferreo serie op de markt gebrachte meubelen nagenoeg identiek zijn aan de door DTP-Import verhandelde D-Bodhi meubelen uit de Ferum respectievelijk Lignum collectie. Tussen partijen is ook niet in geschil dat aan het ontwerp van de meubelen in geschil auteurs- en modelrechtelijke bescherming toekomt. In geschil is aan wie die intellectuele eigendomsrechten toekomen. Troedoor betwist dat die rechten toekomen aan D-Bodhi dan wel aan DTP-Import.

4.9. (...eerste samples zijn in september 2009 bij Troedoor afgeleverd...) Hierdoor kan niet zonder meer op voorhand worden aangenomen dat het ontwerp en de productie van de D-Bodhi meubelen eerder door anderen heeft plaatsgevonden dan door D-Bodhi, en voorts dat Troeboor haar meubelen uit de Ocean en Ferreo serie eerder dan DTP-Import haar D-Bodhi meubelen voor het publiek beschikbaar heeft gesteld. Dat zal in de aanhangige bodemprocedure, waarin meer mogelijkheden zijn voor onderzoek, nader uitgezocht moeten worden. Dit betekent dat Troedoor voorshands niet aannemelijk heeft gemaakt dat de intellectuele eigendomsrechten op de D-Bodhi meubelen niet aan D-Bodhi toekomen, zodat summierlijk niet is gebleken van de ondeugdelijkheid van het door DTP-Import ingeroepen recht.

4.10. Wel kan worden aangenomen dat DTP-Import de D-Bodhi meubelen een verkoopsucces in Nederland heeft gemaakt nadat zij deze voor het eerst in februari 2010 op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd en vervolgens aan haar klanten heeft geleverd, terwijl Troedoor pas voor het eerst in maart 2011 de meubels uit de ocean en Ferreo serie op grote schaal is gaan aanbieden tegen een bijna twee keer zo lage prijs dan DTP-Import. Volgens DTP-Import zijn talrijke illegale kopieën van de D-Bodhi meubels op de Nederlandse markt gebracht waartegen DTP-Import in rechte (met succes) optreedt. 

Lees het vonnis hier (LJN BV1457, grosse KG ZA 11-611, schone pdf).

Kantonrechter Rechtbank Rotterdam 26 augustus 2011, LJN B9751 (verzoekers tegen VVE)

Auteursrecht/persoonlijkheidsrecht van architecten op wooneenheid en eigendomsrecht. Persoonlijkheidsrecht.
Rechtspraak.nl: Verzoek vernieting besluit Verening van eigenaren. Verzoeker heeft een zonnescherm geplaatst dat niet voldoet aan de regels van het architectenbureau van de betreffende wooneenheid. De vereniging van eigenaren had in een vergadering besloten dat het type zonnescherm dat verzoeker heeft geplaatst, niet is toegestaan. Eveneens tegen de regels van het architechtenbureau is echter wel (stilzwijgende) toestemming verleend door de VVE om het balkon "dicht te zetten", wat inhoud dat het balkon bij het woongedeelte getrokken is. De kantonrechter vernietigt het besluit van de VVE zoals door verzoeker verzocht.

Uit de brief van de architect: Ten tweede wijs ik u erop, dat de puien, ondanks een filigrane en goede detaillering door firma Hagenland, door hun spiegelende karakter een forse inbreuk vormen op de architectuur van het gebouw. Juist omdat de balkons in de gebouwen een ritmische onderbreking van een glazen, spiegelende gevel vormen, zal het architectonische beeld verstoord worden door spiegelende puien op de balkons. De architectonische kwaliteit zal door het onregelmatige patroon van open en gesloten balkons in zorgvuldig gecomponeerde gevels blijvend beschadigd worden. Hiertegen maken wij vanuit ons auteursrecht als architect bezwaar. Ik merk overigens op dat dit ook ten koste kan gaan van de waarde van andere woningen in het complex. Wij zullen tegen de bouwaanvragen bezwaar maken. (…)”

5.5 Verweerster heeft deze ontwikkeling getolereerd (of wellicht zelfs stilzwijgend goedgekeurd). Wat hiervan verder ook zij, deze gedragslijn verdraagt zich niet met het weigeren van de toestemming aan verzoekers om het onderwerpelijke zonnescreen aan te brengen. Dit screen voldoet weliswaar niet aan het beleid van verweerster ten aanzien van op de balkons aan te brengen zonwering, maar het tast, nu het slechts in zeer beperkte mate gebruikt zal worden en de toegepaste verticale geleiders zeker niet robuuster ogen dan de horizontale en verticale delen van het balkonhekwerk, het open karakter van het balkon en het architectonisch uiterlijk van het gebouw niet (wezenlijk) ernstiger aan dan de door verweerster getolereerde wijzigingen.
5.6 Verweerster zal dan ook het screen van verzoekers moeten toestaan, zij het onder de voorwaarde dat verzoekers zich op dezelfde wijze als de bewoners die een knikscherm op het balkon hebben aangebracht tegen het risico van schade verzekeren.

Het is nu ook mogelijk om stukken bij het BBIE in te dienen langs elektronische weg. Hiervoor zijn er aan de website verschillende contacformulieren toegevoegd. Per specifieke handeling, op het indienen van merk- en modeldepots na, zijn er formulieren beschikbaar.

Deze elektronische indiening kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het na-indienen van afbeeldingen, het indienen van gebruiksbewijzen en/of argumenten bij opposities of het indienen van bezwaar tegen een weigering op absolute gronden. Ook voor de indiening van bijvoorbeeld internationale merkaanvragen, vernieuwingsverzoeken of verzoeken tot aantekening van wijzigingen in het register, door middel van het meesturen van het ingevulde PDF formulier is deze methode beschikbaar. Voor merkdepots blijft BOIP Online Filing de enige methode om elektronisch in te dienen. Indiening van modeldepots langs elektronische weg blijft vooralsnog niet mogelijk.

Deze nieuwe methode kan dus worden gebruikt voor nagenoeg alle handelingen bij het BBIE en is beschikbaar naast de mogelijkheid om te faxen of per post stukken in te dienen. Na indiening van stukken via het elektronisch contactformulier ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e mail. Vervolgcontact zal verlopen via de gebruikelijke wegen. Indiening van stukken via normale e-mail blijft uitgesloten. Het BBIE hoopt hiermee zijn serviceniveau verder te verhogen.

Met toestemming van: boip.int

Vzr. Rechtbank Middelburg 19 juli 2011, LJN BU9759 (Nederlands nationaal circus Herman Renz B.V. tegen gedaagde h.o.d.n. Circus Renz International en Circus Franz Renz)

Handelsnaamrecht. Geschil over gebruik van de naam van een circus tussen Nederlands Nationaal Circus Herman Renz b.v. en Circus Renz Internationaal of circus Franz Renz. Beide partijen claimen het oudste recht.

Beide partijen stellen het oudste recht op de naam Renz te hebben en zich derhalve te mogen presenteren als Renz, danwel Circus Renz. Om hun gelijk aan te tonen gaan zij ver terug in de tijd. Voor zo'n diepgaand onderzoek is in kort geding geen plaats. Vooralsnog staat door de inschrijving uit 1973 van eiseres in het handelsregister voldoende vast dat zij recht heeft op het voeren van haar naam. De eerste inschrijving van gedaagde dateert van dit jaar. Gedaagde wordt verboden aanduiding Circus Renz International en/of Circus Franz Renz te gebruiken op straffe van €500 per dag(deel) met een maximum van €15.000.

4.5.  De aard van de ondernemingen van partijen is gelijk, te weten een circus. Eiseres en gedaagde opereren soms gelijktijdig in Nederland. Er ontstaat gevaar voor verwarring als de naam van het circus gelijk of sterk gelijkend is. Uit wat eiseres ter zitting heeft meegedeeld over de verwarring die is ontstaan toen gedaagde in Beverwijk een voorstelling gaf, blijkt dat dit gevaar er ook daadwerkelijk is.

4.6.  De vordering van eiseres is erop gericht aan het woord “Renz” een toevoeging te verbinden waardoor er onderscheid ontstaat. Gedaagde zou het woord “international” moeten toevoegen. Gelet op wat hierboven is overwogen heeft zij het recht dit te vorderen.
Gedaagden hebben gesteld dat zij het woord “international” al aan het woord “Renz” toevoegen. Zij hebben daarmee te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen deze toevoeging. Uit de ter zitting getoonde foto’s blijkt dat niet alle wagens met de aanduiding “Renz” ook de toevoeging “international” hebben. Dit is ook door gedaagden erkend. Eiseres heeft dus belang bij haar vorderingen.
De vordering van eiseres houdt rekening met de wederzijdse belangen en de achtergronden van de circussen en de wijziging kan, gelet op de omstandigheden, in redelijkheid van gedaagde gevergd worden.

Dictum: De voorzieningenrechter

verbiedt gedaagde om zich op alle aanduidingen op auto’s, wagens, circustent, affiches etc. anders te presenteren dan als Circus Renz International (voluit geschreven) en/of als Circus Franz Renz (voluit geschreven), zulks op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagde met de naleving van dit verbod in gebreke blijft tot een maximum van € 15.000,-- is bereikt;

Lees het vonnis hier (LJN / pdf).

RCC 1 december 2011, dossiernr. 2011/00906 (Ere Divisie Live "ik heb het")

Slogan. Titel van een schilderij. Auteursrecht. Het betreft het gebruik van de woorden “Ik heb het” door Eredivisie Live, die te zien zijn op billboards in voetbalstadions en tijdens uitzendingen van NOS Studio Sport en die gezegd  worden door bekende voetballers in het filmpje “The making of…Ik heb het!” op You Tube.

Eredivisie Live maakt zonder toestemming en vergoeding gebruik van de slogan “Ik heb het”, welke woorden al jaren op klagers website www.pauluskunstje.nl staan en de naam vormen van een door klager gemaakt schilderij. De voorzitter heeft de klacht niet in behandeling genomen, omdat niet duidelijk is welke rechten zijn geschonden. "Ik heb het" heeft geen eigen en oorspronkelijk karakter en is sinds jaar en dag een normale zin binnen het Nederlandse taalgebruik en niet door de klager bedacht. De Reclame Code Commissie bevestigt de "niet-inbehandeling-neming".

Van een merkenrecht is niet gesteld of gebleken, terwijl tevens niet op voorhand kan worden aangenomen dat klager zich op auteursrechtelijke of andere bescherming kan beroepen. Het enkele feit dat de gewraakte woorden blijkbaar op een website van klager staan is onvoldoende om aan te nemen dat klager bepaalde rechten met betrekking tot die woorden kan doen gelden, nog daargelaten dat het gebruik van die woorden door anderen niet zonder meer tot het oordeel kan leiden dat is gehandeld in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter
 
Klager handhaaft zijn klacht dat zonder zijn toestemming de titel van een door hem gemaakt schilderij wordt gebruikt voor reclamedoeleinden.
 
Het verweer wordt als volgt samengevat.
Een geschil over een (vermeende) inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, waarop de onderhavige klacht lijkt te zien, hoort niet thuis bij de Commissie. Klager heeft bovendien verzuimd duidelijk te maken welk intellectueel eigendomsrecht door adverteerder geschonden zou zijn. De zin “Ik heb het” kan niet worden gekwalificeerd als een auteursrechtelijk werk, nu deze geen eigen, oorspronkelijk karakter heeft en geen persoonlijk stempel van de maker draagt. De zin is sinds jaar en dag een normale zin binnen het Nederlandse taalgebruik en is niet door klager bedacht.
 
Het oordeel van de Commissie
Klager heeft ook in zijn bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter niet duidelijk gemaakt welke rechten van klager zouden zijn geschonden door het gebruik van de woorden “Ik heb het” en op welke wijze het gebruik van deze woorden door adverteerder in strijd met de NRC moet worden geacht. De klacht wordt daarom afgewezen.
 
De beslissing
 
De Commissie wijst de klacht af.