Vzr. Rechtbank Breda, 8 maart 2010, KG ZA 10-88, Happy-Point tegen Heijzoo (met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur)

Auteursrecht. Opblaasbare Abraham-pop (zie ook Rechtbank Breda, 6 januari 2010, IEF 8498). Standaard vonnis, inbreuk aangenomen.

3.4. Heijzoo heeft als verweer aangevoerd dat zij abusievelijk de foto met daarop afgebeeld de Abraham-pop van Happy-Point op haar website heeft geplaatst, dat het niet de bedoeling is geweest deze Abraham-pop te verkopen en dat zij de Abraham-pop ook niet verkoopt.

3.5. Dit verweer wordt verworpen als zijnde irrelevant en ongeloofwaardig. Reeds het gebruik van (een abeelding van) de Abraham-pop van Happy-Point door Heijzoo op haar website, betreft een inbreukmakende handeling. Voorts is voldoende aannemelijk dat het de bedoeling van Heijzoo is (geweest) deze Abraham-pop te verkopen. Ter onderbouwing van haar stelling heeft Happy-Point als productie 13 een mailwisseling (…)  overgelegd. Op 1 februari 2010 heeft Y. de Ruijter aan Heijzoo gevraagd of de Abraham-pop ook nog in andere modellen leverbaar is, waarop Heijzoo op 3 februari 2010 heeft geantwoord: "Deze heb ik op dit moment voor dit seizoen nog maar in een model. namelijk de modellen die u ziet op onze site." Niet door Heijzoo is betwist dat op 3 februari 2010 er maar 1 foto van een Abraham-model op de website stond, te weten de Abraham-pop van Happy-Point. Heijzoo heeft nog gesteld dat zij zelf een ontwerp voor de productie van een Abraham-pop heeft gemaakt dat zij aan de producent wilde verstrekken. Ter onderbouwing heeft Heijzoo op de mondelinge behandeling een afbeelding van de door haar ontworpen Abraham-pop overgelegd. Aan deze stelling gaat de voorzieningenrechter voorbij. Immers, indien Heijzoo daadwerkelijk een andere Abraham-pop had willen laten produceren en verkopen, had het voor de hand gelegen dat een afbeelding van deze Abraham-pop op de website van Heijzoo zou zijn geplaatst.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 5 februari 2010, KG RK 10-0291, Zodiac International c.s. tegen NK

Ex parte. Merkenrecht. Bewijsbelag. Zodiac-boten. Inbreuk aangenomen. Verbod. Conservatoir beslag tot afgifte c.q. le

2.2. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt dat bepaalde, in het lichaam van het verzoekschrift nader omschreven boten voorzien van (Gemeenschaps)merken van verzoeksters (hierna aangeduid als: “Zodiac- boten”), door gerekwestreerde in Nederland worden aangeboden en verkocht. Om die reden is naar voorlopig oordeel sprake van voldoende (dreiging van) inbreuk op die merken. (…)

(…) 2.4. De in het verzoekschrift onder III en IV opgenomen voorlopige maatregelen – kort gezegd: conservatoir beslag tot afgifte c.q. levering respectievelijk conservatoir bewijsbeslag op documenten – zullen worden toegestaan. Met het oog op de bescherming van vertrouwelijke informatie, wordt, op grond van artikel 1019b lid 4 Rv, het verlof verleend onder de in het dictum gestelde voorwaarden. (…) levering respectievelijk conservatoir bewijsbeslag op documenten toegestaan.

(…) 3.1. beveelt gerekwestreerde onmiddellijk na betekening van deze beschikking de in het verzoekschrift omschreven inbreuken op de merkrechten van verzoeksters te staken en gestaakt te houden en met name zich te onthouden van het aanbieden en verhandelen van opblaasboten waarop de merken van verzoeksters zonder toestemming van verzoeksters zijn aangebracht;

(…) 3.7. verleent verzoeksters verlof om conservatoir beslag tot afgifte c.q. levering te leggen op de exemplaren van de in het verzoekschrift omschreven inbreukmakende Zodiac-boten zich bevindende onder NK

3.8. verleent verzoeksters verlof tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op alle documenten, waaronder het relevante deel van de administratie, alsmede elektronische gegevensdragers, die op de inbreuken betrekking hebben of zouden kunnen hebben, onder NK.

3.9. bepaalt dat de deurwaarder die het onder 3.8. bedoelde bewijsbeslag zal leggen, ten spoedigste nadat het beslag is gelegd, al dan niet in samenwerking met een terzake deskundige, (digitale) kopieën zal maken van bedoelde documenten en deze kopieen in gerechtelijke bewaring zal nemen, terwijl de oorspronkelijke documenten terstond na het maken van kopieën aan de desbetreffende gerekwestreerde dienen te worden teruggegeven;

Lees de beschikking hier.

Morgen weer Zeist, het jaarlijkse AIPPI Symposium en dé landdag van IE Nederland. Zonder twijfel weer boeiende lezingen en debatten over octrooirecht, merkenrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing.

Debat 1 betreft een octrooirechtelijk Mock Trial of Mini Trial in de zaak Generipharm B.V. tegen Ethix Plc. Voorzitter is mr. Rian Kalden, vice-president van de Rechtbank Den Haag, pleiters: Hans Prins en Koen Bijvank.
 Ter voorbereiding voor degenen die hebben gekozen om deze mini trial  bij te wonen, wordt hierbij gelinkt naar de casus en  de "introduction to the technical background".

Debat 3 betreft ‘scheerkoppen en legoblokjes’ Stelling: De uitspraak van de Hoge Raad in Lego is juist en van de rechtbank in Den Bosch inzake de Philips scheerkop onjuist. Voorzitter is  Prof. mr. Feer Verkade, A-G Hoge Raad, Debaters: Mr. Paul Reeskamp en Prof. mr. Martin Senftleben.

Een ingezonden bijdage ('Zeker geen Lego') aan het debat komt van Sander Gellaerts en Terry Häcker is gebaseerd op een nog ter publicatie aan te bieden artikel over marktonderzoek in de rechtszaal met als titel ‘Marktonderzoek, de onderste steen boven?’ Deze bijdrage hangt onder deze link.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, Beschikking van 17 februari 2010, KG RK 10-680, IKSL B.V. tegen het Belgische bedrijf PTI B.V.B.A.

Octrooirecht. Amsterdamse octrooi-ex parte, behandeld door plaatsvervangende voorzieningenrechter uit de IE-kamer Den Haag. Zesjarig Nederlands octrooi voor ‘producthouder' (koffiepads). Verlof tot beslaglegging (70 lid 6 ROW en 730 Rv), afgifte ter gerechtelijke bewaring (709 Rv) en het nemen van monsters (1019b jo artikel 1019d lid 2 Rv). Verzoekster IKSL wenst octrooi te handhaven tegen inbreukmakende producten op de Huishoudbeurs in de RAI van 13 t/m 21 februari 2010.

Mede gelet op het feit dat IKSL haar verzoek baseert op een Nederlands niet-vooronderzocht octrooi, zal de voorzieningenrechter beslissen dat door IKSL zekerheid moet wordt gesteld voor schade die door het beslag kan worden veroorzaakt. Bepaald wordt dat verzoekster zekerheid dient te stellen door middel van het storten van een bedrag van EUR 10.000,= op de derdengeldrekening van het kantoor van haar raadsman en dat aan de beschikking ook eerst uitvoering mag worden gegeven nadat die raadsman heeft vastgesteld dat het bedrag is ontvangen.

De gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring wordt eveneens toegewezen, zij het niet zonder meer op alle dagen en uren. Bepaald wordt dat IKSL geen verlof krijgt om de tenuitvoerlegging van de beschikking op alle dagen en uren aan te vangen, maar dat zij, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, een eenmaal aangevangen tenuitvoerlegging mag afronden, ook als dat betekent dat de tenuitvoerlegging deels buiten de normale kantooruren zal plaatsvinden.’ De kosten van het beslag zijn vooralsnog voor IKSL.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof Amsterdam, 2 maart 2010, zaaknr. 200.015.797/01, Proctor Media Projects B.V.  tegen Dullaert & Dumas Film & TV Producties B.V. (met dank aan Marcel de Zwaan, Bremer & De Zwaan).

Mediarecht. Scenario-opdracht. Hof stelt Proctor alsnog in het gelijk in geschil over schade na uitblijven vervolgopdracht.

Proctor ontwikkelt in opdracht een scenario voor de kindertelevisieserie Spetter, geproduceerd door D&D voor het Dolfinarium Harderwijk. D&D deed een aan Proctor verleend right of first refusal (de mogelijkheid om af te zien van het schrijven van scenario’s voor vervolgseries) niet gestand, omdat het Dolfinarium niet tevreden zou zijn geweest met de kwaliteit van de scripts. De Rechtbank Amsterdam (7 mei 2008, niet gepubliceerd) wees de vorderingen van Proctor aanvankelijk af, bij gebreke van een causaal verband tussen de schade en de  niet gestand gedane optie.

Het Hof vat de verplichtingen van de producent jegens de scenarioschrijver ruimer op. Proctor had redelijkerwijs kunnen begrijpen dat het in beginsel de vervolgopdracht zou worden verstrekt en de producent had de scenarioschrijver over de bezwaren, het Dolfinarium was aanvankelijk wel tevreden,  moeten informeren en de scenarist in de gelegenheid stellen die bezwaren weg te nemen en producent had met de opdrachtgever de bezwaren nader moeten onderzoeken. Causaal verband tussen de toerekenbare niet nakoming van deze verplichtingen en de door Proctor geleden schade wordt wel aanwezig geacht.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 maart 2010, KG ZA 09-1745, Yell Limited tegen Yellow Page Marketing (eveneens met eerdere dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof)

Merkenrecht. Domeinnamen. Inbreuk aangenomen in Engeland op het Engelse merkrecht door een in Nederland gevestigde gedaagde. Eiseres Yell houdt geen relevante merkenregistraties die geldig zijn in de Benelux of Europa, maar bezit wel enkele woord- en beeldmerken Ýellow Pages’ met gelding in het Verenigd Koninkrijk. Gedaagde YPM is gevestigd in Nederland en houdster van de domeinnaam en business directory-website www.yellowpage-uk.com. Eiseres vordert gedaagde te gebieden iedere inbreuk op de merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk te staken en gestaakt te houden.

Vordering toegewezen. “(…) geldt daartoe dat de krachtens artikel 2 EEX-Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter, volgens bestendige jurisprudentie van de voorzieningenrechters van deze rechtbank, niettegenstaande artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, ook naar vreemd recht, een voorlopig oordeel kan geven in de vorm van een inschatting van de kansen van een geldigheidsverweer ter zake van een naar vreemd recht bestaand intellectueel eigendomsrecht.”

Verwording tot soortnaam niet aannemelijk gemaakt, inbreuk aangenomen. 1019h proceskosten:  “Hiermee valt niet te verenigen dat bij een grensoverschrijdend geval als in casu voor handhaving in een lidstaat geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de in de nationale wetgeving van een andere lidstaat ter uitvoering van de richtlijn geboden (handhavings)mogelijkheden, waarvan ook artikel 1019h Rv deel uitmaakt.

Bevoegdheid: 4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank komt, nu de gedaagde woonplaats heeft in Nederland, meer specifiek in het arrondissement ’s-Gravenhage, op grond van artikel 2 lid 1 EEX-Verordening jo. artikel 99 Rv bevoegdheid toe van het geschil kennis te nemen. Dit wordt niet anders nu de in casu gevorderde voorlopige voorziening, zoals hierna zal blijken, beoordeeld dient te worden naar vreemd recht en effect dient te sorteren buiten het nationale territoir (HR 24 november 1989, NJ
1992, 404 – Interlas / Lincoln).

4.2. Voor zover de vordering is gebaseerd op de merkenrechtelijke grondslag, heeft YPM nog aangevoerd dat het arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen van 13 juli 2006 inzake GAT/LuK aan dergelijke bevoegdheid in de weg staat. Dit verweer slaagt niet. Nog daargelaten dat het aangehaalde arrest specifiek ziet op Europees octrooirecht en zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet zonder meer valt in te zien dat het hierin overwogene onvoorwaardelijk kan worden doorgetrokken naar het terrein van het (nationale) merkenrecht, geldt daartoe dat de krachtens artikel 2 EEX-Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter, volgens bestendige jurisprudentie van de voorzieningenrechters van deze rechtbank, niettegenstaande artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, ook naar vreemd recht, een voorlopig oordeel kan geven in de vorm van een inschatting van de kansen van een geldigheidsverweer ter zake van een naar vreemd recht bestaand intellectueel eigendomsrecht.

Toepasselijk recht: 4.8. Het betoog van YPM in dit verband dat de omstandigheid dat naar vreemd recht een vordering wordt ingesteld, Yell ertoe zou hebben genoodzaakt de opinie van haar Engelse advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium ter kennis van YPM te brengen en niet eerst op 2 februari 2010, wordt verworpen. Hoewel als uitgangpunt geldt dat producties in een zo vroeg mogelijk stadium in het geding dienen te worden gebracht, en het aldus beschouwd voor de hand had gelegen dat Yell de opinie van haar Engelse advocaat gedateerd 15 december 2009 eerder in het geding had gebracht, zijn er in dit geval drie redenen die Yell sauveren. In de eerste plaats moet aan Yell worden toegegeven dat de bij de appointering van de zaak op 22 december 2009 gestelde eisen ter zake het tijdstip van dagvaarden en het in het geding brengen van producties minder gelukkig zijn geweest. In de tweede plaats geldt dat YPM met het van toepassing zijn van Engels recht op dit geschil in ieder geval bekend is sinds 19 januari 2010, zijnde de datum waarop de dagvaarding aan haar is betekend en vanaf welk moment zij ook zelf ter zake de nodige inlichtingen had kunnen inwinnen. In de derde plaats ten slotte – en doorslaggevend – geldt dat het van toepassing zijnde vreemde recht vanwege de merkenrichtlijn materieel niet afwijkt van het Nederlands recht op dit punt, zodat niet valt in te zien waarom YPM daardoor, zoals zij stelt maar niet onderbouwt, onevenredig in haar verdediging is geschaad. Dat zou mogelijk anders kunnen zijn voor de subsidiaire grondslag ‘Passing Off’, doch, zoals hierna zal blijken, wordt aan de behandeling daarvan niet toegekomen, zodat dit YPM niet schaadt.

4.10: Daartoe heeft YPM gesteld dat YELLOW PAGES in ieder Engelstalig woordenboek is te vinden en wordt omschreven als ‘a telephone directory of businesses’. Hoewel dit op zich een eerste belangrijke aanwijzing kan zijn dat het woordmerk op de inschrijvingsdatum reeds aan onderscheidend vermogen voor de ingeschreven waren of diensten heeft ingeboet, is zulks, zonder nader bewijs, dat ontbreekt, evenwel niet voldoende om in dit kort geding van het zijn verworden tot de in de handel gebruikelijke benaming uit te gaan. Zo heeft YPM bijvoorbeeld verzuimd aan te geven sinds wanneer YELLOW PAGES in Engelstalige woordenboeken is opgenomen, terwijl ook overigens geen bewijs is bijgebracht van haar stelling dat het woordmerk ten tijde van de inschrijving reeds was verworden tot soortnaam.

4.11. Anders dan door het verweer dat de merken van Yell nietig zijn, heeft YPM niet betwist dat het gebruik van de in r.o. 2.6. t/m 2.8. weergegeven tekens inbreuk maken op de aan Yell toekomende merkrechten, zodat daarvan naar voorlopig oordeel dient te worden uitgegaan.

Proceskosten: 4.16. De voorzieningenrechter overweegt dat het in deze zaak gaat om inbreuk op de nationale merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk. Gezien artikel 1019 Rv vallen bedoelde rechten strikt genomen buiten het toepassingsbereik van titel 15 Rv, waardoor artikel 1019h Rv toepassing zou missen. Dit laat evenwel onverlet dat titel 15 een implementatie vormt van Richtlijn (EG) 2004/48 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten welke, met als insteek de goede werking van de interne markt, beoogt nationale handhavings-regelingen te harmoniseren. Hiermee valt niet te verenigen dat bij een grensoverschrijdend geval als in casu voor handhaving in een lidstaat geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de in de nationale wetgeving van een andere lidstaat ter uitvoering van de richtlijn geboden (handhavings)mogelijkheden, waarvan ook artikel 1019h Rv deel uitmaakt. Aldus ziet de voorzieningenrechter aanleiding artikel 1019 Rv richtlijnconform toe te passen, zodat titel 15 ook van toepassing moet worden geacht bij de handhaving van buitenlandse rechten van intellectuele eigendom.

Lees het vonnis hier.

Gerecht EU, 4 maart 2010, zaak T-24/08, Weldebräu GmbH tegen OHIM / Kofola Holding

Gemeenschapsmerk. Vormmerken (“de merken kunnen niet fonetisch en begripsmatig worden vergeleken”). Oppositieprocedure o.g.v. ouder driedimensionaal gemeenschapsmerk in de vorm van fles met spiraalvormige hals tegen aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk vorm van fles met spiraalvormige hals. Oppositie afgewezen. Geen verwarringsgevaar.

26. Om te beginnen lijkt het oudere teken uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument langer, slanker en dus fijner dan het aangevraagde teken, dat kleiner, dikker en corpulenter is en een plompe indruk geeft. Bovendien is de flessenbuik van het aangevraagde teken onregelmatig door het gebogen gedeelte ervan, terwijl die van het oudere teken recht is. Verder vertonen de halzen, hoewel beide spiraalvormig, verschillende spiralen. Terwijl de hals van het oudere teken slanker is en slechts twee windingen telt, lijkt die van het aangevraagde teken dikker en telt hij minstens vier windingen.

27. De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in punt 31 van de bestreden beslissing vast te stellen dat het feit dat de hals van de twee flessen als „spiraalvormig” kan worden beschreven, nauwelijks relevant is, gelet op de grote verschillen tussen de vormen van de twee halzen.

(…)

32. Gelet op het feit dat er belangrijke verschillen tussen de conflicterende tekens bestaan en verzoekster niet heeft aangetoond in welk opzicht het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft, wettigt het loutere feit dat de twee flessen een spiraalvormige hals hebben, niet de conclusie dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, ook al zijn de betrokken waren dezelfde.

33. Verzoeksters argument dat de tastwaarneming van de conflicterende merken in casu een grote rol speelt, laat deze conclusie onverlet. Zoals het BHIM terecht opmerkt, blijkt immers uit de wijze waarop de flessen worden verkocht – namelijk als geëtiketteerde producten in de voedingsafdelingen van grote winkels of op bestelling in een bar of restaurant – dat de consument zijn aandacht allereerst en vooral zal toespitsen op de woord- en beeldelementen op de etiketten ervan, zoals de merknaam, het logo en/of andere beeldelementen die de herkomst van de waar aanduiden.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 4 maart 2010, zaak T-477/08, Mundipharma AG tegen OHIM / ALK-Abelló A/S

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure o.g.v. ouder Gemeenschapswoordmerk AVANZ tegen aanvraag woordmerk AVANZALENE (medicijnen). Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar.

43. However, not only are those arguments unsubstantiated by any evidence reliably demonstrating that that ending is fanciful and uncommon, but they do not give grounds for challenging the finding that the relevant public might believe that the goods at issue come from the same undertaking or economically linked undertakings, as the Board of Appeal found in paragraph 24 of the contested decision.

44. It is conceivable that the relevant public will think that the trade mark applied for is derived from the earlier mark and designates a specific range of pharmaceutical goods included in the wider range of goods covered by the earlier mark, since, as OHIM rightly points out, pharmaceutical undertakings often produce a number of medicines and the scope of their business generally extends beyond the treatment of a single health disorder.

45. The Board of Appeal therefore did not err in holding that a likelihood of confusion between the marks at issue cannot be ruled out.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 4 maart 2010, zaak T-564/08, Monoscoop BV (Alkmaar) tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering registratie (potentieel) beschrijvend woordmerk SUDOKU SAMURAI BINGO

20. Le signe SUDOKU SAMURAI BINGO est une juxtaposition de trois termes. Les parties s’accordent à considérer que les deux premiers termes pris ensemble, à savoir « sudoku samurai », décrivent un jeu de sudokus multiples et le dernier terme, « bingo », un jeu de hasard.

23. Toutefois, force est de constater que, en l’espèce, la simple combinaison des termes « sudoku samurai » et « bingo », qui sont descriptifs de la destination et des caractéristiques de chacun des jeux correspondants, est elle-même descriptive de la destination des deux jeux, tout comme elle peut l’être de leurs caractéristiques.

24. À cet égard, il y a lieu de souligner que la requérante reconnaît elle-même, dans sa requête, que la marque demandée décrit et suggère que cette dernière, prise dans son ensemble, vise un jeu.

(…) 26. Comme l’OHMI l’a en substance indiqué également, la marque demandée, prise dans son ensemble, peut donc faire référence à un jeu, qui combine les caractéristiques du sudoku, à savoir celles d’un casse-tête numérique, et les caractéristiques du bingo, à savoir celles d’un jeu dans lequel il faut remplir une grille, à partir de numéros tirés au hasard.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 3 maart 2010, zaak T-321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH tegen OHIM / Applus Servicios Tecnológicos, SL

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure o.g.v. ouder Gemeenschapswoordmerk AirPlus International tegen aanvraag beeldmerk A+. Oppositie afgewezen, geen verwarringsgevaar.

40. The Board of Appeal rightly found that there was a low degree of conceptual similarity between the signs at issue. Admittedly, both contain the concept ‘plus’, although it is represented differently in them, in particular in the form of the sign ‘+’ in the mark applied for.

41. However, as is apparent from paragraph 20 of the contested decision, that concept occurs in many trade marks and is part of the promotional vocabulary that any undertaking is entitled to use.

42. Therefore, the concept ‘plus’ cannot be monopolised and no opposition is likely to succeed simply because the marks at issue both refer to the word ‘plus’ or to the sign ‘+’.

43. Furthermore, in the light of the significant differences between the signs at issue, which means that they are dissimilar, the Court considers that the Board of Appeal rightly found that it was not necessary to determine whether the goods were similar. The lack of similarity between the signs is sufficient to rule out any likelihood of confusion.

Lees het arrest hier.