Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage,  27 januari 2010, KG ZA 09-1806, Bocci Design and Manufacturing Inc. tegen Ni Hao Trading B.V.

Modellenrecht. Gemeenschapsmodel lamp. Chinese gedaagde levert 475 gesteld inbreukmakende lampen aan evenementencomplex. Na dagvaarding schikt eiser met complex, dat de lampen verwijderd heeft en de proceskosten betaalt: vonnis i.c. betreft voortzetting zaak tegen de producent.De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

Naar voorlopig oordeel maakt de lamp van Ni Hao een andere algemene indruk dan het ingeschreven model. “Bocci heeft wellicht onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden geboden door artikel 4 Uitvoeringsverordening (…). De deposant heeft immers de mogelijkheid fotografische weergaven van het model, in zwart /wit of in kleur in te schrijven.” Een beroep op slaafse nabootsing slaagt echter ook niet, daarvoor zijn “de verschillen tezamen naar voorlopig oordeel ruim voldoende om mogelijke verwarring tussen de lampen weg te nemen.” Ophangen in clusters betreft een concept en komt niet voor bescherming in aanmerking. In citaten:

Vormgevingserfgoed: 4.4. Geen van partijen heeft de voorzieningenrechter enige informatie verschaft omtrent het vormgevingserfgoed. De geïnformeerde gebruiker, voor producten als “Lamps” staat deze dicht bij de gewone consument, zal niettemin zelf enige kennis daarvan hebben. Zo zijn ter zitting – na kennisneming van de figuren behorende bij het model zoals ingeschreven – ter sprake gekomen lampen met in elk geval een ronde omtrek in horizontale doorsnede waarvan de buitenste structuur door materiaalkeuze of vormgeving lichtdoorlatend is, en waarbij het eigenlijke lichtelement is omsloten door een verticale cilinderstructuur welke eveneens lichtdoorlatend is. Hoewel dit vormgevingserfgoed vooral wordt bepaald door elektrische lampen is deze vorm ook bekend door toepassing bij een klassieke petroleumlamp waarbij de verbranding plaats vindt in een binnenste verticale glazen cilinder waarbij het geheel omsloten wordt door een glazen bolvorm.

(…)

Ingeschreven model / geen inbreuk: 4.8. Naar oordeel van de voorzieningenrechter zal de geïnformeerde gebruiker, in het model zoals ingeschreven, niet herkennen dat de lamp zich onderscheidt door het gebruik van (tweedelige) bolvormen van massief glas met luchtbelletjes. Uiteindelijk strekt de beschermingsomvang van een ingeschreven model zich niet verder uit dan datgene wat aan de geïnformeerde gebruiker wordt geopenbaard. (…)

(…)

4.11. Naar voorlopig oordeel maakt de lamp van Ni Hao een andere algemene indruk dan het ingeschreven model. Het ingeschreven model wordt in niet onbelangrijke mate gekenmerkt door een stippel patroon, dat niet herkenbaar is in de lamp van Ni Hao model. Andersom wordt de lamp van Ni Hao gekenmerkt door zijn uitvoering in massief glas. Die uitvoering draagt in hoge mate bij aan de algemene indruk die deze lamp wekt. De voorzieningenrechter verwijst naar de afbeeldingen hierboven. Door de massieve constructie ontstaat een lichtbreking die bijvoorbeeld de centrale cilinder doen vervormen tot een kegelvorm. Het ingeschreven model maakt evenwel niet de indruk massief te zijn. Met name in figuur 1 bij de modelinschrijving blijkt niet van enige vervorming van de centrale cilinder. De lamp zoals ingeschreven maakt daardoor de indruk te bestaan uit een holle bolvorm met daarin een cilindervorm.

(…)

4.14. De vaststelling dat de Lamp 14 ook van massief glas is gemaakt kan Bocci niet baten. De vergelijking dient te geschieden tussen het model als ingeschreven en het aangevallen model. Uit de inschrijving, met name de figuren daarbij, dient te blijken wat de kenmerken zijn waardoor de ingeschreven lamp zich onderscheidt en waarvoor de modelrechthebbende bescherming inroept. De kenmerken die Bocci belangrijk vindt (vergelijk 4.5), blijken niet uit de inschrijving.

4.15. De figuren die Bocci heeft doen inschrijven brengen dan ook onvoldoende het model dat zij zou willen beschermen in beeld. Bocci heeft zich beperkt tot inschrijving van een aantal technische tekeningen, die de Lamp 14 onvoldoende visualiseren omdat de onderscheidende trekken onzichtbaar blijven. Bocci heeft wellicht onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden geboden door artikel 4 Uitvoeringsverordening nr. 2245/2002 van 21 oktober 2002. De deposant heeft immers de mogelijkheid fotografische weergaven van het model, in zwart /wit of in kleur in te schrijven. Met foto’s zoals in dit vonnis onder 4.12 en 4.13 opgenomen had Bocci de onderscheidende trekken zeker kunnen visualiseren. 

(…)

Slaafse nabootsing: 4.20. De verschillen zijn tezamen naar voorlopig oordeel ruim voldoende om mogelijke verwarring tussen de lampen weg te nemen. Het beroep op slaafse nabootsing slaagt dan ook niet..

4.22. Aannemelijk is dat Ni Hao (of de projectarchitect) wat betreft de plaatsing in een cluster van zeer veel lampen is geïnspireerd door de wijze waarop Bocci haar lampen aanbiedt. Van slaafse nabootsing kan echter geen sprake zijn omdat hier is nagebootst een concept of idee. Concepten of ideeën komen zonder meer niet voor bescherming in aanmerking, ook niet langs de weg van onrechtmatige daad.
 
4.23. Op geen van de door Bocci aangevoerde grondslagen kunnen haar vorderingen worden toegewezen. Als in het ongelijk gesteld dient Bocci te worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Lees het vonnis hier.

IEForum.nl IE Diner, donderdag 28 januari 2010, vanaf zes uur, Industrieele Groote Club

Vzr. Rechtbank Arnhem, 25 januari 2010, Connect uitzendbureau B.V. tegen Connection Uitzendbureau B.V. (met dank aan Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten, en Bas Berghuis van Woortman, Simmons & Simmons)

Merkenrecht, handelsnaamrecht. Eiseres, Uitzendbureau Connect stelt dat gedaagde middels de handelsnaam Conenction Uitzenbureau inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrecht. Het merk CONNECT is onderscheidend (ómdat het door het BBIE is ingeschreven), hoewel het door de voorzieningenrechter wel als een zwak merk wordt aangemerkt. Ex tunc beoordeling. Grote mate van overeenstemming, identieke diensten: merkinbreuk en handelsnaaminbreuk. Domeinnamen gedaagde zijn gekleurd tot handelsnaam en gebruik van de domeinnamen is eveneens in strijd met art. 5 Hnw.

4.7. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt het volgende overwogen. Voorshands geoordeeld is het door Connect ingeschreven woordmerk Connecr niet louter beschrijvend voor de diensten waarvoor inschrijving is gevraagd, te weten - kort gezegd - uitzenddiensten. Dat het woordmerk Connect in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden elk onderscheidend vermogen te missen (zie artikel 2.1 1 lid 1 onder b BVIE). Indien inschrijving volgt, kan daaruit worden afgeleid dat het Benelux-Bureau na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.
 
Niettemin kan het merk als een 'zwak merk' worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is. Het woord 'Connect' is immers een veel voorkomend Engels woord, wat zoveel betekent als 'verbinden' of 'in verband brengen', dat veelvuldig wordt gebruikt in handelsnamen van ondernemingen die actief zijn in de uitzendbranche, zo heeft Connection ter zitting onweersproken gesteld. In dit verband is wel nog van belang dat voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het woordmerk Connect dient te worden uitgegaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door Connection (vergelijk HvJ EG 27 april 2006, C-145/05, Levi Strauss). Zoals uit 2.5 blijkt is Connection sinds 2001 op de markt actief. Dit betekent dat merkinschrijvingen van na die tijd buiten beschouwing dienen te blijven, zodat aan de door Connection in het geding gebrachte uitdraai uit het merkenregister in dit verband weinig betekenis toekomt, nu Connect onweersproken heeft gesteld dat veruit de meeste van de daarop voorkomende merkinschrijvingen dateren van na april 2001. Dat het woordmerk Connect door intensief gebruik (inburgering) alsnog sterk onderscheidend vermogen heeft verworven (artikel 2.28 lid 2 BVTE), is overigens gesteld noch gebleken.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 25 november 2009, LJN: BL0184, Eisers tegen Rescue 3000 B.V.

Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Geen inbreuk. Eisers, maken op grond van hun Gemeenschapsbeeldmerk STABFAST ( hulpverlenings/stabilisatie-instrument) bezwaar tegen beeldmerk STABALL van gedaagde. Rechtbank Zwolle verwerpt nietigheidsverweer gedaagde en concludeert dat er geen sprake is van merkinbreuk. “Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen.”

En van een onrechtmatige daad kan dan volgens de voorzieningenrechter geen sprake meer zijn: Hiervoor is reeds geoordeeld dat er met het thans door Rescue gehanteerde teken geen sprake is van een op het merk van [eisers] inbreukmakend teken. Daarmee is gegeven dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen op grond van de onrechtmatige daadsactie van 6:162 BW.”

Merkenrecht: 4.8.Ten aanzien van de gepretendeerde inbreuk op grond van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat hiervan bij het thans door Rescue gebruikte teken geen sprake (meer) is. Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken. Het teken dat nu door Rescue wordt gevoerd (bijlage 3) wijkt als geheel zowel auditief als visueel in overwegende mate af van het merk van [eisers] (bijlage 1). De enige overeenkomst die beide tekens met elkaar hebben is het eerste deel van het woord: “STAB”. Op visueel gebied verschillen het merk (van [eisers]) en het teken (van Rescue) echter ook op dit punt. Voorts is door [eisers] weliswaar gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar, maar deze stelling is niet geconcretiseerd of nader onderbouwd met feiten of omstandigheden.

Onrechtmatige daad: 4.9.  Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan aan het nationale recht (in dit geval de onrechtmatige daad) geen bescherming worden ontleend die verder strekt dan het specifieke merkenrecht. Hiervoor is reeds geoordeeld dat er met het thans door Rescue gehanteerde teken geen sprake is van een op het merk van [eisers] inbreukmakend teken. Daarmee is gegeven dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen op grond van de onrechtmatige daadsactie van 6:162 BW.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, HA ZA 04/3785, Inter Ikea Systems B.V. & IKEA B.V. tegen Serboucom B.V. (met dank aan Gregor Vos & Moïra Truijens, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. “Over ovalen en kleurcombinaties. In een herkenbare stijl stelt de Haagse Rechtbank dat verwarring uitgesloten moet worden geacht.”, aldus IEF 2431 over de eerste instantie (Rechtbank ‘s-Gravenhage, 2 augustus 2006, IEF 2431). Het hof vernietigt het vonnis in hoger beroep.

Het geel/blauwe beeldmerk van IKEA is een bekend merk, ook zonder het woordelement IKEA. Geen non usus logo zonder woordelement IKEA. Pago-criterium: Benelux (althans Nederland en België) kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap. Inbreuk door MULTIMATE-logo van Serboucom. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Beroep op rechtsverwerking faalt, omdat het  merk in zwart/wit is gedeponeerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruik. Pan-Europees verbod. 

Bekendheid: 14. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat merk B [geel/blauw ovaal met woord IKEA – IEF]  in de Benelux een bekend merk is met een groot onderscheidend vermogen. Dit wordt nog versterkt door het gebruik van dezelfde felgele kleur in combinatie met de kleur blauw op en in haar winkels.  Nu naar het oordeel van het hof het grondgebied van de Benelux (althans Nederland en België) in dit verband kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap (zie HvJEG 6 oktober 2009, C-301107 inzake PAGO) en het merk B herhaaldelijk (in ieder geval in 2005, 2007, 2008 en 2009) door derden is aangemerkt als een van de "most valuable/best/influential (retail) brands" van Europa en/of de wereld, moet het merk ook als bekend merk worden beschouwd in de Europese Gemeenschap.

Gebruik: (…) 19. Gelet op het bovenstaande is het hof is van oordeel dat merk A [geel/blauw ovaal zonder het woord IKEA – IEF] door het relevante publiek wordt gezien als een onderscheidingsteken voor waren en diensten afkomstig van IKEA nu
  -merk B een bekend merk is
  -zowel het beeldelement als het woordelement in merk B naar het oordeel van het hof, mede door de   bekendheid van merk B, elk onderscheidende bestanddelen daarvan zijn;
  - uit de door IKEA overgelegde rapporten valt af te leiden dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek bij het zien van merk A aan IKEA denkt.
Het hof is dan ook van oordeel dat door het gebruik van merk B ook merk A wordt gebruikt en door de enkele toevoeging van IKEA aan merk A het onderscheidend vermogen van dat merk niet is gewijzigd. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat ook het merk A een bekend merk is. Het merk A is dm ook niet vervallen wegens non-usus.

(…)

22. Het hof is van oordeel dat, gelet op de grote bekendheid van het merk, zowel het beeldelement als het woord (even) onderscheidende elementen zijn.

(…)

Inbreuk: Gelet op de mate van overeenstemming, de bekendheid van de merken van IKEA, de (soort)gelijkheid van (een deel van) de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor de tekens door Serboucom worden gebruikt en de omstandigheid dat partijen zelfs deels dezelfde waren en diensten aanbieden, is het hof van oordeel dat de door Serboucom gebruikte logo's zodanig met de merken A en/of B van IKEA overeenstemmen dat door het gebruik van die tekens bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Wat betreft de inbreuk op merk B geldt bovendien dat het woord MULTIMATE – evenals in het merk van IKEA - is afgebeeld in blauwe blokletters in (vrijwel) hetzelfde lettertype als het woord IKEA. Dat in het oude logo ook nog een wit streepje om de ovaal en een witte balk voorkomt kan aan het verwarringsgevaar onvoldoende afdoen. Deze zijn zo weinig opvallend dat zij het totaalbeeld niet mede bepalen. In het nieuwe logo komen zij bovendien niet voor. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Het hof is van oordeel dat het bovenstaande ook geldt voor de barcode/prijskaartjes, Ook deze bestaan uit voormeld gekleurd beeldelement en een in merkenrechtelijke zin niet onderscheidend bestanddeel (een prijs en een barcode). Serboucom heeft betwist dat daarbij sprake is van merkgebruik. Dat het gaat om prijskaartjes in de winkel staat er niet aan in de weg dat sprake is van merkgebruik. Het is in het algemeen niet ongebruikelijk dat daarop merken worden afgebeeld.

Rechtsverwerking: 24. in eerste aanleg heeft Serboucom zich nog beroepen op rechtsverwerking wegens het Gedurende vijf jaar (bewust) gedogen van het gebruik van het (oude) MULTIMATE-merk, als bedoeld in artikel I4 bis, lid 1, BMW, thans artikel 2.24, lid 1, BVIE. Daar de grieven slagen en tot vernietiging leiden, moet het hof dit verweer nog bespreken. Nu het merk in zwart/wit is gedeponeerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruik, faalt dit verweer. (…)

Lees het arrest hier (afbeeldingen in vonnis rechtbank)

HvJ EG,  26 januari 2010, conclusie van advocaat-generaal P. Mengozzi in zaak C-48/09 P, Lego Juris A/S tegen OHIM /  MEGA Brands

Merkenrecht. Conclusie A-G m.b.t. nietigheidsactie tegen vormmerk Legoblokje (afbeelding). A-G concludeert tot verwerping van het beroep. Het merk is volgens hem terecht nietig verklaard: het Legoblokje heeft in zijn geheel een functioneel karakter. Vanwege de schaarse jurisprudentie over artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 gaat de A-G er relatief diep op in. “Deze hogere voorziening is voor het Hof de tweede gelegenheid in tien jaar om de geheimen van de litigieuze bepaling te doorgronden.”

Lego en haar grootste concurrente, MEGA Brands, twisten over de mogelijkheid om een fotografische voorstelling van een typisch blokje van het betrokken speelgoed als merk te doen inschrijven, of dat de contouren wezenlijke kenmerken van de vorm van het blokje hebben, die vanwege hun functionele karakter beschikbaar moeten blijven voor alle speelgoedfabrikanten en derhalve niet kunnen worden ingeschreven.

50. In het arrest Philips zijn onmiskenbaar de beginselen voor de uitlegging van de litigieuze bepaling neergelegd, ook al betrof het daar de richtlijn. De feiten van die zaak leidden evenwel tot een relatief strikte uitspraak over de mogelijkheid van inschrijving van tekens die uit functionele vormen bestaan. Uit het arrest blijkt dat een zekere consensus bestond over het volledig functionele karakter van de grafische voorstelling van het bovenstuk van het door die Nederlandse onderneming verhandelde elektrische scheerapparaat.

51. Doordat het Hof zich zo tot de feiten van het geding heeft beperkt, lag in zijn antwoord aan de Engelse Court of Appeal de nadruk op de redenen waarom de inschrijving van een merk met die kenmerken moest worden geweigerd, en reikte het ondernemingen nauwelijks de criteria aan voor de inschrijving van functionele tekens in de merkenregisters. Trouw aan de geest van de bepaling sloot het arrest de inschrijving van merktekens met functionele vormen niet categorisch uit, al maakte het dit niet eenvoudig. Metaforisch gezegd, heeft het Hof de deur van de merkenbureaus voor functionele tekens niet gesloten, maar op een kier gezet. Deze hogere voorziening dwingt ons ertoe te meten hoe groot de opening van die maar net geopende deur is.

52. Lego Juris klaagt namelijk niet alleen over een onjuiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 in het bestreden arrest (eerste grief); zij verwijt het Gerecht ook de toepassing van onjuiste uitleggingscriteria voor de vaststelling van de functionele kenmerken van haar blokje of bouwsteen (tweede en derde grief). Bij de beoordeling van de hogere voorziening moet derhalve zowel worden ingegaan op materiële aspecten, de eventuele fouten bij de uitlegging, als op andere, methodologische aspecten, de modus operandi bij de beoordeling van de eigenschappen van de voorwerpen en de identificatie van hun functionele karakter.

53. Er is, zoals gezegd, slechts één eerdere uitspraak en deze hogere voorziening is voor het Hof de tweede gelegenheid in tien jaar om de geheimen van de litigieuze bepaling te doorgronden. Dit rechtvaardigt naar mijn mening de poging om tot een antwoord te komen dat verder gaat dan de grenzen die de door rekwirante aangevoerde middelen opleggen, voordat ik aan hun bespreking toekom. Ik hoop daarmee bovendien tegemoet te komen aan de logische verwachtingen bij het bedrijfsleven – dat reikhalzend uitkijkt naar een verheldering van dit ingewikkelde probleem – met betrekking tot de voorwaarden voor inschrijving van functionele tekens.

(…)

60. Het gevaar bestaat dus dat de door het Hof vastgestelde criteria niet in alle lidstaten op dezelfde wijze worden toegepast, reden waarom ik het nuttig acht naar enkele aanvullende criteria te zoeken die kunnen bijdragen aan een verdieping van de rechtspraak die, met het arrest Philips als enige precedent, te veel overhelt naar de tekens die op grond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 van inschrijving moeten worden uitgesloten. De beste manier om het toepassingsgebied van deze bepaling nader te definiëren, is de gevallen te onderzoeken waarin het aangevraagde merk inschrijving verdient ondanks dat het enkele functionele kenmerken heeft.

(…)

65. Uit de formulering van artikel 7, lid 1, sub e-ii, valt af te leiden dat de wezenlijke kenmerken van de vorm moeten worden vastgesteld en met de technische uitkomst in verband moeten worden gebracht, om te beoordelen of een noodzakelijk verband bestaat tussen die kenmerken en die technische uitkomst. In deze context is het onderzoek van die fundamentele aspecten niet bedoeld om na te gaan of het teken de wezenlijke functie van een merk kan vervullen, namelijk de herkomst waarborgen van de waren waarop het is aangebracht(42), maar om het noodzakelijke karakter ervan te bezien ten opzichte van de technische oplossing, waarvan de kenmerken eveneens een exacte definitie behoeven.

(…)

69. In de tweede fase heeft het met het onderzoek van het merkteken belaste orgaan dan een vorm voor zich met wezenlijke kenmerken waarvan slechts enkele gedeeltelijk functioneel zijn. Een strikte interpretatie van het arrest Philips zou leiden tot het buiten toepassing laten van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, nu in punt 84 daarvan de inschrijving wordt uitgesloten van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar, „[…] indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven”. Ik meen evenwel, zoals gezegd, dat het arrest zich te veel beperkt tot de feiten van de zaak.

70. Gezien de twee basispremissen van artikel 7, lid 1, sub e ii, van verordening nr. 40/94, te weten „de legitieme doelstelling niet toe te staan dat uitsluitende rechten op technische oplossingen worden verkregen of bestendigd” en dat de functionele vorm „door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt”, is de bepaling volgens mij ook in deze hybride situatie van functionele en niet-functionele wezenlijke kenmerken toepasselijk.

(…)

75. Nadat deze obstakels zijn weggenomen door middel van afstandsverklaringen of door de overtuiging dat de vorm onschadelijk is voor de mededinging, komen de organen die zijn belast met het onderzoek van het functionele karakter van een vorm van een dergelijke hybride aard, gewoonlijk een merkenbureau of een rechterlijke instantie waarbij een reconventionele vordering tot nietigverklaring aanhangig is, uiteindelijk toe aan de derde fase, waarin het onderscheidend vermogen van het merkteken (vorm) wordt onderzocht. Van belang zijn dan de totaalindruk van het teken, de mening van de consument, en de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd, overeenkomstig het bepaalde in de rechtspraak.(54)

(…)

96. Vasthoudend aan mijn methodologische uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, is de kritiek op het bestreden arrest niet relevant. Hoewel ik heb aanvaard dat de vergelijking van alternatieve vormen mogelijk relevant is voor een begrip van de mededingingssituatie, heb ik die vergelijkende analyse verplaatst naar de tweede fase. In die fase heeft zij nut, om uit te maken of het monopolie dat een merk aan een waar met bepaalde functionele kenmerken verleent de concurrentie op de markt kan wegvagen. Zoals gezegd, komen na de vaststelling dat het Legoblokje in zijn geheel een functioneel karakter heeft, de volgende fasen niet meer aan de orde.

Lees het arrest hier.

Vzr Rechtbank Rotterdam, 22 januari 2010, KG ZA 09-1296, Hasbro Inc. tegen Action Non Food B.V. (met dank aan Onno van Raaij, Ventoux)

Auteursrecht. My Litte Pony is auteursrechtelijk beschermd werk (Voor alle zekerheid stelt de voorzieningenrechter nog even “dat er in ieder geval onderscheid bestaat tussen de niet-natuurgetrouwe speelgoedpaarden en de speelgoedpaarden en -pony's die wel natuurgetrouw zijn”). Discounter Action maakt inbreuk middels de verkoop van “Princess Pony Club” en is daarvoor zelf aansprakelijk en moest ”beseffen dat haar handelswijze mogelijk een auteursrechtelijke inbreuk zou opleveren.”. Matiging proceskosten, o.a. met kosten tweede advocaat (“niet in toga gekleed”).

4.5 Nu aangenomen moet worden dat "My Little Pony" een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van de Auteurswet is, dient vervolgens de vraag beantwoord te worden of Action door haar handelen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht op "My Little Pony". Action heeft dit betwist met de stelling dat de "Princess Club Pony" in voldoende mate afwijkt van "My Little Pony". Zo stelt zij dat er bij verschillen waarneembaar zijn in onder meer grootte, draaibaarheid van het hoofd, haar(inplant), mate van gedetailleerdheid van de gezichtsuitdrukking, vorm en stand van de benen, versiering en materiaalkeuze. De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent als volgt.
Bij een globale visuele vergelijking van de speelgoedpony's van partijen, valt de sterke gelijkenis onmiddellijk op. De door Action breed uitgemeten - maar niettemin geringe - verschillen, doen daar niet aan af. Het gaat er bij de vaststelling of er sprake is van overname van auteurrechtelijk beschermde elementen immers om dat gelet moet worden op de totaalindruk van het beschermde werk. Op hoofdlijnen heeft de maker van "Princess Club Pony" - zonder dat de functionaliteit daartoe dwingt - bij zijn creatie dezelfde karakteristieke kenmerken als die van "My Little Pony" tot uitgangspunt genomen en onvoldoende afstand daarvan genomen. Anders dan Action betoogt zijn binnen het concept van een speelgoedpony verscheidene uitvoeringen denkbaar en mogelijk. Hasbro c.s. heeft zulks, ook weer ter terechtzitting, voldoende aannemelijk gemaakt. Door de grote gelijkenis, die naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet op louter toeval kan berusten, is aannemelijk dat de gemiddelde consument die dit soort speelgoed koopt (en die niet op de verschillende details let, maar naar het geheel kijkt) denkt dat de speelgoedpony's bij elkaar horen.
Gelet op het hiervoor overwogene moet worden aangenomen de "Princess Club Pony" inbreuk maakt op het auteursrecht van Hasbro C.S., nu zij vrijwel identiek is aan de "My Little Pony" van Hasbro C.S.

Verwijtbare schuld: 4.6 Waar Action nog heeft betoogd dat er geen sprake is van haar verwijtbare schuld ter zake van de inbreuk nu haar leverancier Toi Toys heeft nagelaten haar te waarschuwen dan wel te vrijwaren, geldt dat dit verweer niet tegen Hasbro c.s. kan worden ingeroepen nu dit slechts relevant is in de rechtsverhouding tussen Action en haar toeleverancier en voorts onverlet laat dat Action in dezen een eigen verantwoordelijkheid heeft. Daarbij komt het zeer onaannemelijk voor dat Action zich niet op de hoogte gesteld zou hebben van de relevante marktsituatie en geldende auteursrechten alvorens zich met "Princess Club Pony” in te laten. Voor zover zij dit heeft nagelaten, komt dit voor haar rekening en risico. Action heeft moeten beseffen dat haar handelswijze mogelijk een auteursrechtelijke inbreuk zou opleveren.

Proceskosten: 4.14 (…) Gelet op het feit dat het her een kort geding procedure betreft van een gemiddelde moeilijkheidsgraad en, onder meer, op het feit dat de kosten voor een tweede advocaat die - niet in toga geldeed - op de zitting verschijnt en daar niet het woord voert in de kostenspecificatie is opgenomen, acht de voorzieningenrechter het redelijk de proceskosten te matigen tot het in het dictum bepaalde bedrag.

Lees het vonnis hier.

"Fresh off the press from the IPKat's deeply-appreciated old friend Professor Charles Gielen (NautaDutilh) comes a newsflash concerning a ruling [Onel/Omel] last Friday from the Benelux Office for Intellectual Property ("BOIP") (...) Says Charles:

"(…) The judgment is particularly likely to have a huge impact for enterprises that are active locally and have registered a CTM which they use only in one country of the Community.

It can be argued that the BOIP is implicitly also stating that a Benelux trade mark is not genuinely used if it is used in solely one Benelux country. Accordingly, such Benelux trade marks could also be in danger after five years because the BOIP could perceive the use of such trade marks in one country or province as non-use in the Benelux.

(…)  The European Court of Justice has not yet had an opportunity to rule on this issue, but we can expect a decision along similar lines as those discussed above. CTM owners will have to carefully check where their trade mark is being used before opposing later applications".

The IPKat begs to differ. He thinks this decision is wrong in principle and potentially damaging for businesses with trade marks. It would also be strange if the single territory of the Community adopted a different principle from that operating in member states, where the use of a trade mark in just one small corner of a very large jurisdiction is still regarded as genuine if it fulfils other criteria of use. The result may also be that a mark which has been used in the course of business in one member state only will fail to be regarded as genuinely used in revocation proceedings under Article 51.

Lees hier meer.

Op 26 februari aanstaande organiseert de Union of European Practitioners in Intellectual Property haar jaarlijkse ronde tafel bijeenkomst in München. De titel van de ronde tafel van dit jaar is: How to cope with patent scope - Literal interpretation of claims throughout Europe.
 
Het onderwerp is bewust beperkt tot de letterlijke interpretatie van conclusies, omdat dit de basis vormt voor elke verleningsprocedure en inbreukgeschil. Daarbij blijkt dat examiners conclusies significant anders interpreteren dan rechters, en dat rechters uit verschillende landen ook tot verschillende interpretaties komen. Presentaties worden daarom gegeven door rechters uit Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland. Voor Nederland spreekt Peter Blok, rechter bij de rechtbank Den Haag. Verder zijn er presentaties door een lid van de Board of Appeal van het EOB en door academici die de Scandinavische en Zuid-Europese kijk op dit onderwerp zullen geven. Voor Italië is dat Prof. Mario Franzosi, die wordt gezien als de uitvinder van de term "Angora kat effect".

Aspecten waar de sprekers op zullen ingaan zijn de invloed van het beoogde gebruik van een element, van de beschrijvingsinleiding en de uitvoeringsvoorbeelden, van de stand van de techniek, en van het verleningsdossier. Zo interpreteert het EOB een element dat het beoogde gebruik definieert meestal als niet beperkend. In een inbreukprocedure zijn rechters echter wel geneigd een dergelijk element als beperkend te zien. In verschillende landen wordt ook verschillend aangekeken tegen de invloed van de beschrijvingsinleiding. Maakt een produkt inbreuk wanneer het wel letterlijk voldoet aan een octrooiconclusie, maar niet het probleem oplost dat de uitvinding beoogd op te lossen? Deze en andere intrigerende vragen komen aan de orde in drie sessies, met in totaal zeven presentaties. Daarbij is er ruim voldoende gelegenheid om in discussie te gaan met de sprekers. De ochtendsessies worden geleid door Gert Kolle, voormalig Principal Director International Legal Affairs and Patent Law bij het EOB. De middagsessie wordt geleid door Reinier Wijnstra, octrooigemachtigde bij EP&C en lid van de octrooicommissie van de Union.
 
De Roundtable vindt zoals elk voorjaar plaats in München, bij het Deutsches Patent- und Markenamt. Nadere informatie vindt u op de website van de Union. De deadline voor registratie is 12 februari 2010. Eerdere jaren was de opkomst hoog, dus wacht niet te lang met registreren. Een digitale brochure met inschrijfformulier vindt u hier.

Enquête oppositieprocedure. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) vraagt hierbij uw medewerking bij het evalueren van de oppositieprocedure. 

Sinds 2004 bestaat bij het BBIE de mogelijkheid om oppositie in te dienen. Bij de inwerkingtreding van de oppositieprocedure is bepaald dat de werking ervan, en met name de werking van het talenregime, na vijf jaar wordt geëvalueerd.

Binnen de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom is besloten om een enquête te houden om een zo breed mogelijke respons van gebruikers te verkrijgen. Deze enquête is mede tot stand gekomen dankzij de input van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht.

Het gaat bij het invullen van de enquête overigens nadrukkelijk niet om de juridische inhoud van de beslissingen (meestal is de winnende partij in een procedure tevreden en de verliezende partij niet), maar om algemene regels (gronden van de oppositie, procedurele aspecten, etc.). Naast een aantal gerichte vragen, is er ook voldoende ruimte voor opmerkingen of suggesties. De enquête kan uiterlijk tot en met 22 februari 2010 ingevuld worden. Het invullen kost ongeveer 20 minuten. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld!

U kunt de enquête hier invullen.