Verbod om domeinnaam aan te bieden aan derden
Contractueel geschil over domeinnaam. Vordering tot overdracht domeinnaam afgewezen, verbod om domeinnaam aan derden aan te bieden of te leveren toegewezen.
ClubMessage (CM) verkoopt zakelijke producten en diensten op basis van een eigen SMS-netwerk. GIN biedt verschillende technische oplossingen op het gebied van mobile messaging en commerce. CM is sinds medio 2012 enig aandeelhouder van GIN. CM vordert om Motricity te bevelen de registratie van de Domeinnaam en alle andere domeinnamen die op grond van de Share Purchase Agreement zijn overgegaan. Weliswaar heeft Motricity de opdracht aan SEDO om de Domeinnaam op de veiling te koop aan te bieden ingetrokken, maar dat biedt op zichzelf geen garantie dat deze niet aan een derde zal worden verkocht.
De voorzieningenrechter verbiedt Motricity de domeinnaam aan te bieden en/of te leveren aan derden, totdat in een bodemprocedure ten aanzien van de rechten op deze domeinnaam zal zijn beslist.
4.15. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gevorderde medewerking tot het wijzigen van de registratie van de domeinnaam zal worden afgewezen, evenals de daarmee samenhangende vorderingen, maar dat het gevraagde verbod om de domeinnaam aan derden aan te bieden en te leveren, totdat in een eventuele bodemprocedure over de rechten op deze domeinnaam zal zijn beslist, wel toewijsbaar is. Het ligt op de weg van CM c.s. om tijdig – uiterlijk binnen vier weken na de vonnisdatum – een dergelijke bodemprocedure aanhangig te maken. Het verbod tot het aanbieden en/of leveren aan derden blijft beperkt tot de domeinnaam , aangezien het door CM c.s. gestelde geen grond biedt voor toewijzing van een verdergaand verbod.
Bovendien lijkt de definitie in Schedule 1 een onduidelijkheid te bevatten, in die zin dat daarin melding wordt gemaakt van intellectual property rights “owned by the Company (GIN) as set out in Annex 8.1”, terwijl volgens eerdergenoemde brief (2.2) de daarin vermelde domeinnaam gin.nl als “owned by Motricity” wordt aangeduid, hetgeen door Motricity niet is tegengesproken.
In lid 3 is vervolgens bepaald dat de transactie geen gevolgen heeft voor een eventueel gebruiksrecht van GIN op enig intellectueel eigendomsrecht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient dit zo te worden gelezen dat (ook) als gebruik wordt gemaakt van een andere domeinnaam door GIN dan de in annex 8.1 vermelde domeinnamen, een dergelijk gebruik door de overname niet zou kunnen worden beperkt. De stelling van Motricity dat artikel 8 lid 3 alleen zou zien op software en niet op andere intellectuele eigendomsrechten is, gezien de tekst daarvan en het hiervoor overwogene, onvoldoende onderbouwd.
4.13. Daar komt bij dat CM c.s. terecht heeft gesteld dat het op grond van het bepaalde in artikel 21 van de SPA op de weg van Motricity had gelegen om het al dan niet overdragen en/of blijven gebruiken van de Domeinnaam door CM c.s. tijdens de onderhandelingen ter sprake te brengen. Aannemelijk is immers dat het niet overdragen, althans het niet meer kunnen gebruiken van de Domeinnaam tot aanpassing van de koopprijs zou hebben kunnen leiden, ervan uitgaande dat CM c.s. het gebruik van de Domeinnaam daadwerkelijk zou willen voortzetten. Voorshands bestaat onvoldoende aanleiding om in dit kort geding van het tegendeel uit te gaan.
4.14. Voor zover Motricity de (overdracht van de) Domeinnaam bewust niet met CM c.s. heeft besproken vanwege de grote commerciële waarde die de domeinnaam – los van GIN, maar in verband met aan de drankindustrie gerelateerde bedrijven – mogelijk vertegenwoordigt, gelet op de prijzen die voor aanverwante domeinnamen zoals whiskey.com en vodka.com zijn betaald, komt dat, in het licht van het voorgaande, voor haar risico. Indien CM c.s. (ook) voornemens zou zijn om de Domeinnaam niet zelf te (blijven) gebruiken, maar aan een derde te verkopen ligt dat mogelijk anders, maar daarvoor bestaan vooralsnog geen aanwijzingen.
4.15. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gevorderde medewerking tot het wijzigen van de registratie van de domeinnaam zal worden afgewezen, evenals de daarmee samenhangende vorderingen, maar dat het gevraagde verbod om de domeinnaam aan derden aan te bieden en te leveren, totdat in een eventuele bodemprocedure over de rechten op deze domeinnaam zal zijn beslist, wel toewijsbaar is. Het ligt op de weg van CM c.s. om tijdig – uiterlijk binnen vier weken na de vonnisdatum – een dergelijke bodemprocedure aanhangig te maken. Het verbod tot het aanbieden en/of leveren aan derden blijft beperkt tot de domeinnaam , aangezien het door CM c.s. gestelde geen grond biedt voor toewijzing van een verdergaand verbod.
Uitspraak ingezonden door Anne Voerman, 
Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. De vorige editie: 
A) WIPO-procedure wordt op basis van artikel 18 van de regeling beëindigd omdat er al een gerechtelijke procedure aanhangig is. Japans bedrijf dat handelt in kranen, hoogwerkers en andere bouwbenodigdheden is merkhouder van het merk Tadano. De domeinnaam is in 1998 door verweerder geregistreerd. Verweerder was een gerechtelijke procedure gestart waarin hij vraagt om een verklaring voor recht dat hij geen inbreuk maakt op (en heeft gemaakt) op rechten van eiser. Ondanks dat de geschillenbeslechter sceptisch is over de haalbaarheid van de gerechtelijke procedure toch beëindiging WIPO-zaak.
C) Eiser is vennootschap die onderdeel is van een trust die de merken van een zeer bekende en historische golfbaan beschermd. Verschillende merken met daarin ‘St Andrews’ zijn geregistreerd. Domeinnaam in 2010 geregistreerd. Verweerder ontwikkelt een golfbaan ergens in St Andrews. Er is sprake van een verwarringwekkende overeenstemming. Echter, eiser slaagt er niet in te bewijzen dat verweerder geen eigen recht of legtitiem belang bij de domeinnamen heeft.
D) Eiser is Fins bedrijf dat is opgericht in 1935. Eiser is merkhouder van verschillende Artek nationale en international Artek merken. Canadese merk geregistreerd in 1997. Verweerder is een softwareontwikkelaar uit Canada die de domeinnaam heeft gekocht in 2010. De domeinnaam was geregistreerd in 1998.
E) Eiser maakt en distribueert software onder het merk ‘Soluto’. Merk is geregistreerd in 2012. Domeinnamen zijn in hetzelfde jaar geregistreerd. De ene domeinnaam is (nog) niet actief. Andere domeinnaam linkt naar een klaagsite waarop verweerder zich negatief uitlaat over de software van de eiser die zijn computer heeft laten crashen.
F) Eiser merkhouder van ‘Eyemagine’ (beeld)merken sinds 2009. De .com domeinnaam is geregistreerd in 1996 en de .info domeinnaam is geregistreerd in 2010. De .com-domeinnaam werd gebruikt voor bedrijfswebsite van verweerder, .info wordt/werd gebruikt voor sociale netwerkwebsite (in aanbouw).
G) Eiser slaagt er niet in aan te tonen dat hij rechten heeft op ‘fine-tubes’. Het is enkel als beeldmerk geregistreerd en beschrijvend voor de producten die hij en verweerder leveren. Eiser slaagt er niet in om eerste element aan te tonen: verwarringwekkende overeenstemming met merk.
H) Eiser is houder van merken die de twee generieke woorden “Sport 2000” bevatten en is sinds 1988 actief in de retail in 25 landen (met meer dan 3.500 winkels). Verweerder is sinds 1998 eigenaar van de domeinnaam. Onder de domeinnaam staat parkeersite met veel links naar onder andere sportmerken en concurrenten van eiser.
I) Eiser is merkhouder van het merk BUFFALO voor schoenen. Merkregistraties zijn gedaan vanaf 1989. De domeinnaam is geregistreerd in 2007. Destijds is het gebruikt voor een webshop waarin computerspullen van het merk ‘Buffalo NAS’ werden verkocht, nu verwijst de domeinnaam naar een onderdeel van de webshop waar die spullen nog worden verkocht.
J) Eiser en verweerder uit de Verenigde Staten. Eiser is sinds 2003 houder van het merk ANYDOC. De domeinnaam geregistreerd in 2001. Sinds die tijd heeft de site verschillende invullingen gehad. Van 2002 – 2006 voor een Brits bedrijf, een parkeersite en nu niks. Verweerder is sinds 2006 domeinnaamhouder.
Domeinnaam. Handelsnaam. Geen auteursrechten op website. Portretrecht komt niet toe aan vereniging.
A) Eiser heeft het merk ‘game truck’ geregistreerd in 2008. De domeinnaamregistratie is gedaan in 2005. Verweerder heeft domeinnaam in 2012 gekocht. Domeinnaam wordt doorgestuurd naar “gamesgo2u” bedrijfswebsite van verweerder. Beschrijvende domeinnaam. Game truck is gangbare term in de business waarin partijen zitten. Verweerder heeft eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam: hij heeft een bedrijf in ‘game trucks’.
B) Eiser is sinds de jaren 80 merkhouder van het merk Interbrand. Verweerder is een Mexicaanse onderneming ‘Grupo Garze’ die de domeinnaam ter beschikking heeft gesteld aan ‘Interbrands Group’ uit Texas. De twee bedrijven zijn op enigerlei wijze met elkaar verbonden. Hierdoor is er sprake van een eigen recht/legitiem belang, ondanks dat de diensten van Interbrand en Interbrands Group op sommige punten met elkaar overeenstemmen.
C) Riposa betekent ‘rust’ in het Italiaans. De Zwitserse merkhouder treedt op tegen een Italiaanse domeinnaamhouder. In Italië is de benaming beschrijvend. Verhandelen van beschrijvende domeinnamen kan een legitiem belang zijn. Het Zwitserse merk is vooral slechts nationaal (in Zwitserland) bekend. Domeinnaamhouder heeft eigen recht/legitiem belang.
D) Domeinnaam bestaat uit twee merknamen, te weten ‘Sarenza’ en ‘Zalando’. De merkhouder Zalando treedt op tegen domeinnaamhouder. Domeinnaamhouder is een zogenoemde ‘domain name grabber’. Panel is van mening dat domeinnaamhouder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnamen heeft en dat de domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd. In de eis heeft de merkhouder allereerst verzocht om cancelling van de domeinnaam. Daarna heeft de merkhouder toch verzocht om overdracht. Nu echter ook het merk van een derde (‘Sarenza’) in de domeinnamen is verwerkt gaat het panel toch over tot het cancelen van de domeinnaam.
E) Domeinnaam geregistreerd in 1997. Merkhouder gebruikt Selecthealth merk sinds 2006. Het woordmerk is pas in 2011 geregistreerd. Domeinnaamhouder zegt eerder een website onder de domeinnaam te hebben gehad waardoor hij een eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam zou hebben. Na aanhangig maken van procedure is er door de domeinnaamhouder een andere website op gezet. Het panel vraagt zich af of deze website wel van de domeinnaamhouder is. Daarvoor PPC (pay-per-click) diensten onder de domeinnaam en website die materiaal van de website van eiser kopieerde. Panel krijgt geen overtuiging dat domeinnaamhouder eigen recht/of legitiem belang bij de domeinnaam heeft of heeft gehad. Desalniettemin wordt de eis toch afgewezen: er is geen bewijs dat de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd. Dit ondanks dat de domeinnaam wel te kwader trouw is gebruikt door de domeinnaamhouder.
F) Domeinnaam is identiek aan merk, echter: eigen recht/legitiem belang en geen gebruik te kwader trouw. Domeinnaam is beschrijvend voor de dienst. Gele kleuren op de website maken niet dat er sprake is van kwader trouw, dit is gangbaar rondom Schiphol.
G) Brazilliaans merk ‘Guarani’. Amerikaanse domeinnaamhouder. Geen kwader trouw nu er niets op wijst dat de domeinnaamhouder op de hoogte was of kon zijn van de merken van de eiser in Brazillië.
H) Duitse advocaat, Konstantin Graf von Lambsdorff, komt op tegen de domeinnaam lambsdorff.com die is geregistreerd in 2004. In 2012 heeft de advocaat de naam ‘Lambsdorff’ als merk geregistreerd. Eis wordt afgewezen aangezien er geen sprake is van kwader trouw aan de zijde van de domeinnaamhouder. Lambsdorff werd pas in 2012 actief onder de naam Lambsdorff en heeft merk ook pas toen geregistreerd.
I) Domeinnaam geregistreerd in 2000. Merkhouder Cadillac heeft merk vanaf 1902. Op de website wordt een PPC (pay per click) dienst aangeboden. De links hebben niet (direct) betrekking op merkhouder. Domeinnaamhouder heeft de domeinnaam geregistreerd met het oog op de geografische en persoonlijke naam (Cadillac als achternaam). Er is niets in het dossier wat het tegendeel bewijst. Merkhouder heeft ook lang gewacht met actie. Geen sprake van kwader trouw.
J) Merkhouder heeft Artisan & Artist merk sinds 1999. Domeinnaam geregistreerd in 2004. Domeinnaamhouder sinds 2005 distributeur van producten (o.a. cameratassen) van merkhouder. Distributieovereenkomst in 2008 beëindigd. Nu website met informatie over Artisan & Artist. Eis wordt afgewezen aangezien niet kan worden aangetoond dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd.
K) Merkhouder heeft sinds 1997 ‘in case’ ingeschreven als merk. De domeinnaamhouder heeft in 2007 de (generieke) domeinnaam www.in-case.com geregistreerd. Onder de domeinnaam heeft de domeinnaamhouder een PPC (pay-per-click) website. De links verwijzen naar pagina’s die te maken hebben met ‘case’, ‘cases’, ‘just in case’ etc. inhoud is echter afhankelijk van de locatie van waar de domeinnaam wordt benaderd. Eén keer verwijzing naar merkhouder op de website gestaan. Domeinnaamhouder heeft meerdere domeinnamen met ‘in’ geregistreerd (zoals in-action, in-corporate, in-flight, in-low etc.). Eigen recht of legitiem belang aanwezig.
L. The Respondent's reply is written in language which is at times difficult to understand, however, the burden of the reply is as follows: "Please find attached documents and below comments. Concern person from legal team is on travel and they are available to prepare perfect legal draft. But as per commitment here am giving more details in Statement documents and proof of documents. Please go through and do needful."
Als randvermelding. Onrechtmatige publicaties. Heimelijke opnamen en vermelden namen van UWV-medewerkers op website. Bedreigingen via social media.
Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Jacqueline Schaap, 
