Domeinnaamrecht  

Een rechtsgeldig ouder gebruik

Met dank aan Remco Klöters, Van Kaam 

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser maakt op grond van handelsnaam en beeldmerk ‘Tradersonly’ bezwaar tegen het gebruik van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be. Vorderingen afgewezen: het voorgebruik van de oudere domeinnaam prevaleert, voorshands.

4.4. (…) Er zal sprake moeten zijn van een zekere mate van naar buitentreden van de onderneming onder die handelsnaam. In het onderhavige geval heeft Caesar Capiral tegenover de betwisting door Today's echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de registratie van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be door Today's, reeds met de naam Tradersonly.nl als handelsnaam van haar onderneming naar buiten was getreden. De enkele door Caesar Capital genoemde registratie van deze handelsnaam in het handelsregister en de registratie daarvan als tweede naam van de onderneming bij de AFM is voorshands onvoldoende. Stukken waaruit zou blijken dat zij reeds vóór 22 september 2010 die handelsnaam daadwerkelijk gebruikte zijn niet overgelegd. Of Caesar Capital nog op andere wijze met de naam Tradersonly voor haar onderneming naar buiten was getreden vergt dan ook, gelet op de betwisting door Today's, een nader onderzoek naar de feiten, waar een kort geding zich niet voor leent, Op dit moment is echter onvoldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Today's door het gebruik van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam van Caesar Capital en dat haar dit op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet zal worden verboden.

4.5. Ten aanzien van de gestelde inbreuk op het beeldmerk van Caesar Capital wordt voorop gesteld dat Today's de domeinnamen uaderonly.nl en traderonly.be heeft geregistreerd en doorgelinkt voordat Caesar Capital het beeldmerk Tradersonly had gedeponeerd. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.4. ten aanzien van de door Caesar Capital gestelde inbreuk op haar handelsnaam is overwogen, volgt daaruit dat voorshands niet kan worden uitgesloten dat sprake is van een rechtsgeldig ouder gebruik door Today's van een met het merk overeenstemmend teken. Op grond van artikel 2.23, derde lid, BVIE kan Caesar Capital zich in dat geval niet verzetten tegen dat gebruik door Today's. Daarmee is op dit moment evenmin aannemelijk dat in een bodemprocedure de stelling van Caesar Capital dat Today's met de in het geschil zijnde domeinnamen een inbreuk heeft gemaakt op haar beeldmerk, zal slagen.

Lees het vonnis pdf / DomJur. 

De verschijningsvorm van dat woord

met dank aan Aron Das Gupta, VMW Taxand Advocaten

Merkenrecht. Vuurwerk Eiser Schuurmans stelt dat gedaagde met het gebruik van het teken Excellent inbreuk maakt op het beeldmerk Excellent van eiser. Vorderingen afgewezen. Weinig ongebruikelijk casus, in twee citaten:

4.5. Ter comparitie heeft Schuurmans verklaard dat zij geen bescherming inroept van het woord "excellent", maar van de verschijningsvorm van dat woord in het beeldmerk EXCELLENT, Ook indien Schuurmans dit standpunt niet zou hebben ingenomen, zou haar alleen bescherming van de vormgeving kunnen toekomen, nu het woord "excellent" een gewoon woord is in de Nederlandse taal, dat bovendien een eigenschap van de daaronder aangeboden waar, vuurwerk, beoogt te beschrijven. De omstandigheid dat dat merk - EXCELLENT daarmee deels een beschrijvend karakter heeft, betekent dat alleen de visuele elementen van het beeldmerk, waaronder de schrijfwijze van het woord, voor bescherming in aanmerking kunnen komen. Alleen in zoverre komt aan het beeldmerk onderscheidend vermogen toe. Het voorgaande betekent dat ook alleen die elementen van het merk en teken met elkaar dienen te worden vergeleken om te kunnen concluderen tot overeenstemming.

4.8, Ten aanzien van de toewijsbaarheid van de vorderingen op grond van artikel 2.20 li 1 sub b BVIE overweegt de rechtbank dat Schuurman heeft nagelaten een kleurenversie van haar beeldmerk aan de rechtbank over te leggen. Daardoor is de rechtbank niet in staat om te beoordelen of de kleuren van merk en teken met elkaar overeenstemmen. Echter, ook indien zou moeten worden aangenomen dat die kleuren inderdaad overeenstemmen, geldt dat de totaalindrukken van merk en teken te zeer van elkaar verschillen om te spreken van overeenstemming de zin van artikel 2.20 lid l sub b BVIE (…) .

Lees het vonnis hier.

Ter ontrafeling van de concernverhoudingen

met dank aan Douglas Mensink, Micta

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Gewichtsmanagement. Stukgelopen samenwerking. Previtas Nederland (Dr. Frank) eist o.a. staking van het gebruik van de domeinnaam previtas.nl door gedaagde, een voormalig zakenpartner van eiseres. Vorderingen toegewezen. Inbreuk handelsnaamrecht, overdracht domeinnaam. In citaten:

6.2. Uit hetgeen partijen in deze procedure hebben gepresenteerd valt op te maken dat - ter ontrafeling van de concernverhoudingen - weinig tot geen gedetailleerde afspraken over de website, de domeinnaam en de handelsnaam zijn vastgelegd. De voorzieningenrechter heeft evenwel kennis genomen van de akte van levering van de aandelen in Previtas B.V. waarin F.N.R. van Berkum Holding B.V. en Liv Holding B.V. uitdrukkelijk hebben bepaald dat de handelsnaam Previtas niet overging op de koper. (…)

6.3. De contractuele verhouding tussen partijen wordt naast hetgeen zij overeenkomen tevens beheerst door de werking van artikel 6:248 lid 1 BW. Indien partijen eind 2010 al niet (eventueel: stilzwijgend) zijn overeengekomen dat de handelsnaam Previtas verder aan Previtas Nederland zou toekomen, dan dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter op grond van de in 6:248 lid 1 BW vastgelegde aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en gelet op de wederzijdse belangen van partijen, in elk geval in rechte te worden aangenomen dat Previtas Nederland het gebruik van de Handelsnaam heeft mogen voortzetten. (…)

6.6. Liv Oost heeft de domeinnaam www.previtas.nl, waarvan het onderscheidende woord identiek is aan de Handelsnaam Previtas, in het economische verkeer gebruikt terwijl Previtas Nederland - gelet op het voorgaande - daarvan als rechthebbende dient te worden aangemerkt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is (het gebruik van) van de domeinnaam hier gelijk te stellen aan de handelsnaam, zodat dit gebruik een inbreuk als omschreven in artikel 5 Hnw oplevert.

6.7. Waar Liv Oost voor het overige heeft verklaard de domeinnaam niet te gebruiken, is naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter komen vast te staan dat het belang dat Liv Oost naar haar zeggen heeft bij handhaving van de desbetreffende domeinnaamregistratie op geen enkele wijze opweegt tegen het belang dat Previtas Nederland heeft bij de spoedige overdracht daarvan. Het door Liv Oost geschetste probleem dat enkele van haar medewerkers bij klanten bekend zijn onder een e-mailadres met de toevoeging @previtas.nl moet door een wijziging van de e-mail adressen (en het in kennis stellen van de klanten) op eenvoudige wijze zijn te verhelpen. 

Lees het vonnis hier.

Chronologische aantekenboeken

met gelijktijdige dank aan Frederick Leentfaar, Deterink en Anne Voerman & Marc de Boer, Boekx

Handelsnaamrecht. Domeinen. Vervolg op eerder kort geding over de handels- en domeinnamen agenda.nl en theagenda.nl, waarin het hof het oordeel van de rechtbank dat agenda.nl inbreuk maak op theagenda.nl bevestigde (zie Gerechtshof Amsterdam, 13 juli 2010, IEF 9016).  P., de houder van theagenda.nl heeft echter na het arrest nagelaten om binnen zes maanden een eis in hoofdzaak in te stellen, waardoor het kort gedingvonnis haar kracht heeft verloren.

In het onderhavige geschil vordert eiser NL Unlimited een verklaring voor recht dat zij met agenda.nl en/of nlagenda.nl niet in strijd handelt met de handelsnaamrechten van gedaagde P. De rechtbank wijst de vorderingen toe waar het www.nlagenda.nl betreft, maar wijst de overige vorderingen af.

Agenda.nl wordt gebruikt als handelsnaam, maar gebruik als handelsnaam door eerdere houder wordt niet aangetoond, waardoor geen oudere handelsnaamrechten kunnen worden geclaimd. Theagenda.nl en agenda.nl zijn niet beschrijvend voor uitgaansagenda’s, ‘juist’ door de toevoeging .nl en doordat het woord uitgaan daarin niet wordt gebruikt. Verwarringsgevaar is aannemelijk en inbreuk door agenda.nl op theagenda wordt aangenomen.

Lees het vonnis hier (pdf).
Update:  hier (link) en hier (opgemaakte pdf)

(met dank aan Paul Mazel, Trip Advocaten & Notarissen)

Handelsnaamrecht. Hotelkamerveiling.nl tegen hotelveiling.nl. Vorderingen afgewezen, nu onvoldoende aannemelijk is dat eisers eerder dan gedaagde ondernemersactiviteiten heeft ontplooid. Ten overvloede concludeert de voorzieningenrechter dat de handelsnamen louter uit beschrijvende elementen bestaan en dat dat alleen eigenlijk al voldoende grond zou zijn om de vorderingen af te wijzen. "Door haar handelsnaam geheel en al samen te stellen uit beschrijvende elementen, heeft eiseres het risico genomen dat andere bedrijven gebruik maken van een handelsnaam met dezelfde beschrijvende woorden. "

4.4. Eiseres heeft aangevoerd dat zij sedert 2008 activiteiten onder de naam \\\\\\\'hotelkamerveiling\\\\\\\' heeft ontplooid. Gedaagde heeft, verwijzend naar het door de Hnw doorslaggevend geachte éérste gebruik, weersproken dat eiseres al langer dan gedaagde de naam \\\\\\\' hotel(kamer)veiling’ voert. Uit de overgelegde stukken (met name het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel) en het verhandelde ter zitting is de voorzieningenrechter gebleken dat eiseres eerst op 29 december 2010 is opgericht, terwijl gedaagde blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgericht op 10 december 2010. (…)

Rechtbank Amsterdam, 24 maart 2011, KG ZA 11-167 MW/MV, Koninklijke Wegener N.V. c.s tegen Telegraaf Media ICT B.V. c.s. (met dank aan Josine van den Berg & Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Geschil tussen uitgevers over het gebruik van ‘dichtbij’ voor ‘hyperlokale’ media. Beide partijen hebben hun concept rond dezelfde tijd uitgerold, gedaagde De Telegraaf onder de domeinnaam dichtbij.nl en eiser Wegener onder onder domeinnamen als dichtbijbreda.nl. Wegener stelt i.c dat De Telegraaf inbreuk maakt op haar woordmerken (o.a. Wegener DichtbijMedia) en handelsnaamrechten m.b.t. de domeinnamen, maar ziet haar vorderingen afgewezen. Geen verwarring, geen kielzogvaren, geen handelsnaamgebruik domeinnamen, geen onrechtmatige daad. In citaten:

Merkenrecht: 5.3. (…) Wegener beschikt over de woordmerken Wegener Dichtbijmedia en DichtbijMedia. Wegener. Het teken dat door De Telegraaf wordt gebruikt is "Dichtbij". Het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van de woordmerken is "Wegener". "Dichtbij" en "Media" kunnen als min of meer beschrijvende bestanddelen van de merken worden beschouwd. Dat "Dichtbij" beschrijvend is volgt tevens uit de beslissing van het BBIE (zie 2.5). Van het bestanddeel "Dichtbij" kan voorshands evenmin worden gezegd dat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen en om die reden een merkfunctie kan vervullen. Op basis van de totaalindrukken van merk en teken. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de mate van visuele. auditieve en begripsmatige overeenstemming te gering is om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Reeds hierop stuit de vordering af van Wegener, die is gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. (…)

5.4. Wegener heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, met name op de grond dat De Telegraaf gebruik maakt van de domeinnaam www.dichtbij.nl. Wegener heeft in dit verband echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat De Telegaaf met gebruik van het teken Dichtbij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Wegener. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, is onvoldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van "kielzogvaren", zoals is opgenomen onder punt 3 1 van de dagvaarding. h dit kader is van belang dat beide partijen min of meer gelijktijdig (waarover hierna meer) een zelfde soort initiatief hebben ontplooid en dat beide initiatieven nog in de kinderschoenen staan. Wegener heeft dus nog geen reputatie opgebouwd waaruit voordeel kan worden getrokken. Derhalve is niet aannemelijk dat De Telegraaf "in het kielzog vaart”' van Wegener. het handelsnaamrecht.

Handelsnaamrecht: 5.5. (…) Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw is het volgende van belang. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft Wegener gesteld dat De Telegraaf onder haar domeinnamen websites exploiteert die een commerciële achtergrond hebben. Wegener miskent hiermee dat niet iedere commercieel gebruikte domeinnaam als een handelsnaam kan worden aangemerkt. Dit geldt alleen voor domeinnamen die tevens een handelsonderneming aanduiden. (…) Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Onder de naam Dichtbij bieden partijen een "hyperlokaal interactief nieuwsplatform" aan. Het publiek zal Dichtbij niet opvatten als naam van een onderneming, maar als naam van één van de activiteiten of diensten die partijen aanbieden, waarbij partijen andere namen gebruiken ("TMG en "BN/De Stem") om zichzelf te identificeren. Hierop stuit de vordering van Wegener gebaseerd op het handelsnaamrecht af. (…)

Onrechtmatige daad:  5.7. Wegener stelt daarnaast dat het ook onrechtmatig is van De Telegraaf om de domeinnamen bestaande uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam te registreren, omdat zij daarmee onnodig en verwarringwekkend aanhaakt bij de soortgelijke registraties van Wegener (…).Naar het oordeel van de voorzieningenechter zou nodeloos gestichte verwarring in dit geval slechts tot onrechtmatigheid kunnen leiden indien komt vast te staan dat Wegener eerder dan De Telegraaf de naam Dichtbij heeft bedacht en gebruikt voor haar digitale platfom en dat tevens zou komen vast te staan dat geen sprake is van toeval. (…)

5.10, Mede op grond van hetgeen onder 5.8 en 5.9 is opgenomen is de voorzieningenechter van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat er bij het publiek (enige) verwarring kan ontstaan welke onderneming achter de Dichtbij domeinnamen schuilt. Verwarring valt te duchten omdat het bij beide partijen om dezelfde dienst/activiteit gaat, te weten een hyperlokaal interactief digitaal nieuwsplatform en de domeinnamen van partijen steeds bestaan uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam. Evenmin valt uit te sluiten dat Wegener de naam Dichtbij eerder heeft bedacht dan De Telegraaf. Een aanwijzing hiervoor vormt de registratie van haar twee woordmerken in 2007 en de registratie op 2 juli 2009 van twee domeinnamen, alle met het woord Dichtbij als onderdeel, terwijl De Telegraaf pas voor het eerst in november 2009 (aantoonbaar) "bezig" was met het woord Dichtbij. Desalniettemin kan dit niet leiden tot toewijzing van de vordering van Wegener in dit kort geding. De feiten zijn onvoldoende eenduidig om tot de conclusie te komen dat De Telegraaf zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Het enkele feit dat Wegena de naam Dichtbij eventueel eerder heeft bedacht is hiervoor onvoldoende. Daarvoor zou ook moeten komen vast te stam dat Wegener eerder dan De Telegraaf op juridisch relevante wijze (dat wil zeggen in de openbaarheid en in enige omvang) gebruik van de naam Dichtbij heeft gemaakt. Bovendien zou moeten blijken van bijkomende omstandigheden; hiervoor is immers al overwogen dat het enkel profiteren van andermans inspanningen niet per se onrechtmatig is. (…)

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2011, LJN: BP8125, [X.] N.V. tegen Grand Foodcompany B.V., [Y] & [Z].

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Procesrecht. Partijen waren eerder betrokken bij de inmiddels gefailleerde onderneming Pure Tea. Eiser [X] heeft inmiddels een overeenkomst gesloten met de curator over de IE-rechten en maakt bezwaar tegen de handelswijze van gedaagden, die eveneens verder zijn gegaan in de Thee-branche en daarbij verwijzen naar  “ons kindje” Pure Tea. De interpretatie van de grieven kost het hof enige moeite, maar het bekrachtigt uiteindelijk grotendeels het (op IE-gronden gedeeltelijk toewijzende) vonnis waarvan beroep, met uitzondering van de dwangsombepaling: “De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen.”

4.5.1. Hoewel de tekst van punt 4 van de memorie van grieven, geciteerd in rov. 4.4., inderdaad onduidelijk is, begrijpt het hof de stellingen van [X.], waaronder en meer in het bijzonder punt 34 van de memorie van grieven, aldus dat het vonnis in stand dient te blijven voor zover haar vorderingen zijn toegewezen en dat zij haar vorderingen handhaaft. Uit de tekst van de memorie en uit de grieven blijkt echter niet dat [X.] het vonnis aanvecht voor zover haar vorderingen op basis van IE-recht zijn afgewezen. Het hof begrijpt dat [X.] daarnaast in hoger beroep nieuw geformuleerde vorderingen instelt, gebaseerd op gesteld onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s., met name oneerlijke concurrentie.

4.6. Omdat [Y.] en [Z.] in hoger beroep niet zijn verschenen, is een verandering of vermeerdering van eis tegen hen uitgesloten (art. 130 lid 3 Rv). Het hof zal bij ieder onderdeel van de vordering in hoger beroep nagaan of van een verandering of vermeerdering van eis sprake is. De grondslag voor deze vorderingen, onrechtmatige daad, gebaseerd op de stellingen dat Grand Foodcompany c.s. direct een nieuwe onderneming is gestart met hetzelfde product, afkomstig van dezelfde producent in China en in dezelfde markt, gericht op dezelfde klanten, is ook al in eerste aanleg naar voren gebracht (verg. pleitnota [X.] blad 8 en het vonnis waarvan beroep onder 3.1.4.). Wel heeft [X.] in de memorie van grieven nieuwe verwijten tegen Grand Foodcompany c.s. naar voren gebracht.

(…) 4.12. Het hof overweegt allereerst dat het er in deze procedure niet om gaat of Grand Foodcompany c.s. het vonnis waarvan beroep correct heeft nageleefd. Indien daarover een geschil bestaat moet [X.] een executiegeschil aanhangig maken. In de tweede plaats is het door [X.] in hoger beroep gestelde met betrekking tot vermeend onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s. uitsluitend van belang voor zover dat tot toewijzing van de vorderingen zou kunnen leiden. Of in het algemeen sprake is (geweest) van onrechtmatig handelen dat tot schade van [X.] heeft geleid komt derhalve niet aan de orde, nu de vordering tot betaling van een voorschot op schade is afgewezen en daartegen geen grief is aangevoerd.

4.12.1. De vordering sub a). De voorzieningenrechter heeft Grand Foodcompany c.s. de hiervoor in 4.3 onder 1) en 2) vermelde geboden en verboden opgelegd. De voorzieningenrechter heeft gemotiveerd dat en waarom niet alles wat [X.] met betrekking tot het gebruik van de woorden “Pure Tea” vorderde toewijsbaar was. Tegen die motivering heeft [X.] geen grief gericht. [X.] heeft in hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat Grand Foodcompany c.s. meer of andere dan de in eerste aanleg besproken activiteiten heeft verricht die ertoe zouden moeten leiden dat een verderstrekkend gebod of verbod op basis van onrechtmatige daad zou moeten worden toegewezen. Dat Grand Foodcompany gebruik maakt van de door haar geregistreerde domeinnaam is door [X.] niet onderbouwd en ook niet gebleken. De enkele registratie van die domeinnaam acht het hof niet onrechtmatig. De stelling dat Grand Foodcompany c.s. in PureTea-producten handelt is niet onderbouwd. (…) Voor het overige is niet gebleken dat Grand Foodcompany c.s. richting de markt, relaties of klanten de aanduiding “Pure Tea” heeft gebruikt. In zoverre falen de grieven. De vordering sub a) is voor het overige zo ruim geformuleerd dat zij niet kan worden toegewezen.

4.13.1. De regeling van de dwangsom in de art. 611a-611h Rv berust op de Benelux-Overeenkomst houdende Eenvormige Wet betreffende de dwangsom van 26 november 1973 (Trb. 1974, 6). Teneinde een uniforme interpretatie van de regeling te waarborgen bepaalt de Overeenkomst dat het Benelux-gerechtshof kennis neemt van vragen omtrent de uitleg van de Eenvormige Wet. De rechter die de dwangsom oplegt heeft een discretionaire bevoegdheid om daaraan (ook ambtshalve) de in de wet genoemde (art. 611a lid 4 en 611b Rv) modaliteiten te verbinden en is eveneens vrij de hoogte van de dwangsom te bepalen (BenGH 2 april 1984, NJ 1984, 704 en BenGH 17 december 1992, NJ 1993, 545).
De vraag rijst, of de onderhavige door de voorzieningenrechter uitgesproken, niet in de wettelijke regeling van de dwangsom genoemde modaliteit, die kennelijk verwijst naar art. 6:2 lid 2 BW en daaraan enige invulling geeft, geoorloofd is en of deze in overeenstemming is met de uitleg door het Benelux gerechtshof, en in navolging daarvan door de Hoge Raad, van de dwangsomregeling. Het hof is van oordeel dat naast de in de wet voorziene gevallen (art. 611d Rv) geen andere beperkingen op de verschuldigdheid van een eenmaal uitgesproken dwangsom kunnen worden geïntroduceerd. De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen (BenGH 9 maart 1987, NJ 1987, 910). De eisen van redelijkheid en billijkheid spelen een rol bij de vraag of zich een situatie van onmogelijkheid in de zin van art. 611d Rv voordoet, maar een afzonderlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid en billijkheid gaat de wettelijke regeling van de dwangsom te buiten (BenGH 25 mei 1999, NJ 2000, 14 en HR 21 mei 1999, NJ 2000, 13). Grief 4 slaagt dus en het vonnis zal voor wat betreft genoemde clausule worden vernietigd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, behoudens ten aanzien onderdeel 5.5. van het dictum, waarin de voorzieningenrechter heeft bepaald dat geen van de opgelegde dwangsommen zal worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, (mede) gelet op de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

Lees het vonnis hier.

Vzr.  Rechtbank Breda, 3 maart 2011, LJN: BP7541, BVBA Melan tegen Team LC Concept BV c.s. 

Merkenrecht. Adwords. “Middels onbeduidend product van speelgoedhelicoptertje profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van merk voor verlichting.” Eiser Melan verkoopt lichtslingers onder de productnaam ‘Happy Lights’, gedaagde verkocht aanvankelijk onder dezelfde naam soortgelijke  lichtslingers, maar verkoopt haar lichtslingers na een eerder, ongepubliceerd vonnis, nu onder een andere naam. Gedaagde heeft erchter  inmiddels een merkinschrijving ‘Happy Lights’ voor speelgoed verricht en biedt nu onder die naam een speelgoedhelicoptertje aan op dezelfde webpagina als waarop zij de lichtslingers aanbiedt. Het helicoptertje is niet aanklikbaar.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van merkinbreuk sub a (speelgoed en verlichting zijn niet soortgelijk), maar wel van merkinbreuk sub c (kielzogvaren) en merkinbreuk door gebruik van het adword ‘Happy Lights’, omdat er sprake is van doelbewuste verwarring en van het profiteren van de reputatie van eiser.
 
Handelsnaamrecht/domeinnaam: 3.5. (…) Vastgesteld moet worden of de domeinnaam ook de naam is waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven. In dit verband is van belang het gebruik van de website www.happylights.nl. Op deze website wordt op de linkerhelft van de pagina het product led-helicopter Happy Lights en op de rechterhelft het product Cotton Ball Lights gepresenteerd en onderaan de website staat duidelijk vermeld dat Happy Lights en Cotton Ball Lights producten zijn van Team LC Concept BV. De domeinnaam wordt zo niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten.

Merkenrecht: 3.6. Melan stelt dat Team LC Concept BV c.s. op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a. en sub c. BVIE inbreuk maakt op haar beeldmerk, waarin het woord Happy Lights is opgenomen. Melan stelt dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a omdat beide merken worden gebruikt voor waren in de klasse “verlichting”. Volgens Melan betreft de helicopter ook verlichting.
Melan stelt voorts dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c. BVIE omdat Team LC Concept BV c.s. wil aanhaken bij de naam van de lichtslingers en katoenen bollen van Melan teneinde ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit en/of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Happy Lights en de onderneming en/of producten van Melan.

3.7. Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE faalt. Het speelgoedhelicoptertje van minimale omvang is niet aan te merken als ,, dezelfde waar” ten opzichte van de lichtslingers. Het eerste is speelgoed, het tweede verlichting. Voor het geïnteresseerde publiek is het verschil tussen beide zeer groot.

3.8. Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE slaagt. Door de publicatie in VT Wonen is het merk van Melan, met daarin de woorden ,, Happy Lights” bekend bij een aanmerkelijk deel van het geïnteresseerde publiek in een aanmerkelijk deel (Nederland) van het Beneluxgebied. (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, 14-09-1999, LJN: AC 3725). Deze bekendheid wordt daarenboven gevestigd door de onweersproken deelname aan beurzen door Melan.
De inrichting van de website www.happylights.nl was en is er evident op gericht om middels het onbeduidende product van de speelgoedhelicoptertjes - waarop zelfs niet kon worden doorgeklikt!- te profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van het merk van Melan, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Melan heeft geleverd om het imago van haar merk te creëren en te onderhouden (vgl. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18-06-2009, C-487/07, LJN: BJ 5859). Een rechtvaardiging is niet gesteld en ook niet aannemelijk.
Deze inbreuk is niet weggenomen door het weglaten van de verwijzing naar VT Wonen. Gedaagde sub 1, Team LC Concept BV, is blijkens de site zelf, én blijkens de concernstructuur (hoofd-)verantwoordelijk voor deze merkinbreuk. Gedaagde sub 2, Cotton Ball Lights BV, is daarnaast, als directe profiteur van de onrechtmatige uiting, medeverantwoordelijk te oordelen. Beiden moeten in staat worden geacht tot opheffing van de onrechtmatigheden op de site. Voor beiden is een verbod om deze en soortgelijke onrechtmatige publicaties te plegen, gerechtvaardigd.

Adwords: Onweersproken staat vast dat voor de website www.happylights.nl als adword wordt gebruikt: ,,happy lights”. Beide gedaagden zijn hiervoor, zoals overwogen, (mede)verantwoordelijk.

Richtinggevend is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 23-03-2010, C-236/08; C-237/08; C-238/08, LJN: BN 1584.
De houder van een merk is gerechtigd een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door de adverteerders zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet (Adword), reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer de reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

In dit geval schiep de beschreven internet-site www.happylights.nl voor de gemiddelde internetgebruiker de genoemde moeilijkheid. De lichtslingers aan de rechterzijde zijn ook feitelijk aangezien voor de lichtslingers van Melan.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was de site doordacht opgezet, en welbewust gericht op het stichten van verwarring en het profiteren van reputatie. Dit vestigt gegronde vrees voor voortzetting of herhaling in soortgelijke vormen. Een verbod in algemene formulering is daarom gerechtvaardigd.

Lees het vonnis hier. 

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 22 februari 2011, LJN: BP7380, [Appellant] h.o.d.n. Starfix tegen [Geïntimeerde]

Domeinnamen. Toerekenbare tekortkoming bij overeenkomst tot registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam; gedaagde/appellant betwist dat schade is geleden.

Appellant registreert domeinnaam www.fidpads.nl voor geïntimeerde, een uitvinder van een fitnessapparaat, zegt vervolgens de registratie op, waarna een Amerikaan de domeinnaam registreert. De Amerikaan wil de domeinnaam aanvankelijk alleen voor €10.000,- overdragen, draagt de domeinnaam vervolgens over aan appelant die hem weer overdraag aan geïntimeerde.  Geïntimeerde vordert i.c. vergoeding van de schade die zij geleden heeft door de verwijdering van de domeinnaam, appellant stelt dat er van schade eigenlijk geen sprake is. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, oordelend dat van schade wel degelijk sprake kan zijn.

8. (…) [geïntimeerde] heeft weliswaar erkend dat de domeinnaam inmiddels op 21 mei 2010 weer aan haar (om niet) is overgedragen, maar dat doet er niet aan af dat [geïntimeerde] de door haar in punt 32 van de inleidende dagvaarding genoemde, althans enige (buitengerechtelijke) kosten, als bedoeld in rechtsoverweging 6 onder 5, als gevolg van de tekortkoming van [appellant] heeft gemaakt. Bovendien acht het hof de mogelijkheid van enige schade in de vorm van een negatief effect op de verkopen van de fitpads-producten, als vermeld in rechtsoverweging 6 onder 1, aannemelijk. [geïntimeerde] heeft dit door haar gestelde negatieve effect aldus onderbouwd dat zij door het niet kunnen beschikken over een website onder de domeinnaam geen eigen verkopen via de website heeft kunnen doen en het product niet heeft kunnen promoten, naar het hof begrijpt, (ook) ten behoeve van de verkopen door Armacell, van welke verkopen de aan haar verschuldigde licentievergoedingen (bonussen) afhankelijk zijn.

(…)

Nu deze website niet ontwikkeld kon worden en dus ook niet de bedoelde support-/ promotiefunctie kon vervullen, acht het hof de mogelijkheid van enige schade ten gevolge daarvan aannemelijk. [appellant] stelt dat [geïntimeerde] haar schade had kunnen en moeten beperken door een alternatieve domeinnaam, zoals een van de domeinnamen die [appellant] inmiddels had geregistreerd - www.fitpads.nl, .eu, .org en .biz en www.fit-pads.com en .nl - te gebruiken voor een website. [geïntimeerde] heeft gemotiveerd betwist dat de aangeboden domeinnamen een gelijkwaardig alternatief waren en daarmee dat zij haar schade (volledig) had kunnen beperken door een alternatieve domeinnaam te gebruiken. In dat verband twisten partijen of de onderhavige . com/dot com domeinnaam voor [geïntimeerde] een (internationale commerciële) meerwaarde had. Hierbij gaat het er dus in feite om of [geïntimeerde] haar schade had kunnen en moeten beperken en/of de schade (deels) aan haar zelf is toe te rekenen, ter zake waarvan de bewijslast in beginsel op [appellant] rust, die geen bewijsaanbod heeft gegaan. Deze vragen kan het hof thans niet beantwoorden en kunnen in de schadestaatprocedure aan de orde komen.

Gelet op het bovenstaande acht het hof de mogelijkheid van enige schade ten gevolge van het niet kunnen beschikken over de domeinnaam in de periode van 4 maart 2007 tot 21 mei 2010 aannemelijk. Dit brengt mee dat de vordering tot vergoeding van schade op te maken dient te worden toegewezen.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Maastricht, 24 februari 2011, KG ZA 11-19, Kew Jaliens tegen Yourprivatename.nl (met dank aan Bert-Jan van den Akker, Dijkstra Voermans)

Merkenrecht. Domeinnaamkaping. Gedaagde registreert zonder toestemming de domeinnamen kewjaliens.nl en kew-jaliens.nl. Kew Jaliens, eveneens houder van het woordmerk Kew Jaliens, maakt bezwaar tegen de registratie en ziet zijn vorderingen toegewezen.

Jaliens heeft ook na vier jaar nog voldoende spoedeisend belang. Gedaagde heeft geen geldige reden en er is geen sprake van zaakwaarneming. Een Oudere domeinnaamregistratie leidt niet tot sterker recht dan jongere merkregistratie en ‘Kew Jaliens’ wordt aangemerkt als een bekend merk: merkinbreuk ‘sub c’. Gedaagde dient de domeinnamen over te dragen, maar wel tegen kostenvergoeding door Jaliens voor de registratie, à €199,- per domeinnaam. Te verrekenen met de onbetwiste 1019h proceskosten à €9.650,31.

Spoedeisend belang: 3.1 (...) Jaliens was tot eind 2010 niet op de hoogte van de bedoelde deponeringen en hoefde dat ook niet te zijn. Het belang om te kunnen beschikken over de bedoelde domeinnamen is bij Jaliens pas actueel geworden toen hij eind 2010 begonnen is met het treffen van voorbereidingen voor een nieuwe carrière - gerelateerd aan zijn huidige carrière - na de beëindiging van zijn actieve camiere als profvoetballer, welke carrière - naar onweersproken is gesteld - op voorzienbare termijn zal plaatsvinden.

Merkinbreuk ‘sub c’: 3.4. Ten gronde overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter handelt X in ieder geval in strijd met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De tekens, de door X gedeponeerde domeinnamen (kewjaliens.nl en kew-jaliens.nl), stemmen overeen met het door Jaliens gedeponeerde merk Kew Jaliens. De bedoelde tekens worden gebruikt voor de aanduiding van een website, die bezoekers van die website doorleidt naar een door X geëxploiteerde site met de naam www.linktoppers.nl. Een dergelijk gebruik is te beschouwen als een gebruik in het economisch verkeer.

3.5. Gelet op de bekendheid van Kew Jaliens als profvoetballer, die op hoog niveau heeft gespeeld en die daardoor een aanzienlijke mate van bekendheid heeft gekregen, is er ook sprake van een bekend merk als bedoeld in voormeld artikel.

3.8. X presenteert zich aldus als een soort zaakwaarnemer van Jaliens, nu hij stelt dat Jaliens dankzij het handelen van X uit de handen blijft van domeinnaamkapers. Dat levert echter geen geldige reden op voor het omstreden deponeren van de domeinnamen. Jaliens zou anders worden gedwongen om een vergoeding te betalen voor werkzaamheden door X, waarvoor Jaliens geen opdracht heeft gegeven. De voorzieningenrechter kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de deponering enkel heeft plaatsgevonden om Jaliens de mogelijkheid te ontnemen om onder zijn eigen naam een domeinnaam te registreren. Dat Jaliens dat zal willen doen onder zijn eigen naam ligt ook voor de hand, nu hij zijn naamsbekendheid zal willen gebruiken voor het ontplooien van economische activiteiten in zijn nieuwe carrière. Dat X voor zijn ongevraagde werkzaamheden aanzienlijk minder kosten in rekening brengt dan "echte" domeinnaamkapers volgens hem zouden doen, is niet relevant.

3.9. Niet onbelangrijk in dit verband is ook dat X heeft gesteld dat indien Jaliens de domeinnamen niet zou willen overnemen tegen de door X gevorderde vergoeding, X de registratie van de domeinnamen zal opheffen. (…) Gegeven het oordeel dat de door X gedane registraties onrechtmatig zijn, en door overdracht van domeinnamen door X aan Jaliens kan worden voorkomen dat Jaliens wordt blootgesteld aan het risico om opnieuw te moeten procederen, indien de domeinnamen in het publieke domein vallen en dan door derden worden geregistreerd, acht de voorzieningenrechter het onredelijk dat X de registratie opheft in plaats van de domeinnamen overdraagt aan Jaliens. Het is immers geen belang van X dat derden de prijsgegeven domeinnamen moeten kunnen registreren.

3.10. Ook het verweer van X, dat de deponering van de domeinnamen dateert van vóór de deponering van het merk door Jaliens en dus niet onrechtmatig is, moet worden verworpen. In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat een oudere domeinnaamregistratie leidt tot een sterker recht dan een jongere merkregistratie. Dit hangt van een weging van het belang bij de domeinnaam enerzijds en het merk anderzijds.

3.1 1. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Jaliens - al met al - het betere recht op de domeinnaam. Gelet op de naamsbekendheid die Jaliens heeft verworven, ligt het voor de hand dat mensen die informatie willen vergaren over het wel en wee van Jaliens (als profvoetballer) dan wel over de door deze aangeboden zaken of diensten.

3.13. X heeft nog gesteld dat de vordering tot overdracht van de domeinnamen moet worden afgewezen, omdat Jaliens daar geen vergoeding tegenover stelt en Jaliens aldus op sluwe wijze zijn domeinnaam gratis probeert te krijgen. Ter zitting heeft Jaliens verklaard dat het redelijk is dat hij de registratiekosten van de domeinnamen moet vergoeden. De voorzieningenrechter verstaat het verweer van X als een beroep op verrekening wegens ongerechtvaardigde verrijking van Jaliens ter zake die registratiekosten. Dit beroep van X op ongerechtvaardigde verrijking komt de voorzieningenrechter gegrond voor. Uit de stellingen van Jaliens begrijpt de voorzieningenrechter dat de kosten van registratie per domeinnaam € 199,-- hebben bedragen. Derhalve zal de voorzieningenrechter bepalen dat met de vordering van Jaliens een bedrag van tweemaal € 199,- verrekend dient te worden.

Lees het vonnis hier.