Domeinnaamrecht  

Rechtbank Rotterdam 3 augustus 2011, HA ZA 09-1128 (Rotterdam) en HA ZA 10-2736 ('s-Gravenhage) (COMTECH DDS HOLDING BV tegen DELOITTE HOLDING B.V.)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Zaken dienen in twee verschillende locaties, nu gecombineerd door rechtbank Rotterdam.

Deloitte is houder van Benelux woordmerk CTRL en woord/beeldmerk CTRL. Comtech maakt gebruik van teken iCtrl en domeinnaam ictrl.eu. Comtecht vordert in conventie de nietigverklaring van de woord/beeldmerken van Deloitte maar trekt deze daarna in. In reconventie vordert Deloitte de staking van het teken iCtrl, ook als handels- en domeinnaam.
Oordeel Rechtbank: vorderingen toegewezen voor diensten van kennismanagement en business consultancy. Inbreuk op woordmerk CTRL op grond van art. 2.28 lid 1 sub b BVIE en art. 2.20 lid 1 sub d BVIE want grote mate van overeenstemming en soortgelijkheid dus verwarringsgevaar voor diensten 'kennismanagement en business consultancy'. Geen inbreuk bij overige diensten, want geringe mate van soortgelijkheid dus geen verwarringsgevaar. Overige diensten doen ook geen inbreuk op woord/beeldmerk CTRL.

4.19. In het licht van de hiervoor overwogen grote mate van overeenstemming, de mate van soortgelijkheid en het onderscheidend vermogen, is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van het teken ‘iCtrl’ voor de diensten kennismanagement en business consultancy gevaar voor verwarring met het CTRL woordmerk oplevert. Door het gebruik van het ‘iCtrl’ teken voor kennismanagement en business consultancy maakt Comtech derhalve inbreuk op de merkrechten van Deloitte op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE. Voor de door Comtech aangeboden dienstverlening bestaande uit het opstellen, vertalen en beheren van gebruiksaanwijzingen, technische procesbeschrijvingen en marketingmateriaal geldt dit niet. De mate van soortgelijkheid is bij deze diensten zo gering, dat er ondanks de grote mate van overeenstemming van merk en teken, gelet op het beperkte onderscheidend vermogen, geen gevaar voor verwarring bestaat.

4.21. Voor zover het gebruik van het teken ‘iCtrl’ door Comtech geen inbreuk maakt op het CTRL woordmerk, is nog wel de vraag aan de orde of dit gebruik inbreuk maakt op het CTRL woord/beeldmerk. Alhoewel aan het CTRL woord/beeldmerk een grotere onderscheidende kracht toekomt dan aan het CTRL woordmerk, doordat dit merk onderscheidende beeldelementen bevat, komen die beeldelementen niet voor in het door Comtech gebruikte teken ‘iCtrl’. Dientengevolge is er voor die diensten evenmin sprake van inbreuk op grond van het CTRL woord/beeldmerk.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Alkmaar 7 april 2011 LJN BR3800 (Swiss Sense B.V. tegen De Ondernemer b.v.)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht.

Swiss Sense produceert en verhandelt slaapkamermeubilair en -artikelen. Merkhouder van o.a.SWISS SENSE en Swiss Sense Boxsprings en Matrassen. De Ondernemer is een detailhandelaar in bedden, matrassen en aanverwante artikelen via internet, zoals de sites www.swisssense.nl en www.swisssense.com en handelend onder de naam SWISS COMFORT. Een merkenregistratie voor dezelfde klassen is, zo blijkt succesvol gesteld door eiser, te kwader trouw.

Merkenrechtvordering toegewezen, doorhaling van inschrijving voor dezelfde klassen in merkenregister. Staken voeren handelsnaam, geen overdracht domeinnaam: "[het is] De Ondernemer niet toegestaan te handelen onder deze handels-/domeinnaam voor slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen. Dit verbod is echter reeds verwerkt in het verbod tot het staken van de handelsnaam Swiss Comfort."

Merkenrecht 4.7 De voorzieningenrechter overweegt dat zowel de merken van Swiss Sense als het teken Swiss Comfort worden gebruikt voor de detailhandel in slaapkamermeubelen en slaapkamertextiel en derhalve voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Het merk "Swiss Sense" kenmerkt zich door de woorden SWISS SENSE in een bepaald lettertype en een bepaalde (grijze/ witte) kleurstelling en een rood schildje met een Zwitsers kruisje. Het teken "Swiss Comfort" kenmerkt zich door de woorden SWISS COMFORT in een nagenoeg gelijk, althans vergelijkbaar, lettertype en zwarte kleurstelling, met in plaats van het rode schildje een rode ster met een wit kruisje boven de letter i van Swiss.

4.8 Voorop wordt gesteld dat door De Ondernemer als zodanig niet is weersproken dat de merken van Swiss Sense onderscheidend vermogen hebben. Aangevoerd is slechts dat de merken beschrijvende elementen bevatten die een geringe onderscheidende kracht hebben. Wat daarvan zij, de voorzieningenrechter overweegt dat de omstandigheid dat een merk uit niet onderscheidende elementen bestaat niet afdoet aan het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden, dat er gelet op voormelde beschrijving van de merken van Swiss Sense en het door De Ondernemer gebruikte Swiss Comfort sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat het bij de vergelijking van het merk en teken gaat om de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en dat er meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Kenmerkende overeenstemmende delen zijn het prominente gebruik van het woord Swiss als beginwoord en het prominente gebruik van het Zwitsers kruis in de benaming. Daarbij is er sprake van begripsmatige gelijkenis door de toevoeging Sense en Comfort. Beide begrippen geven invulling aan een bepaalde positieve beleving en gevoel. Voorts wordt door De Ondernemer een nagenoeg gelijk lettertype gebruikt met een zelfde wijze van ondertitel onder het gebruikte teken. Aan de kenmerkende overeenstemmende punten kunnen niet afdoen de door De Ondernemer genoemde, in de ogen van de voorzieningenrechter ondergeschikte verschillen. Aldus is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een met de merken van Swiss Sense overeenstemmend teken, waardoor bij het in aanmerking komende publiek (degene die een bed of matras willen kopen) verwarring kan ontstaan en het publiek kan denken dat het een reclame-uiting van Swiss Sense betreft. Aldus is er sprake van een inbreuk door De ondernemer die valt onder het bereik van artikel 2.20 lid 1 sub BVIE. Anders dan De Ondernemer heeft betoogd hoeft er (nog) geen daadwerkelijke verwarring te hebben plaatsgevonden. Nu als onvoldoende weersproken aannemelijk is geworden dat Swiss Sense sinds 2009 intensief reclame inspanningen verricht, gaat de voorzieningenrechter er vanuit dat de merken van Swiss Sense inmiddels een zekere bekendheid genieten, waardoor het gevaar voor verwarring groter zal zijn en daarmee ook het gevaar voor verwatering. Om die reden is er ook sprake van een inbreuk van de Ondernemer die valt onder sub c van artikel 2.20 BVIE. Deze inbreuk geldt niet ten aanzien van het op 5 oktober 2010 door Swiss Sense gedeponeerde merk onder nummer 0889038, nu dit depot van een latere datum is dan het depot van De Ondernemer op 4 december 2009.

4.9 Door Swiss Sense is voorts gesteld dat De Ondernemer haar merk 'Swiss Comfort' te kwader trouw heeft gedeponeerd, omdat de detailhandel in slaapkamermeubelen en aanverwante artikelen een kleine wereld is waar iedereen elkaar kent. Door De Ondernemer is erkend dat hij bekend was met het bestaan van Swiss Sense, maar hij heeft daarbij verklaard dat hij van mening was dat aan de enige overeenstemming tussen Swiss Sense en Swiss Comfort, het woord Swiss, onvoldoende onderscheidend vermogen toekomt. Gezien het voorgaande gaat dit standpunt niet op en is aannemelijk dat, gezien de omstandigheden van dit geval, het depot te kwader trouw is gedaan.

4.10 De vordering van Swiss Sense strekkende tot staking en gestaakt houden van de inbreuk op haar merkrechten kan derhalve worden toegewezen, op de wijze als hierna te vermelden.

Doorhalen inschrijving merkenregister 4.12 De vordering strekkende tot het doen doorhalen van de inschrijving van het woord-/beeldmerk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom is slechts toewijsbaar voor de inschrijving voor klassen waarvoor het woord-/beeldmerk 'Swiss Sense" is ingeschreven en voor de klasse 10 die eveneens ziet op de detailhandel in slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen. Het is De Ondernemer immers wel toegestaan het merk Swiss Comfort eventueel in te schrijven voor andersoortige waren.

Handelsnamen en domeinnamen 4.17 Swiss Sense is rechthebbende op het merk "Swiss Sense" en kan derhalve op grond van het bepaalde in artikel 5a van de Handelsnaamwet opkomen tegen de inbreuk op haar handelsnaam door De Ondernemer. Door De Ondernemer is ook in dit verband aangevoerd dat er voldoende verschillen zitten tussen de naam Swiss Sense en Swiss Comfort, maar zoals reeds hiervoor onder rechtsoverweging 4.7 en 4.8 is overwogen gaat dit betoog niet op. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van een dusdanig geringe afwijking in de naam Swiss Comfort ten opzichte van de naam Swiss Sense dat op grond daarvan gevaar bestaat voor verwarring bij het publiek naar de herkomst van de waren. Weliswaar is hoofdvestiging van Swiss Sense gevestigd te Uden en de onderneming van De Ondernemer gevestigd in Alkmaar, maar beide partijen voeren hun handelspraktijk - al dan niet via internet - uit in heel Nederland.

4.20 Ook door het gebruik van de domeinnaam www.swisscomfort.nl voor dezelfde waren als waarvoor Swiss Sense haar handels- en domeinnamen gebruikt valt verwarringgevaar bij het publiek te duchten. Om die reden is het De Ondernemer niet toegestaan te handelen onder deze handels-/domeinnaam voor slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen. Dit verbod is echter reeds verwerkt in het verbod tot het staken van de handelsnaam Swiss Comfort. De vordering om de domeinnaam swisscomfort.nl aan Swiss Sense over te dragen zal worden afgewezen, aangezien het De Ondernemer uiteraard is toegestaan haar domeinnaam te gebruiken voor andersoortige waren dan slaapkamermeubilair en aanverwante artikelen.

Beslissing (...) - veroordeelt De Ondernemer om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom te bevelen om de inschrijving van het Benelux woord-/beeldmerk Swiss Comfort ingeschreven onder nummer 0874997 voor de klassen 10, 20, 24 en 35, waarvoor het thans is ingeschreven, door te halen en alle correspondentie dienaangaande per ommegaande toe te zenden aan de advocaat van Swiss Sense, met machtiging van Swiss Sense om indien De Ondernemer niet tijdig en/of volledig aan de hiervoor vermelde veroordeling voldoet dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van De Ondernemer tot het geven van genoemde opdracht;

- veroordeelt De Ondernemer (op de voet van artikel 1019h Rv) in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Swiss Sense begroot op euro 644,31 aan verschotten en op euro 12.513,78 ,-- (inclusief BTW) aan salaris advocaat;

LJN

Hof Amsterdam 26 juli 2011, LJN BR3418 (Schoonderwoerd tegen Zwartepoorte Goes B.V.)

Parallelle publicatie ITenRecht 455 en in navolging van IEF 7940. Zoekmachineresultaten. Vrijheid van meningsuiting.

Exploitant website is verantwoordelijk voor Google-zoekresultaat. Gedaagde Schoonderwoerd wordt veroordeeld om “de inrichting van de website klup.nl zodanig aan te passen en aangepast te houden, dat niet langer via deze website, door middels van de website van Google, een zoekresultaat wordt weergegeven waarin de onjuiste indruk wordt gewekt dat Zwartepoorte failliet is." (r.o. 3.1 eind) Kleine ingreep voor websitehouder.

Websitehouder kan ter voorkoming van de suggestie worden verplicht zijn website aan te passen. Hoewel vrijheid van meningsuiting en belangenafweging. Onder omstandigheden verantwoordelijk voor de weergave van hun websites in de zoekresultaten van Google.

3.6. Met de voorzieningenrechter acht het hof voldoende aannemelijk dat deze weergave schadelijk was voor Zwartepoorte en, bij voortduren daarvan, tot verdere aanmerkelijke schade kon leiden. [ Appellant ] heeft ter zitting in eerste aanleg kennelijk zelf laten weten dat hij met een geringe ingreep de zoekresultaten (voor de toekomst) kon beïnvloeden. Zijn stelling in hoger beroep dat hij zich aanzienlijke kosten en moeite heeft moeten getroosten, heeft hij onvoldoende toegelicht. Voor zover het gaat om een ingreep in de tekst op de website en een aantal verzoeken aan Google, volstaat dit niet ter onderbouwing. Dat Google zelf een Notice and Take down procedure kent, brengt niet mee dat de onderhavige vordering in kort geding tegen [ Appellant ] niet toewijsbaar kan zijn. Mogelijk is dat Zwartepoorte - zoals [ Appellant ] betoogt - ook Google zelf met succes had kunnen aanspreken, maar of dit daadwerkelijk zo is, is onvoldoende duidelijk. In ieder geval kan voorshands niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat een vordering tegen Google op korte termijn het gewenste effect zou hebben gehad. Voor nader onderzoek op dit punt is in kort geding geen plaats. [ Appellant ] heeft voorts aangevoerd dat iedere gemiddelde internetgebruiker wel weet dat Google alleen maar citaten doorgeeft van de gevonden website. Ook als dit juist is, neemt dit echter niet weg dat van het bovenaan de resultatenpagina verschijnen van het onderhavige zoekresultaat onmiskenbaar de suggestie uitgaat dat de vermelding van het failliete bedrijf betrekking heeft op Zwartepoorte, ook al weet een internetgebruiker in theorie mogelijk wel dat het losse citaten kan betreffen. Niet iedere internetgebruiker zal vervolgens doorklikken. Ten slotte acht het hof de door [ Appellant ] gesuggereerde remedies die Zwartepoorte zelf had kunnen nemen – een persbericht of een bericht op haar website – niet afdoende om de schade effectief te beperken.

3.7 Met de grieven III en IV keert [ Appellant ] zich tegen rechtsoverweging 4.8. [ Appellant ] gaat in op het recht op vrijheid van meningsuiting en de omstandigheden waaronder dit recht mag worden beperkt. Voor zover zijn betoog betrekking heeft op de inhoud van de uiting, is dit niet van belang aangezien hier niet ter discussie staat of sprake is van een potentieel onrechtmatige uiting. Het gaat hier om de gevolgen van een ongelukkig samenstel van citaten in een zoekresultaat waardoor ten onrechte een faillissement wordt gesuggereerd. De vraag is dan of die gevolgen een beperking op de vrijheid van meningsuiting geoorloofd doen zijn. Zoals ook de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, hangt dit af van de concrete omstandigheden van het geval en is ter beantwoording van die vraag een belangenafweging vereist. Het hof verenigt zich met het oordeel van de voorzieningenrechter dat in de gegeven omstandigheden het belang van Zwartepoorte zwaarder weegt. De grieven III en IV zijn tevergeefs voorgesteld.

3.14. De grieven XVI en XVIII bevatten de klacht dat [ Appellant ], op grond van de werkwijze van Google, niet op voorhand kan uitsluiten dat de zoekmachine een zoekresultaat weergeeft waarin de onjuiste indruk wordt gewekt dat Zwartepoorte failliet is en dat het dictum, waarin hij wordt verplicht de zoekresultaten van Google verwijderd te houden, executiegeschillen ten gevolge heeft. [ Appellant ] leest het dictum echter te ruim. Hij diende zijn website aan te passen en aangepast te houden, hetgeen mede in het licht van rechtsoverweging 4.8, eerste zin, van het bestreden vonnis, niet inhoudt dat hij zijn website en de zoekresultaten in de gaten moet houden, maar slechts dat hij gehouden is de aanpassing van de website niet weer ongedaan te maken. Dit betekent dat ook de grieven XVI en XVIII niet slagen.

Lees het arrest hier (link / pdf).

Rechtbank 's-Gravenhage 27 juli 2011, HA ZA 09-1190 (Dr.Ing. H.C.F. Porsche en Porsche Specialist Van den Berg Apeldoorn B.V.)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht: www.porschespecialist.nl en vermelding op goudengids.nl. Geslaagd beroep op 2.23 BVIE.Afwijzing van vorderingen.

Deze zaak betreft de vraag of het Van den Berg als niet-geautoriseerd dealer is toegestaan voor haar onderneming, die in hoofdzaak bestaat uit de wederverkoop en reparatie/renovatie van tweedehands automobielen van het merk ‘Porsche’ alsmede de handel in onderdelen daarvan, een handelsnaam te voeren die bestaat uit het teken ‘Porschespecialist Van den Berg (Apeldoorn)’ alsmede of zij een website mag exploiteren met de domeinnaam porschespecialist.nl. en de daarop gehanteerde tekens, waaronder haar logo.

4.9 De rechtbank is van oordeel dat de kans dat een dergelijke indruk kan ontstaan, niet reëel aanwezig is. Daartoe geldt in de eerste plaats dat Van den Berg het merk ‘Porsche’ in al haar tekens consequent, op een uitzondering na die in r.o. 4.12. zal worden besproken, gebruikt met de toevoeging ‘specialist’. Deze toevoeging geeft aan dat Van den Berg specialist is of gespecialiseerd is in automobielen van het merk Porsche, welke specialisatie door Porsche overigens niet is bestreden, en zal bij het publiek niet zonder meer de indruk wekken dat zij tot het dealernetwerk van Porsche behoort. Integendeel, zij afficheert zich als ‘specialist’ en derhalve juist niet als officiële dealer. In de tweede plaats is de inhoud van de onder de domeinnaam geëxploiteerde website van Van den Berg niet zodanig dat gezegd moet worden dat Van den Berg niet loyaal handelt jegens Porsche. Het gebruik van het teken ‘porschespecialist’ blijft beperkt tot een kleine vermelding onder een logo van Van den Berg op de linkerbovenzijde van de site, welke ondergeschikt is aan de wijze waarop de naam “Van den Berg” is weergegeven, en een vermelding bij de contactgegevens op de rechterbovenzijde van de pagina. Het feit dat onder aan iedere pagina van de website in een onopvallende grijstint de contour van het 911-
model wordt weergegeven, maakt dit niet anders. In de derde plaats heeft Van den Berg op haar website een disclaimer opgenomen waarin wordt aangegeven: “Porschespecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG
automobielen of Pon. Porsche verwijst louter naar het type auto.” Iedere eventueel ontstane indruk van een dealerschap of een bijzondere band met de merkhouder, wordt hierdoor weggenomen.

4.11 Kort en goed betekent dit een en ander dat het gebruik van de tekens door Van den Berg is geoorloofd en dat zij hierdoor geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Van handelsnaaminbreuk is ook geen sprake nu het ontbreken van de in r.o. 4.9. bedoelde indruk tevens betekent dat er geen gevaar voor verwarring tussen de beide ondernemingen is te duchten in de zin van de artikelen 5 en 5a Hnw. Van onrechtmatig handelen is om dezelfde redenen evenmin sprake. Dat Van den Berg met de contour van het 911-model auteursrechtinbreuk zou plegen kan ten slotte ook niet worden ingezien, reeds omdat Porsche niet gemotiveerd heeft gesteld waaruit de auteursrechtelijk beschermde trekken van dat model zouden bestaan en waarom de door Van den Berg gebruikte afbeelding in zodanige mate bedoelde trekken van het 911-model
vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de door Van den Berg gebruikte afbeelding als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.

4.12 Porsche heeft voorts nog gesteld dat Van den Berg ook het teken ‘Porsche Van den Berg Apeldoorn’ gebruikt. In dit teken mist de toevoeging ‘specialist’. Juist als gevolg hiervan kan naar het oordeel van de rechtbank bij het publiek de indruk ontstaan dat Van den Berg tot het dealernetwerk van Porsche behoort of dat er tussen de twee ondernemingen een bijzondere band bestaat. De vermelding van een naam met daarvoor of -achter de naam van de merkhouder (bijv. VOLVO Buitenweg of Jan de Jong BMW) is immers een tamelijk gebruikelijke wijze waarop tot het dealernetwerk van een merkhouder behorende garagebedrijven plegen te worden aangeduid althans kan de indruk doen ontstaan van een bijzondere band met de merkhouder. Gebruik van dit teken door Van den Berg is dan ook niet toegestaan. Een verbod zal evenwel achterwege blijven nu Van den Berg uitdrukkelijk heeft betwist dat zij dit teken hanteert of heeft gehanteerd, terwijl Porsche daartegenover slechts print screens van de online Gouden Gids en de website www.porsche.vindnu.net heeft overgelegd (vgl. r.o. 2.7. en 2.8.), waarvan, gelet op het hiertegen Van den Berg hiertegen heeft aangevoerd – zij betwist daarvoor toestemming te hebben gegeven, niet zonder meer is komen vast te staan dat de daarin opgenomen vermeldingen met haar medewerking of instemming tot stand zijn gekomen. Porsche heeft weliswaar in het algemeen bewijs aangeboden van haar stellingen, maar de rechtbank gaat daaraan voorbij nu deze stelling in het licht van het voorgaande onvoldoende is onderbouwd.

WIPO Arbitration and Mediation Center. Geschillenbeslechter 30 juni 2011, zaaknr. D2011-0636 (Cooperative Unive U.A. tegen Ashantiplc Ltd en Domain Name Privacy LLC, inzake unive.com) Arbiters: Lothian, Machado en Lyon.

Even kort. Domeinnaamrecht. Merkennaamrecht. WIPO geschillenbeslechting. Woord "unive" wordt wijdverbreid gebruikt, vaak als afkorting van universiteit. Uit klacht valt niet af te leiden dat verweerder op de hoogte had moeten zijn van het merk van klager. Klacht heeft geen kwade trouw van verweerder aangetoond. Klager heeft klacht niet onderbouwd en probeert WIPO Panel te misleiden, dus sprake van kwade trouw van klager. Misbruik van procesrecht. Klacht is afgewezen.

The record shows that “unive” is a term in widespread use both as a truncation of ‘university’ and with other meanings. Furthermore, it is clear to the Panel that, while the term can refer to the Complainant’s trademark, the overwhelming search association of the term “unive” is to subject matter relating to universities. Moreover, the Panel finds that there is nothing in the Complaint (including annexes) to indicate that (i) the Respondent was or should have been aware of the Complainant or its mark when it registered the disputed domain name, (ii) the Respondent ever used the disputed domain name for any insurance-related matter or directed its contents to Internet users in The Netherlands, or (iii) the Respondent targeted the Complainant or its trademark in any way at any time.

The Complaint contains no allegation of facts from which bad faith on the part of the Respondent could reasonably be inferred, and absolutely no evidence of such. The Complainant effectively asserts that any person who uses the term “unive” in any way is ipso facto acting in bad faith, solely by virtue of the Complainant’s trademark. The Complainant does not describe or provide evidence of the use to which Respondent put the disputed domain name other than a screenshot of the website associated with the disputed domain name, which incidentally supports the Respondent’s contention that it uses the term in connection with its association with universities. The Complainant merely asserts that the Respondent’s use is “commercial”.

Lees de gehele arbitrage hier (link / pdf)

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 22 juli 2011, KG ZA 11-593 (Race Hardware B.V. tegen gedaagde h.o.d.n. Brax Race Hardware)

Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. racehardware.nl. Handel in materialen voor autosport. Sponsor en preferred supplier Dutch Supercar Challenge en maakt reclame rond televisie-uitzendingen. Reclame-uiting gedaagde: "Ben je opzoek naar Race Hardware kom naar braxracehardware.nl". Voor zover geen onderscheidend vermogen, zo stelt verweerder, is i.c. handelsnaam ingeburgerd door gebruik: inschrijving handelsregister, actief middels domeinnaam, zakelijke correspondentie en promotiefilmpjes op YouTube. Vorderingen toegewezen. Dwangdom €5.000 maximum €100.000. 1019h Rv proceskosten €6.651,71.

Gebruik handelsnaam Race Hardware 4.2. Voorshands moet worden aangenomen dat de handelsnaam RACE HARDWARE al werd gebruikt voor de onderneming van Race Hardware toen [Gedaagde] op 18 januari 2011 zijn gewraakte handelsnaam ging voeren. Dat de handelsnaam RACE HARDWARE werd gevoerd is voldoende aannemelijk gelet op het feit Race Hardware onweersproken heeft aangevoerd (i) dat haar onderneming sinds 1 januari 2010 onder (onder meer) die naam staat ingeschreven in het handelsregister, (ii) dat de onderneming sinds 2002 actief is op internet onder de domeinnaam racehardware.nl, (iii) dat Race Hardware de handelsnaam in 2009 heeft gebruikt in zakelijke correspondentie (productie 22 van Race Hardware) en (iv) dat zij de handelsnaam in 2010 heeft gebruikt in het kader van promotionele filmpjes op youtube (productie 18 van Race Hardware). In het licht daarvan moet het betoog van [Gedaagde] dat Race Hardware uitsluitend onder de handelsnaam “ [Y] Race Hardware” naar buiten treedt, voorshands worden verworpen.

Onderscheiden vermogen 4.4 (...) Ten eerste heeft [Gedaagde] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat “race hardware” daadwerkelijk een gangbare aanduiding van autosportmaterialen is voor het relevante publiek, te weten autosportliefhebbers in Nederland.

4.5. Ten tweede heeft Race Hardware aangevoerd dat zij jarenlang intensief gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam RACE HARDWARE. Door dat gebruik zou volgens Race Hardware haar handelsnaam zijn ingeburgerd en bekendheid genieten bij het relevante publiek. Dat heeft [Gedaagde] niet steekhoudend weersproken. Voor zover hij ook in dit verband heeft willen aanvoeren dat Race Hardware voornamelijk naar buiten treedt onder de handelsnaam “ [Y] Race Hardware”, kan hem dat niet baten. Naar voorlopig oordeel kan een handelsnaam namelijk ook inburgeren door gebruik als onderdeel van andere handelsnaam. Ook als de onderneming voornamelijk zou zijn gedreven onder de handelsnaam “ [Y] Race Hardware”, kan het relevante publiek door dat gebruik een verband gaan leggen tussen het element “race hardware” en de betreffende onderneming. In deze zaak is voorshands aannemelijk dat dit verband zal worden gelegd, gelet op het feit dat als
onweersproken vast staat dat Race Hardware (tot de komst van [Gedaagde]) jarenlang de enige in Nederland was die automaterialen verhandelde onder een handelsnaam waarin “race hardware” voorkomt en dat het specialistische publiek bekend is met “grote spelers” zoals Race Hardware. Voor zover de handelsnaam van huis uit een beperkt onderscheidend vermogen zou hebben, moet dus voorhands worden aangenomen dat dit onderscheidend vermogen – en de daarmee corresponderende beschermingsomvang van het handelsnaamgebruik – door het bedoelde gebruik is toegenomen.

Inbreuk 4.6. In het licht van het voorgaande maakt [Gedaagde] met de handelsnaam BRAX RACE HARDWARE inbreuk op het handelsnaamrecht van Race Hardware. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over het onderscheidend vermogen en op het feit dat beide ondernemingen in autosportmaterialen handelen en zich richten op dezelfde landelijke doelgroep, wijkt de handelsnaam BRAX RACE HARDWARE naar voorlopig oordeel onvoldoende af van de handelsnaam RACE HARDWARE om verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet te voorkomen. Daarbij weegt mee dat onder het gevaar voor verwarring in de zin van die bepaling ook indirecte verwarring valt, dat wil zeggen de situatie dat het publiek wel verschillen tussen de ondernemingen onderkent, maar een economische of juridische band tussen de ondernemingen veronderstelt. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het relevant publiek door het gebruik van het identieke element “RACE HARDWARE” een verband tussen de ondernemingen zal veronderstellen, ook als het publiek door de toevoeging van het element “BRAX” zou begrijpen dat het om een andere onderneming gaat. Daar komt bij dat [Gedaagde] het gevaar voor verwarring vergroot door zijn onder 2.10 beschreven wijze van adverteren. Mede gelet op het gebruik van de hoofdletters in de zin “ben je op zoek naar Race Hardware, kom dan naar […] www.braxracedhardware.nl” (onderstreping toegevoegd, Vzr) en het feit dat de advertentie is geplaatst op de website van een evenement waarvan Race Hardware sponsor en preferred supplier is, is aannemelijk dat ten minste een deel van het publiek die advertentie zal opvatten als een verwijzing naar Race Hardware.

WIPO Arbitration and Mediation Center 12 juli 2011, Zaaknummer: DNL2011-0037 (Aluc Mark Ansalt tegen A. Borsje), Arbiter: Remco M.R. van Leeuwen

Wellicht ten overvloede. Eiser is eigenaar van Luigi Borelli, een zeer populair Italiaans kledingmerk houder van diverse merken (waaronder een 'bekend merk' LUIGI BORRELLI NAPOLI). Verweerder heeft een 'parking page' en is houder van domeinnaam <borrelli.nl>.

Verweerder reageert niet en daarom wordt op basis van de klacht geoordeeld (10.3 Regulations). Verwarringwekkende overeenstemming, geen recht of legitiem belang én registratie te kwader trouw. Overdracht bevolen.

B. Rights or Legitimate Interests (...) Because Respondent did not file any response, the Panelist is not aware of any rights or legitimate interests that Respondent may have in the Domain Name and will have to presume it has none.

C. Registration in Bad Faith (...) In past cases cumulative circumstances found to be indicative of bad faith included complainant having a well-known trademark, the fact that no response to the complaint has been filed and the registrant's concealment of its identity. Two of these three circumstances apply in this case as well and the Panelist does not consider the Complaint unlawful or without merit.

Regulations for .nl domain names

WIPO Arbitration and Mediation Center 13 juli 2011, Zaaknummer: DNL2011-0035, (Robeco Groep N.V. tegen Bahnhofsgaststaette), Arbiter: Alfred Meijboom

Eiser is Robeco Groep, een wereldwijd opererende fondsinvesteerder en houder van woord-/beeldmerken waaronder ROBECO (Benelux en Gemeenschapsmerk) al 20 jaar sponsor en organisator van de Robeco Zomerconcerten. Verweerder genereert traffic voor zijn website met gesponsorde links, houder van domeinnaam <robecoconcerten.nl>.

Verweerder reageert niet. Omdat verweerder niet in Nederland verblijft of is geregistreerd is de voertaal Engels ex 17.2 Regulations. Verwarringwekkende overeenstemming, Geen recht of legitiem belang én registratie te kwader trouw: ja. Bewijslevering prima facie: geen licentie, geen authorisatie, geen eerder gebruik of legitiem non-commercieel gebruik. Overdracht bevolen.

Onder A. Identical or Confusingly Similar. (...) The addition of a descriptive element does not prevent confusion (e.g., ANWB B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010-0072 and LEGO Juris A/S v. Nick Terlouw, WIPO Case No. DNL2011-0023).

Onder B. Rights or Legitimate Interests (...) This condition is met if Complainant makes a prima facie case that Respondent has no rights or legitimate interests, and Respondent fails to rebut that showing, by, for example, providing evidence of one of the three circumstances mentioned in article 3.1 of the Regulations (e.g., Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd, WIPO Case No. DNL2008-0002 and LEGO Juris A/S v. M. Moench, WIPO Case No. DNL2009-0052).

The Panelist understands that Complainant has not licensed or otherwise authorized Respondent to use the ROBECO trademarks or Trade name. Nor could the Panelist find any indication that Respondent, (Regulations, article 3.1 (a)) before having been notified of the dispute, made demonstrable preparations to use the Domain Name in connection with a bona fide offering of goods or services, (Regulations, article 3.1 (b)) is commonly known by the Domain Name, or (Regulations, article 3.1 (c)) is making a legitimate noncommercial use of the Domain Name.

Het ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) heeft aangekondigd dat eigen generic Top-Level Domains (gTLD) dat een nieuwe categorie geïntroduceerd, de zogenaamde porno-extensie. Oftewel domeinnamen die eindigen met .xxx.

Nu heeft de porno-industrie haar bezwaren geuit, met name omdat preventief blokkeren 'in het kader van bescherming  van de internetgebruiker' voor een terugval van gebruik van internetporno kan zorgen, India was het eerste land dat officieel zo'n blokkering aankondigde (hier). Echter dit heeft eveneens gevolgen voor merk- en handelsnaamhouders.

Kunt u zich voorstellen dat uw bedrijfs- of kantoornaam gevolgd door .xxx zorgt voor een andere ranking in google waarmee u helemaal geassocieerd wilt worden? En de niet-gewenste gevolgen daarvan voor eventueel opgebouwde reputatie en online presentie. De ICM-registry geeft de mogelijkheid om voor de lanceing domeinnamen te blokkeren van .xxx registratie. Dit kan van 7 september tot 28 oktober, daarna worden de .xxx-domeinnamen vrijgegven voor lancering:

Sunrise B is the time when trademark owners and other IP holders can apply to opt-out of .XXX. This period will run for 52 days starting September 7, 2011

Meer informatie: zie voor de procedure hier.

WIPO Arbitration and Mediation Center 30 juni 2011 , Zaaknummer: DNL2011-0007 (Diners Club International Ltd. tegen Greenfree) Arbiter: Gregor Vos

Met dank aan Willem Leppink, Ploum Lodder Princen.

Eiser is Diners Club International Ltd., een wereldwijd actieve creditcardmaatschappij en houder van Benelux- en Gemeenschapsmerk DINERS woordmerken. Verweerder houdt zich bezig met ontwikkeling, productie en verkoop van kortings- en cadeaubonnen en houder van de domeinnamen <dinercadeaucard.nl>, <dinercadeaukaart.nl>, <diner-giftcard.nl>, <dinergiftcard.nl> en <dinergift.nl>. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam.
Verweerder voert verweer.

Bijzonder omdat op alledrie de punten de vordering wordt afgewezen (A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemming; B. Recht of Legitiem Belang en C. Registratie of Gebruik te Kwader Trouw).

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend (...) De Geschillenbeslechter volgt Verweerder in zijn stelling dat het element “diner” in de Domeinnamen op beschrijvende wijze is gebruikt als Nederlands woord voor de avondmaaltijd, al dan niet gecombineerd met beschrijvende Engelse termen als “gift” en “card”. Dit betekent dat er een conceptueel en auditief verschil is tussen het Amerikaans-Engelse woord “diners”, dat “eters” of “kleine (weg)restaurants” betekent en uitgesproken wordt als [dai-ners], en het Nederlandse woord “diner”, dat avondmaaltijd betekent en uitgesproken wordt als [die-nee]. Op grond van deze verschillen is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnamen niet mogelijkerwijs verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken van Eiser.

De Eis voldoet hiermee niet aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Ten overvloede wordt overwogen dat Verweerder een legitiem belang heeft bij de Domeinnamen, nu hij “dinergiftcard”, “diner-giftcard”, “dinergift”, “dinercadeaukaart” en “dinercadeaucard” (zonder “.nl” extensie) reeds langer geleden bij inschrijving van zijn onderneming als handelsnaam in het handelsregister heeft laten registeren. Gecombineerd met de overige door Verweerder naar voren gebrachte omstandigheden, voornoemde kenmerken van de Domeinnamen, en het feit dat Verweerder aantoonbaar reeds eerder vergelijkbare concepten heeft ontwikkeld, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat hiermee sprake is van voldoende aantoonbare voorbereidingen om te goeder trouw producten of diensten onder de Domeinnamen aan te bieden.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat ook niet aan het tweede vereiste is voldaan.

C. Registratie of Gebruik te Kwader Trouw

Ten overvloede wordt overwogen dat in principe, wil er sprake zijn van registratie of gebruik te kwader trouw van de Domeinnamen, onder meer aannemelijk moet zijn dat Verweerder de Domeinnamen heeft geregistreerd of gebruikt bijvoorbeeld om Eiser de mogelijkheid te ontnemen dit zelf te doen, of om bewust verwarring te creëren met de onderneming van Eiser, of de Domeinnamen voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen of commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken van Eiser. Geen van bovenstaande, noch andere relevante omstandigheden zijn aannemelijk geworden, nu de term “diner” een algemeen Nederlands woord is, en bovendien beschrijvend voor de diensten die Verweerder voornemens is om aan te bieden.

Bovendien heeft Verweerder op basis van de overgelegde internetstatistieken aannemelijk gemaakt dat er geen sprake is van daadwerkelijk commercieel voordeel door mogelijke verwarring onder het publiek op het internet, nu er geen enkele consument door middel van de zoekterm “diners” op de websites onder de Domeinnamen terecht is gekomen.

Gegeven het bovenstaande, kan niet geoordeeld worden dat Verweerder de Domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt.

Lees de arbitrage hier (link)