Domeinnaamrecht  

WIPO Arbitration and Mediation Center 3 oktober 2011, DNL2011-0051 (Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler; arbiter Richard C.K. van Oerle)

Met dank aan Marc de Boer, Boekx advocaten.

In navolging van IEF 9731. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnaam.

Restaurantketen onder de intertionale geregistreerde naam KŐŞEBAŞI met domein www.kosebasi.com. Gedaagde maakt gebruik van teken KOSEBASI op bedrijfspand, menukaart en website kosebasi.nl en kosebasi-utrecht.nl.

Identiek aan Merkrecht, verweerster heeft geen recht of legitiem belang, registratie te kwader trouw KOSEBASI heeft in Turkije grote bekendheid verworven en  "Verweerster heeft voorts zelf gesteld een Turkse ondernemer te zijn, zodat de Geschillenbeslechter het aannemelijk acht dat Verweerster (meer dan in Nederland gebruikelijke) kennis draagt van de Turkse maatschappij" Overdracht van domeinnaam.

Onder B
De Haagse Voorzieningenrechter, die - voorlopig oordelend - aannam dat Verweerster een eigen commercieel belang houdt bij het bezit van de Domeinnaam (“Ook nu gedaagden geen gebruik meer zullen kunnen maken van de domeinnaam kosebasi.nl blijven zij een eigen commercieel belang houden bij het bezit van deze naam, bijvoorbeeld hun belang om deze domeinnaam te kunnen verkopen aan eiseressen.  Eiseressen hebben onvoldoende gesteld waaruit zou volgen dat hun belang in deze groter is dan het belang van gedaagden”), beslist op basis van het Nederlands recht.  De Geschillenbeslechter dient echter op basis van de Regeling en de naar aanleiding daarvan ontwikkelde jurisprudentie te bepalen of van een recht of legitiem belang sprake is.

Onder C
(...)
Verweerster heeft voorts zelf gesteld een Turkse ondernemer te zijn, zodat de Geschillenbeslechter het aannemelijk acht dat Verweerster (meer dan in Nederland gebruikelijke) kennis draagt van de Turkse maatschappij (vgl. Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Onur, WIPO Zaaknr. DNL2010 0047).

Onder deze omstandigheden acht de Geschillenbeslechter het onaannemelijk dat Verweerster bij de aanvang van het gebruik van de naam “Kosebasi” en het registreren van de Domeinnaam niet op de hoogte was van het gebruik door Eiser van het Merk.

WIPO-site

WIPO Arbitration and Mediation Center 12 oktober 2011, D2011-1446 (Mediq N.V. tegen DomainsByProxy en Janelle Fausett; arbiter Dr. Clive N.A. Trotman)

Domeinnaam. Merkenrecht. Domeinnaam is verwarrend gelijkelijk aan de merken van MEDIQ. Geen recht of legitiem belang en domein wordt niet niet-commercieel of fair gebruikt.

Verweerder had click-through of pay-per-click business model ontwikkeld voor de site en bood dit aan pharmacie- en medicijnwebsites aan te adverteren. Dat is gebruik te kwader trouw. Domeinnaam overgedragen.

Betreft Identiteit van de verweerder: DomainsByProxy biedt een privacy service, zodat contactgegevens van daadwerkelijke registeerder verborgen blijven. Na start van de procedure werden contactgegevens overlegd aan WIPO en werd Janelle Fausette eveneens betrokken in deze procedure. Via emailadres en fysiek adres aan Janelle, postmaster en via DomainsByProxy en aan adres van laatste betekend. Dus voldoende pogingen gedaan om verweerders te contacteren.

Onder C (...)
According to the evidence, the disputed domain name resolves to a website managed by GoDaddy, a company that trades in domain names, website hosting and other Internet services. The GoDaddy website resolved to by the disputed domain name displays the line: “Want to buy this domain? Our Domain Buy Service can help you get it.” The Panel interprets that line as meaning that the disputed domain name is offered for sale to visitors who may have reached it in the process of searching for the Complainant’s trademark or accepting search results containing the Complainant’s trademark. In the absence of any explanation to the contrary, and on the balance of probabilities, it may reasonably be concluded that the Respondent intends to sell the disputed domain name for a price in excess of the costs of registration, and that the registration was made primarily for that purpose, constituting bad faith within the meaning of paragraph 4(b)(i) of the Policy.

A screen capture made on August 22, 2011, produced in evidence, displays the website to which the disputed domain name resolved at that time. The Respondent’s website offered links to other websites generally related to pharmacies and medicines. It may reasonably be concluded that the Respondent has enabled the provision of these links in return for revenue through the business model known as click-through or pay-per-click. By this model the advertiser pays a commission, at least part of which would be received by the Respondent, in return for referrals received through links. Such an operation may be entirely legitimate and is routinely used to provide partial funding for public service or news websites, or as a legitimate stand-alone business.

In order to succeed commercially, however, the operator of a pay-per-click website must attract visitors. The Respondent in the present case must expect to attract visitors seeking the Complainant’s trademark, to which the Respondent does not have rights, thus rendering the operation not bona fide. The Panel finds on the balance of probabilities that the Respondent, pending the primary purpose of selling the disputed domain name, has put it to use in order to attract visitors in the expectation of commercial gain resulting from their initial interest confusion, constituting bad faith within the contemplation of paragraph 4(b)(iv) of the Policy.

Op Domjur.nl staan Nederlandse uitspraken en rechtspraak met betrekking tot domeinnamen. In het bijzonder .nl-domeinnamen. Meest recente uitspraken die nog niet hier zijn gepubliceerd.

WIPO Arbitration and Mediation Center 2 augustus 2011, DNL2011-0029, DomJur 2011-712 (Beperfect Clinics B.V. tegen verweerder; perfect-smile.nl; arbiter Tjeerd F.W. Overdijk)

Domeinnaam. Merkenrecht. Domeinnaam is identiek aan het merk PERFECTSMILE, afgezien het koppelteken (van ondergeschikt belang) tussen de twee zelfstandige naamwoorden. Nietigheid van het merk kan op grond van de geschillenregeling niet worden beoordeeld.

Verweerder toont aan dat vanaf 2005 reeds te goeder trouw gebruikt, er is geen sprake van registratie te kwader trouw en verweerder was niet bekend met het merk, de domeinnaam wordt niet te koop aangeboden of gebruik om de activiteit van eiseres te verstoren. Vordering afgewezen.

WIPO Arbitration and Mediation Center 9 augustus 2011, DNL2011-0038, DomJur 2011-713 (Futuring International LTD tegen Tenno Media; dlaros.nl, getmaxxx.nl; arbiter Willem J.H. Leppink)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Elementen van gecombineerd woord-/beeldmerk die evident het meest onderscheidend zijn niet aangetoond.

A. Eiseres heeft niet gesteld dat de Domeinnamen identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken. Verweerster heeft gesteld dat Eiseres daarmee niet heeft voldaan aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling en dat de Eis derhalve moet worden afgewezen. Eiseres heeft in beginsel niet aan de op haar rustende stelplicht voldaan. Dit klemt te meer, nu een van de Merken een gecombineerd woord-/beeldmerk is en het niet evident is welk(e) element(en) van dat merk als (meest) onderscheidend moet(en) worden aangemerkt.

B. (...) Verweerster heeft bovendien gesteld dat zij de Domeinnamen gebruikt om de producten van Eiseres aan te bieden. Hoewel die stelling onbewezen wordt gelaten, sluit deze wel aan op de stellingen van Eiseres, die met zoveel woorden stelt dat Verweerster “exact dezelfde producten aanbiedt”.

WIPO Arbitration and Mediation Center 15 augustus 2011, DNL2011-0041, DomJur 2011-715 (Euro-Index B.V. tegen MW-Instruments B.V.; blauwe-lijn.nl, blauwelijn.nl; arbiter Richard C.K. van Oerle)

Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Handelsnaam Domeinnaamrecht. De domeinnamen bestaan, naast het toplevel domein, uitsluitend uit het gehele merk van eiser en stemmen daardoor verwarringwekkend overeen met het merk van eiser.

B. (...) Verweerder heeft geen merkrecht op “Blauwe lijn”, noch vormt deze aanduiding (onderdeel van) diens handelsnaam. Verweerder biedt geen producten of diensten aan onder “Blauwe lijn”. Met de betwiste Domeinnamen worden internetgebruikers geleid naar de website van Verweerder, die in een soortgelijke branche als Eiser activiteiten ontplooit. Dit kan niet worden aangemerkt als gebruik voor het te goeder trouw aanbieden van goederen of diensten, noch is sprake van een legitiem niet-commercieel gebruik van de Domeinnamen (zie onder meer Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063).

WIPO Arbitration and Mediation Center 5 september 2011, DNL2011-0046, DomJur 2011-716 (Heluco B.V. tegen Clima Direct B.V.; aircotube.nl; arbiter Wolter Wefers Bettink)

Domeinnaam. Merkenrecht. De geschillenbeslechter meent dat eiser geen bewijs heeft overgelegd dat eiser het merk vóór 1 april 2010 is gaan gebruiken. Daarom moet worden aangenomen dat het merk jonger is dan de domeinnaam van verweerder en dat verweerder voordat hij kennis kreeg van het geschil de domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten aan te bieden. Het ontbreken van een recht op of legitiem belang bij de domeinnamen is niet aangetoond. Vordering afgewezen.

Rechtbank Zwolle 1 juni 2011, LJN BT6480 (Chip4power)

Domeinnaam. Handelsnaamrecht. Inschrijving in KvK-register. [eiser] houdt zich professioneel bezig met het 'tunen' van auto's (door wijzigen van de software van de auto deze sneller en zuiniger laten rijden) en heeft daartoe de domeinnaam chip4power.nl geregistreerd. Tussen [eiser] en [gedaagde] is in de loop van 2008 een samenwerkingsrelatie ontstaan. In dat kader heeft [eiser] de broncodes van de website aan [gedaagde] gegeven, waarna [gedaagde] deze website is gaan beheren. Gedaagde heeft zich onder de naam Chip4Power als eenmanszaak geregistreerd bij de KvK en na constatering van [eiser] dat er geen toegang tot website en mailadres had, heeft eiser navraag gedaan bij SIDN waaruit overdracht blijkt te hebben plaatsgevonden.

Echter de digitale "overeenkomst" is vervalst, dat valt op te maken uit de documenteigenschappen. Vorderingen betreft overdracht domeinnaam email, staken gebruik handelsnaam, en daaraan verknochte verwijdering uit handelsregister wordt toegewezen.

Overdracht domeinnaam en e-mail:
4.9.  [eiser] heeft tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat uit de 'documenteigenschappen' van de digitale versie van de verklaring volgt dat deze pas is vervaardigd op 22 april 2010, hetgeen volgens [eiser] erop wijst dat het document vals is.

4.10.  Het voorgaande leidt ertoe dat totdat in rechte is komen vast te staan dat [eiser] en [gedaagde] een overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan [eiser] de eigendom van de domeinnaam aan [gedaagde] heeft overgedragen, de voorzieningenrechter [gedaagde] veroordeelt het gebruik van de domeinnaam en het e-mailadres te staken. De gevorderde dwangsom wordt beperkt toegewezen.

Domeinnaam en e-mail op naam eiser 4.11.  [eiser] vordert ten tweede dat [gedaagde] moet bevorderen dat de domeinnaam en het e-mailadres weer op naam van [eiser] komen te staan. Deze vordering hangt nauw samen met het onder I gevorderde: nu de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat [gedaagde] het gebruik van de domeinnaam en het e-mailadres voorlopig moet staken, heeft [gedaagde] ook geen baat bij het op zijn naam houden daarvan. Gezien deze overweging en daarbij in aanmerking genomen dat het in de risicosfeer van [gedaagde] ligt dat hij het origineel van de verklaring niet boven tafel kan krijgen, zal de voorzieningenrechter het onder II gevorderde voorlopig toewijzen. De voorzieningenrechter veroordeelt [gedaagde] de domeinnaam en het e-mailadres terug op naam van [eiser] te stellen, althans te bevorderen dat deze op naam van [eiser] komen te staan.

Handelsnaam gebruik 4.18.  Uit het voorgaande volgt dat het [eiser] was die als eerste de naam 'Chip4power' heeft gebruikt. Het gebruik door [eiser] van de naam 'Chip4power' komt daarmee de bescherming van de Handelsnaamwet toe. De vordering onder III zal worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom beperkt wordt toegewezen.

Verwijdering uit handelsregister 4.20.  Nu de voorzieningenrechter heeft overwogen dat [eiser] bescherming toekomt van het gebruik van de handelsnaam, is de inschrijving in het handelsregister van [gedaagde] in strijd met het recht van [eiser] op de handelsnaam. De vordering van [eiser] tot verwijdering van de inschrijving van [gedaagde] in het handelsregister zal de voorzieningenrechter daarom toewijzen, waarbij de gevorderde dwangsom beperkt wordt toegewezen.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf)

Rechtbank Zwolle-Lelystad 29 september 2011, LJN BT6169 (Uitgeverij Waanders B.V. tegen gedaagde)

Arbeidsovereenkomst met beëindigingsovereenkomst met toestemming gebruik merknaam en domeinnaam inclusief mailadressen, onder de naam Uitgeverij Komma, dan wel " ' ", echter wel is verboden boeken uit te geven in de segmenten: beeldende kunst in relatie tot musea, overleden kunstenaars, fotografie, geschiedenis en mode/textiel, tenzij uitdrukkelijk te kennen is gegeven dat men geen zaken met eiser wil doen. Onder last van een boetebeding.

Alle vorderingen worden afgewezen, omdat daarvoor het belang ontbreekt, dan wel niet aannemelijk is gemaakt. In citaten.

Inschrijving handelsregister: 4.4. "De inschrijving van Flevodruk Ideeën B.V. is gewijzigd, zodat de activiteit "Uitgeverijen van boeken" is verwijderd, geen belang bij de vordering meer"

Gebruik naam Uitgeverij in relatie met [A]: afgewezen
4.5.3. "nu [gedaagde] het woord "uitgeverij" terstond na de sommatie van Waanders van de website heeft verwijderd en Waanders niet (voldoende) aannemelijk heeft gemaakt dat [gedaagde] het voornemen heeft om de term "uitgeverij" in relatie met de naam "[A]" te gaan gebruiken."

Term boekenregisseur: afgewezen
4.6.3.  De voorzieningenrechter is met [gedaagde] van oordeel dat de term "boekenregisseur" niet het uitgeven van boeken impliceert. Volgens het woordenboek van Van Dale is een regisseur, indien daaraan een ander zelfstandig naamwoord zoals "boeken" voorafgaat, een "functionaris met een coördinerende, toezichthoudende functie". Een uitgever daarentegen is een "ondernemer die boeken, tijdschriften, cd's e.d. uitgeeft". Met het gebruik van de term "boekenregisseur" in relatie tot [A] handelt [gedaagde] dan ook niet in strijd met artikel 6.3 van de beëindigingsovereenkomst.
Het verweer van Waanders dat er verwarring te duchten zou zijn omdat het woord "uitgeverij" op de website www.[B] staat en vanwege de vermelding in het handelsregister van "Uitgeverijen van boeken" als activiteit bij Flevodruk Ideeën B.V. gaat niet op nu [gedaagde] aan de sommaties van Waanders tot verwijdering van dat woord en die activiteit reeds heeft voldaan (zie hiervoor onder 4.4. en 4.5.).
De vorderingen sub 1 en 2 zullen worden afgewezen.

Verbod derden aan te zetten tot beëindigen van zakelijke relaties met Waanders: niet aannemelijk
4.7.3.  De voorzieningenrechter is van oordeel dat Waanders niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat [gedaagde] [E] heeft aangezet om de relatie met Waanders te beëindigen. Uit genoemde e-mail van [E] aan [gedaagde] van 15 augustus 2011 blijkt immers dat het [E] zelf is die de relatie met Waanders wenst te beëindigen.
In het geval het boek niet van [E] is maar van [H], zoals door [gedaagde] is gesteld en niet door Waanders is weersproken, heeft de e-mail van [E] aan Waanders van 4 augustus 2011 niet geleid tot een beëindiging van de relatie met Waanders, zodat er überhaupt geen sprake van kan zijn dat [gedaagde] een zakelijk contact heeft aangezet tot het beëindigen van de relatie met Waanders.
Nu ten aanzien van het boek "South African Beauty" niet is gebleken van enige onrechtmatigheid van [gedaagde] jegens Waanders ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding de daarop ziende algemener geformuleerde vordering sub 3 toe te wijzen.

Aanpassing website in verband met orders: aangepast, geen belang
4.8.2.  [gedaagde] heeft gesteld dat hij de site reeds twee weken voor de zitting zodanig heeft aangepast dat geen boeken meer kunnen worden besteld omdat Waanders, in strijd met de beëindigingsovereenkomst, weigert boeken uit te leveren aan [A]. Verder is er slechts één klacht van één consument die in de periode van het tekenen van de beëindigingsovereenkomst een boek heeft besteld.
4.8.3.  Met de, onweersproken, stelling van [gedaagde] dat hij de website heeft aangepast, komt naar het oordeel van de voorzieningenrechter het belang van Waanders aan haar vordering sub 10 te ontvallen. De vordering sub 10 zal worden afgewezen.
Verder is de voorzieningenrechter met [gedaagde] van oordeel dat de enige door Waanders naar voren gebrachte klacht ziet op een bestelling die is gedaan in de periode dat de website is overgegaan van Waanders op [gedaagde]. Het lijkt dan ook meer te gaan om een eenmalige fout ontstaan bij die overgang dan om doelbewust handelen.

Achtergrond boekblad (link login).

Rechtbank Leeuwarden 28 september 2011, LJN BV 7389 (Smeedatelier De Jong tegen Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje Kachelparadijs)

Met dank aan Lars Bakers, Bingh advocaten.

Overgang van onderneming. Overdracht van IE-rechten rondom Kachels.  Merkenrecht. Normaal gebruik onder licenties; persbericht en marktplaats. Geen licentie tot merkregistratie. Domeinnaam als reclame onder licentie. Deeplink maakt merkinbreuk. Sublicentiëren is toegestaan. Doen van mededelingen toegestaan, m.u.v. bericht rondom vernieling en filmpje daarvan. Geen slaafse nabootsing. Bijzonder proceskostenvergoeding (Indicatietarieven in IE-zaken : 10 x 3).

Alle partijen houden zich bezig met siersmederij en fabricage en verkoop van houtkachels. Smeedatelier De Jong, gevestigd in een boerderij te Oldeberkoop, heeft de 'Januskachel' en later de Jacobuskachel ontwikkeld. 'T Stokertje heeft dealerwerkzaamheden verricht.

Oud-werknemers van De Jong richten , wegens beëindiging Smeedatelier De Jong de Siersmederij Oldeberkoop op. In een overeenkomst worden bedrijfsinventaris, goederen en voorraad overgekocht, waarbij het De Jong niet is toegestaan personeel aan te nemen tbv smederij-activiteiten, dit is wel aan De Jong toegestaan.

De Jong heeft aantal merken gedeponeerd waaronder beeldmerk 'aambeeld met hamer', JANUS, JACOBUS en aantal domeinnamen met daarin haar woordmerk. Oldeberkoop heeft janusoldeberkoop laten registreren, 'T Stokertje heeft januskachels.nl, orginielejanushoutkachel.nl en janusdealers.nl geregistreerd. Op deze sites zijn enkele (schadelijke) berichten geplaatst over "de originele Janus" en kwaadsprekerij.

Merkenrecht
4.3. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje voeren als (zelfstandig) verweer aan dat Siersmederij Oldeberkoop contractueel tot het gebruik van de woord- en beeldmerken gerechtigd is en dat deze overeenstemming is neergelegt in de schriftelijke afspraken van 1 februari 1996. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje stellen dat 't Stokertje op haar beurt van Siersmederij Oldeberkoop toestemming tot dat gebruik heeft gekregen.

4.4. Siersmederij Oldeberkoop legt primair aan haar verweer ten grondslag dat zij in 1996 met Smeedatelier De Jong overeengekomen is dat zij de gehele onderneming van Smeedatelier De Jong zou overnemen en daarmee ook de woord- en beeldmerken. Subsidiair stelt Siersmederij Oldeberkoop dat toen in ieder geval is overeengekomen dat zij de (deels toekomstige) merk- en auteursrechten zou overnemen. Siersmederij Oldeberkoop legt meer subsidiair - naar de rechtbank begrijpt - aan haar verweer ten grondslag dat in 1996 is afgesproken dat (ook) zij het recht verkrijgt om de woord- en beeldmerken te vestigen. Uiterst subsidiair legt Siersmederij Oldeberkoop aan haar verweer ten grondslag dat zij een licentierecht op de ingeroepen merkrechten heeft verkregen.

Echter in deze procedure kan er niet worden uitgegaan van (algehele) bedrijfsovername, dit omdat niet alle machines zijn overgegaan. Uit (getuigen)verklaring volgt dat een bedrag van 150.000 gulden minder is betaald en niet alle goederen van de onderneming zijn overgenomen (r.o. 4.11). Overdracht van merk- en auteursrechten dient schriftelijk te zijn ex 2.31(2)(a) BVIE en 2(2) Aw (r.o. 4.12). Dat geen mallen voor de productie van de Januskachels in de overdrachtsdocumenten zijn opgenomen, is niet doorslaggevend of Oldeberkoop mag produceren. Er is sprake van een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht is niet beëindigd (r.o. 4.20).

4.19 Gelet op deze op 1 februari 1996 door Smeedatelier De Jong aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte gebruiksrechten [red. voor vier kalenderjaar voor gebruik benaming JANUS, JANUShoofden en aambeeld met hamer en (lease)bestelbus met afbeelding JANUShoofden], beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank thans (...) over een niet exclusieve merkenrechtelijke licentie waarbij zij gerechtigd is om het woordmerk JANUS te gebruiken voor de Januskachel die zij mag produceren en verhandelen. Daarnaast beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank over niet exclusieve licenties ten aanzien van de beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer', zij het dat Siersmederij Oldeberkoop bij het gebruik van het beeldmerk 'aambeeld met hamer' de letter 'O' dient te gebruiken.

Smederij De Jong
7 november 1997

Oldeberkoop
5 februari 1999

Merkregistratie
Depot van de JANUShoofden van Oldeberkoop is in rangorde na depot van De Jong, beroep op rechtsverwerking ex 2.24 BVIE en de (impliciete) toestemming om beeldmerk in te schrijven wordt verworpen. Gebruik in een persbericht is normaal gebruik (r.o. 4.26) en veelvuldig gebruik op andere openbare bronnen zoals marktplaatsadvertenties valt onder de licentie (r.o. 4.28/29). Strijd met 2.20 lid 1 onder b BVIE (r.o. 4.32)

4.26. Het gebruik van het beeldmerk JANUShoofden in een persbericht moet naar het oordeel van de rechtbank worden gekwalificeerd als normaal gebruik en valt daarmee onder de aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte licentie. Eén van de kenmerkende functies van een merk is de reclamefunctie. In het persbericht, waarvan een deel onder 2.24 is geciteerd, worden de voordelen van de Januskachel omschreven. De rechtbank oordeelt aannemlijk dat met het persbericht niets anders is beoogd dat het maken van reclame voor de Januskachel. Dit valt onder normaal licentiegebruik. Smeedatelier De Jong kan op die grond dan ook niet haar uitsluitend recht op het beeldmerk JANUShoofden tegen Siersmederij Oldeberkoop inroepen.

4.29. De rechtbank oordeelt dat evident is dat het gebruik van het woordmerk JANUS ter aanduiding van de Januskachel in overeenstemming met de licentie van het woordmerk JANUS is. (...) naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet een naar waren ongelimiteerde licentie verkregen voor het gebruik van het woordmerk JANUS. (...) Het gebruik van het woordmerk JANUS voor een andere kachel dan de Januskachel (...) kan naar het oordeel van de rechtbank niet op de licentieovereenkomst worden gegrond.

Domeinnaamrecht: afwijzing vorderingen
4.36. (...) De domeinnamen zijn niet de handelsnamen waaronder de ondernemingen van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje worden gedreven. De domeinnamen worden niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. Het publiek zal de domeinnamen naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet opvatten als namen van ondernemingen, maar als naam van één van de waren die Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje aanbiedt. (...)

4.37 (...) Nu de link Jacobus uitkomt bij (...)//Alles-over-JACOBUS-houtkachels-uw-houtkachel stelt de rechtbank vast dat 't Stokertje op de grond van art. 2.20. lid 1 sub a BVIE inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk JACOBUS. Hoewel 't Stokertje de verwijzingen naar het teken JACOBUS van haar website heeft verwijderd, heeft 't Stokertje geweigerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen. (...) De vordering onder 5 zal worden toegewezen [red. met een dwangsom met een maximum].

Gebruik beeldmerken door 't Stokertje
4.40. Zoals hiervoor al is overwogen beschikt Siersmederij Oldeberkoop over een licentie op grond waarvan zij gerechtigd is tot het gebruik van de beeldmerken (...) en valt het gebruik van de beeldmerken als reclame voor de Januskachel onder normaal gebruik van de licentie. Het staat Siersmederij Oldeberkoop als rechthebbende vrij om 't stokertje het gebruik toe te staan van haar gebruiksrechten, nu gesteld noch gebleken is dat Smeedatelier De Jong en Siersmederij Oldeberkoop daarover andersluidende afspraken hebben gemaakt. Vaststaat dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje op de websites waarop zij de JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' afbeelden (ook) reclame maken voor de Januskachels. Dit gebruik van de afbeeldingen/beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' is onder de licentie toegestaan en vormt daarom geen inbreuk op (mogelijke) auteursrechten van Smeedatelier De Jong. De vorderingen onder 6 en 7 zullen worden afgewezen.

Misleidende mededelingen ex 6:194 BW. Strijd over toepassing met of zonder wijziging van 15 oktober 2008. Er is geen sprake van ongeoorloofde mededinging onrechtmatig aanhaken of parasiteren (r.o. 4.41 t/m 4.48), m.u.v. de beschuldiging van Smeedatelier De Jong van de vernieling en 't Stokertje zal de gepubliceerde filmpjes dienen te verwijderen onder last van een dwangsom met maximum.

Slaafse nabootsing afgewezen en daardoor geen rekening en verantwoording noch rectificatie (r.o. 4.49 - 4.51): "Uit het door Smeedatelier De Jong gestelde volgt niet dat de Januskachel zich door gekozen herkenbare elementen onderscheidt van de rest van de markt en dat de Januskachel een eigen plaats op de markt van houtkachels inneemt".

Schadevergoeding/reputatieschade Afgewezen
4.53 Uit het voorgaande volgt dat maar een deel van de op inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten en op ongeoorloofde mededinging gegronde vorderingen wordt toegewezen.

Proceskostenveroordeling
4.55. (...) Nu Smeedatelier De Jong heeft nagelaten te stellen in hoeverre de werkzaamheden waarvoor hij € 54.169,83 claimt, zijn te herleiden tot de vorderingen die  zijn gegrond op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, gaat de rechtbank ervan uit, dat daar maximaal een bedrag van € 25.000,00 in redelijkheid aan kan worden toegekend. Van de tien vorderingen die betrekking hebben op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden er slechts drie deels toegewezen. Gelet daarop komt uit hoofde van art. 1019h Rv gevorderde bedrag tot een bedrag van € 7.500,00 (€ 25.000,00: 10 x 3) voor toewijzing in aanmerking. Voor wat betreft de op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad gebaseerde grondslag sluit de rechtbank voor de berekening van de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat aan bij de vordering zoals die wordt toegewezen. De rechtbank stelt de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat op € 1.808,00 (4 punten x tarief € 452,00). De proceskosten aan de zijde van Smeedatelier De Jong worden daarmee vastgesteld op € 12.194,03, zijnde €2.886,03 aan verschotten en € 9.308,00 aan tegemoetkoming in het salaris van de advocaat (...)

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 09-896, LJN BV7389, schone pdf).

Vzr. Rechtbank Arnhem 24 augustus 2011, LJN  BT2759 (Mucos tegen Sano-Pharm)

Merkenrecht. Gedaagde, licentiehouder op woordmerk WOBENZYM, en distributeur waarmee overeenkomst is beëindigd, maakt gebruik van het teken / domeinnaam "wobenzym.nl". Dat levert een inbreuk op het merkenrecht van eiseressen, waarvoor geen geldige reden is, art. 2.20 lid 1 sub d BVIE. Door door te linken naar eigen site wordt  de indruk gewekt dat Sano-Pharm nog steeds distributeur van Mucos is, om zogenaamd 'traffic' te genereren: dit wordt voor de voorzieningenrechter onrechtmatig geacht. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv á €3.793,46; het valt binnen de de IE-indicatietarieven á €6.000 en dus toegewezen.

4.4.  Voorop wordt gesteld dat Mucos Emulsionsgesellschaft houder is van het woordmerk Wobenzym en dat Mucos Pharma licentiehouder was en is van dit woordmerk.

4.5.  Mucos Emulsionsgesellschaft beroept zich ter onderbouwing van haar vorderingen, voor zover gegrond op het merkenrecht, op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Ingevolge dit artikel kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.6.  In dit verband heeft allereerst te gelden dat de distributieovereenkomst op 31 december 2010 rechtsgeldig is geëindigd. Sano-Pharm heeft dit ter zitting ook bevestigd. Ingevolge paragraaf 5 lid 2 van de distributieovereenkomst gaan door Sano-Pharm tijdens de looptijd van die overeenkomst gebruikte intellectuele eigendomsrechten van Mucos Pharma bij beëindiging van de overeenkomst weer over op Mucos Pharma, zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke verdere rechtsgeldige verklaring nodig is.

4.7.  Vaststaat verder dat Sano-Pharm op 10 januari 2003 de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ bij SIDN heeft geregistreerd. In overeenstemming met uitspraken van andere feitenrechters moet worden aangenomen dat reeds het registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam die het (woord)merk van een ander bevat, gebruik inhoudt “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Daarnaast staat vast dat de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ automatisch doorlinkt naar de website van Sano-Pharm, www.sanopharm.com. Anders dan Sano-Pharm stelt, volgt hieruit genoegzaam dat via de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ zogenaamde ‘traffic’ wordt gegenereerd naar de website van Sano-Pharm. Ook dit levert gebruik op van het woordmerk Wobenzym anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

4.8.  De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat Sano-Pharm geen geldige reden heeft voor het gebruik van het woordmerk Wobenzym. Het is vaste rechtspraak dat het hebben van een redelijk belang tot gebruik van een teken op zichzelf geen geldige reden oplevert. In zoverre kan de stelling van Sano-Pharm, dat haar belang om de domeinnaam te kunnen blijven gebruiken is gelegen in het feit dat zij probeert de schade die zij lijdt als gevolg van de handelwijze van Mucos zoveel mogelijk te beperken, haar dan ook niet baten.

4.9.  Van een geldige reden is eerst sprake wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt. Van een zodanige noodzaak is in het onderhavige geval niet gebleken. Die noodzaak volgt ook niet uit het door Sano-Pharm gedane beroep op een opschortingsrecht in verband met door Mucos gepleegde wanprestatie ten tijde van de looptijd van de distributieovereenkomst.

4.10.  Ten slotte is de voorzieningenrechter van oordeel dat door het gebruik van het woordmerk Wobenzym in de domeinnaam ‘wobenzym.nl’, en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, Sano-Pharm bij (potentiële) afnemers ten onrechte de indruk wekt dat zij nog steeds distributeur is van het product Wobenzym. Hierdoor is er sprake van een reëel gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het woordmerk Wobenzym. Bovendien wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dit woordmerk, nu voldoende aannemelijk is geworden dat Sano-Pharm op haar website (onder meer) met het product Wobenzym vergelijkbare en dus concurrerende producten verkoopt, zoals bijvoorbeeld het product Innovazym.

4.11.  Een en ander voert tot de slotsom dat Sano-Pharm door het gebruik van het teken ‘wobenzym.nl’ inbreuk maakt op het merkenrecht van Mucos Emulsionsgesellschaft in de onder 4.5 bedoelde zin.

4.12.  Gelet op het feit dat Mucos Pharma licentiehouder is van het woordmerk Wobenzym, alsmede tegen de achtergrond van de distributieovereenkomst, die was gesloten tussen Mucos Pharma en Sano-Pharm en die op 31 december 2010 rechtsgeldig is geëindigd, handelt Sano-Pharm onrechtmatig jegens Mucos Pharma, door na die beëindiging het gebruik van de domeinnaam ‘wobenzym.nl’ voort te zetten en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, waarop, zoals hiervoor reeds is overwogen, met het product Wobenzym vergelijkbare en dus concurrerende producten worden verkocht. Het is alleszins aannemelijk dat (potentiële) afnemers van Mucos Pharma als gevolg van dit doorlinken het product Wobenzym of vergelijkbare producten niet bij Mucos Pharma, maar bij Sano-Pharm afnemen, ten gevolge waarvan Mucos Pharma schade lijdt.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf).

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 september 2011, KG A 11-1349 MvW/JWR (Amsterdam Tennis Academy tegen Laurense Tennis Academy BV)

Met dank aan Tommy van 't Hul en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD.

In't kort: Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Nieuwe naam en website voor de Academy: Laurense Tennis Academy Amsterdam, verwarringsgevaar met Amsterdam Tennis Academy. Domeinnamen ouder dan de handelsnaam, maar doorlinken is geen handelsnaamgebruik ex art. 5 Hnw. Handelnaaminbreukvordering wordt toegewezen. Maar geen overdracht of doorhaling, linken is geen handelsnaamgebruik. ATA vordert 1019h Rv, echter betwist dus IE-indicatietarief €6.000. en €90,81 dagvaaardingskosten en €260 griffierecht.

4.11 De vordering gericht op overdracht dan wel doorhaling van de domeinnamen <tennisacademyamsterdam.com> en <tennisacademyamsterdam.nl> zal worden afgewezen. Deze waren reeds voordat Amsterdam Tennis Academy met haar activiteiten van start ging op naam van LTA gesteld. Tot december 2010 heeft LTA daarvan alleen gebruik gemmaakt om door te linken naar een andere website. Dit gebruiken is niet onrechtmatig jegens Amsterdam Tennis Academy, en het is geen gebruik als handelsnaam. Nu de vordering van Amsterdam Tennis Academny ter zake het gebruik van de handelsnaam zal worden toegewezen mag LTA de domeinnamen niet meer als handelsnaam gebruiken. Zij mag de domeinnamen wel gebruiken om door te linken naar een website met rechtmatige (handels)naam. Overdracht of doorhaling van de domeinnamen is daarom niet aan de orde.

Hof Arnhem 13 september 2011, zaaknr. 200.084.029 (arrest in kort geding; Otoplus B.V. tegen Oto Nijkerk)

In navolging van IEF 9406. Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. OTO voor auto’s. Voldoende onderscheidend vermogen.

Dat Oto Nijkerk eerder haar handelsnaam staat vast. Hof bekrachtigd het vonnis van de voorzieningenrechter: Verwarring is vanwege de geringe afstand van 400m te duchten. Otoplus B.V. maakt inbreuk op handelsnaamrecht van Oto Nijkerk en daarbij ook op met de door haar geregistreerde domeinnaam otoplus.nl en vakgarage-otoplus.nl.

4.12. Als gevolg van het overeenstemmende en dominerende element ‘Oto’, het feit dat beide ondernemingen een garagebedrijf in ruimere zin exploiteren en in het bijzonder de geringe afstand waarop zij binnen dezelfde plaats van elkaar zijn gevestigd (ongeveer 400 m), valt voorshands verwarring te duchten bij het relevante publiek (de consumenten en de toeleveranciers). Aannemelijk is dat dit publiek beide ondernemingen met elkaar zal (kunnen) verwarren of een niet bestaande bedrijfsmatige band tussen beide ondernemingen zal (kunnen) veronderstellen. Dat zich in de praktijk reeds verwarring heeft voorgedaan, heeft Oto Nijkerk met haar productie 6 (drie verkeerd geadresseerde facturen) voldoende aannemelijk gemaakt, waarbij het hof nog in aanmerking neemt dat aan de onderbouwing van het verwarringsgevaar in dit kon geding geen al te hoge eisen mogen worden gesteld, juist omdat een deel van de verwarring voor Oto Nijkerk onopgemerkt zal blijven.

Rechtbank Dordrecht 15 september 2011, LJN BT1520 (ARTIESTENVERLONINGEN B.V. tegen PRAE ARTIESTENVERLONING B.V.)

Artiestenverloningen.nl tegen website Artiestverloning.nl. De domeinnaam van Artiestenverloningen is de naam waarmee zij aan het handelsverkeer deelneemt. Het is niet ongebruikelijk dat een onderneming haar handelsnaam als domeinnaam voert. Het verwarringsgevaar heeft zich al gerealiseerd en deze hoeft Artiestenverloningen niet te duchten. Het verweer dat [betrokkene] de site heeft geregistreerd treft geen doel, immers er bestaat een gebruikersovereenkomst en Prae houdt de website in stand. Dit levert tevens een onrechtmatige daad op (vergelijk met Taartenwinkel.nl, IEF 8665 en IEF 7102).

In reconventie wordt beroep gedaan op mogelijk voornemen tot "ruilen". Er is geen twijfel over de juistheid van deze verklaringen van beiden partijen, maar het ontbeert de vordering aan een spoedeisend belang. Proceskosten: indicatietarieven in IE-zaken; in reconventie begroting overeenkomstig gewone liquidatietarieven.

4.5.  Naar voorlopig oordeel heeft Artiestenverloningen verwarringsgevaar niet slechts te duchten, maar heeft dit gevaar zich bovendien al gerealiseerd. Onder meer blijkt dit uit het volgende: (...) Er is dus niet slechts sprake van enige onoplettendheid en/ of het lichtvaardig de verkeerde domeinnaam intypen door internetgebruikers.

4.6.  Aan het oordeel doet niet af het verweer dat het woord "artiestenverloning" louter beschrijvend zou zijn. Dit neemt het verwarringsgevaar niet weg. Prae spreekt niet tegen de stelling dat Artiestenverloningen een zeer grote speler is in de onderhavige markt. De positie van Artiestenverloningen blijkt ook uit de door haar overgelegde verklaringen, waaronder, onder veel meer, een verklaring van FNV KIEM (Kunsten, Informatie, Entertainment en Media) dat zij voor haar leden al 10 jaar een zeer bevredigende zakelijke relatie heeft met Artiestenverloningen. Dat die verklaringen zijn geschreven door bevriende relaties maakt het voorgaande niet anders. Prae leunt met haar domeinnaam nagenoeg geheel aan tegen de naamsbekendheid van Artiestenverloningen. Anders dan Prae betoogt, voerde Artiestenverloningen haar handelsnaam al voordat Prae haar handelsnaam ging voeren.

4.7.  De handelwijze van Prae levert voorts een onrechtmatige daad op. In het arrest van 9 maart 2010 LJN: BL7683 kwam het Gerechtshof 's-Gravenhage tot een gelijk oordeel in een geschil over de domeinnamen Taartenwinkel.nl. versus TaartwinkeI.nl. De onderhavige situatie is vrijwel identiek.

4.9.  Prae voert aan dat de verkeerde wederpartij is gedaagd, omdat de domeinnaam artiestenverloning.nl niet op haar naam geregistreerd staat, maar op naam van de heer [betrokkene], zijnde de persoon die voorheen de onderneming van UMO B.V. dreef. Voorts voert Prae aan dat er een onderscheid bestaat tussen een website en domeinnaam en dat zij, Prae, geen zeggenschap heeft over de domeinnaam van [betrokkene], zodat daarover niets ten nadele van Prae mag worden beslist. Dit verweer kan Prae niet (ten volle) baten. De domeinnaam mag dan van [betrokkene] zijn, maar het is Prae die de website in stand houdt waar men op uit komt als men de
domeinnaam van [betrokkene] intypt. Prae erkende ter zitting dat zij een gebruikersovereenkomst heeft gesloten met [betrokkene]. Prae heeft het in ieder geval in haar macht om haar website niet meer te (laten) gebruiken. Dit leidt er toe dat de vordering op dat onderdeel wel toewijsbaar is. Niet toewijsbaar is de vordering slechts voor zover het de rechten van [betrokkene] op de domeinnaam zou aantasten.

reconventie
4.12.  Ter zitting heeft Prae gesteld niet voornemens te zijn om de domeinnamen “Prae artiestenverloning.nl” en "Prae-artiestenverloning.nl” zelf te gaan gebruiken. Prae vindt het slechts "handig ze er bij te hebben." Van haar kant heeft Artiestenverloningen ter zitting verklaard zelf evenmin voornemens te zijn om deze domeinnamen te gaan gebruiken. Artiestenverloningen verklaarde deze domeinnamen te hebben laten registreren om deze met Prae te kunnen “ruilen” tegen de domeinnaam “Artiestenverloning.nl.” Er bestaat geen reden om te twijfelen aan de juistheid van beide verklaringen. Aldus ontbeert de vordering in reconventie een spoedeisend belang en zal deze worden afgewezen.

Proceskosten 4.10. Prae zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Artiestenverloningen. Deze kosten worden begroot op: 
- dagvaarding EUR 76,31
- betaald griffierecht 560,00 
-salaris advocaat 5.000,00 
Totaal 5.636,31 
Het salaris advocaat is begroot conform de "Indicatietarieven in IE-zaken " als zijnde een eenvoudige zaak als daar bedoeld. De omstandigheid dat geen deugdelijke specificatie is overgelegd, maakt dit oordeel niet anders

4.13. Prae zal als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Artiestenverloningen. Artiestenverloningen vordert EUR 3.000,-, maar de voorzieningenrechter begroot de proceskosten op EUR 816,-, overeenkomstig de gewone Liquidatietarieven. Onaannemelijk is dat Artiestenverloningen hogere proceskosten heeft gemaakt. De vordering in reconventie zal bepaald niet een verrassing zijn geweest voor Artiestenverloningen en de aard van het geschil is beperkt. Slechts een klein deel van de pleitnota van de raadsman van Artiestenverloningen en een klein deel van de mondelinge behandeling was aan de reconventie gewijd. De factor ½ wordt niet toegepast nu de vordering in reconventie een zelfstandige vordering is, zonder voort te vloeien uit het verweer in conventie.

Lees het vonnis hier (link / pdf).