Rechtspraak  

Rechtbank Amsterdam, 16 juli 2009, KG ZA 09-1269 WT/MV, Thuisbezorgd.nl B.V. tegen Just Eat Benelux B.V. (met dank aan Annelies van Zoest, GoversVanZoest).
 
Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Eiser thuisbezorgd.nl maakt bezwaar tegen de registratie van gedaagde Just-Eat en een Deense zustermaatschappij van een aantal domeinnamen die eindigen op thuisbezorgd.nl, zoals bijvoorbeeld www.amsterdam-thuisbezorgd.nl en www.sushi-thuisbezorgd.nl. Deze domeinnamen linken door naar www.just-eat.nl.

De Amsterdamse voorzieningenrechter oordeelt dat dit doorlinken geen handelsnaamgebruik oplevert, maar dat de handelswijze van gedaagde wel onrechtmatig is, omdat het aannemelijk is dat het publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online-dienst. “Met het op deze wijze binnenhalen van klanten wordt op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de bekendheid en de reputatie van de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl.” Overdracht domeinnamen. Geen 1019h proceskostenveroordeling omdat de vorderingen worden toegewezen op grond van artikel 6:162 BW.

4.2. (…) Onder een handelsnaam moet worden verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel l Handelsnaamwet). dat wil zeggen de naam waaronder een onderneming (op commerciële wijze) aan het handelsverkeer deelneemt. Niet is gebleken dat Just-Eat aan het handelsverkeer deelneemt onder de gewraakte (domein)namen. De gewraakte domeinnamen worden door Just-Eat slechts gebruikt voor het doorlinken van geïnteresseerden naar haar eigen website www.just-eat.nl en hebben - zoals Just-Eat ter zitting heeft verklaard - enkel tot doel om de resultaten van internetzoekmachines op voor Just-Ear. positieve wijze te beïnvloeden. Dit doorlinken is voorshands onvoldoende om gebruik als handelsnaam aan te nemen. De vorderingen van Thuisbezorgd.nl kunnen dan ook niet op grond van haar handelsnaamrechten worden toegewezen.

4.3. Thuisbezorgd.nl heeft subsidiair gesteld dat de handelwijze van Just-Eat onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW. Uitgangspunt bij beantwoording van de vraag of dit het geval is, is dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. In dit geval is echter aannemelijk dat het publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online dienst. De domeinnamen van Just-Eat en de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl wijken slechts in zeer geringe mate van elkaar af. De louter beschrijvende toevoegingen van Just-Eat, bestaande uit de naam van een stad of de naam van een menu, zijn voorshands onvoldoende om verwarring te voorkomen. Internetbezoekers die op zoek zijn naar Thuisbezorgd.nl of vaste klanten van Thuisbezorgd.nl zullen via een van deze domeinnamen van Just-Eat (ongemerkt) belanden op www.just-eat.nl. Deze verwarring is nodeloos omdat Just-Eat geen geldige reden heeft om de gehele domeinnaam van haar concurrent in haar eigen domeinnamen op te nemen. Zij doet dit - zoals zij ter zitting heeft verklaard - enkel met het doel de zoekresultaten op internet te beïnvloeden, Her staat Just-Eat in beginsel vrij om die zoekresultaten in voor haar gunstige zin te beïnvloeden, maar het wordt onrechtmatig geacht om dit met gebruikmaking van de gehele domeinnaam/handelsnaam van een concurrent te doen. Het verweer van Just-Eat dat het publiek toch immers naar de website van Just-Eat wordt doorgelinkt en dan kennisneemt van de handelsnaam van haar eigen onderneming gaat niet op.
Het gaat hier allereerst om een online dienst als bemiddelaar bij de thuisbezorging van maaltijden door restaurants. Eenmaal aanbeland op de website van Just-Eat zal de gemiddelde internetbezoeker focussen op de keuze van een restaurant of maaltijd en niet beseffen dat de online dienst wordt aangeboden op de website van een concurrent van Thuisbezorgd.nl. Als hij dit wel beseft, zal de (hongerige) internetbezoeker niet de moeite nemen de website van Just-Eat te verlaten om alsnog op zoek te gaan naar de website van Thuisbezorgd.nl, omdat zijn doel (het bestellen van een maaltijd) namelijk eveneens en net zo gemakkelijk met Just-Eat kan worden bereikt. Met het op deze wijze binnenhalen van klanten wordt op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de bekendheid en de reputatie van de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl. Op deze grond liggen de vorderingen van Thuisbezorgd.nl voor toewijzing gereed.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Middelburg, 22 april 2009, LJN: BJ2415, [Naam eiseres] Vloerdecor V.O.F. tegen [naam gedaagde] Kunststofvloeren V.O.F.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Doorlinken domeinnaam is in Middelburg wel handelsnaamgebruik. “De door gedaagden gebruikte domeinnaam, die grotendeels overeen stemt met de handelsnaam van eisers, is weliswaar niet de naam van de website van gedaagden, maar dient wel als directe doorgeleiding naar die website. Voorshands kan dan ook worden geconcludeerd dat gedaagden de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ mede gebruiken als naam waaronder zij hun onderneming drijven.”

Eiseres verkoopt en monteert kunststofvloersystemen. Zij heeft een woordmerk in 1996 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. Ook heeft zij die naam als handelsnaam geregistreerd bij de KvK. Gedaagden, die ook kunststofvloeren verkopen, hebben een domeinnaam die lijkt op de domeinnaam van eiseres laten registreren en die doorverwijst naar gedaagdes eigen website. Eisers vorderen gedaagden hoofdelijk te gebieden de domeinnaam aan eisers over te dragen en gedaagden te gebieden ieder gebruik van het woord zoals in de handelsnaam van eisers als handelsnaam en domeinnaam voor het aanprijzen en in de handel brengen van vloeren en vloersystemen te staken en gestaakt te houden. De vorderingen worden toegewezen.

“In casu presenteren gedaagden zich via internet met de betreffende handelsnaam, althans een zeer daarop gelijkende naam, en eisers presenteren zich met die handelsnaam via vermelding van de naam op briefpapier en enveloppen, zoals blijkt uit de producties bij de dagvaarding. De door gedaagden gebruikte domeinnaam, die grotendeels overeen stemt met de handelsnaam van eisers, is weliswaar niet de naam van de website van gedaagden, maar dient wel als directe doorgeleiding naar die website. Voorshands kan dan ook worden geconcludeerd dat gedaagden de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ mede gebruiken als naam waaronder zij hun onderneming drijven.
Ten aanzien van het gebruik van de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres] vloerdecor’ door eisers wordt nog opgemerkt dat het feit dat zij zich ook nog onder een andere handelsnaam, namelijk [tweede naam eiseres], presenteren niet af doet aan het gebruik als handelsnaam van de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloerdecor’.
Dat eisers zich kunnen beroepen op een oudere handelsnaam staat vooralsnog als onweersproken vast.

Voorts dient voor een succesvol beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet sprake te zijn van verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen. Ook daarvan is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake. Daartoe wordt overwogen dat het onderscheidende element in de handelsnaam van eisers de combinatie van de woorden ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]’ en ‘vloer’ is. Door eisers is onweersproken gesteld dat de gangbare aanduiding voor dit soort vloeren ‘vlokkenvloer’ of ‘chipsvloer’ is, zodat de benaming ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloer’ geen algemeen gebruikelijke aanduiding is voor dergelijke vloeren.
Het gevaar voor verwarring wordt verder versterkt doordat beide ondernemingen hetzelfde soort product verkopen (kunststofvloeren) en bij elkaar in de buurt gevestigd zijn (Goes en Oudenbosch), waardoor aangenomen moet worden dat zij in ieder geval deels hetzelfde afzetgebied hebben.

Gelet op het vorenstaande concludeert de voorzieningenrechter dat het gebruik door gedaagden van de domeinnaam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren.nl’ in strijd met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet geschiedt.
De vordering tot overdracht van de domeinnaam is dan ook toewijsbaar als passende wijze van beëindiging van de inbreuk.
Ook de vordering strekkende tot het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van de woorden ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloer’ en ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ als handelsnaam en domeinnaam voor het aanprijzen en in de handel brengen van vloeren en vloersystemen is gelet op hetgeen hierboven is overwogen op grond van het in artikel 5 van de Handelsnaamwet toewijsbaar. Voor zover de betreffende vordering strekt tot het staken en gestaakt houden van het woord ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]’ [confetti - IEF]  zal deze worden afgewezen, nu dit woord onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en een algemene term is waar eisers geen rechten op kunnen doen gelden.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam. 25 juni 2009, KG ZA 09-1051 WT/RV, Implant Direct Europe AG tegen Supracom B.V. c.s. (met dank aan Marieke Neervoort, Solv).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Interessant vonnis, waarin gedaagde geen inbreuk maakt op handelsnaam- of merkrechten, maar wegens “handelingen die niet betamelijk zijn in het maatschappelijk verkeer” wel wordt verboden om het teken ‘Implant Direct’ te gebruiken. De domeinnaam dient te worden overgedragen, maar het intrekken van de Benelux-beeldmerkregistratie is te vergaand voor een kort geding. Omdat de vorderingen worden toegewezen op grond van 6:162 BW is een 1019h proceskostenveroordeling ‘niet aan de orde’.

“De handelingen van Supracom c.s. zijn immers niet betamelijk in het maatschappelijk verkeer. Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producent ook in Nederland te gelde te kunnen maken.”

4.5. Hetzelfde geldt in beginsel voor het beroep van Implant op haar beeldmerk. Omdat, zoals hiervoor is overwogen, voorshands niet aannemelijk is dat zij een ouder handelsnaamrecht dan Supracom C.S. heeft, kan voorshands evenmin de conclusie worden getrokken dat om die reden de registratie van het beeldmerk door Supracom c.s. niet te goeder trouw, of onrechtmatig jegens Implant is geweest. Aangezien het beeldmerk van Implant op een latere datum is gedeponeerd dan het beeldmerk van Supracom c.s. kan het door Supracom c.s. geregistreerde merk evenmin op grond van de BVIE als inbreuk op het merkenrecht van Implant worden beschouwd.

4.6. De vraag is echter of dit alles tot afwijzing van de vordering van Implant dient te leiden. Het antwoord daarop is ontkennend. Daarbij zijn de volgende feiten en omstandigheden van belang:

i. de moedematschappij van Implant maakt sinds enige jaren gebruik van het teken 'Implant Direct' ter onderscheiding van haar producten in de Verenigde Staten van Amerika. Op 22 april 2008 is het merk 'IMPLANT DIRECT' geregistreerd door en bij het United States Patent and Trademark Office;
ii. op 15 april 2006 heeft S. Vogt, thans managing partner van Implant, de domeinnaam imp1antdirect.eu laten registreren;
iii. Implant is in oktober 2007 opgericht om de Europese markt voor haar Amerikaanse moedermaatschappij te behartigen;
iv. Xmplant en haar moedernaatschappij enerzijds en Supracom c.s. anderzijds zijn vanaf december 2007 tot in ieder geval mei 2008 in gesprek geweest over een overeenkomst voor de distributie in Nederland door Supracom c.s. van de producten van (de moedermaatschappij van) Implant;
v. Supracom c.s., samen met haar adviseur Lentink, heeft op 15 mei 2008 in , nauw overleg met Implant een roadshow georganiseerd ter introductie van Implant en haar producten onder het teken 'Implant Direct' op de Nederlandse markt, waarbij de oprichter van de moedermaatschappij van Implant aanwezig is geweest;
vi. de onderhandelingen tussen Implant en Supracom C.S. zijn op niets uitgelopen;
vii. Supracom C.S. heeft voor de bedoelde gesprekken het teken 'Implant Direct' niet gebruikt, ook niet in een andere, vergelijkbare, vorm.

Supracom c.s. heeft op 18 februari 2008, na de eerste gesprekken over de distributieovereenkomst, de domeinnaam implantdirect.nl overgenomen van Slotboom en in gebruik genomen, Nadat de onderhandelingen tussen partijen waren mislukt heeft Implant Supracom c.s. herhaaldelijk verzocht, zie 2.10, om de domeinnaam implantdirect.nl aan haar over te dragen. Ondanks deze verzoeken heeft Supracom c.s. in november 2008 de onder 2.14 opgenomen domeinnamen geregistreerd en in gebruik genomen. Zij is toen ook gebruik gaan maken van het voor haar op 25 februari 2009 geregistreerde Benelux-beeldmerk op die website, met daarbij de tekst dat 'Implant Direct' een initiatief is van Implacom. Onder deze omstandigheden houdt de stelling van Supracom C.S. dat zij het teken in 'Implant Direct' in Nederland vrij kon gebruiken geen stand. De handelingen van Supracom c.s. zijn immers niet betamelijk in het maatschappelijk verkeer. Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producent ook in Nederland te gelde te kunnen maken.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 juni 2009,  LJN: BJ1389, Eiser & De Drie Dagen B.V. tegen Amsterdam Village Company B.V. & Hermitage Café Amsterdam B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Vordering van Amsterdams visrestaurant NEVY om gedaagden te verbieden de naam NEVA te gebruiken voor het in de Hermitage Amsterdam gevestigde café-restaurant wordt afgewezen omdat verwarring voorshands niet valt te vrezen.  
 
4.2.  Eisers en gedaagden gebruiken de namen NEVY en NEVA primair ter onderscheiding van hun onderneming en niet ter onderscheiding van hun waren of diensten, zodat eerst zal worden beoordeeld of het gebruik van de naam NEVA door gedaagden in strijd is met de handelsnaamrechten van eisers. (…)

4.3.  Voor verwarring valt voorshands niet te vrezen. De handelsnamen NEVY en NEVA zijn niet identiek en voor zover geoordeeld zou kunnen worden dat deze namen in slechts geringe mate van elkaar afwijken, staat daar het volgende tegenover. De aard van beide ondernemingen is weliswaar hetzelfde (restaurant), maar de verschillen zijn aanzienlijk. NEVA is onlosmakelijk verbonden met het Hermitage Museum en is gevestigd in hetzelfde gebouw als dit museum. In nagenoeg al haar (schriftelijke) communicatie-uitingen verwijst NEVA hiernaar door gebruik van de toevoeging "in Hermitage Amsterdam". De doelgroep van NEVA bestaat in eerste instantie uit museumbezoekers. NEVY profileert zich uitdrukkelijk als visrestaurant en is gevestigd in een ander stadsdeel dan NEVA. Beide restaurants behoren tot het hogere (duurdere) segment en richten zich daarmee op bezoekers die weloverwogen keuzes maken. Die bezoekers zijn zich er in het algemeen goed van bewust welk restaurant zij (willen) bezoeken en zijn om die reden goed geïnformeerd over naam, plaats en aard van het te bezoeken restaurant.

Op grond van al deze feiten en omstandigheden is voorshands onvoldoende aannemelijk dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (bezoekers van de "betere" restaurants) verwarring is te duchten. Enige verwarring, bij bijvoorbeeld taxichauffeurs of medewerkers van (telefonische) inlichtingendiensten, valt weliswaar niet geheel uit te sluiten, maar dit is onvoldoende voor toewijzing van de gevorderde – ingrijpende – voorzieningen. Ook het moment waarop deze voorzieningen worden gevorderd (één dag voor de groots aangekondigde officiële opening van het Hermitage Museum) maakt dat de belangen van gedaagden zwaarder moeten wegen dan die van eisers. De geplande opening van NEVA zal alleen met heel veel kosten en moeite kunnen worden tegengehouden terwijl anderzijds, juist omdat NEVA haar deuren nog niet heeft geopend, er bij eisers slechts sprake is van vrees voor verwarring en van daadwerkelijke verwarring (nog) niet is gebleken.

4.4.  De vorderingen van eisers kunnen evenmin op de merkenrechtelijke grondslag worden toegewezen. Als er al sprake is van merkgebruik door eisers in die zin dat NEVY tevens wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (dit wordt betwist door gedaagden), dan komt eisers geen beroep toe op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Zoals hiervoor overwogen is immers geen sprake van zodanige overeenstemming tussen NEVY en NEVA dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Tot slot is geen sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Door eisers is niet aannemelijk gemaakt dat NEVA ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van NEVY.

4.5.  [eiser1] en De Drie Dagen zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gedaagden hebben op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op EUR 13.019,50 aan advocaatkosten. Dit bedrag is toewijsbaar omdat gedaagden op zeer korte termijn (drie dagen) zijn gedagvaard, er voor gedaagden (gezien de opening van hun café-restaurant één dag na de dag van de terechtzitting) grote belangen op het spel stonden en het om die redenen niet onredelijk of onevenredig wordt geacht dat twee of meer advocaten het in de specificatie genoemde aantal uren aan deze zaak hebben besteed.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Amsterdam, 1 juli 2009, HA ZA 08-2394, MacRepair & Project tegen Kamgar (MacJunky) (met dank aan Wendela Bierman, Versteeg Wigman Sprey advocaten).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. MacRepair (reparateur van Apple-producten)stelt dat Kamgar (h.o.d.n. MacJunky) met de domeinnamen macrepairamsterdam.nl en macrepairs.nl inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrecht m.b.t. MacRepair. Ook  het gebruik van deze woordcombinatie en het gebruik van straatnamen in de buurt van de Amsterdamse Lindengracht (de locatie van MacRepair) als metadata op websites zou inbreukmakend zijn. Kamgar beroept zich in reconventie op de nietigheid van het merk.

De rechtbank oordeelt echter dat MacRepair een beschrijvende woordcombinatie is en geen onderscheidend vermogen heeft. Het gebruik van de domeinnamen levert geen handelsnaamgebruik op. De wijze van gebruik van de metadata door gedaagde is daarnaast niet onrechtmatig.

Merkenrecht: 4.3. De rechtbank oordeelt als volgt. Kamgar beroept zich allereerst op de nietigheid van het merk MacRepair. Hij heeft geen aparte nietigheidsvordering ingesteld, hetgeen niet nodig is ten einde succesvol verweer te kunnen voeren tegen een inbreukvordering.  
Het merk MacRepair bestaat uit een woord met twee bestanddelen, waarvan elk bestanddeel, Mac en Repair, beschrijvend is voor de kenmerken van de diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. De som der bestanddelen is in beginsel ook beschrijvend voor de kenmerken van deze waren of diensten, tenzij de woordcombinatie merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Dit veronderstelt dat het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. Hiervan is geen sprake. De combinatie van de beschrijvende delen mac en repair wekt geen indruk die ver genoeg verwijderd is van de som der delen. Ook is onvoldoende gesteld waaruit moet worden afgeleid dat de woordcombinatie MacRepair is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en daar een eigen betekenis heeft gekregen. 
De conclusie is dan ook dat het merk MacRepair onvoldoende onderscheidend vermogen heeft voor onderhoud en reparatie van computers en dat het nietigheidsverweer van Kamgar in zoverre slaagt. Dit betekent dat MR&P zich niet met succes jegens Kamgar op haar merkrecht kan beroepen en het gevorderde ten aanzien van merkinbreuk zal worden afgewezen. 
De rechtbank zal niet ambtshalve de doorhaling van het merk MacRepair bevelen voor diensten in klasse 37, nu dit niet uitdrukkelijk is gevorderd.

Domeinnamen: 4.5. Zoals reeds hiervoor is overwogen is een domeinnaam een unieke aanduiding voor een adres of vindplaats op internet. Of het gebruik van een domeinnaam daarnaast als handelsnaam moet worden aangemerkt, is afhankelijk van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik door de domeinnaamhouder, in dit geval Kamgar, kan worden beïnvloed. 
Naar het oordeel van de rechtbank heelt MR&P onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit moet worden afgeleid dat sprake is van handelsnaamgebruik door Kamgar. Het enkele gebruik van een domeinnaam wil nog niet zeggen dat een onderneming ook onder de gelijkluidende naam naar buiten treedt, en levert nog geen handelsnaamgebruik op. Nu met het gebruiken door Kamgar van genoemde domeinnamen geen handelsnaamgebruik kan worden aangenomen, faalt reeds daarom het beroep op artikel 5 en 5a Hnw.

Onrechtmatige daad: 4.7. De rechtbank overweegt dat, aangezien MR&P in deze geen beroep toekomt op haar merkrecht en/ of op haar handelsnaamrecht, terughoudendheid past bij de bevestigende beantwoording van de vraag of het gedrag van Kamgar desalniettemin onrechtmatig is. (…) Van dergelijke bijzondere omstandigheden is hier echter niet gebleken. De wijze van gebruik van de metadata, in combinatie met het telkens naar elkaar verwijzen van de websites van Kamgar, is niet als zodanig aan te merken. Het staat Kamgar in beginsel vrij om bij het concurreren gebruik te maken van de mogelijkheden en de ruimte die het internet biedt om de zoekresultaten op internet in positieve zin te beïnvloeden. Daarbij wordt relevant geacht dat Kamgar de metadata in beschrijvende zin voor de door hem aangeboden diensten gebruikt. Voorts is het niet zo dat MR&P door toedoen van Kamgar op internet onvindbaar is geworden. Bij het intypen van de zoektermen 'apple repair Amsterdam' en 'mac repair Amsterdam' verschijnt MR&P bijvoorbeeld bovenaan, althans hoog in de lijst van zoekresultaten. Dat dit anders is bij een andere combinatie van zoektermen, zoals bij het intypen van de zoekt- 'mac repair Nederland', maakt nog niet dat de wijze van gebruik van de metadata door Kamgar onrechtmatig is jegens MR&P.
Dat verder door het gebruik van metadata als Lindengracht, Lindenstraat, Westerstraat en Jordaan, al dan niet in combinatie met 'mac repair' verwarringsgevaar bij het publiek is te duchten, zoals MR&P voorts stelt, wordt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een internetgebruiker, die er in beginsel aan gewend is na het intypen van zoekwoorden een ruim zoekresultaat te ontvangen, zal niet snel in de onjuiste veronderstelling verkerm met MR&P in plaats van met Macjunky van doen te hebben, dan wel ten onrechte een commerciële band tussen Macjunky en MR&P aamemen. Hiertoe heeft MR&P onvoldoende gesteld. Daarnaast heeft Kamgar ontbetwist gesteld dat uit de door hem gebruikte websites, die allemaal doorlinken naar www.macjunkv.nl, duidelijk blijkt dat de internetbezoeker te maken heeft met de onderneming Macjunky en niet met MR&P.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle-Lelystad 1 juli 2009, HA ZA 08-49, Sports Direct International tegen Sport Direct c.s. (Met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne)

Handelsnaam- en merkenrecht. Vonnis in bodemprocedure. Voeren van handelsnamen SPORTS DIRECT en SPORTSDIRECT.com verboden. SPORT DIRECT is een geldige handelsnaam. Belang bij nietig verklaring en doorhaling woordmerk SPORT DIRECT onvoldoende gebleken. 1019h Rv. proceskosten: €25.251,00.

"4.3 Sport Direct c.s. heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat het Sports Direct International B.V. op grond van artikel 5 Handelsnaamwet verboden is om de handelsnaam SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.COM te voeren. Door het voeren van deze - naar tussen partijen niet ter discussie staat - jongere handelsnamen, onder meer door het gebruik van de domeinnaam www.sportsdirect.com en het voeren van de naam SPORTSDIRECT.com op winkelgevels, valt verwarring te duchten bij het publiek met de onderneming SPORTSDIRECT van Sport Direct B.V."

"4.5 De stellingen van Sports Direct International B.V. dat de handelsnaam SPORTDIRECT uit een samenvoeging bestaat van twee beschrijvende woorden en dat deze woorden niet gemonopoliseerd mogen worden zijn weliswaar juist, maar doen aan het vorenstaande neit af. Een handelsnaam mag uit een samenvoeging bestaan van twee beschrijvende woorden. Voor de geldigheid van een handelsnaam is voorts niet vereist dat de naam een zekere mate van originaliteit of onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam SPORTDIRECT is, naar Sports Direct International B.V. welbeschouwd niet (voldoende) bestrijdt, een geldige handelsnaam. [...]"

"4.6 Voorts doe daaraan niet af de stelling van Sport Direct International B.V. dat via haar webwinkel www.SPORTSDIRECT.com geen artikel kan worden verkregen met een SPORTDIRECT label. Uitgaande van de juistheid van die stelling, maakt dat nog niet dat het Sports Direct International B.V. vrij zou staan om een concurrerende (web) winkel te exploiteren onder een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Sport Direct B.V. Zij mag evenmin draagtassen aan het publiek verspreiden met daarop de aanduiding SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com, nu deze aanduidingen [...] slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam SPORTDIRECT en het virtuele uithangbord van deze onderneming onder de domeinnaam www.SPORTSDIRECT.com. Verspreiding van  tassen met voornoemde aanduidingen valt daarom te kwalificeren als onrechtmatig handelsnaamgebruik."

Lees het vonnis hier. Zie voor het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 januari 2009, IEF 7499 en vonnis van vzr. Rechtbank Breda, 18 december 2007, IEF 5342.

Vzr Rechtbank Dordrecht, 25 juni 2009, LJN: BJ0036, Vloerconsulting.nl B.V. tegen Vloertechniek B.V.

Handelsnaamrecht. Executiegeschil. Vordering tot opheffing c.q. matiging van verbeurde dwangsommen afgewezen. Uitleg vonnis brengt met zich mee dat de inschrijving van verboden handelsnaam in het handelsregister valt onder bij eerder vonnis opgelegd verbod tot gebruik van die handelsnaam.

4.3.  Een redelijke uitleg van het vonnis brengt met zich mee dat het registreren en geregistreerd houden van de handelsnaam [ ] Vloerconsulting B.V. in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, aan te merken is als een ingevolge het vonnis verboden gebruik van de handelsnaam [ ] Vloertechniek. Door die inschrijving is namelijk verwarring te duchten bij het publiek tussen beide ondernemingen. Immers, alleen al via de website van de Kamer van Koophandel is het voor het publiek mogelijk om het handelsregister te raadplegen door te zoeken op een bedrijfsnaam. In het kader van een correcte naleving van het vonnis was Vloerconsulting dus gehouden de handelsnaam uit te schrijven, althans te wijzigen.

4.4.  Als onbestreden staat vast dat de handelsnaam binnen één dag had kunnen worden gewijzigd en derhalve binnen de door het vonnis bepaalde termijn van 3 dagen. Nu de handelsnaam over de periode van 27 maart 2009 tot en met 8 april 2009 door Vloerconsulting geregistreerd was in het handelsregister, heeft zij over die periode dwangsommen verbeurd.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 14 april 2009, LJN: BI8494, Kwik-Fit Nederland B.V. tegen Gedaagde

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. "Kwik-Fit" tegen  "Auto-Kwik-Service Kampen". Proceskostencompensatie omdat eisers onvoldoende heeft getracht een minnelijke regeling te treffen.

Gedaagde drijft een garagebedrijf, sinds 1991 genaamd “Auto-Kwik-Service Kampen”. Kwik-Fit, pas sinds korte tijd op de hoogte, maakt bezwaar tegen het gebruik van deze naam op grond van haar oudere merk- en handelsnaamrechten. De vorderingen worden groetendeels toegewezen. Geen werkelijke 1019h proceskostenveroordeling: De proceskosten worden gecompenseerd, omdat Kwik-Fit nodeloos proceskosten heeft gemaakt.

Verwarringsgevaar: 4.5.  (…) Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er in deze sprake van verwarringsgevaar. Kwik-Fit geniet als merk en handelsnaam immers ruime bekendheid op het gebied van, kort gezegd, auto-onderhoud. Van dit merk en de naam “Kwik-Fit” is het woord “Kwik”, op deze kenmerkende wijze geschreven, het sterk onderscheidende en dominerende bestanddeel. Het gebruik door [gedaagde] van dit bestanddeel - met identieke schrijfwijze - in zijn handelsnaam, terwijl partijen dezelfde goederen en diensten aanbieden, maakt reeds dat er sprake is van verwarringsgevaar met het merk en de naam “Kwik-Fit”. De wijze waarop [gedaagde] dit woord gebruikt in zijn handelsnaam doet daaraan onvoldoende af. Het door Kwik-Fit gevraagde gebod tot het wijzigen van de handelsnaam van [gedaagde] en het gevraagde verbod tot het gebruik van de term “Kwik” liggen daarmee voor toewijzing gereed.

Proceskosten: 4.6.  [gedaagde] heeft zich op het standpunt gesteld dat de proceskosten die door Kwik-Fit zijn gevorderd, nodeloos zijn gemaakt en derhalve niet kunnen worden toegewezen. Kwik-Fit heeft daarop aangegeven dat zij het van belang acht direct en met hantering van korte termijnen op te treden tegen geconstateerde schendingen van haar merk- en handelsnaamrecht. De onderhavige proceskosten zijn volgens haar dan ook toewijsbaar.

4.7.  Het kan Kwik-Fit worden toegegeven dat zij er belang bij heeft om geconstateerde inbreuken op haar recht op korte termijn te doen beëindigen. Dit betekent echter niet dat zij daartoe onder alle omstandigheden noodzakelijkerwijs op korte termijn een procedure, met alle kosten van dien, aanhangig dient te maken. In het onderhavige geval is de voorzieningenrechter van oordeel dat Kwik-Fit onvoldoende heeft getracht in der minne een beëindiging van de inbreuk op haar recht te verkrijgen. [gedaagde] heeft immers op de tiende dag na de eerste sommatie van Kwik-Fit - en aldus binnen een redelijke termijn – op de sommatie gereageerd en in zijn reactie een welwillende houding ingenomen ten opzichte van die sommatie. [gedaagde] heeft ter zitting onweersproken aangegeven dat de beperkte vertraging in zijn reactie was gelegen in trieste persoonlijke omstandigheden. Ter zitting heeft [gedaagde] voorts benadrukt dat hij steeds bereid was en is aan de sommatie van Kwik-Fit te voldoen en heeft hij zijn vermelding in het telefoonboek en de Gouden gids al laten beëindigen. Tot slot heeft [gedaagde] aangegeven dat het probleem met de gestelde termijn voor hem met name is gelegen in het feit dat hij als uitvoerder van APK-keuringen een naamswijziging moet doorvoeren met goedkeuring van de RDW, op straffe van verlies van zijn keuringsbevoegdheid. Een dergelijke goedkeuring kan niet binnen de door Kwik-Fit gestelde termijnen worden verkregen. Dit laatste is door Kwik-Fit niet betwist.
Gelet op deze omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat Kwik-Fit, door desondanks vast te houden aan de door haar in haar sommatiebrieven gestelde – zeer korte – termijnen en, buiten de mededeling dat de procedure zal worden voortgezet, in het geheel niet in te gaan op de brief van [gedaagde], nodeloos proceskosten heeft gemaakt.
De proceskosten tussen partijen zullen dan ook worden gecompenseerd in die zin, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 28 april 2009, LJN: BI8233, Schoonheidsinstituut “Nefertete” B.V. tegen V.O.F. Bogár,

Handelsnaamrecht. Geen rechtsverwerking. Beschrijvende handelsnamen, of handelsnamen waarin beschrijvende elementen voorkomen, zijn niet van bescherming uitgesloten. Gebod tot staking, nu wel sprake is van gevaar voor verwarring. Geen vergoeding werkelijke proceskosten eerste aanleg, nu deze niet zijn gespecificeerd. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ‘s -Gravenhage, 5 december 2007, IEF 5219).

Nefertete exploiteert in winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk een schoonheidssalon / afslankinstituut onder de naam Beauty Center Bogaard. Bogár exploiteert in hetzelfde winkelcentrum een Tanning en Beautysalon. Nefertete komt onder meer op tegen gebruik van de handelsnaam Bogár op de website met de domeinnaam bogar.nl en tegen gebruik van de naam met grote letters op het bedrijfspand van Bogár.

Rechtsverwerking: 8. Het verst strekt het verweer dat het Nefertete niet vrijstaat een beroep op haar handelsnaamrecht te doen. Anders dan de rechtbank, is het hof voorshands van oordeel dat de omstandigheid dat Nefertete het gebruik van de handelsnaam of het element Bogár naast de door haar gebruikte handelsnaam Beauty Center Boogaard heeft gedoogd, niet tot de conclusie leidt dat Nefertete haar recht om op te treden tegen het gebruik van de naam Beauty Center Bogár heeft verwerkt. Immers, de beslissing tot gedogen is genomen in de periode waarin Bogár de handelsnaam Bogár Tanning & Beauty voerde. Deze naam verschilt auditief en visueel aanzienlijk van de naam Beauty Center Bogaard. Daarbij is van belang dat het bij de beoordeling van het bestaan (en de mate) van verwarringsgevaar gaat om de namen als geheel. Bogár c.s. mochten er daarom niet op vertrouwen dat het gedogen, door Nefertete, van het gebruik van het element Bogár als handelsnaam of als onderdeel van de handelsnaam Bogár Tanning en Beauty, eveneens betrekking zou hebben op de naam Beauty Center Bogár.

Beschrijvende handelsnamen: 9. Anders ook dan Bogár c.s. stellen, zijn beschrijvende handelsnamen, of handelsnamen waarin beschrijvende elementen voorkomen, niet van bescherming uitgesloten. De omstandigheid dat de aanduiding beauty center beschrijvend is voor de diensten die ondernemingen als die van Nefertete en Bogár, aanbieden, staat derhalve niet aan het beroep op artikel 5 Hnw. in de weg. Wel is het zo dat een beschrijvende naam en beschrijvende onderdelen van een naam minder snel bescherming genieten dan namen of onderdelen daarvan die niet bestaan uit (één of meer) beschrijvende elementen.

Verwarring: 10. Bepalend is, zoals uit artikel 5 Hnw. blijkt, of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Daarbij dient (in elk geval) te worden gelet op de mate van gelijkenis, de aard van de ondernemingen en hun plaats van vestiging. Voorts gaat het, zoals al eerder is overwogen, om een vergelijking tussen de beide namen als geheel. 

Wat betreft de namen Beauty Center Bogár en Beauty Center Boogaard is niet in geschil dat sprake is van een grote auditieve gelijkenis en een iets minder grote, maar desalniettemin aanzienlijke visuele gelijkenis.
Vast staat voorts dat beide ondernemingen (volgens Nefertete: inmiddels) soortgelijke diensten aanbieden. Tenslotte staat vast dat de beide ondernemingen op slechts 200 meter afstand van elkaar gevestigd zijn in het winkelcentrum In de Boogaard te Rijswijk.

Naar ’s hofs voorlopig oordeel is onder die omstandigheden, niettegenstaande het feit dat de aanduiding beauty center beschrijvend is en Boogaard tot op zekere hoogte ook, inderdaad gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten. De door Nefertete overgelegde lijst van incidenten, die door Bogár c.s. niet anders is betwist dan met de stelling dat zich bij haar geen incidenten hebben voorgedaan, bevestigt deze conclusie. Uit het bovenstaande volgt dat ook de grieven V tot en met IX slagen.

Geografische omvang verbod: 11. Het voorgaande brengt mee dat het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd. Nefertete vordert blijkens de memorie van grieven Bogár c.s. te gebieden ieder gebruik als handelsnaam van de benaming Beauty Center Bogár en/of andere combinaties van de termen beauty center en Bogár in de gemeente Rijswijk, alsmede een regio met een straal van 25 kilometer gerekend vanaf het centrum van Rijswijk te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere overtreding van het verbod en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt. Bogár c.s. hebben geen afzonderlijk verweer gevoerd tegen het aldus gevorderde.

Niettemin zal het hof het gevorderde verbod slechts toewijzen, als na te melden, voor de locatie In de Boogaard en een straal van 5 kilometer daar omheen, nu juist de omstandigheid dat de ondernemingen van partijen beide in dat winkelcentrum zijn gevestigd, bijdraagt aan de conclusie dat gevaar voor verwarring te duchten is. Dat gevaar is naar ’s hofs voorlopig oordeel ook aanwezig indien Bogár haar onderneming onder de thans gevoerde handelsnaam zou vestigen binnen een straal van 5 kilometer rondom het winkelcentrum. Een verdergaande bescherming komt Nefertete, mede gelet op het beschrijvende karakter van haar handelsnaam, naar ’s hofs voorlopig oordeel niet toe. De gevorderde dwangsom zal het hof matigen tot € 1.000,- per overtreding en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000,-.

Proceskosten: 13. Nu Bogár c.s. in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof hen, zoals door Nefertete gevorderd, veroordelen in de kosten van zowel de eerste aanleg, als het hoger beroep. Nefertete maakt wat betreft de kosten van het hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv. aanspraak op vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten. Bij memorie van grieven is een kostenspecificatie overgelegd, die door Bogár c.s. niet is bestreden. Nu de hoogte van de gevorderde kosten het hof redelijk en evenredig voorkomt, zullen deze worden toegewezen.

Wat betreft de kosten van de eerste aanleg vordert Nefertete thans Bogár c.s. te veroordelen in de kosten van het geding. Het hof leest daarin niet een vordering tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten. Bovendien zijn die kosten niet gespecificeerd, althans is in het aan het hof overgelegde dossier geen gespecificeerde opgave te vinden. Het hof zal de kosten van de eerste aanleg dan ook begroten op het liquidatietarief. De vordering tot terugbetaling van het ingevolge het bestreden vonnis aan Bogár c.s. betaalde bedrag zal worden toegewezen.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 12 juni 2009, KG ZA 09-510, VF International SAGL tegen Masita Sportswear B.V. (met dank aan Wim Maas, Banning).

Vonnis in kort geding. Merkenrecht. Auteursrecht. Modellenrecht en concept-nabootsing. VF heeft naar voorlopig oordeel een depot te kwader trouw verricht van het merk met de N met een Noorse vlag. Geen ontlening nu Masita geen kennis heeft kunnen nemen van de ingeroepen kledingstukken van VF.

VF maakt onderdeel uit van een groep van vennootschappen die zich bezig houden met onder meer de handel in kleding en accessoires, onder meer onder het merk NAPAPIJRI. VF is houdster van een aantal merkinschrijvingen waaronder een Benelux merk, ingeschreven op 20 maart 2009, bestaande uit een gestileerde N met een Noorse vlag. Masita houdt zich bezig met de handel in sportkleding. Zij verhandelt producten onder het merk Nordal. Zij maakt daarbij gebruik van een gestileerde N met een Noorse vlag.

VF vordert onder meer een merkenrechtelijk verbod op het gebruik van de gestileerde N met de Noorse vlag en een verbod voor de verhandeling van de Nordal-kleding nu deze volgens VF inbreuk maken op haar auteursrechten en niet-geregistreerde modelrechten.

De Voorzieningenrechter stelt voorop dat voorshands moet worden aangenomen dat gedaagde Masita de Noorse vlag eerder op haar producten is gaan gebruiken dan eiser VF. Masita heeft namelijk niet weersproken aangevoerd dat zij de Noorse vlag al in 2000 heeft aangebracht op haar Nordal-collectie en dat zij de combinatie van de Noorse vlag met de N vanaf 2002 gebruikt. De stelling van VF dat zij de Noorse vlag al voor die tijd in de Benelux als merk gebruikte, namelijk sinds 1996, is onvoldoende onderbouwd. De merkenrechtelijke vordering slaagt om deze reden niet. Het depot van het Benelux merk op 20 maart 2009, op een moment dat zij wist dat Masita haar vlaglogo’s al gebruikte, kan naar voorlopig oordeel worden aangemerkt als een depot te kwader trouw.

De Voorzieningenrechter kan in het midden laten of de inschrijving van een merk, waarvan de Noorse vlag een bestanddeel vormt, op grond van artikel 6ter van het verdrag van Parijs voor vernietiging in aanmerking komt.

Ook het beroep op het auteursrecht slaagt niet, nu voorshands aannemelijk is dat Masita de vlag eerder gebruikte.

De badge die door Napapijri wordt gebruikt verschilt qua totaalindruk van de badge van Masita. De punten van overeenstemming (ronde vorm en contrasterende kleuren en de plaatsing van de tekst) zijn gebruikelijk en vormen geen auteursrechtelijk beschermde trekken.

Voorts falen ook de vorderingen ten aanzien van de kleding nu wordt aangenomen dat Masita deze kleding van Napapijri niet heeft kunnen kennen toen zij haar eigen ontwerpen maakte in mei 2008. Onweersproken is immers dat de kleding van Napapijri pas op zijn vroegst begin 2009 aan het publiek beschikbaar is gesteld.

De totaalindruk van de folder wordt door de rechter ook niet als overeenstemmend beschouwd.

Concept-nabootsing zou in theorie wel zou kunnen volgens de voorzieningenrecht, maar i.c. is voorshands geen sprake van concept-nabootsing - nabootsing van verschillende elementen van het Napapijri-concept die afzonderlijk beschouwd geen inbreuk maken op de rechten van VF – nu het belangrijkste element (de Noorse vlag) eerder door Masita werd gebruikt. Daarnaast gebruikt Masita overal duidelijk haar merk Nordal en op die manier heeft zij dus juist afstand genomen van het concept. Verwarring staat voorshands onvoldoende vast.

VF wordt veroordeeld in de proceskosten van EUR 15.000, zoals vooraf door partijen overeengekomen.

Lees het vonnis hier en inmiddels ook hier (doorzoekbare pdf Rb. Den Haag)