Alle rechtspraak  

Rechtbank Maastricht, 25 augustus 2010,  HA ZA 09-390, Atlas International Brielle B.V. tegen Atlas 2000 B.V. (met dank aan Michiel van Gastel, Van Gastel en Bal).

Vervolg op Rechtbank Maastricht, 26 september 2007 en 12 maart 2008, waarbij het gedaagde werd verboden nog langer gebruik te maken van de naam 'Atlas'. Het geschil betrof, kort gezegd,  de ontbinding van de toestemming om het bestanddeel Atlas te gebruiken in de handelsnaam van een hotel. De toestemming kon worden ontbonden op grond van onvoorziene omstandigheden, namelijk de verwarring van het publiek. Aan gedaagde werd een redelijke tegemoetkoming in de kosten van de omschakeling naar een nieuwe handelsnaam toegekend.

In het onderhavige geschil stelt eiseres dat gedaagde nog steeds inbreuk maakt op haar  handelsnaam- en merkrechten, onder meer door vermeldingen en afbeelding (van het pand) op sites van derden. De vorderingen van eiser worden grotendeels toegewezen. 

Hernieuwde vordering: 3.3. Als uitgangspunt moet worden genomen dat een hernieuwde vordering tot veroordeling van een partij op straffe van een hoger maximum van in totaal te verbeuren dwangsommen dan opgelegd bij de oorspronkelijke veroordeling, omdat de dwangsommen tot het maximum zijn verbeurd zonder dat de veroordeling is nagekomen, toelaatbaar is (vergelijk gerechtshof 's-Gravenhage 24 augustus 2004, NJF 2004,532). Vast moet wel komen te staan dat er nog steeds sprake is van onrechtmatig handelen of nalaten dat de gevorderde verboden en geboden, op straffe van een dwangsom, rechtvaardigt.

Merkrechten: 3.6. Het gevorderde sub I betreft ondermeer het verbod van het gebruik van de merknaam "Atlas" door gedaagde.(…)

3.9. Uit het debat tussen partijen is gebleken dat gedaagde  na het vonnis van 12 maart 2008 tot november 2008 is doorgegaan met het gebruiken van "hotel Atlas 2000". Ook daarna heeft zij nog tot begin 2009 gewacht met het aanschrijven van enkele hotelbookingssites die desverzocht direct zijn overgegaan tot de verzochte aanpassing nl. om "Atlas" uit de vermelding van het hotel van gedaagde op de desbetreffende sites te verwijderen. Een groot aantal van de bookingssites die eiseres heeft genoemd, zijn door gedaagde niet met eenzelfde verzoek benaderd. Daarmee is door eiseres in ruime mate aangetoond dat de noodzaak aanwezig is om gedaagde - die reeds € 100.000,- aan dwangsommen heeft verbeurd - andermaal een dwangsomveroordeling op te leggen, zodat de vordering sub I in zoverre voor toewijzing gereed ligt.

(…)

3.11. Ook ten aanzien van dit deel van de vordering geldt dat de rechtbank in haar vonnis van 12 maart 2008 al (impliciet) heeft beslist dat de bedoelde afbeelding kan worden beschouwd als beeldmerk. Uit een afdruk van de webpagina van 4 februari 2009 van de website uw-adres.nl blijkt dat gedaagde kennelijk nog steeds het bedoelde beeldmerk gebruikt. Op die zoeksite wordt, indien als zoekopdracht de gegevens van het hotel van gedaagde in Valkenburg aan de Geul wordt opgegeven, naast bedrijfgegevens van dat hotel, ook een link naar de website van gedaagde getoond. Boven die link staat het omstreden beeldmerk met daarboven de naam Atlas Hotels afgebeeld. Het feit dat beeldmerk daarop staat afgebeeld moet worden beschouwd als een gebruik van dat beeldmerk door gedaagde nu niet is gesteld of gebleken dat gedaagde dat gebruik heeft getracht te (laten) beëindigen. Daarenboven heeft gedaagde toegegeven dat zij gebruik maakt van de domeinnaam "atlas2000hotel.nl" en evident is dat dit in strijd is met hetgeen reeds op goede gronden in kort geding is beslist. Ook het resterende gevorderde sub I ligt voor toewijzing gereed.

Domeinnaam: 3.13. Het gevorderde sub I1 betreft de overdracht van de domeinnaam "Hotel Atlas2000.nl”en  "Atlas 2000 hotel.nl" aan eiseres.

(…)

3.15. Het verweer dat hangende de hoger beroepsprocedure tegen het vonnis van 12 maart 2008 slechts voorlopige voorzieningen kunnen worden getroffen, moet aanstonds worden verworpen, omdat deze stelling geen steun in het recht vindt. (…)

3.16. Wat betreft de domeinnaam "atlas2000hotel.nl" overweegt de rechtbank het volgende. De stelling dat overdracht van deze laatste domeinnaam slechts kan worden gevorderd indien de deponering daarvan te kwader trouw zou zijn geschied vindt geen steun in het recht. Dat de domeinnaam indertijd te goeder trouw is gedeponeerd, is niet relevant. Nu is geoordeeld dat door opzegging door eiseres een einde is gekomen aan het recht van gedaagde om het merk "Atlas" te gebruiken, is deze ook niet meer gerechtigd die naam te gebruiken in haar domeinnaam, omdat zulks verwarringscheppend is. (…)

Gebruik ter correctie: 3.22. Gedaagde voert als verweer dat zij de naam "Atlas" niet gebruikt als merk, handelsnaam of domeinnaam, maar dat zij de naam enkel vermeldt ter aanduiding van het feit dat haar naam niet meer luidt "Hotel Atlas 2000", maar is gewijzigd in "Hotel 2000."

3.23. Naar het oordeel van de rechtbank is voormeld gebruik van de naam "Atlas" niet te beschouwen als een gebruik van de naam "Atlas" als merk, handelsnaam of domeinnaam dat op grond van het vonnis van 12 maart 2008 als onrechtmatig moet worden beschouwd. Het gebruik van de naam "Atlas" geschiedt juist in het kader van de voldoening aan voormeld vonnis, doordat een onrechtmatig geoordeeld merk, respectievelijk onrechtmatig geoordeelde handelsnaam of domeinnaam wordt gewijzigd in een niet ten opzichte van eiseres onrechtmatig merk onrechtmatige handelsnaam of domeinnaam. (…) Anno 2010 is, gelet op de verstreken tijd sinds dat vonnis van 2008, geen redelijke noodzaak meer die vermelding op haar website nog langer te handhaven, zodat de rechtbank ervan uit gaat dat gedaagde die vermelding zal gaan verwijderen.

Gebruik foto pand: 3.25. 3.26. Eiseres heeft als productie 15 bij de dagvaarding een pagina van de website van gedaagde overgelegd daterend van 28 januari 2009. Op een van de drie foto's op die pagina is bet terras bij het hotel van gedaagde te zien, op welk terras een bord staat met de naam "Hotel Atlas 2000." Het staat gedaagde uiteraard vrij om op baar eigen website een afbeelding van haar hotel c.a. te plaatsten, maar indien op die foto is te zien dat op het terrein van haar hotel een bord met de naam "Hotel Atlas 2000" staat, moet dat worden beschouwd als gebruik van het merk "Atlas" door gedaagde, tot welk gebruik gedaagde echter niet is gerechtigd.

3.27. Het gevorderde sub V betreft het verwijderen van de naam "Atlas" en een foto van het pand van gedaagde van alle bij derden in gebruik zijnde websites.

3.28. (…) De rechtbank is van oordeel dat het feit dat de naam "Atlas" gebruikt wordt op die sites, dan wel dat op die sites een foto van het hotel van gedaagde staat afgebeeld met daarop een bord met de naam "Hotel Atlas 2000" heeft te gelden als gebruik van het merk "Atlas." door gedaagde, nu niet is gesteld of gebleken dat gedaagde dat gebruik heeft getracht te (laten) beëindigen. Van gedaagde kan worden verlangd dat zij de beheerders van de betreffende websites verzoekt, en zonodig sommeert de aanduidingen "Hotel Atlas 2000" alsmede de betreffende foto te verwijderen van hun sites. Voorzover de daarop betrekking hebbende bescheiden door gedaagde zijn overgelegd, hebben deze sites daaraan ook zonder dralen voldaan, zodat niet valt in te zien waarom gedaagde dat niet voor alle door eiseres genoemde sites heeft gedaan. Het gevorderde sub V ligt dan ook voor toewijzing gereed.

Lees het vonnis hier. Vonnis Rb Maastricht van 26 september 2007 hier, vonnis Rb Maastricht van 12 maart 2008 hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 3 september 2010, KG ZA 10-384, Connect Uitzendbureau B.V. tegen EU-Connect B.V. (met dank aan Laurens Kamp, Simmons & Simmons & Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiser Connect Uitzendbureau stelt dat gedaagde EU-Connect inbreuk maakt op het woordmerk Connect en de handelsnamen van Conenct Uitzendbureau. Vorderingen toegewezen. Het woordmerk Connect heeft ‘tenminste enig onderscheidend vermogen’ en de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau zijn niet louter beschrijvend. Verwarring is te duchten, volgens de voorzieningenrechter.

Merkenrecht (inbreuk sub b): 4.5. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt voorshands het navolgende geoordeeld. (…) De stelling van EU-Connect dat het Benelux-Bureau als gevolg van nieuw beleid dit woordmerk thans niet meer zou inschrijven, is door Connect Uitzendbureau betwist en door EU-Connect niet van een concrete onderbouwing voorzien. Zij heeft enkel, zonder nadere toelichting, verwezen naar door haar overgelegde (gedeelten) van richtlijnen en voorts gerefereerd aan een betwist en niet verifieerbaar telefoongesprek met het Benelux-Bureau. Dat is onvoldoende om te kunnen oordelen dat het merk voldoende onderscheidend vermogen mist en derhalve nietig zou zijn. Het verweer van EU-Connect dat honderden bedrijven het element Connect in hun naam voeren, slaagt evenmin. Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het woordmerk Connect dient te worden uitgegaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door EU-Connect. Sinds januari 2007 is EU-Connect onder die naam actief op de markt. Dat betekent dat merkinschrijvingen van na die tijd buiten beschouwing dienen te blijven, zodat aan de door EU-Connect in het geding gebrachte uitdraai uit het merkenregister in dit verband weinig betekenis toekomt. Geoordeeld moet daarom worden dat het woordmerk Connect voor de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten, tenminste enig onderscheidend vermogen heeft en aldus in ieder geval als een 'zwak merk' kan worden aangemerkt. Het nietigheidsberoep van EU-Connect stuit daarop voorshands af.

4.10. Gelet op de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk Connect en het teken EU-Connect, het feit dat de aangeboden diensten in hoofdzaak dezelfde of soortgelijk zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk Connect, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval werkzoekenden en opdrachtgevende bedrijven, verwarring kan ontstaan. (…)

Handelsnaamrecht: 4.16. (…) Volgens vaste rechtspraak wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Vastgesteld wordt dat het bij de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, gelet op de combinatie van de woorden 'Connect' en '(Technisch) Uitzendbureau ' in relatie tot de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten, niet gaat om louter beschrijvende aanduidingen.

4.1 8. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam EU-Connect afwijkt van de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, en voorts gelet op de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd [actief in heel Nederland – IEF], is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Connect Uitzendbureau en EU-Connect. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen. Dat er tot op heden geen verwarring is opgetreden, zoals EU-Connect heeft gesteld, is niet maatgevend. Een en ander leidt tot de conclusie dat EU-Connect haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Domeinnaam EU-Connect.nl: 4.19. (…) Daarbij wordt EU-Connect op de betreffende website niet aIleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor de aangeboden uitzenddiensten. In feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam. Deze is zozeer met het gebruik van EU-Connect verweven, dat het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. (…)

Merk/handelsnaam: 4.20. Gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van het merkenrecht is overwogen, handelt EU-Connect ook in strijd met artikel 5a Hnw, nu EU-Connect een handelsnaam voert die het merk bevat waarop Connect Uitzendbureau ter onderscheiding van haar diensten recht heeft, en waarbij dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de diensten is te duchten.

Lees het vonnis hier. Eerdere uitspraken m.b.t. Connect Uitzendbureau hier.

Rechtbank Arnhem, 11 augustus 2010, LJN: BN5872, Wibro Holland V.O.F. tegen W. Lock Beheer B.V.
 
Merkenrecht. Gedaagde stelt  dat eiser inbreuk maakt op gedaagdes beeldmerk Easy Bike en partijen komen tot een overeenkomst. Eiser i.c. stelt achteraf echter dat sprake is van misbruik van omstandigheden en stelt dat sprake is van onverschuldigde betaling veroorzaakt door het inroepen van een nietig merkrecht. Eiser had  gestelde inbreuk moeten onderzoeken: “Voor zover Wibro al, zoals ter comparitie gesteld, de overeenkomst tot betaling van EUR 5.000,00 exclusief btw, heeft gesloten onder invloed van de waan dat het merk Easybike beschermd was, komt die waan voor haar rekening.” Geen onrechtmatig wapperen / bedreiging. Wel bewijsopdracht voor merkhouder m.b.t. normaal gebruik van het beeldmerk.

Onverschuldigde betaling: 4.4.  (…)  Zelfs indien met Wibro wordt aangenomen dat aan Lock Beheer geen merkenrechtelijke bescherming toekwam, dan had het op de weg van Wibro gelegen om hier al onderzoek naar te doen vanaf het moment van ontvangst van de brief van 20 november 2008. Daaruit blijkt immers al dat Lock Beheer van mening is dat er inbreuk wordt gemaakt op haar merkrecht en dat zij wil dat de verkoop van fietsen met het merk easy2bikes moet worden gestaakt. Op dat moment had het op de weg van Wibro gelegen om te (laten) onderzoeken of Lock Beheer dit standpunt terecht innam of niet. Het lijkt er echter op dat zij dit heeft nagelaten en dat [betrokkene1] vervolgens ‘gewoon’ met vakantie is gegaan. Hieraan kan niet afdoen de stelling van Wibro dat zij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat partijen blijkens de brief van [betrokkene1] van 21 november 2008 al overeenstemming hadden bereikt over de bij Halfords in verkoop zijnde fietsen. Nog daargelaten dat niet is gesteld of gebleken dat Lock Beheer heeft ingestemd met de tekst van de brief zoals die door Wibro op 21 november 2008 is geformuleerd, blijkt uit die tekst ook niet zonder meer dat voor de fietsen die al bij Halfords stonden en die geen nieuwe opdruk zouden krijgen geen vergoeding behoefde te worden betaald. Over het al dan niet betalen van een vergoeding staat niets in de tekst. De meegezonden factuur suggereert veeleer dat Lock Beheer daaromtrent nog meer duidelijkheid wilde. Wibro mocht er dan ook niet zonder meer op vertrouwen dat de zaak met betrekking tot de bij Halfords in verkoop zijnde fietsen was afgedaan na verzending van de brief van 21 november 2008. Voor zover Wibro al, zoals ter comparitie gesteld, de overeenkomst tot betaling van EUR 5.000,00 exclusief btw, heeft gesloten onder invloed van de waan dat het merk Easybike beschermd was, komt die waan voor haar rekening.

Wapperen: 4.5.  Ter comparitie heeft Wibro nog aangevoerd dat zij zich bedreigd voelde. Die dreiging kwam volgens haar via Halfords. Er is volgens Wibro sprake geweest van ‘wapperen’ doordat Lock Beheer probeerde via de leverancier haar zin te krijgen. Volgens Wibro is dit een vorm van afpersing. Hoewel het zogenaamde wapperen met een merkrecht onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn, heeft Wibro geen vordering ingesteld op die grond. Haar vordering is, zoals hiervoor reeds aangegeven, gegrond op onverschuldigde betaling. Nu aan de betaling een overeenkomst ten grondslag heeft gelegen en het gestelde wapperen op zich de rechtsgeldigheid van die overeenkomst niet aantast, dient te worden aangenomen dat de vordering niet kan worden toegewezen.
Er is in elk geval ook onvoldoende gesteld om aan te nemen dat er sprake is geweest van bedreiging in de zin van artikel 3:44 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) als – alternatieve – grond voor vernietiging. Overigens wordt daarbij opgemerkt dat Wibro deze vernietigingsgrond ook niet heeft genoemd in haar buitengerechtelijke verklaring waarin zij een beroep heeft gedaan op vernietiging. Daarin noemt zij immers alleen misbruik van omstandigheden. Zoals hiervoor al is aangegeven is echter niet komen vast te staan dat er sprake is geweest van bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 3:44 BW lid 4 omdat in dat verband niet meer of anders is aangevoerd dan dat [betrokkene1] op vakantie was in Zuid-Amerika.

Non usus: 4.6.  De tweede vraag die voorligt is of het woordbeeldmerk van Lock Beheer is vervallen wegens niet-gebruik ervan. (…)

4.11.  Van normaal gebruik is sprake, wanneer het merk wordt gebruikt teneinde voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of behouden. Uitsluitend symbolisch gebruik is niet voldoende om de aan het merk verbonden rechten te behouden. De in productie 5C overgelegde voorbeelden van gebruik, waarop het gebruik van het beeldmerk van Lock Beheer slechts op twee foto’s van fietsen duidelijk is te zien, worden – met inachtneming van het voorgaande en mede in het licht van de stelling van Wibro dat er slechts sprake is van symbolisch gebruik – niet voldoende geacht om reeds op grond daarvan te kunnen aannemen dat Lock Beheer en/of Beldirect het beeldmerk normaal heeft gebruikt.

4.12.  In artikel 2.26 lid 2 (a) BVIE is bepaald dat de rechter de merkhouder met het bewijs van gebruik kan belasten. Gelet daarop en op het bewijsaanbod dienaangaande van Lock Beheer zal de rechtbank Lock Beheer als merkhouder opdragen het gebruik van haar onder 2.2. weergegeven beeldmerk in de periode vanaf 28 januari 2003 tot aan de instelling van de vordering van vervallenverklaring te bewijzen.

4.13.  Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

Lees het vonnis hier.

HvJ EU, 2 september 2010, in zaak C--254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust tegen OHIM / Zafra Marroquineros SL

Merkenrecht. Oppositie door houder van met name gemeenschapsbeeldmerk CK Calvin Klein en van nationale merken CK tegen woordmerk CK CREACIONES KENNYA. Oppositie afgewezen. Omdat 'CK' niet het dominerende bestanddeel is van het aangevraagde merk, is er onvoldoende overeenstemming tussen de merken. Gestelde kwade opzet die zou blijken uit prominent gebruik van de lettergroep CK kan in deze procedure geen rol spelen.

Gerecht: 22. Uit punt 45 van het bestreden arrest blijkt dat de betrokken consument vooral de woorden „creaciones kennya” zal onthouden en zijn aandacht grotendeels op deze woorden zal vestigen. In casu is de loutere omstandigheid dat de lettergroep „ck” als eerste voorkomt in het aangevraagde merk, niet voldoende om er het dominerende bestanddeel in de door dit merk opgeroepen totaalindruk van te maken.

27. Wat het verwarringsgevaar betreft heeft het Gerecht (…)  geoordeeld dat er geen gevaar voor verwarring bestaat daar de betrokken merken niet overeenstemmen. (…)

Hof: 33. Met het eerste onderdeel van het eerste middel verwijt rekwirante het Gerecht geen rekening te hebben gehouden met het feit dat Zafra Marroquineros de letters „CK” afzonderlijk gebruikt, waarbij deze ook groot en in reliëf worden afgebeeld, samen met de in het klein gedrukte woorden „CREACIONES KENNYA”, om de vermaarde merken cK van Calvin Klein na te bootsen. Het gedrag van Zafra Marroquineros toont aldus aan dat de letters „CK” het meest onderscheidende deel van het aangevraagde merk is. Volgens rekwirante heeft Zafra Marroquineros, door haar eigen gedrag, in strijd met haar juridisch betoog gehandeld. Volgens een algemeen rechtsbeginsel mag evenwel niemand in tegenspraak komen met zijn eigen handelen.

(…)

47. Derhalve dient te worden vastgesteld dat, anders dan rekwirante met het eerste onderdeel van haar eerste middel aanvoert, het Gerecht bij zijn analyse geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven door geen rekening te houden met de als misbruik aangeduide handelswijze van de merkaanvrager. Hoewel een dergelijke handelswijze een uitermate relevante factor is in de context van een procedure krachtens artikel 51, lid 1, sub b, [kwade trouw – IEF] van verordening nr. 40/94, welke bepaling in de onderhavige hogere voorziening niet aan de orde is, moet met dit gegeven immers geen rekening worden gehouden in de context van een oppositieprocedure krachtens artikel 8 van deze verordening.

(…)

58. Het Gerecht heeft aldus, na op basis van een correcte analyse te hebben vastgesteld dat de conflicterende merken in geen enkel opzicht overeenstemmen, in de punten 53 tot en met 57 van het bestreden arrest terecht geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, hoewel de oudere merken bekende merken zijn en de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn.

(…)

67. Met haar tweede middel verwijt rekwirante het Gerecht (…)  geen rekening heeft gehouden met de algemene bekendheid van de oudere merken bij zijn beoordeling in het kader van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

68. De gelijkheid of de overeenstemming van de conflicterende merken is echter een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Deze bepaling vindt dus kennelijk geen toepassing wanneer, zoals in casu, het Gerecht vaststelt dat de conflicterende merken in geen enkel opzicht overeenstemmen.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 september 2010, KG ZA 10-826, Grohe AG c.s. tegen R&M Company c.s. (met eerdere dank aan Jaap Bremer & Annemieke Kooy, BarentsKrans).

Merkenrecht. Domeinnamen. Eiser Grohe, een fabrikant van sanitairartikelen, maakt bezwaar tegen het gebruik door gedaagde van de domeinnaam www.grohekranenshop.nl.

Merkinbreuk. Gebruik als merk: gedaagde gebruikt “het teken op zodanige wijze dat er een verband ontstaat  tussen de handelsnaam en de waren die zij in de handel brengt of de detailhandelsdiensten die zij verricht.” (HvJ Céline). Inbreuk ‘sub b’: “Bedoelde detailhandeldiensten voor (uitsluitend) "Grohe-kranen" zijn soortgelijk aan de sanitairwaren waarvoor Grohe AG haar merken heeft ingeschreven.” Geen refererend merkgebruik: “Daartoe is bepaald niet nodig dat in de domeinnaam het dominerende element "grohe" wordt opgenomen.” Indruk van een commerciële band. Inbreuk ‘sub c’: ongeoorloofd kielzogvaren. Geen ondubbelzinnige toestemming, geen merklicentie.

Merkinbreuk: 4.2. Het gebruik van het teken grohekranenshop.nl door R&M moet naar voorlopig oordeel worden gezien als gebruik van dat teken als (woord)merk door R&M, namelijk voor het onderscheiden van haar eigen diensten, te weten het wederverkopen van douches en kranen van Grohe. Dat gebeurt middels de aan de door R&M gehouden domeinnaam verbonden website. Zo wordt de bezoeker van die website – ook na de door R&M verrichte aanpassingen – verwelkomd met de tekst “Welkom bij grohekranenshop.nl” en is bovenaan iedere pagina in een bijzonder lettertype de tekst “grohekranenshop.nl” geplaatst. Daarmee gebruikt R&M het teken op zodanige wijze dat een verband ontstaat tussen de handelsnaam en de waren die zij in de handel brengt of de detailhandeldiensten die zij verricht. (…)

4.3. (…) Het in aanmerking komende publiek zal vanwege de elementen "grohekranen" in het aldus als handelsnaam opgevatte teken, licht een aanwijzing kunnen zien dat de daaronder aangeboden diensten afkomstig zijn van marktleider Grohe. Daartoe is immers de wijze van gebruik in de praktijk van belang en op de site wordt bijvoorbeeld in het oog springend benadrukt dat uitsluitend sanitair van het merk Grohe wordt verkocht.

Inbreuk "sub b": 4.5. Bedoelde detailhandeldiensten voor (uitsluitend) "Grohe-kranen" zijn soortgelijk aan de sanitairwaren waarvoor Grohe AG haar merken heeft ingeschreven. (…)

4.7. In aanmerking genomen de soortgelijkheid van waren en diensten en de – grote – onderscheidende kracht van de Grohe-merken gehanteerd door marktleider Grohe (vgl. hierna in 4.9) wordt voorshands geoordeeld dat de overeenstemming van de merken en het teken zodanig is, dat daardoor gevaar voor verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking komende publiek. Door het hanteren van het teken grohekranenshop.nl kan immers de indruk worden gewekt, dat er een commerciële band tussen R&M en Grohe bestaat, die bijvoorbeeld behelst dat R&M een officiële distributeur van Grohe is of anderszins een bijzondere relatie met Grohe heeft (vgl. HvJEG BMW/Deenik NJ 2001/134). Merkgebruik zonder toestemming van de merkhouder door een derde is weliswaar toegestaan ter noodzakelijke referentie aan de bestemming van bepaalde waar (vgl. HvJEG Gillette/LA-Laboratories IER 2005/51), maar in het onderhavige geval is naar voorlopig oordeel aan de vereisten voor refererend merkgebruik niet voldaan. Daartoe is bepaald niet nodig dat in de domeinnaam het dominerende element "grohe" wordt opgenomen4. Het feit dat R&M niet anderszins (expliciet) de suggestie wekt dat zij een officiële distributeur van Grohe is, doet aan dit oordeel niet af. De weinig in het oog springende en tamelijk nietszeggende vermelding “grohekranenshop. nl is een R&M Company” en de summiere aanpassingen van onder meer de contactinformatie wegen niet op tegen de prominente plaats van het teken “grohekranenshop. nl” op de website en het overige gebruik van dat teken. Naar voorlopig oordeel is sprake van het wekken van een merkenrechtelijk verboden indruk van een commerciële band en zodoende van refererend merkgebruik dat verder gaat dan wat nodig is in het kader van de (verdere) verhandeling van producten van Grohe. Dat hoeft Grohe niet te dulden.

4.8. Nu Grohe haar vorderingen onder meer heeft gebaseerd op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE en art. 9 lid 1 sub b GMVo, is deze "sub b" grondslag voorshands genoegzaam om haar merkinbreukverbod te dragen.

Inbreuk "sub c": 4.9. Bovendien trekt R&M naar voorlopig oordeel ongerechtvaardigd voordeel uit of doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de bekende merken van marktleider Grohe. R&M profiteert immers van de (door Grohe onderbouwde en niet door R&M bestreden) bekendheid van deze merken, waardoor deze merken dreigen te verwateren, terwijl voor de noodzaak van het aangevallen gebruik door R&M geen steekhoudende geldige reden is aangevoerd. Het handelen van R&M moet daarmee worden aangemerkt als ongeoorloofd kielzogvaren in de zin van het arrest in de zaak l’Oréal-Bellure (HvJEG, NJ 2009/576). Niet van belang is in dit verband of de merkhouder hiervan in enigerlei vorm schade ondervindt; zij behoeft dit niet te dulden.

4.10. Dit een en ander levert voorshands tevens merkinbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE en art. 9 lid 1 sub c GMVo op, zoals Grohe terecht aanvoert.

Geen toestemming: 4.12. Dit verweer faalt. Zo al van de gestelde (impliciete) toestemming van Grohe kan worden gesproken – en dat ligt, gelet op de wijze waarop dit zou zijn geschied (vluchtig en zonder specifiek om toestemming voor merkgebruik door R&M te vragen), voorshands bepaald niet voor de hand – dan kan niet worden gezegd dat dit een ondubbelzinnige toestemming aan R&M zelf betreft. R&M is toen niet voldoende kenbaar in beeld gebracht door Ariës – nog los van de vraag of R&M heeft kunnen en mogen menen dat Van Hesse namens Grohe B.V. toezeggingen kon doen, althans dat een aldus door R&M opgevat fiat zijdens Van Hesse aan Grohe B.V. zou moeten worden toegerekend, hetgeen al evenmin voldoende aannemelijk is gemaakt in dit kort geding. Deze gang van zaken wordt voorshands onvoldoende geacht om tot een merklicentie te kunnen oordelen. In de onderhavige omstandigheden had het op de weg van R&M gelegen om zelf uitdrukkelijke, ondubbelzinnige, bewijsbare toestemming te vragen voor haar voorgenomen gebruik en wel van (de directie van) Grohe zelf. Dat heeft zij nagelaten. Dat zij op deze basis met haar website is gaan deelnemen aan het economisch verkeer op de aangegeven wijze, komt mitsdien voor haar risico.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 29 juli 2020, LJN: BN5631, Royaan tegen Gedaagden

Merkenrecht. Eiser, een fabrikant van diepvriessnacks, stelt dat gedaagde, een voormalig werknemer,  in strijd heeft gehandeld met concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding en inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van eiser m.b.t. het merk “Say Cheese”van merkenrecht.  Vorderingen m.b.t. geheimhouding en merkinbreuk toegewezen.

Geheimhouding: 4.12.  Wel is voldoende aannemelijk geworden dat [gedaagden] in januari 2010 bijna letterlijk teksten uit het Document van mei 2007 hebben overgenomen in hun marketingmateriaal. [gedaagde1] heeft daarmee het geheimhoudingsbeding overtreden. [gedaagde2] en [gedaagde3] hebben daarvan geprofiteerd. Dat Royaan er kennelijk tot op heden niet voor heeft gekozen om deze teksten te gebruiken doet daaraan niets af.

4.13.  Gelet op het voorgaande zal het gevorderde verbod om gebruik te maken van vertrouwelijke informatie van Royaan worden toegewezen, echter alleen voor zover het gaat om de hiervoor onder 4.9 [o.a. ‘gezellig samenzijn verrijken’- IEF] en 4.12 genoemde teksten uit het Document.

Merkinbreuk: 4.20.  [gedaagden] voeren aan dat zij de beeldmerken met de woorden Say Cheese nooit hebben gebruikt en dat zij na de aanmaning van Royaan in april 2010 zijn gestopt met het gebruiken van de woordcombinatie Say Cheese.

4.21.  Overwogen wordt dat Royaan, nu zij onweersproken heeft gesteld dat zij door overgang onder algemene titel houdster is geworden van het woordmerk Say Cheese en de beeldmerken Say Cheese, zoals genoemd onder 2.12 van de feiten, voldoende belang heeft bij toewijzing van het gevorderde verbod aan [gedaagden] om deze merken te gebruiken, nu niet is gebleken dat [gedaagden] daadwerkelijk het gebruik van de aanduiding Say Cheese hebben gestaakt of dat zij niet voornemens zijn deze aanduiding in de toekomst weer te gaan gebruiken. Dit deel van de vordering zal daarom worden toegewezen. De veroordeling zal worden versterkt met een dwangsom, die aan een maximum zal worden gebonden.  

(…)

5.2.  verbiedt [gedaagde1], [gedaagde2] en [gedaagde3] hoofdelijk om, na betekening van dit vonnis, gebruik te maken van het woordmerk Say Cheese en gebiedt hen hoofdelijk om, na betekening van dit vonnis, alle verwijzingen naar dit merk onmiddellijk te verwijderen en om alle bestaande producten met dit woordmerk uit de markt te (laten) halen.

Lees het vonnis hier.  

Rechtbank Rotterdam, 18 augustus 2010, HA ZA 07-158,  Bacardi & Company Ltd, tegen Mevi Internationaal Expeditiebedrijf B.V. (met dank aan Mark Tsoutsanis,  RWV Advocaten).

Merkenrecht. Parallelimport. Tussenvonnis na tussenvonnis Rechtbank Rotterdam, 19 november 2008, HA ZA 07-0158, IEF 7333. Eerst even heel kort:

3.16 De rechtbank is van oordeel dat er door de handelingen die Mevi heeft verricht ten aanzien van de flessen in de lijst bij het rapport van Mazars sprake is van gebruik in het economisch verkeer van de Bacardi-merken. Het is echter de vraag of Mevi zélf als gebruiker van de merken kan worden beschouwd, nu zij steeds heeft gehandeld in opdracht en zij zelf geen eigenaar van de flessen was. De rechtbank ziet aanleiding om een prejudiciële vraag te stellen. Een en ander wordt hieronder toegelicht. (…)

3.29 De rechtbank ziet aanleiding om op de voet van artikel 267 VWEU hierover een vraag van uitleg betreffende artikel 5 en 7 Merkenrichtlijn voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De rechtbank heeft het voornemen om de navolgende vraag van uitleg te stellen, waarvan zij de beantwoording noodzakelijk acht voor haar beslissing in het onderhavige geschil:

Moet de handelwijze van Mevi zoals hierboven omschreven, waardoor originele flessen Bacardi ten aanzien waarvan het merkrecht niet is uitgeput in de EER zijn ingevoerd, worden aangemerkt als gebruik door Mevi als derde in de zin van de artikelen 5 en 7 van de Merkenrichtlijn, in aanmerking nemende dat Mevi deze handelingen steeds verricht als vergunninghoudend expediteur en houder van een douane-entrepot en AGP en als dienstverlening voor en in opdracht van anderen en zijzelf geen eigenaar van de betreffende flessen is?

3.30 De rechtbank zal partijen in de gelegenheid stellen zich over de voor te leggen vraag uit te laten. Daartoe zal de zaak worden verwezen naar de rol voor het nemen van een akte, eerst door Bacardi c.s.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Breda, 12 augustus 2010, KA ZA 10-416, Heerkens Shoes B.V. tegen Fergan SARL (met dank aan Tinga Kleefman, Lawton Advocaten)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerken. Opheffingskortgeding na bewijsbeslag. Heerkens stelt dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda die de verloven voor de beslagen heeft gegeven niet bevoegd was omdat artikel 2 van de Uitvoeringswet van de Gemeenschapsmerkverordening de Rechtbank te Den Haag daartoe exclusief bevoegd verklaart. Verder stelt Heerkens dat het gelegde bewijsbeslag in strijd is met proportionaliteit. Proceskostenveroordeling.

Bevoegdheid: 4.3. […] De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij omdat het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch hierover anders heeft geoordeeld. Overigens heeft de voorzieningenrechter overwogen om een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie, inhoudende of artikel 103 van de Gemeenschapsmerkverordening toelaat dat de nationale wetgever de bevoegdheid tot het treffen van voorlopige voorzieningen en beschermende maatregelen exclusief toekent aan één gespecialiseerde rechtbank voor het de gemeenschapsmerk, zoals in Nederland de rechtbank Den Haag terzake is aangewezen. Maar de voorzieningenrechter laat deze mogelijkheid over aan het gerechtshof in geval van een eventueel appèl.

Proportionaliteit van het beslag: 4.6. Wanneer een merkhouder constateert dat een acute inbreuk op zijn merkrecht dreigt, is diens belang bij een alomvattend conservatoir beslag op alle inbreukmakende zaken (in dit geval op laarzen, verpakkingen en documenten) in beginsel gegeven. Alleen een beschrijvend beslag, al dan niet in combinatie met een monsterneming, kan op zichzelf niet voorkomen dat inbreukmakende zaken alsnog worden verhandeld en de merkinbreuk aldus wordt voortgezet. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had en heeft.

Fergan daarom nog steeds belang bij het door haar gelegde conservatoire bewijsbeslag met afgifte van de inbreukmakende zaken. Bij afweging van de actuele wederzijdse belangen is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van Fergan bij handhaving van de gelegde conservatoire beslagen zwaarder weegt dan het commerciële belang van Heerkens bij vrijgave van de beslagen zaken.

Proceskosten: 4.7. […] Als de in het ongelijk te stellen partij zal Heerkens worden veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van Fergan. Omdat het geschil betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, kan Fergan in beginsel aanspraak maken op de in het kader van dit kortgeding werkelijk gemaakte kosten. De overgelegde kostenspecificatie van Fergan heeft geen betrekking op dit geding maar op de beslaglegging. Daarom zullen de proceskosten worden begroot op € 1.079,-, samengesteld uit een bedrag van € 263,- aan griffierecht en een bedrag van € 816,- aan salaris advocaat conform het normale liquidatietarief. De kosten van Fergan met betrekking tot de beslaglegging zijn te vorderen in het kader van de in verband met de beslagen in te stellen hoofdzaak.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 augustus 2010, KG ZA 10-595, Stichting Holland Hotels tegen Dijk Producties B.V. c.s. (met dank aan Helen Maatjes, Intellectueel Eigendom Advocaten).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Holand Hotels tegen Hollandhotelcheque.nl. Geen inbreuk op merken Holland Hotels: woordelementen zijn beschrijvend. Geen onrechtmatige daadde verwarring is niet ‘bewust opgezocht.’ Wèl inbreuk handelsnaam: de onderneming van de stichting is op winst gericht, gebruik van domeinnaam is gebruik als handelsnaam, verwarringsgevaar is te duchten. Niet alleen inbreuk door exploitant website, maar ook door registrant domeinnaam. Alleen verbod op handelsnaam, niet op product.

Merkenrecht: 4.3. Dit verweer slaagt. Wat er ook zij van de geldigheid van de beeldmerken van Holland Hotels (waarvoor uiteraard niet uitsluitend de woordelementen maar ook de grafische elementen van belang zijn), naar voorlopig oordeel zijn de door Dijk c.s. gebruikte tekens "Holland Hotelcheque", "hollandhotelcheque.nl" en "Holland Hotel Gids" beschrijvend voor de door Dijk c.s. aangeboden waren en diensten, te weten een tegoedbon die te besteden is in hotels in Nederland en een gids waarin hotels in Nederland zijn opgenomen. Niet is gebleken dat het gebruik van deze tekens door Dijk C.S. niet zou stroken met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel waarnaar de artikelen 12 sub b GMVo en artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE verwijzen. (…) Omdat bekendheid van de merken van Holland Hotels niet kan worden aangenomen en evenmin kan worden aangenomen dat Dijk C.S. zich bewust is geweest van mogelijk verwarringsgevaar (zie hierna onder 4.4), dienen deze twee laatste factoren het zwaarst te wegen. Het gebruik van deze tekens kan Dijk C.S. daarom, gelet op de in de genoemde artikelen opgenomen beperkingen, niet worden verboden op basis van de merkrechten van Holland Hotels.

Onrechtmatige daad: 4.4. Evenmin kan het gebruik van de tekens worden verboden op de grond dat Dijk c.s. met de aanduiding "Holland Hotelcheque" bewust de verwarring met de diensten en het bedrijf van Holland Hotels heeft opgezocht. Uit niets blijkt dat Dijk C.S. ten tijde van de introductie van de Holland Hotelcheque en de Holland Hotels gids wist of had moeten weten van de activiteiten van Holland Hotels. Er is vooralsnog geen reden te twijfelen aan de stelling van Dijk c.s. dat zij pas bij aanvang van het onderhavige geschil kennis kreeg van Holland Hotels en haar activiteiten. Alleen al om die reden is er naar voorlopig oordeel geen sprake van het gestelde onrechtmatig handelen. Voor zover Holland Hotels het standpunt inneemt dat het handelen van Dijk C.S. ook zonder die bewustheid als onrechtmatig moet worden aangemerkt, wordt dat standpunt verworpen omdat nadere motivering ontbreekt.

Inbreuk op de handelsnaam Holland Hotels:  4.7. Dijk C.S. heeft voorts als verweer aangevoerd dat er geen onderneming bestaat met de naam "Holland Hotelcheque". De aanduiding zou louter worden gebruikt voor een specifiek product. Om die reden is volgens Dijk c.s. geen sprake van gebruik als handelsnaam.

4.8. Ook dit verweer wordt verworpen, nu naar voorlopig oordeel uit de door Holland Hotels in het geding gebrachte voorbeelden van pagina's op de website hollandhotelcheque.nI blijkt dat Dijk C.S. niet alleen haar product met die naam aanduidt maar daarmee ook naar haar onderneming verwijst.

4.9. Voorshands wordt geoordeeld dat ook het gebruik van de domeinnaam onder deze omstandigheden als voeren van een handelsnaam moet worden aangemerkt.

4.10. Gelet op de gelijkende handelsnaam en de geheel overeenkomende bedrijfsactiviteiten is voorshands aannemelijk dat door de door Dijk C.S. gevoerde handelsnaam "Holland Hotelcheque" bij het relevante publiek in meer of minder mate gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is, ook omdat partijen hun diensten beide op internet en dus landelijk aanbieden. Als het publiek het van de handelsnaam "Holland Hotels" afwijkende "cheque" en het verschil tussen “Hotels” en "Hotel" al opmerkt, kan het, zoals Holland Hotels terecht aanvoert, door de handelsnaam van Dijk C.S. menen van doen te hebben met een onderdeel van Holland Hotels dat zorgdraagt voor de uitgifte van tegoedbonnen voor die hotels. Dijk c.s. heeft ook niet betwist dat, zoals Holland Hotels met voorbeelden heeft toegelicht, het publiek in een aantal gevallen daadwerkelijk in verwarring is gebracht.

4.1 1. Dijk C.S. heeft nog naar voren gebracht dat de handelsnaam Holland Hotels beschrijvend zou zijn, maar dat doet aan het voorgaande niet af. Denkbaar is dat een handelsnaam zodanig beschrijvend en daardoor weinig onderscheidend is, dat zich geen gevaar voor verwarring voordoet. Dat dit het geval is, kan voorshands echter niet worden aangenomen, zeker niet nu blijkt dat het publiek daadwerkelijk in verwarring wordt gebracht.

(…)

4.13. Op dit punt bestaat geen duidelijkheid, vooral omdat inschrijving van de onderneming Holland Hotelcheque in het handelsregister achterwege is gelaten. Deze onduidelijkheid, die mede door Annieconnect in stand wordt gehouden doordat zij de domeinnaam ter beschikking blijft stellen, komt voor haar risico. Vooralsnog moet daarom ook Annieconnect worden aangemerkt als de partij die inbreuk op het handelsnaamrecht van Holland Hotels maakt, zodat het gevorderde verbod eveneens tegen Annieconnect wordt toegewezen.

4.14. Gezien het voorgaande beperkt het verbod zich tot gebruik van de aanduiding  "Holland Hotelcheque" als handelsnaam en treft het niet de door Dijk c.s. aangeboden tegoedbon of de door haar uitgegeven gids, zolang daarop of daarin "Holland Hotelcheque" niet als handelsnaam wordt gebruikt.

Lees het vonnis hier.

Oud nieuws is ook nieuws. Niet zo gek veel veranderd in 100 jaar:

 En uit dezelfde editie: