Alle rechtspraak  

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 30 november 2010, zaaknr. 200.007.127/01, Falcon International C.V. c.s. tegen BBIE & Falke KG (met dank aan Silvie Wertwijn, Vondst & Remco de Rantz, De Ranitz Advocatuur).

Merkenrecht. Beroep in Benelux-oppositiezaak, woordmerk FALKE tegen beeldmerk FALCON, beiden voor kleding. Het hof handhaaft de oppositie. Marktonderzoek verworpen, reëel verwarringsgevaar, geen misbruik van recht.

Marktonderzoek: 12. (…) In het bijzonder is sprake van "leidende vragen" en is het onderzoek niet representatief voor situaties waarin zich normaliter in de markt verwarringsgevaar zou kunnen voordoen. Het gaat om een online onderzoek, waarbij de respondenten achtereenvolgens de onderhavige merken krijgen voorgelegd en daarover diverse vragen moeten beantwoorden (Waar denkt u aan als u dit merk ziet?, Aan wat voor soort producten denkt u als u dit merk ziet? , Komt dit merk u bekend voor? Doet dit merk u aan een ander merk denken?), waarna een kledingstuk met het FALCON-merk naast een kledingstuk met het FALKE-merk wordt getoond en wordt gevraagd: "Stel dat u in de winkel bent waar u normaal gesproken uw sportkleding/outdoorkleding zou kopen en u treft deze kledingstukken aan. Is u dan duidelijk van welk kledingstuk van welk merk is? " Top Brands heeft nog gesteld dat de respondenten slechts over een van de merken vragen kregen voorgelegd. In het rapport is echter uitdrukkelijk vermeld - zoals door Top Brands tijdens de mondelinge behandeling ook is erkend - dat er "is gekozen voor een vragenlijst waarbij de ene helft eerst Falcon te zien krijgt en de andere helft Falke.( ...) Vervolgens is het tweede merk voorgelegd en tenslotte zijn beide merken tegelijkertijd getoond" Dit onderzoek is naar het oordeel van het hof niet representatief voor de situatie waarin consumenten in de markt met een (één) merk worden geconfronteerd, terwijl er van andere merken slechts een (onbewust) herinneringsbeeld bestaat. Uit de resultaten naar aanleiding van de vragen kunnen dan ook geen relevante conclusies getrokken worden over mogelijk verwarringsgevaar in de situatie waarmee het publiek normaliter in de markt met een merk wordt geconfronteerd. Dat geldt in het bijzonder voor de omstandigheid dat 92% van de respondenten op de hiervoor aangehaalde vraag "ja dat is mij duidelijk” antwoordt.

Verwarring: 13. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat er sprake is van zodanige visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming dat er reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. (…) Naar het oordeel van het hof is bij aankoop van kleding - anders dan bij aanknop van auto's waarvan in de zaak Picasso/Picaro (…) sprake was - geen sprake van een bijzonder grote mate van oplettendheid. Wel is sprake van een hoger aandachtsniveau dan bij de aankoop van de dagelijkse boodschappen, maar het is niet eenzodanig hoog niveau dat daardoor in dit geval gen verwarringsgevaar zou zijn te duchten.

Andere merkenautoriteiten: 14. Aan het bovenstaande kan (onvoldoende) afdoen dat de Spaanse en de UK merkenautoriteit van oordeel waren dat er geen sprake was van relevant overeenstemming en verwarringsgsgevaar met andere merken, nu het hof niet gebonden is aan die oordelen en de onderhavige zaak op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld. (…)

Misbruik van recht: 14. Ten slotte heeft Top Brands nog gesteld dat Falke misbruik van recht maakt door deze oppositie in te stellen. Zij stelt daartoe dat zij, althans Falcon rechthebbende is op in 1971, 1990, 2003,2004 en 2005 gedeponeerde FALCON-merken, dat die merken bekend zijn, dat daaruit genoegzaam blijkt dat verzoeksters langer dan vijfjaar op rechtsgeldige wijze gebruik maken van het merk FALCON, dat Falke dat gebruik gedoogd heeft en dat het slechts gaat om restyling van haar merk(en), zodat Falke geen te rechtvaardigen belang heeft bij haar oppositie. In het midden latend of er onder (zeer) bijzondere omstandigheden reden zou kunnen zijn voor een beroep op misbruik van recht in een oppositieprocedure, is het hof van oordeel dat daarvoor in dit geval in ieder geval onvoldoende mond is. (…) Gelet op voormelde stelling van Top Brands in haar verzoekschrift en de omstandigheid dat Top Brands eerder gebruik niet heeft onderbouwd, gaat het hof uit van relevant gebruik sedert 1997 of 2005. (…) Verder heeft Falke betwist dat zij het gebruik van de FALCON merken gedurende vijf jaren bewust heeft gedoogd en gesteld dat het voor haar nog mogelijk is een verbod van het gebruik van deze merken te vorderen. Dat de merken meer dan vijfjaar geleden zijn gedeponeerd betekent nog niet dat zij ook vanaf de datum van depot zijn gebruikt en dat derden daarvan op de hoogte zijn. Top Brands heeft ten slotte de stelling van Falke dat op het onderhavige Benelux-depot een internationale inschrijving is gebaseerd, die ook voor andere landen gelding heeft en die vervalt als de oppositie wordt toegewezen, erkend. Het bovenstaande brengt mee dat niet gezegd kan worden dat Falke geen te rechtvaardigen belang heeft bij haar oppositie. 

15. Gelet op het bovenstaande, is het hof van oordeel dat de bezwaren van Top Brands tegen de beslissing van het Bureau falen en de oppositie terecht is toegewezen. 

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank Zutphen, 29 september 2010, S. & Playseats B.V. tegen K. & Playseats Deutschland GmbH c.s. (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk ‘Playseat(s)’(stoelen ten behoeve van computer simulatie spellen’). Onbevoegdheid rechtbank Zutphen m.b.t. Gemeenschapsmerk, doorverwijzing gehele procedure (ook m.b.t. het handelsnaamrecht en de proceskosten ) naar rechtbank ’s-Gravenhage.

4.4. (…) S. c.s. heeft verzocht om een gebruiksverbod binnen de Europese Unie. Gelet hierop en mede nu het een vordering betreft die deels ziet op het Gemeenschapsmerk, acht de voorzieningenrechter zich niet bevoegd van de vordering inzake het Gemeenschapsmerk kennis te nemen. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking de grensoverschrijdende belangen van partijen op grond waarvan minimaal een verbod voor de Europese Unie zinvol wordt geacht. De voorzieningenrechter ziet derhalve aanleiding de zaak te verwijzen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage.

4.5. Wat betreft de overige onderdelen van de vordering van S. c.s. die zien op de handelsnaam Playseats in de bedrijfsnamen en in diverse domeinnamen acht de voorzieningenrechter zich in beginsel wel . Echter, de feitelijke en juridische geschilpunten vertonen een zodanige samenhang met de vordering inzake het Gemeenschapsmerk dat consistentie van de beoordeling en uitspraak wenselijk is. Dubbel werk en (innerlijke) tegenstrijdige beslissingen moeten worden voorkomen. (…)

4.6. Omdat de procedure in zijn geheel wordt doorverwezen kan de voorzieningenrechter thans geen oordeel geven omtrent de proceskosten. Derhalve wordt het ook aan de rechtbank ’s-Gravenhage overgelaten deze kosten in haar beoordeling te betrekken.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 november 2010, KG ZA 10-1319, Cepia LLC c.s. tegen Raadgevend Ingenieursbureau Sigma B.V.

Merkenrecht. Modellenrecht. Auteursrecht. Aangenomen inbreuk door groothandelaar middels de verhandeling van Counterfeit Zhu Zhu Pet Hamsters. Verstekvonnis inclusief dagvaarding; gedaagde Sigma is ‘behoorlijk opgeroepen’, maar niet verschenen. (Neven)vorderingen grotendeels toegewezen, inclusief de 1019h proceskostenveroordeling, nu gedaagde ‘door betekening van een staat van kosten tijdig is geïnformeerd.’

3.1. Nu de vordering de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt, zal de vordering –op de wijze als hierna vermeld– worden toegewezen.

3.4. Sigma zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. In deze zaak, welke tot inzet heeft de handhaving van IE rechten in de zin van artikel 1019 Rv, zijn deze te bepalen aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Door betekening van een staat van kosten is Sigma tijdig geïnformeerd omtrent het door Cepia als proceskosten gevorderde bedrag en de specificatie daarvan. Het gevorderde bedrag van € 13.392,08 excl BTW zal worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 november 2010, KG ZA 10-1162, Duinbergen B.V. tegen Nike Retail B.V. c.s.

Merkenrecht. Kleding met woorden die geen merken zijn. Eiseres, houdster van het merk MEES voor kleding, maakt bezwaar tegen het gebruik van het MÉS op Nike kleding. Nike gebruikt Més in het kader van een project met de VN en FC Barcelona: Més que un club (Catalaans voor: 'meer dan een club'). Een eerdere oppositie tegen het Gemeenschapsmerk van Nike werd in het voordeel van eiseres beslist (beroep loopt nog), maar de rechtbank oordeelt voorshands dat van verwarring in dit geval eigenlijk geen sprake is. De omstandigheden waaronder het MÉS-teken door Nike wordt gebruikt, maken dat het voor het publiek namelijk wèl duidelijk dat de kleding afkomstig is van Nike.

4.5. Nike heeft niet bestreden dat de waren waarvoor zij het MÉS-teken gebruikt dezelfde zijn als de waren waarvoor het Gemeenschapsmerk MEES is ingeschreven en dat dit Gemeenschapsmerk inherent onderscheidend vermogen heeft. Hoewel merk en teken niet in hoge mate overeenstemmen en gesteld noch gebleken is dat het onderscheidend vermogen van het MEES-merk is versterkt door het gebruik ervan (integendeel, niet in geschil is dat het MEES-merk maar zeer beperkt is gebruikt), zou een combinatie van deze omstandigheden in het algemeen voldoende zijn om verwarringsgevaar aan te nemen. Het is dan ook begrijpelijk dat het BHIM, dat in de oppositieprocedure tegen de inschrijving van het MÉS-teken als merk zijn oordeel alleen op deze omstandigheden heeft kunnen baseren, tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van verwarringsgevaar.

4.6. Bij de beoordeling van verwarringsgevaar in deze inbreukzaak dient echter met meer omstandigheden rekening te worden gehouden, te weten ook met de omstandigheden waaronder het MÉS-teken door Nike wordt gebruikt. In deze zaak is in dat verband met name van belang dat Nike het MÉS-teken gebruikt in combinatie met haar zeer bekende swoosh-merk en met informatie over het Project. In het licht daarvan, en mede gelet op de onbekendheid van het MEES-merk en het ontbreken van een hoge mate van overeenstemming, moet voorshands worden aangenomen dat het de gemiddelde consument duidelijk zal zijn dat de kleding afkomstig is van Nike en dat het MÉS-teken niet verwijst naar Duinbergen, maar naar het Project. Dit zal hierna nader worden toegelicht.  

4.7. Voorshands moet worden aangenomen dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat de kleding met het MÉS-teken afkomstig is van Nike. Vast staat namelijk dat op die producten labels zijn aangebracht waarop het swoosh-beeldmerk van Nike staat. Duinbergen heeft niet bestreden dat dit beeldmerk van Nike zeer bekend is. Het betoog van Duinbergen dat het label met het merk van Nike niet zal worden opgemerkt door het publiek, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Het label is immers aangebracht op de voorzijde van de kleding en in de nek van de kleding. Bovendien staat als onweersproken vast dat de kleding uitsluitend verkrijgbaar is in speciale Nike winkels, waarin enkel producten van Nike worden verkocht.

4.9. Ook na verkoop blijft duidelijk dat de kleding afkomstig is van Nike. De labels met daarop het bekende swoosh-beeldmerk van Nike, blijven immers bevestigd op de kleding. MÉS-teken verwijst naar Project

4.10. Vast staat dat Nike het MÉS-teken op de kleding heeft aangebracht als verwijzing naar het Project. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument het teken ook zo zal opvatten. Nike heeft namelijk – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat zij het MÉS-teken altijd gebruikt in combinatie met de volledige naam van het Project, te weten MÉS QUE UN CLUB. (…)

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 17 november 2010, KG ZA 10-891, DIGI-D tegen De Staat der Nederlanden c.s.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wellicht nootwaardig vonnis. Eiser Digi-D (reclame, ontwerp- en webdiensten) maakt bezwaar tegen het gebruik door de Staat van de aanduidingen DigiD en Digi-d. Vorderingen afgewezen. Geen gebruik als handelsnaam door de Staat. Geen merkgebruik, nu de Staat de tekens ‘DigiD’ niet gebruikt “in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd.” Daadwerkelijke verwarring is onvoldoende om onrechtmatig handelen aan te nemen, "ook dan zal pas sprake zijn van onrechtmatig handelen als er bijkomende omstandigheden zijn die het veroorzaken van de verwarring verwijtbaar maken."

Handelsnaam: 4.3 (…) Van het drijven van een onderneming is alleen dan sprake indien het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is (vergelijk H.R. 24-12-1976, LJN: AC5861). Het DigiD-systeem van de Staat is niet gericht op het behalen van materieel voordeel. Het gebruik van ‘DigiD’ is daarmee niet aan te merken als het gebruik van een handelsnaam.

4.4 [X]heeft met verwijzing naar onder meer H.R. 20 november 2009 (LJN BJ9431, Euro- Tyre / Eurotyre) aangevoerd dat de Staat voorts onrechtmatig handelt door een merknaam te gebruik die verwarring wekt met zijn oudere handelsnaam.

Merkgebruik: 4.5 Ook in dit verband wijst de Staat er terecht op dat hij het teken ‘DigiD’ weliswaar heeft doen inschrijven als merk maar dat geen sprake is van merkgebruik omdat hij het teken niet gebruikt om afzet te vinden voor waren of diensten in het economisch verkeer. Uit het arrest HvJEG 12 november 2002, zaak C-206/01 (LJN AK3864, Arsenal – Reed, r.o. 40) en HvJEG 25 januari 2007, zaak C-48/05 (LJN BA3332, Opel – Autec, r.o. 18) volgt dat slechts sprake is van merkgebruik indien de tekens ‘DigiD’ worden gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. Naar voorlopig oordeel is daarvan geen sprake wanneer, zoals in het onderhavige geval, het teken in het kader van het uitvoeren van een overheidstaak wordt gebruikt ter aanduiding van een authenticatiesysteem waarmee burgers zich in hun communicatie met de overheid kunnen identificeren. Verwarring moet verwijtbaar zijn, alleen verwarring is onvoldoende grond voor onrechtmatigheid. Niet is gebleken dat het aanbod  van De Staat van €100.000,- ‘ter vergoeding voor maatregelen die een einde moeten maken aan de bestaande verwarring’ onvoldoende is.

Onrechtmatig handelen: 4.6 [X]stelt zich tot slot op het standpunt dat het verwarringwekkend gebruik van het teken ‘DigiD’ als jegens hem onrechtmatig moet worden aangemerkt, ook al is dat gebruik niet op te vatten als handelsnaam- of merkgebruik. Partijen zijn het erover eens dat uitsluitend de omstandigheid dat het teken verwarring kan veroorzaken het handelen van de Staat nog niet onrechtmatig maakt. Volgens [X] is echter sprake van bijkomende omstandigheden die tezamen het handelen onrechtmatig maken. In dit verband heeft hij er op gewezen dat er niet slechts gevaar voor verwarring bestaat, maar dat daadwerkelijk verwarring optreedt en dat de Staat in een aantal gevallen nog verder bijdraagt aan de verwarring door in publicaties de tekens ‘Digi-D’ te gebruiken in plaats van ‘DigiD’. Ook wijst hij in dit verband op verwatering van zijn handelsnaam door het gebruik van de tekens door de Staat.

4.7 Voor het onrechtmatig karakter van het handelen van de Staat wordt niet relevant geoordeeld dat niet slechts gevaar voor verwarring ontstaat, maar dat daadwerkelijk verwarring optreedt. Ook dan zal pas sprake zijn van onrechtmatig handelen als er bijkomende omstandigheden zijn die het veroorzaken van de verwarring verwijtbaar maken. Nu niet anders is gesteld is verder aan te nemen dat de vermelding ‘Digi-D’ in plaats van ‘Digid’ in sommige ambtelijke stukken bij vergissing plaatsvindt. Niet weersproken is dat de Staat na overleg met [X] maatregelen heeft genomen om de verwarring bij het publiek tegen te gaan en dat hij [X] een bedrag van € 100.000 heeft aangeboden als vergoeding voor maatregelen van [X] die een einde moeten maken aan de bestaande verwarring. [X] meent dat dit bedrag onvoldoende is, maar daarvan blijkt in deze procedure niet.

4.8 Voorshands worden gezien het voorgaande de door [X] gestelde bijkomende omstandigheden onvoldoende geoordeeld om aan te nemen dat sprake is van onrechtmatig handelen van de Staat. De vorderingen dienen te worden afgewezen met veroordeling van [X] in de proceskosten. (…)

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 16 november 2010, Dramers tegen Henkel / Schwarzkopf (met dank aan Marjolein Bronneman, De Brauw Blackstone Westbroek).

Merkenrecht. Tussenarrest in de Perfecte Mannen-zaak (zie IEF 7436 en IEF 7054). Henkel vordert o.g.v. van haar woord/beeldmerk MEN PERFECT de  nietigverklaring van Dramers woordmerk MAN’S PERFECT (beiden voor cosmetica). Het hof deelt het eerdere oordeel van de rechtbank dat het merk van Dramers uitsluitend beschrijvend is en derhalve inderdaad nietig verklaard moet worden. Het merk geeft aan dat ofwel de man perfect is ofwel het product perfect is voor de man: ‘in beide betekenissen geeft het merk uitsluitend de bestemming en/of een eigenschap van het merk, en daarmee een kenmerk/kenmerken van die waren aan’. Daarnaast stelt het hof ten overvloede dat het merk veeleer is op te vatten als een aanprijzing.

Het hof ziet (in reconventie) geen aanleiding om eveneens de woord/beeldmerken van Henkel nietig te verklaren, nu deze niet uitsluitend uit beschrijvende elementen bestaan. Aanhouding teneinde Dramers nadere gelegenheid te geven te reageren op juistheid tenaamstelling merkregistraties (naamswijziging Henkel) en op de proceskostenspecificatie m.b.t. het hoger beroep.

5. Het teken MAN'S PERFECT bestaat uit de woorden MAN, 'S en PERFECT. Dramers erkent dat haar producten - kort gezegd: cosmetica voor mannen - besteind zijn voor mannen en betwist niet dat dat ook geldt voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Daarmee beschrijft het een kenmerk van de waren, namelijk de bestemming daarvan. Hetzelfde geldt voor het woord perfect dat een veronderstelde eigenschap van de producten of de gebruiker ("de perfecte man") beschrijft. 'S kan ofwel worden begrepen als een afkorting van "is" waardoor het merk zou aangeven de man (die de onder het merk verkochte producten gebruikt) perfect is of om aan te duiden dat het daarop volgende woord van/voor de man is, waardoor het merk zou aangeven dat de producten die onder het merk worden verkocht perfect voor de man zijd de perfecte koop of keuze van de man zijn. In beide betekenissen geeft het merk uitsluitend de bestemming en/of een eigenschap van het merk, en daarmee een kenmerk/kenmerken van die waren aan. De door Dramers verdedigde beperktere opvatting van de begrippen hoedanigheid, bestemming of andere kenmerken is naar het oordeel van het hof niet juist. Niet gesteld of gebleken is dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Het is samengesteld volgens de normale taalregels en er is geen sprake van een taalkundige vondst of ongebruikelijke wending in taalkundige zin. Overigens is ook geen grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de elementen van het merk niet op ongebruikelijke wijze zijn samengevoegd.

Het bovenstaande brengt mee dat grief 1 faalt.

6. Het hof wijst er ten overvloede op dat Henkel zich ook heeft beroepen op artikel 2.28, lid 1, sub b, BVIE, aan beoordeling van welke grondslag het hof (op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel) zou toekomen als het van oordeel zou zijn dat grief 1 zou slagen. Daartoe heeft Henkel aangevoerd dat het merk elk onderscheidend vermogen mist omdat de woorden MAN en PERFECT frequent worden gebruikt in reclame-uitingen, in het bijzonder voor cosmetica, en de consumenten de woordcombinatie MAN'S PERFECT op zijn best zullen opvatten als een aansporing om de producten te kopen en dus niet als herkomstaanduiding: ter onderscheiding van waren van soortgelijke waren van andere herkomst. In punt 5 van de memorie van grieven lijkt Dramers dit te erkennen met haar stelling dat de woorden MAN'S en PERFECT veeleer zijn op te vatten als een aanprijzing.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 16 november 2010, KG ZA 10-1589 NB/CN, New Motion B.V. tegen The New Motion B.V. (met dank aan Sven Klos & Josine van de Berg, Klos Morel Vos & Schaap).

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser New Motion (machinebouw en -onderhoud) maakt bezwaar tegen handelsnaam, domeinnaam en merk van gedaagde The New Motion (dienstverlening op het gebied van mobiliteit). Vorderingen afgewezen. Zoekmachinepatronen en –resultaten vormen geen ondersteuning voor de gestelde verwarring.

4.3. New Motion B.V. heeft in dat verband met name gewezen op de bezoekers van haar website, waarvan sommigen eigenlijk op zoek waren naar de website van The New Motion B.V. Ook zakt New Motion B.V. door de activiteiten van The New Motion B.V. en het voeren van haar handelsnaam in haar domeinnaam, steeds verder in de google-resultaten.

4.4. Dit wordt echter op zichzelf onvoldoende geacht om aan te nemen dat sprake is van een gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel HNW. De aard van de ondernemingen van partijen wijkt daarvoor te veel van elkaar af. New Motion B.V. richt zich voornamelijk op de (voedingsmiddelen)-industrie en heeft overigens bij het registreren van haar handelsnaam als merk juist de categorie 'voertuigen' expliciet uitgesloten. Dit is nu precies de categorie producten die The New Motion B.V. verkoopt. De klanten van New Motion B.V. zullen doorgaans bestaan uit 'professionals' in de (voedingsmiddelen)industrie voor de verbetering van productiemethoden, terwijl The New Motion B.V. zich richt op zowel particulieren als bedrijven om elektrisch rijden te promoten. Dat partijen zich beide bezig houden met 'innovatie' van (elektrische) machines is in dit verband te abstract.

4.5. New Motion B.V. heeft met de door haar overgelegde grafieken evenmin aangetoond dat feitelijk reeds sprake is van (relevante) verwarring bij de bezoekers van de internetsites van partijen en dat zij hierdoor schade lijdt, bijvoorbeeld omdat potentiële klanten die op zoek zijn naar een nieuwe transportband per ongeluk terechtkomen op de site van The New Motion B.V. en afhaken. De door New Motion B.V. overgelegde grafieken laten dat in elk geval niet zien. Hoogstens krijgt New Motion B.V. juist enkele extra bezoekers op haar site. Deze bezoekers gaan direct weer weg van haar site, indien zij niet geïnteresseerd zijn in de door New Motion B.V. aangeboden producten ('bouncen'). Het voorgaande brengt met zich dat het door New Motion B.V. onder a. van haar petitum gevorderde verbod niet op grond van artikel 5 HNW kan worden toegewezen.

4.6. Nu New Motion B.V. in dit geding onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij schade lijdt of in de toekomst zal lijden door het gebruik van de handelsnaam door The New Motion B.V., kan de vordering van New Motion B.V. onder a. van haar petitum evenmin op grond van onrechtmatige daad worden toegewezen. Dat New Motion B .V. niet meer als eerste naar voren komt uit de zoekmachines op internet vanwege de door The New Motion B.V. gebruikte domeinnaam is op zichzelf niet onrechtmatig, een en ander nog los van het feit dat er andere mogelijkheden zijn om deze uitkomsten te beïnvloeden.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Arnhem, 27 oktober 2010, LJN: BO3929, B.V. Euromedica Holding c.s. tegen Merck & Co. Inc c.s

Merkenrecht. Vordering tot ophef of matiging dwangsommen m.b.t. vonnis van 9 juli 1999 (ompakken Renitec). Voor beantwoording van de vraag of de opgelegde dwangsom opgeheven of verminderd moet worden, zijn slechts omstandigheden van belang die zich hebben voorgedaan vóórdat de maximale dwangsom is verbeurd. Of op basis van recente jurisprudentie van het Hof van Justitie thans anders tegen de zaak zou zijn aangekeken dan ten tijde van het vonnis van 9 juli 1999 is ook niet van belang. Vorderingen afgewezen.

4.6.  Nu Euromedica aldus reeds in augustus 1999 de maximale dwangsom van € 453.780,22 heeft verbeurd, zijn op grond van artikel 611d lid 2 Rv voor beantwoording van de vraag of de bij vonnis van 9 juli 1999 opgelegde dwangsom opgeheven of verminderd moet worden, slechts omstandigheden van belang die zich hebben voorgedaan vóórdat de maximale dwangsom is verbeurd, dus vóór eind augustus 1999, ook al is pas door het voornoemde arrest van 27 november 2003 vast komen te staan dat in augustus 1999 de maximale dwangsom was verbeurd.

4.7.  Daarom is niet relevant dat in het vonnis in kort geding van 17 december 1999 is geoordeeld dat de tweede ompakking wel voldeed aan het vonnis van 9 juli 1999. Nog daargelaten dat dit vonnis in hoger beroep is vernietigd, kon Euromedica aan deze latere uitspraak niet het vertrouwen ontlenen dat zij niet meer inspanning hoefde te betrachten om aan het vonnis van 9 juli 1999 te voldoen. Euromedica heeft in juli/augustus 1999 voor eigen risico zonder voorafgaande instemming van Merck het geneesmiddel verhandeld in een ompakking met een bijsluiter, waarvan later onherroepelijk is vastgesteld dat hiermee het verbod is overtreden. De omstandigheid dat verschil van mening mogelijk was over de vraag of de dwangsommen wel of niet waren verbeurd brengt niet mee dat het onredelijk was om meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan Euromedica heeft betacht. Euromedica heeft het standpunt van Merck niet eens afgewacht. Dit mogelijke verschil van mening is ook niet redengevend voor matiging van de dwangsom. Om dezelfde redenen doet het er evenmin toe dat Euromedica thans, vele jaren na het vonnis van 9 juli 1999, kennelijk in betalingsmoeilijkheden is gekomen en is ook niet van belang of op basis van recente jurisprudentie van het Hof van Justitie thans anders tegen de zaak zou zijn aangekeken dan ten tijde van het vonnis van 9 juli 1999.

4.8.  De slotsom is dan ook dat er geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken die kunnen leiden tot opheffing of vermindering de bij vonnis van 9 juli 1999 opgelegde dwangsom. De vorderingen van Euromedica zullen om die reden worden afgewezen.
 
Lees het vonnis hier.

Rechtbank Middelburg, 17 maart 2010, LJN: BO3809, Microsoft Corporation tegen gedaagde

Auteursrecht. Merkenrecht. Echtheidscertificaten Microsoft (Certificate of Authenticity, COA). “het zonder toestemming van Microsoft verkopen van computers, waarop een besturingssysteem van Microsoft is geïnstalleerd, en waarop een COA-sticker is aangebracht, onder meelevering van een zelfgebrande kopie-DVD van het computerprogramma is onrechtmatig is. Aanhouding m.b.t. nadere toelichting op minnelijke regeling aangaande een gedeeltelijke schadevergoeding.

4.5. In de onderhavige zaak draait het in de kern om de vraag of het [gedaagde] geoorloofd was om computers te verkopen, waarop door hem het besturingssysteem van Microsoft was geïnstalleerd, en waarop door hem een COA-sticker was aangebracht, onder meelevering van een zelfgebrande kopie-DVD van het computer-programma, een en ander dus zonder meelevering van het origineel van het exemplaar van het computerprogramma, waarvan de COA-sticker de echtheid beoogt te garanderen.

(…)

4.7. De rechtbank neemt – nu [gedaagde] dat ook niet, althans onvoldoende, heeft betwist – als uitgangspunt dat COA’s zijn bedoeld om de echtheid van de geleverde software te garanderen en dat zij niet als een licentie zijn te beschouwen. Een COA wordt immers door of vanwege Microsoft steeds in combinatie met een handboek, de licentieovereenkomst en de software (al dan niet geïnstalleerd op een computer) in het verkeer gebracht en is niet bedoeld om los verhandeld te worden. In dat verband is ook van belang dat niet is gesteld of gebleken welk doel gediend zou worden met het verhandelen van losse COA’s, anders dan het faciliteren van de handel in illegale software. Met een COA wordt het immers mogelijk ongeautoriseerde kopieën of niet van Microsoft afkomstige software als van Microsoft afkomstig voor te wenden.

4.8. [gedaagde] stelt dat hij zich, vóórdat hij de COA-stickers bij CTC kocht, heeft geöriënteerd op de vraag of dat zo wel kon en dat hij toen ook contact heeft gehad met Microsoft. Nu hij echter niet heeft aangegeven tot welke conclusies hij in het kader van zijn oriëntatie is gekomen en evenmin wat hem in dat beweerdelijke contact met Microsoft met betrekking tot het gebruik van losse COA-stickers is gezegd, zal dat verweer als onvoldoende onderbouwd worden verworpen. In rechte moet het ervoor worden gehouden dat [gedaagde] in ieder geval geen officiële toestemming heeft verkregen van Microsoft voor het verveelvoudigen van de software van Microsoft (door deze op door hem te verkopen computers te installeren en door deze op DVD’s te branden) en voor het van een COA-sticker voorzien van die computers en/of DVD’s. Dat die COA’s daadwerkelijk van Microsoft afkomstig zijn geweest en dat [gedaagde] naar zijn zeggen daar een hoge prijs voor heeft betaald, doet aan een en ander niet af. Een COA is immers, zoals hiervoor overwogen, niet als een licentie aan te merken en evenmin is een COA bedoeld voor losse verkoop. Dat Microsoft niet gedetailleerd heeft uiteengezet hoe die COA’s in het verkeer terecht kunnen zijn gekomen, zoals [gedaagde] heeft aangevoerd, is dan ook voor de beoordeling van de onrechtmatigheid van het handelen van [gedaagde] niet relevant.

Voor zover [gedaagde] met zijn betoog dat de COA’s mogelijkerwijs op rechtmatige wijze binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gekomen, een beroep heeft willen doen op uitputting van het merkenrecht en/of het auteursrecht van Microsoft, slaagt dit verweer even. Van uitputting van het merkenrecht kan geen sprake zijn. Uitputting ziet immers op het in het verkeer brengen van een bepaald exemplaar en hier kan onder exemplaar uitsluitend worden begrepen een compleet softwarepakket, bestaande uit een COA, software, handleiding en licentieovereenkomst. Door slechts een onderdeel van zo’n exemplaar (zonder toestemming van Microsoft) verder te verspreiden, wordt inbreuk gemaakt op het merkenrecht van Microsoft, omdat sprake is van een gewijzigd exemplaar. Uitputting van de auteursrechten van Microsoft is evenmin aan de orde. Er is immers sprake van een nieuwe vorm van openbaarmaking. Daarvoor had [gedaagde] de toestemming van Microsoft nodig en die had hij niet.

4.9. De conclusie uit het vorenstaande luidt dat het zonder toestemming van Microsoft verkopen van computers, waarop een besturingssysteem van Microsoft is geïnstalleerd, en waarop een COA-sticker is aangebracht, onder meelevering van een zelfgebrande kopie-DVD van het computerprogramma (dus zonder meelevering van het origineel van het exemplaar van het computerprogramma, waarvan de COA de echtheid beoogt te garanderen) onrechtmatig is.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 november 2010, KG ZA 10-1117, Derbystar Sportartikelfabriek GmbH tegen Teamsport4all.nl c.s. (met eerdere dank aan Anne Marie Verschuur, NautaDutilh).

Merkenrecht. DERBY en DERBYSTAR van 'voetbalmarktleidster’ Derbystar tegen DERBYKING van gedaagde (beiden gebruikt voor voetballen). 'Derby' is niet beschrijvend. Groot onderscheidend vermogen. Vorderingen toegewezen.  Pan-Europees inbreukverbod.

Verwarringsgevaar: 4.6. Het dominerende bestanddeel uit de ingeroepen merken is het woord(element) "Derby". Bij het Gemeenschapswoordmerk is dat het enige element, maar ook in de gecombineerde woord/beeldmerken Derbystar is dat naar voorlopig oordeel het dominerende bestanddeel. Het element "star" alsook de figuratieve elementen uit die gecombineerde woord/'beeldmerken zijn minder dominant en als het ware versierend (of kwalificerend met als connotatie "uitblinker"). In het teken "Derbyking" is naar voorlopig oordeel sprake van eenzelfde dominerend woordelement "Derby" (met eenzelfde connotatie "uitblinker" voor het minder dominante element "king"). Dat stemt één op één overeen met het ingeroepen Gemeenschapswoordmerk van Derbystar. De verschillen tussen de niet dominerende elementen "star" en "king" en tussen het figuratieve sterretje en kroontje zijn naar voorlopig oordeel van ondergeschikte betekenis. Daarbij is maatstaf dat meer op de overeenkomsten dan de verschillen gelet moet worden bij vorenbedoelde globale beoordeling.

4.7. In aanmerking genomen dat het om dezelfde waren gaat en de - grote - onderscheidende kracht van de door voetbalmarktleidster Derbystar gehanteerde merken (vgl. hierna in 4.16) wordt voorshands geoordeeld dat de overeenstemming van de merken en de gebruikte tekens zodanig is, dat daardoor gevaar voor verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking komende publiek. Dit verwarringsgevaar heeft zich blijkens een door Derbystar overgelegde productie - die niet is weersproken - ook al daadwerkelijk gemanifesteerd. Het verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel benadrukt door deze door Teamsport4all als productie overgelegde foto met "Derbystar-ballen" en Derbyking-ballen door elkaar heen.

Niet beschrijvend: 4.15 Vooropgesteld zij met betrekking tot de Gemeenschapsmerken DERBY en Derbystar dat Teamsport4all geen nietigheidsprocedure bij het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt is begonnen en dat blijkens het verhandelde ter zitting ook niet van zins is te gaan doen. Zij heeft de beweerdelijk beschrijvende aard ook geenszins gesubstantieerd. In dit kort geding moet dan ook worden uitgegaan van de geldigheid van deze merken, zodat dit verweer alleen al daarom niet kan slagen. Overigens is de aanduiding "Derby", een uit de paardensport afkomstige term waarmee in de context van de voetbalsport een wedstrijd tussen twee teams uit eenzelfde stad of streek wordt aangeduid, naar voorlopig oordeel niet aan te merken als beschrìjvend voor een productcategorie als sportballen.
 
Geen afzonderlijk belang auteursrecht/slaafse nabootsing.  4.19. Derbystar heeft geen afzonderlijk belang gesteld bij toewijzing van haar vorderingen voor zover die gebaseerd zijn op auteursrechtinbreuk of onrechtmatige daad naast een op merkinbreuk gebaseerd verbod. Om die reden worden de op deze andere grondslagen gestoelde vorderingen afgewezen bij gebrek aan belang.

Lees het vonnis hier.