Alle rechtspraak  

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 januari 2010, KG ZA 09-1705, Askelen B.V. & Backyard Adventures B.V. tegen Melkwit B.V. & X.

Auteursrecht. Modellenrecht. Verplaatsbaar, komvormig, houtgestookt buitenbad (‘Dutchtub’). Stukgelopen samenwerking. Geschil over IE-rechten gezamenlijke onderneming (Backyard). Werkgeversfictie niet van toepassing. Geen opdrachtgevers-model- en auteursrecht (‘Electrolux’ betoog). Rechtmatigheid opzegging licentieovereenkomst niet betwist.

Aan haar vorderingen Melkwit c.s. te verbieden om gebruik van haar auteursrechten en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten te maken, legt eiser Askelen ten grondslag dat zij medeauteursrechthebbende en mede-rechthebbende ter zake het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is,  zodat Melkwit c.s. voor enige exploitatie de toestemming van Askelen behoeft. Dit betoog wordt verworpen:

5.7. (…) Desgevraagd heeft Askelen c.s. ter zitting erkend dat X de Dutchtub zelf heeft ontworpen, zodat dit niet in geschil is. Askelen c.s. heeft evenwel betoogd dat er in de loop van de tijd wijzigingen zijn doorgevoerd ten aanzien waarvan Askelen althans Y ook in scheppende zin heeft bijgedragen. Askelen c.s. heeft die stelling geprobeerd te onderbouwen aan de hand van haar producties 9a en 9b, doch Melkwit c.s. heeft dat betoog ten pleidooie op al haar onderdelen gemotiveerd weersproken, onder meer door verwijzing naar de licentieovereenkomst (waaruit blijkt dat Backyard aan Melkwit royalty betaalde voor de exploitatie van de Dutchtubs – vgl. r.o. 2.5.) en voorts naar door haar in het geding gebrachte (getuigen)verklaringen en correspondentie. Askelen c.s. heeft haar andersluidende stelling vervolgens niet nader onderbouwd, zodat die wordt verworpen. Dit betekent dat de stelling dat het beweerdelijke mede-auteurs- en nietingeschreven gemeenschapsmodelrecht van Y dat via de werkgeversfictie van artikel 7 Auteurswet (hierna: Aw) en artikel 14 lid 3 GModVo aan Askelen zou toekomen, welke vennootschap ten aanzien van dat recht aan Backyard een mondelinge licentie zou hebben verstrekt, evenzeer wordt verworpen. Het beroep op de artikelen 7, 10 lid 2 en 26 Aw respectievelijk artikelen 14 lid 3 jo. lid 2 GModVo strandt hierop dan ook. Onder die omstandigheden kan in het midden blijven of, zoals Melkwit c.s. stelt en Askelen c.s. betwist, het auteursrecht door X op de daartoe voorgeschreven wijze aan Melkwit is overgedragen, nu dit punt voor de beoordeling van de vorderingen in conventie niet beslissend is.

5.8. Het door Askelen c.s. eerst ten pleidooie nog gevoerde ‘Electrolux’ betoog dat Backyard een opdrachtgevers-model- en auteursrecht toekomt in de zin van artikel 3.8.2 jo. artikel 3.29 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken of tekeningen of modellen) wordt reeds verworpen nu Askelen c.s. aan haar vorderingen een niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht ten grondslag heeft gelegd, zodat de aangehaalde bepalingen toepassing missen. Voor zover uit bedoeld betoog moet worden begrepen dat Askelen c.s. de grondslag van haar vorderingen wenst uit te breiden naar een (niet-gedeponeerd) Beneluxmodelrecht in de zin van artikel 3.8.2, komt het, gezien ook het buiten beschouwing laten van de akte houdende vermeerdering van eis, waarin dit punt ook aan de orde is gesteld, evenzeer in strijd met de eisen van een goede procesorde, zodat daaraan wordt voorbij gegaan.

(…)

5.11. Het sub 6 van het petitum gevorderde wordt, onder verwijzing naar hetgeen ten aanzien van het primair sub 1 van het petitum gevorderde verbod is overwogen, eveneens afgewezen. Uit het feit dat Askelen c.s. de (rechtmatigheid van de) opzegging van de licentieovereenkomst niet (mede) tot inzet van dit geding heeft gemaakt, leidt de voorzieningenrechter af dat zij in die opzegging klaarblijkelijk berust. Door de opzegging heeft Melkwit/X naar voorlopig oordeel weer de vrije beschikking over haar intellectuele eigendomsrechten verkregen, zodat er geen grondslag bestaat voor een verbod als gevorderd sub 7 en 8 van het petitum.

Lees het vonnis hier.

BBIE, beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, No. 2004448, Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V. (ONEL tegen OMEL) (met dank aan Arnaud Bos, Onel Trademarks)

Merkenrecht.  Is gebruik van een Gemeenschapsmerk in één enkel Europees land voldoende is om het gehele Gemeenschapsmerk in stand te kunnen houden?  Volgens het BBIE niet. "37. Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de in de Joint Statements vermelde opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie instandhoudend gebruik in de Gemeenschap oplevert, niet kan stand houden." Eerst even kort in citaten:

33. Bovendien is de overweging in strijd met (het systeem van) de Gemeenschapsmerkenverordening zelf, meer bepaald met artikel 112, dat betrekking heeft op omzetting van een Gemeenschapsmerk in nationale merken. In lid 2, sub a, van dit artikel wordt bepaald dat geen omzetting plaatsvindt: 

“indien het Gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het Gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”

Deze bepaling zou zinloos zijn als normaal gebruik in een lidstaat per definitie voldoende zou zijn om een Gemeenschapsmerk in stand te houden, temeer aangezien het begrip “normaal gebruik” door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “Richtlijn”) is geharmoniseerd.

34. Daarnaast zij opgemerkt, dat het gelijkstellen van het grondgebied van de Gemeenschap met dat van één lidstaat, tot onwenselijke en onrechtvaardige resultaten kan leiden. Sinds de totstandkoming van de Gemeenschapsmerkenverordening is de EU in gestaag tempo gegroeid tot 27 lidstaten en verdere uitbreiding staat voor de deur. De feitelijke en economische context is hierdoor ingrijpend gewijzigd. Op een grondgebied van (momenteel) meer dan 4 miljoen vierkante kilometer en een bevolking van (momenteel) bijna 500 miljoen mensen, kan gebruik in één lidstaat in wezen neerkomen op slechts lokaal gebruik. Een dergelijk gebruik is, naar mening van het Bureau, niet voldoende om een zo omvangrijk exclusief recht te rechtvaardigen. Dit zou ook geen recht doen aan de negende considerans bij de Richtlijn:

“Om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, moet de eis worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard. Bepaald moet worden, dat de nietigheid van het recht op een merk niet kan worden uitgesproken wegens het bestaan van een ouder niet gebruikt merk, met de bevoegdheid van de lidstaten hetzelfde beginsel toe te passen in de inschrijvingsprocedure of te bepalen dat het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden verklaard. Het is aan de lidstaten voor al deze gevallen de toepasselijke procedureregels vast te stellen.”

35. De overweging in de Joint Statements zou zelfs de belangrijkste doelstellingen van de zowel de Richtlijn (tweede considerans) als de Verordening (vierde considerans), kunnen ondermijnen:

“De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van Richtlijn 89/104/EEG vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.” (tweede considerans bij de Richtlijn, onderstreping toegevoegd)

“De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is.” (vierde considerans bij de Gemeenschapsmerkenverordening, onderstreping toegevoegd)

36. Een merkrecht biedt immers een monopolie. Om dat monopolie te rechtvaardigen en zijn wezenlijke functie te vervullen, moet het merk worden gebruikt. Een monopolie dat (veel) verder strekt dan het territorium waarbinnen het merk wordt gebruikt, vormt beslist een belemmering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt. Dit zal uiteraard nu juist niet zijn wat de wetgever voor ogen zal hebben gehad. Het komt zeer ongerechtvaardigd voor dat een onderneming die zijn merk slechts lokaal gebruikt, daarmee de mogelijkheden voor andere ondernemingen in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied zou kunnen belemmeren. Het komt nog ongerechtvaardigder voor dat een onderneming die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de Europese economie) in de ontplooiing van zijn activiteiten gehinderd zou kunnen worden door en zich zou moeten verweren tegen een andere onderneming die ook slechts lokaal actief is en die geen enkele economische activiteit heeft in een gebied dat ook maar enigszins bij hem in de buurt komt, waardoor er dus ook geen gevaar voor verwarring bij het voor beide ondernemingen relevante publiek kan ontstaan.

37. Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de in de Joint Statements vermelde opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie instandhoudend gebruik in de Gemeenschap oplevert, niet kan stand houden.

38. Het ingeroepen recht is een Gemeenschapsmerk en tussen partijen is in confesso dat het slechts in Nederland is gebruikt. De diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven zijn uit hun aard bestemd voor een ruim publiek dat zich in de gehele Gemeenschap bevindt. Gezien deze elementen is er geen normaal gebruik van het ingeroepen recht aangetoond.

Lees de beslissing hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 januari 2010, Revillon Cocolatier tegen Trianon Chocolatiers (met dank aan Charles Gielen en Anna Marie Verschuur, NautaDutilh)

Merkenrecht. Vormmerken chocoladestaafjes. Hoger beroep tegen Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 16 april 2008, IEF 6081. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. Vormmerken chocoladestaafjes (driedimensionale staafjes voor klasse 30) zijn wèl geldige merken. (Afbeelding: links Trianon, rechts Revillon).

Wezenlijke waarde: “In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie.”

Marktonderzoek: “Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.”

Inbreuk aangenomen: gelijke tekens voor identiek waren: "Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Tianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. "

De functie van herkomstaanduiding: 4.10.1. Het hof merkt allereerst op dat Trianon niet heeft aangetoond dat de staafvormen waarnaar zij verwijst al op de markt waren op 7 maart 2003, de datum van depot van het merk van Revillon. Dat acht het hof echter van essentieel belang, nu de vraag of het depot van het staafmerk nietig is wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen moet worden beantwoord naar het tijdstip van depot.

4.10.2. Bovendien is het hof van oordeel dat het door Revillon op de markt gebrachte staafje significant afwijkt van de vorm van de staafjes waarnaar Trianon verwijst. Het grootste deel van de laatstgenoemde staafjes is aanzienlijk dikker dan het staafje van Revillon. Geen van de door Trianon getoonde staafjes heeft de eigenschappen dat het van chocolade is, gelijktijdig rank en gekronkeld is en uitstulpingen van chocolade heeft. Geen van de door Trianon getoonde staafjes lijkt op een takje of wijnrank, zoals het staafje van ReviXlon (sarment betekent: wijnrank). Het hof is daarom van oordeel dat het staafmerk niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, maar daaraan door zijn originele verschijning een waarde toevoegt, waardoor het onderscheidend vermogen bezit. Het staafmerk kan daarmee de functie van herkomstaanduiding vervullen.

Marktonderzoek: 4.11. Trianon heeft aangevoerd dat uit een marktonderzoek blijkt dat 46% van de ondervraagden niet in staat was de vorm van het chocoladestaafje aan een merk of fabrikant te koppelen en dat slechts 5% het staafje kon toeschrijven aan Revillon. Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.

De wezenlijke waarde van de waar: 4.12. Uit het vorenstaande blijkt dat het hof de primair door Trianon aangevoerde grond voor haar vordering tot nietigverklaring van het staafmerk verwerpt, Het hof komt daarom toe aan de subsidiair aangevoerde grond, inhoudend dat het staafmerk niet als merk kan worden beschouwd omdat in dit geval de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt. Het hof is van oordeel dat Trianon deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd. In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen is de smaak en de substantie. Trianon heeft niet aangetoond dat dat in dit geval anders is. Ook de subsidiaire grondslag verwerpt het hof.

Vrijhoudingsbehoefte: 4.13. Trianon heeft ook nog een beroep gedaan op het algemeen belang van vrijhouding van een vorm als die van het staafmerk. Het hof laat de juridische aspecten van deze stelling in het midden, omdat Trianon naar het oordeel van het hof geen overtuigende argumenten heeft aangevoerd waarom deze specifieke vorm van chocolade door een ieder vrij zou moeten kunnen worden gebruikt, nu vaststaat dat chocolade in zeer veel fantasievormen kan worden en ook wordt geproduceerd. Het hof verwerpt daarom ook dit standpunt van Trianon.

4.17. Het hof overweegt dat blijkens art. 2-20 lid 1 sub a BVIE verwarringsgevaar geen vereiste - en dus het desbetreffende verweer van Trianon niet relevant is - indien een teken dat gelijk is aan het merk in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is gedeponeerd, Dat de waren van Trianon gelijk zijn aan die waarvoor Revillon het staafmerk heeft gedeponeerd is niet in geschil. Van een teken dat gelijk is aan het merk is ook sprake wanneer het teken in zijn geheel beschouwd met het merk verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dal zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EG 20 maart 2003 C-291/00 Arthur en Félicie). Het hof stelt vast dat dat hier aan de orde is. Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Tianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. Op grond van dit alles oordeelt het hof dat Trianon derhalve inbreuk maakt op het merk van Revillon in de zin van art. 2.20 lid l sub a BVIE.

Lees het arrest hier en LJN BQ4735.

Hoge Raad, 8 januari 2010, LJN: BK3164, Utrima N.V. tegen Vansh Jewelry & Fashion N.V. (met conclusie A-G Verkade)

Merkenrecht. Arubaanse zaak. Verkrijging merkrecht op de voet van art. 2 lid 1 Merkenverordening Aruba, rechtscheppend eerste gebruik van merk in Aruba; maatstaf.

Geschil over de vraag of Utrima, een juwelier op St. Maarten - krachtens eerste gebruik – m.b.t. het woord/beeldmerk 'MAJESTY JEWELERS' een ouder merkrecht op Aruba kan claimen dan de Arubaanse juwelier Vansh, die op Aruba een overeenstemmend merk is gaan gebruiken en het daar ook heeft doen inschrijven. Met name is het de vraag of advertenties van Utrima in tijdschriften die in de passagiershutten van de cruiseschepen worden neergelegd als (eerste) gebruik in Aruba kunnen gelden. Het antwoord is ontkennend.

3.4.2 Gelet op de belangen van derden die betrokken zijn bij de rechtsgevolgen die aan het eerste gebruik van een merk in Aruba verbonden zijn - de verkrijging van een uitsluitend recht op het merk - moet het gebruik van dien aard zijn dat, hoe gering het in kwantitatieve zin ook is, voor derden die met dat gebruik geconfronteerd worden, voldoende kenbaar is dat het gebruik ertoe strekt specifiek het Arubaanse publiek te bereiken.
Aan die eis is voldaan indien onder het merk waren of diensten in Aruba worden verhandeld of met dat doel worden aangeboden. Maar indien het merkgebruik zich beperkt tot advertenties die geen betrekking hebben op verhandeling in Aruba, is dat niet zonder meer het geval.
Onder de destijds nog geldende Merkenwet, die dezelfde wijze van rechtverkrijging kende als de MA, heeft de Hoge Raad beslist, in een geval waarin voor het in Nederland niet verkrijgbare benzinemerk Aral reclame was gemaakt in een Nederlands tijdschrift (HR 15 januari 1965, NJ 1965, 288):
"dat immers Aral door in een Nederlands tijdschrift onder vermelding van haar merk reclame te maken voor haar benzine teneinde aldus het Nederlandse publiek tot het kopen van de onder dit merk verhandelde benzine op te wekken, in Nederland van dat merk ter onderscheiding van haar waar gebruik maakte, immers in Nederland een daad verrichtte, welke op de verhandeling van haar waar onder dat merk was gericht, waaraan niet afdoet dat die reclame een verhandeling van die waar niet binnen Nederland, doch in Duitsland betrof." 

De omstandigheid dat de advertentie was opgenomen in een Nederlands - en dus in Nederland verspreid - tijdschrift en ertoe strekte specifiek het Nederlandse publiek te bereiken, was derhalve voldoende voor de hiervoor bedoelde kenbaarheid.

3.4.3 Het hof heeft dan ook terecht geoordeeld dat de enkele aanwezigheid in de passagiershutten aan boord van Aruba aandoende cruiseschepen van tijdschriften waarin advertenties zijn opgenomen waarin het woord/beeldmerk van Utrima ter onderscheiding van haar in haar winkel op St. Maarten aangeboden waren voorkomt, welke advertenties de passagiers onder ogen zijn gekomen, niet kan worden aangemerkt als rechtscheppend gebruik in meerbedoelde zin. De onderdelen I en II falen dus. Onderdeel III mist eveneens doel, nu het een andere rechtsopvatting voorstaat dan de hiervoor in 3.4.2 als juist aanvaarde.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 17 november 2009, zaaknr. 105.00.386/01, Firma Hauck GmbH & Co tegen Stokke A/S c.s. (met dank aan Sjo Anne Hoogcarspel, Freshfields Bruckhaus Deringer )

Auteursrecht. Merkenrecht Tripp Trapp-zaak. Tussenarrest in een al 10 jaar durende procedure tussen Hauck en Stokke. Uitgebreide bespreking begrip  ‘publiek’ en in samenhang daarmee het begrip ‘thans’ in Buma/Chellonmedia. Partijen krijgen de gelegenheid zich hierover, en over een aantal andere vragen, nader uit te laten.

Stokke maakt bezwaar tegen de verhandeling van de ALPHA (afbeelding) en BETA kinderstoelen van Hauck op basis van haar auteursrechten op het ontwerp van de Tripp Trapp stoel en op basis van haar vormmerk voor deze stoel  Het tussenarrest bevat onder andere overwegingen over of Hauck openbaarmakings- en/of verveelvoudigingshandelingen in Nederland heeft verricht: is de levering van deze stoelen dan wel openbaarmaking/verspreiding van een catalogus enkel aan groothandel/detaillisten (geen eindgebruikers/consumenten) een openbaarmaking in de zin van artikel 12 Aw of niet?

(“22. (…) Dit lijkt er op te duiden dat ‘thans’ naar Nederlands auteursrecht, ook voor materiële openbaarmaking, onder ‘publiek’ in het algemeen moet worden verstaan: ‘(de potentiële)eindconsumenten/eindgebruikers’ en niet reeds ‘doorverkopers/tussenpersonen’, zoals groothandels en detaillisten.” (…) “29. (…) De vraag rijst of tussenpersonen/doorverkopers bij materiële openbaarmaking niet in zeker zin op één lijn te stellen zijn met de kopstations en DTH-platforms” (…) “35. (…) dat misschien discussie mogelijk is over de vraag of afbeeldingen op één lijn zijn te stellen met fysieke exemplaren. (…)”).

Het Hof laat partijen toe zich hierover (en over een aantal andere zaken) nader uit te laten.

Hof concludeert wel dat de ALPHA en BETA stoelen geen inbreuk maken op de persoonlijkheidsrechten van de maker van de Tripp Trapp stoel, Peter Opsvik.

(47. (…) ook het persoonlijkheidsrecht van de auteur, zich niet uitstrekt tot de trekken van het werk die functioneel zijn bepaald (…).”

Met betrekking tot het merkenrecht, oordeelde de rechtbank In eerste instantie dat het Tripp Trapp merk nietig was, omdat ‘de fraaie, oorspronkelijke vormgeving’ van de Tripp Trapp bij aankoop daarvan de doorslag geeft, waardoor het vormmerk niet toelaatbaar is (het merk is doorgehaald). Het Hof laat partijen nu toe zich nader uit te laten over de vraag in hoeverre het Tripp Trapp merk wordt bepaald door gebruikskenmerken en wat daarvan de gevolgen zijn in licht van het Philips/Remmington arrest. “52 (…) In ieder geval lijkt het de bedoeling dat gebruikskenmerken niet door het merkenrecht kunnen worden beschermd. (…).”

Het hof geeft eveneens aan dat partijen kunnen laten weten of zij het raadzaam achten om prejudiciële vragen aan het HvJ te stellen en zo ja, welke.

Lees het tussenarrest hier, het vonnis van de Rechtbank van 4 oktober 2000 hier en het tussenarrest van 13 oktober 2005 hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 30 december 2009, HA ZA 08434, Beauté Prestige International tegen Cosentra B.V. (met dank aan Fleur Folmer, NautaDutilh)

Merkenrecht. Vormmerk parfumfles. Sensible Lady fles van gedaagde maakt inbreuk op Jean Paul Gaultier fles. Althans, geen inbreuk op, ondoorzichtige, Gemeenschapsvormmerk (geen  bekend merk (niet aangetoond), geringe overeenstemming), wel inbreuk op het, doorzichtige, Beneluxvormmerk (grote mate van overeenstemming en groot onderscheidend vermogen door gebruik). Prior art betreft alleen collectors item. Afwijkende verpakking is niet van belang. Vordering winstafdracht toegewezen: gedaagde kon niet in redelijkheid menen dat haar betwisting van het verwarringsgevaar kans van slagen had (Ondeo Nalco)

4.1 1. Deze verschillen doen echter onvoldoende af aan de overeenstemmende totaalindruk die met name het gevolg is van het gebruik van lichtdoorlatende vrouwentorso's uitgevoerd in helder en matglas. Daarbij dient bedacht te worden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Hierdoor kan niet teveel gewicht worden toegekend aan verschillen die maar een gering effect hebben op de totaalindruk van merk en teken.

Onderscheidend vermogen door gebruik: 4.12. (…) Ook heeft BPI stukken overgelegd waaruit blijkt het parfum 'La Femme' verpakt in het 167 vormmerk in Nederland gedurende meerdere jaren in de top 10 van damesgeuren van verschillende parfumerieketens voorkomt. Voorts blijkt uit de overgelegde tijdschriftartikelen uit Nederland en België dat kt 167 vormmerk veelvuldig en prominent wordt getoond in publiciteit voor dit parfum, naast de vermelding van het woordmerk Jean Paul Gaultier. De fles wordt daarbij regelmatig zelfs prominenter getoond dan het woordmerk Jean Paul Gaultier. in het licht van deze feiten stelt de rechtbank vast dat het 167 vormmerk door intensief gebruik en veel publiciteit een grote mate van onderscheidend vermogen heeft verkregen in de Benelux.

4.13. Aan dat onderscheidend vermogen doet niet af dat er reeds in 1936 een parfum in het verkeer is gebracht dat verpakt was in een fles in de vorm van een vrouwentorso. Door Coscentra is onvoldoende concreet onderbouwd dat die fles, anders dan als collectors item, heden ten dage nog in het verkeer wordt gebracht. (…)

Verpakking: 4.15. Dit gevaar voor verwarring wordt niet weggenomen door het  feit dat het parfum 'La Femme' in de fles die is ingeschreven als het 167 vormmerk, op de markt wordt gebracht in een blik voorzien van het merk 'Jean Paul Geuttier', terwijl de Sensible Lady fles in een plastic doosje is verpakt, waarbij zij tevens de namen 'Sensible lady' en 'Omerta' gebruikt Allereerst dient bij de vraag of er sprake is van inbreuk te worden uitgegaan van het l67 vormmerk zoals ingeschreven, niet van het feitelijk gebruik door BPI. Bovendien heeft het 167 vormmerk, mals hiervoor overwogen, los van het blik waarin het wordt verpakt, aanzienlijke onderscheidende kracht. De verpakking van Coscentra mag dan wel afwijken van dat blik, maar bestaat aan één zijde vrijwel volledig uit doorzichtig plastic zodat de voorkant van de Sensible Lady fles in de verpakking geheel is waar te nemen. Daarom zal dit de zijde zijn die in de winkelschappen aan het publiek wordt getoond. (…)

Winstafdracht: 4.21. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Voor een inbreuk te kwader trouw in de zin van de artikelen 2.21 lid 4 en 3.17 lid 4 BVIE is enerzijds niet vereist dat er sprake is van piraterij, terwijl er anderzijds geen sprake is van kwade trouw als de inbreukmaker in redelijkheid kon menen dat zijn verweer niet bij voorbaat kansloos was (Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, A 2006/4, Ondeo Nalco v Michel Company, IEPT 20080211; IEF 5609). De vraag is derhalve of Coscentra in redelijkheid kon menen dat haar bewtisting van het verwarringsgevaar kans van slagen had.

4.22. Naar het oordeel van de rechtbank dient die vraag ontkennend te worden beantwoord. Daarvoor is redengevend dat er in het onderhavige geval sprake is van identieke waren en van een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen. Gezien deze omstandigheden kon Coscentra niet in redelijkheid hebben gemeend dat de afwijkingen in de vormgeving van de Sensible Lady fles voldoende zouden zijn om verwarringsgevaar te voorkomen. Immers, zelfs een geringe mate van overeenstemming kan al leiden tot verwarringsgevaar indien er sprake is van identieke waren en een merk met een grote mate van onderscheidend vermogen. De vordering tot afdracht van winst za1 dan ook worden toegewezen, evenals de vordering tot het doen van rekening en verantwoording daarover.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle, 29 oktober 2009, LJN: BK7559, Quantum-Touch tegen Inc. Acknowledge B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Quantum-Touch, Inc. is merkgerechtigde van het gemeenschapswoordmerk Quantum-Touch en houdt zich bezig met ‘genezen met de handen’. Ze leidt mensen op om quantum-touch healingen te geven. Bij het voldoen aan de door Quantum-Touch, Inc. gestelde eisen, wordt een certificaat verstrekt. In 2007 heeft Quantum-Touch, Inc. gedaagde sub 2 en gedaagde sub 3 een certificaat verstrekt, maar in juni 2008 zijn de  certificaten weer ingetrokken.

Eiser Quantum-Touch stelt dat gedaagden sindsdien inbreuk maken op haar merkrechten. De vorderingen worden echter afgewezen, omdat eiser onvoldoende heeft aangetoond dat het certificaat op goede gronden is ingetrokken: de toestemming voor gebruik van het merk is niet derhalve niet vervallen.

Merkenrecht. 4.13.  Quantum-Touch, Inc. heeft desgevraagd haar stelling dat het  gedaagde sub 2  duidelijk was welke gedragingen hem werden verweten alsook dat zij hem voor de intrekking gewaarschuwd had dat bij het niet voldoen aan het door haar verlangde de certificaten zouden worden ingetrokken, nog niet met één van de vele door haar overgelegde producties weten te onderbouwen. Zonder nadere bewijsvoering, waar in kort geding geen plaats voor is, kan er niet van uit worden gegaan dat Quantum-Touch, Inc. het certificaat van  gedaagde sub 2  op goede gronden heeft ingetrokken. Dit betekent dat evenmin kan worden aangenomen dat het uit hoofde van het certificaat aan  gedaagde sub 2  toekomende recht het merk Quantum-Touch te gebruiken als domeinnaam en de toestemming om het merk Quantum-Touch als handelsnaam te gebruiken is vervallen. De op grond van het gemeenschapsrecht ingestelde vorderingen zijn derhalve niet toewijsbaar.

Handelsnaamwet: 4.14.  De vordering gegrond op het handelen in strijd met de handelsnaamwet kan ook niet worden toegewezen. Zoals in overweging 4.13 reeds is aangegeven, kan bij de beoordeling van het geschil niet worden aangenomen dat  gedaagde sub 2  niet gerechtigd is een dergelijke handelsnaam te voeren.

Onrechtmatige daad: 4.15.  De vordering gegrond op het jegens Quantum-Touch, Inc. onrechtmatig handelen kan evenmin worden toegewezen. Niet gebleken is dat  gedaagde sub 2  handelt als zijnde rechthebbende op het merk Quantum Touch of als vertegenwoordiger van Quantum-Touch, Inc.. Quantum-Touch, Inc. heeft ter zitting nog betoogd dat  gedaagde sub 2  zich op onrechtmatige wijze jegens haar heeft uitgelaten. De door haar ingestelde vorderingen zien daar echter niet op, zodat aan dit punt voorbij wordt gegaan.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 22 december 2009, LJN: BK7383, Mercis B.V. & Hendrik Magdalenus Bruna tegen Punt.nl B.V.

Auteursrecht. Parodie-exceptie auteursrecht en Parodie-exceptie merkrecht Nijntje. Aansprakelijkheid hosting provider. Dick Bruna vordert in kort geding tegen hostingprovider het verwijderen van zeven afbeeldingen die op het internet staan, omdat die afbeeldingen volgens hem inbreuk maken op de auteursrechten en merkenrechten die rusten op Nijntje. Ten aanzien van vijf van de zeven afbeeldingen wordt geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk. Het betreft toelaatbare parodieën. Met de overige twee afbeeldingen wordt merkinbreuk gepleegd en ten aanzien van die twee afbeeldingen worden de vorderingen toegewezen. (Vonnis op rechtspraak.nl inclusief plaatjes)

Auteursrecht: 4.3. De auteursrechtelijk beschermde trekken van Nijntje, zoals hiervoor omschreven, zijn overgenomen in de gewraakte afbeeldingen. De elementaire kleuren, de dikke lijnen, de verhouding tussen hoofd en lichaam, de vorm van het hoofd van Nijntje, de oren, de (stand van de) ogen en het zogenaamde “andreaskruis” als neusje zijn nagenoeg identiek aan de originele Nijntje. Bij afbeelding 1 tot en met 5 bevindt zich naast de beeltenis van Nijntje ook een tekst, geschreven in een stijl die doet denken aan die van Dick Bruna. Afbeelding 7 (nijn-eleven) is, afgezien van het flatgebouw, een letterlijke kopie van de voorkant van het boek “Nijntje vliegt”. De totaalindrukken van het originele werk van Dick Bruna en van de gewraakte afbeeldingen zijn daardoor nagenoeg identiek. Of in dit geval sprake is van auteursrechtinbreuk, hangt af van de vraag of Punt.nl zich terecht heeft beroepen op de zogenaamde parodie-exceptie van artikel 18b Aw. In artikel 18b Aw is – kort gezegd – bepaald dat een parodie geen inbreuk op een auteursrecht kan vormen. Een parodie kan worden omschreven (zie Auteursrecht van Spoor, Verkade, Visser, derde druk, blz. 293) als een nabootsing van een ander werk in gewijzigde vorm waardoor dit tot voorwerp van de lachlust wordt gemaakt of waardoor althans de teneur ervan ingrijpend wordt gewijzigd.

Hiervan is in ieder geval sprake voor zover het de afbeeldingen 2 tot en met 6, in combinatie met de bijbehorende teksten, betreft. De bedoeling van die afbeeldingen is het opwekken van de lachlust. Dat niet iedereen de gewraakte afbeeldingen even grappig of gepast zal vinden (smaken verschillen nu eenmaal), doet aan die bedoeling niet af. Er is in dit geval bovendien sprake van een ingrijpende wijziging van de teneur, met name in de begeleidende teksten. Waar de teksten van Dick Bruna bij uitstek kindvriendelijk en geweldloos zijn, zijn de teksten bij de gewraakte afbeeldingen veelal grof en agressief. Juist dit contrast lijkt bedoeld om de lachlust op te wekken. Bovendien geldt dat de teneur is gewijzigd in die zin dat bij de afbeeldingen beeldelementen zijn toegevoegd die niet bij Nijntje horen, zoals de draaitafel op een “hardcore” feest of om “trance” te draaien, de rode ogen van Zwijntje omdat Zwijntje “zo stoned is als een garnaal”, Lijntje die met “pep” voor zich zit, of Nijntje die met grote ogen gaat “hakkûh”.

Vanwege de humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiebedoelingen en het ontbreken van verwarringsgevaar, wordt geoordeeld dat het gebruik van de afbeeldingen 2 tot en met 6 als parodie in dit geval in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, zoals artikel 18b Aw vereist. Mercis en Bruna worden derhalve wat betreft afbeeldingen 2 tot en met 6 niet gevolgd in hun stelling dat het publiek in verwarring zal worden gebracht. Niet voor de hand liggend is dat kleine kinderen, voor wie Nijntje bedoeld is, de desbetreffende websites zullen bezoeken. Volwassenen zullen de “grote mensen humor”, zoals door Punt.nl aangeduid, begrijpen omdat de teneur van de begeleidende teksten ingrijpend is gewijzigd en omdat er beeldelementen die niet bij Nijntje horen zijn toegevoegd. Volwassenen zullen de afbeeldingen 2 tot en met 6 daarom niet in verband brengen met Dick Bruna in die zin dat men denkt dat die afbeeldingen, direct of indirect, afkomstig zijn van Dick Bruna.

4.4. De zaak ligt gecompliceerder bij afbeelding 1 (Nijntje staat strak) en bij afbeelding 7 (nijn-eleven). Hier is de afbeelding van Nijntje letterlijk gekopieerd. Bij afbeelding 1 is de gewijzigde vorm alleen te vinden in een nauwelijks zichtbaar plaatje op het jack van Nijntje en in de aard van de tekst. Bij afbeelding 7 bestaat de wijziging ten opzichte van het origineel alleen uit de toevoeging van het woord “nijn-eleven” en uit de toevoeging van het flatgebouw, dat overigens in de stijl van Dick Bruna is getekend. Beantwoording van de vraag of deze twee afbeeldingen onder de parodie-exceptie van artikel 18b Aw vallen, kan echter in het midden blijven gezien hetgeen hierna wordt overwogen over de door Mercis en Bruna gestelde merkinbreuk.

Merkenrecht: 4.7. (…) Vooropgesteld wordt dat het merkenrecht niet, zoals het auteursrecht, een algemene parodie-exceptie kent. Of en in hoeverre een merk mag worden geparodieerd, hangt af van de vraag of het parodiëren als een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan worden aangemerkt. De mogelijkheid een merkenrechtelijk beschermd figuur te parodiëren is daarmee beperkter dan in het auteursrecht. Gegeven de aard en strekking van het merkenrecht mogen in een parodie op een merk elementen van het merk worden overgenomen, maar dient er wel afstand van dat merk te worden genomen. Het moet voldoende duidelijk zijn dat de parodie niet afkomstig is van de merkgerechtigde.

4.9. Dit ligt anders bij de afbeeldingen 1 en 7. Hier wordt onvoldoende afstand genomen van de woord- en beeldmerken van Mercis. De afbeeldingen zijn nagenoeg letterlijke kopieën van het werk van Dick Bruna en vertonen zeer grote gelijkenis met de geregistreerde beeldmerken. Behalve het flatgebouw in afbeelding 7 zijn er geen beeldelementen toegevoegd. Het flatgebouw is bovendien getekend in de stijl van Dick Bruna. Hier is geen sprake van toelaatbare parodieën, zodat evenmin sprake is van een geldige reden als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Afbeeldingen 1 en 7 doen bovendien afbreuk aan de reputatie van de merken omdat Nijntje in verband wordt gebracht met drugsgebruik en terrorisme.

4.10. Ook de vrijheid van meningsuiting – waarop Punt.nl zich nog heeft beroepen – kan in geval van afbeelding 1 en 7 geen geldige reden (als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE) vormen. Hiervoor zou vereist zijn dat er ook daadwerkelijk – in het kader van een maatschappelijk debat – een mening wordt geuit en dat dit niet gebeurt in een nodeloos grievende context. De twee afbeeldingen voldoen niet aan deze vereisten.

Aansprakelijkheid host: 4.12. (…) De vrijstelling van aansprakelijkheid geldt voor gevallen waarin de activiteit van de host beperkt is tot het technische proces van het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk. Punt.nl doet terecht een beroep op artikel 6:196c BW. Haar activiteit heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter; zij heeft kennis noch controle over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen. Van Punt.nl kan dan ook niet worden gezegd dat zij zelf inbreuk pleegt op de merkenrechten van Mercis. Van haar kan en hoeft niet te worden verwacht dat zij steeds alle weblogs en websites die zij host controleert op inbreukmakende content. Indien zij echter gewezen wordt op een inbreuk, en in dit geval is merkinbreuk ten aanzien van een tweetal afbeeldingen vastgesteld, dan is zij verplicht die afbeeldingen op grond van artikel 6:162 BW van het internet te (doen) verwijderen. Ten aanzien van die twee afbeeldingen is vordering (1), zoals weergegeven onder 3.1, dan ook, op straffe van een dwangsom, toewijsbaar. Het primaire gedeelte van vordering (2) – Punt.nl te verbieden inbreuk te maken op de rechten van intellectuele eigendom van Mercis – is te ruim geformuleerd om te kunnen worden toegewezen. Het subsidiaire gedeelte van die vordering is echter wel (op straffe van een dwangsom) toewijsbaar. Punt.nl zal worden veroordeeld om zodra zij een melding krijgt van een inbreuk op de merkenrechten van Mercis, binnen 48 uur (weekenden uitgezonderd) die inbreukmakende content van de betreffende website te verwijderen. Indien tussen partijen discussie ontstaat of een (toekomstige) afbeelding inbreuk maakt op de merkenrechten van Mercis, dan zal die vraag en de vraag of Punt.nl om die reden dwangsommen verbeurt (opnieuw) aan de rechter moeten worden voorgelegd. Dwangsommen worden dan alleen verbeurd, indien de rechter oordeelt dat sprake is van merkinbreuk. Nu voorshands is geoordeeld dat Punt.nl geen inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van Dick Bruna is vordering (3) niet toewijsbaar.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Rotterdam, 17 december 2009, LJN: BK6982, Sanofi-Aventis S.A. tegen Euro Registratie Collectief B.V.

Merkenrecht. Gebruik na heretikettering parallel geïmporteerd medicijn van in Nederland beschermd merk in plaats van merknaam waaronder medicijn in land van uitvoer wordt verhandeld (ERC brengt op het etiket naast het Griekse merk Dogmatyl ® het (Nederlandse) merk Dogmatil® aan. Ook op de bijsluiter staat Dogmatil® vermeld). Dat het gebruik van het in Nederland beschermde merk op het geheretiketteerd medicijn niet noodzakelijk is om dat medicijn op de Nederlandse markt te kunnen brengen, levert géén gegronde reden op voor de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van een medicijn.

De noodzakelijkheidsvoorwaarde heeft alleen betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt - en op de keuze tussen ompakking en heretikettering - teneinde het te kunnen verhandelen op de markt van de Staat van invoer, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking. De wijze of stijl van uitvoering bij ompakking/heretikettering dient slechts te worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. 

Lees het vonnis hier. 

GvEA (althans voorheen het GvEA, per 1 december, Verdag van Lissabon: het Gerecht), 17 december 2009, zaak T-490/07, Notartel SpA tegen OHIM / SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk R.U.N. o.g.v. oudere Gemeenschaps- en nationale woordmerken RAN (televisiediensten). Gedeeltelijke toewijzing.

71. Il y a donc lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 22 de la décision attaquée, que le signe antérieur ran était doté d’un caractère distinctif moyen et que, en raison de la similitude entre les signes et entre certains produits et services des marques antérieures et certains services de la marque demandée, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits de la classe 9 et les services des classes 38 et 42 en cause.

Lees het arrest hier.