Alle rechtspraak  

GvEA, 9 December 2009, T-486/08, Liz Earle Beauty Co. Ltd tegen OHIM.

Gemeenschapsmerk. Gedeeltelijke weigering registratie Gemeenschapswoordmerk SUPERSKIN. Niet beschrijvend voor alle cosmeticaproducten. 

37. (…)  The sign at issue will immediately be perceived by the relevant public, without further thought, as designating goods and services which have as their intended purpose high-quality skin, that is to say, beautiful and/or healthy skin.

44. Accordingly, as regards perfumes, nail and hair care preparations, deodorants, dentifrice, hair colouring preparations, hairspray, eyecare preparations, nail varnish, nail varnish remover, artificial nails, hygienic care and cosmetic treatments for the hair, the descriptiveness of the mark applied for is not sufficiently pronounced for the relevant public to perceive immediately, without further thought, a description of the category of goods and services concerned or one of their characteristics. However, as regards the other goods and services conceived, the Court finds that the mark applied for is descriptive for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94.

Lees het arrest hier.

GvEA, 9 december 2009, zaak T-484/08, Longevity Health Products, Inc tegen OHIM / Merck KGaA

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordemrk KIDS VITS o.g.v. oudere Gemeenschapswoordmerken VITS4KIDS (vitaminen). Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar.

38. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer angesichts der Identität oder Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren und der großen Ähnlichkeit der betroffenen Marken in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung zu Recht entschieden, dass die Gefahr von Verwechslungen der beiden Marken für die angesprochenen Verkehrskreise nicht ausgeschlossen werden könne.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Rotterdam, 9 december 2009, HA ZA 08-791, Minimax GmbH & Co tegen Ansul B.V. (met dank aan Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax Brunt). 

Merkenrecht. Het merkenrechtelijk legendarische merk MINIMAX (zie, recentelijk, Hoge Raad, 10 juli 2009, 2009, IEF 8057) wordt in nieuwe procedure alsnog vervallen verklaard. Nieuwe NEN-norm is geen geldige reden voor niet-gebruik. Stelselmatige en bewuste misleiding door Ansul: (herhalings)merkdepot te kwader trouw verricht.109h proceskosten: €30.000,-

5.6. Er kan van worden uitgegaan dat Ansul na (november) 1988 geen nieuwe draagbare brandblussers met het merk op de markt heeft gebracht. In dit geding staat niet vast in hoeverre Ansul voordien dergelijke brandblussers op de markt had gebracht die waren geproduceerd in de periode van 1 januari 1978 tot (november) 1988.

Geen normaal merkgebruik: 5.7. Aangenomen dat de vaststelling van hof Amsterdam juist is, zou volgens de overgangsregeling in de periode 2003 tot en met 2006 nog onderhoud hebben kunnen worden verricht aan draagbare brandblussers met het merk die waren geproduceerd in de jaren 1984 - 1986 en die toen ook op de markt waren gebracht. Minimax heeft echter gemotiveerd bestreden dat dergelijk onderhoud in de periode 2003/2006 is verricht. Zij verwees daarbij onder meer herhaaldelijk naar een passage in de pleitnota van Minimax's raadsman van 1 november 2006 (procedure Ajax-Ansul), waarin wordt gesteld dat "de Minimax-toestellen tot en met 2002 in de markt [zijn] aangetroffen (zij het natuurlijk in steeds mindere mate)". (…)  Dat betekent dat ervan wordt uitgegaan dat in de periode 2003 tot en met 2007geen normaal merkgebruik heeft plaatsgevonden door onderhoud aan draagbare blustoestellen met het merk.

Geen geldige reden: 5.8. Ansul heeft subsidiair naar voren gebracht dat zij voor het niet-gebruik van het merk voor het plegen van onderhoud aan draagbare blustoestellen een geldige reden had, te weten de invoering van de nieuwe (overheids)norm NEN 2559, die vanaf 1 januari 2004 verhinderde dat onderhoud werd verricht aan draagbare blustoestellen die ouder waren dan 20 jaar. Omdat Ansul al lang (na 1986) geen draagbare blustoestellen onder het merk meer produceerde, kon Ansul na 1 januari 2007 haar merk niet meer gebruiken door het verrichten van onderhoud van die toestellen.

5.9. De rechtbank verwerpt dit verweer. Allereerst kan worden opgemerkt dat de nieuwe NEN-norm merkgebruik voor oude draagbare blustoestellen door het verrichten van onderhoud niet (meteen) onmogelijk maakte: er was immers een overgangsregeling die dat onderhoud aan oude blustoestellen nog enige tijd toestond. Ansul heeft ook gesteld dat zij van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt en tot in 2006 nog blustoestellen uit 1986 onderhield. Zoals hiervoor is overwogen, moet evenwel ervan worden uitgegaan dat in de overgangsperiode - die deels samenviel mat het in deze procedure centraal staande tijdvak 200312007 - geen normaal merkgebruik door onderhoud van draagbare blustoestellen heeft plaatsgevonden. (…)  en heeft Ansul ervan afgezien een nieuwe typegoedkeuring aan te vragen doch heeft zij besloten haar draagbare blustoestellen met een andere typegoedkeuring te gaan produceren en op de markt te gaan brengen onder het merk "Ansul". Aan de oudere blustoestellen onder het merk MINIMAX kon nog wel onderhoud worden gepleegd, maar kennelijk - zie het citaat uit de pleitnota onder 5.7 - was dit in 2002 een aflopende zaak. Het niet-gebruiken van het merk voor onderhoud van draagbare blustoestellen is aldus terug te voeren op de eigen ondernemersbeslissingen van Ansul omstreeks 1986. Daarmee is er geen sprake van een geldige reden als bedoeld in art. 2.26 lid 2 aanhef en onder a BVIE.

(…) 5.14. Op de juistbedoelde prijslijsten komt een schuimwagen (Minimax) AW-130 niet voor, alleen een schuimwagen 45 ltr. RVS, zonder merkaanduiding. Mede gelet op de door Minimax voor het pleidooi (als productie 34d) overgelegde foto en de factuur aan Total d.d. 14 mei 2003 (Ansul producties 13a en 19a) neemt de rechtbank aan dat Ansul de schuimwagen met het typenummer AW-130 heeft geleverd onder het merk "Ansul". Ook de bewering van Ansul dat de schuimwagen AW-130 onder het merk MINIMAX werd verkocht (in 2003 en 2004) is derhalve onwaar.

Stelselmatige bewuste misleiding / kwade trouw: 5.16. De rechtbank acht de stelselmatige bewuste misleiding door Ansul in deze procedure buitengewoon ernstig en in flagrante strijd met art. 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Gelet hierop neemt de rechtbank aan dat Ansul in de jaren 2003 tot en met 2007 geen normaal gebruik heeft gemaakt van het merk voor de verkoop of het onderhoud van verrijdbare blustoestellen, ook niet voor de Minimax 3050. Tevens wordt aan de handelwijze van Ansul de gevolgtrekking verbonden dat haar (herha1ings)merkdepot van 24 juli 2003 te kwader trouw is verricht (art. 2.4 aanhef en onder f BVIE), namelijk niet met de intentie om het merk normaal te gebruiken doch uitsluitend om te verhinderen dat Minimax - die het merk buiten de Benelux rechtmatig voert - dit ook in de Benelux gaat gebruiken. Dit merkdepot behoort daarom nietig te worden verklaard.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 december 2009, KG ZA 09-1484, Cars Jeans & Casuals B.V. tegen C&A Nederland

Merkenrecht. Eiser Cars Jeans maakt op grond van haar Benelux- en Gemeenschapsmerken CARS (voor kleding) bezwaar tegen gebruik door C&A van de aanduiding CARS in reclame met betrekking tot merchandisekleding van de Disneyfilm “CARS”.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe, zij het met mate: “Het moet voorshands, als aangegeven, geoorloofd worden geacht op andere wijze te refereren naar thematische kleding geïnspireerd op de Disney-animatiefilm "Cars" en bij die verwijzing ook de elementen "Cars" en/of "Cars jeans" te hanteren – alleen niet "sec" op de wijze als door C&A gedaan in haar "back to school"-folder uit juli 2009.”

4.3. Cars Jeans legt aan haar vorderingen in de eerste plaats onder meer art. 9(1)(a) GMVo ten grondslag (hierna ook: "sub a"). De daarop gestoelde vordering is naar voorlopig oordeel (net) toewijsbaar als hierna aangegeven, waartoe als volgt wordt overwogen.

(…)

4.8. De voorzieningenrechter volgt Cars Jeans voorshands in haar stelling dat C&A deze tekens in haar folder gebruikt als merk. Daartoe is redengevend dat het relevante publiek naar voorlopig oordeel de aanduidingen als herkomstaanduiding kan opvatten, nu er in de folder sprake is van gebruik van identieke tekens "Cars" en "Cars jeans" ter aanduiding van kleding die kan worden gekocht bij C&A (zonder verdere, meteen duidelijk genoeg in het oog springende, beschrijvende referenties als bijvoorbeeld "Walt Disney"1). Anders dan C&A stelt kan dit gebruik van de tekens door C&A in de gewraakte folder zodoende afbreuk doen aan merkfuncties. Dat het publiek de aanduidingen mogelijk (mede) als verwijzing naar de Disney-film zal (kunnen) opvatten, staat daaraan niet in de weg. Bovendien is voorshands oordelend geen sprake van een uitzondering (vgl. art. 12 (b) GMVo (gebruik van aanduidingen inzake kenmerken van de waren)) die het geoorloofd maakt de tekens in kwestie te gebruiken op de wijze zoals is gebeurd in de C&A folder. Er bestaat geen noodzaak de tekens op precies deze manier "beschrijvend" als verwijzing naar de Disney-film – dus als "kenmerken van de waar" – te gebruiken, nu C&A daarvoor voldoende acceptabele alternatieven tot haar beschikking heeft2 3. Van een andere toepasselijke uitzonderingsgrond is evenmin gebleken. Dat dit op een lijn zou zijn te stellen met gebruik als versiering, zoals C&A aanvoert, wordt verworpen. Ook de andere arresten waar C&A zich op beroept, maken dit naar voorlopig oordeel niet anders; deze betreffen geen ter zake relevante vergelijkbare gevallen.

4.9. Een – in primaire sleutel gevorderd – inbreukverbod "sub a" ligt daarmee voor toewijzing gereed. Het verbod wordt evenwel uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van de specifiek in de betreffende folder gehanteerde wijze van gebruik van “Cars” en/of “Cars jeans” door C&A in reclameuitingen, nu het onderhavige geschil zich op dit gebruik heeft toegespitst en het oordeel van de voorzieningenrechter tot dit gebruik beperkt is. Het moet voorshands, als aangegeven, geoorloofd worden geacht op andere wijze te refereren naar thematische kleding geïnspireerd op de Disney-animatiefilm "Cars" en bij die verwijzing ook de elementen "Cars" en/of "Cars jeans" te hanteren – alleen niet "sec" op de wijze als door C&A gedaan in haar "back to school"-folder uit juli 2009.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 8 december 2009, zaaknr. HD 200.025.077, Bacardi And Company Limited c.s. tegen F. Loendersloot Warehousing B.V. c.s. (met dank aan Gerard van der Wal & Freya van Schaik, Houthoff Buruma)

Merkenrecht. Parallelimport. Bewijsbeslag. Gedeeltelijke vernietiging vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Breda, 13 januari 2009, IEF 7476).  Geen merkinbreuk door douane-entreposeur, ook niet na UDV/Brandtraders. Geen indruk van een materieel verband in het economisch verkeer. Informatie door bewijsbeschermende maatregelen verkregen mag niet achteraf worden gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid van die bewijsbeschermende maatregelen.

In kort geding heeft de Rechtbank Breda de vorderingen van douane-entreposeur Loendersloot c.s. tot herziening van het bij haar gelegde verlof beschrijving, monsterneming en conservatoir beslag bij en ongedaanmaking van de gevolgen ervan toegewezen, aangezien er  geen sprake was van merkinbreuk omdat zuivere transitohandel (opslag en doorvervoer) van niet-communautaire goederen over her grondgebied van de EER niet inbreukmakend is.

Het Hof oordeelt in hoger beroep allereerst dat de opgeheven beslagen niet zullen herleven, nu vaststaat dat de goederen zich niet meer onder de belagende bevinden. Daarnaast oordeelt het hof dat de informatie die Bacardi door middel van bij Loendersloot getroffen bewijsbeschermende maatregelen heeft verkregen, niet achteraf mag worden gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid van die bewijsbeschermende maatregelen:

4.6.4. Een uitzondering dient echter te worden gemaakt voor de informatie die juist door de gewraakte maatregelen ie verkregen. Die informatie mag niet worden meegenomen in het kader van de beoordeling van de rechtmatigheid van de getroffen maatregelen. Het kan immers niet zo zijn dat een partij die bewijsbeschermende maatregelen treft en - geconfronteerd met door de wederpartij in een kort geding aangevoerde feiten en omstandigheden op grond waarvan de maatregelen niet getroffen hadden mogen worden - de resultaten van de litigieuze maatregelen gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid daarvan,

Met betrekking tot de gestelde merkinbreuk heeft Bacardi niet aannemelijk gemaakt dat entrepothouder Loendersloot - die alleen goederen van anderen opslaat in haar douane-entrepot - zelf bestrokken is bij merkinbreuk:

4.6.6. Aan het voorgaande doet niet af dat Bacardi in haar  verzoekschriften niet Van Caem maar Loendersloot als wederpartij heeft genoemd. Een merkhouder kan immers bewijsbeschermende maatregelen (doen) treffen ten aanzien van mogelijk inbreukmakende goederen ongeacht: de vraag of die goederen zich onder de vermeende inbreukmaker bevinden. Indien die goederen zich onder een derde bevinden van wie niet vaststaat dat deze op zijn beurt inbreuk maakt, staat dat niet aan bewijsbeschermende maatregelen ten aanzien van die goederen in de weg.

4.6.7. Of Bacardi voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Loendersloot zelf ook inbreuk maakt op Bacardi’s merkenrechten is wel relevant voor de vraag over welke goederen de gevraagde maatregelen zich mogen uitstrekken. Zou Loendersloot zelf (ook) inbreuk maken op de merkenrechten van Bacardi dan wel daarop dreigen te maken, dan zou dat bewijsbeschermende maatregelen ten aanzien van alle zich onder Loendersloot bevindende Bacardi-producten kunnen rechtvaardigen.  rechtvaardigen.

4.6.8. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Bacardi dit echter niet aannemelijk gemaakt. Loendersloot heeft gemotiveerd weersproken dat zij inbreuk maakt op de merkenrechten van Bacardi en, meer in het bijzonder, dat zij in merkenrechtelijke zin gebruik maakt van de merken van Bacardi. Zij heeft onderbouwd aangevoerd dat zij uitsluitend de Bacardi-producten in opdracht van derden opslaat in haar douane-entrepot dan wel vervoert naar andere douane-entrepots, doch deze nooit zelf in de EER in het vrije verkeer brengt. Loendersloot- heeft zich in dit verband tevens beroepen op uitspraken van het Benelux Gerechtshof (Hagens, Jacobs/Niemeyer, BenGH 29 juni 1982, NJ 1982, 624; kort gezegd; een bloot vervoerder van gemerkte waren maakt geen gebruik van de merken) en van het Hof van Sustitie van de Europese Gemeenschappen (Class/SKB, HvJ EG 18 oktober 2005, IER 2006, 8;  kort gezegd: geen merkinbreuk bij binnenkomst in de Gemeenschap onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot).

4.6.9. Bacardi heeft in een reactie daarop verwezen naar twee uitspraken (UDV/Brandtraders HvJ EG 19 februari 2009 en Red Bull/Winters  Rb den Haag 7 oktober 2009, IEPT20091007) en aangevoerd dat die uitspraken laten zien dat de door Loendersloot aangehaalde uitspraak Jacobs/Niemeyer achterhaald is. Dit beroep gaat echter naar het oordeel van het hof niet op omdat de rol van Loendersloot (en van de bloot vervoerder Hagens in Hagens, Jacobs/Niemeyer) een andere is dan die van Brandtraders (die als commissionair van de verkoper overeenkomsten sloot voor rekening van de verkoper maar op eigen naam) en die van Winters (die van een derde afkomstige blikjes met daarop het teken van een ander veilde en die gevulde blikjes voorzien van de vermelding van Winters als producent weer afleverde bij die derde). De rollen van Brandtraders en van Winters waren zodanig dat bij het betrokken publiek de indruk kon ontstaan dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestond tussen Brandtraders en de door haar (voor rekening van de verkoper) verkochte waren respectievelijk Winters en de gewraakte blikjes. Bacardi heeft niet gesteld en het is niet aannemelijk geworden, dat in casu bij het betrokken publiek de indruk bestaat dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen Loendersloot en de door anderen, waaronder Van Caem, in het verkeer gebrachte Bacardi-producten.

4.6.10 Los van het voorgaande geldt dat ingevolge de uitspraak in Class/SKB van merkenrechtelijk gebruik geen sprake is zolang de goederen op het grondgebied van een lid-staat verblijven als niet-communautaire goederen waarop de regeling extern douanevervoer of het stelsel douane-entrepot van toepassing is. Bacardi heeft niet weersproken dat daarvan in ieder geval ten aanzien van een deel van de bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten sprake is. Tenslotte kan zonder nadere toelichting die ontbreekt de enkele vermelding door Loendersloot van bij haar opgeslagen Bacardi-producten in haar voorraadadministratie en op haar facturen niet als gebruik van de Bacardi-merken in de zin van artikel 2.20 BVIE worden gekwalificeerd.

4.6.11. Het voorgaande betekent dat naar het voorlopig oordeel van het hof Bacardi niet aannemelijk heeft gemaakt dat Loendersloot in merkenrechtelijke zin gebruik heeft gemaakt van de Bacardi-merken en inbreuk heeft gemaakt of dreigt te maken op de merkenrechten van Bacardi (…). 

Het Hof beveelt Bacardi voor geen enkel doel gebruik te maken van de opgemaakte beschrijving behalve voor zover die beschrijving betrekking heeft op Bacardi-producten waarop Van Caem ten tijde van die beschrijving rechthebbende was.

4.6.13. Het voorgaande betekent dat de door Bacardi verzochte beschrijving en monsterneming had moeten worden beperkt tot bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten waarop Van Caem rechthebbende was. (…)

4.6.15. De slotsom is dat Bacardi terecht beschrijving en monsterneming heeft doen uitvoeren van bij Loendersloot opgeslagen Bacardi producten waarop Van Caem rechthebbende was en dat de grieven 3,4,5 en 7 in zoverre slagen, Het beroepen vonnis zal op dit punt worden vernietigd en de in het dictum daarvan onder 8.1 gegeven beslissing zal met inachtneming van het voorgaande worden gewijzigd. Omdat Loendersloot onweersproken heeft gesteld dat de in december 2008 genomen en na het beroepen vonnis weer teruggegeven monsters zich niet meer onder haar bevinden zal het hof het onder 8.2 gegeven dictum niet wijzigen. Voor zover het om bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-produkten gaat waarop niet van Caem rechthebbende is blijft het in conventie gewezen dictum in stand. (…)

Lees het arrest hier.

Rechtbank Almelo, 4 december 2009, 106407 / KG ZA 09-351, Jade B.V. tegen Deltex B.V. (met dank aan Maarten Rijks & Wim Maas, Banning)
 
Merkenrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Eiseres maakt op grond van vormmerk, auteursrecht en onrechtmatig handelen bezwaar tegen het door gedaagde op de markt brengen van hoofdkussens. Alleen vorderingen m.b.t. slaafse nabootsing worden toegewezen (maar wel met een volledige 1019h Proceskostenveroordeling).

De hoofdkussens van zowel eiseres (de Silvana Support, afbeelding boven) als gedaagde (de Cinderella Orthoflex, afbeelding onder) bestaan uit een verdeling in 4 vlakken: 3 vlakken bestemd voor een goede ondersteuning van het hoofd van zij- en rugslapers en 1 vlak ter ondersteuning van de nek. Op de vlakverdeling is met behulp van 'gezichtjes' dan wel 'poppetjes' aangegeven hoe het kussen gebruikt dient te worden. Vorderingen op grond van het vormmerk worden afgewezen op grond van 2:1 lid 2 BVIE. Auteursrechtelijke vorderingen worden afgewezen, omdat het kussen slechts uit functionele elementen en stijlelementen bestaat. Vorderingen op grond van onrechtmatig handelen worden wel toegewezen. De rechtbank Almelo komt tot het voorlopig oordeel dat:

5.3. (…)  een reëel verwarringsgevaar te duchten (is) bij het winkelend publiek (zowel online als 'live') indien zij afzonderlijk worden geconfronteerd met de kussens van partijen. Er sprake van een onnodige nabootsing van Deltex. Dat heeft betrekking op de totaalindruk (van een afstand zien de kussens er vrijwel hetzelfde uit, qua consequente doorvoering van de kleurstelling en de plaats van de labels), maar ook wanneer de focus wordt verlegd naar de afzonderlijke onderdelen, komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar. Immers, het is op zichzelf al vreemd en de klant onderschattend dat een gebruiksaanwijzing op een kussen wordt gedrukt waarop het hoofd dient te rusten.

Het publiek dat geacht wordt deze kussens te kopen, voorziet de nieuwe aankoop in het algemeen onmiddellijk van een kussensloop in zijn favoriete ontwerp. Daarmee wordt de gebruiksaanwijzing vrijwel onzichtbaar. Dat is op zichzelf niet erg en bovendien de vrije en te respecteren keuze van de fabrikant, maar het is wel vreemd als een concurrent op dezelfde wijze een gebruiksaanwijzing op haar kussen aanbrengt terwijl dat - het gaat om een hoofdkussen! - volstrekt onnodig is.

Als diezelfde producent (in casu Deltex) dan ook nog eens een zestal kleuren hanteert die voor een groot deel (en wat betreft het onweersproken meest populaire kussen van Jade exact dezelfde kleur) overeenstemmen, deze kleuren gebruikt voor de biezen, de labels op dezelfde plek bevestigt en de drie gezichten voorziet van iets dat op een menselijk lichaam moet lijken, is de verwarring compleet) en dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter te worden geoordeeld dat sprake is van ongeoorloofd en daarmee onrechtmatig aanhaken bij het succes van de concurrent. De nagebootste elementen zijn immers onnodig nagebootst. Het label zit op exact dezelfde plek, maar had evengoed meer naar de onderzijde kunnen worden geplaatst. De biezen zijn slechts anders wat betreft de opgedrukte tekst op het kussen van Deltex. maar dat is van een afstand (en de gemiddelde consument ondergaat de eerste indruk veelal op afstand) nauwelijks zichtbaar. Dat Deltex 'poppetjes' gebruikt in plaats van 'gezichtjes' lijkt op het eerst gezicht voldoende onderscheidend maar is dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet. Ook hier geldt: het kan eenvoudig anders. Deltex had andere keuzes kunnen maken die niets af zouden doen aan het doel van het kussen maar wel voor een beter onderscheid met het kussen van Jade zorg zouden dragen."

De voorzieningenrechter veroordeelt Deltex in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Jade op grond van artikel 1019h Rv. begroot op € 5.222,25 aan verschotten en salaris van de advocaat.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 1 december 2009, KG ZA 09-1368, Westland Kaasspecialiteiten B.V. tegen X h.o.d.n. Y (met dank aan Godert van Rappard, NautaDutilh).

Merkenrecht. Eiser maakt op grond van (Gemeenschaps)merkregistraties OLD AMSTERDAM bezwaar tegen het in een marktkraam aanbieden door gedaagde van kaas (met, zwarte korst, net als de Old Amsterdamkaas) onder de aanduiding ‘Oud Amsterdam’. “Niet weersproken is dat bij een bestelling voor OLD AMSTERDAM eerstbedoelde merkloze kaas met zwarte korst wordt geleverd.”

Vorderingen toegewezen. Merkinbreuk “sub b” en “sub c” (kielzogvaren). De warenwettelijke aanduiding “Amsterdamse kaas” bestaat niet meer. Niet aannemelijk is geworden dat een zwarte korst gebruikelijk zou zijn voor hele oude kaas.

4.4. Niet voldoende steekhoudend bestreden is dat X in zijn marktkramen in Tilburg en Dordrecht kaas in zwarte korst verkoopt onder gebruikmaking van de tekens “Oude Amsterdam” en “Oud Amsterdam”, die geen door Westland Kaas met het merk OLD AMSTERDAM in het verkeer gebrachte kaas betreft, terwijl evenmin toestemming van Westland Kaas is verkregen voor het hanteren van de gewraakte tekens. Daarbij is voorshands aannemelijk geworden dat tevens “echte” kaas voorzien van het merk OLD AMSTERDAM (afkomstig van Westland) ter verkoop gereed ligt en origineel reclamemateriaal voor deze kaas in de marktkraam aanwezig is (zie bijvoorbeeld de onderste foto uit 2.6 aan de linker onderzijde). Niet weersproken is dat bij een bestelling voor OLD AMSTERDAM eerstbedoelde merkloze kaas met zwarte korst wordt geleverd.

(…)

4.6. Niet in geschil is dat het identieke waren, kaas, betreft. Het merk OLD AMSTERDAM stemt naar voorlopig oordeel visueel en begripsmatig – en in mindere mate ook auditief – zodanig overeen met de door of vanwege X gebruikte tekens “Oud(e) Amsterdam” – mede in aanmerking genomen de grote onderscheidende kracht van het Gemeenschapsmerk – dat daardoor verwarringsgevaar bij het publiek omtrent de herkomst voorshands aannemelijk is geworden. Dat is op zichzelf ook niet inhoudelijk bestreden door X. Dat levert dan ook in beginsel voorshands merkinbreuk “sub b” op. Als mee te wegen bijzondere omstandigheid van het onderhavige geval is voorshands ook aan te merken dat X de door hem onder de gewraakte tekens gevoerde kaas aanbiedt in zwarte korsten, waarin ook Westland Kaas haar OLD AMSTERDAM gemerkte kaas op de markt brengt. Dat dit soort korst gebruikelijk zou zijn voor hele oude kaas, zoals X stelt, maar niet onderbouwt, is in dit kort geding niet aannemelijk geworden.

4.7. Evenmin is bestreden dat het Gemeenschapswoordmerk OLD AMSTERDAM een bekend merk is in de zin van art. 9(1)(c) GMVo (hierna: "sub c"), hetgeen door Westland Kaas harerzijds voldoende aannemelijk is gemaakt met de feitelijke gegevens als vermeld in 2.4, en dat X door het aanprijzen van kaas in zwarte korst, niet zijnde vanwege Westland Kaas op de markt gebrachte kaas voorzien van het merk OLD AMSTERDAM, probeert in het kielzog te varen van het in de Benelux, althans in Nederland, bekende merk OLD AMSTERDAM en zodoende zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het bekende merk van Westland Kaas. Alleen al dat levert voorshands in beginsel inbreuk “sub c” op. Daarbij wordt dan nog daargelaten dat X als "grote" marktpartij in de kaashandel in Nederland geen onbesproken reputatie geniet, waar Westland Kaas onvoldoende steekhoudend bestreden op wijst ter onderbouwing van de door haar gestelde afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar Gemeenschapsmerk en het aspect van reputatieschade. Deze andere pijler van de "sub c" inbreuk kan hier verder in verband met het vorenoverwogene blijven rusten.

4.8. X voert (…) als (enig) inhoudelijk verweer dat “Amsterdamse kaas” al sinds meer dan honderd jaar zou bestaan en voorzien zou zijn van een rijkskeurmerk “Amsterdam” en dat hij deze gewoon onder de aanduiding “Amsterdamse/Amsterdammer” – vergelijkbaar met “Goudse”, “Edamse” of “Leidse” kaas – zou mogen verkopen. (…)

4.9. Dit verweer wordt verworpen. Krachtens de nu geldende warenwettelijke regeling bestaat de aanduiding “Amsterdamse kaas” niet (meer). Alleen de aanduidingen “Goudse kaas”, “Edammer kaas” respectievelijk “Commissiekaas” of “Mimolette” zijn als zodanig in het economisch verkeer erkende aanduidingen voor soorten kaas.1 Voor zover het beroep van X aldus moet worden opgevat dat hij vanwege de beweerdelijk gebruikelijke typeaanduiding “Amsterdamse kaas” een geldige reden in de zin van art. 9(1)(c) GMVo zou hebben, faalt dit voorshands alleen al bij gebreke van dragende onderbouwing.

Lees het vonnis hier.

GvEA, 3. December 2009, T-233/08, Iranian Tobacco tegen OHIM/AD Bulgartabac (Bahman) & T-245/08, Iranian Tobacco tegen OHIM/AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

Gemeenschapsmerk. Vervallenverklaring beeldmerken Bahman en TIR 20 FILTER CIGARETTES. Geen bewijs van gebruik, althans te laat aangevoerd.

29. Die Klägerin macht geltend, dass sie die fragliche Marke auf dem „virtuellen“ Markt, nämlich auf ihrer Internetseite für Zigaretten nutze.

Würdigung durch das Gericht:  31. Es genügt der Hinweis darauf, dass aus den Akten des Verfahrens vor dem HABM hervorgeht, dass die Klägerin während dieses Verfahrens nie die Ausführungen der Streithelferin zum Fehlen einer Benutzung der streitigen Marke in der Gemeinschaft bestritten hat. Dieser Klagegrund ist somit vor dem Gericht unzulässig, da es diesem obliegt, die Rechtmäßigkeit der von der Beschwerdekammer erlassenen Entscheidung dadurch zu überprüfen, dass es die von der Beschwerdekammer vorgenommene Anwendung des Gemeinschaftsrechts unter Berücksichtigung insbesondere der dieser vorliegenden tatsächlichen und rechtlichen Elemente einer Kontrolle unterzieht, es eine solche Kontrolle aber nicht dadurch ausüben kann, dass es neues Vorbringen berücksichtigt.

Lees de arresten hier (223) en hier (245).

Rechtbank Arnhem, sector kanton, 12 oktober 2009, LJN: BK3997, Kennametal Nederland B.V. tegen werknemer

Auteursrecht. Ontslagprocedure. Werknemer wilde pensioeninkomsten aanvullen met nevenwerkzaamheden:

6. Kennametal verwijt [werknemer] onder meer dat hij voor eigen rekening ontwerpen dan wel tekeningen voor vijf projecten in opdracht van [bedrijf Y] en [bedrijf Z] met gebruikmaking van haar software heeft gemaakt. (…)  [werknemer] (…) betwist niet dat hij deze ontwerpen, die hij kennelijk heeft gemaakt met behulp van de software van Kennametal, voor eigen rekening aan [bedrijf Z] heeft verzonden.
Voorts verwijt Kennametal [werknemer] dat enkele verzonden Kennametal-ontwerpen voorzien waren van het [bedrijf X]-logo op het Kennametal-logo, hetgeen een inbreuk op de merk- en auteursrechten van Kennametal oplevert. Volgens [werknemer] is dit juist wat betreft de als productie 15 bij het verzoekschrift overgelegde tekening, maar dat is een tekening van hem en [bedrijf Y] en daarom wilde hij de naam van Kennametal verwijderen. De voornoemde verwijten van Kennametal aan [werknemer] staan aldus tussen partijen vast. (…)

7 (…) De kantonrechter overweegt hieromtrent als volgt. (…) hij heeft meermalen onbevoegd gebruik gemaakt van de software van Kennametal, terwijl hij iedere werkdag bij het opstarten van zijn computer door middel van de onder 1.4 genoemde pop-up is gewaarschuwd dat dat niet is toegestaan en hij heeft eenmaal inbreuk gemaakt op het merk- en auteursrecht van Kennametal. Deze handelwijze van [werknemer] kan niet gerechtvaardigd worden door de afwijzing van zijn (herhaalde) verzoek om salarisverhoging, daar een goed werknemer niet op deze wijze reageert op een dergelijke, voor hem teleurstellende afwijzing. Dat volgens [werknemer] zijn handelwijze slechts een beperkte omzet voor [bedrijf X] en geen schade voor Kennametal heeft opgeleverd, doet niet af aan het geschonden vertrouwen. (…) Dit leidt ertoe dat het verzoek tot ontbinding op grond van veranderingen in de omstandigheden wordt toegewezen.

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2009, HA ZA 08-2659, Cruise Travel Nederland B.V. tegen Cruise Factory B.V. & Meul Holdings B.V. (met dank aan Arnoud Engelfriet)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Adwords. Gedaagde Cruise Factory maakt door het gebruik van de adwords  'cruise' en 'travel' geen inbreuk op het merkenrecht en handelsnaamrecht van eiser Cruise Travel. Gebruikelijke, beschrijvende begrippen, geen strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, geen indruk van een commercieel verband, geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan reputatie.

4.3. Ingevolge artikel 2.23 lid 1 aanhef en sub b BVIE omvat het uitsluitend recht van Cruise Travel- voor zover hier van belang  niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik door Cruise Factory c.s. van aanduidingen inzake soort of andere kenmerken van de door Cruise Factory aangeboden diensten. Cruise Factory biedt reizen aan, waaronder cruises. De woorden 'cruise' en 'travel' zijn aanduidingen inzake de door Cruise Factory aangeboden diensten. Dat deze woorden uit de Engelse taal afkomstig zijn, is in dit verband niet relevant. Cruise Travel heeft niet, althans niet gemotiveerd, betwist dat de Engelse taal in de reisbranche is ingeburgerd. De beide woorden zijn bij het relevante publiek bekend.

4.4. Cruise Travel zou zich tegen het gebruik door Cruise Factory c.s. van het adword "cruise travel" kunnen verzetten, indien dat gebruik in strijd is met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Daarvan is de rechtbank niet gebleken. Met het opgeven van het (onzichtbare) adword 'cruise travel' wordt niet de indruk gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen Cruise Travel en Cruise Factory c.s. Na het intypen van de zoektermen 'cruise travel' verschijnt in het gele kader boven de resultatenlijst de verwijzing naar de website van Cruise Factory. Over het gebruik van de betreffende aanduidingen op de site van Cruise Factory is niets gesteld. De achter elkaar ingetypte zoektermen 'cruise' en 'travel' zijn beschrijvend voor de door Cruise Factory aangeboden diensten. Om die reden zal het relevante publiek, op zoek zijnde naar een cruise, ze ook gebruiken. Het relevante publiek zal, gebruik makend van Google, niet de indruk hebben dat er een commercieel verband bestaat tussen de diverse ondernemingen die in de resultatenlijst verschijnen. Het weet dat het geconfronteerd zal worden met diverse aanbieders. Dit wordt niet anders omdat Cruise Factory, gebruik makend van de diensten die Google aanbiedt, boven de resultatenlijst in het gele kader verschijnt en Cruise Travel houdster is van een beeldmerk waarvan de beschrijvende woorden 'cruise' en 'travel' deel uitmaken.

4.5. De rechtbank zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de conclusie rechtvaardigen dat redelijkerwijs is te verwachten dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk van Cruise Travel. Cruise Travel heeft niet meer gedaan dan stellen dat dit het geval is. Het lag echter op haar weg aan te geven op grond waarvan te verwachten is dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van haar merk. Zo wijst de rechtbank erop dat Cruise Travel een beeldmerk heeft geregistreerd, terwijl de aanduiding CRUISETRAVEL, die daarvan deel uitmaakt, beschrijvend is te achten, alsmede op het feit dat niets is gesteld over het gebruik van het gewraakte teken op de website van Cruise Factory (zo daarvan al sprake is).

4.6. De vorderingen van Cruise Travel dienen eveneens te worden afgewezen voor zover deze zijn gebaseerd op de artikelen 5 en 5a Huw. Voor de toepassing van beide bepalingen is vereist dat Cruise Factory de aanduiding 'cruise travel' als handelsnaam voert. Daarvan is geen sprake. Cruise Factory drijft haar onderneming onder de gelijkluidende handelsnaam. De rechtbank is niet gebleken van feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot het oordeel dat zij tevens onder de handelsnaam Cruise Travel optreedt. Het enkele gegeven dat zij bij Google het adword 'cruise travel' heeft opgegeven is daartoe onvoldoende.

Lees het vonnis hier.