Alle rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Arnhem, 25 januari 2010, Connect uitzendbureau B.V. tegen Connection Uitzendbureau B.V. (met dank aan Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten, en Bas Berghuis van Woortman, Simmons & Simmons)

Merkenrecht, handelsnaamrecht. Eiseres, Uitzendbureau Connect stelt dat gedaagde middels de handelsnaam Conenction Uitzenbureau inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrecht. Het merk CONNECT is onderscheidend (ómdat het door het BBIE is ingeschreven), hoewel het door de voorzieningenrechter wel als een zwak merk wordt aangemerkt. Ex tunc beoordeling. Grote mate van overeenstemming, identieke diensten: merkinbreuk en handelsnaaminbreuk. Domeinnamen gedaagde zijn gekleurd tot handelsnaam en gebruik van de domeinnamen is eveneens in strijd met art. 5 Hnw.

4.7. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt het volgende overwogen. Voorshands geoordeeld is het door Connect ingeschreven woordmerk Connecr niet louter beschrijvend voor de diensten waarvoor inschrijving is gevraagd, te weten - kort gezegd - uitzenddiensten. Dat het woordmerk Connect in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een (woord)merk pas wordt ingeschreven nadat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden elk onderscheidend vermogen te missen (zie artikel 2.1 1 lid 1 onder b BVIE). Indien inschrijving volgt, kan daaruit worden afgeleid dat het Benelux-Bureau na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.
 
Niettemin kan het merk als een 'zwak merk' worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is. Het woord 'Connect' is immers een veel voorkomend Engels woord, wat zoveel betekent als 'verbinden' of 'in verband brengen', dat veelvuldig wordt gebruikt in handelsnamen van ondernemingen die actief zijn in de uitzendbranche, zo heeft Connection ter zitting onweersproken gesteld. In dit verband is wel nog van belang dat voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het woordmerk Connect dient te worden uitgegaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door Connection (vergelijk HvJ EG 27 april 2006, C-145/05, Levi Strauss). Zoals uit 2.5 blijkt is Connection sinds 2001 op de markt actief. Dit betekent dat merkinschrijvingen van na die tijd buiten beschouwing dienen te blijven, zodat aan de door Connection in het geding gebrachte uitdraai uit het merkenregister in dit verband weinig betekenis toekomt, nu Connect onweersproken heeft gesteld dat veruit de meeste van de daarop voorkomende merkinschrijvingen dateren van na april 2001. Dat het woordmerk Connect door intensief gebruik (inburgering) alsnog sterk onderscheidend vermogen heeft verworven (artikel 2.28 lid 2 BVTE), is overigens gesteld noch gebleken.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle, 25 november 2009, LJN: BL0184, Eisers tegen Rescue 3000 B.V.

Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Geen inbreuk. Eisers, maken op grond van hun Gemeenschapsbeeldmerk STABFAST ( hulpverlenings/stabilisatie-instrument) bezwaar tegen beeldmerk STABALL van gedaagde. Rechtbank Zwolle verwerpt nietigheidsverweer gedaagde en concludeert dat er geen sprake is van merkinbreuk. “Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen.”

En van een onrechtmatige daad kan dan volgens de voorzieningenrechter geen sprake meer zijn: Hiervoor is reeds geoordeeld dat er met het thans door Rescue gehanteerde teken geen sprake is van een op het merk van [eisers] inbreukmakend teken. Daarmee is gegeven dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen op grond van de onrechtmatige daadsactie van 6:162 BW.”

Merkenrecht: 4.8.Ten aanzien van de gepretendeerde inbreuk op grond van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat hiervan bij het thans door Rescue gebruikte teken geen sprake (meer) is. Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken. Het teken dat nu door Rescue wordt gevoerd (bijlage 3) wijkt als geheel zowel auditief als visueel in overwegende mate af van het merk van [eisers] (bijlage 1). De enige overeenkomst die beide tekens met elkaar hebben is het eerste deel van het woord: “STAB”. Op visueel gebied verschillen het merk (van [eisers]) en het teken (van Rescue) echter ook op dit punt. Voorts is door [eisers] weliswaar gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar, maar deze stelling is niet geconcretiseerd of nader onderbouwd met feiten of omstandigheden.

Onrechtmatige daad: 4.9.  Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan aan het nationale recht (in dit geval de onrechtmatige daad) geen bescherming worden ontleend die verder strekt dan het specifieke merkenrecht. Hiervoor is reeds geoordeeld dat er met het thans door Rescue gehanteerde teken geen sprake is van een op het merk van [eisers] inbreukmakend teken. Daarmee is gegeven dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen op grond van de onrechtmatige daadsactie van 6:162 BW.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, HA ZA 04/3785, Inter Ikea Systems B.V. & IKEA B.V. tegen Serboucom B.V. (met dank aan Gregor Vos & Moïra Truijens, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. “Over ovalen en kleurcombinaties. In een herkenbare stijl stelt de Haagse Rechtbank dat verwarring uitgesloten moet worden geacht.”, aldus IEF 2431 over de eerste instantie (Rechtbank ‘s-Gravenhage, 2 augustus 2006, IEF 2431). Het hof vernietigt het vonnis in hoger beroep.

Het geel/blauwe beeldmerk van IKEA is een bekend merk, ook zonder het woordelement IKEA. Geen non usus logo zonder woordelement IKEA. Pago-criterium: Benelux (althans Nederland en België) kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap. Inbreuk door MULTIMATE-logo van Serboucom. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Beroep op rechtsverwerking faalt, omdat het  merk in zwart/wit is gedeponeerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruik. Pan-Europees verbod. 

Bekendheid: 14. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat merk B [geel/blauw ovaal met woord IKEA – IEF]  in de Benelux een bekend merk is met een groot onderscheidend vermogen. Dit wordt nog versterkt door het gebruik van dezelfde felgele kleur in combinatie met de kleur blauw op en in haar winkels.  Nu naar het oordeel van het hof het grondgebied van de Benelux (althans Nederland en België) in dit verband kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap (zie HvJEG 6 oktober 2009, C-301107 inzake PAGO) en het merk B herhaaldelijk (in ieder geval in 2005, 2007, 2008 en 2009) door derden is aangemerkt als een van de "most valuable/best/influential (retail) brands" van Europa en/of de wereld, moet het merk ook als bekend merk worden beschouwd in de Europese Gemeenschap.

Gebruik: (…) 19. Gelet op het bovenstaande is het hof is van oordeel dat merk A [geel/blauw ovaal zonder het woord IKEA – IEF] door het relevante publiek wordt gezien als een onderscheidingsteken voor waren en diensten afkomstig van IKEA nu
  -merk B een bekend merk is
  -zowel het beeldelement als het woordelement in merk B naar het oordeel van het hof, mede door de   bekendheid van merk B, elk onderscheidende bestanddelen daarvan zijn;
  - uit de door IKEA overgelegde rapporten valt af te leiden dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek bij het zien van merk A aan IKEA denkt.
Het hof is dan ook van oordeel dat door het gebruik van merk B ook merk A wordt gebruikt en door de enkele toevoeging van IKEA aan merk A het onderscheidend vermogen van dat merk niet is gewijzigd. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat ook het merk A een bekend merk is. Het merk A is dm ook niet vervallen wegens non-usus.

(…)

22. Het hof is van oordeel dat, gelet op de grote bekendheid van het merk, zowel het beeldelement als het woord (even) onderscheidende elementen zijn.

(…)

Inbreuk: Gelet op de mate van overeenstemming, de bekendheid van de merken van IKEA, de (soort)gelijkheid van (een deel van) de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor de tekens door Serboucom worden gebruikt en de omstandigheid dat partijen zelfs deels dezelfde waren en diensten aanbieden, is het hof van oordeel dat de door Serboucom gebruikte logo's zodanig met de merken A en/of B van IKEA overeenstemmen dat door het gebruik van die tekens bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Wat betreft de inbreuk op merk B geldt bovendien dat het woord MULTIMATE – evenals in het merk van IKEA - is afgebeeld in blauwe blokletters in (vrijwel) hetzelfde lettertype als het woord IKEA. Dat in het oude logo ook nog een wit streepje om de ovaal en een witte balk voorkomt kan aan het verwarringsgevaar onvoldoende afdoen. Deze zijn zo weinig opvallend dat zij het totaalbeeld niet mede bepalen. In het nieuwe logo komen zij bovendien niet voor. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Het hof is van oordeel dat het bovenstaande ook geldt voor de barcode/prijskaartjes, Ook deze bestaan uit voormeld gekleurd beeldelement en een in merkenrechtelijke zin niet onderscheidend bestanddeel (een prijs en een barcode). Serboucom heeft betwist dat daarbij sprake is van merkgebruik. Dat het gaat om prijskaartjes in de winkel staat er niet aan in de weg dat sprake is van merkgebruik. Het is in het algemeen niet ongebruikelijk dat daarop merken worden afgebeeld.

Rechtsverwerking: 24. in eerste aanleg heeft Serboucom zich nog beroepen op rechtsverwerking wegens het Gedurende vijf jaar (bewust) gedogen van het gebruik van het (oude) MULTIMATE-merk, als bedoeld in artikel I4 bis, lid 1, BMW, thans artikel 2.24, lid 1, BVIE. Daar de grieven slagen en tot vernietiging leiden, moet het hof dit verweer nog bespreken. Nu het merk in zwart/wit is gedeponeerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruik, faalt dit verweer. (…)

Lees het arrest hier (afbeeldingen in vonnis rechtbank)

HvJ EG,  26 januari 2010, conclusie van advocaat-generaal P. Mengozzi in zaak C-48/09 P, Lego Juris A/S tegen OHIM /  MEGA Brands

Merkenrecht. Conclusie A-G m.b.t. nietigheidsactie tegen vormmerk Legoblokje (afbeelding). A-G concludeert tot verwerping van het beroep. Het merk is volgens hem terecht nietig verklaard: het Legoblokje heeft in zijn geheel een functioneel karakter. Vanwege de schaarse jurisprudentie over artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 gaat de A-G er relatief diep op in. “Deze hogere voorziening is voor het Hof de tweede gelegenheid in tien jaar om de geheimen van de litigieuze bepaling te doorgronden.”

Lego en haar grootste concurrente, MEGA Brands, twisten over de mogelijkheid om een fotografische voorstelling van een typisch blokje van het betrokken speelgoed als merk te doen inschrijven, of dat de contouren wezenlijke kenmerken van de vorm van het blokje hebben, die vanwege hun functionele karakter beschikbaar moeten blijven voor alle speelgoedfabrikanten en derhalve niet kunnen worden ingeschreven.

50. In het arrest Philips zijn onmiskenbaar de beginselen voor de uitlegging van de litigieuze bepaling neergelegd, ook al betrof het daar de richtlijn. De feiten van die zaak leidden evenwel tot een relatief strikte uitspraak over de mogelijkheid van inschrijving van tekens die uit functionele vormen bestaan. Uit het arrest blijkt dat een zekere consensus bestond over het volledig functionele karakter van de grafische voorstelling van het bovenstuk van het door die Nederlandse onderneming verhandelde elektrische scheerapparaat.

51. Doordat het Hof zich zo tot de feiten van het geding heeft beperkt, lag in zijn antwoord aan de Engelse Court of Appeal de nadruk op de redenen waarom de inschrijving van een merk met die kenmerken moest worden geweigerd, en reikte het ondernemingen nauwelijks de criteria aan voor de inschrijving van functionele tekens in de merkenregisters. Trouw aan de geest van de bepaling sloot het arrest de inschrijving van merktekens met functionele vormen niet categorisch uit, al maakte het dit niet eenvoudig. Metaforisch gezegd, heeft het Hof de deur van de merkenbureaus voor functionele tekens niet gesloten, maar op een kier gezet. Deze hogere voorziening dwingt ons ertoe te meten hoe groot de opening van die maar net geopende deur is.

52. Lego Juris klaagt namelijk niet alleen over een onjuiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 in het bestreden arrest (eerste grief); zij verwijt het Gerecht ook de toepassing van onjuiste uitleggingscriteria voor de vaststelling van de functionele kenmerken van haar blokje of bouwsteen (tweede en derde grief). Bij de beoordeling van de hogere voorziening moet derhalve zowel worden ingegaan op materiële aspecten, de eventuele fouten bij de uitlegging, als op andere, methodologische aspecten, de modus operandi bij de beoordeling van de eigenschappen van de voorwerpen en de identificatie van hun functionele karakter.

53. Er is, zoals gezegd, slechts één eerdere uitspraak en deze hogere voorziening is voor het Hof de tweede gelegenheid in tien jaar om de geheimen van de litigieuze bepaling te doorgronden. Dit rechtvaardigt naar mijn mening de poging om tot een antwoord te komen dat verder gaat dan de grenzen die de door rekwirante aangevoerde middelen opleggen, voordat ik aan hun bespreking toekom. Ik hoop daarmee bovendien tegemoet te komen aan de logische verwachtingen bij het bedrijfsleven – dat reikhalzend uitkijkt naar een verheldering van dit ingewikkelde probleem – met betrekking tot de voorwaarden voor inschrijving van functionele tekens.

(…)

60. Het gevaar bestaat dus dat de door het Hof vastgestelde criteria niet in alle lidstaten op dezelfde wijze worden toegepast, reden waarom ik het nuttig acht naar enkele aanvullende criteria te zoeken die kunnen bijdragen aan een verdieping van de rechtspraak die, met het arrest Philips als enige precedent, te veel overhelt naar de tekens die op grond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 van inschrijving moeten worden uitgesloten. De beste manier om het toepassingsgebied van deze bepaling nader te definiëren, is de gevallen te onderzoeken waarin het aangevraagde merk inschrijving verdient ondanks dat het enkele functionele kenmerken heeft.

(…)

65. Uit de formulering van artikel 7, lid 1, sub e-ii, valt af te leiden dat de wezenlijke kenmerken van de vorm moeten worden vastgesteld en met de technische uitkomst in verband moeten worden gebracht, om te beoordelen of een noodzakelijk verband bestaat tussen die kenmerken en die technische uitkomst. In deze context is het onderzoek van die fundamentele aspecten niet bedoeld om na te gaan of het teken de wezenlijke functie van een merk kan vervullen, namelijk de herkomst waarborgen van de waren waarop het is aangebracht(42), maar om het noodzakelijke karakter ervan te bezien ten opzichte van de technische oplossing, waarvan de kenmerken eveneens een exacte definitie behoeven.

(…)

69. In de tweede fase heeft het met het onderzoek van het merkteken belaste orgaan dan een vorm voor zich met wezenlijke kenmerken waarvan slechts enkele gedeeltelijk functioneel zijn. Een strikte interpretatie van het arrest Philips zou leiden tot het buiten toepassing laten van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, nu in punt 84 daarvan de inschrijving wordt uitgesloten van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar, „[…] indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven”. Ik meen evenwel, zoals gezegd, dat het arrest zich te veel beperkt tot de feiten van de zaak.

70. Gezien de twee basispremissen van artikel 7, lid 1, sub e ii, van verordening nr. 40/94, te weten „de legitieme doelstelling niet toe te staan dat uitsluitende rechten op technische oplossingen worden verkregen of bestendigd” en dat de functionele vorm „door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt”, is de bepaling volgens mij ook in deze hybride situatie van functionele en niet-functionele wezenlijke kenmerken toepasselijk.

(…)

75. Nadat deze obstakels zijn weggenomen door middel van afstandsverklaringen of door de overtuiging dat de vorm onschadelijk is voor de mededinging, komen de organen die zijn belast met het onderzoek van het functionele karakter van een vorm van een dergelijke hybride aard, gewoonlijk een merkenbureau of een rechterlijke instantie waarbij een reconventionele vordering tot nietigverklaring aanhangig is, uiteindelijk toe aan de derde fase, waarin het onderscheidend vermogen van het merkteken (vorm) wordt onderzocht. Van belang zijn dan de totaalindruk van het teken, de mening van de consument, en de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd, overeenkomstig het bepaalde in de rechtspraak.(54)

(…)

96. Vasthoudend aan mijn methodologische uitlegging van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, is de kritiek op het bestreden arrest niet relevant. Hoewel ik heb aanvaard dat de vergelijking van alternatieve vormen mogelijk relevant is voor een begrip van de mededingingssituatie, heb ik die vergelijkende analyse verplaatst naar de tweede fase. In die fase heeft zij nut, om uit te maken of het monopolie dat een merk aan een waar met bepaalde functionele kenmerken verleent de concurrentie op de markt kan wegvagen. Zoals gezegd, komen na de vaststelling dat het Legoblokje in zijn geheel een functioneel karakter heeft, de volgende fasen niet meer aan de orde.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Amsterdam, 19 januari 2010, Kruidvat Retail B.V. c.s. tegen C&A Nederland (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst Advocaten).

Merkenrecht. Kwade trouw, slagingskans verweer  en winstafdracht. Arrest in zaak tussen Kruidvat en C&A over het merk "Baby Club". Hoger beroep van Kruidvat tegen (uitsluitend) de veroordeling tot afdracht van winst. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de winstafdracht. (Rechtbank Utrecht, 28 december 2005, IEF 1515). Van een bij voorbaat kansloos verweer was geen sprake.

Kruidvat voert met succes aan dat haar gebruik van het teken waarvan het woordelement “BABY CLUB” deel uitmaakt, niet kan worden gekwalificeerd als gebruik te kwader trouw in de zin van art. 13A lid 5 BMW (oud).  Het hof gaat verwerpt het betoog van C&A dat art. 45 lid 2 TRIPS directe werking zou hebben.

4.4. (…) Omdat het begrip "BABY CLUB" als aanduiding voor een collectie babykleding tot op zeker hoogte wel een beschrijvend karakter heeft, is de beschermingsomvang echter beperkt en kon Kruidvat in redelijkheid menen dat zij door de toevoeging van haar handelsnaam "Kruidvat" voldoende afstand van het (woord)merk van C&A hield en dat van inbreuk in de zin van artikel 13 BWd derhalve geen sprake was. Het hof verwerpt het betoog van C&A dat dit verweer van Kruidvat in de gegeven omstandigheden als bij voorbaat kansloos moet worden beschouwd. Voldoende aannemelijk is dat Kruidvat naar een adequate omschrijving van haar collectie babyspullen heeft gezocht en – gelet ook op het door haar aangetoonde veelvuldige gebruik van het woord “club” ter aanduiding van een collectie van waren bestemd voor een bepaald doel - gemeend heeft dat het haar vrijstond de aanduiding “Kruidvat BABY CLUB” te gebruiken'. (…)

4.5. Gelet op dit een en ander gaat een veroordeling tot afdracht van winst die met de verkoop van de desbetreffende kleding is gemaakt (naast de veroordeling tot schadevergoeding van de door C&A als gevolg van de merkinbreuk geleden schade) als sanctie te ver. Het bepaalde in artikel 45 lid 2 van Trips-verdrag leidt niet tot een ander oordeel. Kruidvat wijst er in dit verband terecht op dat het om een optionele bepaling gaat en dat de Benelux-wetgever kennelijk vindt dat een veroordeling tot winstafdracht uitsluitend in gevallen van inbreuk te kwader trouw op haar plaats is. Ook het op 1 september 2006 in werking getreden Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom beperkt (in artikel 2.21 lid 4 BVIE) de toewijsbaarheid van winstafdracht tot die gevallen.’

Lees het arrest hier.

Het Gerecht, 21 januari 2010, zaak T-309/08, G-Star Raw Denim kft tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapsbeeldmerk G STOR o.g.v. ouder nationale en Gemeenschapswoord- en beeldmerken G-STAR en G-STAR RAW DENIM. Oppositie afgewezen. Geen overeenstemmende merken.

35. Furthermore, the impact of the conceptual differences in terms of counteracting the aural similarity is reinforced by the fact that there are also significant visual differences between the marks at issue. In that context, it must be pointed out that the degree of aural similarity of two marks is of less importance in the case of goods which are marketed in such a way that, when making a purchase, the relevant public generally perceives visually the mark designating those goods (…). Clearly, that is the case in respect of the goods covered by the mark applied for and by the earlier marks.

36. In view of all of the above, the Board of Appeal was right to find, in paragraph 31 of the contested decision, that the visual and conceptual differences between the marks prevented any assumption of a possible link between them and, therefore, that the second condition for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 was not satisfied.

38. In so far as the marks at issue are neither identical nor similar, one of the cumulative conditions for the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94 is not satisfied. Therefore, there is no need to assess whether the use without due cause of the trade mark applied for could take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade marks.

Lees het arrest hier.

Hof van Justitie, 21 januari 2010, zaak C-398/08 P, Audi AG tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Reclameslogans. Weigering inschrijving woordmerk ‘Vorsprung durch Technik’ is onterecht. Hof vernietigt het arrest van het Gerecht. Voor slogans gelden geen andere criteria dan voor ‘gewone’ merken.

“(…) dient onder meer met klem erop te worden gewezen dat de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering.”

“Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kunnen zij dus een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten. “

De slogan Vorsprung durch Technik voldoet aan de criteria en de weigering tot inschrijving wordt vernietigd.

38. Het Hof heeft weliswaar niet uitgesloten dat deze rechtspraak onder bepaalde voorwaarden relevant kan zijn voor woordmerken bestaande uit reclameslogans, maar het heeft met klem erop gewezen dat de moeilijkheden die deze merken wegens de aard ervan kunnen opleveren om het onderscheidend vermogen ervan vast te stellen en waarmee rekening mag worden gehouden, geen rechtvaardigingsgrond vormen om specifieke criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit wordt uitgelegd in de in de punten 33 en 34 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak (zie arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punten 35 en 36).

39. Het Hof was ook van oordeel dat niet kan worden geëist dat een reclameslogan een „verbeeldingselement” bevat, ja zelfs „een conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect dat dan ook blijft aanhaken” om het door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geëiste minimale onderscheidend vermogen te bezitten (arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punten 31 en 32; zie ook arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C‑329/02 P, Jurispr. blz. I‑8317, punt 41).

40. In casu is de redenering van het Gerecht het gevolg van een onjuiste uitlegging van de in de punten 36 tot en met 39 van het onderhavige arrest aangehaalde beginselen.

41. Er dient immers te worden vastgesteld dat, ook al heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest gesteld dat blijkens de rechtspraak de inschrijving van een merk niet uitgesloten is wegens het lovende of wervende gebruik ervan, het daarna zijn conclusie dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, in wezen heeft gebaseerd op het feit dat dit merk wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering, en dus juist op het lovende en wervende gebruik ervan.

42. Aldus was het Gerecht in de punten 41 en 42 van het bestreden arrest van oordeel dat het merk Vorsprung durch Technik weliswaar meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus kan worden gememoriseerd, maar het daardoor nog geen onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht stelde dat deze verschillende elementen dat merk slechts onderscheidend vermogen verlenen indien het door het relevante publiek meteen wordt opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de door een dergelijk merk aangeduide waren of diensten. In casu vat het relevante publiek dit merk allereerst op als een verkoopbevorderende formulering.

43. Het Gerecht heeft die laatste vaststelling gebaseerd op de analyse die het in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest heeft verricht. Het Gerecht was ten eerste van mening dat gelet op de ruime definitie van het begrip techniek, de verwijzing naar dit begrip niet in staat is om voor alle betrokken waren en diensten het aangevraagde merk onderscheidend vermogen te verlenen. Ten tweede betekent het woord „Vorsprung” „voorsprong”, zodat het in combinatie met het voorzetsel „durch” – dat „door” betekent – eerder een lovend karakter heeft voor het door de merkaanvraag aangesproken publiek, en in het bijzonder het Duitse publiek. Ten derde dient het merk, als samengesteld merk, weliswaar voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in zijn geheel te worden beschouwd, maar tevens dient te worden vastgesteld dat dit merk is gericht tot een breed publiek en dat de meeste ondernemingen die waren en diensten aan dit publiek willen aanbieden, de uitdrukking zelf kunnen gebruiken gelet op het lovende karakter ervan, los van de uitlegging die eraan moet worden gegeven.

44. Het is juist dat, zoals overigens in punt 33 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, een merk slechts onderscheidend vermogen heeft voor zover daarmee de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kunnen worden geïdentificeerd, maar het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering en dat het, gelet op het lovende karakter ervan, in beginsel door andere ondernemingen zou kunnen worden overgenomen, volstaat als zodanig niet voor de conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist.

45. In dit verband dient onder meer met klem erop te worden gewezen dat de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Aldus is het mogelijk dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering.

46. De in de punten 42 en 43 van het onderhavige arrest uiteengezette redenering van het Gerecht staaft niet zijn conclusie dat het aangevraagde merk door het relevante publiek niet zal worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten, maar beklemtoont in wezen enkel het feit dat dit merk bestaat uit een verkoopbevorderende formulering en als zodanig wordt begrepen.

47. Wat de vaststelling van het Gerecht in punt 41 van het bestreden arrest betreft, volgens welke het merk Vorsprung durch Technik meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus kan worden gememoriseerd, dient te worden opgemerkt dat, ook al zijn dergelijke kenmerken – zoals blijkt uit punt 39 van het onderhavige arrest – geen noodzakelijke voorwaarde voor de vaststelling van onderscheidend vermogen van een reclameslogan, dit niet wegneemt dat een reclameslogan door deze elementen in beginsel onderscheidend vermogen verkrijgt.

48. Wat de conclusie van het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest betreft, volgens welke „het merk Vorsprung durch Technik, naast de duidelijke verkoopbevorderende betekenis ervan, dus geen elementen bevat die het relevante publiek in staat kunnen stellen om de uitdrukking gemakkelijk en onmiddellijk te memoriseren als een voor de aangeduide waren en diensten onderscheidend merk”, volstaat de vaststelling dat deze conclusie niet alleen geenszins wordt gestaafd door de redenering die eraan voorafgaat, maar bovendien in zekere mate wordt weerlegd door de in punt 41 van dat arrest gedane vaststelling, zoals aangehaald in het vorige punt van het onderhavige arrest.

49. Hieruit volgt dat Audi terecht heeft gesteld dat de beoordeling die het Gerecht overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft verricht, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Derhalve slaagt het tweede onderdeel van verzoeksters eerste middel in hogere voorziening, dat dus moet worden toegewezen zonder dat het eerste onderdeel ervan hoeft te worden onderzocht.

51. In deze omstandigheden dient het bestreden arrest te worden vernietigd voor zover het Gerecht op grond van een onjuiste beoordeling heeft geoordeeld dat de tweede kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door de litigieuze beslissing vast te stellen.

(…)

57. Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kunnen zij dus een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten.

58. Gesteld dat de slogan „Vorsprung durch Technik” een objectieve boodschap overbrengt, volgens welke de technische superioriteit het mogelijk maakt om betere waren te produceren en betere diensten te leveren, kan op grond van deze omstandigheid niet worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen van huis uit mist. Ook al is een dergelijke boodschap nog zo eenvoudig, toch kan zij niet in die mate gewoon worden geacht dat daardoor meteen en zonder enige verdere analyse kan worden uitgesloten dat dit merk in staat is om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten.

59. In deze context dient te worden vastgesteld dat die boodschap niet op vanzelfsprekende wijze voortvloeit uit de slogan. Zoals Audi heeft opgemerkt, laat de opeenvolging van de woorden „Vorsprung durch Technik”, die „voorsprong door techniek” betekent, in eerste instantie slechts een causaal verband zien, en vraagt hierdoor een zekere uitleggingsinspanning van het publiek. Verder getuigt deze slogan van een zekere originaliteit en pregnantie, waardoor hij gemakkelijk te memoriseren is. Aangezien het gaat om een bekende slogan die reeds vele jaren door Audi wordt gebruikt, kan ten slotte niet worden uitgesloten dat het feit dat het relevante publiek gewend is om het verband te leggen tussen deze slogan en door deze onderneming geproduceerde motorvoertuigen, ook ertoe bijdraagt dat dit publiek de commerciële herkomst van de aangeduide waren of diensten gemakkelijker identificeert.

60. Gelet op een en ander dient de litigieuze beslissing te worden vernietigd voor zover de tweede kamer van beroep de aanvraag tot inschrijving van het merk Vorsprung durch Technik gedeeltelijk heeft afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Lees het arrest hier.

Het Gerecht, 21 januari 2010, zaak T-34/07, Karen Goncharov tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk DSBW (transportdiensten).o.g.v. oudere Gemeenschapswoordmerken DSB (Deense NS) met  „mindestens“ durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar.

51. Im vorliegenden Fall gelangte die Beschwerdekammer in Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung zu dem Ergebnis, dass der älteren Marke „mindestens“ durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Sie stützte sich dabei auf den Umstand, dass die ältere Marke ein Akronym der dänischen Eisenbahngesellschaft sei, die in Dänemark und innerhalb der Europäischen Union jährlich 157 Millionen Fahrgäste befördere. Das „Akronym der Eisenbahngesellschaft eines Mitgliedstaats – die in diesem Land rund 80 % der Schienenverkehrsdienste für Fahrgäste betreibt – kann kaum als schwache Marke angesehen werden, zumindest was die Bewohner Dänemarks und der angrenzenden Gebiete der Gemeinschaft oder Personen betrifft, die nach Dänemark gereist sind“.

52. Es ist daher festzustellen, dass die in der vorigen Randnummer wiedergegebenen Umstände, auf die sich die Beschwerdekammer stützt, der älteren Marke durchschnittliche Kennzeichnungskraft verleihen. Diese Beurteilung scheint im Übrigen auch der Kläger zu teilen, da er einräumt, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke könne „allenfalls“ als durchschnittlich eingestuft werden.

53. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass die von den beiden Marken erfassten Dienstleistungen teilweise identisch und teilweise ähnlich, die Marken insgesamt ähnlich und die genannten Dienstleistungen für ein Publikum bestimmt sind, das aus normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern besteht.

54. Angesichts dieser Umstände besteht die Gefahr, dass die maßgeblichen Verkehrskreise glauben könnten, die betreffenden Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken angenommen.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 20 januari 2010, HA ZA 09-1122, Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG tegen G-Star International B.V. (met dank aan Eva Veldhoen, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Vorderingen afgewezen. Rechtbank komt niet toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar vindt dat de merken CAYMAN (van Porsche) en KEYMAN (van G-Star) hoe dan ook niet overeenstemmen. Begripsmatige verschil tussen de merken geeft vervolgens de doorslag. Toepassing van Picasso/Picaro criterium.

"4.5 Blijkens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan een begripsmatig verschil visuele en auditieve overeenstemming neutraliseren( waardoor er geen sprake is van gevaar voor verwarring) Daartoe dient ten minste één van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen ' Dat is hier het geval. Zoals hiervoor is overwogen, betekent 'CAYMAN' 'kaaiman' en zal het relevante publiek dit ook onmiddellijk begrijpen. Het begripsmatige verschil tussen beide merken weegt in het onderhavige geval zwaar, nu de merken visueel en auditief gezien slechts beperkt overeenstemmen. Daarbij komt dat het merk KEYMAN weliswaar geen vastomlijnde betekenis heeft in de Engelse taal, maar het in aanmerking komende publiek zal daarin wel de afzonderlijke woorden 'sleutel' en 'man' herkennen en dit opvatten als 'sleutelman' of 'sleutelfiguur' De beide merken komen daarmee (begripsmatig) nog verder van elkaar te staan. (...)."

Lees het vonnis hier.

Het Gerecht (v/h Het GvEA), 20 januari 2010, zaak T-460/07, Nokia Oyj tegen OHIM/ Medion AG

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure  tegen aanvraag voor gemeenschapswoordmerk LIFE BLOG van Nokia o.g.v. ouder nationaal woordmerk LIFE van Medion. Verwarringsgevaar. Gedeeltelijke (niet voor reddingstoestellen e.d.) weigering van inschrijving. Ook, wellicht vooral, omdat co-existentie van oudere merken niet genoegzaam is aangetoond, zoals het gerecht

57 Wat in de derde plaats de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat de term „life” een gangbaar Engels woord is dat gemakkelijk kan worden begrepen door een gemiddeld Duitstalig publiek. Voor alle betrokken waren en diensten verwijst deze term „life” eerder naar het begrip leven (life) dan naar een bepaalde levensduur van deze waren en diensten. Dezelfde begripsinhoud kan worden gevonden in het aangevraagde merk, dat – ten minste voor zij die de betekenis van het woord „blog” begrijpen – verwijst naar een persoonlijk online dagboek.

58 Er dient te worden vastgesteld, zoals het BHIM heeft opgemerkt, dat het extra begrip „blog” dat is verbonden aan het aangevraagde merk, niet in staat is om de verwijzing te verdringen naar het begrip leven (life) dat beide tekens gemeen hebben en niet kan worden geacht van weinig belang of zelfs verwaarloosbaar te zijn, zodat er sprake is van een zekere begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens.

(…) 60 In dit verband is het juist dat de consument normaal meer belang hecht aan het eerste deel van de woorden, aangezien dit met meer nadruk wordt uitgesproken, maar noch het bestanddeel „life” noch het bestanddeel „blog” komt duidelijk naar voren als het dominerende bestanddeel van het in casu aangevraagde merk. Dienaangaande zou het onnatuurlijk zijn te stellen dat het woord „life” dominerend is omdat het het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is, maar evenmin bestaat er enige reden om het bestanddeel „blog” als dominerend aan te merken (zie, in die zin, arrest Westlife, punt 55 supra, punt 36).

(…) 68 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van het gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het BHIM betreffende de relatieve weigeringsgronden, genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de aanvrager zich beroept en het oudere merk van de interveniënt waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn [zie arrest Gerecht van 7 november 2007, NV Marly/BHIM – Erdal (Top iX), T-57/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 97, en aangehaalde rechtspraak].

69 Er dient evenwel te worden vastgesteld dat in casu niet het bewijs is geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 27 van de bestreden beslissing (punt 28 van de Engelse versie van deze beslissing). Bovendien heeft verzoekster in elk geval geenszins aangetoond dat deze co-existentie berustte op het ontbreken van verwarringsgevaar [arrest Gerecht van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 87].

(…0 71 Hieruit volgt dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de gelijkheid of de mate van soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren en diensten tezamen genomen hoog genoeg zijn. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestond.

Lees het arrest hier.