Alle rechtspraak  

GvEA, 2 december 2009, zaak T-434/07, Volvo Trademark Holding AB tegen OHIM/Elena Grebenshikova.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk SOLVO o.g.v. oudere communautaire en nationale woord- en beeldmerken VOLVO. GvEA vernietigt beslissing BoA: wel verband tussen de tekens.

44.  Uit het voorgaande volgt derhalve dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk SOLVO en het oudere woordteken VOLVO geen visuele en begripsmatige overeenstemming vertonen, maar een beoordelingsfout heeft gemaakt door iedere fonetische overeenstemming uit te sluiten.

(…)

50. In casu staat de omstandigheid dat er een zekere overeenstemming van de litigieuze tekens met betrekking tot een van de onderzochte relevante aspecten, te weten de fonetische overeenstemming, bestaat, eraan in de weg dat wordt geoordeeld dat een van de wezenlijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, niet is vervuld. In die omstandigheden moet de kamer van beroep een globale beoordeling van het verwarringsgevaar maken teneinde te bepalen of, rekening houdend met de geconstateerde mate van fonetische overeenstemming van de litigieuze tekens, de gelijkheid van de beoogde waren en de bekendheid van het oudere teken, het publiek waarvoor de aan de orde zijnde waren bestemd zijn, zal kunnen denken dat deze waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

(…)

53. Aangezien de kamer van beroep het verwarringsgevaar in casu niet globaal heeft beoordeeld, heeft zij artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden. Derhalve slaagt het eerste middel en moet de bestreden beslissing op die grond worden vernietigd.

(…)

60. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de overeenstemming tussen de litigieuze tekens niet voldoende was om ervoor te zorgen dat het publiek een verband tussen deze tekens kon leggen, zodat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 kon worden toegepast.

61. Die conclusie volgt echter gedeeltelijk uit de beoordeling die de kamer van beroep heeft gemaakt inzake de overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Blijkens het onderzoek van het eerste middel heeft de kamer van beroep een beoordelingsfout gemaakt door te oordelen dat de litigieuze tekens totaal niet overeenstemden, aangezien deze een zekere fonetische overeenstemming vertonen.

62. Voor zover die beoordelingsfout een invloed kan hebben op de beoordeling van de vraag of, rekening houdend met de mate van overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens, het relevante publiek een verband tussen deze tekens kan leggen, heeft de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast.

63. Derhalve slaagt het tweede middel en moet de bestreden beslissing ook op die grond worden vernietigd.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 24 november 2009, KG ZA 06/288, Orange Personal Communications Services Limited tegen Otip Media Group B.V. c.s  (met dank aan Christien Wildeman, Kennedy Van der Laan).

Merkenrecht. Hof Den Haag vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 april 2006, IEF 1949).  Orange is houdster van meerdere woord- en beeldmerken inhoudende het woord ORANGE. Deze worden met name gebruikt voor diensten op het gebied van de telecommunicatie. Otip Media gebruikt de aanduiding ORANGETIP, al dan niet in een gestileerde vorm, in het kader van het exploiteren van een zoekmachine op internet. Het hof stelt dat het bekende, niet beschrijvende merk ORANGE (“het gaat hier niet om een kleurmerk”) een groot onderscheidend vermogen heeft en er wel sprake is van voldoende overeenstemming.  Kort in citaten:

6. Toepassing van deze maatstaf op de onderhavige zaak leidt tot het volgende. In het merk van Otip neemt het woord OrangeTip een centrale plaats en aanzienlijk meer ruimte in dan de in de linker onderhoek afgebeelde vlinder. Deze vlinder heeft bovendien een tamelijk decoratief karakter, terwijl het woord door het publiek als onderscheidend bestanddeel zal worden opgevat. Het hof is, gelet op het bovenstaande, voorshands van oordeel dat het woord OrangeTip het dominerende en onderscheidende bestanddeel van dit merk vormt, waardoor het totaalbeeld wordt bepaald, Overigens wordt ook de enkele aanduiding Orange-Tip (onder andere in de domeinnaam, maar ook op de website) gebruikt. In het woord OrangeTip is het woord ORANGE, gelet op de omvang en het beschrijvende karakter van het tot de Nederlandse taal behorende woord TIP, het dominerende en onderscheidende bestanddeel.

7. Hef hof is van oordeel dat het teken OrangeTip en het merk ORANGE, in visueel en in auditief opzicht een aanzienlijke mate van overeenstemming vertonen. Een visuele overeenstemming wordt daar waar het woordbeeldmerk wordt gebruikt, naast de lettervolgorde, nog versterkt door het gebruik van de kleur oranje voor de letters 0 en T en de omstandigheid dat het woordonderdeel Tip met een (oranje gekleurde) hoofdletters wordt geschreven, waardoor een scheiding is aangebracht tussen de woorden Orange en Tip. Dit geldt temeer nu het woord "tip beschrijvend is en kan worden opgevat in haar betekenis van - zoals ook Otip c.s. stellen in hun pleitnotities in eerste aanleg - een (heimelijk) advies of informatie (“een tip geven") of van een korte slag of wraking ("een toets aantippen”). Hierdoor za1 naar het voorlopig oordeel van het hof de aanduiding OrangeTip door een deel van het publiek worden opgevat als "een tip van of naar Orange". (…)

8. (…) Gelet op de vaststaande bekendheid van het merk ORANGE voor mobiele telefonie en telecommunicatie en de onbetwist gestelde convergentie van telefonie, telecommunicatie en internet, is het hof' voorshands van oordeel dat de merken ook bekend zijn voor deze andere diensten [klasse 35 – IEF] en aldus een goot onderscheidend vermogen hebben. Aan dit onderscheidend vermogen kan niet afdoen dat een enkele kleur niet voor inschrijving als merk in aanmerking komt als er geen sprake is van inburgering. Het gaat hier immers niet om een kleurmerk, terwijl ORANGE op zichzelf niet beschrijvend is voor de desbetreffende diensten en er bovendien sprake is van een bekend merk. Evenmin kan daar voldoende aan afdoen dat er andere bedrijven in het handelsregister zijn ingeschreven met een handelsnaam waarvan het woord ORANGE onderdeel uitmaakt en/of dat er bedrijven zijn die zo'n naam of teken gebruiken. Nog daargelaten dat slechts gebruik (en niet enkele inschrijving in het handelsregister) van zo'n naam of teken van invloed kan zijn op het onderscheidend vermogen van de merken van Orange, heeft kennelijk het gebruik van aanduidingen van het woord ORANGE onderdeel uitmaak geen relevante invloed gehad op de bekendheid het (nog steeds bekende) merk ORANGE. (…)

9. Op grond van voormelde overeenstemming tussen de ORANGE merken en de door Otip gebruikte OrangeTip-tekens, de soortgelijkheid van de aangeboden diensten en het grote onderscheidende vermogen - de bekendheid - van de ORANGE-merken, acht het hof voorshands aannemelijk dat door het gebruik van de OranpTip-tekens bij het in aanmerking komende publiek directe en/of indirecte verwarring kan ontstaan.

Lees het arrest hier.  En lees hier meer over de vlindersoort Anthocharis cardamines.

GvEA, 30 November 2009, zaak T-353/07, Esber, SA tegen OHIM / Coloris Global Coloring Concept

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk COLORIS o.g.v. ouder Frans nationaal woordmerk COLORIS (verf e.a.). Oppositie toegewezen. Normaal gebruik ouder merk, ondanks vele toevoegingen.

16. The applicant claims, first, that, in the evidence submitted by the intervener, the mark COLORIS never appears on its own, but exclusively in complex forms (…) The signs used in the evidence are therefore substantially different from the earlier mark.

31. In the present case, the words ‘global coloring concept’ constitute one long word element, and are always juxtaposed with the term ‘coloris’ and positioned below it. In the evidence submitted, the size of the letters in those words is never greater than that in the term ‘coloris’. In contrast, in a number of items of evidence those words are appreciably smaller than the term ‘coloris’, and their position is thus clearly secondary. In addition, they are words with a general meaning. Furthermore, the word ‘coloring’ refers to the goods concerned and, consequently, has a certain descriptive character.

32. Similar considerations apply to the word element ‘gcc’. (…)

33. In the light of those considerations, it must be concluded that the word elements which accompany the earlier word mark COLORIS do not affect its distinctive character.

34. As for the figurative element representing the globe, it does not alter the distinctive character of the earlier word mark either. It is a generic representation which is not reproduced in a particularly creative or unusual way. (…)

36. In conclusion, it follows from the foregoing that the complex forms, including the earlier word mark, used in certain items of evidence do not have any differences which alter the distinctive character of the earlier mark, within the meaning of Article 15(2)(a) of Regulation No 40/94. Consequently, the Board of Appeal did not err when it took those signs into consideration for the purpose of assessing the evidence of genuine use of the earlier mark.

50. It must therefore be concluded that, considered as a whole, the evidence submitted by the intervener to OHIM supports the finding of the Board of Appeal that genuine use of the earlier mark in the course of the relevant period in France had been established.

Lees het arrest hier. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 november 2009, HA ZA 09-414, G-Star International B.V. & G-Star Raw Denim KFT tegen Pepsico Inc.

Merkenrecht. Bodemprocedure in de Raw-zaak (zie ook Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 december 2008, IEF 7405). G-Star maakt i.c. op grond van haar Gemeenschapswoordmerk RAW en Benelux-woordmerk RW DENIM  bezwaar tegen gebruik PEPSI RAW, stellende dat Pepsico inbreuk maakt in Engeland en dat inbreuk dreigt in ander EU-landen. In reconventie vordert Pepsico nietigverklaring van de merken van G-Star.

Vonnis met aantal aardige elementen: nietigheid, beschrijving, bekendheid, Pago, Intel, marktonderzoeken. Bewijsopdracht G-Star "4.41. Indien de bekendheid van het merk ‘RAW’ en het vereiste verband komt vast te staan, dan ligt de conclusie voor de hand dat, zoals G-Star heeft aangevoerd, het gebruik van de tekens door PepsiCo in ieder geval afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen van het merk ‘RAW’. Eerst even voor jezelf lezen:  

(Niet) beschrijvend: 4.3. PepsiCo stelt dat de merken beschrijvend zijn in relatie tot alle waren en diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd. PepsiCo gaat er daarbij van uit dat het begrip ‘raw’ de betekenis heeft van ofwel ‘cool’, ’gers’, ’wous’, ’vet’ en ’wreed’ (de populaire betekenis) ofwel de betekenis rauw of onbewerkt.

(…) 4.5. (…) Uit een en ander kan worden afgeleid dat de populaire betekenis wellicht enige ingang heeft gevonden, en dan vooral in Nederland, maar het is onvoldoende om aan te nemen dat de betekenis gangbaar is. Daarom moet worden uitgegaan van alleen de betekenis rauw of onbewerkt.

4.6. G-Star heeft niet bestreden dat het Gemeenschapsmerk in deze betekenis beschrijvend kan zijn voor de waren in klasse 3 waarvoor het merk is ingeschreven. Het beroep van G-Star op inburgering is met betrekking tot deze waren op geen enkele wijze onderbouwd.

4.7. Voor wat de waren in klasse 25 betreft acht de rechtbank het Gemeenschapsmerk onderscheidend en niet beschrijvend omdat kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels en ceintuurs naar hun aard altijd afgewerkt zijn en niet is in te zien naar welk kenmerk van deze waren het begrip ‘raw’ dan zou moeten verwijzen. (…)

4.9. Voor wat het Beneluxmerk betreft is de rechtbank met PepsiCo van oordeel dat het merk beschrijvend kan zijn voor de kenmerken van de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De aanduiding ‘raw denim’ kan namelijk, zoals PepsiCo terecht stelt, worden gebruikt om aan te geven dat in de waar ruwe, onbewerkte, spijkerstof is verwerkt of dat de waar ruwe spijkerstof betreft. Dit geldt al heel duidelijk voor de waren in klasse 24 maar ook voor die in klasse 25.

4.10. De juistheid van de stelling van G-Star dat sprake is van inburgering van, ook, het Beneluxmerk is gezien de producties waar zij naar verwijst (de reclame-uitingen van producties 1 tot en met 7) en het rapport van het in Nederland uitgevoerde marktonderzoek (productie 23) niet in te zien. (…)

Beneluxmerk nietig: 4.11. Gelet op het voorgaande dient het Beneluxmerk te worden nietigverklaard en zo ook het Gemeenschapsmerk voor zover registratie heeft plaatsgevonden voor de genoemde waren in klasse 3. Deze beslissing zal worden aangehouden totdat ook op de vorderingen in conventie kan worden beslist.

Bekendheid: (Pago): 4.15. Zoals het HvJEG in het recent gewezen Pago-arrest van 6 oktober 2009, zaak C- 301/07 (gewezen nadat partijen in deze zaak vonnis hadden gevraagd) uiteen heeft gezet, is voor die bekendheid nodig dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek en in een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap. Het relevante publiek is het publiek waarop het merk is gericht. De rechter dient alle relevante omstandigheden in aanmerking te nemen, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik van het merk en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Bekendheid in één lidstaat (althans de lidstaat Oostenrijk) volstaat om te voldoen aan de territoriale voorwaarde van artikel 9 lid 1 onder c.

4.18. Het door G-Star overlegde bewijsmateriaal overtuigt de rechtbank niet.

(…)

Bekendheid onderdeel merk: 4.20. De omstandigheid dat het relevante publiek ‘RAW’ herkent als deel van het bekende merk G-STAR RAW en op die manier de waren beschouwt als zijnde afkomstig van G-Star of haar rechtsvoorgangster (althans van dezelfde bron) doet niet af aan de mogelijke bekendheid van het merk. Uit HvJEG 7 juli 2005, zaak C-353/03 (Have a break; LJN BF9997) volgt immers dat een merk onderscheidend vermogen kan verkrijgen door het gebruik als deel van een ander merk. Voldoende is dat het relevante publiek in staat is de waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren op basis van het gebruik van het merk. Hiervan uitgaande is niet in te zien waarom het gebruik van het merk als deel van een ander merk er niet toe zou kunnen leiden dat dit deel niet alleen onderscheidend vermogen verkrijgt, maar zelfs een bekend merk wordt.

(…)

Bewijsaanbod bekendheid: 4.26. De bekendheid van het Gemeenschapsmerk staat dus op grond van het overgelegde bewijsmateriaal niet vast. G-Star heeft echter op dit punt uitdrukkelijk aanvullend bewijs aangeboden, waartoe de rechtbank haar zal toelaten. De rechtbank acht in ieder geval zinvol dat allereerst nogmaals een marktonderzoek wordt verricht door een door de rechtbank te benoemen deskundige en na overleg met partijen over de vraagstelling. Voor dit overleg wordt een comparitie van partijen gelast. Bij die gelegenheid kan G-Star tevens aangeven op welke (andere) wijze zij de stelling eventueel wenst te bewijzen en kunnen partijen zich desgewenst uitlaten over de consequenties van het Pago-arrest voor de onderhavige zaak. Gelet op de bewijslast dienen de kosten van het onderzoek voorshands te worden gedragen door G-Star.

Verband en inbreuk: 4.27. Voor inbreuk onder artikel 9 lid 1 onder c GMVo is vereist dat het publiek een verband legt tussen het Gemeenschapsmerk en de gebruikte tekens. Volgens het Intel-arrest (HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, LJN BG7353) is daaraan gelijk te stellen dat het jongere merk (het arrest betreft een geval van conflicterende merkinschrijvingen) het bekende merk bij het relevante publiek in gedachten roept. Het Hof houdt voor, deels met verwijzing naar de eerdere arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, dat het bestaan van een dergelijk verband globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waartoe behoren de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek. Deze omstandigheden moeten volgens het arrest eveneens bij de beoordeling van de gestelde inbreuk in acht genomen worden (vergelijk overweging 68).

4.28. G-Star meent dat het verband niet bewezen hoeft te worden, maar kan worden afgeleid uit de omstandigheden. (…)

Intel: 4.32. Wel maakt het Intel-arrest in overweging 38 duidelijk dat de merkhouder niet noodzakelijk bewijs moet leveren van daadwerkelijk inbreuk, maar kan volstaan elementen te bewijzen op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar (in het arrest van 12 december 2008, zaak C-197/07 inzake TDK spreekt het Hof van Justitie in overweging 22 van een ‘risk, which is not hypothetical’) dat een inbreuk zich in de toekomst voordoet. Verder moet de uitleg in aanmerking worden genomen die door het Hof aan de verschillende vormen van inbreuk is gegeven (het meest recent in HvJEG 18 juni 2009, zaak C-487/07 inzake L’Oréal, LJN BJ1503, met name overwegingen 39 – 41).

4.33. Bij de beoordeling van het te leveren bewijs is van belang dat de wijze van bewijslevering volgens artikel 101 lid 3 GMVo wordt bepaald door nationaal procesrecht, tenzij anders is bepaald. Naar Nederlands procesrecht behoeft (uiteraard) niet bewezen te worden wat niet is betwist of wat, in het licht van het door de wederpartij gestelde, onvoldoende gemotiveerd is betwist. Verder kan het bewijs van daadwerkelijke inbreuk door de rechter worden afgeleid uit – erkende of na bewijslevering – vaststaande feiten. In sommige gevallen, zoals in het geval van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, is dat zelfs noodzaak. Direct bewijs van de inbreuk is in een dergelijk geval niet mogelijk omdat daarin een rechterlijk oordeel (het ongerechtvaardigde van het genoten voordeel) besloten ligt.

4.34. Het door G-Star overlegde bewijsmateriaal overtuigt de rechtbank niet dat het gestelde verband door het relevante publiek wordt gelegd, zodat alleen al daarom niet kan worden aangenomen dat zich een van de gestelde inbreuken voordoet of dat een ernstig gevaar bestaat dat een inbreuk zich in de toekomst zal voordoen.

(…)

4.38. Uit deze onderzoeken volgt dus geenszins het vereiste verband. (…)

4.39. Voor de beoordeling van de gestelde inbreuk, meer in bijzonder het verband, is verder van belang dat in deze procedure niet, althans niet in dit stadium, kan worden uitgegaan van de bekendheid van het merk ‘RAW’.

Bewijsopdracht inbreuk: 4.40. Ook voor de gestelde inbreuk heeft G-Star uitdrukkelijk (aanvullend) bewijs aangeboden, in het bijzonder van de verwarring die ontstaat door de door PepsiCo gebruikte tekens. De rechtbank zal haar tot dat bewijs toelaten op dezelfde wijze als hiervoor onder 4.26 is overwogen.

4.41. Indien de bekendheid van het merk ‘RAW’ en het vereiste verband komt vast te staan, dan ligt de conclusie voor de hand dat, zoals G-Star heeft aangevoerd, het gebruik van de tekens door PepsiCo in ieder geval afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen van het merk ‘RAW’ omdat PepsiCo, naar zij zelf stelt, het teken steeds, of vrijwel steeds, gebruikt in combinatie met haar algemeen bekende merk ‘PEPSI’ en te verwachten is dat door dit gebruik het relevante publiek in meer of mindere mate het merk ‘RAW’ zal gaan associëren met het hem zeer bekende ‘PEPSI’ in plaats van met de waren van G-Star. Dit punt kan echter pas na bewijslevering en eventueel tegenbewijs bindend worden beoordeeld.

Niet geregistreerd merk: 4.42. De rechtbank verwerpt het onder 3.4.4. weergegeven verweer dat PepsiCo door gebruik van een algemene term als ‘raw’ in de populaire betekenis nooit inbreuk kan maken. PepsiCo verwijst in dit verband naar paragraaf 9.7.5 van Cohen Jehoram / Van Nispen / Huydecoper, Industriële Eigendom 2, waarin de auteurs ingaan op een buitenwettelijke beperking van het merkrecht in gevallen waarin het merk niet is geregistreerd om normale merkfuncties te vervullen. Dat hiervan sprake is heeft PepsiCo echter op geen enkele manier gemotiveerd.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 18 november 2009, HA ZA 08-893, Atlas Transport GmbH tegen Atlas Air Inc.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. (Nietigheids)procedure over de geldigheid van het Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR van Atlas Air. Vervolg na aanhouding m.b.t. Gemeenschapsmerk, zie ’s-Gravenhage,  29 oktober 2008, IEF 7270. Geen nietigheid wegens inschrijving ter  kwader trouw, ook niet o.g.v. 6:162:  termijn is ruimschoots overschreden. Geen non usus: gebruik van het merk in een op van de inschrijving afwijkende vorm wijzigt onderscheidend vermogen van het merk niet.

Verbod Atlas Transport om inbreuk te maken op Benelux woord-/beeldmerk ATLAS AIR van Atlas Air en handelsnaam die verwarring kam wekken met merk Atlas Air. Schorsing procedure in afwachting van eindbeslissingen m.b.t. de geldigheid van de Gemeenschapsmerken Atlas en Atlas Transport. Proceskostenveroordeling hors categorie: €32.000.

Kwade trouw: 4.6. Op een algemeen bekend merk in vorenbedoelde zin heeft Atlas Transport zich niet beroepen. Het Beneluxmerk ATLAS AIR van Atlas Air is gedeponeerd 4 mei 1994, de inschrijving is gepubliceerd 1 april 1995. Dit brengt mee dat de termijn waarbinnen de nietigheid wegens inschrijving ter kwader trouw kon worden ingeroepen ruimschoots is overschreden. De vordering op deze grondslag kan dan ook niet slagen. Aan de beoordeling van de vraag of Atlas Transport oudere rechten heeft komt de rechtbank dan niet toe.

4.7. Voorzover de inschrijving in het Merkenregister niet als ter kwader trouw wordt beschouwd, doet Atlas Transport een beroep op de aanvullende werking van artikel 6:162 BW wegens ongeoorloofde concurrentie, bestaande uit het zich toe-eigenen van een door een concurrent gevoerd merk, al dan niet met het uitsluitende doel Atlas Air te benadelen. Atlas Air verwijst naar Ben GH 21 november 1983, NJ 1985, 333, Cow Brand II.

4.8. Naar oordeel van de rechtbank kan ook deze grondslag niet slagen. In het systeem van het BVIE is aan het inroepen van nietigheid wegens kwader trouw de beperking gesteld dat deze dient te geschieden binnen een bepaalde periode. Daarmee is niet verenigbaar dat dezelfde gedraging, die binnen die periode kwade trouw zou hebben opgeleverd, na het verstrijken van die periode naar nationaal recht nog eens als onrechtmatig daad zou kunnen worden aangemerkt met het zelfde feitelijke gevolg dat de merkhouder zijn merk niet meer kan inroepen. Als dit wel mogelijk zou zijn kan men zich bovendien afvragen of de actie uit onrechtmatige daad ook niet is verjaard.

Non usus:  4.12. Onder gebruik verstaat art. 2.26, lid 3, onder a BVIE ook het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Atlas Transport gebruikt haar woord/beeldmerk inderdaad op van de inschrijving afwijkende wijze. De rechtbank verwijst naar de afbeeldingen opgenomen onder 2.2.

4.13. De afwijkingen zijn evenwel niet van dien aard dat het onderscheidend vermogen van het merk is gewijzigd. Dat er een fysieke scheiding is tussen het beeldelement en het woordelement, doordat deze zijn geplaatst op het staartvlak respectievelijk het voorste deel van de romp, is van onvoldoende gewicht. Auditief is het woordelement van het ingeschreven merk gelijk aan het woordelement van het merk zoals gebruikt. Visueel, wat betreft de typografie, zijn in het woordelement afwijkingen aanwijsbaar zoals het vervallen van de ronde punten in de letters A en het niet aaneenschrijven van de letters S en A. Het basislettertype keert echter wel terug in het merk zoals gebruikt en ook het gebruik van kleinkapitale letters met een kapitale hoofdletter. Van het beeldelement wordt de ingeschreven atlasfiguur welke een globe torst volledig toegepast in het merk zoals gebruikt. Dat door toepassing op een naar zijn aard niet vierkant staartvlak een deel van de globe is weggesneden is als afwijking niet relevant. Alles tezamen is de rechtbank dan ook van oordeel dat Atlas Air op de vliegtuigen zoals afgebeeld onder 2.2 haar woord/beeldmerk gebruikt op een wijze die voldoet aan het criterium van artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE. Nu Air Transport niet langer betwist dat vliegtuigen met het woord/beeldmerk regelmatig in de Benelux zijn waar te nemen en zijn waargenomen wordt het merk in zoverre ook gebruikt in de Benelux.

Instandhoudend gebruik lessee: 4.14. Atlas Air heeft betwist dat zij haar vliegtuigen uitsluitend verhuurt en niet zelf de dienst van transport aanbiedt. De rechtbank zal dit in het midden laten want ook als het zo zou zijn dat Atlas Air niet meer is dan een leasebedrijf, werkzaam in klasse 36, dan is het de lessee die op basis van een overeenkomst met de merkhouder de dienst van transport aanbiedt met een vliegtuig dat het merk van Atlas Air draagt. Uit artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE volgt dat ook het gebruik door een derde met toestemming van de merkhouder is aan te merken als merk instandhoudend gebruik.

4.21. De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de parkeerrol. Zodra met betrekking tot de geldigheid van de Gemeenschapsmerken ATLAS en ATLAS TRANSPORT definitief is beslist kan de meest gerede partij verzoeken verder te procederen.

4.22. Het eerste onderdeel van de vordering in reconventie dient te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de geldigheid van het Beneluxmerk van Atlas Air en de vaststelling onder 4.13, volgend uit de consensus tussen partijen, dat de aanduidingen Atlas, Atlas Air en Atlas Transport niet naast elkaar kunnen bestaan. Tegen die achtergrond dient op grond van artikel 2.20 lid 1, sub b BVIE een inbreukverbod te worden toegewezen op de wijze als hieronder verwoord. De rechtbank ziet aanleiding de te verbeuren dwangsom te matigen.

4.23. Tegen diezelfde achtergrond dient op grond van artikel 5a Handelsnaamwet Air Transport te worden verboden een handelsnaam, met name de handelsnaam Atlas Transport of Atlas, te gebruiken. De rechtbank zal dat doen op de wijze als hieronder verwoord, met matiging van de dwangsom.

Proceskosten: 4.26. Naar oordeel van de rechtbank is de onderhavige zaak waarin zowel Gemeenschapsmerken als handelsnamen en een Beneluxmerk ter discussie staan en waarbij buiten Nederland gevestigde partijen zijn betrokken, een en ander tegen de achtergrond van in Alicante en in Luxemburg lopende procedures, een zaak hors catégorie, die niet zonder meer in een der rubrieken van het Indicatietarief past. Overigens is de kostenopgave van Atlas Air niet betwist als onevenredig of onredelijk.

Lees het vonnis hier of hieronder:

Vzr. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 23 november 2009, KG ZA 09-1325, Koninklijk Instituut van Ingenieurs Kivi Niria tegen NLingenieurs

Handelsnaamrecht. Collectief merkenrecht. Branche-organisatie Kivi Niria maakt bezwaar tegen gebruik van de gesteld misleidende (5b Hnw) handelsnaam 'NLingenieur'. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, de handelsnaam wekt bij het publiek (individuele ingenieurs en het publiek waarop de ingenieur zich richt) niet noodzakelijk de indruk dat het belangenvereniging betreft. Verwarring over de aard van de leden van NLingenieur is eveneens niet aannemelijk.

4.3. De voorzieningenrechter ziet vooralsnog niet in dat de handelsnaam voor het eerstbedoelde publiek misleidend zou zijn. Uit de handelsnaam volgt geenszins noodzakelijk dat NLingenieurs de belangen van individuele ingenieurs behartigt. Evenmin wekt de naam de indruk dat dit het geval zou zijn voor alle in Nederland werkzame ingenieurs. Uit de naam is al niet af te leiden dat sprake is van een belangenvereniging, zodat niet is in te zien dat de naam suggesties wekt over de aard van de behartigde belangen. Bovendien is de door Kivi Niria gestelde indruk die bij dit publiek zou ontstaan veel specifieker dan op grond van de handelsnaam gerechtvaardigd is.

4.4. Voorshands is evenmin verwarring te duchten bij het publiek waaraan ingenieursdiensten worden geleverd. Ter zitting heeft NLingenieurs onweersproken gesteld dat – ofschoon de doelgroep volgens haar statuten ruimer is – in de praktijk bij alle leden van de vereniging één of meer ingenieurs werkzaam zijn. De verwachting die volgens Kivi Niria door de handelsnaam wordt gewekt, namelijk dat de leden van NLingenieurs ingenieursdiensten kunnen leveren, kan dus worden waargemaakt. Daaraan doet niet af dat niet alle werknemers van het bureau ingenieur zijn. Voldoende is dat die diensten door of onder verantwoordelijkheid van een ingenieur worden uitgevoerd. Verder is niet is te zien waarom het publiek zou menen uitsluitend met natuurlijke personen te maken te hebben. Het publiek is er uiteraard mee bekend dat vele beroepen worden uitgeoefend in een organisatie met een andere rechtsvorm.

4.5. De bezwaren van Kivi Niria tegen het hiervoor vermelde predikaat en de merken kunnen geen grondslag vormen voor het verbieden van de handelsnaam. Afgezien daarvan heeft Kivi Niria niet gesteld dat het huishoudelijk reglement van NLingenieurs en/of het bij de collectieve merken behorende reglement zou inhouden dat NLingenieurs het gebruik van het predikaat ‘raadgevend ingenieur ONRI’ of de merken zou toestaan aan personen die niet de titel van ingenieur hebben c.q. organisaties die niet in staat zijn ingenieursdiensten te leveren.

4.6. Het beroep van Kivi Niria op artikel 5 Hnw, dat zij overigens pas ter zitting heeft gedaan, stuit alleen al daarop af dat NLingenieurs bestrijdt dat Kivi Niria de gestelde handelsnamen gebruikt en dat Kivi Niria het tegendeel op geen enkele manier aannemelijk heeft gemaakt.

4.8. Kivi Niria wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Volgens de onweersproken opgave van NLingenieurs bedragen deze € 6.746,91 exclusief B.T.W.

lees het vonnis hier of hieronder:

GvEA, 23 september 2009, T-291/07, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe, SA tegen OHIM / González Byass, SA.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk ALFONSO o.g.v. oudere Gemeenschaps- en nationale woordmerken PRINCIPE ALFONSO (wijn, drank). GvEA vernietigt beslissing BoA OHIM. BoA had zich niet alleen op de Spaanse consument mogen richten.

42. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, le terme « alfonso » n’est pas le terme dominant dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures et que rien ne permet de considérer que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé négligera la première partie de l’élément verbal desdites marques. Tel est particulièrement le cas dans le secteur des boissons alcooliques, où les consommateurs sont habitués à ce que les produits soient fréquemment désignés par des marques comprenant plusieurs éléments verbaux (arrêt Torre Muga, précité, point 53).

(…)

50. Il résulte de ce qui précède que les éléments de similitude entre les marques en conflit, à savoir la présence de l’élément commun « alfonso », ne sauraient contrebalancer les différences qui existent entre elles et qui donnent une impression d’ensemble différente.

51. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques en cause étaient différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

(…)

61. Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit pour le public espagnol.

(…)

66 . Il s’ensuit que la chambre de recours ne pouvait pas se limiter à constater l’absence de risque de confusion pour les seuls consommateurs espagnols, sans vérifier si un tel risque existait en revanche par rapport aux consommateurs des langues non latines. Ce faisant, la chambre de recours a donc méconnu son obligation d’examiner l’intégralité des chefs de conclusions de la requérante au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus.

67. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la décision attaquée a été adoptée en violation d’une forme substantielle qui imposait, en l’espèce, à la chambre de recours de statuer sur l’opposition formée contre la marque demandée en ce qui concerne l’éventuelle existence d’un risque de confusion pour les consommateurs autres que ceux d’une des langues latines précitées et qu’elle doit, en conséquence, être annulée.

Lees het arrest hier.

GvEA,  19 november 2009, zaak T 234/06, Giampietro Torresan tegen OHIM / Klosterbrauerei Weissenohe GmbH.

Merkenrecht. Gemeenschapswoordmerk CANNABIS (voor bier en wijn). Nietigheidsprocedure. Absolute weigeringsgrond. Beschrijvend karakter .

38. Uit al deze overwegingen volgt dat het teken CANNABIS verwijst naar de cannabisplant, die ten gevolge van de mediatisering ervan bij het publiek goed bekend is en die wordt gebruikt bij de productie van een aantal levensmiddelen en dranken. De gemiddelde consument legt dus onmiddellijk en zonder verder nadenken een verband tussen het betrokken teken en de kenmerken van de waren waarvoor het merk is ingeschreven, hetgeen van dit teken een beschrijving maakt.

(…) 43. Deze conclusie wordt evenmin ontkracht door verzoekers argument dat de bieren en alcoholhoudende dranken waarvoor het betrokken merk is ingeschreven, geen illegale ingrediënten bevatten. In feite is dit argument in verzoekers redenering paradoxaal. Zoals interveniënte heeft benadrukt, bevatten de betrokken dranken hennep (of mogen zij hennep bevatten) en dan is het merk CANNABIS dus een beschrijving, ofwel mogen deze dranken geen hennep bevatten (en bevatten dus zij geen hennep) en dan kan het merk CANNABIS als misleidend worden beschouwd wanneer het leidt tot daadwerkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de gemiddelde consument.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 20 november 2009, Conclusie A-G Verkade in Nr. 08/01901, Frisdrankenindustrie Winters B.V. tegen Red Bull GmbH (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Arrest waarvan beroep: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 januari 2008, IEF 5795. Is afvullen van (reeds met tekens bedrukte) frisdrankblikjes die voor verhandeling buiten Benelux bestemd zijn merkgebruik?

"Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal verzoeken over de in paragraaf4.8 van deze conclusie bedoelde vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

4.8. De kwesties van uitleg van de Merkenrichtlijn, die m.i. voor vraagstelling aan het Hof van Justitie van de EG in aanmerking komen, zijn de volgende: 

1. Is er bij '(louter) afvullen' door partij C, als bedoeld in 4.7 onder d en f, sprake van 'gebruik van een teken in het economisch verkeer' in de zin van art, 5, lid 1, onder b (dan wel lid 2), en lid 3, aanhef en onder a van de MRl, in aanmerking genomen dat - ook indien afvullen in een van het teken voorziene verpakking op zichzelf beschouwd zou worden als 'aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking' in de zin van art. 5, lid 3, aanhef en onder a MRl -het handelen van partij C geschiedt als dienstverlening voor een ander, partij B, ter onderscheiding van de waren van partij B, en niet voor of ter onderscheiding van eigen waren van partij C? 

2.a. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil uit dat de door partij C van de tekens voorziene waren niet bestemd zijn voor de consument in de Benelux of de EU, en na het afvullen direct vanuit de fabriek op transport gezet worden naar een bestemming  buiten de Benelux respectievelijk de EU, zonder contactmomenten voor deze consumenten met de blikjes? 

2.b. Zo neen, dient bij de beoordeling van de vraag of de tekens inbreuk maken op het merk van partij A, als 'abstracte' maatstaf te gelden de (fictieve) perceptie van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone Benelux- respectievelijk EU-consument, of geldt daarvoor een andere maatstaf?

Lees de conclusie hier.

Hoge Raad, 20 november 2009, LJN: BJ9431, Euro-Tyre B.V. tegen Eurotyre S.A. c.s. (met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek)

Merkenrecht. Euro-Tyre Procesrecht. Depot te kwader trouw? Motivering. Onbegrijpelijke beslissing om voorbij te gaan aan stellingen en verklaring getuige die zouden kunnen dienen ter onderbouwing van de beweerde subjectieve kwade trouw. Onbegrijpelijke motivering oordeel dat bewijs ontbreekt voor geobjectiveerde kwade trouw. Miskenning van aanvullende bescherming van art. 6:162 BW aan gebruiker van een oudere handelsnaam tegen gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt. Vergoeding kosten op de voet van art. 1019 h Rv.
 
 Lees het arrest hier en inmiddels ook hier (Rechtspraak.nl).