Alle rechtspraak  

GvEA, 28 oktober 2009, zaak T-137/08, BCS SpA tegen OHIM /Deere & Company,

Gemeenschapsmerk. Onsuccesvolle nietigheidsprocedure tegen Gemeenschapsmerk bestaande in combinatie van kleuren groen en geel. Combinatiekleurmerk heeft onderscheidend vermogen verkregen door gebruik.

46. Uit het voorgaande volgt dat, ofschoon het bestreden merk is gebruikt en gepromoot in combinatie met het woordmerk John Deere en de reclamekosten van interveniënte in de Europese Unie globaal en niet voor ieder land individueel zijn gepresenteerd, verzoekster ten onrechte beweert dat niet rechtens genoegzaam is aangetoond dat interveniënte de combinatie van de kleuren groen en geel op haar waren als merk had gebruikt en dat de waren vergaand en duurzaam waren verspreid in alle lidstaten van de Europese Unie op 1 april 1996.

(…) 58. In casu blijkt uit de door de diverse verenigingen afgelegde verklaringen – behalve uit die met betrekking tot Ierland en Denemarken – dat de combinatie van de kleuren groen en geel, gebruikt in verband met landbouwmachines, in de betrokken sector met interveniënte wordt geassocieerd. Dit wordt bevestigd door de opiniepeiling in Duitsland.

(…) 60. In de eerste plaats heeft de kamer van beroep de verkrijging van het onderscheidend vermogen van het bestreden merk beoordeeld op basis van een reeks aanwijzingen, waaronder de verklaringen van diverse verenigingen en de in Duitsland gehouden opiniepeiling, en rekening houdend met het feit dat de waren van interveniënte gedurende een aanzienlijke periode sterk aanwezig waren op alle relevante markten en dat interveniënte de combinatie van de kleuren groen en geel intensief en langdurig als merk op bedoelde waren had gebruikt.

(…) 62. De kamer van beroep kan dan ook niet worden verweten te hebben geconcludeerd dat rechtens genoegzaam was bewezen dat het bestreden merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 had verkregen op 1 april 1996, de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag voor het bestreden merk.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 oktober 2009, KG ZA 09-1261, CosmicNavigation B.V. en ANWB B.V ( met dank aan Radboud Ribbert, Ribbert Advocaten).

Handelsnaamrecht. Oudere handelsnaam tegen jonger merk. Eiser CosmicNavigation, o.a. houdster van het Benelux-beeldmerk Onderweg.nl maakt bezwaar tegen het teken ‘ANWB Onderweg’. De voorzieningenrecht wijst de vorderingen van eiser, die zich i.c. geheel gebaseerd zijn op het handelsnaamrecht, af. Geen gebruik als handelsnaam, geen verwarring, geen kwade trouw en geen 1019h proceskosten (oneerlijke concurrentie, geen procedure krachtens  art. 5 of 5a Hnw). “Het gebruik van een jonger merk is onrechtmatig ten opzichte van de rechthebbende op een handelsnaam indien door dat merkgebruik verwarring kan worden gewekt bij het publiek.”

4.3. In het midden kan blijven of CosmicNavigation de tekens Onderweg en Onderweg.nl als handelsnaam gebruikt. Ook indien sprake zou zijn van handelsnaamgebruik, wat ANWB uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist, kan dat namelijk niet leiden tot toewijzing van de vorderingen.

4.4. in dit verband is van belang dat gesteld noch gebleken is dat ANWB het teken ANWB Onderweg als handelsnaam gebruikt. Beide partijen gaan ervan uit dat sprake is van gebruik als merk. De vraag die partijen verdeeld houdt is dus of CosmicNavigation op grond van haar vermeende handelsnaamrechten met betrekking tot de tekens Onderweg en Onderweg.nl zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk ANWB Onderweg.

4.5. Voornoemde vraag moet worden beantwoord aan de hand van de algemene regels inzake oneerlijke concurrentie. Op basis van die regels moet, mede gelet op artikel 10bis lid 3 van het Verdrag van Parijs, naar voorlopig oordeel worden aangenomen dat het gebruik van een jonger merk onrechtmatig is ten opzichte van de rechthebbende op een handelsnaam indien door dat merkgebruik verwarring kan worden gewekt bij het publiek.

4.6. 'In dit geval acht de voorzieningenrechter gevaar van verwarring voorshands onvoldoende aannemelijk gelet op (i) het weinig onderscheidende vermogen van d egestelde handelsnamen, (ii) de verschillen tussen de gestelde handelsnamen en het merk ANWB Onderweg en (iii) de verschillen tussen het deel van de onderneming van CosmicNavigation waarvoor CosmicNavigation de gestelde handelsnamen zegt te gebruiken en de door ANWB onder het merk ontplooide activiteiten.

4.7. Cosmic Navigation heeft op zich terecht aangevoerd dat ook een niet onderscheidende handelsnaam een geldige handelsnaam is. Dat laat echter onverlet dat een gebrek aan onderscheidend vermogen van een handelsnaam gevolgen heeft voor de beschermingsomvang van het handelsnaamrecht in die zin dat minder snel verwarringsgevaar kan worden aangenomen. Dat is in deze zaak ook het geval.

4.8. Het teken ANWB Onderweg wijkt duidelijk af van de tekens Onderweg en Onderweg.nl door de toevoeging van het element ANWB. Het toegevoegde element ANWB heeft bovendien - anders dan het woord Onderweg - sterk onderscheidend vermogen. Niet in geschil is immers dat ANWB een bekend merk (en een bekende handelsnaam) is. (…)
4.9. Daar komt bij dat de waren en/of diensten die beide partijen aanbieden weliswaar overeenkomen, maar niet identiek zijn. Beide partijen bieden informatie aan, maar zij doen dat in een verschillende vorm.(…)

(…)

4.1 1. CosmicNavigation zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Anders dan ANWB meent, maakt zij geen aanspraak op een vergoeding op grond van artikel 1019h Rv. Gelet op artikel 1019 Rv komen de kosten van een procedure inzake een handelsnaam uitsluitend voor een vergoeding op grond van artikel 1019h Rv in aanmerking als het een procedure krachtens de artikelen 5 of 5a van de Handelsnaamwet betreft. Daarvan is in dit geval geen sprake. CosmicNavigation baseert haar vorderingen immers niet op de bedoelde bepalingen van de Handelsnaamwet, maar op de algemene regels inzake oneerlijke concurrentie. De Nederlandse wetgever heefî er niet voor gekozen om de toepassing van de handhavingsmaatregelen van titel 15 Rv uit te breiden tot dergelijke procedures. ANWB kan dus slechts aanspraak maken op een vergoeding conform het liquidatietarief.

Lees het vonnis hier of hieronder:

Gerechtshof Den Haag, 6 oktober 2009, zaaknrs. 105.003.741/01 en 105.003.742/01, Prodalimenta S.A.R.L. regen Khalaf Stores en Betinjaneh tegen Khalaf Stores & Hashemitisch Koninkrijk Jordanië (met dank aan Sjo Anne Hoogcarspel, Freshfields Bruckhaus Deringer).

Merkenrecht. Auteursrecht. Tussenarrest in gecombineerde en  gecompliceerde zaken over (export)merken voor en zakken met poedermelk).

Heel kort, voor zover mogelijk, de feiten: Jordanië voert melkpoeder in, dat op de markt wordt gebracht onder het merk Halibna, Khalaf heeft een niet exclusief contract tot levering, Prodalimenta deponeert het (woord)beeldmerk Halibna in de Benelux en Betinjaneh deponeert het teken Nohib Halibna als merk in Syrië en Libanon, Jordanië draagt haar rechten op het merk over aan Khalaf, Khalaf deponeert het in de Benelux, Prodalimenta draagt haar Beneluxmerk over aan Betinajeh, Khalaf vordert de vervallenverklaring van het door Prodalimenta gedeponeerde merk en  Betinjaneh vordert nietigverklaring van de merken van Khalaf.

Over Heilung, over rechtshandhavend gebruik door licentienemer, over de vraag vanaf wanneer de vijfjaarsperiode dient te worden berekend, over de vraag of merken die onder het Oud BMW reeds vervallen waren onder de nieuwe Heilungsregeling kunnen vallen, over de vraag of inschrijving licentie via 11C BMW relevant is voor de vraag of er rechtshandhavend gebruik door licentienemer heeft plaatsgevonden, over rechtshandhavend gebruik in een op onderdelen afwijkende vorm, over samenloop van auteursrecht en merkrecht en over bevoegdheid een grensoverschrijdend inbreukverbod voor alle landen van de Berner Conventie op te leggen.
 
Het hof laat beide partijen op verschillende punten toe nader bewijs bij te brengen, maar wijst onder andere wel alvast het door Rechtbank gestelde vereiste dat gebruik van de licentienemer kenbaar diende de te zijn van de hand en oordeelt dat aangezien strijd met het auteursrecht geen nietigheidsgrond oplevert, op die grond geen nietigverklaring of een tot hetzelfde resultaat leidende vordering worden ingesteld.

Lees het arrest hier, vonnis Rechtbank Den Haag hier, of beiden hieronder (Scribd):

Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 oktober 2009, HA ZA 09-1279, Go Fast Sports & Beverage Company & Go Fast Sports Nederland B.V. c.s. tegen Go Fast Sport Benelux N.V.

Merkenrecht. Go Fast energy drinks (zie ook Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 8 december 2008, IEF 7519). Per abuis onvermeld gebleven vonnis in incident van begin oktober (met dank aan Neeltje Beens, Lawton voor de herinnering). De rechtbank schorst de procedure voor zover de vorderingen inbreuken op de Gemeenschapsmerken
betreffen in afwachting van een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de Belgische rechter aangaande die Gemeenschapsmerken en bepaalt dat de zaak daarna door een der partijen weer kan worden opgebracht. Geen aanhouding voor het resterende deel van de zaak.

Rechtsmacht: 4.2. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht ten aanzien van de vorderingen. (…)

4.3. Het gegeven dat ook in België een procedure aanhangig is tussen Go Fast en GFSB kan, anders dan GFSB en [X] onder verwijzing naar artikel 27 EEX-Vo betogen, niet leiden tot een ander resultaat. Gesteld noch gebleken is namelijk dat de vorderingen in die procedure (mede) zijn gebaseerd op de activiteiten van GFSB of [X] in Nederland. Dat de vorderingen in België (mede) zijn gebaseerd op de in de dagvaarding genoemde activiteiten van GFSB in Nederland is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, ook niet aannemelijk omdat de procedure in België al aanhangig was voordat de gestelde activiteiten hebben plaatsgevonden en Go Fast na constatering van die Nederlandse activiteiten direct procedures in Nederland aanhangig heeft gemaakt, waaronder de onderhavige procedure. Dat de Nederlandse activiteiten onderdeel uitmaken van de Belgische procedure blijkt bovendien niet uit de stukken uit die procedure die partijen hebben overlegd.

Gelet op een en ander kan niet worden volgehouden dat de vorderingen in België op dezelfde oorzaak berusten in de zin van artikel 27 lid 2 EEX-Vo. Het begrip ‘oorzaak’ in de zin van die bepaling omvat namelijk onder meer de feiten die tot staving van de vordering worden aangevoerd (HvJ EG 6 december 1994, NJ 1995, 569, Tatry, r.o. 39). De feiten in deze zaak zijn niet hetzelfde als de feiten in de Belgische zaak.

Schorsing: 4.4. Niet in geschil is dat in voornoemde Belgische procedure in reconventie nietigverklaring van de Gemeenschapsmerken van Go Fast is gevorderd. Dat gegeven brengt op grond van artikel 104 GMVo mee dat de onderhavige procedure moet worden geschorst ten aanzien van de vorderingen betreffende inbreuken op die Gemeenschapsmerken, te weten de vorderingen tegen GFSB voor zover die zijn gebaseerd op inbreuken op de Gemeenschapsmerken en de eventuele vorderingen tegen [X] voor zover die zijn gebaseerd op de stelling dat [X] de inbreuken door GFSB op de Gemeenschapsmerken van Go Fast bevordert of toelaat.

4.5. Artikel 104 GMVo verplicht niet tot schorsing van het resterende deel van de zaak, te weten de vorderingen betreffende de inbreuken op auteursrechten, inbreuken op handels naamrechten, slaafse nabootsing door GFSB en de betrokkenheid van [X] daarbij. Artikel 104 GMVo is namelijk alleen van toepassing ten aanzien van op Gemeenschapsmerken gebaseerde vorderingen zoals bedoeld in artikel 96 GMVo. 

Aanhouding:  4.6. De rechtbank is met Go Fast van oordeel dat, voor zover de procedure niet wordt geschorst op grond van artikel 104 GMVo, het aanhangig zijn van voornoemde procedure in België geen grond is voor aanhouding van de procedure krachtens artikel 28 EEX-Vo. De procedure kan op grond van die bepaling alleen worden aangehouden indien er sprake is van samenhangende vorderingen, dat wil zeggen van vorderingen waartussen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven (art. 28 lid 3 EEX-Vo).

Het risico op onverenigbare beslissingen bestaat uitsluitend indien het geschil is gebaseerd op eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. Dat volgt uit de beslissing van het Hof van Justitie in de zaak Roche-Primus (HvJ EG 13 juli 2006, C-539/03, NJ 2008, 76). Die beslissing had weliswaar betrekking op de uitleg van artikel 6 lid 1 van het EEX-Verdrag, maar het Hof geeft in zijn uitspraak uitdrukkelijk aan dat de uitleg ook geldt indien het begrip “onverenigbare beslissingen” op dezelfde wijze zou moeten worden uitgelegd als artikel 22 van het EEX-Verdrag. De laatstgenoemde bepaling is de voorganger van artikel 28 EEX-Vo en moet naar het oordeel van de rechtbank op dit punt hetzelfde worden uitgelegd als artikel 22 EEX-Verdrag (en dus ook als artikel 6 lid 1 EEX-Verdrag). 

4.7. Gelet op het voorgaande hebben GFSB en [X] onvoldoende aangevoerd voor hun beroep op artikel 28 EEX-Vo. Afgezien van de gestelde inbreuken op de Gemeenschapsmerken is immers gesteld noch gebleken dat er sprake is van een risico op onverenigbare beslissingen. In het bijzonder hebben GFSB en [X] niet inzichtelijk gemaakt dat de zaak in België eenzelfde situatie feitelijk en rechtens betreft. Dat die situatie rechtens hetzelfde is, is ook niet aannemelijk, aangezien, zoals hiervoor al is vastgesteld, de procedures betrekking hebben op de activiteiten van gedaagden in verschillende landen en het recht van die landen op het gebied van het auteursrecht, handelsnaamrecht en slaafse nabootsing niet (volledig) is geharmoniseerd. De activiteiten van gedaagden in Nederland die in de onderhavige procedure moeten worden beoordeeld, zijn dus niet onderworpen aan (precies) dezelfde regels als de activiteiten van gedaagden in België die in de Belgische procedure worden beoordeeld. Daarbij weegt mee dat blijkens voornoemd Roche-Primus-arrest er strenge eisen moeten worden gesteld aan de mate van harmonisering om van eenzelfde situatie rechtens te kunnen spreken.

Lees het vonnis hier of hieronder:

 

Gerechtshof Amsterdam, 20 oktober 2009, zaaknr. 106.006.776/01, PP Impex B.V. & Edco Eindhoven B.V. tegen Mag Instrument Incorporated (met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper).

Merkenrecht. Vormmerken zaklampen. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Amsterdam 21 februari 2007, IEF 3706). De vormmerken m.b.t. de zaklampen van Mag Instrument hebben geen inherent onderscheidend vermogen en hebben dit, waar zij overeenstemmen met de alu-zaklamp van Edco, ook niet door inburgering kunnen verkrijgen (wezenlijke waarde / functioneel bepaald). Geen auteursrecht op grond van art. 2 lid 7 Berner Conventie. Geen slaafse nabootsing op grond van Art. 14 lid 8 BTMW.

Onderscheidend vermogen: 5.6. De rechtbank heeft overwogen dat, gelet op de in het vonnis onder 3.12 opgesomde door Mag genoemde kenmerken, de vormmerken van Mag Instrument op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve hun essentiële functie als herkomstaanduiding vervullen, en dat deze kenmerken, in samenhang bezien, het de gemiddelde consument mogelijk maken de betrokken waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

5.7. Het hof deelt dit oordeel van de rechtbank niet. Een merk heeft onderscheidend vermogen wanneer het geschikt is om de betrokken waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. De in het vonnis onder 3.12 opgesomde kenmerken bestaan grotendeels uit functionele elementen van de in het geding zijnde zaklampen. Deze elementen hebben betrekking op de vorm van de reflectorkop en het cilindrische batterijhuis met gladde en bewerkte gedeelten en zijn, naar uit tal van overgelegde afbeeldingen en ter terechtzitting in hoger beroep getoonde modellen van zaklampen van ander fabrikaat aan het hof is gebleken, stuk voor stuk ook al elders toegepast. Niet is gebleken dat de door genoemde elementen bepaalde vorm van de zaklampen op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de onderhavige sector gangbaar is, zodat niet gezegd kan worden dat de opgesomde kenmerken, in samenhang bezien, de beide merken hun essentiële functie als herkomstaanduiding doen vervullen. Geoordeeld moet daarom worden dat de beide gedeponeerde vormmerken van meet af aan geen onderscheidend vermogen bezitten als bedoeld in art. 2.1 BVIE.

Inburgering: 5.9. Hierin kan Mag Instrument niet worden gevolgd. Voor zover al gezegd zou kunnen worden dat de zaklampen van Mag Instrument - op onderdelen - afwijken van zaklampen van andere herkomst, gaat het voornamelijk om vormafwijkingen die door hun fraaiheid in belangrijke mate de wezenlijke (markt)waarde van de zaklampen bepalen en/of die functioneel zijn bepaald zoals het profiel op het cilindrische batterijhuis en de verzonken schakelaar. Dat zijn vormen als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE die geen (kenmerkend onderdeel van een) merk kunnen zijn, ook niet door inburgering als voorzien in art. 2.28 lid 2 BVIE. Voor zover het gaat om de afgeronde, licht gebolde kop van de Mag-Lite zaklampen, die niet als (louter) functioneel bepaald onderscheidend kenmerk is aan te duiden, heeft te gelden dat de licht geknikte vorm van de kop van de Alu-zaklamp voldoende afwijkt om verwarring bij het publiek te voorkomen.

5.10. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de merkenrechtelijke grondslag de vordering van Mag Instrument niet kan dragen. De principale grieven 5 en 7, die gericht zijn tegen anders luidende overwegingen van de rechtbank, slagen derhalve.

Auteursrecht: 5.12. Mag Instrument heeft haar vordering mede gebaseerd op beweerde inbreuk op een haar toekomend auteursrecht op de Mag-Lite zaklampen. Uit de reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 Berner Conventie volgt dat, bij afwezigheid van door Mag Instrument bij te brengen bewijs van auteursrechtelijke bescherming van de Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten van Amerika als land van oorsprong, aan deze lampen in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het hof heeft in de stellingen van Mag Instrument geen aanleiding gevonden om met betrekking tot deze bewijslast thans anders te oordelen dan het heeft gedaan in zijn arrest van 12 november 1998, rolnummer 190/97 in de zaak Mag Instrument tegen Buzaglo, naar welk arrest beide partijen hebben verwezen. Het gaat er derhalve niet om of in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst categoraal is uitgesloten, maar om de vraag of dit voor het specifieke concrete werk (i.c. de Mag-Lite zaklampen) het geval is. 

Slaafse nabootsing: 5.13. Ook de beweerdelijke slaafse nabootsing door PP Impex en Edco kan de vordering van Mag Instrument niet dragen. Art. 14 lid 8 BTMW zoals dat tot 1 december 2003 luidde, sloot het instellen van een vordering wegens oneerlijke mededinging uit voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden. Aangezien de inleidende dagvaarding op een eerder tijdstip is uitgebracht geldt die uitsluiting in deze zaak. Daarbij komt dat de Alu zaklamp - gelet op de afwijkende vorm waar het de niet (louter) functionele kenmerken betreft - niet als een slaafse nabootsing van de Mag-Lite zaklampen kan worden aangemerkt.

Lees het arrest hier of hieronder:

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 21 oktober 2009, HA ZA 08-3359, MSR Dosiertechniek GmbH tegen Aredal Foam Systems HB (met dank aan Adonna Alkema, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Brandblussers. Comparitie is voor toepassing van de Indicatietarieven IE gelijk te stellen met een eenvoudige zaak met re-en dupliek en/of pleidooi. Vervallenverklaring ziet ook op handhaving van IE-rechten.

Gedaagde i.c. Aredal stelt dat eiser MSR, inbreuk maakt op (haar internationale) merk FireDos (1997), sommeert staking van gebruik en initieert bij het OHIM een nietigheidsprocedure tegen het Gemeenschapsbeeld/woordmerk FireDos van MSR (2006). MSR stelt dat het merk van Aredal langer dan 5 jaar niet normaal als merk is gebruikt in de Benelux en verzoekt en verkrijgt vrijwillige doorhaling van het merk m.b.t. de Benelux.

4.3. De enige reden waarom de zaak niettemin is doorgezet, is een deelgeschil tussen partijen over de proceskostenvergoeding. Dat is de reden dat MSR niet bereid is geweest de zaak op verzoek van Aredal in te trekken wegens gebrek aan belang ex 3:303 BWW.

(...) 

4.7. Hoewel de vordering tot doorhaling wegens gebrek aan belang moet worden afgewezen, is de rechtbank van oordeel dat Aredal de door MSR gemaakte kosten over zichzelf heeft afgeroepen door een vervalrijp merk te trachten te handhaven en niet te willen bewilligen in buitengerechtelijke doorhaling, maar daartoe pas na dagvaarding over te gaan. In de specifieke omstandigheden van dit geval kan MSR aanspraak maken op een kostenveroordeling ex art. 1019h Rv.

4.8. In deze zaak is vanwege de gelaste comparitie en de daar geboden pleitgelegenheid sprake van een zaak die voor toepassing van de Indicatietarieven IE gelijk is te stellen met een eenvoudige zaak met re-en dupliek en/of pleidooi. De gevorderde kosten van ruim € 9000,- blijven beneden de voor dergelijke zaken gestelde grens van € 10.000,-, zodat het subsidiaire ter comparitie gedane beroep op matiging van Aredal in het licht van de Indicatietarieven moet worden gecompenseerd.

Lees het vonnis hier of hieronder.

GvEA, 20 oktober 2009, zaak T-307/08, Aldi Einkauf GmbH & Co. tegen OHIM / Goya Importaciones y Distribuciones, SL.

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen Gemeenschapsbeeldmerk 4 OUT Living o.g.v. ouder Spaans nationaal beeldmerk Living & Co (kleding). Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar.

35. With regard to the second argument, to the effect that the similarity of the word element ‘Living’ common to both marks is insufficient to established a likelihood of confusion, given that that element has only a weak distinctive character in the earlier mark, the Board of Appeal explained in paragraphs 30 and 31 of the contested decision that, although the distinctiveness of the ‘Living’ element cannot be considered high, it must still be considered as a distinctive feature in view of the great importance of the visual element in the opposing marks in relation to goods in classes 18 and 25, which are in principle purchased after a visual inspection. That position is confirmed by the case-law, according to which the finding of a weak distinctive character for the earlier trade mark does not prevent a finding that there is a likelihood of confusion. Although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account when assessing the likelihood of confusion (see, by analogy, Case C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507, paragraph 24), it is only one factor among others in that assessment. Thus, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (Case T-134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II-5213, paragraph 70; see also, to that effect, Case T-112/03 L’Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR) [2005] ECR II-949, paragraph 61).

(…)

38. With regard to the applicant’s fourth argument, according to which the way in which the opposing marks are formed is different, as the ‘Living’ element constitutes the beginning of the earlier mark, whereas it is at the end of the mark applied for, that circumstance is not such as to bring into question the similarity between the marks concerned or the likelihood of confusion existing between them. The different positions of the ‘Living’ element do not in any way affect the dominant character that that element has for the marks concerned. The Board of Appeal was thus right to conclude that, even if the degree of similarity created by the common element ‘Living’ is weakened by other elements, the similarity is not neutralised in the present case.

(…)

40      In the light of all of the foregoing, it must be held that the Board of Appeal did not err in law in finding that there was a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier mark. The applicant’s single plea must, therefore, be rejected and the action accordingly dismissed.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 16 oktober 2009, C05/160HR, conclusie A-G Huydecoper inzake Adidas AG c.s. tegen Marca Mode c.s. (met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Adidas/Marca terug uit Luxemburg (zie Hof van Justitie, 10 april 2008, C-102/07). 2 à 3 strepenzaak. Vrijhoudingsbehoefte. Ex tunc / ex nunc. Arrest is bepaald voor 15 januari. Eerst even voor jezelf lezen.

26. Tenslotte: zelfs wanneer men, anders dan ik zojuist heb verdedigd, zou aannemen dat de Hoge Raad in het arrest van 16 februari 2007 nog geen oordeel heeft gegeven over de plaats die de "vrijhoudingsbehoefte" in de beslissing van het Bossche hof inneemt; én wanneer aangenomen zou moeten worden dat dat gegeven, zoals namens H&M c.s. en Marca C.S. wordt bepleit, door het Bossche hof niet als "dragend" is meegenomen in de beoordeling "ex tunc" die dat hof destijds heeft uitgevoerd - dan nóg heeft dit te gelden:
  wegens de gegrondbevinding van Middel I zal na vernietiging en verwijzing alsnog "ex nunc" beoordeeld moeten worden of de op merkinbreuk gerichte vorderingen van Adidas c.s. gegrond zijn. Voor die beoordeling is van belang of er wel of niet met de “vrijhoudingsbehoefte” rekening mag worden gehouden; en is dus ook van belang of wat het Bossche hof daarover heeft overwogen - of dat nu als "dragend" was bedoeld of niet - na de cassatie-instantie "overeind blijft". Ook in de hier veronderstelde - maar door mij als erg onaannemelijk beoordeelde - situatie, hebben Adidas c.s. er dus belang bij dat wordt vastgesteld of de desbetreffende overweging van het Bossche hof stand houdt.

Lees de conclusie hier of hieronder (Scribd).

Rechtbank van Koophandel Brussel, 24 juni 2009, The Academy of Motion Picture Arts And Sciences tegen NV Dexia Insurance Belgium (met dank aan Christian Dekoninck, Lydian Lawyers)

Merkenrecht. Belgische pré-Bellure-zaak uit juni 2009 over de beschermingomvang van het bekende merk ‘Oscar’.
 
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences stelt een vordering in op grond van haar CTM en Benelux merk “Oscar” (de bekende jaarlijkse filmprijs) tegen Dexia Insurance Belgium, die zelf het Beneluxmerk “DVV OsCar” had laten inschrijven. Dit merk wordt gebruikt door Dexia voor een spaarsysteem in het kader van haar (auto)verzekeringen: chauffeurs die gedurende een bepaalde tijd geen ongevallen hebben veroorzaakt, krijgen hierdoor bepaalde kortingen. 

De ondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend zoals in kortgeding, oordeelt allereerst dat het merk “Oscar” van The Academy wel degelijk geldig is en niet gebruikelijk is (geworden) voor het aanduiden van prijzen in het algemeen. Daarnaast stelde zij evenwel dat er geen sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20.1.c BVIE resp. 9.1.c EMVO omdat The Academy geen (potentiële) schade bewijst. Hoger beroep is aangetekend.

Lees het vonnis hier of hieronder (Scribd).

HvJ EG, 15 oktober 2009, zaak C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV en Remo Zaandam BV tegen Diesel SpA (prejudiciële vragen Hoge Raad).

Merkenrecht. Uitputting. Mag het begrip „impliciete toestemming” van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 worden uitgelegd op basis van de in het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss vermelde criteria, wanneer de van dit merk voorziene waren voor het eerst direct binnen de EER in de handel werden gebracht, en niet eerder buiten die zone?:

"26. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het Hof weliswaar in punt 46 van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss heeft verwezen naar waren die eerst buiten de EER in de handel zijn gebracht, maar dat een dergelijke verwijzing moet worden gezien tegen de achtergrond van het feit dat in de zaak die tot dat arrest heeft geleid, de betrokken waren eerder buiten de EER waren verhandeld en vervolgens in de EER waren ingevoerd en in de handel gebracht.

27. De bewoordingen van het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss wettigen evenwel geenszins de conclusie dat de preciseringen van het Hof in punt 46 van dat arrest met betrekking tot de elementen en omstandigheden op grond waarvan een impliciete toestemming van de merkhouder kan worden afgeleid, enkel gelden in het kader van een dergelijke feitelijke context en geen algemene strekking kunnen hebben.

28. Zo zijn de punten 53 tot en met 55 van dat arrest, waarin de toepasselijke vereisten inzake het bewijs van het bestaan van een impliciete toestemming worden gepreciseerd, in algemene bewoordingen geformuleerd en wordt daarbij geen enkel principieel onderscheid gemaakt naargelang de eerste verhandeling is gebeurd buiten of binnen de EER.

29. Bovendien zou een dergelijk onderscheid indruisen tegen de door richtlijn 89/104 ingevoerde regeling.

(...)

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de Europese Economische Ruimte door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht."

Lees het arrest hier.