Alle rechtspraak  

Geoordeeld wordt dat Nutrisense door aldus te handelen inbreuk heeft gemaakt op het rnerkrecht van Robins. (…) Dat het hier zoals Nutrisense aanvoert om een vergissing zou gaan, neemt, voor zover dit al zou kunnen worden aangenomen, niet weg dat sprake is van een merkinbreuk.

Tijdens de looptijd van de distributieovereenkomst heeft Nutrisense zogenaamde dispensers (drankenautomaten) hij derden aangeschaft. Nutrisense heeft deze dispensers, en meer in het bijzonder de bowl daarvan, tijdens de looptijd van de distributieovereenkomst voorzien van een sticker met daarop het beeld- en woordmerk Inovit. Nutrisense heeft deze dispensers vervolgens op basis van een huur- dan wel een bruikleenovereenkomst in diverse sportcentra geplaatst. Na de beëindiging van de distributieovereenkomst zijn deze dispensers ook gebruikt om het substituut preparaat dat door Nutrisense in witte onbedrukte zakjes aan derden is geleverd te verkopen.

Geoordeeld wordt dat Nutrisense door aldus te handelen inbreuk heeft gemaakt en maakt op het merkrecht van Robin. In tegenstelling tot hetgeen Nutrisense aanvoert, doet daaraan niet af dat het de sportcentra zijn die de dispensers met daarop afgebeeld het Inovit merk gebruiken en daarin het subsituut-preparaat van Nutrisense verkopen. Nutrisense is immers de eigenaar van de hierboven genoemde dispensers en het is Nutrisense die deze dispensers in de handel heeft gebracht en houdt en toestaat dat daarin liet nieuwe merkloze product van Nutrisense in wordt verkocht.
 
Ook door de levering aan derden van bidons voorzien van het beeld- en woordmerk Inovit heeft Nutrisense inbreuk gemaakt op het merkrecht van Robins.

Geconcludeerd wordt dat het voldoende aannemelijk is geworden dat Nutrisense de hiervoor genoemde merkinbreuk te kwader trouw heeft gemaakt. Nutrisense wist dat zij ten gevolge van de beëindiging van de distributieovereenkomst niet langer was gerechtigd om de naam en het merk Inovit te voeren. Voorts heeft Nutrisense ter gelegenheid van de mondelinge behandeling verklaard dat zij het merk Inovit bewust in stand heeft gehouden om zodoende meer tijd te hebben om haar eigen merk in de markt te zetten. Bovendien heeft Nutrisense zonder medeweten en toestemming van Robins de “Verbeterde smaak” sticker gemaakt en gebruikt.

De vordering [ die er toe strekt] dat de door Nutrisense onder het merk Inovit op de markt gebrachte namaakproducten uit de markt worden gehaald en in het bezit komen van Robin, zal worden toegewezen, aangezien voldoende is gebleken dat Nutrisense te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Robins door namaakproducten onder de naam Inovit te verkopen.

In dit verband wordt overwogen dat onder namaakproducten dient te worden verstaan alle witte onbedrukte zakjes die Nutrisense op de markt heeft gebracht. Het wordt namelijk voldoende aannemelijk geacht dat Nutrisense deze zakjes onder het merk Inovit heeft geleverd, althans dat Nutrisense bij de afnemers van deze zakjes de indruk heeft gewekt dat het de verbeterde smaak van de Inovit sportdrank betreft. De vordering strekkende tot afgifte van de namaakproducten (poeder verpakt in witte zakjes) en bidons zijn eveneens toewijsbaar. Overigens heeft Nutrisense ter gelegenheid van de mondelinge behandeling verklaard geen bezwaar te hebben tegen afgifte van haar voorraad bidons die zijn voorzien van het merk Inovit.

De vordering strekkende tot afgifte van de dispensers is in beginsel toewijsbaar . De voorzieningenrechter acht evenwel termen aanwezig dat Nutrisense wordt geboden om alleen het deel waarop de stickers met het merk Inovit is afgedrukt (ofwel de bowl /reservoir van de dispenser) aan Robins af te geven. De dispensers behoren in eigendom toe aan Nutrisense, Nutrisense heeft onweersproken aangevoerd dat de dispensers eenvoudig uit elkaar te halen zijn en dat alleen op de bowl het woord- en beeldmerk van Inovit voorkomt.

Verder dient Nutrisense het gebruik van de handelsnaam Inovit te staken en gestaakt te houden, de domeinnaam inovit.nl  over te dragen, opgave te doen van een rectificatie te sturen aan al haar afnemers.

Lees het vonnis hier.

Visueel stemmen de diverse merken onvoldoende overeen en “zelfs indien wordt aangenomen dat het aangevraagde merk wordt teruggebracht tot het woord ‚bud’, verschillen de twee merken evenwel nog steeds voldoende van elkaar. Op fonetisch vlak onderscheiden de klinkers ‚i’ en ‚u’ zich immers duidelijk van elkaar. Het verschil dat deze letter teweegbrengt in de termen ‚bud’ en ‚bit’, die beide uit drie letters bestaan, stelt de consument reeds in staat, een onderscheid te maken.”

“Wat de aangevraagde merken betreft, zij om te beginnen benadrukt dat de term „bud” voor het relevante publiek geen specifieke betekenis lijkt te hebben. Met betrekking tot de aangevraagde beeldmerken zij vastgesteld dat, zelfs indien de term „american” kan doen denken dat de betrokken waren van oorsprong of in elk geval van aard Amerikaans zijn, en de termen „anheuser-busch” door een deel van het publiek kunnen worden opgevat als een verwijzing naar de onderneming die de betrokken waren vervaardigt, de verbinding van deze termen met de term „bud” geen specifieke betekenis doet ontstaan. In elk geval kan nergens uit worden opgemaakt dat deze termen, in hun geheel beschouwd, een betekenis hebben die overeenkomt met de mogelijke betekenissen van de oudere Duitse merken.”

“Gelet op de reeds vastgestelde verschillen tussen de aangevraagde merken en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) dient te worden geoordeeld dat er in casu ondanks een geringe mate van visuele en fonetische overeenstemming geen verwarringsgevaar bestaat, niettegenstaande het feit dat de betrokken waren dezelfde of soortgelijk zijn, en zelfs bij het bestaan van een eventueel groot onderscheidend vermogen van de oudere merken.”

“Gelet op het oordeel van het Gerecht met betrekking tot het gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT), dient te worden geoordeeld dat er a fortiori ook geen gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bestaat.”

“ De oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bevatten immers extra woordelementen („bitte”, „ein”) en grafische elementen („!”), en een bijzondere grafische vormgeving in vergelijking met de oudere Duitse woordmerken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT). Zo wijken eerstgenoemde merken visueel nog meer af van de aangevraagde merken dan laatstgenoemde merken. “

Lees het arrest hier.

Het Gerecht overweegt onder meer als volgt: "Uit de hierboven aangehaalde bepalingen volgt, dat wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie.

Derhalve heeft de kamer van beroep artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 juist toegepast door in het kader van het onderzoek van de oppositie alleen rekening te houden met de „farmaceutische producten op basis van calcium”.

Dienaangaande stelt het Gerecht in de eerste plaats dat artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 verwijst naar waren en diensten, en niet naar categorieën of klassen van waren waarvoor het merk is ingeschreven. In de tweede plaats is het zo dat de termen „farmaceutische producten op basis van calcium”, waarmee in het kader van het onderzoek van de oppositie rekening is gehouden, niet alleen een specifiek product betreffen, maar een zelfstandige en voldoende ruime subcategorie, zodat in casu niet kan worden gesproken van een onevenredige beperking.

Wat vervolgens verzoeksters argument betreft dat een zo strikte uitlegging van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 discriminerend is ten opzichte van de draagwijdte die in een oppositieprocedure wordt toegekend aan een niet-gebruikte inschrijving die minder dan vijf jaar oud is, volstaat volgens het Gerecht de vaststelling dat geen enkele discriminatie kan worden gevonden aangezien de twee situaties niet te vergelijken zijn. Het bewijs van normaal gebruik van een merk dat minder dan vijf jaar is ingeschreven, wordt immers niet geëist omdat deze vijfjarige periode het commerciële gebruik van het merk juist mogelijk wil maken. Volgens artikel 50 van verordening nr. 40/94 kan een merk slechts vervallen worden verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik na het verstrijken van een ononderbroken periode van vijf jaar waarin het merk niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven."

Ten aanzien van het tweede middel overweegt het Gerecht:

"Dienaangaande volstaat de vaststelling dat de waren in casu dezelfde aard (farmaceutische producten) en dezelfde doelstelling of bestemming (behandeling van gezondheidsproblemen bij de mens) hebben, zij bestemd zijn voor dezelfde consumenten (vakmensen uit de medische sector en patiënten), zij via dezelfde distributiekanalen worden afgezet (over het algemeen in apotheken) en zij mogelijkerwijs complementair zijn. Daarentegen is het verschil gelegen in de onderscheiden therapeutische indicaties ervan.

In deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat de soortgelijkheid van de waren groter is dan de punten van verschil ertussen, en dient te worden geconcludeerd dat, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, de betrokken waren in zekere mate soortgelijk zijn.

Wat om te beginnen de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de conflicterende merken voor de gemiddelde consument geen betekenis hebben, en dat deze vaststelling door verzoekster niet werd betwist. Dienaangaande is het Gerecht van oordeel dat de analyse van de kamer van beroep correct is, aangezien de conflicterende tekens geen enkele betekenis bezitten.

Gelet op een en ander is het Gerecht van oordeel dat de twee tekens globaal  overeenstemmen en dus dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een verkeerde opvatting door te stellen dat de conflicterende tekens van elkaar verschillen, in het bijzonder op fonetisch vlak.

Gelet op de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de conflicterende tekens volstaat de omstandigheid dat het relevante publiek bestaat uit personen waarvan het aandachtsniveau hoog kan worden geacht, evenwel niet om uit te sluiten dat het publiek kan menen dat deze waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het Gerecht merkt op dat de conclusie inzake het ontbreken van verwarringsgevaar, waartoe de kamer van beroep was gekomen, was gebaseerd op een onjuiste premisse, te weten dat de tekens duidelijke verschillen vertonen, met name op fonetisch vlak, en dat deze verschillen de mate van soortgelijkheid van de waren konden compenseren. Dit oordeel kan evenwel niet worden gevolgd, aangezien de conflicterende tekens visueel en fonetisch in grote mate overeenstemmen.

Anders dan in de bestreden beslissing is geoordeeld, is het Gerecht in deze  omstandigheden van oordeel dat, gelet op de globale indruk en op de soortgelijkheid van de betrokken waren en de visuele en fonetische overeenstemming van de twee merken, de verschillen tussen deze merken niet groot genoeg zijn om het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek uit te sluiten.

Lees het arrest hier .

Het Benelux Gerechtshof heeft geoordeeld dat voor het intreden van het verval van een merk o.m. nodig is dat het verval wordt ingeroepen in een procedure waarin de merkhouder partij is (Benelux Gerechtshof NJ 1989, 299). Uit de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (NJ 1986, 258) volgt dat de strafrechter weliswaar niet de vervallenverklaring van een merkrecht mag uitspreken maar dat aan hem wel de vrijheid toekomt om in het kader van een aanhangig strafgeding waarin de geldigheid van een merkrecht wordt betwist, de juistheid van hetgeen daaromtrent is aangevoerd te onderzoeken en bij grondbevinding daarvan verdachte vrij te spreken.

Nu de strafrechter die vrijheid toekomt, is hij ook gehouden om daarvan gebruik te maken teneinde te voorkomen dat een veroordeling wordt uitgesproken t.a.v. van een gedraging die volgens het toepasselijke merkenrecht niet inbreukmakend is. Verdachte heeft in appel het verweer gevoerd dat het recht op het door Canon Kabishiki Kischa in de zin van de BMW geregistreerde merk “Canomatic” is vervallen en heeft zich daarbij beroepen op art. 5.2.a (oud) BMW. ‘s Hofs verwerping van dat verweer op de enkele grond dat niet is gebleken dat het recht op het merk “Canomatic” op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

Verder behandelde de Hoge Raad de vraag wat onder “nabootsing van een merk” (in de zin van artikel 337 lid 1 Sr) dient te worden verstaan:

Voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk ex art. 337.1.d Sr, dient aansluiting gezocht te worden bij de in het civiele merkenrecht gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken als bedoeld in art. 13 A.1 BMW. ‘s Hofs oordeel dat bij de uitleg van art. 337.1.d Sr uitgegaan moet worden van de maatstaf of de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt, getuigt daarom niet van een onjuiste rechtsopvatting.

Lees het arrest. hier. Eerder bericht + arrest Hof Den Bosch hier.

1.2 Overweging 3.7.4 van het arrest van 8 september 2006 dient als volgt te worden gelezen:

3.7.4 De vraag rijst evenwel of het verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als hiervoor in 3.7.3 bedoeld wel behoort toe te komen. Aan de bestreden overwegingen van het hof ligt de opvatting ten grondslag dat de uitsluiting van art. 3 lid 1 onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn, dus voor zover die betrekking heeft op de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving in de weg behoeft te staan, indien te eniger tijd - gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.2 is overwogen: voorafgaande aan het depot - de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk. Het HvJEG heeft (in rov. 75 van het eerdergenoemde arrest inz. Philips/Remington), zoals vermeld hiervoor in 3.7.2, weliswaar eraan herinnerd dat merken waarvan inschrijving op grond van (onder meer) art. 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn moet worden geweigerd, gelet op art. 3 lid 3, niet door het gebruik dat daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen, maar daarmee is niet de hier in het geding zijnde vraag beslist, die immers geen betrekking heeft op het onderscheidend vermogen van het omstreden merk.

De Hoge Raad zal daarom op dit punt de hierna onder 5 te formuleren prejudiciële vragen aan het HvJEG voorleggen.

1.3 De eerste prejudiciële vraag dient als volgt te worden gelezen:
1. Moet art. 3 lid 1 onder e, derde streepje aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?

2. Beslissing

De Hoge Raad:  Verbetert de bovenvermelde fouten in het op 8 september 2006 in deze zaak uitgesproken arrest;  stelt de verbeteringen op de minuut van dat arrest.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 13 oktober 2006.

Lees het arrest hier.  
 

HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98, Marca/Adidas; drie versus twee strepen
Marca verkocht kleding met 2 strepen, Adidas maakte daar bezwaar tegen op basis van haar 3-strepen merk. Zie ook Adidas/Fitnessworld.

‘Artikel 5, lid 1, sub b [Merkenrichtlijn], kan niet aldus worden uitgelegd, dat ingeval dat: Een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.’ (Dictum).

‘Het Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd.’ (Ov. 39).

NJ 2000/714; BIE 2001/9, m.nt. JHS; IER 2000/50, m.nt. RdR; NTER 2000/10, m.nt. R.P. Raas

HvJ EG 28 April 2004, zaak C-3/03 P, Matratzen Concord/OHIM-Hukla; Matratzen
Hukla stelde op basis van haar Spaanse merk ‘Matratzen’ oppositie in tegen registratie van een woordbeeldmerk als gemeenschapsmerk voor matrassen door Matrassen Concord.

Het Gerecht is van oordeel dat het woord ‘Matratzen’ als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk moet worden beschouwd. Het Gerecht komt vervolgens tot de conclusie dat de twee merken voor het relevante publiek visueel en auditief overeenstemmen. Ten slotte heeft het Gerecht beslist dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de mate van gelijksoortigheid van de door deze merken aangeduide waren tezamen genomen hoog genoeg zijn en dat de kamer van beroep daarom terecht gevaar van verwarring tussen de betrokken merken heeft aangenomen.

Het Gerecht heeft ‘terecht gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken. Volgens het Gerecht sluit dit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.’ (Ov. 32).

HvJ EG 12 oktober 2004, zaak C-106/03 P, Verdial/OHIM; Saint-Hubert 41/Hubert
Woordbeeldmerk Hubert stemt onvoldoende overeen met het oudere Franse woordmerk ‘Saint-Hubert 41’ om verwarring aan te nemen ‘ongeacht de bekendheid van het oudere merk of de omstandigheid dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn.’ (Ov. 54).

HvJ EG 6 oktober 2005, zaak C-120/04, Medion/ Thomson; Life/Thomson Life
Ouder merk ‘Life’ tegen jonger merk ‘Thomson Life’. Verwerping Duitse ‘Präge-theorie’. Volgens deze theorie zou bij de vergelijking van de totaalindrukken het meest ‘geprägte’ (pregnante) bestanddeel, te weten ‘Thomson’, het ‘slechts medebepalende’ bestanddeel ‘Life’ grotendeels naar de achtergrond doen verdwijnen.

Er kan bij het publiek verwarring tussen merken voor dezelfde waren en diensten bestaan, ‘wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt.’ (Dictum). IER 2006/1

HvJ EG 1 december 2005, zaak C-512/04 P, Vitakraft/OHIM en Krafft; Krafft/Vitakraft
Het Spaanse Krafft stelde op basis van haar Spaanse woordbeeldmerken met het woord ‘Krafft’ oppositie in tegen de inschrijving van het woordmerk ‘Vitakraft’.

Volgens het Gerecht van Eerste aanleg is er sprake van verwarringsgevaar, onder andere omdat het bestanddeel ‘Kraft’ voor het Spaanstalige publiek het meest onderscheidende bestanddeel is, aangezien dit geen betekenis heeft in het Spaans. Dit is een feitelijk beoordeling waar het HvJ EG zich niet over uitspreekt.

HvJ EG 23 maart 2006, zaak C-206/04 P, Mülhens/OHIM en Zirh; Sir/Zirh
Woordmerk Zirh maakt geen inbreuk op woordbeeldmerk Sir (zie afbeelding). Auditieve overeenstemming in dit geval onvoldoende om inbreuk aan te nemen.

‘Deze globale beoordeling houdt in dat auditieve overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, voorzover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.’ (Ov. 35, met verwijzing naar Picasso/Picaro).

HvJ EG 27 april 2006, zaak C-235/05 P, L’Oréal/OHIM en Revlon; Flex/Flexi Air
Revlon stelde een oppositie in tegen het woordmerk ‘Flexi Air’ van L’Oreal voor haarverzorgingsproducten op grond van haar woordmerk ‘Flex’.

Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde dat er gevaar voor verwarring bestond, ondanks het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk.

Het HvJ EG bevestigde dat het moet gaan om een globale beoordeling van de totaalindrukken.

De merken Picasso en Picaro stemmen visueel en fonetisch overeen. Begripsmatig is het woordteken Picasso bij het relevante publiek bijzonder goed bekend als de naam van de beroemde schilder Pablo Picasso. Het woordteken Picaro kan door Spaanstalige personen worden opgevat als de aanduiding van onder meer een personage uit de Spaanse literatuur, terwijl het geen semantische inhoud heeft voor het (overwegend) niet-Spaanstalige deel van het relevante publiek.

Dergelijke begripsmatige verschillen kunnen in bepaalde omstandigheden opwegen tegen de visuele en fonetische overeenkomsten tussen de betrokken tekens. Daartoe dient ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.

‘Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar (i.c. auto’s)wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers rechtens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest.’ (Ov. 40).

‘Bij voorrang [dient] rekening […] te worden gehouden met de bijzonder grote mate van oplettendheid waarvan de consumenten blijk geven bij de aankoop van een bepaalde categorie van waren.’ (Ov. 47).

HvJ EG 28 juni 2004, zaak C-445/02 P, Glaverbel/OHIM; oppervlak van glasplaat
Glaverbel vraagt gemeenschapsmerk aan voor een dessin dat bedoeld is om te worden toegepast op glas voor sanitaire installaties (zie afbeelding).

Het Gerecht van Eerste Aanleg overwoog: ‘dat het dessin, bestaande uit een ontelbaar aantal streepjes, ongeacht het oppervlak van de plaat, samenvalt met het uiterlijk van de waar zelf, waarin de evidente kenmerken van de waar tot uiting komen, waardoor het dessin in de eerste plaats wordt opgevat als een technisch middel om het glas ondoorzichtig te maken. De complexe en fantasievolle aard van het aangevraagde dessin lijkt eerder een gevolg te zijn van een esthetische of decoratieve afwerking. Op grond van de algemene complexiteit van het dessin en de toepassing ervan op de buitenkant van de waar is het niet mogelijk, aldus het Gerecht verder, bijzondere details van dit dessin te onthouden, noch om het dessin waar te nemen zonder tegelijkertijd de wezenlijke kenmerken van de waar te zien. Tot slot laat het dessin niet steeds dezelfde indruk achter. Deze indruk varieert namelijk naar gelang van de hoek waaronder men de waar bekijkt, de lichtintensiteit en de kwaliteit van het glas.’ (Ov. 33).

Het Gerecht heeft hieruit geconcludeerd, dat het teken geen aanduiding van de herkomst van de waar bevat voor het relevante publiek, dat zowel vaklui in de bouwsector als het grote publiek omvat.

Verklaringen van vaklui en consumenten dat zij het glas wel als afkomstig van Glaverbel herkennen doen daar volgens het Gerecht niet aan af. Dit betreft feitelijke waarderingen waar het HvJ EG niet over oordeelt.

HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C-447/02, KWS Saat/OHIM; kleur oranje
De kleur oranje (HKS7) is niet zeldzaam voor zaaigoed en zaadverwerkingsmachines en kan (zonder inburgering) geen merk zijn.

HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-418/02, Praktiker Märkte/DPM; detailhandelsdiensten
Een merk kan worden ingeschreven voor ‘detailhandelsdiensten’.

Het Duitse merkenbureau weigerde het merk Praktiker in te schrijven als merk voor ‘detailhandel in bouw , doe het-zelven tuinartikelen en andere verbruiksgoederen voor de doe-hetzelver’.

‘Het begrip ‘diensten’ in de zin van de [Merkenrichtlijn], met name in artikel 2 ervan, omvat de diensten die in het kader van de detailhandel in waren worden verricht. Voor de inschrijving van een merk voor deze diensten is het niet noodzakelijk de betrokken dienst(en) concreet te omschrijven. Een nadere omschrijving van de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, is daarentegen wel noodzakelijk.’ (Dictum). IER 2005/85

HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-259/04, Elizabeth Emanuel/Continental Shelf 128; Elizabeth Emanuel
De inschrijving van een merk (i.c. Elizabeth Emanuel) dat overeenkomt met de naam van de (oorspronkelijke) ontwerpster en eerste producent van de kleding waarop dit merk is aangebracht, ‘kan wegens deze bijzonderheid alleen niet worden geweigerd op grond dat dit merk tot misleiding van het publiek zou leiden in de zin van in artikel 3 lid 1 sub g, met name wanneer de clientèle die is verbonden aan het betrokken merk, dat voorheen onder een andere grafische vorm was ingeschreven, is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft’.

‘Een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, kan wegens deze bijzonderheid alleen niet vervallen worden verklaard op grond dat het het publiek zou misleiden in de zin van artikel 12, lid 2, sub b Merkenrichtlijn met name wanneer de aan het betrokken merk verbonden clientèle is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.’ (Dictum).

‘Artikel 2 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat klanken als merk dienen te worden aangemerkt wanneer zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming te onderscheiden en vatbaar zijn voor grafische voorstelling.

Artikel 2 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

Wat een klank betreft, wordt niet aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken grafisch wordt voorgesteld door middel van een omschrijving in woorden, zoals de vermelding dat het teken bestaat in de noten die een bekend muziekstuk vormen of in het geluid van een dier, of slechts door middel van een onomatopee zonder nadere precisering dan wel door een opeenvolging van muzieknoten zonder nadere precisering.

Daarentegen wordt wel aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties.’ (Dictum).