Alle rechtspraak  

Lancôme c.s. hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat de handelswijze van Kruidvat inbreuk maakt op hun merkrechten en op de hun toekomende rechten om zich te verzetten tegen de aantasting of verminking van de in de verpakking van de producten belichaamde (auteursrechtelijk beschermde) werken, en dat die handelswijze ook overigens onrechtmatig is. De uitkomst van het geding in feitelijke instanties is dat de vorderingen van Lancôme c.s. grotendeels zijn toegewezen.

De Hoge Raad bespreekt enkel onderdeel 2 van 7 cassatiemiddelen en doet de rest, m.u.v. een correctie in het dictum van het hof over de gerechtigde op een dwangsom, af o.g.v. 81 RO. Onderdeel 2 betreft een mededingingsrechtelijk aspect cq. een vraag over omkering van de bewijslast.

Onderdeel 2 richt zich tegen het oordeel van het hof dat geen sprake is van een stelsel van distributie dat het reële gevaar meebrengt van afscherming van nationale markten. Het hof heeft geoordeeld dat uit de bepalingen van het door  Lancôme c.s. gehanteerde dépositaire contract volgt dat het erkende wederverkopers is toegestaan te kopen en verkopen van/ aan andere erkende wederverkopers, zodat van gevaar voor afscherming van nationale markten niet blijkt. Het hof heeft voorts overwogen dat Kruidvat geen (andere) feiten en omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan kan worden vastgesteld dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten woerden afgeschermd wanneer Kruidvat zelf zou moeten bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, en dat derhalve de bewijslast op Kruidvat blijft rusten.

Het onderdeel klaagt dat het gewraakte oordeel onjuist is (…) dan wel dat het hof daarbij zonder (toereikende) motivering is voorbijgegaan aan de, volgens Kruidvat essentiële, stelling dat het wederverkopers van Lancôme c.s. is verboden de producten aan consumenten buiten het eigen grondgebied te verkopen. Het onderdeel faalt.

"Het oordeel van het hof is gebaseerd op de vaststelling dat het onderhavige selectieve distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers uit de EER vrij laat de producten onderling te verhandelen, en steunt derhalve op de, aan het hof voorbehouden, uitleg van de desbetreffende bepalingen van het dépositairecontract. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 's Hofs oordeel is voorts niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat in 's hofs vaststellingen ligt besloten dat het distributiesysteem van Lancôme c.s. de erkende wederverkopers in de EER niet belemmert aan eindgebruikers in hun land producten te verkopen die zij van erkende wederverkopers in een ander land in de EER hebben gekocht."

A-G Huydecooper duikt nog in het arrest van het HvJEG Van Doren/ Lifestyle over de omkering van de bewijslast bij parallelhandel en het verschil tussen exclusieve en selectieve distributiesystemen. Ook loopt hij middels jurisprudentie van het HvJEG na wat de term 'afscherming van de markt' nu precies inhoudt. Uiteindelijk kwam de A-G tot dezelfde conclusie als die de HR nu trekt, namelijk het verwerpen van het beroep.

Lees het arrest hier.

‘Met het verbod op inschrijving van [tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd] als gemeenschapsmerk streeft artikel 7 lid 1 sub c [Merkenverordening] een doel van algemeen belang na, inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.

Voor een weigering van inschrijving door het OHIM op grond van artikel 7 lid 1 sub c [Merkenverordening] is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten.’

Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.’ (Ov. 31 en 32).

De inbreuken genoemd in artikel 13A, lid 1, onder c BMW, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet.

Ten aanzien van het merk Bullfighter en de daarvoor gebruikte blikjes (kort gezegd een blikje met een blauwe en een blikje met een rode bovenrand), is de rechter voorshands van oordeel dat vorenbedoeld verband met de blikjes frisdrank van Red Bull aanwezig is. Voorop staat dat het in casu om identieke waren - energy drinks - gaat. Verder roept het uiterlijk van de blikjes Bullfighter - door de combinatie van het opvallend gebruik van het woordelement "bull", de kleurstelling, het beeld van de (gedeeltelijk in de rode kleur uitgevoerde) wild bewegende stier, de op die stier zittende stierenvechter en de vermelding van de woorden "energy drink" - een totaalindruk op, die wordt gekenmerkt door sport/sportiviteit, actie, avontuur en competitie.

Die totaalindruk zal een gemiddeld consument in verband brengen met eenzelfde beeld en imago dat Red Bull aan haar frisdrank heeft verbonden, getuige het reclame- en marketingmateriaal dat door Red Bull in haar productie 2 in het geding is gebracht. Winters doet door het gebruik van haar Bullfighter-verpakking dan ook afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het Red Bull-merk, waardoor verwatering van dat merk kan optreden.

Het voorgaande kan ook worden overwogen met betrekking tot de Bullfighter-verpakkingen die Smart Drinks in punt 2.2 van haar pleitnotitie heeft afgebeeld. Het betreffen kennelijk nieuwere versies van de blikjes. Het enige verschil tussen die versies is de weergave van de tekst "Bullfighter", die bij de door Red Bull in de dagvaarding opgenomen blikjes is gesplitst in de onder elkaar geplaatste woorden "Bull" en "fighter" en bij de door Smart Drinks getoonde blikjes aaneen is geschreven.

Het betreft een marginaal verschil, dat voorshands de hiervoor gemaakte beoordeling van de vraag of sprake is van een verband niet anders maakt.

Een verband in vorenbedoelde zin kan voorshands niet worden aangenomen met betrekking tot de overige merken van Winters. In het totaalbeeld van de blikjes van het merk Pitbull ontbreken actieve en competitieve elementen, waardoor elk verband met in een arena vechtende stieren en dus met Red Bull en het door haar opgebouwde imago van haar energy drink wordt doorbroken. De combinatie van het gebruik van de naam Pitbull in één woord en de afbeelding van die hond, roepen een totaalbeeld op dat te ver af staat van de algemene indruk die door het Red Bull-merk bij een gemiddelde consument wordt achtergelaten. Datzelfde geldt voor het Pitbull-blikje zonder de afbeelding van de hond. Aan het enkele gebruik op dat blikje van het woordelement "bull", komt in dezen geen doorslaggevende betekenis toe.

Ook bij de merken Red Horn en Long Horn  is het voor een verbod noodzakelijk verband tussen de voor die merken gebruikte tekens en het Red Bull-merk naar het voorlopig oordeel van de rechter niet aanwezig. Het is onvoldoende aannemelijk dat de algemene indruk van deze merken die bij een gemiddelde koper van energy drinks achterblijft - welke grotendeels zal worden beheerst door de statisch ogende kop van een neushoorn - door die gemiddelde koper met Red Bull in verband zal worden gebracht. Van een inbreuk op het merkrecht van Red Bull is wat deze merken betreft voorshands dan ook geen sprake.

Het voorgaande geldt voorshands eveneens voor het merk Live Wire. De in de kleuren blauw en groen, abstract, in een passieve houding en in een enigszins kinderlijke stijl afgebeelde, juist vriendelijk ogende stier in combinatie met de frisse en vrolijke oranje achtergrond van het blikje, laat geen met Red Bull verband houdende algemene indruk achter.

Conclusie van het bovenstaande is dat Winters met het vullen van de blikjes van merk Bullfighter op grond van artikel 13A, lid 1, aanhef en onder c BMW inbreuk maakt op de merkrechten van Red Bull. Dat geldt niet voor de overige merken die in dit kort geding aan de orde zijn. Met betrekking tot die merken kan een onderzoek naar de vraag of Red Bull zich met succes op artikel 13A, lid 1, onder b BMW kan beroepen achterwege worden gelaten, nu dat artikelonderdeel een strenger en dus beperkter toetsingskader in zich heeft (gevaar voor verwarring) dan het zojuist besproken artikel 13A, lid 1, onder c BMW.

(…) Winters verricht binnen de uitbating door Smart Drinks van het merk Bullfighter slechts een ondergeschikte hulptaak. Er kan in redelijkheid worden betwijfeld of Winters met de uitoefening van die hulptaak te kwader trouw heeft gehandeld, hetgeen ingevolge het vijfde lid van artikel 13A BMW vereist is voor toewijzing van de vordering tot - kort gezegd - het afleggen van rekening en verantwoording. Ook de vordering onder 4 (Winters te bevelen om de totale hoeveelheid inbreukmakende producten op haar kosten permanent te (doen) vernietigen) vereist de aanwezigheid van kwade trouw aan de zijde van Winters (vgl. artikel 13bis, lid 1 BMW), hetgeen impliceert dat sprake moet zijn van een moedwillige inbreuk op een merkrecht. Die conclusie kan ten aanzien van Winters voorshands niet worden getrokken, zodat ook deze vordering zal worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.  

De Rechtbank Breda oordeelt dat: De woorden “Pane Italiano” en “Italian bake-off”  waaruit het teken van Vloemans bestaat, zijn ieder voor zich en in onderlinge samenhang uitsluitend beschrijvend voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. In ieder geval staat buiten twijfel dat de woorden die onderdeel uitmaken van het door Vloemans ingeschreven merk kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren die bij het depot werden aangeduid. Dergelijke woorden moeten, ook voor de toekomst, worden vrijgehouden voor de handel.

De stelling van Vloemans dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux de betekenis van de woorden Pane Italiano ontgaat, omdat dit publiek de Italiaanse taal niet machtig is, wordt gepasseerd. Gelet op de algemeen bekende populariteit van de Italiaanse keuken in de Benelux mag verondersteld worden dat de betekenis van Italiaanse benamingen van ingrediënten en gerechten afkomstig uit Italië bij het in aanmerking komend publiek bekend is. Dat het woord PANE veelvuldig als beschrijvende aanduiding voor Italiaans brood in de Benelux wordt gebruikt, is door Meggle genoegzaam aangetoond.
Het beroep van Vloemans op het Baby-dry-arrest gaat niet op, aangezien in het onderhavige geval geen sprake is van een nieuw woord, met een onverwachte wending, zoals bij Baby-dry wel het geval was. In liet onderhavige geval is sprake van losse beschrijvende woorden die in een gebruikelijke volgorde staan. De combinatie van de beschrijvende woorden verschilt niet merkbaar van de loutere som van de beschrijvende bestanddelen, zoals het geval kan zijn bij een verrassende wending, extra lading of dubbele bodem.

het geval van een woordbeeldmerk kan een bepaalde visuele weergave van uitsluitend beschrijvende woorden er toe leiden dat het woordbeeldmerk als geheel vanwege de visuele weergave toch onderscheidend vermogen heeft. In het onderhavige geval heeft de grafische weergave van de woorden in het woordbeeldrnerk van Vloernans echter geen, althans onvoldoende onderscheidend vermogen. De gebruikte lettertypes en lettergrootte voor de weergave in zwarte letters op een witte achtergrond van de woorden “Pane Italiano” en de woorden “Italian Bake-off” zijn zeer gebruikelijk en geenszins opvallend.

Een merk als Pane Italiano, dat een zuiver beschrijvend merk is, kan ondanks gebrek aan onderscheidend vermogen, vanwege zijn bekendheid bij liet publiek (inburgering), aan onderscheidingskracht  winnen. (…)Nu Vloemans slechts heeft aangetoond dat hij het teken Pane Italiano heeft gebruikt als merk in advertenties en op beurzen, is hij er niet in geslaagd om aan te tonen dat merk het teken Pane Italiano door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen en heeft hij dit zelfs onvoldoende gemotiveerd gesteld om aan de bewijsfase toe te

De rechtbank verklaart de Benelux registratie van het merk Pane Italiano nietig en beveelt de doorhaling daarvan.

Lees het vonnis hier.

Materieelrechtelijk gezien is het vonnis weinig interessant: de messen zijn nagemaakt en ook is er sprake van merkinbreuk. Onder verwijzing naar de Handhavingsrichtlijn vordert Yoshida een bedrag van ruim 15 duizend euro voor werkelijk gemaakte procureurskosten.
 
De rechter wijst deze vordering toe. Het verweer van Hunter dat "het hier gaat om het aanpakken van een eenvoudige potten en pannen verkoper" treft volgens de rechter geen doel, omdat "slechts de ernst en omvang van de inbreuk van belang zijn, en de omstandigheden van dit geval (te weten: een meer dan incidentele verkoop van kennelijk in bedrijfsmatig verband vervaardigde bedrieglijk echt voorkomende doch inferieure namaakproducten die aan de producent van de originele producten grote schade kunnen toebrengen) toewijzing van de nevenvorderingen waar het thans om gaat alleszins rechtvaardigen".
 
Lees het vonnis hier.

Met betrekking tot 13A lid 1 sub d merkt het hof op  Nokia sinds de jaren 90 merkrechten heeft, Nokia een bekend merk is en dat Nokta haar winkels pas in 2002 heeft geopend. Daar de tekens voor wat betreft het kenmerkende gedeelte - Nokta - in ieder geval visueel overeenstemt met het merk Nokia en gebruikt wordt dan wel ingeschreven is voor dezelfde waren  en diensten, en dat Nokia als bekend merk een ruime beschermingsomvang heeft, acht het hof aannemelijk dat Nokta  ongerechtvaardigt voordeel heeft getrokken uit en/of ongerechtvaardigd afbeuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het feit dat 'nokta' een aanduiding is voor (tref)punt in de Turkse taal, levert ook bij het hof geen geldige reden voor gebruik  op.

Ten overvloede gaat het Hof nog in op de stelling van Nokta dat art. 5a Handelsnaamwet toepassing mist omdat er naar haar mening geen sprake van verwarringsgevaar is. Het Hof overweegt dat in de handelsnaam NOKTA TELECOM, NOKTA als het kenmerkende deel moet worden aangemerkt en dat de woorden 'nokia' en 'nokta' een visuele gelijkenis vertonen. Op grond van de activiteiten die beide ondernemingen verrichten, oordeelt het Hof dat er gevaar voor indirecte verwarring mogelijk is.

Het Hof verlengd wel de termijn waarbinnen Nokta het gebruik van de domeinnaam moet staken.

Lees het arrest hier. Eerder bericht + vonnsi rechtbank hier

“Het onderhavige teken bestaat uit de woorden `schilder' en 'schoon'. Het bestanddeel schoon heeft als betekenis: helder, proper en 'vrij van vuil of ongerechtigheden' (Van Dale Hedendaags Nederlands, 2002). 'Schilder' is de stam van het werkwoord 'schilderen', een ander woord voor 'verven'. Het hof oordeelt dat de woorden 'schilder' en 'schoon' elk kunnen dienen om de soort, bestemming, hoedanigheid en/of andere kenmerken van de waren waarvoor het teken is gedeponeerd, aan te duiden. Het teken bestaat daarmee uitsluitend uit beschrijvende bestanddelen."

Het teken zélf verschilt volgens het Hof niet merkbaar van de loutere som van zijn bestanddelen en is samengesteld op een niet-verrassende wijze, vergelijkbaar met  alledaagse uitdrukkingen als 'veegschoon', 'veegvasf, 'schrobvast', 'bouwrijp' en 'rijklaar'. Het combineert twee alledaagse woorden die - opgevat in de (meest) gangbare betekenis - beschrijvend zijn voor de betrokken waren.

De combinatie van woorden is niet willekeurig, nu het in aanmerking komend publiek er mee bekend zal zijn dal het te schilderen oppervlak voor een goed resultaat 'schoon' / 'vrij van vuil en ongerechtigheden' dient te zijn. Niet kan daarom worden gezegd dat het teken door de voor deze waren ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die ver genoeg is verwijderd van de indruk die uitgaat van de simpele aaneenvoeging van bestanddelen. Het teken combineert - kortom - woorden op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgen."

Het gehele teken SCHILDERSCHOON is volgens het Hof derhalve uitsluitend beschrijvend voor de gedeponeerde waren. Daaraan doet volgens het Hof niet (voldoende) af, "dat 'schilderschoon' een ongebruikelijk woord is, noch dat het ook kan worden begrepen in de betekenis 'schilderachtig mooi.

Voor het oordeel dat sprake is van een uitsluitend beschrijvend teken, is het niet noodzakelijk dat dat teken daadwerkelijk wordt gebruikt ter aanduiding van kenmerken van de betrokken waren en diensten", aldus het Hof. Voldoende is het dat het teken - zoals hier - daartoe kan worden gebruikt.

Alabastine beroept zich er volgens hethof  tevergeefs op, dat geen noodzaak bestaat tot vrijhouding van 'schilderschoon' en er voor dat woord voldoende alternatieven zijn.

Lees de beschikking hier.

Lees Guido Gazelle's  gedicht Najaarsverwen hier.

"De voorzieningenrechter heeft PepsiCo niet-ontvankelijk verklaard omdat -zeer kort en zakelijk weergegeven- Pepsico zowel een spoedeisend belang ontbeert bij zijn vordering, als misbruik maakt van procesrecht omdat hij opnieuw en op inhoudelijke dezelfde gronden in kort geding een voorziening vordert die eerder in het Haagse kort geding is geweigerd.

Op zich is juist dat vanuit gemeenschapsperspectief het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is ten opzichte van de nationale merkensystemen, en dat de toepassing los staat van welk nationaal systeem ook, zij het dat rekening dient te worden gehouden met het bepaalde in art. 105 lid 2 Gmv. Dat brengt echter niet mee dat het omgekeerde ook het geval is voor, met name, het Benelux-merkensysteem. De toetsingsnorm ongenomen in art. 13 BMW is immers geen andere dan de norm opgenomen in art. 9 Gmv, terwijl de rechter zich bij de uitleg van 13 BMW dient te richten naar art. 9 Gmv.

Formeel heeft Pepsico dus wel gelijk waar hij zegt dat in het Utrechtse kort geding een andere grondslag aan de orde was dan in het Haagse kort geding, maar materieel heeft hij dat gelijk niet omdat het toetsingskader op grond van art. 13 BMW geen ander is dan dat op grond van art. 9 Gmv.

() Nu in het Utrechtse kort geding geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht of van elders zijn gebleken die het alsnog treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigden, PepsiCo de door hem in het Utrechtse kort geding aangevoerde grondslag in het Haagse kort geding bewust heeft achtergehouden en voorts hetgeen PepsiCo in de onderhavige zaak heeft aangevoerd ook aan de orde kan komen in het door hem ingestelde hoger beroep van het Haagse kortgedingvonnis, terwijl Coca-Cola er een redelijk belang bij heeft om niet zonder goede noodzaak ten tweede male in een kort geding tussen dezelfde partijen te worden betrokken waar geen andere stellingen aan de orde komen dan die in het eerdere kort geding aan de orde hadden kunnen worden gesteld, heeft de Utrechtse de voorzieningenrechter met juistheid geoordeeld dat PepsiCo in deze zaak misbruik maakt van procesrecht. Het vonnis waarvan beroep dient derhalve reeds daarom te worden bekrachtigd.

Werekelijke proceskosten: Van haar memorie van antwoord heeft Coca-Cola aanspraak gemaakt op een veroordeling van PepsiCo in de werkelijke proceskosten, omdat deze onrechtmatig handelt jegens Coca-Cola door misbruik te maken van procesrecht/te handelen in strijd met een goede procesorde. Aan het eind van haar pleidooi heeft zij dat standpunt laten varen en daarvoor in de plaats maakt zij thans aanspraak op toeschatting van proceskosten op de voet van art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG welke op 29 april 2006 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd had moeten zijn. Zij heeft daarbij een kostenbegroting overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat in de onderhavige zaak door haar 65.000,-- aan advocaatkosten zijn gemaakt.

Hoewel Coca-Cola in deze zaak geintimeerde is, moet de verandering van de door haar verlangde kostenveroordeling worden gelijk gesteld met een verandering van eis. Het is in strijd met een goede procesorde om deze eerst aan het einde van een pleidooi te verwoorden en voorts eerst op dat moment ter zitting een begroting aan de wederpartij te overhandigen. PepsiCo heeft zich daardoor immers ongenoegzaam kunnen verweren tegen het nieuw betrokken standpunt van Coca-Cola. Het hof zal daarom wel PepsiCo als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de kosten van het hoger beroep, maar deze kosten op de gebruikelijke wijze op de voet van art. 237 Rv toeschatten.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Lees het arrest hier. Eerder bericht + vonnis Rechtbank Utrecht hier.