Alle rechtspraak  

De voorzieningenrechter heeft, uitvoering gevend aan het bepaalde in art. 260 Rv overwogen dat hij geen termijn zal opnemen voor het instellen van een eis in de bodemprocedure, nu hij lid 2 van toepassing acht. Fraas heeft binnen deze termijn geen bodemprocedure aanhangig gemaakt, maar heeft Storteboom opnieuw in kort geding gedagvaard tot hetzelfde als waarop het eerste kort geding betrekking had, daarbij tevens opnieuw een termijn vorderende ex art. 260 Rv. De voorzieningenrechter heeft Fraas niet-ontvankelijk verklaard. Storteboom heeft een verklaring gedeponeerd als bedoeld in artikel 260 Rv.

Het hof is van mening dat "het in art. 260 Rv voorziene verlies van kracht van een voorlopige voorziening, niet kan worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw in kort geding instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van de bodemprocedure, nu dit een en ander strijdig moet worden geacht met de inhoud en strekking van genoemd artikel en voorts met hetgeen een goede procesorde meebrengt."

Aangezien Storteboom op juiste wijze een verklaring ex art. 260 Rv heeft gedeponeerd mist zij belang ten aanzien van het in het principaal appel gevorderde. Ditzelfde geldt voor de incidenteel appel ingestelde vordering tot het alsnog toewijzen van de nevenvorderingen, "nu het niet denkbaar is dat nevenvorderingen toegewezen worden terwijl de onderliggende hoofdvordering is vervallen en niet (opnieuw) voor toewijzing in aanmerking kan komen."

Beide partijen worden niet-ontvankelijk in hun vorderingen verklaard. Het overwogene geeft het hof aanleiding om de kosten van de procedure te compenseren.
Lees hier het arrest.

Fan Media betoogde dat het haar aldus vrijstond om met een ander - lees: RTL - in zee te gaan. Het Hof oordeelt dat "onder de gegeven omstandigheden het bedoelde gebruik van de titel door FAN in strijd komt met de zorgvuldigheid die haar in het maatschappelijk verkeer jegens SBS betaamt, zodat dit gebruik voorshands als onrechtmatig moet worden aangemerkt".

"Die omstandigheden bestaan met name hierin, dat het programma al vijf jaar onder de titel "Klussen & Wonen" door SBS is uitgezonden, dat SBS tot en met het seizoen 2002/2003 met (de rechtsvoorganger van) FAN was overeengekomen dat zij voor 50 procent gerechtigd was op de titel en dat SBS, op wier zender het programma sinds het seizoen 2000/2001 te zien is geweest, daarmee een bepaalde goodwill bij het kijkerspubliek heeft opgebouwd. Onder deze omstandigheden staat het FAN niet vrij om, zonder daarover met SBS overeenstemming te bereiken, diezelfde titel te gebruiken voor een voortaan door RTL uit te zenden identiek of vergelijkbaar programma over doe-het-zelven, waaraan niet afdoet dat FAN als zelfstandige producent het voorheen door SBS uitgezonden programma zelf heeft ontwikkeld en de titel heeft bedacht" (rov 4.11)

De vraag aan wie de intellectuele eigendomsrechten toekomen en of Tenfold paulianeus heeft gehandeld vereist volgens de rechter nader feitelijk onderzoek en leent zich aldus niet voor dit kort geding.

Lees het arrest hier.

Aldi stelt dat Benaldim c.s. door het gebruik van het teken (BEN) ALDIM inbreuk maken op de merkrechten van Aldi en bovendien in strijd handelen met de artikelen 5 en 5a Hnw. Uit het ten processe gebleken gebruik van het teken Ben ALDIM leidt het hof af dat dit teken wordt gebruikt ter onderscheiding van de onderneming van Benaldim c.s. Onvoldoende is gebleken dat het teken ook wordt gebruikt om de betreffende diensten te onderscheiden van die van anderen of dat het gebruik van het teken als zodanig kan worden opgevat. Onweersproken is dat de merken van Aldi Einkauf zeer bekend zijn en mede daardoor een groot onderscheidend vermogen bezitten een relatief grote beschermingsomvang hebben.

Van de door gedaagden gebruikte tekens is het dominante bestanddeel ALDIM verreweg het meest kenmerkend en onderscheidend. Aan het element SUPERMARKT komt nauwelijks betekenis toe, aangezien het zuiver beschrijvend is en bovendien in een kleiner lettertype wordt afgebeeld. Dit geldt ook voor het bestanddeel BEN, nu dit deel in het gehele teken bijna wegvalt omdat het in een nog kleiner lettertype dan het bestanddeel SUPERMARKT en in een andere schrijfwijze is vermeld en bovendien in een andere minder in het oog springende kleur is aangebracht. Bij een vergelijking tussen enerzijds de merken van Aldi Einkauf en anderzijds de door Benaldim c.s. gebruikte tekens is het hof dan ook van oordeel dat deze laatste (de tekens ALDIM SUPERMARKT en BEN ALDIM SUPERMARKT) in zodanige mate in hun totaalindruk visueel en auditief overeenstemmen met zowel het woordmerk ALDI als het beeldmerk van Aldi Einkauf dat het gebruik daarvan in beginsel als inbreukmakend moet worden beschouwd.

Daarbij is voorts van belang dat partijen in dezelfde branche van supermarkten voor het algemene publiek werkzaam zijn alsmede dat gesteld noch gebleken is dat voor Benaldim c.s. een geldige reden bestaat voor het gebruik van deze tekens.

Lees het arrest hier.

”Are Articles 3 and 13 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks to be interpreted as not precluding national legislation from providing that a court hearing an appeal against a decision on an application for a trade mark registration may not check, in respect of each of the goods or services for which registration has been applied for, that none of the grounds for refusal of registration listed in Article 3(1) of the directive applies to the mark and thus reach different conclusions depending on the goods or services concerned, if the authority responsible for registering trade marks has merely issued a blanket refusal covering all the goods and services and, during the procedure before that authority, the applicant has not sought, in the alternative, partial registration for certain goods and services.”

Lees de gehele notification hier.

Met betrekking tot de gestelde inbreuk op het beeldmerk van Hugo Boss wordt als volgt overwogen. (…) De twee tekens hebben overeenkomsten: in beide figureert het woord BOSS dan wel BOS sterk dominerend terwijl bij beide woorden andere woorden met kleine letters ernaast of eronder staan. Auditief komen de dominerende elementen overeen. Visueel zijn er evenwel grote verschillen.

Indien het logo van Bombarie even groot wordt afgebeeld als dat van Hugo Boss is het woord MARK, anders dan Hugo Boss heeft gesteld, goed te zien. In dat geval vallen ook de twee ringen die de drie letters verbinden, hetgeen een onderscheidend element van het logo vormt, goed op. Ook springt direct in het oog dat onder het woord BOSS twee woorden staan – HUGO en BOSS – die over de volle breedte van het beeldmerk staan en goed leesbaar zijn, terwijl onder BOS slechts één woord staat – TROUWRINGEN – dat min of meer gecentreerd onder de O van het woord BOS staat.

Zelfs indien het logo van Bombarie klein staat afgebeeld, is duidelijk te zien dat er links naast het word BOS nog iets staat, ook al is niet steeds te zien wát er precies staat. In het beeldmerk van Hugo Boss is direct te zien dat er naast de B van BOSS niets staat. Nu het gaat om de inbreuk van een logo op een beeldmerk, zijn de visuele aspecten doorslaggevend. De visuele verschillen zijn zo groot dat niet gezegd kan worden dat er tussen het logo van Bombarie en het beeldmerk van Hugo Boss een zodanige overeenstemming is dat bij een gemiddelde consument, indien deze het logo van Bombarie onder ogen krijgt, verwarring kan ontstaan over de vraag of sprake is van een product van Hugo Boss of van Bombarie.

Voor wat betreft de gestelde inbreuk door het logo van Bombarie op de woordmerken van Hugo Boss geldt dat een logo in de eerste plaats visueel wordt waargenomen, terwijl een woordmerk met name auditief wordt geregistreerd.

Het dominerende element in het logo van Bombarie is het woord BOS. Nu het woordmerk HUGO BOSS bestaat uit twee nevengeschikte woorden waarvan het ene Hugo is, en dit woord in het logo van Bombarie niet voorkomt, kan niet gezegd worden dat sprake is van inbreuk op het woordmerk HUGO BOSS.

Het woordmerk BOSS bestaat uit één woord en dit woord komt auditief overeen met het dominerende woord in het logo van Bombarie. Hoewel bij een kleine afbeelding van dit logo niet duidelijk te zien is wat er links naast de B staat en mogelijk ook niet wat er onder het woord BOS staat, en de trouwringen tussen de letters kunnen wegvallen tegen een gekleurde achtergrond, is steeds te zien dat er in het logo meer staat dan alleen het woord BOS. Hierdoor is er geen volledige overeenstemming tussen het logo en het woordmerk. Daarbij komt dat aangenomen mag worden dat de gemiddelde consument die het woordmerk BOSS kent, weet dat dit - anders dan het woord BOS - met twee s’en wordt geschreven. De conclusie is dat het gebruik door Bombarie van het logo als weergegeven onder 1.d geen verwarringsgevaar oplevert voor de woordmerken van Hugo Boss. Het beroep op artikel 13A lid 1 onder b BMW faalt dan ook.

Hugo Boss heeft zich ook beroepen op de bescherming van artikel 13A lid 1 sub c BMW. Artikel 13A lid 1 sub c BMW heeft ook betrekking op waren die wel soortgelijk zijn, zoals in het onderhavige geval. Aan de orde is in de eerste plaats de vraag of het logo van Bombarie zodanig overeenstemt met de woordmerken en het beeldmerk van Hugo Boss dat het betrokken publiek een verband daartussen legt, ook al verwart het ze niet.

Het dominerende element in het logo van Bombarie, het woord BOS, stemt auditief overeen met het woord BOSS, het dominerende element in de merken van Hugo Boss. Zoals reeds overwogen, is dit woord in het logo van Bombarie anders vormgegeven dan het woord BOSS in het beeldmerk van Hugo Boss. Met name door het lettertype creëert dit een geheel andere uitstraling en is er onder meer daardoor geen gevaar voor verwarring. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt dit verschil evenwel ook dat het betrokken publiek bij het zien van het logo van Bombarie niet direct een verband zal leggen met de merken van Hugo Boss, zodat er geen gevaar is voor associatie.

Daarbij komt dat Bos in Nederland een gangbare achternaam is. Het woord Bos kan hier verwijzen naar vele andere mensen of bedrijven die ook Bos heten, zodat het niet direct uitsluitend in verband zal worden gebracht met een merk van Hugo Boss.

De conclusie is dat er geen sprake is van inbreuk op de merkenrechten van Hugo Boss zodat de vorderingen zullen worden afgewezen, met verwijzing van Hugo Boss in de kosten van dit geding aan de zijde van Bombarie.

Lees het vonnis hier.

Hoewel de rage daar wel aanleiding toe zou kunnen geven, bevat het liedje kennelijk toch geen persiflage of parodie daarop; het liedje en de videoclip sluiten grotendeels aan bij de sfeer van het poppetje van Interall. Dit past ook naadloos bij de uitlatingen van gedaagde; "iedereen houdt van de Wuppie en het is juist een heel leuk product en daarbij wil ik aansluiten. Ik wil de mensen vrolijk maken".

Naar het oordeel van de rechter schuilt juist daarin het risico voor aantasting van het merk. Voor het publiek zal niet gauw duidelijk zijn dat de presentatie van gedaagde geheel en al los staat van het op de markt brengen van het product van Interall; de sfeer van het liedje en de videoclip sluiten zo nauw aan bij de identiteit van het merk Wuppie en het daarmee op de markt gebracht poppetje, dat bij het publiek de indruk gewekt kan worden dat de herkomst van het poppetje en het liedje dezelfde is. Aldus zal de identiteit van het merk door de presentatie van [gedaagde] worden beïnvloed, althans is de dreiging van dat gevaar uitermate reëel. Dat zou weer betekenen dat Interall min of meer de controle over de identiteit van het merk verliest, terwijl zij als merkrechthouder bij uitsluiting van ieder ander gerechtigd is die identiteit te bepalen. Aangenomen moet worden dat genoemd artikel 13 a lid 1 onder d BMW (ook) die bescherming aan de merkrechthouder beoogt te bieden.

Lees het vonnis hier.

Na de oorlog zijn de zoons Robbert en Gerard de Graaff in de zaak gekomen. Vader Frits de Graaff had al snel in de gaten dat Gerard en Robbert samen bij elkaar laten werken niet zo’n goed plan was. Derhalve ging Gerard voor de productie en Robbert voor de verkoop in de winkel zorgen. Vanaf 1975 nam De Graaff (vader en beide zoons) de productie volledig zelf in handen.

Gerard nam in of omstreeks 1979 de sigarenfabriek van de erven Van der Brink te ‘s-Hertogenbosch over en produceerde daar voor eigen rekening (als eenmanszaak) het leeuwendeel van de inkoop van de winkel, wat neerkwam op 25% van zijn productie. Daarnaast leverde hij onder hetzelfde merk 75% van zijn productie ook rechtstreeks aan derden (exclusieve restaurants en de “betere” sigarenwinkels).

Gesteld noch gebleken is dat vader of broer Robbert daartegen bezwaar hebben gemaakt. Robbert bleef kennelijk in een vennootschap onder firma met vader Frits voor eigen rekening de winkel in Den Haag voeren, als altijd onder de naam “G. de Graaff” en met veelvuldig gebruik van het beeldmerk in de vorm van de bovenbeschreven dubbele ovaal.

Over deze vorm van informele familiale samenwerking zijn nimmer tussen betrokkenen formele afspraken vastgelegd. Gedurende korte tijd, in het begin van de zeventiger jaren, zou de firma, toen nog bestaande uit vader Frits en beide zoons, een merkinschrijving hebben gehad, maar zij heeft die laten verlopen.

In 1995 heeft broer Gerard de fabriek te s-Hertogenbosch verkocht aan Buenen. Daarbij heeft hij aan Buenen een onderhandse licentie voor het gebruik van het merk gegeven. Buenen bracht later de produktie over naar Arendonk (België). Overigens veranderde er met dit alles niets aan de gang van zaken: ook Buenen leverde een deel van zijn produktie aan Robbert voor diens winkel en een ander deel aan exclusieve derden. In 1996 overleed vader Frits. Gesteld noch gebleken is dat er bij de verdeling van diens nalatenschap iets omtrent merkrechten was geregeld. In 1999 liet Robbert het hiervoor beschreven beeld- en woordmerk met op de hoofdas het woord “Tobacconists” inschrijven bij het Benelux Merken Bureau.

Per 1 mei 2005 heeft Robbert de winkel met het door hem ingeschreven merk verkocht aan eiser, Van Horssen. Na die overname is tussen Van Horssen en Buenen onmin ontstaan over prijzen voor en kortingen op de produktie die Buenen voor de winkel te Den Haag vervaardigde. Buenen had aangekondigd niet meer aan Van Horssen te willen leveren. Ter zitting bleek dat Van Horssen naar aanleiding daarvan zijn inkoop elders had ondergebracht. Thans wil hij met een beroep op zijn ingeschreven merk ook een einde gemaakt zien aan de verkoop door Buenen van sigaren onder de naam en met het merk “De Graaff’.

Op grond van het voorgaande vordert Van Horssen een onmiddellijk ingaand verbod aan Buenen om sigaren onder het merk “De Graaff’ te verkopen

Beoordeling.

Gelijkenis: De rechter wil vooropstellen dat hij geen onderscheid zal maken tussen de twee versies van het merk, te weten: dat met op de hoofdas van de ellips het woord “Tobacconists” en dat met op de hoofdas de woorden “Heulstraat N° 27”, Beide vormen van het merk zijn zozeer op elkaar gelijkend, dat zij beschouwd moeten worden als verschijningsvormen van één en hetzelfde merk, waarbij de ene verschijningsvorm inbreuk maakt op een eventueel bestaand merkrecht op de andere verschijningsvorm.

Voorgebruik: Voorts moet vooropgesteld worden dat, hoewel merkbescherming thans, sedert 1januari 2004, uitsluitend kan worden ingeroepen door de deposant van een ingeschreven merk (art, 12 A BMW), toch aan de feitelijk voorgebruiker zekere rechten toekomen, meer in het bijzonder het recht om het merk geldig ter inschrijving te kunnen deponeren en, spiegelbeeldig, het recht om als belanghebbende de nietigheid in te roepen van een ingeschreven merk dat door een ander met voorbijgaan aan dat voorgebruik te kwader trouw is gedeponeerd (art. 1 4B jo. art. 4 sub 6 BMW). Dat deze “voorgebruiksrechten” vermogensrechten zijn, blijkt reeds uit hun overdraagbaarheid (BenGH 16-06-1995, UN AD 2360).

De rechter moet aannemen dat tot in de jaren ‘70 van de vorige eeuw deze aan het voorgebruik ontleende rechten toekwamen aan vader Frits. Gesteld noch gebleken is dat hij zijn merkrechten ooit formeel aan één van de broers Robbert of Gerard heeft overgedragen. Het gebruik door de broers berustte kennelijk op toestemming van vader Frits in het kader van de informele familiale samenwerking. En zolang vader de merkrechten niet formeel aan een rechtspersoon, vennootschap onder firma of één van de broers had overgedragen, moet aangenomen worden dat hij slechts het gebruiksrecht van het merk in de verschillende vormen van samenwerking had ingebracht en het beschikkingsrecht aan zichzelf had gehouden.

Toen vader Frits in 1996 overleed, maakten zijn aan het voorgebruik te ontlenen rechten deel uit van zijn nalatenschap en zouden deze moeten worden verdeeld. Gesteld noch gebleken is, dat die verdeling of toedeling aan één van de broers heeft plaatsgevonden. Het moet er daarom voor gehouden worden dat sedertdien de beide broers slechts gezamenlijk over de aan het feitelijk merkgebruik te ontlenen rechten konden beschikken, ook al was het ieder van hen toegestaan het merk als vanouds te gebruiken.

Dit betekent dat toen broer Gerard in 1995 de fabriek te ‘s-Hertogenbosch aan Buenen overdroeg, hij niet bevoegd was om daarbij zonder medewerking van vader Frits, die toen nog leefde, aan Buenen een licentie toe te zeggen, terwijl toen onder de Benelux-merkenwet een licentie slechts op een uitsluitend recht, dat is: een recht op een gedeponeerd merk, gevestigd kon worden (BMW-oud, art. 11).

Kwade trouw: Evenzo kan de deponering in 1999 door broer Robbert voor enkel zichzelf beschouwd worden als een depot te kwader trouw (BMW-oud, art. 4 sub 6), gelet op de aan het voorgebruik te ontlenen rechten die aan de beide broers gezamenlijk toekwamen alsook gelet op het feitelijk voorgebruik door broer Gerard en door Buenen.

Van belang is voorts dat het recht van belanghebbenden (zoals broer Gerard en Buenen) om zich op de nietigheid wegens depot te kwader trouw door Robbert te beroepen, niet is ingesteld binnen vijf jaren na het depot (BMW-oud èn nieuw, art. l4B sub 2). Dat betekent dat het ingeschreven recht niet langer op die grond vernietigd kan worden. Het betekent ook dat Van Horssen, die het recht op het merk bij overname van de winkel te Den Haag heeft meegekocht, thans uitsluitend rechthebbende op het merk is, zonder dat hij zich een licentie behoeft te laten welgevallen (BMW-nieuw, art. 11 C).

Het verweer van Buenen dat hij van die inschrijving door Robbert onkundig was en daarom niet in staat was tijdig de nietigheid ervan in te roepen, faalt. Buenen en Robbert wisten van elkaars gebruik van in wezen hetzelfde merk, maar Buenen heeft nagelaten om tijdig met betrekking tot de licentie waarvan hij zich bediende, van de in zijn ogen rechthebbende broer Gerard of van vader Frits en beide broers te verlangen dat deze(n) het merk mèt de licentie deed (deden) deponeren (BMW-oud art. 13) om vervolgens op grond van de daardoor in het leven geroepen wettelijke bescherming beider gebruik (door Buenen en door Robbert) te regelen.

De gevolgen van de omstandigheid dat Buenen de hem door enkel Gerard en dat nog slechts verbintenisrechtelijk gegeven “licentie” is gaan gebruiken zonder zich te verzekeren van de rechtsbescherming die de Benelux-Merkenwet hem had kunnen bieden, dienen voor zijn rekening te blijven.

Rechtsverwerking: Bij de behandeling ter zitting van deze zaak is genoegzaam aannemelijk geworden dat Robbert ook na zijn op 21 mei 1999 gedaan depot, het gebruik van het merk door Buenen als vanouds heeft gedoogd. Maar rechtsverwerking wegens gedogen (BMW-oud art. 1 4bis) vindt slechts plaats ten opzichte van een gedeponeerd merk.

Ook hier ontbeert Buenen rechtsbescherming omdat het merk waarvoor hij meende een licentie te hebben, niet was gedeponeerd.

Wel zijn er gerede aanwijzingen dat Van Horssen, toen hij per 1 mei 2005 de winkel aan de Heulstraat te Den Haag van Robbert overnam, wist dat Buenen onder het merk “De Graaff’ sigaren aan derden verkocht. Van Horssen’s zaak “Cuesta-Rey Cigar Shop” was immers al in maart 2005 zelf afnemer . Het is de vraag of die wetenschap van Van Horssen er niet aan in de weg staat om thans, nu er tussen hem en Buenen geschillen zijn ontstaan, het gebruik door Buenen van het merk betrekkelijk van de ene op de andere dag te verbieden. Het antwoord op die vraag vergt een onderzoek naar alle relevante omstandigheden en eerdere wetenschap van Van Horssen, waarvoor dit kort geding zich nier leent.

Het wel zeer rudimentair onderbouwde beroep van Buenen op de auteurswet en de handelsnaamwet, faalt eveneens. Het merk is niet aan de creatieve geest van Buenen ontsproten en diens gebruik van het woord “De Graaff’ als vorn van handelsnaam op zijn facturen, heeft naast de merkenrechtelijke kant van deze zaak geen zelfstandige betekenis. Het zal te zijner tijd met het merkgebruik beëindigd moeten worden.

Conclusie: De conclusie tot dusver is dat met een hoge mate van waarschijnlijkheid moet worden aangenomen dat de bodemrechter zal oordelen dat Robbert na zijn depot op 21 mei 1999 met ingang van 21 mei 2004 een niet langer aan nietigheid blootstaand uitsluitend recht op het merk heeft verkregen, dat hij per 1 mei 2005 heeft overgedragen aan Van Horssen, die thans rechthebbende is. Daarbij merkt de rechter nog op dat het merk “De Graaff ‘s-Gravenhage” zozeer verweven is met de reputatie van de winkel in Den Haag, dat gebruik voor sigaren afkomstig uit Arendonk, België licht misleidend zou kunnen worden geoordeeld (BMW-nieuw, art. 6bis lid 1 sub e).

Het door Buenen geclaimde woord-element “Tobacconist” wijst ook al op een winkel en niet op een fabriek (“Manufacturer”). Dat neemt niet weg dat de gang van zaken en de daarbij onmiskenbare elementen van gedogen zijdens de broers Robbert en Gerard in de afgelopen tien jaar, naar het oordeel van de bodemrechter met zich mee zouden kunnen brengen dat Buenen een redelijke termijn behoort te krijgen om het merk “De Graaff’ af te bouwen en een nieuw exclusief merk daarvoor in de plaats in de markt te zetten (dat is: als hij uit kostenoogpunt er niet de voorkeur aan zou geven om redelijke royalties voor een rechtsgeldige licentie te betalen).

Gesteld noch gebleken is dat een dergelijk afbouwend voortproduceren voor Van Horssen en de reputatie van de winkel in Den Haag schadelijk is: de kwaliteit van de door Buenen geproduceerde De Graaff-sigaren staat buiten kijf (en dient Buenen uiteraard te handhaven).

Op grond van het bovenstaande zal de rechter aan Buenen het gebruik van het merk verbieden met ingang 1 februari 2007, zijnde één jaar na de sommatie van 20 januari 2005 op grond van welke sommatie Buenen tot dezelfde conclusies had kannen komen als de rechter in dit vonnis deed.

Lees het vonnis hier.

4.6. Voor de vraag of sprake is van overeenstemming in de zin van art. 3 lid 2 sub B BMW, is de te hanteren maatstaf of de TOPPITS merken enerzijds en het TUB-ITS merk anderzijds, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die de betreffende merken maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren) verwarring wordt gewekt tussen de betreffende merken (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen Cofresco en het Beneluxmerk van Reynolds (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van die overeenstemmingsvraag dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Bovendien moet meer acht worden geslagen op de overeenstemmende elementen dan op de verschillen. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren. Zo kan een geringe(re) mate van soortgelijkheid van de betrokken waren worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van overeenstemming tussen de merken. Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het aanvallende merk.

4.7. Er is (in hoge mate) sprake van auditieve gelijkenis, blijkend uit het hanteren van vier identieke letters T, I, T, S, gepositioneerd op dezelfde plaatsen, waarbij de woordklank in beide gevallen in aanzienlijke mate wordt bepaald door de scherpe T-T-S klanken en de B uit TUB-ITS hetzelfde klinkt als de twee P's uit TOPPITS. Voor de auditieve gelijkenis is het koppelteken uit TUB-ITS niet relevant. Ook visueel is er (in hoge mate) gelijkenis. Beide merken bestaan uit zeven tekens, waarvan er vier identiek zijn, terwijl bovendien de eerste en de laatste drie letters dezelfde zijn. Vergeleken bij die overeenstemmende kenmerken komt minder gewicht toe aan het afwijkende kenmerk van het koppelteken in het TUB-ITS merk. De eventuele begripsmatige minder duidelijke overeenstemming (voor zover niet beide merken voornamelijk als fantasieaanduiding worden opgevat, kan het in aanmerking komende publiek in de Benelux voor zover de Engelse taal machtig TUB-ITS mogelijk meer beschrijvend opvatten in de zin van "stop het erin", zoals Reynolds terecht heeft aangegeven) doet aan het vorenstaande onvoldoende af.

4.8. Ook aan het vereiste van dezelfde of soortgelijke waren is voldaan. De TUB-ITS inschrijving geldt voor waren in klasse 21 omschreven als "houders voor de huishouding of voor de keuken". Voor zover gehandhaafd is het TOPPITS merk met inschrijving 654183 onder meer ingeschreven voor waren in klasse 21 omschreven als "récipient pour le ménage et la cuisine (…) produits et objets pour le ménage et la cuisine en (…) matières plastiques (…), boîtes pour maintenir les aliments frais", zodat hier sprake is van dezelfde waren. Voor de overige gehandhaafde waren waarvoor de TOPPITS merken zijn ingeschreven is sprake van soortelijke waren, omdat huishoudfolie, plastic zakjes etc. (verpakkingswaren voor voedingsmiddelen en met name huishoudelijke en keukenbenodigdheden) minstgenomen complementair zijn aan verhoudbakjes ingeschreven in klasse 21 (TUB-ITS) in de zin van het Canon/Cannon arrest (HvJEG NJ 1999/393), zo deze al niet naar hun aard, bestemming en gebruik overeenstemmen in de zin van bedoeld arrest. De verschillende plaatsen waar de betreffende producten (plastic zakjes, bakpapier en folie enerzijds en vershoudbakjes anderzijds) in winkelketens als Blokker en Albert Heijn in de schappen zouden zijn te vinden, wordt – zo al juist – te dezen niet zodanig relevant geoordeeld dat om die reden geen sprake zou zijn van soortelijke waren, zoals Reynolds ten onrechte aanvoert. Daarbij is mede van belang de hiervoor geconstateerde hoge mate van overeenstemming tussen de betreffende merken in auditieve en visuele zin.

4.9. Met Cofresco is de rechtbank van oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar. Gelet op het gebruik van de TOPPITS merken sinds in ieder geval 1985 (een betrekkelijk lange periode) en de onvoldoende gemotiveerd betwiste jaarlijkse omzet in België en Nederland van ongeveer zeven miljoen Euro in de periode 1999-2005, alsmede de reclamebestedingen betreffende deze merken, is sprake van een grote mate van onderscheidend vermogen van TOPPITS en een aanzienlijke mate van bekendheid daarvan bij de consument. Volgens eerder genoemd Canon/Cannon arrest is het verwarringsgevaar met name afhankelijk van de onderscheidingskracht en de bekendheid van het aanvallende merk, de mate van overeenstemming en de mate van soortgelijkheid (met compensatiemogelijkheid tussen geringere mate van soortgelijkheid en grotere mate van overeenstemming en vice versa). Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen TOPPITS en TUB-ITS en de deels identieke, voor het overige soortelijke waren van beide merken en het onderscheidend vermogen van de TOPPITS merken is sprake van direct, althans indirect verwarringsgevaar.

[…]

4.13. Aangezien het Beneluxmerk TUB-ITS al is doorgehaald inmiddels, zal weliswaar de in conventie sub iv) gevorderde nietigheid wegens lagere rangorde worden uitgesproken, maar niet de doorhaling daarvan worden gelast, ook al is de rechter daartoe ambtshalve gehouden op grond van art. 14D BMW. Dat geldt voor het normaaltypische geval dat het nietig te verklaren merk nog niet is doorgehaald.).

Lees het vonnis hier.