Alle rechtspraak  

Letterlijk formuleerde het hof de volgende prejudiciële vraag: “Dienen de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Wet aldus te worden uitgelegd dat deze de rechter, die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt, noch onder de nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, opleggen ambtshalve na te gaan of het merk onder een andere weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW zoals uitgelegd in het licht van de richtlijn?”

Het antwoord van het BenGH is een bevsestiging van het vermoeden van het Hof van Beroep Brussel. “De artikelen 6bis en 6ter, van de BIV1W moeten aldus worden uitgelegd dat in een procedure ingevolge artikel 6ter van de BMW, de rechter, wanneer hij vaststelt dat het teken niet valt onder de door het BMB aanvankelijk aangevoerde absolute weigeringsgrond dat het beschrijvend van aard is, dient na te gaan of het teken niet onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zoals vermeld in artikel 6bis, eerste lid, van de BMW, met dien verstande dat hij die vraag niet bevestigend mag beantwoorden dan nadat hij partijen in de gelegenheid heeft gesteld zich op de wijze als voorzien in het toepasselijke nationale procesrecht zich uit te laten over die ambtshalve door hem in overweging genomen absolute weigeringsgrond.”

Lees de soortgelijke arresten hier en hier

Woordmerk. De rechtbank Zutphen stelt: "Er bestaat een redelijke kans dat de bodemrechter de door SZVK c.s. aangekondigde vordering tot vervallenverklaring van het woordmerk Zorgzaam zal toewijzen. SZVK c.s. kan als belanghebbende het verval inroepen van dit merkrecht [...] nu onweersproken is gesteld dat ZorgSaam gedurende een periode van méér dan vijf jaar na de datum van het merkdepot geen normaal gebruikt heeft gemaakt van het woordmerk Zorgzaam. Ook de aangekondigde vordering tot nietigverklaring van de merken wegens het louter beschrijvende karakter daarvan, kan een redelijke kans van slagen niet worden ontzegd. SZVK c.s. kan als belanghebbende de nietigheid inroepen van het woordmerk Zorgzaam. [...] Voldoende aannemelijk is dat zorgzaam een dergelijke aanduiding is. [...] Ook de woordmerken Zorgsaam en ZorgSaam lopen derhalve een redelijke kans om in een bodemprocedure nietig te worden verklaard vanwege het louter beschrijvende karakter ervan."

Nu onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de merken door inburgering wel onderscheidende kracht hebben verworven, wijst de rechtbank alle de op bescherming van de woordmerken van ZorgSaam gerichte vorderingen af.

Beeldmerk. Ten aanzien van de beeldmerken ZorgSaam en Zorgzaam stelt de rechtbank dat deze visueel duidelijk verschillen. "Derhalve is het niet aannemelijk geworden dat het publiek (de gemiddelde consument) merk en teken niet alleen met elkaar associeert, maar ook meent dat beide van dezelfde onderneming [...] afkomstig zijn." Ook het beroep op zowel artikel 13A lid 1 onder d BMW als artikel 5a Handelsnaamwet faalt. Aldus worden de op de merkenrechten van ZorgSaam gebaseerde vorderingen afgewezen "[...] vanwege de (redelijke kans op) verval dan wel nietigheid van de woordmerken van ZorgSaam en het ontbreken van verwarringsgevaar tussen de beeldmerken van partijen."

Handelsnaam. "Nu de oudste rechten van ZorgSaam op de handelsnaam (overeenstemmend met) ZorgSaam niet aannemelijk zijn geworden, worden de op het handelsnaamrecht gebaseerde vorderingen afgewezen en kan in het midden worden gelaten of de beschermingsomvang van deze beschrijvende handelsnaam zodanig is dat Zorgsaam zich kan verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam zorgzaam door Stichting Zorgzaam, mede gezien het gebied waarin ZorgSaam actief is en de doelgroepen waarop partijen zich richten."

Lees het vonnis hier.

In de processen-verbaal die zich bij de processtukken bevinden is geen aandacht besteed aan de vraag of de in de tenlastelegging genoemde (Franse) certificaten, die oorspronkelijk aan zakken zaaizaad waren gehecht en die door verdachte later ook los aan boeren werden geleverd, krachtens enig wettelijk voorschrift op die zakken zaaizaad moesten of konden worden geplaatst en zo ja, op grond van welk(e) voorschrift(en) dit het geval was. Ook overigens blijkt zulks niet uit de processtukken en het ter terechtzitting verhandelde. Nu het antwoord op deze vraag niet als een feit van algemene bekendheid kan worden beschouwd, kan het hof bij gebreke van enig bewijsmiddel ter zake niet vaststellen dat de in de tenlastelegging genoemde certificaten merken als bedoeld in artikel 219 van het Wetboek van Strafrecht zijn, en dient verdachte te worden vrijgesproken van hetgeen onder 2 is ten laste gelegd.

Het hof begrijpt de tenlastelegging aldus dat de verdachte wordt verweten dat hij niet alleen zaad van een ander ras, namelijk USO 31, heeft geleverd dan was vermeld op de bijbehorende factuur en vrachtnota, maar dat dit zaad bovendien ongecertificeerd was. Het ongecertificeerd zijn van het zaaizaad moet naar het oordeel van het hof als een essentieel onderdeel van de tenlastelegging worden beschouwd, dat daar niet uit kan worden losgemaakt zonder haar betekenis wezenlijk te veranderen.

Op grond van de zich in het dossier bevindende informatie en het ter terechtzitting verhandelde kan van een groot aantal telers niet worden vastgesteld dat zij ongecertificeerd zaaizaad van het ras USO 31 hebben ontvangen in plaats van zaaizaad van het ras Futura of Felina, zoals op de facturen en de vrachtnota's vermeld. Het hof merkt in dat verband op dat er bij een groot aantal telers geen bedrijfsonderzoek heeft plaatsgevonden, zodat niet vaststaat welk ras is geteeld.

Op grond van de voor het bewijs gebruikte verklaringen van onder meer de medeverdachten staat in de vier voornoemde gevallen vast, dat de vrachtnota's en facturen in het bedrijf van verdachte werden vervalst door daarop welbewust zaaizaad te vermelden van een ander ras dan het ongecertificeerde zaad van het ras USO 31 dat in werkelijkheid werd geleverd.

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht. Dergelijk handelen is onaanvaardbaar, nu men er in het economische verkeer vanuit moet kunnen gaan dat gegevens vermeld op facturen en vrachtnota's juist zijn. De telers die in vertrouwen op de juistheid van de gegevens subsidie hebben aangevraagd zijn door de vermelding van onjuiste gegevens in hun (financiële) belangen geschaad, omdat hen in verband hiermee subsidie is geweigerd.

Lees het arrest hier.

Over de eerste vraag. Met de eerste vraag wenst het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage in wezen te vernemen in hoeverre de bevoegdheid tot toetsing van de beslissing van het BMB tot weigering van de inschrijving van het depot aan beperkingen onderhevig is, en met name of deze beperkingen ook meebrengen dat de deposant in de procedure ingevolge artikel 6ter BMW geen feiten en omstandigheden aan de rechter kan voorleggen die nog niet werden aangevoerd in de inschrijvingsprocedure bij het BMB.

Op deze eerste vraag dient te worden geantwoord dat in een verzoekschriftprocedure ingevolge artikel 6ter BMW nieuwe feitelijke gegevens kunnen worden overgelegd met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering), en dat zodanig nader bewijsmateriaal door het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg in aanmerking kan worden genomen bij de beantwoording van de vraag of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; in die procedure is evenwel geen plaats voor het aanvoeren van nadere feitelijke stellingen die erop zijn gericht alsnog in afwijking van het verzoek om inschrijving zoals dit door het BMB is onderzocht een bevel tot gedeeltelijke inschrijving of een inschrijving onder beperkende voorwaarden te verkrijgen.

Over de vierde vraag.  De vierde vraag, die mede aan het HvJ EG is gesteld, betreft de uitleg van artikel 3, lid 3, van de Richtlijn.

Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen door gebruik van een - uit een of meer woorden van een officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of, zoals in casu, het Beneluxgebied) bestaand - teken rekening te worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied? Is daarbij voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien/vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken?

Voorzover in deze vraag tevens een vraag omtrent de uitlegging van de BMW ligt besloten, is het wenselijk alvorens deze vraag te beantwoorden, het door het HvJEG daarop te geven antwoord af te wachten. De zaak zal daartoe worden aangehouden.

Lees het volledige arrest hier. Zie ook Conclusie AG Strikwerdag BenGH (hier) en Conclusie AG Sharpston HvJ EG (hier).

Carbonell stelt echter dat Veldhuisen en Engineparts de vermelding ‘AMC’ op documenten niet (uitsluitend) gebruiken als handelsnaam, maar (ook) als merk. Met dit betoog kan in zoverre worden meegegaan dat voorshands moet worden geoordeeld dat het teken ‘AMC’ in combinatie met de afbeelding van een motorblok kennelijk ook wordt gebruikt ter onderscheiding van door Veldhuisen en Engineparts aangeboden motoren of daarmee samenhangende diensten en is gericht op afzet. Het gebruik van het teken in de domeinnaam www.amc-engineparts.nl wordt eveneens voorshands tevens als merkgebruik aangemerkt omdat het kennelijk wordt gebruikt ter onderscheiding van aangeboden motoronderdelen. Voorts staat, zoals hiervoor vermeld, vast dat Veldhuisen het teken gebruikt ter onderscheiding van door haar aangeboden motorrevisiediensten.

Voorshands is aannemelijk dat bij het relevante publiek, ook al zou dat publiek bestaan uit ondernemers die werkzaam zijn in dezelfde branche als Veldhuisen en Engineparts en dat daarom mogelijk minder snel in verwarring wordt gebracht, door gebruik van het teken het hiervoor bedoelde gevaar voor verwarring kan ontstaan.

Het vermelde gebruik kan Veldhuisen en Engineparts niet worden verboden indien zij het teken tevens gebruiken ter aanduiding van hun oudere handelsnaam en sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De vermelding op documenten van het teken ‘AMC’ in combinatie met de afbeelding van een motorblok valt binnen deze grenzen. Met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam moet voorshands worden geoordeeld dat het niet aan die laatste eis voldoet. In dit verband is van belang dat, zoals Carbonell onweersproken heeft gesteld. Engineparts ten tijde van registratie van de domeinnaam op de hoogte was van het merk van Carbonell. Door toevoeging van het woord ‘Engineparts’ aan ‘AMC’ is bovendien het verwarringsgevaar vergroot terwijl Engineparts door de ontwikkeling van een meertalige website het gebied waarin zij haar handelsnaam gebruikt heeft uitgebreid.

Het gebruik van de domeinnaam kan ook niet worden gerechtvaardigd met een beroep op artikel 107 lid 3 van de Gemeenschapsmerkverordening omdat dit gebruik van de handelsnaam niet als uitoefening van een ouder recht kan worden beschouwd en bovendien niet slechts van plaatselijke betekenis is.

De omstandigheid tot slot dat Engineparts cilinderkoppen te koop aanbiedt met het merk AMC, die door of met toestemming van Carbonell in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, maakt het gebruik van het teken evenmin toelaatbaar, omdat niet is gesteld of gebleken dat het gebruik is beperkt tot de verdere verhandeling van die cilinderkoppen.

Uit het voorgaande volgt dat het gebruik van de domeinnaam door Engineparts dient te worden verboden. Hetzelfde geldt voor het gebruik door Veldhuisen van het teken ‘AMC’ ter onderscheiding van door haar aangeboden motorrevisiediensten nu niet is aangevoerd dat met betrekking tot die diensten tevens sprake is van gebruik ter aanduiding van de handelsnaam. Aannemelijk is dat Carbonell als merkgerechtigde bij het verbod belang heeft ook al wordt, zoals Veldhuisen en Engineparts hebben aangevoerd. de onderneming gedreven door de rechtspersoon Amadeo Marti Carbonell S.A.

Lees het vonnis hier.

De Voorzieningenrechter acht het – op grond van een aantal door Sun overgelegde foto’s en een advertentie – aannemelijk dat Sol het gebruik heeft voortgezet. De Voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat er sprake is van handelsnaaminbreuk en merkinbreuk. Interessant is in dit verband dat de Voorzieningenrechter van oordeel is dat Sun het handelsnaamrecht heeft verkregen door het gebruik van de handelsnaam “The Sun Company” door Sol (onder licentie van Sun) in Vlaardingen, Delft, Roosendaal en Tilburg:

“Duidelijk is dat de door Sol aangeboden diensten gelijk zijn aan die waarvoor het merk van Sun is ingeschreven. Voorts moet voorshands worden geoordeeld dat door het gebruik van de handelsnaam bij het publiek verwarring tussen de onderneming van Sun en die van Sol is te duchten. In dit verband is niet van belang dat, naar Sol stelt, Sun slechts een tweetal studio's in 's-Gravenhage exploiteert. Door het gebruik van de handelsnaam onder de licentie in Vlaardingen, Delft, Roosendaal en Tilburg, heeft de handelsnaam ook in die plaatsen bekendheid bij het publiek verkregen. Op dat gebruik heeft Sun handelsnaamrecht verkregen. Waarom Sol sinds 1 januari 2006 nog niet in staat is geweest de passen te laten voorzien van in ieder geval een andere opdruk is niet duidelijk gemaakt. De veroordeling tot staking van het gebruik van het merk en de handelsnaam dient gelet op het voorgaande te worden toegewezen.”

Ook het verbod ter zake het gebruik van de huisstijl wordt toegewezen, dit op grond van onrechtmatig handelen:

“Voorshands wordt geoordeeld dat, anders dan Sol heeft aangevoerd, die huisstijl voldoende onderscheidend vermogen heeft. Aannemelijk is verder dat door ongewijzigde voorzetting van de huisstijl bij het publiek verwarring kan ontstaan welke door Sol eenvoudig vermeden kan worden. Onder deze omstandigheden is het handhaven van de huisstijl onrechtmatig jegens Sun. Het gevorderde verbod op het gebruik van de huisstijl kan op die grond worden toegewezen ook al wordt, zoals Sol heeft aangevoerd, in artikel J van de licentieovereenkomsten de huisstijl niet expliciet genoemd.”

Sun kan Sol niet het gebruik van zonnebanken met het merk “Sun Company” verbieden, omdat Sun deze aan Sol heeft verkocht en Sun geen merk heeft voor zonnebanken. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat Sol nog de software van Sun gebruikt.

Tenslotte volgt nog een overweging waaruit blijkt dat de Voorzieningenrechter van mening is dat auteursrecht op een concept als zodanig niet mogelijk is:

“Voor zover Sun met haar vordering met betrekking tot auteursrecht op het concept iets anders heeft bedoeld dan hiervoor is weergegeven, dient het te worden afgewezen omdat een concept als zodanig geen voorwerp van auteursrecht kan zijn.”

Lees hier het vonnis.

Wat de onderscheidendheid van het snoepje betreft:

Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, heeft dus onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (zie met name reeds aangehaalde arresten Henkel/BHIM, punt 39; Mag Instrument/BHIM, punt 31, en Deutsche SiSi-Werke/BHIM, punt 31).

Derhalve heeft het Gerecht bij de beoordeling of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, terecht rekening gehouden met de in de handel gangbare vormen en kleuren van snoepjes.

In punt 44 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat de betrokken vorm van het snoepje „niet wezenlijk van bepaalde, in de handel gebruikelijke basisvormen van de betrokken waren [verschilt]”. Aangezien de voorwaarde van een wezenlijk verschil verder gaat dan een gewone, significante afwijking, zoals wordt geëist in de in punt 26 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, zou het Gerecht van een onjuiste rechtsopvatting blijk hebben gegeven indien het de vaststelling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk had laten afhangen van een dergelijke voorwaarde.

Dat is echter niet het geval. Uit hetzelfde punt van het bestreden arrest blijkt immers dat het Gerecht zich heeft gebaseerd op de vaststelling dat het aangevraagde merk bestaat uit een combinatie van als natuurlijk ervaren elementen van de aanbiedingsvorm die typisch zijn voor de betrokken waren, dat het een variante is van bepaalde, in de suikergoedsector gebruikelijke basisvormen, dat het zich onvoldoende onderscheidt van andere, voor snoepjes gebruikelijke vormen omdat de aangevoerde verschillen niet opvallen, en dat het het relevante publiek niet in staat stelt, rekwirantes snoepjes onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst.

Met deze vaststellingen heeft het Gerecht rechtens genoegzaam aangetoond dat het aangevraagde merk niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de suikergoedsector gangbaar is. Derhalve heeft het niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door te concluderen dat dit merk onderscheidend vermogen mist.

Waar rekwirante aanvoert dat het Gerecht heeft geëist dat het aangevraagde merk wezenlijk verschilt van eventuele soortgelijke merken in de suikergoedsector, leest zij het bestreden arrest verkeerd, aangezien het Gerecht niet heeft onderzocht of andere merken die voor dit soort van waren worden gebruikt, gelijk zijn aan of overeenstemmen met het aangevraagde merk.

In het tweede arrest (C-25/05) gaat het over de snoepjesverpakking.

Derhalve heeft het Gerecht bij de beoordeling of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, terecht rekening gehouden met de in de handel gangbare vormen en kleuren van verpakkingen van snoepgoed.

In punt 55 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat „de kamer van beroep niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door te oordelen dat ,de uiterlijke verschijningsvorm van het betrokken merk [...] niet op fundamentele wijze [verschilt] van de andere in de handel gebruikelijke aanbiedingsvormen’” en, in punt 57 van dat arrest, dat de betrokken verpakking „niet aanzienlijk [verschilt]” van de verpakkingen voor snoepgoed en karamelsnoepjes die in de handel gebruikelijk zijn. Aangezien de voorwaarde van een fundamenteel of wezenlijk verschil verder gaat dan een gewone, significante afwijking, zoals wordt geëist in de in punt 28 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, zou het Gerecht van een onjuiste rechtsopvatting blijk hebben gegeven indien het de vaststelling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk had laten afhangen van een dergelijke voorwaarde.

Dat is echter niet het geval. In de punten 56 en 57 van het bestreden arrest, waar het Gerecht met name de beoordeling van de feiten door de kamer van beroep overneemt, heeft het immers geoordeeld dat de betrokken verpakkingsvorm een normale en traditionele vorm van een verpakking voor snoepgoed is, dat op de markt heel wat op die wijze verpakt snoepgoed te koop is, dat de goudkleur van de betrokken verpakking op zichzelf niet ongebruikelijk is en ook vaak voor snoepgoedverpakking wordt gebruikt, dat de kenmerken van de combinatie van vorm en kleur van het aangevraagde merk niet genoeg verschillen van die van de basisvormen die vaak worden gebruikt voor de verpakking van snoepgoed, en dat de betrokken verpakking doorgaat voor een typische verpakkingsvorm voor deze waren.

Met deze vaststellingen heeft het Gerecht rechtens genoegzaam aangetoond dat het aangevraagde merk niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de snoepgoedsector gangbaar is. Derhalve heeft het niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door te concluderen dat dit merk onderscheidend vermogen mist.

Waar rekwirante aanvoert dat het Gerecht heeft geëist dat het aangevraagde merk wezenlijk verschilt van eventuele soortgelijke merken in de snoepgoedsector, leest zij het bestreden arrest verkeerd, aangezien het Gerecht niet heeft onderzocht of andere merken die voor dit soort van waren worden gebruikt, gelijk zijn aan of overeenstemmen met het aangevraagde merk.