Alle rechtspraak  

Ekris Trading drijft een onderneming die in tweedehands auto’s handelt onder de handelsnaam Ekris Exclusief. Zij deed dat aanvankelijk vanuit de vestiging waarin voorheen de Ekris BMW dealer was gevestigd. In maart 2004 heeft Porsche bij de (inmiddels: voormalige) showroom van Ekris in Arnhem een metershoge zuil aangetroffen.

Op deze zuil stonden behalve twee gecombineerde woord/beeldmerken van Porsche ook die van Mercedes Benz, Jaguar en Audi afgebeeld, alsmede in grote letters de woorden ‘Ekris” en ‘Exclusief’ en de aankondigende vermelding: “Verkoop dealeroccasions van o.a.”. Langs de weg stond een grote zuil met deze opmaak, bij de ingang van de showroom een kleinere versie.

Porsche vordert - samengevat — een merkinbreukverbod met inbegrip van het blijvend verwijderen van de Porsche gecombineerde woord/beeldmerken van de zuil bij Ekris’ showroom in Arnhem en van haar website, alsmede een verbod tot het maken van misleidende reclame.

Ekris beroept zich op uitputting van de merkrechten van Porsche. Naar het oordeel van de rechtbank levert evenwel de wijze waarop door Ekris in haar reclame gebruik is gemaakt van de Porsche woord-beeldmerken een gegronde reden in de zin van art. 13 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening, art. 7 lid 2 Merkenrichtlijn en art. 13A lid 9 BMW op voor Porsche om zich daartegen te verzetten, omdat zodoende gelet op de concrete omstandigheden van dit geval het gevaar bestaat dat bij liet publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële of bijzondere band tussen Porsche en Ekris bestaat.

Van doorslaggevend belang is dat in de bedoelde combinatie gebruik wordt gemaakt van niet alleen het woord Porsche, maar juist van de bekende beeld- merken — zowel de als merk gedeponeerde gestileerde schrijfwijze van Porsche als het “schild/logomerk”, welke beeldmerken in ieder geval in de autobranche en zeker voor een bekend automerk als Porsche de indruk kunnen wekken dat een commerciële/bijzondere (samenwerkings)- band bestaat tussen Porsche en Ekris.

Het is ook in overwegende mate bestendige rechtspraak in kort geding in Nederland, dat gebruik van beeldmerken voor auto’s niet valt onder de uitputtingsregel. Dat versterkt tevens bedoelde indruk, zoals Porsche terecht aanvoert, omdat de specialisten-niet dealers van automerken in Nederland hun specialiteit juist kenbaar plegen te maken door vermelding van alleen woordmerken, zonder de beeldmerken erbij. Gebruik van beeldmerken van auto’s in de autobranche kan zodoende te meer bij het in aanmerking komende publiek de indruk wekken dat sprake is van een bijzondere band.

Er is i.c. onvoldoende belang bij een afzonderlijk verbod tot het maken van misleidende reclame daargelaten of aan de daaraan te stellen vereisten in het onderhavige geval wel is voldaan, welke vordering inimers geheel geënd is op het (voormalige) hanteren van de Porsche woord-beeldmerken door Ekris, Aangezien Porsche onweersproken heeft gelaten dat de ten processe bedoelde zuil bij de nieuwe showroom van Ekris Trading niet meer is geplaatst, wordt de gevorderde toezending van foto’s waaruit de gevorderde verwijdering van de Porsche merken van de zuit wordt getoond bij gebreke van belang afgewezen.

Nu geoordeeld wordt dat door het hanteren van de gecombineerde woord/beeldmerken van Porsche door Ekris sprake is van merkinbreuk, is aannemelijk te achten dat daarmee de mogelijkheid bestaat dat daardoor schade, waaronder mogelijk reputatieschade, is geleden door Porsche. Belangrijk element daarin is, zoals Porsche terecht stelt, dat zowel Porsche als BMW een gedegen reputatie en kwaliteitsuitstraling hebben en het Ekris concern de grootste BMW dealer van Nederland herbergt. Porsche heeft bovendien onweersproken gesteld dat één van de marketinginstrumenten van Porsche is het laten deelnemen van potentiële kopers aan proefritten op het circuit van Zandvoort, van welk marketinginstrument Ekris zich eveneens bedient (Ekris sponsort ook een BMW-raceteam).

De schadestaatvordering is op grond van dit één en ander toewijsbaar. Wel zij aangetekend dat Ekris, zoals zij terecht stelt, er op eerste sommatie van Porsche alles aan gedaan heeft om (verdere) schade te beperken door de gewraakte aanduidingen onmiddellijk blijvend te verwijderen, welk element in de schadestaatprocedure verder aan de orde kan komen.

Onbelangrijke omstandigheid, maar niet geheel ongeestig: Porsche werd vertegenwoordigd door mr. Bus.

Lees het vonnis hier.

De omstandigheden dat de eigenschappen van het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens verschilt, doen aan het vorenstaande niet af, evenmin als de omstandigheid dat de specifieke aard van geuren tot gevolg heeft dat niet alle bepalingen en beperkingen in de Auteurswet daarop onverminderd toepassing kunnen vinden, gelet bijvoorbeeld op het, aan de normale verbruiker niet te ontzeggen, gebruik van een parfum, dat naar zijn aard noodzakelijkerwijs verspreiding van de geur meebrengt.

Een geur kan, ook voor de toepassing van het auteursrecht, niet worden vereenzelvigd met de stof of stoffen die de geur teweegbrengen. Deze stof of stoffen fungeren als - niet noodzakelijkerwijs exclusieve - belichaming van het werk dat de geur is, en zij dragen er tevens toe bij dat de geur niet, als te vluchtig of onstabiel, van auteursrechtelijke bescherming moet worden uitgesloten.

Bij een parfum dient de geur dan ook te worden onderscheiden van het mengsel van stoffen waaruit het parfum is samengesteld en waaruit, wanneer het mengsel is blootgesteld aan de open lucht, de gasvormige geurstoffen vrijkomen die met het reukorgaan kunnen worden waargenomen.

Voor auteursrechtelijke bescherming is niet vereist dat het werk in objectieve zin nieuw is, doch dat voldoende is dat het in subjectieve zin, dat wil zeggen: vanuit de maker beschouwd, oorspronkelijk is, dat het op de weg ligt van degene die die oorspronkelijkheid betwist te stellen en, bij betwisting te bewijzen, dat de maker zijn werk aan eerder bestaand werk heeft ontleend.

Vooropgesteld wordt dat het hof de vrijheid had bij zijn oordeelsvorming het B&M-rapport te betrekken zoals het heeft gedaan. Aangenomen dat de raadsman van Kecofa het rapport eerst zo kort voor de pleitzitting in appèl had ontvangen, dat het niet mogelijk was tijdig een contra-expertise of -analyse te doen vervaardigen, zoals Kecofa in cassatie aanvoert, lag het op de weg van haar raadsman (uiterlijk) ter terechtzitting bezwaar te maken tegen de (te) late toezending.

De raadsman heeft een dergelijk bezwaar evenwel achterwege gelaten, de deskundigheid van Breese & Majerowicz niet betwist, de inhoud van het rapport niet, zelfs niet in algemene termen, bestreden en zich ertoe beperkt dat bureau als niet-onafhankelijke onderzoekinstantie te bestempelen.

Ambtshalve bewaking door het hof van de belangen van Kecofa, als bedoeld in HR 29 november 2002, nr. C00/128, NJ 2004, 172, was hier niet geboden, omdat, bij gebrek aan enig verweer van Kecofa terzake, niet zonder meer valt in te zien dat aard en omvang van het B&M-rapport het vermoeden wettigden dat tijd en gelegenheid voor een behoorlijke kennisneming ervan en een deugdelijke voorbereiding van het verweer daartegen - hetgeen niet noodzakelijkerwijs betekent: het doen verrichten van een contra-expertise of -analyse - hadden ontbroken.

In het licht van de vaststelling van het hof dat Kecofa de deskundigheid van Breese & Majerowicz niet had betwist, kon het hof zich van het rapport bedienen.

Gesteld voor de vraag of Female Treasure een verveelvoudiging of bewerking van het werk Trésor vormt, heeft het hof, aan de hand van de in rov. 4.16.1 gegeven - en in cassatie (terecht) niet bestreden - maatstaf, uit het B&M-rapport kunnen afleiden dat zulks het geval was.

Anders dan het onderdeel wil, behoefden de rechters daartoe niet ook zelf waarnemingen te doen.

Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom dat rapport, dat berust zowel op een fysisch-chemische analyse, als op een methodologisch onderbouwd zintuiglijk onderzoek onder 66 proefpersonen, minder betrouwbaar zou zijn dan de persoonlijke waarneming door de rechters van de geuren van alleen de beide in het geding zijnde parfums naast elkaar, nog daargelaten dat blijkens de door Lancôme geciteerde en door Kecofa niet weersproken reclame-uitingen van Kecofa zelf haar streven is gericht op het uitbannen van alle verschillen tussen haar parfums en de door haar beconcurreerde, zoals Trésor, behoudens waar het de prijs daarvan betreft."

Lees het arrest hier en hier op rechtspraak.nl.

Achtergrond. Lancôme brengt onder haar merk Trésor hier te lande een parfum op de markt. Kecofa brengt sinds circa 1993 onder het merk Female Treasure flacons eau de parfum op de markt. Dat merk staat in het Benelux Merkenregister ingeschreven ten name van de heer N. In deze procedure heeft Lancôme Kecofa en N. (hierna ook: Kecofa c.s.) in 2000 gedagvaard voor de rechtbank Maastricht. Lancôme vorderde een verbod op het verhandelen van Female Treasure en op door haar gewraakte reclame-uitingen, op straffe van een dwangsom, alsmede nietigverklaring van het merk Female Treasure, schadevergoeding en winstafdracht met de gebruikelijke nevenvorderingen. Aan deze vorderingen heeft Lancôme ten grondslag gelegd:

(a) dat het merk Female Treasure inbreuk maakt op het merk Trésor,
(b) dat Kecofa zich schuldig maakt aan misleidende reclame in de zin van art. 6:194 BW en
(c) dat sprake is van inbreuk op auteursrecht, aangezien de geur van Female Treasure een getrouwe nabootsing, en daarmee een verveelvoudiging, vormt van de exclusieve geur van Trésor en de verhandeling van deze geur een openbaarmaking is in de zin van art. 12 Auteurswet 1912 (Aw).

Kecofa c.s. hebben daartegen gemotiveerd verweer gevoerd.

De uitspraak van rechtbank en hof. Nadat de rechtbank Maastricht in een tussenvonnis van 18 april 2002 (zie LJnummer: AE1923), hersteld bij vonnis van 23 mei 2002, met betrekking tot de auteursrechtelijke grondslag - onder (c) - had geoordeeld dat de Auteurswet niet in weg staat aan auteursrechtelijke bescherming van een geurcombinatie, mits is voldaan aan de eisen, kort gezegd, die aan een werk in auteursrechtelijke zin worden gesteld, heeft de rechtbank Lancôme en Kecofa tot bewijslevering toegelaten en iedere verdere beslissing aangehouden.

De rechtbank liet Lancôme toe te bewijzen dat de onder het merk Trésor aangeboden geur aan die eisen voldoet en dat de geurcombinatie van Female Treasure als bewerking of nabootsing van die van Trésor moet worden beschouwd; Kecofa mocht bewijzen, kort gezegd, dat de geurcombinatie van Female Treasure niet het resultaat is van ontlening aan Trésor.

Op het door beide partijen ingestelde hoger beroep heeft het hof 's-Hertogenbosch in zijn arrest van 8 juni 2004 (zie LJ nummer AP2368) het vonnis van de rechtbank vernietigd en de op het auteursrecht gebaseerde vordering van Lancôme tegen Kecofa toegewezen. De overige vorderingen van Lancôme tegen Kecofa en die tegen N. heeft het hof afgewezen.

Cassatie bij de Hoge Raad. Kecofa heeft beroep in cassatie ingesteld. Lancôme heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld, zowel tegen Kecofa als tegen N. In deze procedure treedt voor Kecofa op: mr. R.S. Meijer, advocaat in Den Haag, en voor Lancôme: mr. T. Cohen Jehoram, advocaat in Den Haag, alsmede mr. Ch. Gielen, advocaat in Amsterdam.

Op 16 december 2005 heeft de advocaat-generaal mr. D.W.F. Verkade in zijn advies (hier) aan de Hoge Raad geconcludeerd in het principaal beroep tot vernietiging en verwijzing, en in het voorwaardelijk incidenteel beroep tot verwerping; voor zover het voorwaardelijk incidentele beroep is gericht tegen N., strekt zijn advies tot niet-ontvankelijkverklaring van Lancôme in haar beroep.

De Hoge Raad doet uitspraak op vrijdag 16 juni 2006, 10.00 uur. Vervolgens zal rond 10.45 uur een samenvatting van deze uitspraak worden gepubliceerd op de website hogeraad.nl/actualiteiten.
De uitspraak zelf (rolnr. C04/327) wordt zo spoedig mogelijk daarna op de website rechtspraak.nl gepubliceerd.

Den Haag, 14 juni 2006
mw. mr. E. Hartogs, griffier

Lees persbericht hier.

“35. Om het onderscheidend vermogen van het enige bestanddeel van een merk te beoordelen, moet worden nagegaan in hoeverre dit bestanddeel geschikt is om de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het betrokken bestanddeel van huis uit bezit, voor het beantwoorden van de vraag of het al dan niet de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, beschrijft (zie mutatis mutandis arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punten 22 en 23).

36. Gelet op de betrokken waren heeft het koeienhuidmotief in casu geen sterk onderscheidend vermogen, aangezien dit bestanddeel voor deze waren sterk allusief is. Dit motief verwijst namelijk naar koeien, dieren die bekend zijn om hun melkproductie, en vormt voor de aanduiding van melk en melkproducten een weinig suggestief bestanddeel.”

Volgens het Gerecht volstaat voor overeenstemming van merken niet, dat een sterke visuele indruk makend bestanddeel van een samengesteld teken gelijk is aan of overeenstemt met het enige bestanddeel van een ander teken, aangezien de vergelijking tussen de merken dient te berusten op de totaalindruk die deze oproepen, en daarbij met name rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van de bestanddelen ervan met betrekking tot de betrokken waren of diensten.

Lees het vonnis hier.

”Met betrekking tot de beweerde inbreuk door B op zijn handelsnaam voert A aan dat het om identieke ondernemingen gaat die beide in Noord-Holland zijn gevestigd, eenzelfde soort publiek hebben en beide actief zijn op internet.

Naar het voorlopig oordeel van het hof is vrees voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een bar is per definitie sterk plaatsgebonden nu deze doorgaans in de avonduren wordt bezocht. Amsterdam en Alkmaar liggen om die reden ook voldoende ver van elkaar verwijderd om niet te behoeven vrezen voor verwarring, ook niet indien B zich onder de naam the5thelement.nl manifesteert op internet.”

“A beroept zich voorts erop dat hij auteursrechthebbende is op het interieur van de bar en dat het interieur van de bar van B aan te merken is als een ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking van het interieur van A. Die ongeoorloofde nabootsing draagt volgens hem bij aan het verwarringsgevaar.

(…) De enkele omstandigheid dat het interieur van deze bars een lichte kleur heeft en enkele gelijke – van derden betrokken – lichtarmaturen, is daarvoor in ieder geval onvoldoende.”

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.
 
Lees het arrest hier

GTI Travel verweert zich onder meer met de stelling dat zij de handelsnaam GTI Travel al sinds 1994 gebruikt. Ook na de scheiding heeft GTI International geen bezwaar gemaakt tegen het gebruik van GTI door GTI Travel.

De rechtbank oordeelt dat er verwarringsgevaar bestaat in de zin van art. 13A lid 1 sub b BMW. Voorts oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van stilzwijgende toestemming om het merk te gebruiken. Het had op de weg van GTI Travel gelegen, aldus de rechtbank, om bij de scheiding een eventuele toestemming schriftelijk vast te leggen.

Het verweer dat GTI Travel reeds lange tijd GTI in haar handelsnaam voert, stuit af op het feit dat het eerste merkdepot (januari 1997) ouder is dan de in Nederland gevoerde handelsnaam (GTI Travel is in april 1997 opgericht).

Lees het vonnis hier. Andere GTI uitspraak hier.