Alle rechtspraak  

Hof 's-Hertogenbosch 3 november 2015, IEF 15394; ECLI:NL:GHSHE:2014:506 (Decor tegen Schomburg)
Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager. Merkenrecht. Schadebegroting ex 6:104 BW. Na IEF 12326 en . Schomburg heeft in Duitsland UNIFIX als woordmerk geregistreerd voor o.m. poedertegellijm; Decor heeft steenlijm met het teken Unifix aangeboden. Na het tussenvonnis [IEF 13580] vernietigt het Hof het beroep voor zover de genoten winst en de betaling van schadevergoeding werd afgewezen; en veroordeelt Decor tot betaling van €19.534,00 ex 6:104 BW. De wijze van schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel.

7.3.8. Decor is in gebreke gebleven om deugdelijk te onderbouwen dat en welke kosten rechtstreeks samenhangen met het door haar onrechtmatig behaalde voordeel. Het ligt echter voor de hand dat zij de lijm heeft moeten inkopen en daarvoor inkoopkosten heeft moeten betalen. Zij stelt deze op €38.724,00. Weliswaar heeft zij dat niet onderbouwd met deze stukken, maar Schomburg bestrijdt dat bedrag niet en gaat daar in haar reactie zelf ook van uit.
Voorts heeft Decor de kosten van etikettering en terughalen van emmers wel gespecificeerd; deze belopen samen afgerond €6.743,00. Schomburg heeft deze bedrage niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist. Van deze bedragen uitgaande zou het netto voordeel €65.001,00 minus €38.724,00 minus €6.743,00, dus €19.534,00 bedragen. Decor houdt voorts rekening met €2.224,00 belastingdruk. Het zou dan moeten gaan om vennootschapsbelasting. Deze behoeft echter enkel betaald te wordne als er in het desbetreffende jaar door het bedrijf als geheel winst is gemaakt en er geen of onvoldoende aftrekposten zijn. Schomburg heeft er terecht op gewezen dat deze post niet controleerbaar is (...)

7.3.9. De wijze van schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW heeft niet het karakter van een punitieve maatregel, zodat de rechter bij toepassing van dit artikel in zoverre terughoudendheid in acht moet nemen dat, indien aannemelijk is dat het door Decor behaalde voordeel de vermoedelijke omvang van de schade van Schomburg aanmerkelijk te boven gaat, de schade in beginsel wordt begroot op een door de rechter te bepalen gedeelte van de winst. Deze situatie doet zich echter niet voor.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 26 oktober 2015, IEF 15367 (Bio World Merchandising tegen Sunset en Bio World Europe)
Uitspraak ingezonden door Paul Josephus Jitta en Lycke Cappelle, Heussen. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Bio World Merchandising ontwerp, produceert en verkoopt merkproducten onder licenties van grote merkhouders. Gedaagde heeft gaandeweg haar activiteiten verlegd naar de handel in Merchandising-producten, een zakelijke relatie was gebaseerd op doorverkoop. Na verloop van tijd kwam er ook rechtstreekse productie en licenties op eigen naam. De voorzieningenrechter gebiedt Sunset om ieder gebruik van de door Merchandising ontwikkelde ontwerpen voor de generieke productie die zij verkoopt te staken en de indruk te wekken nog steeds deel uit te maken van de distributieorganisatie van Merchandising. In reconventie wordt Merchandising verboden om de naam 'Bioworld (Merchandising)' te gebruiken totdat in een bodemprocedure of door het OHIM is beslist wie rechthebbende is op het Gemeenschapsmerk BIOWORLD, noch om direct/indirect uitlatingen te doen jegens toeleveranciers, afnemers en licentiegevers.

Leestips: 5.10, 5.19, 5.27.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 25 augustus 2015, IEF 15365; C-494/15 (Tommy Hilfiger Licensing ea)
Handhaving. Verweerster Delta Center verhuurt als huurder van een marktterrein in Praag plaatsen op die markt aan onderhuurders (marktkramers). In de standaardovereenkomst is opgenomen dat de marktkramers zich moeten houden aan de geldende regelgeving, en wordt gewaarschuwd voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door verkoop van nagemaakte goederen.

Verzoekers hebben een zaak tegen haar aangespannen en eisen dat zij geen overeenkomsten voor onderverhuring van marktplaatsen meer mag aangaan zonder een clausule op te nemen waarin onderhuurders verklaren zich te onthouden van schending van intellectuele eigendomsrechten, dat de verhuurder de huur kan opzeggen wanneer de rechten van verzoekers geschonden worden, dat overtreders in het vervolg van de markt worden geweerd en publicatie van het vonnis. De Rb Praag verwerpt deze eisen (28-02-2012) omdat zij buiten de corrigerende maatregelen van de nationale regelgeving vallen. Ook ziet hij geen reden de vordering toe te wijzen op grond van bescherming van de goede reputatie aangezien het voor de koper duidelijk is dat de op de markt verkochte goederen namaak zijn en geen goederen van verzoekende partijen.

Verzoekers gaan in beroep bij het Praags gerechtshof, maar daar wordt het vonnis van de eerste rechter bevestigd (05-12-2012). Het hof oordeelde dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de inbreuken op de rechten en de aangeboden diensten (verwijzend naar de considerans en artikel 10 van RL 2004/48). Het ter beschikking stellen door een tussenpersoon van verkoopplaatsen is een normale dienst en het is niet eigen aan die dienst om inbreuk te maken op rechten van derden. Verweerster heeft door de verhuur niet de mogelijkheid geschapen voor de verkoop van nagemaakte goederen. Het door verzoekers aangehaalde arrest C-324/09 is hier niet van toepassing aangezien het daarin een elektronische marktplaats betreft. Verzoekers gaan in cassatie bij de verwijzende rechter.

Bij de verwijzende TSJ rechter (Hooggerechtshof) stellen verzoekers dat het Praagse hof het begrip ‘tussenpersoon’ ruim moet uitleggen, verwijzend naar het arrest C-324/09. Er is geen verschil meer tussen een elektronische en een werkelijke marktplaats. Daarnaast blijven zij bij aantasting van de reputatie. De verwijzende rechter stelt de volgende vragen aan het HvJEU:

1. Is de huurder van een marktplaats, die aan afzonderlijke marktkramers marktkramen verhuurt evenals plaatsen waarop marktkramen kunnen worden opgesteld, een tussenpersoon wiens diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op een intellectueel-eigendomsrecht in de zin van artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten?
2. Is het mogelijk om aan de huurder van een marktplaats, die aan afzonderlijke marktkramers marktkramen verhuurt evenals plaatsen waarop marktkramen kunnen worden opgesteld, maatregelen op te leggen zoals voorzien in artikel 11 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, onder dezelfde voorwaarden als die welke door het Hof van Justitie in zijn arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, zijn geformuleerd met betrekking tot het opleggen van maatregelen aan de uitbaters van een elektronische marktplaats?

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 oktober 2015, IEF 15355; ECLI:NL:RBDHA:2015:12421 (XO-kaas; Wijngaard tegen Vergeer)
Uitspraak ingezonden door Thera Adam-van Straaten en Robert Span, Kneppelhout & Korthals Advocaten. Merkenrecht. Soort en hoedanigheid. Wijngaard houdt zich al drie generaties bezig met het het affineren en verhandelen van exclusieve kazen en houdster van diverse XO-merken. Vergeer rijpt, verpakt en verhandelt kaas en heeft sinds kort het teken X.O. aangebracht. Vergeer betoogt dat XO een afkorting van ‘Extra Old’/’Extra Oud’ is en een kenmerk van kaas beschrijft, namelijk de soort en hoedanigheid in termen van rijpingsduur/leeftijd. Ze maakt voldoende aannemelijk dat het teken XO gangbaar is geworden als algemene aanduiding van de leeftijd van een aantal voedings- en drankwaren. De oorsprong van dit teken is van het codesysteem voor de leeftijdsaanduiding van cognac. Dit is ‘overgewaaid’ naar andere gedestilleerde dranken en later ook naar andere waren. Er is een niet te verwaarlozen kans dat de XO-merken nietig zullen worden verklaard in de aanhangig gemaakte procedures.

4.5. Tussen partijen is niet in geschil dat het teken XO reeds zeer lang als leeftijdsaanduiding van cognac wordt gebruikt. XO is in dat verband een afkorting van de aanduiding ‘Extra Old’, naast bijvoorbeeld de afkortingen VS voor ‘Very Special’ en VSOP voor ‘Very Special Old Pale’, en geeft de ‘leeftijd’ van de cognac aan, waarbij geldt dat de kwaliteit van de cognac stijgt naarmate de cognac ouder is. De aanduiding XO is sinds de veertiende, herziene uitgave uit 2005 ook opgenomen in Van Dale’s Groot woordenboek van de Nederlandse taal7 en wordt verklaard als ‘extra old ((kwaliteitsaanduiding van) cognac of een andere brandenwijnsoort, beter dan VVSOP’8).

4.6. Onvoldoende weersproken is verder dat het teken XO (soms ook geschreven als X.O.), behalve voor cognac, in Europa ook als leeftijdsaanduiding wordt gebruikt voor andere (gedestilleerde) dranken zoals armagnac, whisky (productie 3 gedaagde) en jenever (productie 3 gedaagde), maar daarnaast ook als kwaliteitsaanduiding voor sigaren (productie 4 gedaagde), Waygu rundvlees (productie 6 gedaagde) en Marmite (productie 5 gedaagde).

4.7. De discussie tussen partijen spitst zich toe op de vraag of de XO-merken ook beschrijvend zijn voor de waar kaas. Vergeer heeft aan de hand van een aantal voorbeelden van concrete producten9 laten zien dat er in Europa verschillende kazen worden verhandeld, ook al van voor de datum van de depots, zoals de Franse Mimolette, met gebruikmaking van het teken XO (soms ook geschreven als X.O.) om de leeftijd van de kaas, i.e. extra oud, aan te duiden. Ook heeft Vergeer twee verklaringen van restauranteigenaren overgelegd10 waaruit volgt dat het teken XO binnen de gastronomie direct wordt geassocieerd met ‘extra oud’ en geldt als een algemene aanduiding die de leeftijd van voedings- en drankwaren aangeeft. Ten slotte heeft Vergeer ook een videofragment11 in het geding gebracht waarin een dame wordt getoond die op de markt bij een kaashandelaar vraagt: “heeft u XO kaas?”, waarop de marktkoopman reageert met: “Jazeker, extra oude kaas”.

4.9. Artikel 7 lid 1 sub c GMVo respectievelijk artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE bepalen dat de nietigheid kan worden ingeroepen van de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Het woord ‘kunnen’ geeft aan dat het voor de toepassing van deze weigeringsgrond niet nodig is dat het merk de betreffende kenmerken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk beschrijft, maar dat voldoende is dat die kenmerken door het merk kunnen worden beschreven. Zelfs als het merk de kenmerken thans nog niet beschrijft, vindt de weigeringsgrond toepassing als het redelijkerwijs mogelijk is dat het merk die in de toekomst wel zal gaan beschrijven.12

4.11. Naar voorlopig oordeel heeft Vergeer voldoende aannemelijk gemaakt dat het teken XO gangbaar is geworden als algemene aanduiding van de leeftijd van een aantal voedings- en drankwaren. Waar het gebruik van dit teken zijn oorsprong vindt in een codesysteem voor de leeftijdsaanduiding van cognac, is dit ‘overgewaaid’ naar andere gedestilleerde dranken en later ook naar de waren die zijn opgesomd in r.o. 4.6.

Lees de uitspraak (pdf/html)

HvJ EU 22 oktober 2015, IEF 15352; C-20/14; ECLI:EU:C:2015:714 (BGW)
Zie eerder: IEF 13594. Jonger merk [BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft] bestaande uit nevenschikking van een lettercombinatie die het woordelement van het oudere merk [BGW Beratungs‑Gesellschaft Wirtschaft mbH] overneemt en een combinatie van woorden waarvan de beginletters de letters van de lettercombinatie herhalen. Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 4, lid 1, onder b), van [merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat er in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten bij het relevante publiek sprake kan zijn van gevaar voor verwarring van een ouder merk, bestaande uit een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het dominerende bestanddeel van dat merk met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, met een jonger merk dat die lettercombinatie overneemt met toevoeging van een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van de woorden van die combinatie, zodat zij door dat publiek wordt waargenomen als de afkorting van die woordcombinatie.

Op andere blogs:
IPKat

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 30 september 2015, IEF 15339; ECLI:NL:RBMNE:2015:6985 (Hijama-cupping)
Keurmerk. Reclamerecht. Contractenrecht. Eiseres heeft zich in juli 2014 ingeschreven voor een bij gedaagde te volgen cursus tot het worden van zogenoemd Hijama-therapeut. Gedaagde voerde ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op haar website ten onrechte een aantal kwaliteitskeurmerken, namelijk die van AVAR, BVHC, BAH en NVF. Indien een handelaar een kwaliteitslabel aanbrengt zonder daarvoor de vereiste toestemming te hebben, dan is op grond van artikel 6:193g aanhef en onder b BW onder alle omstandigheden sprake van een misleidende handelspraktijk. De overeenkomst is vernietigbaar omdat deze als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk tot stand is gekomen.

4.2. [eiseres] verwijt [gedaagde] dat zij oneerlijke handelspraktijken heeft bedreven door valse keurmerken te voeren, althans onterecht keurmerken te voeren. [eiseres] voert verder aan dat de gevoerde keurmerken voor haar van doorslaggevend belang waren in haar beslissing om de cursus aan te vangen en de overeenkomst met [gedaagde] aan te gaan. [eiseres] zou de cursus naar eigen zeggen niet hebben gevolgd zonder de genoemde keurmerken.

4.3. Het verweer van [gedaagde] dat de keurmerken die zij voerde en voert uitsluitend van toepassing zijn op haar [bedrijf 1] en geen rol spelen met betrekking tot de opleiding in kwestie, wordt verworpen omdat niet ter zake doet of de keurmerken betrekking hebben op de tussen partijen overeengekomen opleiding. Vast staat dat [gedaagde] ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet beschikte over een door AVAR verstrekt keurmerk. Ook staat vast dat [gedaagde] op dat moment niet beschikte over een keurmerk van BAH. Indien een handelaar als [gedaagde] een kwaliteitslabel aanbrengt zonder daarvoor de vereiste toestemming te hebben, dan is op grond van artikel 6:193g aanhef en onder b BW onder alle omstandigheden sprake van een misleidende handelspraktijk. Hieraan doet niet af dat [gedaagde] (inmiddels) na een visitatie een keurmerk van AVAR heeft ontvangen en inmiddels door BAH is erkend als trainer en hiervoor een licentie heeft ontvangen.

Rechtbank Den Haag 30 september 2015, IEF 15308; ECLI:NL:RBDHA:2015:11227 (Bacardi tegen B&S)
Bevoegdheidsincident; art. 6 EEX-Vo; gerecht van de woonplaats. B&S wordt verweten dat zij door middel van hun betrokkenheid bij de Ierse vennootschappen de inbreuken op de BACARDI-merken hebben gefaciliteerd. Bacardi meent daarnaast B&S als bestuurders en feitelijk beleidsbepalers van de B&S-groep hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de inbreuk op de BACARDI-Gemeenschapsmerken door de Nederlandse mede-gedaagden door deze inbreuk te bewerkstelligen, althans niet te voorkomen. In zoverre geldt voor B&S evenzeer dat bevoegdheid om van de vorderingen kennis te nemen gebaseerd kan worden op artikel 6 lid 1 EEX-Vo (oud).

4.2.
De bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse gedaagden zou bestaan op grond van artikel 6 lid 1 van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, verder: EEX-Vo (oud)2 juncto de artikelen 96 en 97 lid 1 GMVo dan wel op grond van de artikelen 96 juncto 97 lid 5 GMVo. Bacardi c.s. beroept zich voorts op toepasselijkheid van (uitsluitend) de artikelen 6 lid 1 en 5 lid 3 EEX-Vo (oud) voor het geval moet worden geoordeeld dat de tegen de buitenlandse gedaagden ingestelde vorderingen niet zijn aan te merken als vorderingen betreffende inbreuk.


5.3.
De tegen [D] c.s. ingestelde vorderingen zien niet op inbreuk op Gemeenschapsmerken door [D] c.s. zelf maar op het onrechtmatige faciliteren van de inbreuk door de vennootschappen. Bacardi c.s. vordert tegen hen dan ook geen inbreukverbod, maar een gebod om zorg te dragen dat de vennootschappen hun inbreuk staken. Dit is geen vordering als bedoeld in artikel 96 GMVo. Artikel 97 lid 5 GMVo (alsmede artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken, tekeningen en modellen) voor wat betreft vordering (ii)) mist daarom toepassing. De internationale bevoegdheid dient dan ook te worden vastgesteld aan de hand van de EEX-Vo (oud).

5.7.
[D] c.s. wordt in het bijzonder verweten dat zij door middel van hun betrokkenheid bij de Ierse vennootschappen de inbreuken op de BACARDI-merken hebben gefaciliteerd.3 Bacardi c.s. meent daarnaast kennelijk echter dat [D] c.s. als bestuurders en feitelijk beleidsbepalers van de B&S groep naast [A] , [B] en [C] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor onder meer de inbreuk op de BACARDI-Gemeenschapsmerken door de Nederlandse mede-gedaagden door deze inbreuk te bewerkstelligen, althans niet te voorkomen.4 In zoverre geldt voor [D] c.s. evenzeer dat bevoegdheid om van de vorderingen kennis te nemen gebaseerd kan worden op artikel 6 lid 1 EEX-Vo (oud). Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere stellingen geldt echter dat deze rechtbank niet is aan te merken als het gerecht van de woonplaats van een van de mede-gedaagden, zodat artikel 6 lid 1 EEX-Vo (oud) niet van toepassing is.

5.12.
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de rechtbank onbevoegd is kennis te nemen van de vorderingen jegens [D] c.s., behoudens voor zover zij aansprakelijk worden gehouden voor inbreuk door de Nederlandse mede-gedaagden op de BACARDI-Gemeenschapsmerken, en dat de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen jegens [B] en [C] .

HR 2 oktober 2015, IEF 15306; ECLI:NL:HR:2015:2908 (Blankhout reinigers)
Contractsovername merklicentie, akte-vereiste van art. 6:159 BW. Eiser is houder van het beeldmerk Blankhout Houtreinigers. In 1999 is A met betrekking tot dat merk een licentieovereenkomst aangegaan met de vennootschap onder firma B, die een koopovereenkomst met verweerder aangaat voor al haar activiteiten en genoemde activa. De licentieovereenkomst is niet op de voet van artikel 6: 159 BW overgedragen aan de appellanten, zodat deze ook niet een daarin bedongen boete hebben verbeurd. HR doet de zaak af conform artikel 81 RO.

Uit de conclusie PG: 2.5

2.5. Dat kan ook zo nog worden verduidelijkt. Het hof heeft zijn oordeel hierop gegrond, dat de licentieovereenkomst niet in de akte wordt genoemd, deze ook niet als bijlage bij die akte zat gevoegd en er geen lijst van activa is opgemaakt volgens art. 2 lid 2 van de koopovereenkomst, zodat [verweerder 1] niet behoefde te begrijpen dat de licentieovereenkomst aan hem werd overgedragen. Dat lijkt mij zeer begrijpelijk. Volgens het onderdeel is dit onbegrijpelijk omdat [B] en [verweerder 1] juist de bedoeling hadden dat de licentieovereenkomst werd overgedragen, welke gemeenschappelijke partijbedoeling zou moeten prevaleren boven de door het hof genoemde omstandigheden. Op zich is juist dat indien de bedoelingen van partijen met elkaar in overeenstemming zijn, een overeenkomst als door hen bedoeld niet wordt verhinderd doordat partijen bij het aan elkaar kenbaar maken van hun wil dezelfde onjuiste formulering gebruiken3. Maar het onderdeel ziet over het hoofd dat het hof niet heeft vastgesteld dat van een dergelijke gemeenschappelijke partijbedoeling sprake is (de betreffende stellingname van [eiser] is daarmee door het hof verworpen4). Dat gegeven kan in cassatie dus niet als uitgangspunt gelden. De motiveringsklacht van het onderdeel stuit daarop af. Hetzelfde lot treft de voortbouwende klacht over het oordeel van het hof ten aanzien van art. 6:159 BW. Onderdeel 2 is tevergeefs voorgesteld.

2.9
Ook inhoudelijk treft het onderdeel geen doel.

Gerecht EU 30 september 2015, IEF 15291; ECLI:EU:T:2015:738; T-364/13 (Lacoste - Kajman)
Met samenvatting van Bas Kist of Volkert Teding van Berkhout, Chiever. Merkenrecht. Kledingmerk Lacoste is met succes opgetreden tegen de Europese registratie van een logo van een krokodil door een Pools kledingbedrijf. Op 30 september bepaalde het Europese Gerecht dat het blauwe logo van Kajman niet geregistreerd kan worden omdat het inbreuk maakt op het krokodillenmerk van Lacoste.

Grote bekendheid
Ondanks het feit dat er volgens het Gerecht grote verschillen tussen beide logo’s bestaan – in visueel opzicht is er nauwelijks gelijkenis – meent het Gerecht toch dat er gevaar voor verwarring bestaat. Hierbij speelt de grote bekendheid van het Lacoste merk een belangrijke rol. Door de begripsmatige overeenstemming – het gaat in beide gevallen om een krokodil – zou het publiek kunnen denken dat de merken iets met elkaar te maken hebben, aldus het Gerecht.

Commentaar Chiever
Het is terecht dat bekende merken een ruime bescherming krijgen tegen aanhakers. En niemand zal betwisten dat de Lacoste-krokodil een wereldbekend merk is. Echter, de grote visuele verschillen tussen deze merken – een blauwe krokodil in een volstrekt afwijkende vormgeving en met zijn staart naar beneden – hadden hier naar onze mening toch de doorslag moeten geven. Zou er nu werkelijk iémand in verwarring kunnen raken?

Hof Den Haag 29 september 2015, IEF 15289; ECLI:NL:GHDHA:2015:2616 (Pacogi tegen Balenciaga)
Merkenrecht. Beschikking. Pacogi heeft een Benelux-depot voor woord/beeldmerk ingediend. Balenciaga stelt oppositie in op baiss van haar gemeenschapswoord- en beeldmerken. Het BBIE wijst de oppositie toe. De grote letters van het woordelement BALENGIANNI is dominerend, de lettercombinatie heeft nauwelijks zeggingskracht. Er is verwarringsgevaar vanwege de mate van overeenstemming tussen het teken en de merken, de gelijkheid tussen de betrokken waren alsmede het onderscheidend vermogen van de merken. Beroep wordt afgewezen.

9. Dat oordeel van het BBIE is, naar het oordeel van het hof, ook juist. In het teken is het woordelement ‘Balengianni’ centraal en in grote letters weergegeven; dit springt het meest in het oog en is aan te merken als het dominerende element in het teken. Het element ‘fragrances’ is daaraan ondergeschikt en in kleine letters weergegeven; het is bovendien beschrijvend. In het figuratieve element valt een B te ontwaren. De gespiegelde G ter linkerzijde van deze B is nauwelijks als zodanig te herkennen voor de gemiddelde consument. Dat geldt ook voor de F die zich daartussenin bevindt; dit element van in elkaar gevlochten letters is daarom naar het oordeel moeilijk als lettercombinatie te herkennen, althans twee van de drie letters zijn moeilijk te ontcijferen. Dit element heeft daarom als lettercombinatie nauwelijks zeggingskracht. Naar het oordeel van het hof is het aan te merken als een ondergeschikt element. Al met al wordt de totaalindruk van het teken met name bepaald door zijn dominerende element, het woordelement ‘Balengianni’.

21. Bij de auditieve vergelijking tussen BALENCIAGA en BALENGIANNI komt het naar het oordeel van het hof met name aan op het eerste deel, BAA-LÈN, welke twee lettergrepen identiek zijn en identiek worden uitgesproken. Aangenomen moet immers worden dat het eerste deel meer aandacht krijgt van het relevante publiek. Daar komt bij dat de woorden BALENCIAGA en BALENGIANNI tamelijk complex zijn waarbij het relevante publiek het eerste deel BALEN zal kunnen uitspreken en onthouden, doch veelal zal afhaken bij de resterende delen CIAGA respectievelijk GIANNI, ongeacht hoe (in welke taal) die woorddelen worden uitgesproken. Tezamen genomen is er naar het oordeel van het hof derhalve (in ruime mate) gelijkenis in auditief opzicht.

23. Tezamen genomen is er dus zowel in auditief als in visueel opzicht (in ruime mate) sprake van gelijkenis tussen het bestreden teken en de merken 2 en 3, terwijl begripsmatige gelijkenis niet aan de orde is. Dat betekent dat het bestreden teken en de merken 2 en 3 overeenstemmen. Grief II treft dus geen doel.