Alle rechtspraak  

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 7 december 2015, IEF 15629; C-654/15 (Länsförsäkringar)
Over de uitleg van artikel 9 lid 1 (b) Merkenverordening waarbij derden, zonder toestemming, in de handel gebruik maken van een aan Europees merk gelijkend teken.

1. Wordt het exclusieve recht van de merkhouder aangetast wanneer gedurende vijf jaar volgend na de registratie geen normaal gebruik van het Gemeenschapsmerk is gemaakt in de EU voor de goederen of diensten uit de merkinschrijving?
2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, onder welke omstandigheden en op welke wijze wordt het exclusieve recht door die situatie aangetast?

Via gov.uk:

1. Does it affect the proprietor’s exclusive right that, within a period of five years following registration, he has not made genuine use of the Community trade mark in the European Union for goods or services covered by the registration?
2. If the answer to question 1 is in the affirmative, in what circumstances and in what way does that situation affect the exclusive right?

Verzoekster is werkzaam in de financiële sector en houdster van een gemeenschapsmerk in onder meer de makelaardij/taxaties/verhuur onroerende zaken en voor bouw/reparaties. Verweerster Matek zit in de montagebouw van houten huizen. Zij heeft haar gemeenschapsmerk in 2007 in gebruik genomen. Verzoekster start een procedure tegen verweerster wegens inbreuk op haar gemeenschapsmerk in de jaren 2008/2011 en vraagt een verbod op gebruik van haar merk, of gelijksoortige tekens. Zij stelt dat er gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan over de tekens van partijen. Verweerster acht de gelijkenis niet zodanig dat er gevaar voor verwarring is. De Rb stelt verzoeker voor wat betreft het verwarringsgevaar in het gelijk en legt de gevraagde dwangsom op. In beroep wijst het Hof de vordering van verzoekster af. Er is sprake van gelijkenis van het teken maar wat daadwerkelijk vergeleken moet worden is de daadwerkelijk uitgeoefende werkzaamheid. Het Hof ziet geen verwarringsgevaar.

Voor de verwijzende ZWE rechter (hoogste rechter) stelt verzoekster dat bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met formeel ingeschreven gemeenschapsmerken – merken die niet worden gebruikt voor de goederen of diensten waarvoor zij zijn ingeschreven – over het tijdvak van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving worden uitgegaan van enkel de inschrijving en niet van het feitelijk gebruik. De verwijzende rechter leest in Vo. 207/2009 dat ‘verwarring’ afhangt van verschillende factoren (mate van bekendheid, mogelijk associatie van het merk e.d.) op deze zaak van toepassing is. Het zal in deze zaak met name om de vraag gaan hoe de soortgelijkheid van de waren/diensten moet worden beoordeeld. Om voor bescherming in aanmerking te komen moet in ieder geval sprake zijn van daadwerkelijk gebruik. Het tijdvak waar het geschil over gaat ligt in ieder geval binnen de termijn van vijf jaar vanaf inschrijving van het merk door verzoekster. Hij legt de volgende vragen aan het HvJEU voor: 
1. Is het van betekenis voor het uitsluitende recht van de merkhouder dat deze gedurende een tijdvak dat gelegen is binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de inschrijving in de Unie geen normaal gebruik van het gemeenschapsmerk heeft gemaakt voor de waren of diensten waarop de inschrijving betrekking heeft? 
2. Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, in welke omstandigheden en op welke wijze beïnvloedt die omstandigheid het uitsluitende recht?

BGH Verhandelungstermin in Sachen I ZB 52/15 (Farbmarke “Rot”), Sachen I ZR 198/13 (Verteilungsplan der VG Wort - Verlagsanteil) en Sachen I ZR 272/14, I ZR 1/15, I ZR 43/15, I ZR 48/15 en I ZR 86/15 (Haftung wegen Teilnahme an Internet-Tauschbörsen)
Uit het persbericht: Zaak I ZB 52/15 inzake het kleurmerk “rood” zal worden behandeld op 21 april 2016. Zie IEF 13958 voor de uitspraak van het HvJ EU in deze zaak. Het kleurmerk is ingeschreven door de overkoepelende organisatie voor spaarbanken. Ondernemingen van een Spaanse bankroep, die de kleur rood gebruiken voor de aanduidingen van hun diensten op de Duitse  markt, verzoeken om annulering van het kleurmerk. Dit verzoek werd in eerste instantie afgewezen, maar het Bundespatentgericht oordeelt dat het kleurmerk onderscheidend vermogen mist. Merkhouder gaat in beroep en vordert nietig verklaring van het besluit.

Zaak I ZR 198/13 inzake de verdeling van gelden van VG Wort, de literaire collectieve beheersorganisatie in Duitsland, zal worden behandeld op 10 maart 2016. Klager is auteur van wetenschappelijke werken en had een uitvoeringsovereenkomst met VG Wort. Volgens klager worden de gelden op onjuiste wijze verdeeld en krijgt hij minder dan hem toekomt. Het Oberlandesgericht heeft het beroep grotendeels bevestigd. Verweerder heeft niet het recht om een uitgeversaandeel van de gelden die klager toekomen af te trekken. Dit kan alleen indien klager zijn rechten aan verweerder volledig had overgedragen. Collectieve beheersorganisatie kunnen echter wel deelnemen aan de inkomsten indien de maker de reeds gemaakte wettelijk voorgeschreven vergoeding had toegewezen. VG Wort heeft om herziening van het besluit gevraagd en streeft naar volledige verwerping. Eiser wilt zijn klacht volledig gegrond verklaard zien.

Zaken I ZR 272/14, I ZR 1/15, I ZR 43/15, I ZR 48/15 en I ZR 86/15 (Haftung wegen Teilnahme an Internet-Tauschbörsen) worden behandeld op 12 mei 2016. Centraal staat de aansprakelijkheid voor deelname aan file sharing. Verzoekers zijn rechthebbenden van de exploitatie rechten op diverse filmwerken. Volgens hen verschaffen de gedaagden toegang tot hun werken door middel van “sharing” via hun internetverbinding. Het Landsgericht wees in de zaken I ZR 272/14, I ZR 1/15 en I ZR 44/15 en I ZR 43/15 schadevergoeding toe. De klachten in zaken I ZR 48/15 en I ZR 86/15 werden afgewezen.

OHIM 12 januari 2016, IEF 15620 (Etincelle tegen Alexander Wang)
Uitspraak ingezonden door Anthony van der Planken en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue. Merkenrecht. Kwade trouw. Etincelle heeft eind 2011 aanvraag ingediend om het woordmerk ‘ALEXANDER WANG’ in te schrijven in klasse 3. Alexander Wang, een bekende modeontwerper, vordert nietigheid wegens kwade trouw. Dit wordt toegewezen. Etincelle gaat hier tegen in beroep bij de Second Board of Appeal. Zij stelt dat kwade trouw niet is bewezen. Ook stelt zij dat het later ingebrachte bewijs niet mag worden meegenomen in de beoordeling. Dit wordt afgewezen nu de stukken binnen de tijdslimiet zijn ingediend. De Second Board of Appeal oordeelt dat er wel degelijk sprake is van kwade trouw. Zij leidt dit af uit de grote bekendheid van Alexander Wang in de EU. Dit vestigt een sterk vermoeden dat Etincelle op de hoogte was van het gebruik van dit teken in de betrokken sector. Ook het feit dat Etincelle in de EU en China een aantal andere namen van bekende modeontwerpers als merk geregistreerde draagt bij aan haar kwade trouw. De Board wijst het beroep af.

73. In light of the above considerations, even though there is no evidence on file that proves that the CTM proprietor has had either a direct or indirect commercial relationship with Alexander Wang, as argued by the CTM proprietor, the facts and evidence provided allow the Board to establish a presumption of knowledge of use of the earlier sign by the CTM proprietor at the date of filing of the contested CTM application.

74. In fact, on the basis of the quite long-standing use of the earlier sign 'ALEXANDER WANG' in the fashion sector (at least five years, i.e. beginning 2007 - end 2011), the general knowledge in the economic sector concerned and the close proximity of the fashion-cosmetics sector, it cannot only be presumed, but can be considered more than probable, that the CTM proprietor had knowledge of the earlier sign (see, by analogy, 11/06/2009, C-259/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, §39).

Rechtbank Oost-Brabant 13 januari 2016, IEF 15612; ECLI:NL:RBOBR:2016:64 (Expertise en Taxatie handelsnamen)
Uitleg overeenkomst. Handelsnaam. Domeinnaam. Beeldmerk. Woordmerk. Eiseres en gedaagde hebben een koopovereenkomst gesloten waarbij gedaagde haar ondernemingen waarin schade-expertises plaatsvonden verkoopt aan eiseres. Met deze overdracht krijgt zij ook het recht om de handelsnaam [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise, met een beëindigingsmogelijkheid in het geval van negatieve effecten. Gedaagde behoudt haar andere onderneming waarin taxaties plaatsvinden. Zij deponeert bij het BBIE de beeldmerken [B] resp. [B] Taxatie met het onderschrift Taxatie en Expertise. Eiseres vordert een verklaring voor het recht dat het haar is toegestaan de handelsnamen [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise te gebruiken. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Rechter gaat over tot uitleg en oordeelt dat bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden het niet is komen vast te staan dat zich negatieve effecten hebben voorgedaan. Eiseres mag de handelsnamen (blijven) voeren.

4.1.3. Ingevolge het bepaalde in artikel 1 onder B van de Overeenkomst heeft [gedaagde] ten alle tijde het recht om het gebruik van de naam [A] in voormelde handelsnamen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] te beëindigen indien het verdere gebruik van de handelsnamen tot negatieve effecten voor [gedaagde] leidt. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Dit begrip is in de Overeenkomst niet nader toegelicht. De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan, anders dan [gedaagde] heeft gesteld, niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

4.1.4.    De omstandigheid dat in de Overeenkomst niet nader is omschreven wat in het verband van de beëindiging van het gebruik van de naam [A] onder ‘negatieve effecten’ moet worden verstaan, brengt volgens [gedaagde] mee dat daaronder dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Uit de tekst van de Overeenkomst, die door [gedaagde] is opgesteld zoals tussen partijen niet in geschil is, blijkt dat niet en [gedaagde] heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het de bedoeling van partijen was dat de onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Tegen die stelling van [gedaagde] spreekt bovendien dat in artikel 1 onder B van de Overeenkomst is bepaald dat [gedaagde] het recht tot beëindiging kan uitoefenen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] , welk overleg overigens onweersproken niet heeft plaatsgevonden. Dit komt er immers op neer dat [gedaagde] dat recht niet geheel zelfstandig kon uitoefenen. Volgens [eiseres] kwam het recht tot beëindiging van het gebruik van de naam [A] enkel aan [gedaagde] toe als [eiseres] ernstig met justitie in aanraking zou komen dan wel in staat van faillissement zou geraken. De heer [naam 4] , directeur van [gedaagde] , heeft daaromtrent ter comparitie verklaard dat hij navraag heeft gedaan bij degene die zijdens [gedaagde] bij de totstandkoming van de Overeenkomst waren betrokken, te weten [x] [naam 2] en [x] [A] , en dat deze personen hem hebben gezegd dat de negatieve effecten breder waren dan een faillissement of justitiële contacten, zonder dat aan hem daarbij is aangegeven hoeveel breder. Dat onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren, is kennelijk door genoemde personen niet bevestigd.

Er kan gelet op het voorgaande niet van worden uitgegaan dat met ‘negatieve effecten’ wordt gedoeld op enkel door [gedaagde] als zodanig ervaren effecten.

4.1.5. Voor wat betreft de door [gedaagde] ondervonden negatieve effecten heeft [gedaagde] gewezen op de omstandigheid dat de clientèle van [gedaagde] door de splitsing steeds vaker in verwarring kwam, hetgeen bleek uit verkeerd geadresseerde e-mails en andere correspondentie en overboeking van bedragen naar het rekeningnummer van het verkeerde [B] . Volgens [gedaagde] heeft de verwarring tussen [eiseres] en [gedaagde] een steeds negatiever effect op de dienstverlening door [gedaagde] en belemmert zij de verdere uitbouw van de onderneming van [gedaagde] . [gedaagde] heeft de verkeerd geadresseerde e-mails, correspondentie en overboekingen en de gestelde verwarring niet nader onderbouwd en evenmin heeft zij nader geadstrueerd in hoeverre dit tot negatieve effecten voor [gedaagde] heeft geleid.

Ter comparitie heeft [naam 4] voornoemd verklaard dat [gedaagde] enorme administratieve lasten en ICT-kosten had en dat [gedaagde] inkomsten misloopt als men bij het zoeken op internet naar [gedaagde] bij de onderneming van [eiseres] terecht kan komen, maar ook dit is door haar niet nader geconcretiseerd en onderbouwd.

4.1.6. Bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden ter onderbouwing van het standpunt van [gedaagde] dat zich negatieve effecten als bedoeld in de Overeenkomst voordoen, komt de rechtbank niet toe aan het opdragen van bewijs aan [gedaagde] . Het door [gedaagde] gedane bewijsaanbod wordt gepasseerd.

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 23 december 2015, IEF 15600; eerder als IEFbe 1655 (Capri Sun tegen Tropicalia c.s.)
Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs, Paul Maeyaert, Jeroen Muyldermans, ALTIUS. Vormmerk. België. Uitgebreid gemotiveerd arrest (54 pagina's). In het kort: Bij tegenvordering wordt de nietigverklaring gevorderd. Dit vanwege de gebrekkige visuele voorstelling, de vorm de wezenlijke waarde aan de waar geeft, en noodzakelijk is voor technische uitkomst, gebrek aan onderscheidend vermogen en het stazakje is een gebruikelijke vorm geworden. Visueel zijn merk en teken in onvolmaakte perceptie van het publiek identiek. Deze tegenvordering slaagt niet. De stakingsrechter stelt vast dat de aangevochten stazak in het economisch verkeer inbreuk maakt op het internationale driedimensionele vormmerk in de zin van 2.20.1.a. BVIE en beveelt staking onder verbeurte van een dwangsom van €500 per enkelvoudige inbreuk en per dag met een totaal op 1 miljoen euro.

68. Gezien het ingeroepen merk een vormmerk is (i.e. zonder figuratieve woordelementen) is een fonetische en conceptuele vergelijk niet mogelijk en kan de mate van overeenstemming enkel op het visuele slaan. Visueel zijn merk en teken in onvolmaakte perceptie van het publiek identiek:
1) een zakje bestaande uit reflecterend materiaal (waarop vnl. decoratieve informatie is aangebracht)
2) een rechthoekig taps-toelopende vorm, i.e. smal aan de onderzijde en breed en spits aan de bovenzijde
3) met rechte randen, doch niet zo strak als het vormmerk
4) een hoogte en breedteratio van ongeveer 1.5
5) en een specifiek buikje aan de smallere onderzijde

De stakingsrechter besluit tot een hoge mate van overeenstemming. De door verwerende partijen aangehaalde verschillen (zoals de afgeronde hoekjes of het perforatieputje) zijn niet van aard de identeit te neutraliseren.

69. De dubbele identiteit (identieke waren en identieke vorm) volstaat en de bescherming die het merk biedt, is in zulk geval absoluut, zonder dat verwarringsgevaar moet worden aangetoond. Verwerende partij doet hierdoor afbreuk aan de herkomstfunctie van het vormmerk, evenals aan de reclame-, communicatie-, en investeringsfunctie ervan.

Commentaar:
IEF 15606

Rechtbank Den Haag 23 december 2015, IEF 15598; ECLI:NL:RBDHA:2015:15272 (Ice World tegen Am The Experience Group)
Modellenrecht. Merkenrecht. Auteursrecht. De recthbank is bevoegd om kennis te nemen, omdat het gestelde schadebrengende feit zich in Nederland voordoet. De bevoegdheid is beperkt tot Nederland (ex 83 lid 2 GModVo, 98 lid 2 GMVo en 7 lid 2 EEX-Vo jo Auteurswet). De rechtbank gebiedt gedaagden iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel, het Gemeenschapsmerk en het auteursrecht van Ice World met betrekking tot schaatshulp Bobby, waaronder het gebruik van schaatshulp Belugga, in Nederland te staken en gestaakt te houden;

De rechtbank
3.1. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen onder I en II voor zover de gevorderde geboden zien op handelingen buiten Nederland;

3.2. gebiedt gedaagden ieder om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel van eiseres vermeld in de dagvaarding met betrekking tot schaatshulp Bobby, waaronder het gebruik van schaatshulp Belugga, in Nederland te staken en gestaakt te houden;

3.3. gebiedt gedaagden ieder om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmerk van eiseres vermeld in de dagvaarding met betrekking tot schaatshulp Bobby, waaronder het gebruik van schaatshulp Belugga ter onderscheiding van een ijsbaan, in Nederland te staken en gestaakt te houden;

3.4. gebiedt gedaagden ieder om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van eiseres vermeld in de dagvaarding met betrekking tot schaatshulp Bobby, waaronder het openbaarmaken en verveelvoudigen van schaatshulp Belugga, in Nederland te staken en gestaakt te houden;

3.5. veroordeelt gedaagden ieder afzonderlijk aan eiseres een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de betrokken gedaagde in strijd handelt met het onder 3.2, en/of 3.3, en/of 3.4 genoemde gebod dan wel, naar keuze van eiseres, aan eiseres een dwangsom te betalen van € 250,- per inbreukmakend product met een maximum van € 100.000,-;

3.6. veroordeelt gedaagden in de proceskosten aan de zijde van eiseres, tot op heden begroot op € 1.539,84;

3.7.verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad met uitzondering van het onder 3.1 bepaalde;

3.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Rechtbank Rotterdam 23 december 2015, IEF 15594; ECLI:NL:RBROT:2015:9789 (Marc Inbane tegen Center Tone Consultancy)
Merkenrecht. Merkengemachtigde. Bestuurder van Marc Inbane heeft een aanvraag ingediend bij Center Tone ter registratie van MARC INBANE als gemeenschapsmerk. Voordat Center Tone tot aanvraag is overgegaan wordt het merk gedeponeerd door de concurrent. Marc Ibane stelt dat Center Tone wanprestatie heeft gepleegd en vordert schadevergoeding. Zij stelt dat door onzorgvuldig handelen Center Tone het merk te laat heeft aangevraagd. De rechtbank gaat hier niet in mee. Marc Inbane heeft vanaf het begin van de aanvraag zelf niet op spoed aangedrongen, terwijl Center Tone had laten weten dat de aanvraag 1,5 jaar zou duren. Ook heeft zij niet gereageerd op de email van Center Tone. De vorderingen worden afgewezen.

4.11. De rechtbank constateert dat Marc Inbane vanaf het begin van de aanvraag zelf niet op spoed heeft aangedrongen. [bestuurder] koos niet voor de mogelijkheid van een spoed-procedure en hij reageerde in het geheel niet op de e-mail van 9 mei 2012. Zowel in het “onderwerp” bovenaan de mail als in de mail zelf stond (met gearceerde en onderstreepte letters) duidelijk dat het formulier z.s.m. getekend retour gezonden moest worden en dat Center Tone daarna de procedure van merkenregistratie zou vervolgen. Dat hij deze mail beschouwde als een “commerciële e-mail waarop niet gereageerd behoefde te worden” kan niet worden gevolgd. Uit hetgeen onder 2.6 is vastgesteld volgt dat Center Tone heeft laten weten dat de totale duur van de registratie 1,5 jaar zou bedragen. Gesteld noch gebleken is dat Marc Inbane op enig moment op meer spoed heeft aangedrongen. Het verwijt dat Center Tone te lang stil heeft gezeten acht de rechtbank niet terecht. Ten overvloede wijst de rechtbank nog op de inhoud van het hiervoor aangehaalde artikel 5.2 onder b van de toepasselijke algemene voorwaarden.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU, IEF 15588; C-617/15 (Hummel)
Procesrecht. Bevoegheid. Merkenrecht. Verzoekster is een in Denemarken gevestigde sportartikelenfabrikant en houdster van een internationaal beeldmerk. Zij klaagt verweersters (in VS gevestigde moedermaatschappij Nike Inc en de in Hilversum/NL gevestigde Nike Retail) aan wegens vermeende inbreuk op haar gemeenschapsmerk en vordert staking van de in- en uitvoer, promotie, enz van verweersters producten in de EU, respectievelijk Duitsland. Daarnaast vordert zij verwijdering dan wel vernietiging van eerder geleverde goederen en een schadevergoeding. Nike VS stelt dat de Duitse rechter niet bevoegd is, maar verzoekster meent dat op grond van Vo. 207/2009 de Duitse gerechten bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen. Volgens haar is het in Frankfurt/M gevestigde Nike Deutschland GmbH (Nike D), – een dochter van Nike NL – een ‘vestiging’ van Nike VS in de zin van de Vo. Nike VS betwist dat. De rechter gaat uit van bevoegdheid omdat Nike D een vestiging is van Nike VS in de zin van artikel 97, lid 1, van Vo. 207/2009. Hij wijst verzoeksters vordering echter af. Verzoekster gaat in beroep. Verweerster Nike VS blijft bij onbevoegdheid van de Duitse gerechten.

De verwijzende Duitse rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) gaat voor wat Nike D betreft ervan uit dat zij enkel als tussenpersoon bij uitvoer overeenkomsten fungeert (bijvoorbeeld beheer klantenservice). Zij heeft andere bestuurders dan Nike VS en Nike NL. In vacatures wordt Nike D aangemerkt als ‘DUI vestiging van Nike’. Hoe het begrip ‘vestiging’ in artikel 97, lid 1, van de Vo. 207/2009 moet worden uitgelegd is aar oordeel van de verwijzend rechter nog onvoldoende door het HvJEU verduidelijkt. In arrest C-154/11 heeft het HvJEU criteria opgesteld voor het begrip ‘vestiging’, en of het begrip eerder vanuit formeel oogpunt (hetgeen zelfstandige rechtspersonen zou uitsluiten), dan wel vanuit economisch oogpunt (hetgeen deze onder de concernonderdelen zou scharen) moet worden benaderd. De verwijzende rechter heeft eerder opgemerkt dat een moedermaatschappij haar nationale verkoopmaatschappij bij een uiteindelijk gezamenlijk concernoptreden op de markt op dezelfde wijze gebruikt als een vestiging, ongeacht of de laatste juridisch onafhankelijk is of niet.
Voor zover verzoekster subsidiair enkel een veroordeling vordert voor geheel DUI is de rechtssituatie opgehelderd in het arrest van het HvJEU C-360/12, maar voor het overige legt hij de volgende vraag voor aan het HvJEU:

“Onder welke omstandigheden moet een juridisch zelfstandige, in een lidstaat van de Unie gevestigde kleindochter van een onderneming, die zelf geen zetel heeft in de Unie, worden aangemerkt als „vestiging” van de onderneming in de zin van artikel 97, lid 1, van de [Gemeenschapsmerkenverordening] ?”

Vrz. Rechtbank Midden-Nederland 30 december 2015, IEF 15580; ECLI:NL:RBMNE:2015:9317 (GSK tegen Sandoz)
Uitspraak mede ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals. Kleurmerk. Zowel GSK als Sandoz zijn actief op de markt van ademhalingsmedicatie 'relievers' en preventers voor astma en COPD. Nadat het octrooi van GSK is verlopen brengt Sandoz het product ook op de markt in een paars-getinte verpakking en inhalator. GSK is houdster van eenvoudig paars kleurmerk en combinatie paars-lichtpaars kleurmerk voor de inhalator.Omdat het gebruik van kleuren een gangbare praktijk is bij astma en COPD-geneesmiddelen, dat de kleur blauw veelal wordt gebruikt voor 'reliever' medicatie en dat GSK zelf ook andere kleuren gebruikt om de werking van haar geneesmiddelen van elkaar te onderscheiden (in dosering), is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat inburgering van het kleurmerk heeft plaatsgevonden. Geen slaafse nabootsing. Gebruik kleur geen misleidende mededeling ex art. 6:195 BW. Evenmin oneerlijke handelspraktijk ex art. 6:193b. Kostenveroordeling ex art.1019h Rv.

4.9. Dit onderscheidend vermogen – of het nu intrinsiek (ab initio) is dan wel door inburgering (gebruik) is verkregen – moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de vermoedelijke perceptie ervan door het relevante publiek, te weten de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten. Het gaat in het onderhavige geschil om geneesmiddelen voor astma/COPD, die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Het relevante publiek bij op recept verkrijgbare geneesmiddelen bestaat zowel uit eindverbruikers als uit beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, te weten artsen die het geneesmiddel voorschrijven en apothekers die het voorgeschreven geneesmiddel verkopen2.

4.11. Dat het kleurmerk van GSK van huis uit onderscheidend vermogen heeft, zoals door GSK betoogd, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk geworden. Tussen partijen is niet in geschil dat in de markt van astma en COPD-geneesmiddelen veelvuldig kleuren worden gebruikt door farmaceutische ondernemingen op (de inhalatoren van) hun geneesmiddelen. Het gebruik van diverse kleuren is derhalve een gangbare praktijk in de markt. Weliswaar staat vast dat de kleur paars op het moment van de introductie van Seretide door GSK in de markt niet werd gebruikt, maar dat de kleur paars zo karakteristiek was in een markt waarin kleurgebruik reeds gangbaar was, dat dit de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen, daartoe heeft GSK onvoldoende (gemotiveerd) gesteld. Ook uit de brief van GSK aan het BBIE van 29 juni 2015 met daarin het verzoek om het kleurmerk in te schrijven, gaat GSK vrijwel niet in op het ab initio onderscheidend vermogen van het door haar gedeponeerde kleurmerk (productie 25, dagv).

Slaafse nabootsing
4.23. Met haar stelling dat het verwarringsgevaar van het product Airflusal Forspiro moet worden beoordeeld ten opzichte van de kleur paars (Pantone 2587 C), miskent GSK dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld op basis van de totaalindruk van de beide in het geding zijnde producten. De totaalindruk wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder meer bepaald door de vorm van de beide producten. De Diskus van GSK kenmerkt zich door een ronde vorm terwijl de Airflusal Forspiro meer eivormig is. Ook de kleurstelling is anders; de Diskus bestaat uit twee kleuren paars (r.o. 2.4 en 2.10), waarvan het kleurmerk de overheersende is. De Forspiro bestaat uit één tint paars (Pantone 2573 C) in combinatie met wit. Daarnaast bevatten beide producten een van elkaar qua vorm afwijkende sticker met daarop in duidelijke letters de naam van het product en de naam van de producent. Ook de naam van de producten verschillen van elkaar, evenals de wijze waarop beide inhalatoren werken. Dat Sandoz heeft geprobeerd de Diskus van GSK te imiteren, is niet gebleken. Sandoz heeft voor de Forspiro bijvoorbeeld een award gewonnen voor het innovatieve karakter van het product. Tot slot verschillende ook de verpakkingen waarin beide producten worden verkocht van elkaar qua vormgeving (r.o. 2.4 en 2.7). Het kleurverloop van de kleur paars (van donker naar licht) loopt bij Seretide van rechts naar links en is omgeven door een rand in een afwijkende kleur (rood, groen of paars afhankelijk van de dosering), welke kleur terugkomt in de vermelding van de dosering op de verpakking. Behalve de dosering is de rest van de tekst op de verpakking zwart. Bij Airflusal loopt de kleur paars (van donker naar licht) van onder naar boven en is de naam van het product, alsmede de dosering in het paars (van licht naar donker) geschreven. De wel overeenstemmende aspecten, het gebruik van een paarse kleur en het feit dat ze beiden bestemd zijn voor astma- en/of COPD-medicatie wegen niet op tegen de verschillen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Sandoz voldaan aan haar verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat gevaar voor verwarring ontstaat. Aannemelijk is dat het publiek, ook als zij minder oplettend is, deze verschillen zal opmerken. Ook indien er vanuit wordt gegaan dat Seretide een eigen plaats op de markt heeft gekregen, wat door Sandoz wordt betwist, dient de vordering van GSK te worden afgewezen, omdat voorshands niet aannemelijk is geworden dat Sandoz slaafs heeft nagebootst.

Misleidende mededeling
4.24. Volgens GSK vormt het gebruik door Sandoz Nederland van de kleur paars een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 BW, omdat dit ten onrechte een commerciële band met GSK suggereert en daarnaast ten onrechte wordt gesuggereerd dat Airflusal Forspiro equivalent is aan Seretide qua kwaliteit, indicatie en functie.

4.25. Een van de vragen die in dit verband beantwoord dient te worden, is of het gebruik van een kleur onder het begrip “mededeling” in de zin van artikel 6:194 BW valt. Volgens Sandoz is dit niet het geval en de voorzieningenrechter is het daar mee eens. Bij het enkele gebruik van een kleur wordt immers geen mededeling van enig feit gedaan.8 Van een misleidende mededeling in de zin van voornoemd artikel kan dan ook geen sprake zijn.

Oneerlijke handelspraktijken
4.30. De bijzondere situatie doet zich hier evenwel voor dat het bij uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen niet de patiënt/consument is, die de uiteindelijke beslissing neemt over het product, maar de arts en/of apotheker. Hoewel de patiënt aan de arts en/of apotheker een voorkeur uit kan spreken, is het ook in dat geval de arts en/of apotheker die de beslissing neemt over het te verstrekken product aan de patiënt en niet de patiënt zelf. De arts en/of apotheker zijn evenwel niet als consument aan te merken in de zin van voornoemde bepalingen, zodat de vorderingen van GSK hier reeds stranden. Bovendien kan op grond van de argumenten zoals beschreven in 4.23 evenmin sprake zijn van misleiding of verwarring.

4.31. De vorderingen van GSK zullen derhalve worden afgewezen.

BBIE 26 november 2015, IEF 15567 (De Nachtwacht)
PS: Chiever zal wel een canvas ontvangen als waardering voor de ludieke actie. Beslissing ingezonden door Bas Kist, Chiever. Het Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE heeft geweigerd een afbeelding van de Nachtwacht als merk te registreren. De Nachtwacht zou als merk ‘te ingewikkeld’ zijn. Bovendien zal het niet ‘als merk worden opgevat’, aldus het BBIE in zijn brief van 26 november 2015:

De als merk gedeponeerde afbeelding - een weergave van het beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn (1606-1669) - is te ingewikkeld van aard om als teken in de zin van artikel 2.1. lid 1 BVIE te gelden. Bovendien zal het teken, voor zover het dat zou zijn, niet als merk ter onderscheiding van de herkomst van waren uit een bepaalde onderneming worden opgevat. Het mist derhalve ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11 lid 1 sub a. en b. BVIE [ PS: Als blijk van waardering voor de ludieke actie van uw cliënt, niettegenstaande de onderhavige voorlopige weigering, binnenkort een mooie canvas - uiteraard in neutrale verpakking - tegemoet zien]

Uw merk op canvas
De Nachtwacht is door merkenbureau Chiever gedeponeerd als reactie op de marketing-actie van het BBIE ‘Uw merk op canvas’. Iedereen die tussen september en november 2015 een merk deponeerde, krijgt van het BBIE een schilderij van dat merk cadeau op het moment van registratie. Een merkregistratie van de Nachtwacht zou voor Chiever dus een fraai schilderij van de Nachtwacht opleveren.

Bekend kunstwerk als merk
Echter, dat feest gaat nu voorlopig niet door. Chiever overweegt beroep aan te tekenen tegen de weigering. Niet omdat Chiever zo nodig die merkregistratie
of een schilderijtje wil hebben, maar om een principieel punt te maken: de Nachtwacht is toch in één oogopslag herkenbaar en kan zo een merkfunctie vervullen?