Merkenrecht  

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 30 september 2015, IEF 15339; ECLI:NL:RBMNE:2015:6985 (Hijama-cupping)
Keurmerk. Reclamerecht. Contractenrecht. Eiseres heeft zich in juli 2014 ingeschreven voor een bij gedaagde te volgen cursus tot het worden van zogenoemd Hijama-therapeut. Gedaagde voerde ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op haar website ten onrechte een aantal kwaliteitskeurmerken, namelijk die van AVAR, BVHC, BAH en NVF. Indien een handelaar een kwaliteitslabel aanbrengt zonder daarvoor de vereiste toestemming te hebben, dan is op grond van artikel 6:193g aanhef en onder b BW onder alle omstandigheden sprake van een misleidende handelspraktijk. De overeenkomst is vernietigbaar omdat deze als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk tot stand is gekomen.

4.2. [eiseres] verwijt [gedaagde] dat zij oneerlijke handelspraktijken heeft bedreven door valse keurmerken te voeren, althans onterecht keurmerken te voeren. [eiseres] voert verder aan dat de gevoerde keurmerken voor haar van doorslaggevend belang waren in haar beslissing om de cursus aan te vangen en de overeenkomst met [gedaagde] aan te gaan. [eiseres] zou de cursus naar eigen zeggen niet hebben gevolgd zonder de genoemde keurmerken.

4.3. Het verweer van [gedaagde] dat de keurmerken die zij voerde en voert uitsluitend van toepassing zijn op haar [bedrijf 1] en geen rol spelen met betrekking tot de opleiding in kwestie, wordt verworpen omdat niet ter zake doet of de keurmerken betrekking hebben op de tussen partijen overeengekomen opleiding. Vast staat dat [gedaagde] ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet beschikte over een door AVAR verstrekt keurmerk. Ook staat vast dat [gedaagde] op dat moment niet beschikte over een keurmerk van BAH. Indien een handelaar als [gedaagde] een kwaliteitslabel aanbrengt zonder daarvoor de vereiste toestemming te hebben, dan is op grond van artikel 6:193g aanhef en onder b BW onder alle omstandigheden sprake van een misleidende handelspraktijk. Hieraan doet niet af dat [gedaagde] (inmiddels) na een visitatie een keurmerk van AVAR heeft ontvangen en inmiddels door BAH is erkend als trainer en hiervoor een licentie heeft ontvangen.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Marilyn Monroe mag dan meer dan 50 jaar dood zijn, maar dat betekent nog niet dat je ongestraft een afdruk van haar lippen op een mok of poster kunt afbeelden. Althans dat vinden de nabestaanden van de actrice, die zich verenigd hebben in de Estate of Marilyn Monroe.

MERKRECHTEN
Al jaren strijden zij tegen de verkoop van ongeautoriseerde Monroe-prullaria, of het nu om theemutsen, pennetjes of posters gaat. In de Verenigde is de estate op dit moment in een juridisch gevecht verwikkeld met Avela, een distributeur van Monroe-artikelen. De erven Monroe blijken niet zuinig te zijn met hun claims. Uit een tussenvonnis van de rechtbank in New York van eind september blijkt dat de estate niet alleen stelt dat het merkrechten bezit op de naam en het uiterlijk van Monroe, maar dat zelfs de lipafdruk van de actrice als merk beschermd is.

RIGHT OF PUBLICITY
In eerdere procedures baseerden de erven hun acties niet op deze merkrechten, maar vooral op het zogenaamde right of publicity. Dit is het recht van een beroemdheid om zich te verzetten tegen commercieel gebruik van zijn naam of portret. In bepaalde staten in de VS kunnen ook de nabestaanden zich op deze publicity rights van hun beroemde familielid beroepen.

VERLOREN RECHTSZAAK
Dat de erven dit recht in deze kwestie niet meenemen, heeft vermoedelijk te maken met een in 2012 verloren rechtszaak in Californië, een staat die publicity rights ook voor de erfgenamen van zijn beroemde overleden inwoners erkent. Toen de estate zich in 2012 op Monroe’s publicity rights beriep en aanvoerde dat de actrice ten tijde van haar overlijden in Californië woonde, kwam er plotseling een stuk op tafel waarin dezelfde estate het tegenovergestelde had verklaard: in een poging belasting te ontwijken had de estate eerder gesteld dat Monroe bij haar dood juist niét in Californië woonde. De rechter vertrouwde het zaakje niet en weigerde de estate de publicity rights toe te kennen.

KANSRIJK
In de procedure tegen Avela, die binnenkort van start gaat, moeten de erven het nu dus vooral van hun merkrechten hebben. Dat betekent overigens niet dat zij kansloos zijn, integendeel zelfs. Want juist merkrechten zijn bij uitstek geschikt om ongeautoriseerde merchandising tegen te gaan.

Een iets gewijzigde versie van dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad Erven willen geld voor lipafdruk Monroe NRC 13-10-2015

Charles Gielen, Noot onder HvJ 18 sept 2014 Hauck/Stokke, IEF 15328; eerder in NJ.
Bijdrage ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en RUG. 1. De bescherming van vormen van producten als merk blijft aanleiding geven tot steeds nieuwe rechtspraak. De hier besproken zaak is er weer een mooi voorbeeld van. Het wordt ondernemers die voor vormen van producten merkbescherming willen, niet gemakkelijk gemaakt. Dat komt in de eerste plaats doordat het Europese Hof van oordeel is dat het voor consumenten lastiger is aan de hand van de vorm de herkomst van producten te onderscheiden (zie recent nog HvJ 10 juli 2014, NJ 2015/283, Apple Store met mijn noot en de in dat arrest aangehaalde oudere rechtspraak). Daarom, zo vindt het Hof, kunnen alleen die vormen, die significant afwijken van de norm in de markt als onderscheidend worden gezien en dus merk zijn. Maar als een ondernemer (zoals in dit geval Stokke) erin is geslaagd de rechter ervan te overtuigen dat de vorm van zijn product als merk fungeert, komt de volgende horde.

Bepaald is namelijk (zie art. 3(1)(e) Merkenrichtlijn en in navolging art. 2.1(2) BVIE) dat niet als merk kunnen worden ingeschreven tekens die uitsluitend bestaan uit (i) de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, (ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en (iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Over de betekenis van die uitzonderingen onder Europees recht bestond lange tijd onzekerheid. Onder het Benelux merkenrecht, zoals dat gold vóór de aanpassingen aan de Europese Harmonisatierichtlijn Merkenrecht bestonden die uitzonderingen ook al. Inmiddels heeft het Hof over alle drie uitzonderingen beslist en we weten nu dat de uitleg van die uitzonderingen aanzienlijk beperkter is dan voorheen. De uitzondering onder (iii), technische uitkomst, is door het Hof uitgelegd in de zaken Philips/Remington (HvJ 18 juni 2002, NJ 2003/481) en Lego/Megabrands (HvJ 14 sept. 2010, BIE 2010/94, p. 408). Het hier besproken arrest geeft uitleg aan (i) aard van de waar, en (ii) wezenlijke waarde van de waar.

(...)

10. Gevreesd moet worden dat met name de toepassing van de op zich al onduidelijke uitzondering van de wezenlijke waarde van de waar er niet veel duidelijker op is geworden. Het zal door de vaagheid van de elementen waarmee rekening gehouden moet worden, en de onderlinge samenhang daarvan in de praktijk, leiden tot meer geschillen waar niemand op zich te wachten. Mede gelet op de eveneens niet overtuigende grondslag van deze uitzondering is het de vraag of deze uitzondering maar niet beter kan worden afgeschaft, waarvoor ik elders heb gepleit (zie Hoyng-bundel (2013), p. 178 e.v.; zie ook EIPR 2014, 164). Daar gaf ik ook aan dat het opvallend is dat in het Amerikaanse merkenrecht ten aanzien van een soortgelijke easthetic functionality-doctrine brede kritiek bestaat. Ondanks het voorstel van het Max Planck Instituut aan de Europese Commissie om de uitzondering af te schaffen althans niet toepasselijk te achten wanneer het vormmerk als merk is ingeburgerd, wordt de uitzondering blijkens de laatste en waarschijnlijk definitieve tekst van de voorgesteld herziening van de Merken Verordening en Merken Richtlijn gehandhaafd, en zelfs uitgebreid. In de toekomst zal niet alleen de vorm van de waar die een wezenlijke waarde daaraan geeft, worden uitgesloten, maar ook andere kenmerken van de waar. Kortom: het laatste woord is niet gesproken! Tenslotte: het arrest is ook geannoteerd door A. Kur (GRUR 2014, p. 1099), M.F.J. Haak (BIE 2015/11, p. 65) en J.C.S. Pinckaers (IER 2015/24, p. 176).

Charles Gielen, Noot onder HR 20 februari 2015 Ajax/Lezer, IEF 15327; eerder in NJ; RvdW 2015/345.
Bijdrage ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en RUG. Dit arrest [red. IEF 14684] is gewezen in een geschil over de beschermingsomvang van een aantal beeldmerken van Ajax en mogelijke inbreuk daarop door Lezer vanwege de verkoop van producten waarvan de uitmonstering, aldus Ajax, op die merken lijkt. Volgens Ajax is er sprake van inbreuk omdat er, kort gezegd, gevaar voor verwarring bestaat (art. 2.20 lid 1(b) BVIE) dan wel dat er een verband tussen de inbreukmakende tekens en de merken van Ajax wordt gelegd zodanig dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de bekende Ajax-merken (art. 2.20 lid 1(c) BVIE). Volgens Ajax is er een zodanige gelijkenis tussen haar merken en de aangevallen producten dat er overeenstemming bestaat waardoor verwarringsgevaar omstaat c.q. tot een verband moet worden geconcludeerd. Het Hof Amsterdam oordeelde dat de aangevallen producten geen voldoende gelijkenis vertoonden met de merken van Ajax om tot overeenstemming te concluderen. Dit oordeel wordt door de Hoge Raad (daarin de AG volgend) onderuit gehaald en naar mijn oordeel terecht.

(...)

3. Nu het Hof Amsterdam dus wel enige mate van overeenstemming had aangenomen, had het, rekening houdend met alle andere door Ajax aangevoerde omstandigheden (bekendheid en onderscheidend vermogen van de merken, identiteit van de betrokken waren, etc.), moeten onderzoeken of er verwarringsgevaar is dan wel of er een zodanige overeenstemming is dat er een verband wordt gelegd. Die globale beoordeling bleef achterwege en zal alsnog door het Haagse Hof moeten worden verricht. De feitenrechter kan dus in een geval als dit niet volstaan met de vaststelling dat er onvoldoende of slechts weinig overeenstemming is; hij zal dan alsnog moeten nagaan in hoeverre die geringe mate van overeenstemming kan worden gecompenseerd bijvoorbeeld door een sterk onderscheidend vermogen van het merk, of door de omstandigheid dat de producten identiek zijn.

Rechtbank Den Haag 23 september 2015, IEF 15325; ECLI:NL:RBDHA:2015:12341 (Alpargatas tegen Brands & Concepts)
Uitspraak ingezonden door Jasper Klopper en Sven Klos, Klos Morel Vos & Reeskamp. Gemeenschapsmerk. Alpargatas is houdster van Gemeenschapswoordmerk HAVAIANAS. Brands & Concepts biedt op haar website slippers aan voorzien van het teken Hollandaisas. Met Alpargatas is de rechtbank van oordeel dat HAVAIANAS een sterk onderscheidend vermogen heeft, omdat het geen eigenschap van de waar beschrijft. Er is geen sprake van verwatering of verwording tot gebruikelijke aanduiding. Daarnaast is er sprake van het profiteren van aantrekkingskracht, reputatie en of prestige van het bekende merk door Brands & Concepts omdat beide lettertypes een onregelmatige vormgeving hebben en op dezelfde manier worden weergegeven met een vlag op de slippers. De rechtbank wijkt daarmee af van het niet-bindende oordeel van de rechtbank Midden-Nederland IEF14069. Brands & Concepts maakt inbreuk op het woordmerk. Het is voldoende aannemelijk dat Alpargatas schade heeft geleden.

5.7. Met Alpargatas is de rechtbank van oordeel dat het merk ook een sterk onderscheidend vermogen heeft, nu het niet eigenschappen van de waren, in dit geval kunststof teenslippers, kan beschrijven. Brands & Concepts heeft in een fase van de procedure waarin Alpargatas zich nog op diverse beeld- en vormmerkregistraties beriep- betoogd dat de slippers van Alpargatas en de door haar gestelde beschermde elementen daarvan, een gering onderscheidend vermogen hebben, omdat ten aanzien van die elementen sprake is van verwatering/verwording tot een gebruikelijke aanduiding van de betrokken waar. Voor zover Brands & Concepts daarmee ook heeft bedoeld te stellen dat dit geldt voor het thans aan de orde zijnde woordmerk, wordt zij daarin niet gevolgd. Brands & Concepts heeft ter ondersteuning van haar betoog enkele foto's overgelegd van andere, kennelijk in de handel zijnde teenslippers, maar daaruit volgt geenszins dat Havaianas een generieke aanduiding voor teenslippers is geworden. Ook anderszins ontbreekt hiervoor een onderbouwing.

5.8. Andere omstandigheden die bij de hier te verrichten globale beoordeling een rol spelen, zijn de mate van soortgelijkheid tussen de waren alsmede de wijze waarop merk en teken worden gebruikt en de respectievelijke waren worden aangeboden. Niet in geschil is dat de waren waarvoor Alpargatas zich op haar merkinschrijving beroept identiek zijn aan de waren waarvoor het teken wordt gebruikt (kunststof teenslippers). Voorts is niet in geschil dat Alpargatas voor het woordmerk op deze waren het lettertype van haar beeldmerk gebruikt. Het lettertype dat wordt gebruikt voor het teken Hollandaisas vertoont hiermee gelijkenis, omdat beide lettertypes een onregelmatige vormgeving hebben, gekenmerkt door een dwarsstreep onder een volgende letter (tussen de l en de a, respectievelijke a en n). Verder is onbetwist dat op het meest succesvolle/bekende model van de slippers van Alpargatas, naast het woordmerk een afbeelding van een Braziliaanse vlag in een lijn met de letters op een van de bandjes is geplaatst en dat Brands & Concepts dit op een vergelijkbare wijze met een Nederlandse vlag heeft gedaan, zoals de omstandigheden, in het licht van de overeenstemming tussen merk en teken en de bekendheid en onderscheidende kracht van het merk, leiden de rechtbank bij een globale beoordeling niet alleen tot de conclusie dat het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken, maar ook dat Brands & Concepts in het kielzog van het woordmerk probeert te varen om te profiteren van aantrekkingskracht, reputatie en/of prestige van het bekende merk en om te profiteren van de inspanningen die Alpargatas als marktleider heeft geleverd om het imago van het merk te creëren en te onderhouden. Brands & Concepts maakt op die wijze inbreuk op het woordmerk HAVAIANAS ingevolge art. 9 lid 1 sub c GMVo. De enkele stelling van Brands & Concepts dat zij niet de intentie heeft om aan te haken bij de bekendheid van het woordmerk van Alpargatas, kan in het licht van voornoemde feiten en omstandigheden aan deze conclusie niet afdoen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Op andere blogs:
Novagraaf

Rechtbank Den Haag 30 september 2015, IEF 15308; ECLI:NL:RBDHA:2015:11227 (Bacardi tegen B&S)
Bevoegdheidsincident; art. 6 EEX-Vo; gerecht van de woonplaats. B&S wordt verweten dat zij door middel van hun betrokkenheid bij de Ierse vennootschappen de inbreuken op de BACARDI-merken hebben gefaciliteerd. Bacardi meent daarnaast B&S als bestuurders en feitelijk beleidsbepalers van de B&S-groep hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de inbreuk op de BACARDI-Gemeenschapsmerken door de Nederlandse mede-gedaagden door deze inbreuk te bewerkstelligen, althans niet te voorkomen. In zoverre geldt voor B&S evenzeer dat bevoegdheid om van de vorderingen kennis te nemen gebaseerd kan worden op artikel 6 lid 1 EEX-Vo (oud).

4.2.
De bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse gedaagden zou bestaan op grond van artikel 6 lid 1 van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, verder: EEX-Vo (oud)2 juncto de artikelen 96 en 97 lid 1 GMVo dan wel op grond van de artikelen 96 juncto 97 lid 5 GMVo. Bacardi c.s. beroept zich voorts op toepasselijkheid van (uitsluitend) de artikelen 6 lid 1 en 5 lid 3 EEX-Vo (oud) voor het geval moet worden geoordeeld dat de tegen de buitenlandse gedaagden ingestelde vorderingen niet zijn aan te merken als vorderingen betreffende inbreuk.


5.3.
De tegen [D] c.s. ingestelde vorderingen zien niet op inbreuk op Gemeenschapsmerken door [D] c.s. zelf maar op het onrechtmatige faciliteren van de inbreuk door de vennootschappen. Bacardi c.s. vordert tegen hen dan ook geen inbreukverbod, maar een gebod om zorg te dragen dat de vennootschappen hun inbreuk staken. Dit is geen vordering als bedoeld in artikel 96 GMVo. Artikel 97 lid 5 GMVo (alsmede artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken, tekeningen en modellen) voor wat betreft vordering (ii)) mist daarom toepassing. De internationale bevoegdheid dient dan ook te worden vastgesteld aan de hand van de EEX-Vo (oud).

5.7.
[D] c.s. wordt in het bijzonder verweten dat zij door middel van hun betrokkenheid bij de Ierse vennootschappen de inbreuken op de BACARDI-merken hebben gefaciliteerd.3 Bacardi c.s. meent daarnaast kennelijk echter dat [D] c.s. als bestuurders en feitelijk beleidsbepalers van de B&S groep naast [A] , [B] en [C] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor onder meer de inbreuk op de BACARDI-Gemeenschapsmerken door de Nederlandse mede-gedaagden door deze inbreuk te bewerkstelligen, althans niet te voorkomen.4 In zoverre geldt voor [D] c.s. evenzeer dat bevoegdheid om van de vorderingen kennis te nemen gebaseerd kan worden op artikel 6 lid 1 EEX-Vo (oud). Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere stellingen geldt echter dat deze rechtbank niet is aan te merken als het gerecht van de woonplaats van een van de mede-gedaagden, zodat artikel 6 lid 1 EEX-Vo (oud) niet van toepassing is.

5.12.
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de rechtbank onbevoegd is kennis te nemen van de vorderingen jegens [D] c.s., behoudens voor zover zij aansprakelijk worden gehouden voor inbreuk door de Nederlandse mede-gedaagden op de BACARDI-Gemeenschapsmerken, en dat de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen jegens [B] en [C] .

HR 2 oktober 2015, IEF 15306; ECLI:NL:HR:2015:2908 (Blankhout reinigers)
Contractsovername merklicentie, akte-vereiste van art. 6:159 BW. Eiser is houder van het beeldmerk Blankhout Houtreinigers. In 1999 is A met betrekking tot dat merk een licentieovereenkomst aangegaan met de vennootschap onder firma B, die een koopovereenkomst met verweerder aangaat voor al haar activiteiten en genoemde activa. De licentieovereenkomst is niet op de voet van artikel 6: 159 BW overgedragen aan de appellanten, zodat deze ook niet een daarin bedongen boete hebben verbeurd. HR doet de zaak af conform artikel 81 RO.

Uit de conclusie PG: 2.5

2.5. Dat kan ook zo nog worden verduidelijkt. Het hof heeft zijn oordeel hierop gegrond, dat de licentieovereenkomst niet in de akte wordt genoemd, deze ook niet als bijlage bij die akte zat gevoegd en er geen lijst van activa is opgemaakt volgens art. 2 lid 2 van de koopovereenkomst, zodat [verweerder 1] niet behoefde te begrijpen dat de licentieovereenkomst aan hem werd overgedragen. Dat lijkt mij zeer begrijpelijk. Volgens het onderdeel is dit onbegrijpelijk omdat [B] en [verweerder 1] juist de bedoeling hadden dat de licentieovereenkomst werd overgedragen, welke gemeenschappelijke partijbedoeling zou moeten prevaleren boven de door het hof genoemde omstandigheden. Op zich is juist dat indien de bedoelingen van partijen met elkaar in overeenstemming zijn, een overeenkomst als door hen bedoeld niet wordt verhinderd doordat partijen bij het aan elkaar kenbaar maken van hun wil dezelfde onjuiste formulering gebruiken3. Maar het onderdeel ziet over het hoofd dat het hof niet heeft vastgesteld dat van een dergelijke gemeenschappelijke partijbedoeling sprake is (de betreffende stellingname van [eiser] is daarmee door het hof verworpen4). Dat gegeven kan in cassatie dus niet als uitgangspunt gelden. De motiveringsklacht van het onderdeel stuit daarop af. Hetzelfde lot treft de voortbouwende klacht over het oordeel van het hof ten aanzien van art. 6:159 BW. Onderdeel 2 is tevergeefs voorgesteld.

2.9
Ook inhoudelijk treft het onderdeel geen doel.

Gerecht EU 30 september 2015, IEF 15291; ECLI:EU:T:2015:738; T-364/13 (Lacoste - Kajman)
Met samenvatting van Bas Kist of Volkert Teding van Berkhout, Chiever. Merkenrecht. Kledingmerk Lacoste is met succes opgetreden tegen de Europese registratie van een logo van een krokodil door een Pools kledingbedrijf. Op 30 september bepaalde het Europese Gerecht dat het blauwe logo van Kajman niet geregistreerd kan worden omdat het inbreuk maakt op het krokodillenmerk van Lacoste.

Grote bekendheid
Ondanks het feit dat er volgens het Gerecht grote verschillen tussen beide logo’s bestaan – in visueel opzicht is er nauwelijks gelijkenis – meent het Gerecht toch dat er gevaar voor verwarring bestaat. Hierbij speelt de grote bekendheid van het Lacoste merk een belangrijke rol. Door de begripsmatige overeenstemming – het gaat in beide gevallen om een krokodil – zou het publiek kunnen denken dat de merken iets met elkaar te maken hebben, aldus het Gerecht.

Commentaar Chiever
Het is terecht dat bekende merken een ruime bescherming krijgen tegen aanhakers. En niemand zal betwisten dat de Lacoste-krokodil een wereldbekend merk is. Echter, de grote visuele verschillen tussen deze merken – een blauwe krokodil in een volstrekt afwijkende vormgeving en met zijn staart naar beneden – hadden hier naar onze mening toch de doorslag moeten geven. Zou er nu werkelijk iémand in verwarring kunnen raken?

Hof Den Haag 29 september 2015, IEF 15289; ECLI:NL:GHDHA:2015:2616 (Pacogi tegen Balenciaga)
Merkenrecht. Beschikking. Pacogi heeft een Benelux-depot voor woord/beeldmerk ingediend. Balenciaga stelt oppositie in op baiss van haar gemeenschapswoord- en beeldmerken. Het BBIE wijst de oppositie toe. De grote letters van het woordelement BALENGIANNI is dominerend, de lettercombinatie heeft nauwelijks zeggingskracht. Er is verwarringsgevaar vanwege de mate van overeenstemming tussen het teken en de merken, de gelijkheid tussen de betrokken waren alsmede het onderscheidend vermogen van de merken. Beroep wordt afgewezen.

9. Dat oordeel van het BBIE is, naar het oordeel van het hof, ook juist. In het teken is het woordelement ‘Balengianni’ centraal en in grote letters weergegeven; dit springt het meest in het oog en is aan te merken als het dominerende element in het teken. Het element ‘fragrances’ is daaraan ondergeschikt en in kleine letters weergegeven; het is bovendien beschrijvend. In het figuratieve element valt een B te ontwaren. De gespiegelde G ter linkerzijde van deze B is nauwelijks als zodanig te herkennen voor de gemiddelde consument. Dat geldt ook voor de F die zich daartussenin bevindt; dit element van in elkaar gevlochten letters is daarom naar het oordeel moeilijk als lettercombinatie te herkennen, althans twee van de drie letters zijn moeilijk te ontcijferen. Dit element heeft daarom als lettercombinatie nauwelijks zeggingskracht. Naar het oordeel van het hof is het aan te merken als een ondergeschikt element. Al met al wordt de totaalindruk van het teken met name bepaald door zijn dominerende element, het woordelement ‘Balengianni’.

21. Bij de auditieve vergelijking tussen BALENCIAGA en BALENGIANNI komt het naar het oordeel van het hof met name aan op het eerste deel, BAA-LÈN, welke twee lettergrepen identiek zijn en identiek worden uitgesproken. Aangenomen moet immers worden dat het eerste deel meer aandacht krijgt van het relevante publiek. Daar komt bij dat de woorden BALENCIAGA en BALENGIANNI tamelijk complex zijn waarbij het relevante publiek het eerste deel BALEN zal kunnen uitspreken en onthouden, doch veelal zal afhaken bij de resterende delen CIAGA respectievelijk GIANNI, ongeacht hoe (in welke taal) die woorddelen worden uitgesproken. Tezamen genomen is er naar het oordeel van het hof derhalve (in ruime mate) gelijkenis in auditief opzicht.

23. Tezamen genomen is er dus zowel in auditief als in visueel opzicht (in ruime mate) sprake van gelijkenis tussen het bestreden teken en de merken 2 en 3, terwijl begripsmatige gelijkenis niet aan de orde is. Dat betekent dat het bestreden teken en de merken 2 en 3 overeenstemmen. Grief II treft dus geen doel.

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2015, IEF 15284; ECLI:NL:GHARL:2015:5860 (Bihol tegen Qualiphar)
Merkenrecht. Bihol en Qualiphar zijn ondernemingen die zich bezighouden met de ontwikkeling, productie en verkoop van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsmiddelen. Bihol stelt dat Qualiphar in strijd met de overeenkomst producten met de merken BIOROPA en OSTRIN buiten de Benelux aanbiedt en de merken in Frankrijk, Turkijke en Cyprus heeft geregistreerd. De rechtbank wees de vorderingen af. Het beroep van Bihol is zonder succes. Qualiphar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de wederverkoop van haar contractproducten door afnemers buiten de Benelux en op internet. Daarnaast zijn Qualiphar en Gifrer afzonderlijke vennootschappen en kan niet worden aangetoond dat Gifrer contractproducten van Qualiphar verkoopt of dat Qualiphar producten op haar website aanbiedt. De grieven falen.

3.11. Het hof overweegt hierover als volgt. Uit de in redelijkheid niet mis te verstane bewoordingen van artikel 1 sub b van de overeenkomst volgt naar het oordeel van het hof dat alleen de verkoop van contractenproducten door Qualiphar buiten de Benelux is verboden. De considerans noch artikel 1 sub b van de overeenkomst biedt steun voor de stelling van Bihol dat het verbod in artikel 1 sub b van de overeenkomst ook geldt voor de afnemers van Qualiphar en dat Qualiphar op grond van de overeenkomst was gehouden haar afnemers in de Benelux beperkingen op te leggen ter zake de verdere verkoop van die rechtmatig in het verkeer gebrachte producten buiten de Benelux, zoals Bihol in haar memorie van grieven ingang wenst te doen vinden. Steun voor die stelling is evenmin te vinden in artikel 8 van de overeenkomst. In artikel 8 is overeengekomen dat Bihol zich binnen de Benelux van elke mededinging in verband met de producten dient te houden. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat dit - voor de verkoper van een activiteit doorgaans niet ongebruikelijke - concurrentiebeding op gelijke wijze dient te gelden voor Qualiphar, de koper van die activiteit. Door Bihol zijn geen feiten of omstandigheden aangedragen die erop duiden dat partijen, ondanks ontbrekende bewoordingen in de overeenkomst, desalniettemin de bedoeling hadden ook de verkoop van de contractproducten door de afnemers van Qualiphar buiten de Benelux te beperken. Op grond van de overeenkomst kan Qualiphar dus niet aansprakelijk worden gehouden voor de wederverkoop van haar contractproducten door haar afnemers buiten de Benelux, en dus ook niet, zoals door Qualiphar terecht is aangevoerd, voor de verkoop van haar contractproducten door haar afnemers op het internet, waaronder de door Bihol in grief II genoemde webshop van Newpharma.

3.14. Het hof stelt vast dat uit de overgelegde export catalogus niet blijkt dat Qualiphar en Gifrer zijn gefuseerd. Uit de catalogus blijkt, zoals Qualiphar ook stelt, dat het om twee afzonderlijke vennootschappen gaat. Om die reden faalt het betoog van Bihol. Dat de directie van Qualiphar en het management van Gifrer uit dezelfde personen bestaat is onvoldoende om van een fusie te kunnen spreken. Wel is die omstandigheid reden om twijfels te plaatsen bij de stelling van Qualiphar dat sprake is van "geheel onafhankelijk van elkaar opereren". Die twijfel alleen kan Bihol echter niet baten nu zij geen andere juridische grondslag voor haar betoog meer heeft aangevoerd. In dit kader is van belang dat de in de grieven besloten liggende stelling van Bihol dat Qualiphar en Gifrer moeten worden vereenzelvigd, niet behoeft te worden besproken omdat Bihol in haar memorie van repliek in reactie op de memorie van antwoord van Qualiphar heeft opgemerkt dat zij zich niet op vereenzelviging heeft willen beroepen.

3.18. Het hof overweegt hierover als volgt.Tussen partijen is niet in geschil dat OSTRIN Q10 tabletten als contractproducten moeten worden aangemerkt en dat de verkoop en de levering daarvan door Qualiphar aan Gifrer als een schending van het verbod in artikel 1 sub b van de overeenkomst moet worden beschouwd. Voor haar stelling dat Gifrer de producten in Duitsland en de Verenigde Staten heeft verkocht, heeft Bihol geen relevante feiten en omstandigheden gesteld, zodat aan die stelling wordt voorbijgegaan. Voor zover op grond van de perspublicatie op masculine.com al aangenomen zou kunnen worden dat Gifrer OSTRIN Q10 tabletten in Frankrijk zou hebben verkocht, hetgeen door Qualiphar wordt bestreden, dan volgt daaruit nog niet dat die tabletten van Qualiphar afkomstig zijn. De enkele omstandigheid dat de verpakkingen van Gifrer en Qualiphar in belangrijke mate overeenstemmen is daartoe onvoldoende. Verder is van belang dat Bihol niet heeft weersproken dat Gifrer en Qualiphar in hun export catalogus geen contractproducten aanbieden.

3.22. Het hof overweegt hierover als volgt. De door Bihol (in eerste aanleg) overgelegde kopie van de schermafdruk van de website van Qualiphar bevat slechts een opsomming van de producten van Qualiphar, waaronder OSTRIN Q10. Uit de overgelegde schermafdruk van de website blijkt niet dat Qualiphar de tabletten op haar website te koop aanbiedt. Door Bihol zijn geen andere feiten en/of omstandigheden aangevoerd die haar stelling ondersteunen, zodat het hof, mede gelet op de betwisting ervan, aan die stelling voorbijgaat, nog daargelaten dat niet is komen vast te staan dat de website van Qualiphar ook op landen buiten de Benelux was gericht, zoals Bihol stelt en Qualiphar onderbouwd bestrijdt.

3.24. Het laatste geschilpunt (grief IV) stelt de vraag aan de orde of de registratie van het merk OSTRIN door Qualiphar in Cyprus, Frankrijk en Egypte als gebruik daarvan buiten de Benelux dient te worden beschouwd als bedoeld in artikel 1 sub b van de overeenkomst. De rechtbank heeft die vraag bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing daarvan door Bihol ontkennend beantwoord. Ook in hoger beroep onderbouwt Bihol haar stelling niet, zodat ook het hof daaraan voorbij zal gegaan. Grief IV faalt eveneens.

3.25. Naar het oordeel van het hof heeft Bihol dus ook in hoger beroep onvoldoende onderbouwd dat Qualiphar contractproducten aan Gifrer heeft geleverd. Aan het algemene bewijsaanbod van Bihol in randnummer 14 van de memorie van grieven gaat het hof voorbij omdat het onvoldoende is gespecificeerd en ook niet ter zake dienend.