Merkenrecht  

Hof Den Haag 29 september 2015, IEF 15289; ECLI:NL:GHDHA:2015:2616 (Pacogi tegen Balenciaga)
Merkenrecht. Beschikking. Pacogi heeft een Benelux-depot voor woord/beeldmerk ingediend. Balenciaga stelt oppositie in op baiss van haar gemeenschapswoord- en beeldmerken. Het BBIE wijst de oppositie toe. De grote letters van het woordelement BALENGIANNI is dominerend, de lettercombinatie heeft nauwelijks zeggingskracht. Er is verwarringsgevaar vanwege de mate van overeenstemming tussen het teken en de merken, de gelijkheid tussen de betrokken waren alsmede het onderscheidend vermogen van de merken. Beroep wordt afgewezen.

9. Dat oordeel van het BBIE is, naar het oordeel van het hof, ook juist. In het teken is het woordelement ‘Balengianni’ centraal en in grote letters weergegeven; dit springt het meest in het oog en is aan te merken als het dominerende element in het teken. Het element ‘fragrances’ is daaraan ondergeschikt en in kleine letters weergegeven; het is bovendien beschrijvend. In het figuratieve element valt een B te ontwaren. De gespiegelde G ter linkerzijde van deze B is nauwelijks als zodanig te herkennen voor de gemiddelde consument. Dat geldt ook voor de F die zich daartussenin bevindt; dit element van in elkaar gevlochten letters is daarom naar het oordeel moeilijk als lettercombinatie te herkennen, althans twee van de drie letters zijn moeilijk te ontcijferen. Dit element heeft daarom als lettercombinatie nauwelijks zeggingskracht. Naar het oordeel van het hof is het aan te merken als een ondergeschikt element. Al met al wordt de totaalindruk van het teken met name bepaald door zijn dominerende element, het woordelement ‘Balengianni’.

21. Bij de auditieve vergelijking tussen BALENCIAGA en BALENGIANNI komt het naar het oordeel van het hof met name aan op het eerste deel, BAA-LÈN, welke twee lettergrepen identiek zijn en identiek worden uitgesproken. Aangenomen moet immers worden dat het eerste deel meer aandacht krijgt van het relevante publiek. Daar komt bij dat de woorden BALENCIAGA en BALENGIANNI tamelijk complex zijn waarbij het relevante publiek het eerste deel BALEN zal kunnen uitspreken en onthouden, doch veelal zal afhaken bij de resterende delen CIAGA respectievelijk GIANNI, ongeacht hoe (in welke taal) die woorddelen worden uitgesproken. Tezamen genomen is er naar het oordeel van het hof derhalve (in ruime mate) gelijkenis in auditief opzicht.

23. Tezamen genomen is er dus zowel in auditief als in visueel opzicht (in ruime mate) sprake van gelijkenis tussen het bestreden teken en de merken 2 en 3, terwijl begripsmatige gelijkenis niet aan de orde is. Dat betekent dat het bestreden teken en de merken 2 en 3 overeenstemmen. Grief II treft dus geen doel.

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2015, IEF 15284; ECLI:NL:GHARL:2015:5860 (Bihol tegen Qualiphar)
Merkenrecht. Bihol en Qualiphar zijn ondernemingen die zich bezighouden met de ontwikkeling, productie en verkoop van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsmiddelen. Bihol stelt dat Qualiphar in strijd met de overeenkomst producten met de merken BIOROPA en OSTRIN buiten de Benelux aanbiedt en de merken in Frankrijk, Turkijke en Cyprus heeft geregistreerd. De rechtbank wees de vorderingen af. Het beroep van Bihol is zonder succes. Qualiphar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de wederverkoop van haar contractproducten door afnemers buiten de Benelux en op internet. Daarnaast zijn Qualiphar en Gifrer afzonderlijke vennootschappen en kan niet worden aangetoond dat Gifrer contractproducten van Qualiphar verkoopt of dat Qualiphar producten op haar website aanbiedt. De grieven falen.

3.11. Het hof overweegt hierover als volgt. Uit de in redelijkheid niet mis te verstane bewoordingen van artikel 1 sub b van de overeenkomst volgt naar het oordeel van het hof dat alleen de verkoop van contractenproducten door Qualiphar buiten de Benelux is verboden. De considerans noch artikel 1 sub b van de overeenkomst biedt steun voor de stelling van Bihol dat het verbod in artikel 1 sub b van de overeenkomst ook geldt voor de afnemers van Qualiphar en dat Qualiphar op grond van de overeenkomst was gehouden haar afnemers in de Benelux beperkingen op te leggen ter zake de verdere verkoop van die rechtmatig in het verkeer gebrachte producten buiten de Benelux, zoals Bihol in haar memorie van grieven ingang wenst te doen vinden. Steun voor die stelling is evenmin te vinden in artikel 8 van de overeenkomst. In artikel 8 is overeengekomen dat Bihol zich binnen de Benelux van elke mededinging in verband met de producten dient te houden. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat dit - voor de verkoper van een activiteit doorgaans niet ongebruikelijke - concurrentiebeding op gelijke wijze dient te gelden voor Qualiphar, de koper van die activiteit. Door Bihol zijn geen feiten of omstandigheden aangedragen die erop duiden dat partijen, ondanks ontbrekende bewoordingen in de overeenkomst, desalniettemin de bedoeling hadden ook de verkoop van de contractproducten door de afnemers van Qualiphar buiten de Benelux te beperken. Op grond van de overeenkomst kan Qualiphar dus niet aansprakelijk worden gehouden voor de wederverkoop van haar contractproducten door haar afnemers buiten de Benelux, en dus ook niet, zoals door Qualiphar terecht is aangevoerd, voor de verkoop van haar contractproducten door haar afnemers op het internet, waaronder de door Bihol in grief II genoemde webshop van Newpharma.

3.14. Het hof stelt vast dat uit de overgelegde export catalogus niet blijkt dat Qualiphar en Gifrer zijn gefuseerd. Uit de catalogus blijkt, zoals Qualiphar ook stelt, dat het om twee afzonderlijke vennootschappen gaat. Om die reden faalt het betoog van Bihol. Dat de directie van Qualiphar en het management van Gifrer uit dezelfde personen bestaat is onvoldoende om van een fusie te kunnen spreken. Wel is die omstandigheid reden om twijfels te plaatsen bij de stelling van Qualiphar dat sprake is van "geheel onafhankelijk van elkaar opereren". Die twijfel alleen kan Bihol echter niet baten nu zij geen andere juridische grondslag voor haar betoog meer heeft aangevoerd. In dit kader is van belang dat de in de grieven besloten liggende stelling van Bihol dat Qualiphar en Gifrer moeten worden vereenzelvigd, niet behoeft te worden besproken omdat Bihol in haar memorie van repliek in reactie op de memorie van antwoord van Qualiphar heeft opgemerkt dat zij zich niet op vereenzelviging heeft willen beroepen.

3.18. Het hof overweegt hierover als volgt.Tussen partijen is niet in geschil dat OSTRIN Q10 tabletten als contractproducten moeten worden aangemerkt en dat de verkoop en de levering daarvan door Qualiphar aan Gifrer als een schending van het verbod in artikel 1 sub b van de overeenkomst moet worden beschouwd. Voor haar stelling dat Gifrer de producten in Duitsland en de Verenigde Staten heeft verkocht, heeft Bihol geen relevante feiten en omstandigheden gesteld, zodat aan die stelling wordt voorbijgegaan. Voor zover op grond van de perspublicatie op masculine.com al aangenomen zou kunnen worden dat Gifrer OSTRIN Q10 tabletten in Frankrijk zou hebben verkocht, hetgeen door Qualiphar wordt bestreden, dan volgt daaruit nog niet dat die tabletten van Qualiphar afkomstig zijn. De enkele omstandigheid dat de verpakkingen van Gifrer en Qualiphar in belangrijke mate overeenstemmen is daartoe onvoldoende. Verder is van belang dat Bihol niet heeft weersproken dat Gifrer en Qualiphar in hun export catalogus geen contractproducten aanbieden.

3.22. Het hof overweegt hierover als volgt. De door Bihol (in eerste aanleg) overgelegde kopie van de schermafdruk van de website van Qualiphar bevat slechts een opsomming van de producten van Qualiphar, waaronder OSTRIN Q10. Uit de overgelegde schermafdruk van de website blijkt niet dat Qualiphar de tabletten op haar website te koop aanbiedt. Door Bihol zijn geen andere feiten en/of omstandigheden aangevoerd die haar stelling ondersteunen, zodat het hof, mede gelet op de betwisting ervan, aan die stelling voorbijgaat, nog daargelaten dat niet is komen vast te staan dat de website van Qualiphar ook op landen buiten de Benelux was gericht, zoals Bihol stelt en Qualiphar onderbouwd bestrijdt.

3.24. Het laatste geschilpunt (grief IV) stelt de vraag aan de orde of de registratie van het merk OSTRIN door Qualiphar in Cyprus, Frankrijk en Egypte als gebruik daarvan buiten de Benelux dient te worden beschouwd als bedoeld in artikel 1 sub b van de overeenkomst. De rechtbank heeft die vraag bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing daarvan door Bihol ontkennend beantwoord. Ook in hoger beroep onderbouwt Bihol haar stelling niet, zodat ook het hof daaraan voorbij zal gegaan. Grief IV faalt eveneens.

3.25. Naar het oordeel van het hof heeft Bihol dus ook in hoger beroep onvoldoende onderbouwd dat Qualiphar contractproducten aan Gifrer heeft geleverd. Aan het algemene bewijsaanbod van Bihol in randnummer 14 van de memorie van grieven gaat het hof voorbij omdat het onvoldoende is gespecificeerd en ook niet ter zake dienend.

Bijdrage ingezonden door Antoon Quaedvlieg, Klos Morel Vos & Reeskamp. Lang hebben vormmerken voor hun bestaansrecht een uitputtingsslag moeten leveren tegen onwil van het Luxemburgse Hof, dat merkbescherming voor deze categorie kennelijk niet erg zag zitten. Maar nu is er een uitspraak die goede uitgangspunten kan scheppen voor althans één icoontje onder de 3D-merken, het KitKat ‘viervingermerk’.

Als bekend zijn vormen van waren van merkbescherming uitgesloten als ze uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen of die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

De examiner van het Britse merkenbureau vond drie wezenlijke kenmerken in de vorm van de Kitkat, maar hij achtte daarop verschillende uitsluitingen van toepassing. Op de rechthoekige tabletvorm paste hij de uitsluiting van de aard van de waar toe. Technisch bepaald daarentegen achtte hij de uitsparingen in de lengterichting van het tablet en het aantal van die uitsparingen.

Het Hof van Justitie herhaalt de uitspraak van het Hauck-arrest (C-205/13): een vorm is alleen uitgesloten van bescherming als één enkele weigeringsgrond volledig van toepassing is op het teken (rov. 47). Bescherming mag daarentegen niet ontzegd worden op grond van een ‘optelling’ van verschillende gronden. Dat vestigt een gunstig uitgangspunt voor het KitKat vormmerk: op grond van de feiten zoals die in Engeland zijn vastgesteld valt het buiten de uitsluitingsgronden.

Een nog mooiere steun voor Kitkat, die echter ook voor andere vormmerken betekenis heeft, is dat het Hof bevestigt dat alleen die vorm technisch noodzakelijk is, die bepaalt hoe de betrokken waar functioneert (en dus oorzaak is van een technisch effect). Een vorm die slechts het gevolg is van de (technische) wijze waarop de waar wordt vervaardigd, en geen betekenis heeft voor de functie ervan, is dus niet uitgesloten van bescherming (rov. 57).

Opluchting: er komt evenmin een ‘reliance’-eis voor merken. De Britse rechter had het graag gewild. Hij vroeg of enkel nodig was dat de betrokken kringen het teken herkenden en associeerden met de waren en de aanvrager identificeerden als de herkomst daarvan, dan wel dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen ‘afging’ op (“relied on”) het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren. In de Britse rechtspraak werpt de ‘reliance’-eis een hoge barrière op tegen (vorm-)merkbescherming¹.

Het Hof gaat uit van de situatie dat het merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt hetzij als deel van een ander ingeschreven merk, hetzij in samenhang daarmee. Het oordeelt dat de merkaanvrager dan moet bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Geen woord over ‘reliance’. Die Britse toets wordt uit het Europese merkenrecht gehouden.
Maar ook ten aanzien van de ‘andere aanwezige merken’ komt het Hof met een andere formule. De Britse rechter vroeg ook of de betrokken kringen moesten afgaan op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren. Die formule kan ten onrechte de indruk wekken, dat het teken als enige moet onderscheiden. Het Hof maakt er nu van: “de merkaanvrager moet bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.”

In de formulering van het Hof verschijnt echter weer een nieuwe ongerijmdheid: wanneer de waar of dienst uitsluitend wordt aangeduid met ‘dit merk’ kunnen er toch geen ‘eventuele andere aanwezige merken’ zijn? Maar dat blijkt een makke van de Nederlandse vertaling. De originele Franse versie spreekt van: “cette seule marque, par opposition à toute autre marque² » Het Hof bedoelt dus slechts dat het ingeschreven merk alléén (cette seule marque), los van³ eventuele andere aanwezige merken, (zelfstandig) in staat moet zijn de herkomst van de waar te identificeren.

Antoon Quaedvlieg

1 Dat moet althans worden aangenomen, maar het blijft vaag wat ‘reliance’ nu precies behelst. Ik verwijs naar de uitspraak van de verwijzende rechter (High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, 17 januari 2014, [2014] EWHC 16 (Ch), rov. 46, 47: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2014/16.html. Eenduidig uitsluitsel vind ik echter ook daar niet, zodat er hier niet verder over wordt gespeculeerd.
2 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que, afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque ayant acquis un caractère distinctif après l’usage qui en est fait au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée.
3 ‘par opposition à’ wordt hier dus gebruikt in de betekenis van ‘tegenover’: het merk alléén, als beschouwd tegenover alle andere merken die eventueel aanwezig zijn.

Gerecht EU 25 september 2015, IEF 15278; ECLI:EU:T:2015:701; T-209/14 (achthoekige groene lijst)
Merkenrecht. Carsten Bopp heeft een gemeenschapsmerkaanvraag gedaan. Ook volgens de kamer van beroep is de achthoekige vorm een eenvoudige geometrische vorm, gebruikelijk voor etiketten. De kamer van beroep merkte op dat verzoekster het teken zelf in de beschrijving als een "kader" van andere items noemde. Het beroep wordt verworpen.

Rechtbank Den Haag 23 september 2015, IEF15275 (Piloxing tegen Californian)
Incident. Merkenrecht. Piloxing vordert staking inbreuk op Gemeenschapswoordmerk PILOXING. Aangezien Piloxing geen woonplaats of verblijfplaats in Nederland heeft, doet zij een beroep op artikel V en het protocol bij het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen Nederland en de VS, zodat zij is vrijgesteld van de zekerheid die ex 224 lid 1 Rv dient te worden gesteld voor de proceskosten.

Zekerheidstelling
4.2. Piloxing c.s. heeft geen woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland, zodat zij ex artikel 224 lid 1 Rv in beginsel zekerheid dient te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij kan worden veroordeeld. Er bestaat op grond van artikel 224 lid 2 sub a Rv echter geen verplichting tot het stellen van zekerheid indien dit voortvloeit uit een verdrag.

4.3. Piloxing c.s. heeft een beroep gedaan op het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart (Tractatenblad 1956, 40) tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, meer specifiek artikel V lid 1 van dit verdrag in verbinding met artikel 5 van het bij het verdrag behorend Protocol. Zoals Piloxing c.s. terecht aanvoert, vloeit uit deze verdragsbepalingen voort dat onderdanen en vennootschappen van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland vrijgesteld zullen zijn van het storten van een waarborgsom voor proceskosten. Op grond van deze verdragsbepalingen hoeven Amerikaanse vennootschappen en onderdanen derhalve geen zekerheid te stellen voor de proceskosten1. Nu Piloxing LLC en Piloxing Academy beide in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde vennootschappen zijn, zijn deze verdragsbepalingen op hen van toepassing. De incidentele vordering zal daarom worden afgewezen.

Hof 's-Hertogenbosch 24 juni 2014, IEF15273; ECLI:NL:GHSHE:2014:1881 (Converse tegen Aspo c.s.) en 22 september 2015; IEF15273; ECLI:NL:GHSHE:2015:3657 (verdere beoordeling)
Merkenrecht. Parallelimport. De schoen Converse All star wordt door Aspo met toestemming binnen de EER op de markt gebracht. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van namaak. In hoger beroep wordt merkinbreuk bepleit. Op Aspo berust de bewijslast dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen. Indien Aspo kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel het distributiestelsel zodanig is ingericht dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Aspo het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden niet te leveren. Het Hof verklaart Converse niet ontvankelijk en laat Aspo toe het bewijs te leveren volgens het in 9.7.1 weergegeven bewijsstramien.

9.4.2. Het gaat in dit geschil om sport- of vrijetijdsschoenen, type basketbalschoen, van het merk en type Converse All Star. Converse brengt deze op de markt en is merkrechthebbende, althans merkrechthebbende geweest. Het geschil heeft betrekking ofwel op authentieke, ofwel op identieke, ofwel op nagenoeg identieke schoenen welke zonder toestemming van Converse op de markt zouden zijn gebracht. Converse heeft onder Aspo een groot aantal volgens Converse inbreukmakende schoenen in beslag genomen. Aspo heeft schoenen van dit type ingekocht bij Dieseel.

9.4.3. In eerste aanleg stelde Converse, en betwistten Aspo en Dieseel, dat het bij de onder Aspo in beslag genomen schoenen, welke leken op Converse schoenen, ging om namaak (counterfeit) schoenen. Converse baseerde haar vorderingen in eerste aanleg - expliciet - uitsluitend op de stelling dat het ging om namaak.

9.4.4. Aspo stelde dat van namaak geen sprake was, en stelde voorts die schoenen van Dieseel te hebben betrokken, en dat het daarbij ging om legale parallelimport van schoenen welke eerder met toestemming van Converse binnen de EER op de markt waren gebracht. Dieseel ondersteunde die stelling van Aspo.

9.4.7. De rechtbank was van oordeel dat de namaak onvoldoende was komen vast te staan en dat daartoe ook onvoldoende was gesteld, reden waarom de vordering van Converse werd afgewezen. Kesbo werd niet ontvankelijk verklaard en aan een door Aspo ingestelde reconventionele vordering kwam de rechtbank niet toe.

9.4.8. Converse is in hoger beroep een andere koers gaan varen. Thans beroept zij zich op het feit dat - of er nu sprake is van namaak of niet - vast staat dat de schoenen identiek of nagenoeg identiek zijn aan de authentieke Converse All Star-schoenen, dat er sprake is van merkinbreuk, nu eveneens vast staat dat Aspo van Converse geen toestemming als bedoeld in art. 2:20 BVIE heeft verkregen voor dit merkgebruik. Converse stelt dat het verwijt van namaak door haar nog steeds wordt gehandhaafd, doch thans louter ter ontzenuwing van het uitputtingsverweer van Aspo/Dieseel. Het namaakverwijt is in hoger beroep door haar niet ingetrokken, doch (uitdrukkelijk) niet - beter gezegd: niet meer - als "rechtscheppend feit" naar voren gebracht.Deze koerswijziging is door het hof in r.o. 6.17.3 van het tussenarrest van 22 oktober 2013 toelaatbaar geacht.

9.5.4. Het hof begrijpt het standpunt van Converse verder aldus: De schoenen die door Aspo op de markt zijn gebracht zijn identiek of nagenoeg identiek aan de schoenen van Converse en zijn voorzien van het merk van Converse. Converse of een licentieneemster van Converse hebben daartoe geen specifieke toestemming verleend aan Aspo. Door Aspo wordt dus zonder toestemming (als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE) van Converse gebruik gemaakt van het merk van Converse voor identieke waren. Daarmee staat vast dat er sprake is van merkinbreuk, zelfs als er van namaak geen sprake zou zijn (hetgeen overigens volgens Converse wel het geval is). Dit is slechts anders als er sprake is van legale parallelimport van "authentieke" schoenen vanuit een ander land binnen de EER waar die schoenen reeds met toestemming van Converse in het verkeer zijn gebracht (in de zin van art. 2:23 lid 3 BVIE), maar dat moet Aspo dan bewijzen. Zou Aspo - op het eerste gezicht - in dat bewijs slagen, dan kan in het kader van tegenbewijs (op te vatten als "ontzenuwing van het door Aspo bijgebrachte bewijs") Converse bewijzen dat er sprake is van namaak, zodat er van legale parallelimport vanuit een ander land binnen de EER geen sprake kan zijn. En het hof begrijpt het standpunt van Converse bovendien aldus dat als Converse dat bewijst, het bewijs niet enkel strekt ter ontzenuwing van het door Aspo bijgebrachte bewijs aangaande de parallelimport, maar uit de aard der zaak tevens rechtstreeks strekt tot bewijs van merkinbreuk.

9.5.22. In het kader van het op art. 2:23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Aspo dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust dus op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd, dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Aspo het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in art. 2:23 lid 3 BVIE – in elk geval vooralsnog - niet te leveren.

Bewijs
9.7.1. Gelet op het vorenoverwogene dient het bewijsstramien als volgt te lopen:
A. Aspo dient te bewijzen dat, indien Aspo zou worden belast met het bewijs dat alle voorwaarden voor uitputting van het merkrecht zijn vervuld, er bij het door Converse in stand gehouden distributiestelsel een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat dit distributiestelsel zoals dit door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit voortvloeit dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd; Converse kan trachten tegenbewijs bij te brengen (in de vorm van ontzenuwing of tegendeelbewijs).
A1: Aspo slaagt ondanks tegenbewijs van Converse in het bewijs. Zie verder onder B.
A2: Aspo slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Converse, niet in het bewijs. Zie verder onder C.
B. Converse wordt in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat de schoenen waar het hier om gaat door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.
B1: Converse slaagt ondanks tegenbewijs van Aspo op dit onderdeel in dit bewijs. Zie verder C.
B2: Converse slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Aspo, niet in het bewijs. Zie verder E.
C. Aspo dient te bewijzen dat de in beslag genomen goederen door Converse of met haar toestemming, onder het merk van Converse, in de EG of de EER in het verkeer waren gebracht; Converse kan eventueel tegenbewijs bij brengen.
C1: Aspo slaagt ondanks tegenbewijs van Converse in het bewijs. Zie verder E.
C2: Aspo slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Converse, niet in het bewijs. Zie verder D.
9.7.2.
D: Er is geen sprake van marktafscherming en er is geen sprake van legale parallelimport vanuit de EER; er is dus merkinbreuk (nu er ook geen specifieke daarop gerichte toestemming van Converse was verkregen; zie hiervoor).
9.7.3.
E: Er is ofwel sprake van marktafscherming (terwijl Converse niet heeft aangetoond dat de schoenen waar het hier om gaat door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht) zodat Aspo zich in het voetspoor van het arrest Van Doren/Lifestyle op uitputting van het merkrecht op de voet van het bepaalde in art. 2:23 lid 3 BVIE mag beroepen, ofwel er is sprake van aangetoonde parallelimport (vanuit een land binnen de EER) in welk geval art. 23 lid 3 BVIE eveneens van toepassing; in beide gevallen kan een ontbrekende specifieke toestemming van Converse aan Aspo niet worden tegengeworpen.
9.7.4.
Wat de uitkomst sub E betreft: theoretisch is denkbaar dat in een situatie waarin afscherming van markten is komen vast te staan en/of parallelimport vanuit de EER , alsnog de inbreuk als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef en sub a) BVIE wordt aangetoond doordat de rechthebbende namaak aantoont. In de onderhavige concrete situatie kan daaraan echter niet worden toegekomen. Immers, indien Converse in enig eerder stadium namaak zou aantonen, dan strandt het verweer van Aspo reeds in dat stadium.
9.7.5.
Het hof zal dus eerst Aspo belasten met het onder A. omschreven bewijs.

OHIM 17 april 2015, IEF 15270 (Instituto Dos Vinhos Do douro e Do Porto against Walker Morris)
Uitspraak ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout Korthals Advocaten. Merkenrecht. Geografische aanduiding. De Federatie van Porto producenten, houder van oorsprongsbenaming PORTO, heeft oppositie ingesteld tegen de CTM-aanvrage voor 'PORTOBELLO ROAD GIN' door Walker Morris. Het OHIM heeft de oppositie toegewezen gezien de visuele, conceptuele en auditieve overeenkomsten. Consumenten hebben in het algemeen de neiging zich op het eerste deel van het element te richten. Bijgevolg is het samenvallen van de elementen PORTO in beide merken. Consumenten kunnen zelden direct vergelijken waardoor het woord PORTO voor misleiding kan zorgen bij de consument. Bovendien is het woord BELLO zwak voor de betrokken waren. Oppositie wordt gegrond verklaard. [red. PORTOBELLO ROAD heeft hoger beroep aangetekend] 

The assessment is affected by the fact that the earlier sign is an appellation of origin, not a trade mark. Although the earlier sign ‘PORTO’ is descriptive for a type of wine, account must be taken of the fact that the opponent has been afforded exclusive rights to use this term both for goods for which it is descriptive as well as for comparable goods. The raison d’être behind this registration is to control and protect the use of the appellations of origin ‘PORTO’ for wine. The issue in question is whether or not the relevant public for wine will be mislead the consumer as to the true origin of the product when encountering the contested application, thinking that it is connected with port wine produced in the Demarcated Region of Douro.

The goods are comparable. The earlier sign is entirely included in the beginning of the contested sign. Consumers generally tend to focus on the first element of a sign when being confronted with a trade mark. This is justified by the fact that the public reads from left to right, which makes the part placed at the left the one that first catches the attention of the reader. Consequently, the coincidence in the elements ‘PORTO’ of the marks is particularly relevant when assessing a possible mislead of the consumer.
Account must also be taken of the fact that consumers only rarely have the opportunity to make a direct comparison between the different marks and must place their trust in the imperfect picture of them that they have kept in mind. In addition, it is quite common for marks for port wine to be composed of two or even three words. Furthermore, the element ‘BELLO’ is, at least for a part of the relevant public, rather weak for the goods at issue. Therefore, contrary to the applicant’s observations, the possibility cannot be excluded that at least some of the consumers will assume that the contested sign is a sub-denomination, for export reasons, of the appellations of origin.
Bearing this in mind, the Office finds that the contested application can mislead the consumer in relation to the protected terms conferred under the EU regulation when applied to wines and spirits. Accordingly, EU law gives the proprietor the right under Article 8(4) CTM to prohibit the use of the CTM application for all the contested goods.

Gerecht EU 18 september 2015, IEF 15268; ECLI:EU:T:2015:647 en ECLI:EU:T:2015:651 (Café de Colombia)
Nietigheidsprocedure. Oudere beschermde geografische aanduiding voor koffie 'Café de Colombia' voeren een procedure tegen Gemeenschapsbeeldmerken COLOMBIANO HOUSE en COLOMBIANO COFFEE HOUSE. De oppositiedivisie weigerde de oppositie, de diensten van klasse 43 (providing food and drink) kwamen niet overeen met de koffie; de kamer van beroep oordeelt dat er een te zwakke link is. Met de producten van klasse 30 voor thee, cacao en suiker is er een voldoende verwarringsrisico. Het Gerecht EU vernietigt de beslissingen (of in zoverre dat het de nietigheidsverklaring was afgewezen).

53      Finally, OHIM contends that, even assuming that Article 13 of Regulation No 510/2006 applies directly, the finding that the Board of Appeal erred is not such as to lead to annulment of the contested decision, since the concepts of ‘same class of product’ in Article 14 of Regulation No 510/2006 and of ‘comparable products’ in Article 13(1)(a) of that regulation are interpreted in the same way.

54      It is true that it is apparent from the case-law that an error made by the Board of Appeal can lead to the annulment of the contested decision only if it is decisive as to the assessment of that decision. If, in the particular circumstances of the case, an error could not have had a decisive effect on the outcome, the argument based on such an error is nugatory and thus cannot suffice to justify the annulment of the contested decision (see judgment of 9 March 2012 in Colas v OHIM — García-Teresa Gárate and Bouffard Vicente (BASE-SEAL), T‑172/10, EU:T:2012:119, paragraph 50 and the case-law cited).

55      However, it should be noted that, in support of its opposition, the applicant relied on the application of other situations than that of Article 13(1)(a) of Regulation No 510/2006 relating to the use of a PGI for comparable products. It invoked Article 13(1)(a) of Regulation No 510/2006 relating to the situation where the use of the PGI exploits the reputation of the PGI, Article 13(1)(b) of that regulation relating to the situation of misuse, imitation or evocation of the PGI, and also Article 13(1)(d) of that regulation relating to the situation where the mark applied for is liable to mislead the consumer.

56      Consequently, OHIM’s argument that the concept of ‘same class of product’ and that of ‘comparable goods’ are identical does not relate to all the situations invoked by the applicant in support of its opposition and therefore it cannot be concluded that the Board of Appeal rejected the opposition in respect of all the situations invoked by the applicant.

Hof van beroep Brussel 23 juni 2015, IEF 15263 (Vlisco tegen Lemaire)
Merkenrecht. Vlisco is de belangrijkste fabrikant en verdeler van de zogenaamde wax-stoffen en -prints. Vlisco gebruikt woord- en beeldmerken, waaronder de blikvanger, het "staartetiket". Vlisco leverde aan het failliete Bethel, na de stopzetting van de samenwerking in 2001, beeldde Bethel de staartetiketten toch nog steeds af op de stoffen die ze verkocht. In beroep wordt Bethel veroordeeld tot staking van het gebruik van het staartetiket en omdat zij op misleidende wijze handelde door gebruik te maken van de soortnaam "wax" voor stoffen hoewel die niet volgens het wax-procedé werden vervaardigd. Bethel dient €138.120 te betalen, €10 per inbreukmakende stof waarvan er 13.812 verkocht zijn. Schadevergoeding is ex aequo et bono begroot op €25.000 voor het verlies dat Vlisco geleden heeft en €25.000 voor de winst die Bethel op de bestreden stoffen gemaakt zou hebben.

15. (...) besluit het hof dat de aangevochten tekens gebruikt door Bethel in hun geheel beschouwd in vergelijking met het Gemeenschapsmerk van Vlisco geen verschillen vertonen of hoogstens verschillen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en dat derhalve dient besloten te worden tot de gelijkheld van de vergeleken tekens en het merk."
(…)
"Het is in casu voldoende aannemelijk dat het aangevochten gebruik door Bethel afbreuk heeft gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie of het onderscheidend vermogen van het merk van Vlisco, hetgeen de wezenlijke functie van dit merk is."

Het misleidend karakter van het gebruik van de soortnaam "wax".

27. Vlisco legt een verslag neer dat opgesteld werd door een door haar gelaste ingenieur, die een aantal stalen van de door Bethel als wax-stoffen verkochte stoffen heeft onderzocht.
Hoewel dit verslag eenzijdig is, is de inhoud ervan onderbouwd en overtuigend. Dit verslag laat voldoende toe vast te stellen dat de stoffen die door Bethel als wax-stoffen werden verkocht, niet volgens het wax-procedé (cfr. het feitenrelaas) werden vervaardigd.
De prijs die Bethel bij de aankoop van deze stoffen aan haar leverancier betaalde (met name 1 UsD per stuk stof van 12 yard, zoals kan afgeleid worden uit het verslag opgesteld in het kader van het beslag inzake namaak) bevestigt voldoende hetgeen voorafgaat. Het is immers niet redelijk denkbaar dat een wax-stof die vervaardigd wordt door middel van het ambachtelijke procedé dat in het feitenrelaas beschreven werd, te koop zou worden aangeboden door de fabrikant daarvan aan de prijs van 1 UsD per 12 yard,
Bethel kan, gelet op de prijs die zij voor de stoffen betaalde aan haar leverancier, niet redelijk voorhouden dat zij zich niet bewust was van het feit dat de stoffen die zij als wax-stoffen te koop aanbood, in feite geen wax-stoffen waren.
Het hof besluit dat Bethel, door stoffen als wax-stoffen te verkopen, daar waar zij nochtans wist of minstens diende te weten dat het geen wax-stoffen betrof, zich schuldig gemaakt heeft aan een inbreuk op artikel V1.105, 1'a) WER (kenmerken van de waren, procedé van fabricage) en op artikel Vl. 104 WER.

HvJ EU 16 september 2015, IEF 15255; zaak C-215/14; ECLI:EU:C:2015:604 (Kit Kat)
Vormmerk. Chocoladewafel met vier reepjes 'Kit Kat' – Artikel 3, lid 1, onder e) – Teken dat tegelijk bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald en de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Technische uitkomst die het productieproces omvat. Het hof:

1)      Artikel 3, lid 1, onder e), van [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de inschrijving als merk van een teken dat bestaat uit de vorm van de waar wanneer die vorm drie wezenlijke kenmerken bezit, waarvan een voortvloeit uit de aard van de waar en de twee andere noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, mits minstens een van de in die bepaling opgesomde gronden voor weigering van inschrijving volledig van toepassing is op de betrokken vorm.

2)      Artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95, op grond waarvan de inschrijving kan worden geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, moet aldus worden uitgelegd dat het ziet op de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet op de manier waarop deze wordt vervaardigd.

3)      Om een merk in te schrijven dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95, hetzij als deel van een ander ingeschreven merk, hetzij in samenhang daarmee, moet de merkaanvrager bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Conclusie AG [IEF 15016], gestelde vragen [IEF 14078]:

1) Hoeft de merkaanvrager, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en associeert met zijn waren in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de merkaanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren?
2) Wordt inschrijving van een vorm als merk uitgesloten door artikel 3, lid 1, onder e), i) en/of ii), van de merkenrichtlijn als deze vorm bestaat uit drie wezenlijke kenmerken, waarvan er één bepaald wordt door de aard van de waar en er twee noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen?
3) Moet artikel 3, lid 1, onder e), ii), van de merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat inschrijving is uitgesloten van vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd, en niet uit het oogpunt van de manier waarop de waren functioneren?

Op andere blogs:
Mr.-Online
ICTRecht
Novagraaf