Merkenrecht  

Rechtbank Den Haag 27 augustus 2014, IEF 14148 (Bacardi tegen Seva)
Zie eerdere Bacardi-uitspraken. Tussenvonnis. Merkenrecht. Parallel import. Bacardi is houder van een aantal Gemeenschapsmerken en Beneluxmerken voor alcoholhoudende dranken. Seva heeft zonder toestemming van Bacardi partijen alcoholhoudende dranken voorzien van een BACARDI-merk in de EU in het verkeer gebracht. Bacardi stelt dat Seva gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad heeft. Voor zowel het spoedeisend belang bij de door Bacardi ingestelde vordering tot merkinbreuk en het jegens haar onrechtmatig handelen bestaat geen grond. De rechtbank wijst de vordering tot zekerheidsstelling ten behoeve van Seva toe en houdt iedere verdere beslissing aan.

4.4. (...) Bacardi c.s. stelt dat sprake is van een voortdurende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten door Seva, althans van voortdurende onrechtmatige handelingen van Seva jegens haar. Bacardi c.s. heeft echter slechts gewezen op één transactie uit 2009 waarbij Seva betrokken was en die mogelijk merkinbreuk vormt. Aldus heeft Bacardi c.s. het door haar gestelde voortdurende karakter van de merkinbreuk onvoldoende onderbouwd. Daar komt nog bij dat de beantwoording van de vraag of het feitencomplex van die transactie merkinbreuk vormt, naar voorlopig oordeel mede afhankelijk is van de beantwoording van prejudiciële vragen van het Gerechtshof Den Haag, die recent aan het Europese Hof van Justitie zijn gesteld. Voor zover deze transactie uit 2009 derhalve al merkinbreuk vormt, geldt voorts dat zonder toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat het bij uitstek gaat om een “ernstig, hoogst verwijtbaar geval van opzettelijke merkinbreuk”, zoals Bacardi c.s. stelt. Gelet hierop heeft Bacardi c.s. onvoldoende spoedeisend belang bij toewijzing van de vordering onder I op grond van de door haar gestelde merkinbreuken, zodat die vordering op die grondslag niet toewijsbaar is.

4.5. Bacardi c.s. legt daarnaast een onrechtmatige daad ten grondslag aan de gevorderde voorlopige voorziening. Zij stelt daartoe dat Seva onrechtmatig jegens haar handelt door gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad te hebben, ongeacht de vraag of die in de EU in het verkeer zijn gebracht. Zij onderbouwt die stelling met een prijslijst die volgens haar van Seva afkomstig is en waarop gedecodeerde Bacardi-producten zijn vermeld. Nu Seva gemotiveerd betwist dat die prijslijst van haar afkomstig is, is voorshands oordelend onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Seva gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad heeft gehad. Reeds daarom is voor toewijzing van vordering I op grond van de gestelde onrechtmatige daad evenmin grond.

4.13. Voor het bepalen van de hoogte van de te stellen zekerheid zal worden aangesloten bij de regeling Indicatietarieven in IE-zaken. Omdat in dit stadium van de procedure niet kan worden beoordeeld of sprake zal zijn van een al dan niet als eenvoudig aan te merken procedure en op welke wijze deze procedure zal verlopen, zal Bacardi Limited worden gelast zekerheid te stellen voor een bedrag van € 25.000.--.

Lees de uitspraak: (pdf/link)

Rechtbank Rotterdam 20 augustus 2014, IEF 14139; ECLI:NL:RBOBR:2014:5042 (Eurosafe tegen Ensafe)

Merkenrecht. Eiser is houder van het beeldmerk EurosafeSolutions (pay-off: valbeveiliging) en is voor-voorgebruiker. Gedaagde is houder van beeldmerk Ensafe (pay-off: veilig op niveau). Beiden merken hebben pay-offs die bij de beoordeling betrokken moeten worden. De diensten zijn soortgelijk, echter de totaalindruk wijkt af. Voor de bescherming van het kleurgebruik, slaagt een beroep op de inburgering, en daardoor onderscheidend vermogen, niet. De reconventionele stelling dat er sprake is van onrechtmatig handelen, is onvoldoende onderbouwd. De rechtbank verklaart voor recht dat het teken (in combinatie met het verschillende gebruik van de pay-off) geen onrechtmatig handelen betreft.

4.3.1. De pay-offs dienen bij de beoordeling betrokken te worden, omdat het publiek de pay-offs meeneemt bij de vergelijking van beide tekens. De pay-off van Eurosafe is “valbeveiliging”. De pay-off/chapeau van Ensafe is “veilig op niveau”, net als Eurosafe in het Nederlands. Hoewel de pay-offs verschillen (andere woorden hebben), worden ze wel op gelijke wijze geschreven. Ensafe gebruikt net als Eurosafe een slanke pay-off. Beide pay-offs beginnen met een V en in beide zit het woord “veilig”.

4.5. Wil Eurosafe bescherming inroepen voor juist dit kleurgebruik, dan dient vast te komen staan dat dit kleurgebruik is ingeburgerd door gebruik en daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. Ter onderbouwing van het onderscheidend vermogen van haar merk stelt Eurosafe dat haar merk een bekend merk is. Van bekendheid van het merk is sprake wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de rechtbank alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Voldoende is dat het merk bekend is in één van de Beneluxlanden (HvJ EG 14-9-1999, NJ 2000/376 (Chevy)).

4.13. Eurosafe betwist dat zij deze procedure alleen aanhangig zou hebben gemaakt om Ensafe te schade. Zij is te goeder trouw van mening dat Ensafe inbreuk maakt op haar merkrecht. Het vertrek van Dakgroep 90 als klant van Ensafe heeft niet te maken met deze zaak, maar met haar distribiteurschap van Uniline valbeveiliging. Dakgroep 90 verkreeg deze producten van Daksecure. Daksecure heeft vervolgens Ensafe opgezet. Dakgroep 90 heeft toen haar relatie met Uniline opgezegd en is gaan samenwerken met XS Platforms. XS Platforms is niet gerelateerd aan Eurosafe. Eurosafe betwist voorts dat zij aan derden video’s toont van de Marq-producten. Er bestaat wel een video over de Marq-producten, maar die is niet gemaakt door Eurosafe. Ten einde zeker te zijn dat de video niet door Eurosafe wordt getoond aan derden heeft Eurosafe op 2 juni 2014 nog een waarschuwing door de onderneming gestuurd en erop gewezen dat er geen negatieve uitlatingen mogen worden gedaan over concurrenten, aldus Eurosafe.

4.14. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet gezegd worden dat het voor Eurosafe bij voorbaat al duidelijk had moeten zijn dat haar inbreukvorderingen geen kans van slagen hadden. Derhalve kan ook niet gezegd worden dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ensafe door het aanhangig maken van de onderhavige procedure. Er bestaat dan ook geen grond om Eurosafe te veroordelen tot vergoeding van eventuele schade die Ensafe geleden heeft als gevolg van de procedure. De vordering onder II. zal daarom worden afgewezen.

Bas Kist, 'Geen paspoort voor Laura Skywalker', NRC 21 augustus 2014.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Heldenverering kan ver gaan. In 2008 besloot de Britse Laura Matthews, een groot fan van Luke Skywalker uit de film Star Wars, haar naam te wijzigen in Laura Skywalker Matthews. In Engeland is het toevoegen van een naam een fluitje van een cent. Via een zogenaamde ‘deed poll’ kan je er voor nog geen £50 officieel een naam bij kopen. Zo gezegd zo gedaan: bankkaarten, rijbewijs, alles werd keurig aangepast aan haar nieuwe identiteit, die niet alleen bestond uit een extra naam, maar ook uit een nieuwe handtekening: L. Skywalker.

Echter, toen de vrouw deze zomer een tripje naar Amsterdam wilde maken begonnen de problemen. Her Majesty's Passport Office weigerde haar paspoort te verlengen omdat haar nieuwe handtekening een geregistreerd merk bevatte: Skywalker. En inderdaad: Luke Skywalker is door Lucasfilm, de producent van Star Wars, in Engeland als merk beschermd. Volgens het Passport Office heeft de organisatie ‘de plicht er voor te zorgen dat de reputatie van het Engelse paspoort niet in diskrediet wordt gebracht’.

Nu is een kritische blik bij de uitgifte van paspoorten in deze tijd natuurlijk prima, maar om daar nu ook het merkenrecht bij te betrekken gaat toch wat ver. Stel je voor dat wij dat hier ook zouden doen! Voor je het weet komen onze politici het land niet meer uit.

Een ochtend bij de paspoortenbalie in Den Haag.
‘Goedemorgen meneer Rutte.’
‘Goedemorgen. Ik kom mijn paspoort verlengen.’
‘Prima, gaan we regelen. Wilt u even tekenen bij het kruisje? Dank u. Oh, momentje, ik zie een probleem. U kent ongetwijfeld dat stokoude jenevermerk Rutte, geregistreerd sinds 1872. Dat merk zie ik terug in uw handtekening. Dat gaat dus niet.’

Een half uur later verschijnt Diederik Samsom aan het loket. Ook net aan vernieuwing toe.
‘Bij het kruisje graag! Ai, dat zal niet gaan. Er is namelijk al een bekend shag-merk Samson.’
‘Maar dat is toch met een N en niet met een M?’
‘Dat mag zo zijn, maar onder het merkenrecht maakt dat niet uit. Als het sterk lijkt is het een inbreuk. Excuses.’

Nog even los van het feit dat er geen regel bestaat dat een handtekening in een paspoort geen merk mag bevatten, klopt het merkenrechtelijk ook niet. Gebruik van een persoonsnaam of handtekening in een paspoort levert in principe nooit een merkinbreuk op. Immers, het merkenrecht is bedoeld om commercieel gebruik tegen te gaan, niet om persoonlijk gebruik te stoppen.

Mede door de ophef die in de Britse media is ontstaan over deze kwestie, schijnt het Passport Office nu toch wat water bij de wijn gedaan te hebben. De vrouw krijgt wel een nieuw paspoort, maar alleen als ze gewoon haar oude handtekening zet. Een beetje slappe hap natuurlijk. Maar goed, Laura Skywalker kan nu in ieder geval wel weer gewoon lekker naar Amsterdam.

Bas Kist

Hof Den Haag 12 augustus 2014, IEF 14118; ECLI:NL:GHDHA:2014:4569 (Kruidvat tegen Bakker Partijenhandel)
Uitspraak ingezonden door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Martin Hemmer, AKD. Contract. Merkenrecht. Invoer. Zie eerder (tussen- en eindvonnis). Kruidvat koopt van Bakker een partij Tommy Hilfiger-overhemden, wordt gewezen op een aanmerkelijke kans dat er merkinbreuk wordt gepleegd, ontbindt de koopovereenkomst met Bakker en vordert met succes de terugbetaling van het aankoopbedrag 6:271 BW. Op Bakker rust de stelplicht en bewijslast dat de overhemden met toestemming binnen de EER zijn gebracht. Bakker heeft in strijd met de harde garanties opgenomen in de algemene inkoopvoorwaarde gehandeld en ex 7:15 BW (overdracht vrij van lasten en beperkingen).

3.8 Het vooroverwogene brengt het hof tot het oordeel dat Bakker, door in strijd met artikel 6 van de algemene inkoopvoorwaarden en artikel 7:15 lid 1 BW een partij overhemden te leveren die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Tommy Hilfiger, is tekortgeschoten in nakoming van haar verplichtingen uit de koopovereenkomst. Daaruh volgt dat Kruidvat het recht had om de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 6:265 lid 1 BW te ontbinden. Gesteld noch gebleken is dat de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Bakker heeft niet weersproken dat de e-mail van Kruidvat van 7 februari 2011 moet worden beschouwd als een ontbindingsverklaring, zodat die datum geldt als datum van de ontbinding. Als gevolg van de ontbinding zijn er voor Bakker en Kruidvat ongedaanmakingsverbintenissen ontstaan als bedoeld in artikel 6:271 BW. Kort gezegd dient Bakker de koopprijs aan Kruidvat terug te betalen en Kruidvat dient de partij overhemden aan Bakker terug te leveren. De overhemden zijn in de loop van de procedure op last van Tommy Hilfiger vernietigd, zodat Kruidvat haar ongedaanmakingsverbintenis niet kan nakomen. Bakker stelt dat Kruidvat niet gehouden was de overhemden te vernietigen, nu zij deze niet in voorraad had met het oog om deze in de handel te brengen en derhalve geen sprake was van gebruik van het merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE, zodat Bakker geen merkinbreuk pleegde jegens Tommy Hilfiger. Onder die omstandigheden, waarbij Kruidvat zichzelf onnodig in de positie heeft gebracht dat zij de overhemden niet meer kan terugleveren, is het volgens Bakker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Kruidvat terugbetaling van de koopprijs en schadevergoeding vordert. Het hof overweegt dienaangaande als volgt. Anders dan Bakker betoogt, heeft Kruidvat de overhemden wel degelijk in voorraad genomen met de intentie om deze in de handel te brengen, zodat sprake is van gebruik van het merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE.

Daaraan doet niet af dat Kruidvat op enig moment van die intentie heeft afgezien nadat haar duidelijk werd dat de overhemden niet met toestemming van de merkhouder bmnen de EER in het verkeer waren gebracht. Kruidvat was daarom gehouden mee te werken aan de vemietiging van de partij overhemden. Aangezien Bakker verder geen omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat &uidvat aanspraak maakt op terugbetaling van de koopprijs, gaat ook dh verweer van Bakker niet op. Voor zover Bakker betoogt dat Kruidvat jegens haar schadeplichting is vanwege de onmogelijkheid om de partij overhemden terug te leveren,gaat zij eraan voorbij dat Kruidvat zich te dien aanzien - gelet op de hiervoor besproken omstandigheden naar het oordeel van het hof terecht - op overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW beroept (zie proces-verbaal comparitie, p. 4). Een eventueel beroep van Bakker op verrekening van de door hem gestelde schade gaat al om die reden niet op.

3.9 Een en ander leidt tot de conclusie dat het bestreden eindvonnis, voor zover in conventie tussen partijen gewezen, dient te worden vernietigd en dat de vordering tot terugbetaling van de koopprijs alsnog zal worden toegewezen. Op grond van het bepaalde in artikel 6 (iii) van de algemene inkoopvoorwaarden is Bakker bovendien aansprakelijk voor de schade die Kruidvat lijdt als gevolg van de niet-nakoming van de in dat artikel opgenomen garanties.

Lees de uitspraak (pdf/html)

P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur, Noot onder HvJ EU 14 november 2013, IER 2014/38, p. 251-259 (Environmental Manufacturing/OHIM, Wolf), IEF 14117.
Bijdrage ingezonden door Paul Geerts, RUG en Anne Marie Verschuur, Nauta Dutilh. Merkenrecht. Eind 2013 wees het Hof van Justitie een arrest in een conflict tussen Environmental Manufacturing en Société Elmar Wolf [IEF 13223D] . Gezien de in de litigieuze merken prominent figurerende wolfskoppen wordt het arrest ook wel het "Wolf-arrest" genoemd. Dit arrest is van belang, omdat het duidelijk maakt dat het zogenaamde "Intel-criterium" serieus genomen moet worden.

(Lees de volledige bijdrage) 21. Al met al denken wij dat het met het Wolf-arrest wat lastiger is geworden voor de merkhouder, nu de rechters waarschijnlijk minder snel dan voorheen zullen aannemen dat bij het leggen van een link al vrij snel sprake is van verwatering en het bovendien met name nog maar de vraag is hoe zal worden omgegaan met gevallen waar geen sprake is van verwarring (vgl. r.o. 37 van het Wolf-arrest). Echter, door de voorgestelde ruime uitleg is het naar wij menen ook weer niet zo lastig geworden als sommigen denken.

22. Tot slot merken wij op dat het HvJ 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' tot nu toe alleen nog maar heeft toegepast bij de actie tegen verwatering. In het Red Bull/Grupo Osborne-arrest heeft het Hof Den Haag beslist dat deze voorwaarde ook geldt voor het criterium afbreuk doen aan de reputatie. In een recente Engelse zaak heeft de rechter zelfs beslist dat 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' ook geldt voor het criterium ongerechtvaardigd voordeel trekken uit. Het is afwachten of het HvJ ook zo ver zal gaan. Mocht dat het geval blijken te zijn, dan zouden wij voor dezelfde ruime interpretatie van 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' willen pleiten, zodat wordt voorkomen dat (ook) die vorderingen uit het arsenaal van de merkhouder moeten worden geschrapt.

Paul Geerts en Anne Marie Verschuur

Bijdrage ingezonden door Brigitte Spiegeler en Lena Kröger, Spiegeler Advocaten. Merkenrecht. Duitsland. Volgens het persbericht van de Rechtbank München kan zij niet oordelen of de merkinschrijving van de afbeelding met de Duitse adelaar van de Duitse Voetbalbond DFB nietig is. Zij verwijst voor een inhoudelijke beoordeling naar het Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) en het OHIM.

Hiermee blijft het vonnis van de voorzieningenrechter [IEF 14067] in ieder geval voorlopig in stand en mag Supermarktketen Real het logo – althans een cirkel met daarin afgebeeld de bundesadler – vooralsnog niet gebruiken op haar producten. Real dat volgens de DFB inbreuk maakte op haar merk heeft inmiddels nietigheidsverzoeken ingediend bij het DPMA en het OHIM.

Wordt vervolgd…

Brigitte Spiegeler & Lena Kröger

Bas Kist, 'Blauwe pilletje' blijft beschermd, ook zonder patent, NRC 14 augustus 2014
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Volgens de website fortune.com is de omzet van de erectiepil Viagra buiten de Verenigde Staten in hettweede kwartaal van 2014 met 28 procent gedaald. Als oorzaak wordt vermeld datin 2013 het patent op sildenafil, het chemische stofje dat Viagra zijn heilzame werking geeft, in een groot aantal Europese landen is vervallen. Vaak betekent het einde van een patent dat het marktaandeel van de voormalige patenthouder volledig instort.

De concurrentie stort zich op dat moment op de vrijgevallen markt. Ondanks de eerste klap die Viagra nu krijgt, is hette verwachten dat Viagra ook zonder patent zijn stevige positie zal houden. Pfizer, de farmaceut achter Viagra, is zo verstandig geweest een sterk merk te bouwen rondom zijn erectiepil, zowel de merknaam Viagra als het ruitvormige blauwe pilletje is wereldberoemd. Dat komt nu goed uit: de concurrentie mag dan vrijelijk dat opwindende stofje gebruiken, van de naam Viagra en het blauwe pilletje moeten ze afblijven. Die zijn beide als merk geregistreerd. Anders dan een patent, dat maximaal 20 jaar geldt, is een merkrecht in principe eeuwigdurend. Veel merkentrouwe gebruikers zullen zonder twijfel blijven vragen naar het oude, vertrouwde blauwe pilletje. [red. zie IEF 12188]

Bas Kist

Bas Kist, 'Merkrecht - Claim op skyline New York', NRC 12 augustus 2014.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Van wie is de skyline van New York? Dat is de vraag die voorligt in een conflict tussen de Port Authority van New York en Fishs Eddy, een bekende winkel in servies en keukenspullen op Broadway. Eind juli heeft de Port Authority, de organisatie die verantwoordelijk is voor exploitatie van een groot aantal gebouwen, bruggen en tunnels in New York, de winkel verzocht een deel van zijn collectie te vernietigen. Het gaat om borden, kopjes, glazen en placemats waarop delen van de skyline van New York te zien zijn.

De advocaat van de Port Authority stelt dat de afgebeelde gebouwen en bruggen bezittingen van zijn klant zijn en dat Fishs Eddy op oneerlijke wijze profiteert van de bekendheid hiervan. Daarnaast maakt de Port Authority, die ook het beheer van het WTC doet, bezwaar tegen het afbeelden van de Twin Towers.

De zaak lijkt niet erg kansrijk. het is onduidelijk op welk recht de organisatie zich eigenlijk beroept en waarop zij überhaupt meent rechten op afbeeldingen van de Twin Towers te bezitten. In The New York Times liet Julie Gaines, de eigenaresse van Fishs Eddy, weten dat ze er in ieder geval niet over piekert om aan de eisen tegemoet te komen.

Bas Kist

Vzr. Rechtbank Gelderland 11 augustus 2014, IEF 14109 (Clafis tegen Sport Navigator)
Sponsorovereenkomst. Sport Navigator houdt zich bezig met sportmarketing en sportmanagement, waarbij zij professionele schaatsers uit verschillende landen commercieel ondersteunen door sponsors te werven. Tegen betaling voeren de schaatsers het sponsorlogo op hun schaatspak tijdens (internationale) wedstrijden. Partijen hebben een sponsorovereenkomst gesloten. Clafis start een eigen schaatsploeg en vordert met succes dat Sport Navigator de verzochte informatie levert over schaatsers die met het logo van Clafis hebben gereden in de sponsorperiode (tijdens EK’s Allround en de WK’s Sprint) en de exposurepercentages die daarbij werden gehaald.

4.1. Sport Navigator heeft gesteld dat er sprake is van rechtsverwerking en ter onderbouwing aangevoerd dat Clafis gedurende de overeenkomst door Sport Navigator in ruime mate is voorzien van alle gevraagde en ongevraagde informatie. Sport Navigator heeft steeds gefactureerd overeenkomstig de aan Clafis verstrekte overzichten en die facturen zijn zonder protest behouden en betaald door Clafis, aldus Sport Navigator.
Dit verweer treft geen doel. Desgevraagd heeft Sport Navigator verklaard dat de specificatie in de facturen bestond uit de vermelding “logo-overeenkomst”. Clafis heeft daarnaast onweersproken verklaard dat het jaartarief conform de overeenkomst in vier gelijke termijnen werd voldaan waarbij alle facturen aan het begin van het jaar werden verstuurd om vervolgens in de loop van het jaar betaald te worden. Clafis kon dan ook niet aan de hand van de facturen nagaan welke schaatsers op welke wedstrijden met haar logo op het linker- of rechterbeen hadden gereden. Sport Navigator heeft e-mails met lijsten van schaatsers overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat zij Clafis steeds in ruime mate van informatie heeft voorzien. Sport Navigator heeft echter geen stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat zij Clafis steeds heeft meegedeeld welke schaatsers bij de van belang zijnde wedstrijden hebben gereden met het Clafis logo. Aldus heeft zij haar stelling onvoldoende onderbouwd. Dat Sport Navigator Clafis deze informatie al heeft verschaft is derhalve niet aannemelijk geworden. Het enkele tijdsverloop is onvoldoende om te oordelen dat Clafis haar recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop Sport Navigator haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen heeft verwerkt.

4.2. Ook aan het verweer van Sport Navigator dat zij geen informatie meer behoeft te verstrekken omdat de overeenkomst inmiddels is beëindigd, wordt voorbijgegaan. De overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. Bij een dergelijke overeenkomst dient de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verantwoording af te leggen over de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Die verantwoordingsplicht eindigt niet bij het einde van de overeenkomst. Maar zou over de aard van de overeenkomst tussen partijen anders gedacht worden, dan geldt toch dat partijen niet alleen gedurende de looptijd van de overeenkomst zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid dienen te gedragen, maar ook daarna. Het enkele feit dat de overeenkomst is beëindigd ontslaat Sport Navigator derhalve niet van haar informatieverplichting.

Hof Den Haag 5 augustus 2014, IEF 14108 (Truvo tegen Yellow Telecom; inzake Yellow) en (Yellow Mobile)
Merkenrecht. Woordmerk. Truvo heeft als houder van het woordmerk YELLOW PAGES oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk YELLOW [oppositie] en YELLOW MOBILE [oppositie]. Er moet niet uitsluitend worden gekeken naar de vraag of sprake was van overeenstemming tussen de merken, maar ook naar de vergelijking van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het onderscheidend vermogen van het merk. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. Het hof wijst het verzoek van Truvo af.

18. (…) Het hof is van oordeel dat van gebruik voor alle waren in klasse 9 en van gebruik voor telecommunicatiediensten in klasse 38 niet blijkt; noch uit de stellingen van Truvo, noch uit de door haar overgelegde stukken valt dit af te leiden. Het hof merkt op dat onder telecommunicatie dient te worden verstaan het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere (met name over grotere afstanden) zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naartoe verplaatst, bijvoorbeeld via telefoon, of internet. Een aanbieder van telecommunicatiediensten biedt diensten, faciliteiten en/of apparatuur aan waardoor gebruik kan worden gemaakt van (elektronische) communicatie netwerken; het gaat daarbij bijvoorbeeld om providers; het is niet zo dat ieder die informatie verschaft via internet (van de slager tot alle grote bedrijven en de overheid) telecommunicatiediensten aanbiedt. Zij gebruiken telecommunicatie slechts als vehikel om hun informatie over te brengen, maar bieden zelf dit vehikel niet aan Dit brengt mee dat bij de vergelijking van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponeerd, de inschrijving van het merk voor alle waren in klasse 9 en voor diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38 buiten beschouwing moeten worden gelaten.

20. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 18 is overwogen over het ontbreken van bewijzen van normaal gebruik van het merk voor waren en diensten in klasse 9 en 38, gaat het hof voorbij aan hetgeen Truvo stelt over de soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 9 en diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38. Het hof zal hierna dus slechts ingaan op de stellingen van Truvo dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk zijn aan de waren in klasse 16, de diensten in klasse 35 en de “niet-telecommunicatiediensten” in klasse 38, waarvoor het merk is ingeschreven.
Truvo stelt dat de dienst telecommunicatie, waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk is aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 16 omdat (adres)boeken en publicaties ondersteunend zijn aan de dienst telecommunicatie en deze “klasse 16 waren” ook door telecommunicatiedienstverleners worden aangeboden en ook contactgegevens bevatten. Dat telecommunicatiedienstverleners bij het aanbieden van hun diensten gebruik maken van publicaties (zoals vrijwel alle aanbieders van diensten en waren), maakt niet dat het publiek aan telecommunicatiediensten en boeken en publicaties in het algemeen dezelfde herkomst zal toekennen. Naar het oordeel van het hof gaat het bij telecommunicatiediensten in voormelde betekenis niet om contactgegevens. Er is dan ook in zoverre geen sprake van soortgelijke waren/diensten.
Voorts heeft Truvo gesteld dat diensten op het gebied van (zakelijke) administratie en reclame in klasse 35, waarvoor het merk is ingeschreven en diensten op het gebied van verzekeringen en financiële diensten, waarvoor het teken is gedeponeerd in klasse 36 soortgelijk zijn. Het hof is van oordeel dat het publiek in het algemeen hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen. Als verzekeringen en financiële diensten al onder administratieve diensten zouden vallen, gaat het bovendien om een algemeen gebruikelijke subcategorie. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.
Tenslotte heeft Truvo nog gesteld dat de dienst software in klasse 38 waarvoor het teken is gedeponeerd gelijk is aan software in klasse 38 waarvoor het merk is ingeschreven. In klasse 38 is het teken niet gedeponeerd voor software. Het is wel in klasse 42 gedeponeerd voor het ontwerpen en ontwikkelen van software. Het merk is daarvoor echter niet ingeschreven. Dat is, voor zover relevant, ingeschreven voor communicatie(diensten) via het internet en het overbrengen van informatie of gegevens via de computer. Daargelaten of deze diensten in klasse 38 thuishoren, is het hof van oordeel dat het publiek ook hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen als aan diensten op het gebied van ontwerpen en ontwikkelen van software. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.

21. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk (voor zover nog relevant) is ingeschreven niet (soort)gelijk zijn. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar (zie rechtsoverweging 6 hiervoor) en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. De grieven kunnen derhalve niet tot vernietiging leiden.

Op andere blogs: DomJur