Merkenrecht  

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Wat hebben Maxima en de leeuw Cecil gemeen? Beiden werden in korte tijd verschillende keren als merk gedeponeerd. Bij Maxima gebeurde dat in 1999. Direct toen het grote publiek lucht kreeg van haar relatie met Willem Alexander werd Maxima een hype en stortte de commercie zich met een groot aantal merkregistraties op onze koningin in spe. Het merk Maxima zou de kassa moeten doen rinkelen.

CECIL EEN HIT
Een paar weken geleden overkwam de leeuw Cecil hetzelfde, al heeft het ongelukkige beest er zelf helaas weinig van meegekregen. Eind juli werd Cecil een wereldwijde hit toen bekend werd dat het beest in Zimbabwe was doodgeschoten door de Amerikaanse tandarts Walter Palmer. Nog geen dag later dienden verschillende ondernemers merkdepots: niet alleen het merk Cecil werd aangevraagd, maar ook Cecile the Lion en King Cecil.

HYPES
Het is inmiddels een bekend fenomeen: op elke hype – of het nu gaat om een blijde gebeurtenis of een rampzalig incident – volgt een golf aan merkregistraties. Zo was het niet alleen bij de geboorte van prinses Amalia dringen aan de poort van het merkenbureau, maar stonden na de aanslag op Charlie Hebdo de ondernemers ook in de rij voor het merk Je Suis Charlie.

SPEELGOED
Bij een merkregistratie moet je aangeven voor welke producten je het merk claimt. Cecil blijkt vooral populair te zijn voor speelgoed. Speelgoedfabrikant Ty heeft de naam Cecil in Europa en Verenigde aangevraagd voor knuffelbeesten. Dat kan nog wel eens een strijd worden met i-Star Entertainment, een Amerikaanse onderneming die Cecil the Lion op dezelfde dag, 30 juli 2015, ook voor speelgoed heeft gedeponeerd.

JE SUIS CECIL
Verder heeft een organisatie voor ‘exclusieve avonturen’ natuurlijk een aanvraag lopen en is de Canadese Colette Ledoux helemaal de weg kwijt. Met haar Amerikaanse merkdepot van Je suis Cecil lijkt zij nu twee hypes door elkaar te halen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Cecil de leeuw Het Merk NRC 19-8-2015.

Rechtbank Den Haag 20 augustus 2015, IEF 15191; ECLI:NL:RBDHA:2015:9836 (Parfumswinkel tegen ANS Trading)
Inbreuk IE-recht. Kort geding. Geen spoedeisend belang. Parfumswinkel houdt zich bezig met de verkoop van parfums en verzorgingsmiddelen in Nederland onder de handels- en domeinnaam "Parfumswinkel.nl". ANS verkoopt ook online parfums en verzorgsmiddelen en registreert in augustus 2010 handels- en domeinnaam "parfumswebwinkel.nl". Parfumswinkel legt aan haar vordering ten grondslag dat beide ondernemingen dezelfde activiteiten gericht op hetzelfde publiek uitoefenen, en daardoor gevaar voor verwarring groot is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Parfumswinkel onvoldoende voortvarend heeft gehandeld (zonder steekhoudende reden) door 1,5 jaar te laten verstrijken tussen haar eerste sommatie en het instellen van het kortgeding. In die periode had Parfumswinkel een bodemprocedure kunnen voeren tegen AMS. De voorziengenrechter is dan ook van oordeel dat Parfumswinkel niet ontvankelijk is in haar vorderingen, omdat het vereiste van spoedeisend belang ontbreekt.

4. De beoordeling
Spoedeisend belang
De redenen die Parfumswinkel voor haar stilzitten heeft gegeven acht de voorzieningenrechter niet steekhoudend. Immers, het verzamelen van meer bewijzen van verwarring was redelijkerwijs niet noodzakelijk aangezien slechts gevaar voor verwarring hoeft te worden gesteld in het kader van handelsnaaminbreuk en een aantal ‘bewijzen’ daarvoor voldoende kan zijn (in de dagvaarding noemt Parfumswinkel 5 gevallen in 2013). Niet duidelijk is geworden waarom Parfumswinkel in de situatie waarin zij haar zaak in beginsel ‘op orde’ had zo lang heeft gedaan over de beslissing om over te gaan tot het instellen van een kort geding. Dat die beslissing nogal wat voeten in de aarde voor haar heeft gehad verklaart hoogstens een korte periode van talmen, maar niet de anderhalf jaar na de eerste sommatie. Het door Parfumswinkel gestelde onrechtmatig voeren door ANS van het Thuiswinkel Waarborg-logo, hetgeen door verwarring schade zou toebrengen aan Parfumswinkel, was door Parfumswinkel overigens reeds in 2013 geconstateerd, zodat die omstandigheid ook niet het vereiste spoedeisend belang aan de vorderingen kan verlenen.

4.6.
De conclusie uit dit alles is dat Parfumswinkel in de gegeven omstandigheden onvoldoende voortvarend heeft gehandeld doordat zij (zonder steekhoudende reden) relatief veel tijd heeft laten verstrijken tussen haar eerste sommatie en het instellen van dit kort geding, te weten anderhalf jaar (vergelijk Hof Den Haag, 27 mei 2014 inzake Digital Revolution en Maxperian/ Samsung, IEPT20140527). In die periode had Parfumswinkel (ruimschoots) een bodemprocedure kunnen voeren tegen ANS.

4.7.
Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat Parfumswinkel niet ontvankelijk is in haar vorderingen omdat, mede gelet op de relevante belangen van partijen, het vereiste spoedeisend belang aan de zijde van Parfumswinkel ontbreekt. De overige verweren van ANS behoeven daarom geen nadere bespreking.

 

 

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Zouden die grote internationale modehuizen nu echt denken dat voor graffiti de regels van het auteursrecht niet gelden en dat je deze werken gewoon zonder toestemming in je collectie kunt opnemen? Na modekoning Roberto Cavalli, die al ruim een jaar een juridische strijd voert met drie graffiti-artiesten over het gebruik van hun muurschilderingen voor een Cavalli-kledinglijn, is het nu de beurt aan kledinglabel Moschino.

KLACHT TEGEN MOSCHINO
Vorige week diende graffiti -kunstenaar Joseph Tierney, alias ‘Rime’, bij de rechtbank in Californië een klacht in waarmee hij bezwaar maakt tegen het nieuwe ontwerp van Moschino-designer Jeremy Scott. Op de kleding is de muurschildering Scandal Eyes, die Rime in 2012 in Detroit maakte, in zijn geheel overgenomen.

KATY PERRY
In mei van dit jaar trok de collectie veel media-aandacht toen zangeres Katy Perry, gesponsord door Moschino, samen met ontwerper Scott tijdens het Metropolitan Museum of Art gala in New York in de nieuwe look verscheen. Rime eist nu dat de kleding uit de handel wordt gehaald en dat Moschino hem een schadevergoeding betaalt.

GEPAINTBRUSHTE ROLLS ROYCE
Uit de aanklacht blijkt overigens dat het de kunstenaar niet alleen om het geld gaat. Hij is vooral nijdig dat Moschino zo schaamteloos de indruk wekt dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor designwerk op de kleding. Om die reden schoot met name ook het optreden van Perry en Scott bij het gala in New York Rime in het verkeerde keelgat. De twee maakten hun entree in een gepaintbrushte Rolls Royce en toonden aan de uitgelopen journalisten spuitbussen voorzien van het Moschino-merk, alsof ze net zelf de laatste hand hadden gelegd aan het graffiti-werk op de kleding.

NIET DE EERSTE KEER
Voor ontwerper Jeremy Scott is het overigens niet de eerste keer dat hij verwikkeld raakt in een conflict over copyrights. De gevierde ontwerper, die ook voor adidas en Britney Spears werkt, laat zich wel vaker ‘inspireren’ door werk van anderen en wordt regelmatig door rechthebbenden op het matje geroepen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Katy Perry in gestolen ontwerp NRC 14-08-2015

Rechtbank Noord-Holland 11 februari 2015, IEF 15184; ECLI:NL:RBNHO:2015:7078 (Essegé tegen Ruby Décor)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Verwarmingsinstallaties. Essegé is merkhouder van ouder merk RUBY en vordert staking van het gebruik door Ruby Décor van RUBY, RUBY FIRES en/of RUBY DÉCOR en de domeinnaam www.rubyfires.nl. Het merk RUBY is tussen 2003 en 2008 niet normaal gebruikt voor sfeerhaarden en bio-ethanol haarden. Er is geen soortgelijkheid omdat de consument die op zoek is naar een petroleum- of elektrische kachel, radiator, terrasverwarmer of ontvochtigingsapparaat, niet thuiskomt met een sfeer- en/of bio-ethanolhaard. Essegé kan zich ex 2.27 lid 3 BVIE niet verzetten tegen het merkgebruik door Ruby Décor, noch de nietigheid of het verval inroepen.

4. De beoordeling
Inbreuk.
4.8. (...) De rechtbank volgt Essegé niet in dit betoog. De waren waarvoor Essegé haar merk RUBY in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het merkdepot Ruby Décor heeft gebruikt en de waren waarvoor Ruby Décor haar merk RUBY FIRES heeft gedeponeerd en toendertijd gebruikte, zijn naar het oordeel van de rechtbank immers bepaald niet soortgelijk. Weliswaar geven de producten van beide partijen warmte af, maar iemand die op zoek is naar een petroleum-of elektrische kachel dan wel een radiator, terrasverwarmer of ontvochtigingsapparaat, komt niet met een sfeer-en/of bio-ethanol haard thuis of andersom. (..). Het feit dat de producten naast elkaar in de bouwmarktkrantjes worden afgeprijsd, doet hier niet aan af, nu bouwmarkten juist veel diverse niet soortgelijke producten verkopen. Dat de producten niet soortgelijk zijn ondanks dat beide een verwarmingsfunctie hebben, blijkt ook uit het feit dat zij lange tijd naast elkaar hebben bestaan zonder enige verwarring. Ruby Décor heeft haar eerste bio-ethanol haard in 2001 op de markt gebracht. Pas 7 jaar daarna zijn ze van elkaars bestaan op de hoogte geraakt.
4.9. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Essegé het merk RUBY in de periode tussen februari 2003 en februari 2008 niet normaal heeft gebruikt voor sfeerhaarden en bio-ethanol haarden (of daaraan soortgelijke waren), zodat het depot van het merk RUBY voor deze waren in februari 2008 vervalrijp was.
4.11. Ingevolge artikel 2.27 lid 3 BVIE kan Essegé zich in de gegeven omstandigheden niet verzetten tegen het gebruik dat Ruby Décor van haar merk maakt, en evenmin kan zij de nietigheid of het verval van het merk van Ruby Décor inroepen. Een en ander neemt niet weg dat Essegé inmiddels haar merk is gaan gebruiken voor soortgelijke producten als waarvoor Ruby Décor haar merk gebruikt en Ruby Décor in beginsel evenmin het verval van het merk van Essegé kan inroepen voor sfeer- of bio-ethanol haarden of zich tegen dit gebruik door Essegé kan verzetten. Artikel 2.27 lid 3 BVIE brengt met zich dat twee dezelfde merken voor dezelfde waren naast elkaar hebben voortbestaan (co-existentie).
 

Conclusie AG HR 14 augustus 2015, IEF 15180; ECLI:NL:PHR:2015:1663 (Hauck tegen Stokke)
Uitspraak ingezonden door Robbert Sjoerdsma, Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek. Incidentele cassatiemiddel. Een veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel van deze vorm wordt bepaald door de aard van de waar. Daarmee volgt de HR [IEF 12554] niet conclusie van AG [IEF 11836]; de klacht van onderdeel IV.2 berust op een onjuiste lezing van het arrest van het Hof. De AG concludeert dat onderdeel IV.2 slaagt en de resterende onderdelen falen. Het hof zou een combinatie van uitsluitingsgronden hebben gebruikt, uit het HvJ EU-arrest [IEF 14209] volgt dat dat unierechtelijk niet is geoorloofd. De beoordeling van de uitsluitingsgronden van art. 3 lid 1 aanhef en onder e eerste richtlijn zijn sterk verweven met de waardering van de feiten en daarom moet verwijzing volgen.

6. De Hoge Raad heeft in rov. 5.7.2. van het verwijzingsarrest als uitgangspunt genomen dat het hof heeft geoordeeld dat de Tripp Trapp-stoel door zijn (zeer) aantrekkelijke uiterlijk een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat voor het overige de stoel door zijn vorm bij uitstek geschikt is als veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel, hetgeen maakt dat de vorm van de stoel in zoverrre bepaald wordt door de aard van de waar, zodat het merk een teken is dat uitsluitend bestaat in een vorm die gedeeltelijk beantwoordt aan art. 3 lid 1 onder (i) en voor het overige aan art. 3 lid 1 onder (iii). Ik maak daaruit op dat de Hoge Raad niet de mening heeft gevolgd van de A-G Verkade in diens conclusie van 5 oktober 2012 onder 5.47.2 dat de klacht van onderdeel IV.2. berust op een onjuiste lezing van het arrest van het hof, omdat beide uitsluitingsgronden afzonderlijk van toepassing zijn geacht (cumulatie). Dit betekent dat moet worden aangenomen dat het hof een combinatie van beide uitsluitingsgronden heeft gebruikt. Inmiddels weten we uit de beantwoording van de derde prejudiciële vraag dat dit unierechtelijk niet geoorloofd is. Onderdeel IV.2 bevat een hierop gerichte klacht en treft dus doel.

Lees de conclusie(pdf/html)

Hof van beroep Antwerpen 27 april 2015; IEF 15171 (Gids tegen gedaagde)
Merkenrecht. Normaal gebruik. Eerder als IEFbe 1466. Gids voert sinds 1999 een handel in o.a. IT-diensten onder de benaming "Shop". Kort hiervoor is door gedaagde het beeldmerk Shop.be ingeschreven en domeinnaam. De inschrijving en het depot gebeuren telkens op naam van Paragon, die failliet wordt verklaard in 2002. Gids vordert de vervallenverklaring, minstens de vernietigverklaring van het Beneluxmerk en toekenning van schadeloosstelling op grond van 2.26 en 2.27 BVIE. Gedaagde betwist die aanspraak vanwege een overnameovereenkomst. Het hoger beroep van Gids is gegrond. Het Beneluxmerk Shop.be wordt vervallen verklaard omdat er geen sprake is van normaal of hernieuwd normaal gebruik in de zin van 2.27 lid 2 BVIE. Doorhaling van de merkinschrijving wordt bevolen.

1. De feiten.
De feitelijke gegevens die aan het geschil ten grondslag liggen, kunnen worden samengevat als volgt:
- appellante, opgericht op 9 maart 1999, voert sindsdien handel (exploitatie van portaalsites in België, Nederland en Frankrijk, de verkoop van IT-diensten, het verkopen van e-commerce-oplossingen en virtuele winkels op het internet) onder meer onder de benaming Shop;
- kort voordien, op 17 februari 1999 had de geïntimeerde, als zaakvoerder van de BVBA Paragon (opgericht op 2 juni 1997 met als doel onder meer het verkopen van elektronische consumptiegoederen), het Benelux beeldmerk Shop.be nr. 0646591 laten inschrijven; op 2 april 1999 volgt het depot van de domeinnaam Shop.be; de inschrijving en het depot gebeuren telkens op naam van de BVBA Paragon; die vennootschap wordt op 5 maart 2002 failliet verklaard, faillissement dat wordt afgesloten op 14 september 2010;
- De geïntimeerde laat gelden dat hij titularis is van het Beneluxmerk Shop.be ingevolge overname-overeenkomst van 7 juli 2009 en dat hij sindsdien gebruik maakt van het merk en van de domeinnaam Shop.be;
- de appellante vordert de vervallenverklaring, minstens de nietigverklaring van het Beneluxmerk Shop.be en de toekenning van schadeloosstelling (over de domeinnaam bestaat een afzonderlijke procedure bij dit hof gekend onder rolnummer 2012/AR/892 die heeft geleid tot een arrest van 2 december 2013).

3.2. Grond van betwisting
3.2.6. De geïntimeerde laat gelden dat het verval van het merk door de geïntimeerde niet meer kan worden ingeroepen, gelet op het hernieuwd gebruik daarvan dat door de gerechtswaarder wordt bevestigd in zijn proces-verbaal van vaststelling van 22 maart 2013. Die vaststelling wordt door de appellante als dusdanig niet betwist. De appellante argumenteert wel dat het gebruik van 22 maart 2013 van het merk door geïntimeerde (ook en zelfs voor zover dat gebruik mocht kunnen worden bestempeld als een begin van normaal gebruik of hernieuwd normaal gebruik in de zin van artikel 2.27.2 BVIE, hetgeen wordt betwist) zich situeert in de periode van drie maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering (24 april 2013) en dus niet in aanmerking kan worden genomen, omdat de voorbereiding van dat begin van gebruik of hernieuwd gebruik pas werd getroffen nadat de appellante er kennis van had genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld. Terecht verwijst de appellante in dat verband naar haar beroepsconclusie van 21 januari 2013 in de zaak voor de hof gekend onder rolnummer 2012/AR/892, waarin zij de overdracht van de doorhaling van dat beeldmerk heeft gevorderd onder meer op grond van "onvoldoende gebruik". De neerlegging van conclusies geldt als betekening (artikel 746 Ger. W.). Aangenomen wordt dat geïntimeerde vanaf de neerlegging van die conclusie kennis had dat een vordering tot vervallenverklaring van het beeldmerk zou kunnen worden ingesteld. Het beroep door geïntimeerde op de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder om op 22 maart 2013 de hierboven bedoelde materiële vaststellingen te doen, wordt dan ook geacht geen ander doel te hebben gehad dan een mogelijke vordering tot vervallenverklaring van beeldmerk Shop.be tegen te gaan. Dat de conclusie dateert van meer dan drie maanden voorafgaand aan het instellen van de vordering, is irrelevant (artikel 2.17 BVIE vereist niet dat de kennisgeving zou gebeuren binnen die periode van drie maanden). Dat alles geldt alleen maar des te meer omdat door appellante wordt betwist en door de geïntimeerde niet wordt bewezen dat hij ten tijde van de betrokken vaststellingen handelaar was, een inschrijving had in de kruispuntbank der ondernemingen, een btw-nummer had, ... In de gegeven omstandigheden bewijst de geïntimeerde zelfs geen begin van normaal gebruik of hernieuwd normaal gebruik, zodat toepassing van artikel 2.27.2. BVIE te zijnen gunste hoe dan ook uitgesloten is.

3.2.7. Slotsom is dat het hoger beroep van de appellante gegrond is. Het recht van de geïntimeerde op het Beneluxmerk Shop.be met inschrijvingsnummer 0646591 (klasse 35, 36 en 42) wordt vervallen verklaard. De doorhaling van die merkinschrijving wordt bevolen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 augustus 2015, IEF 15170; ECLI:NL:RBDHA:2015:9255 (FKP Sojuzplodoimport tegen Spirits)
Merkenrecht. Overeenstemmende tekens. FKP en FGUP zijn staatsbedrijven van de Russische Federatie die zich bezighouden of hebben gehouden met onder meer de exploitatie van de merken. (zie eerder op IEF). Gedaagden brengen geen wodka op de markt, distributeurs importeren deze zelf uit Letland. De door eisers niet overgelegde overeenkomst die tussen gedaagden en de distributeurs zou zijn gesloten die het de distributeurs toestaat de Stoli-fles op de markt te brengen, is niet als inbreukmakende handeling aan te merken. Echter het bevorderen van het gebruik van het STOLI-merk in de Benelux is onder omstandigheden aan te merken als onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk.

3.3. Het verweer van gedaagden tegen deze stellingen luidt zakelijk weergegeven als volgt. (...)
3.3.4. In het Umfeld zijn kenmerken zoals een doorzichtige kleurloze fles, de kleuren rood, geel, goud en wit, zilveren / gouden banden onderaan de fles, gouden medailles / munten, gebouwen, aanduidingen als 'wodka' en 'premium' zeer gebruikelijk en deze dragen derhalve niet of slechts in geringe mate bij aan het onderscheidend vermogen van een merk. Uitsluitend de naam op het label maakt de consument duidelijk om welk merk het gaat. In het onderhavige geval betekent dat dat enkel gekeken moet worden naar het woordelement STOLI en het woordelement Stolichnaya. Tussen deze tekens bestaat geen verwarringsgevaar.

4.7. Naar voorlopig oordeel stemmen de op de Stoli-wodkafles gebruikte tekens verwarringwekkend overeen met de Beneluxmerkregistratie 731954, zeker nu die tekens worden gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is geregistreerd. De totaalindruk die in het bijzonder door de visuele overeenstemming ontstaat stemt zodanig overeen met het merk dat de in aanmerking te nemen consument mogelijk zal menen dat de wodka uit dezelfde bron afkomstig is of van een gelieerde onderneming. Daarbij zal de consument de verschillen tussen het merk en de tekens niet ontgaan - in het bijzonder niet de verschillende woordelementen STOLI en STOLICHNAYA - maar hij zal mogelijk menen dat het voorheen gebruikte label opnieuw is vormgegeven. Dat het merk een aantal weinig onderscheidende elementen bevat, doet aan dit gevaar niet af. Het gevaar voor verwarring wordt ondersteund door het door eisers als productie 26A, 26B en 26C overgelegde filmmateriaal, waaruit voorshands moet worden opgemaakt dat door het gebruik van de tekens daadwerkelijk verwarring als hier bedoeld ontstaat. Vooralsnog wordt daarom aangenomen dat sprake is van verwarringwekkende overeenstemming als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE met Beneluxmerkregistratie 731954.


4.11. Spirits International is echter, naar zij erkent, houdster van het STOLI-merk en werkt als zodanig, zoals zij evenmin bestrijdt, mee aan het gebruik van de inbreukmakende tekens in de Benelux. Zij doet dit bovendien, zoals ter zitting desgevraagd is erkend, met de bedoeling goodwill van de aan FKP over te dragen merkregistratie 318391 over te hevelen naar haar eigen merk. Zij is zich derhalve bewust van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de gebruikte tekens en het aan FKP over te dragen merk 318391 (en FKP's merkregistratie 731954). Het bevorderen van het gebruik van het STOLI-merk in de Benelux is onder deze omstandigheden aan te merken als onrechtmatig. Daaraan doet niet af dat Spirits International, naar zij stelt, die goodwill zelf heeft opgebouwd in de jaren dat zij merkregistratie 318391 in bezit had. Dit laatste geeft haar onder omstandigheden mogelijk een aanspraak op vergoeding van die goodwill (bijvoorbeeld op grond van ongerechtvaardigde verrijking), maar kan het eigenmachtig overhevelen van de goodwill niet rechtvaardigen.

De voorzieningenrechter:
5.1. veroordeelt Spirits International op vordering van FKP om binnen één week na betekening van dit vonnis het hiervoor bedoelde onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden;

5.2. veroordeelt Spirits International tot betaling aan FKP van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat het gebod onder 5.1 wordt overtreden, een gedeelte van een dag voor een hele gerekend, met een maximum van € 2.000.000,-;

Vzr. Den Haag 31 juli 2015, IEF 15164; ECLI:NL:RBDHA:2015:9074 (Playgro tegen Playgo)
Merkenrecht. Playgro houdt zich bezig sinds 2004 met de ontwikkeling en verhandeling van speelgoed voor baby's en jonge kinderen. HongKongese Playgo is actief sinds 1993 en verhandelt sinds 2000 haar producten voor kinderen ook in de EU. Ondanks de soortgelijkheid van de waren en de auditief vrij grote overeenstemming tussen het merk en het teken, is er onvoldoende gevaar voor verwarring te duchten. Het Gemeenschapsmerk van Playgro heeft een zeer zwak onderscheidend vermogen en de overeenstemming schuilt niet in de bestanddelen die het Gemeenschapsmerk die onderscheidende kracht geeft.

2.1. Playgro Pty is een in 2004 opgerichte vennootschap. Zij voert een onderneming gericht op de ontwikkeling en verhandeling van speelgoed voor baby's en jonge kinderen, die zij heeft overgenomen van de vennootschap Playgro Australia Pty Ltd. Playgro Pty is actief in meer dan honderd landen. Playgro Europe is een Nederlandse dochteronderneming van Playgro Pty en houdt zich bezig met import, export en distributie van speelgoed.

2.3. Playgo is een in Hong Kong gevestigde producent van speelgoed, actief sinds 1993. Zij verhandelt sinds 2000 haar producten ook in Europese Unie, waaronder in Nederland. De producten van Playgo worden in Nederland onder meer aangeboden door de winkelketens Kruidvat en Intertoys. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Duitsland en Bulgarije worden producten van Playgo sinds 2000 of 2001 op de markt gebracht.

4.19. Ondanks de soortgelijkheid van de waren en de auditief vrij grote overeenstemming tussen merk en teken, is er naar voorlopig oordeel onvoldoende gevaar voor verwarring te duchten tussen merk en teken. Daarvoor is redengevend dat het Gemeenschapsmerk van Playgro een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft en dat de overeenstemming niet schuilt in de bestanddelen die het Gemeenschapsmerk nog enige onderscheidende kracht geven, maar in de beschrijvende bestanddelen ‘play’ en ‘gro’. De afwijkende visuele en begripsmatige elementen in combinatie met het verschil tussen de letters ‘gro’ en ‘go’ zijn daarom voldoende om verwarringsgevaar te voorkomen. Daarbij is van belang dat zich op de speelgoedmarkt vrij veel merken bevinden die allemaal beginnen met ‘play’ en vervolgens maar één of een paar letters van elkaar afwijken, eindigend op een ‘o’-klank, zonder dat het publiek daarvan in verwarring lijkt te raken. Voorts is van belang dat juist ten aanzien van dit auditieve element van het nieuwe logo niet is gesteld dat zich ooit daadwerkelijke verwarring heeft voorgedaan, terwijl dit auditieve element ook al in het eerdere gebruik van Playgo voorkwam.

Op andere blogs:
DeClercq

Vzr. Rechtbank Den haag 3 augustus 2015, IEF 15161; ECLI:NL:RBDHA:2015:9150 (Ventoux3 tegen Stophersentumoren.nl)
LET OP: vonnis hersteld en 1019i Rv-verklaring. Merkenrecht. Onrechtmatige publicatie. SSH organiseert sponsorevenementen, zoals de Alpe d'Huep en RideForHope-fietstochten. Ventoux3 wil een fietsklimtocht op de Franse Mont Ventoux organiseren en heeft een merknaam geregistreerd; op haar website en social media accounts zijn uitlatingen gedaan. SSH kan zich niet beroepen op het (eerste) voorgebruik van het woord-/beeldmerk Ventoux3, het gaat niet om wie de bedenker is van het evenement(naam), maar wie het gebruikte voor fondsenwerving. Het woordbestanddeel ‘a ride for hope’ is verwerkt in het logo. Een ex parte beschikking moet worden herzien, aangezien niet aannemelijk is dat SSH eerste voorgebruiker was. SSH dient beschuldiging van kaping van Facebook en Twitter accounts, zelfverrijking en oplichting te rectificeren. SSH moet eisers toegang verlenen tot website voor de voortzetting van de organisatie van het 2015-evenement.

4.14. De slotsom is dat de feitelijke situatie complex is, waarbij mogelijk sprake is van voorgebruik door één van partijen, maar mogelijk ook sprake is van gezamenlijk aangevangen voorgebruik, zodat partijen slechts gezamenlijk gerechtigd zouden zijn om te goeder trouw een merkdepot te doen. In het laatste geval zou niet alleen het depot door [eisers] te kwader trouw zijn, maar ook het depot van het woordmerk VENTOUX3 waarop het bevel mede is gebaseerd.

4.15. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat SSH in het beperkte kader van dit kort geding onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij de eerste voorgebruiker was van het woord-/beeldmerk Ventoux3. De beschikking dient daarom te worden herzien. Daarbij moet het de voorzieningenrechter van het hart dat bij het verzoek om een ex parte bevel een eenzijdig beeld is geschetst van de feiten, dat geen recht doet aan de complexiteit van de situatie. De herziening heeft terugwerkende kracht, hetgeen meebrengt dat [eisers] uit hoofde van de beschikking geen dwangsommen hebben verbeurd1.

Voortzetting organisatie evenement 2015
4.17. Bij wijze van ordemaatregel zal de voorzieningenrechter daarom bevelen dat SSH [eisers] toegang moet verschaffen tot de website en de daaraan verbonden e-mailaccounts op de wijze als toegepast voor 6 juli 2015, zodat [eisers] op de in de voorgaande jaren gebruikelijke wijze met de deelnemers kunnen communiceren in verband met het op 11 september 2015 te houden evenement. Voor de gevorderde overdracht van de domeinnaam om niet bestaat vooralsnog geen grond. Daarnaast zal de voorzieningenrechter aan SSH een gebod opleggen om [eisers] inzage te geven in alle handelingen die SSH vanaf 6 juli 2015 jegens de deelnemers aan het evenement heeft verricht, alsmede om de door haar ontvangen deelnemersgelden over te maken aan [eisers] De door [eisers] gevorderde algemene veroordeling van SSH om haar medewerking te verlenen aan het evenement, alsmede voor het algemeen geformuleerde verbod om negatieve uitlatingen over het evenement te doen, op straffe van een dwangsom, acht de voorzieningenrechter te vaag om voor toewijzing in aanmerking te komen.


Misleidende publicaties
4.20. De Facebook en Twitter accounts waarop SSH doelt, zijn in 2011 door [eiser 2] aangevraagd en sindsdien door hem beheerd en door hem en/of Stichting Ventoux3 van inhoud voorzien. SSH heeft zelf gesteld dat dat met haar medeweten en goedkeuring is gebeurd. Onder deze omstandigheden, waar SSH mee bekend was, kan het feit dat die accounts op zijn naam stonden geregistreerd niet als ‘kaping’ worden aangemerkt. De term ‘kaping’ wekt immers bij het publiek de indruk dat de accounts op oneigenlijke wijze op naam van [eiser 2] zijn gezet, hetgeen niet het geval is.

4.21. Met betrekking tot de beschuldigingen van het toe-eigenen van eigendommen van SSH en zelfverrijking overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Uit het voorgaande volgt dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat [eisers] het woord-/beeldmerk Ventoux3 te kwader trouw hebben gedeponeerd of dat zij zich anderszins op onrechtmatige wijze eigendommen van SSH hebben toegeëigend.

4.22. [eisers] hebben ook gemotiveerd weersproken dat zij sponsorgeld dat voor SSH bestemd was, aan zichzelf lieten uitkeren. Hun betoog dat zij sporadisch donaties op hun bankrekening lieten overmaken vanwege problemen met de betalingsmodule op de website, om het vervolgens direct over te maken aan SSH, is door SSH niet gemotiveerd weersproken en wordt ondersteund door het door [eisers] overgelegde overzicht. Het in 2.15 vermelde e-mailbericht waarin een sponsor wordt uitgenodigd geld over te maken naar de bankrekening van Stichting Ventoux3 levert zo bezien geen bewijs op van de door SSH gestelde afbuiging van sponsorgelden. Ook het in 2.9 weergegeven bericht vormt volstrekt geen bewijs van ‘zelfverrijking’ door [eiser 2] ten koste van SSH.

4.23.
De beschuldiging van ‘oplichting’ heeft SSH gemaakt op basis van de stelling dat [eiser 2] het bestaan van de Stichting Ventoux3 opzettelijk geheim zou hebben gehouden voor SSH. Uit de in 2.8 geciteerde e-mail blijkt echter dat [betrokkene 2] , voormalig bestuurder en echtgenoot van de voorzitter van de SSH, wel bekend was met Stichting Ventoux3. In zijn e-mail schrijft hij immers: “Toevallig gaan de betalingen van Stichting Ventoux3 vaak op die manier fout” (onderstreping vzr). De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat het bestaan van Stichting Ventoux3 in ieder geval in maart 2014 ook aan SSH bekend was.

4.24. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat SSH ten tijde van de publicaties van de beschuldigingen op de hoogte behoorde te zijn van de onjuistheid van de beschuldiging van kaping, ombuiging van geldstromen en oplichting. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had SSH – gelet op de ernstige gevolgen – zich er dan ook van moeten onthouden om de beschuldigingen te uiten op de wijze waarop zij dat heeft gedaan. Van SSH mocht worden verwacht dat zij op andere wijze uiting zou geven aan het geschonden vertrouwen en de bij haar levende verdenkingen, die voortkomen uit het in juli 2015 tussen partijen gerezen conflict. Het voorgaande geldt temeer, nu de samenwerking tussen partijen de afgelopen jaren zo succesvol is verlopen.

4.25. Op grond van het hiervoor overwogene acht de voorzieningenrechter een rectificatie van de beschuldigingen aangewezen op de wijze als in het dictum verwoord. Aangezien [eisers] op korte termijn in staat zal worden gesteld de inhoud van de website voor hun rekening te nemen, zal de rectificatie zich beperken tot de door SSH nieuw aangemaakte accounts op Facebook en Twitter en de door haar verzonden e-mailberichten, waarin SSH de hiervoor vermelde beschuldigingen heeft geuit. Voor de door [eisers] gevorderde uitgebreidere rectificatie bestaat vooralsnog geen grond.

Op andere blogs:
Russchen advocatuur

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 27 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie mei 2015.