Merkenrecht  

GvEA, 5 mei 2009, zaak T-104/08, ars Parfum Creation & Consulting GmbH tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beshikbaar)

Gemeenschapsmerk. Weigering vormmerk (parfum)verstuiver. Geen onderscheidend vermogen.

44. Wie die Beschwerdekammer dies getan hat, ist festzustellen, dass eine derartige Form insgesamt betrachtet durchaus verbreitet ist. So werden Parfümproben sehr häufig in dieser Form dargeboten. Diese Proben werden in Parfümerien und Parfümerieabteilungen von Kaufhäusern kostenlos an ein sehr breites Publikum verteilt. Desgleichen weisen auch die Parfümzerstäuber, die dazu bestimmt sind, in den Handtaschen ihrer Benutzerinnen transportiert zu werden, überwiegend die oben in Randnr. 43 beschriebene Form auf.

45. Dass die Form, deren Eintragung beantragt wird, im Parfümsektor üblich ist, ergibt sich auch aus einer nacheinander erfolgenden Prüfung der Elemente, aus denen sie sich zusammensetzt. Wie die Beschwerdekammer festgestellt hat, sind der im Vergleich zur gesamten Flasche etwas kleinere Durchmesser des Pumpenaufsatzes, der sichtbare kleine Schlauch und die durchsichtige Verschlusskappe bei Parfümzerstäubern üblich und, was die ersten beiden Elemente betrifft, technisch bedingt, um die Benutzung als Zerstäuber zu ermöglichen. Die Kombination der verschiedenen Elemente, aus denen sich die angemeldete Marke zusammensetzt, ist also ebenfalls üblich.

46. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass sowohl die Form, aus der die angemeldete dreidimensionale Marke besteht, in ihrer Gesamtheit als auch die Kombination der verschiedenen Elemente, aus denen sie sich zusammensetzt, nicht geeignet sind, von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft im Gedächtnis behalten zu werden.

Lees het arrest hier. 

GvEA, 5 mei 2009, T-449/07, Thomas Rotter tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering vormmerk ‘samengebonden worsten’ (voor vleeswaren). Geen onderscheidend vermogen. De aangevraagde vorm verschilt niet significant van de gebruikelijke vorm waarin worsten worden aangeboden in de handel.

26. Met betrekking tot de aangevraagde vorm, te weten een samenbindsel van meerdere worsten, moet worden vastgesteld dat deze verschilt van de klassieke en meest verspreide vorm van de betrokken waren, namelijk die van een worst.

27. (…) Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het driedimensionale merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, uit een geheel van vijf afzonderlijke worsten bestaat waarvan de uiteinden met elkaar zijn verbonden. Bijgevolg moet in casu de beoordeling door de kamer van beroep van het onderscheidend vermogen van de vorm van de samengebonden worsten worden onderzocht, en dit tegen de achtergrond van de door dit samenbindsel opgeroepen totaalindruk.

(…) 30. Anders dan verzoeker betoogt, blijkt derhalve uit het onderzoek – in de punten 28 en 29 supra – van de twee aangevoerde argumenten dat hij niet aantoont op welke wijze de aangevraagde vorm significant zou verschillen van de gebruikelijke vorm waarin worsten worden aangeboden in de handel.

31. Uit de hierboven uiteengezette overwegingen volgt dat aangezien de betrokken waren, te weten vleeswaren, courante verbruikersgoederen zijn, de gemiddelde consument de aangevraagde vorm niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren zal opvatten.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 april 2009, HA ZA 09-348, Nintendo Co. Ltd c.s. tegen Turksma & Partners Reclamebureau Noord B.V.

Verknochtheid. Procesrechtelijk incident in zaak over gestelde inbreuk op auteurs- en merkrechten Nintendo.

4.1. Krachtens artikel 222 Rv kan onder meer voeging van zaken worden gevorderd, indien voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn. Van verknochtheid is sprake, wanneer de feitelijke of juridische geschilpunten in beide zaken identiek zijn dan wel een zodanige samenhang vertonen dat consistentie van de uitspraken is geboden. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet de incidentele vordering aan het bepaalde in artikel 222 Rv.

De onderhavige zaak en de bodemprocedure zijn beide voor dezelfde rechter aanhangig. Beide zaken zijn daarenboven aan elkaar verknocht, aangezien zij beide betrekking hebben op inbreuk op de aan Nintendo toebehorende auteurs- en merkrechten alsmede op onrechtmatig handelen jegens Nintendo ten gevolge van het importeren en verhandelen van omzeilingsmiddelen zoals Game Copiers. De incidentele vordering zal bijgevolg worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 april 2009, HA ZA 08-3656, Designer Art India tegen Gedaagde.

Procesrechtelijk incident in zaak over vordering tot nietigverklaring Benelux-merkinschrijvingen. Zekerheidsstelling proceskosten en schadevergoeding. Alleen zekerheid kosten van de instantie waarin de zekerheidstelling wordt gevorderd. Toepasselijk indicatietarief voorshands niet vast te stellen.
 €12.000,-

4.3.(…) Voor zekerheidstelling voor de proceskosten, te maken in de (eventuele) procedures in hoger beroep en in cassatie, is evenwel geen plaats, aangezien uit de bewoordingen van het hiervoor genoemde artikel volgt dat de zekerheidstelling slechts betrekking kan hebben op de kosten van de instantie waarin de zekerheidstelling wordt gevorderd (vergelijk Hof ’s-Hertogenbosch 5 oktober 2004, LJN: AR4320). De rechtbank merkt in dit verband op dat [gedaagde] ingevolge artikel artikel 353 lid 2 Rv en artikel 414 Rv in verdere instantie(s) (aanvullende) zekerheid van [eiseres] kan vorderen, althans in het geval [eiseres] appellante dan wel eiseres tot cassatie is.

4.4. (…) Ofschoon in de oudere zaak (in tegenstelling tot het kort geding) ook aandacht wordt besteed aan het nietigheidsvraagstuk, wordt voor het juridische kader daarvan naar de onderhavige procedure verwezen. Bijgevolg ligt het in de rede dat [gedaagde] de kosten met betrekking tot de nietigheid van de Beneluxmerken (met name) in de onderhavige procedure zal maken. De rechtbank verwerpt daarenboven het verweer van [eiseres] dat voor de hoogte van de zekerheid aansluiting moet worden gezocht bij de categorie ‘eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek’, zoals bedoeld in de regeling Indicatietarieven in IEzaken, aangezien thans niet vaststaat of de onderhavige procedure tot deze categorie zal worden gerekend.

4.6. De rechtbank zal gelet op hetgeen hiervoor is overwogen de hoogte van de door [eiseres] te stellen zekerheid begroten op € 12.000.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 april 2009, HA ZA 08-3970, Bacardi and Company Limited c.s. tegen Van Caem International B.V.

Procesrechtelijk incident in zaak over merkenrecht en parallelimport. Zekerheidsstelling proceskosten. Beide eiseressen moeten afzonderlijk zekerheid stellen. €25.000,-

4.2. (…) Bacardi heeft ten aanzien van eiseres sub 1 weliswaar verhaalsinformatie verschaft, doch heeft niet aannemelijk gemaakt dat Van Caem zich te zijner tijd ook daadwerkelijk op de merkrechten van eiseres sub 1 kan verhalen. Verder heeft Bacardi ten aanzien van eiseres sub 2 in het geheel geen verhaalsinformatie verschaft. Bijgevolg zijn eiseressen (Bacardi) verplicht tot het stellen van zekerheid.

4.3. Aangezien niet valt uit te sluiten dat één van beide eiseressen in het gelijk en de ander in het ongelijk zal worden gesteld, zal de rechtbank beslissen dat beide eiseressen afzonderlijk zekerheid zullen moeten stellen, zoals te doen gebruikelijk is door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden. De te stellen zekerheid heeft, anders dan Bacardi stelt, betrekking op de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. De hoogte van de door beide partijen te stellen zekerheid zal in aansluiting op de categorie ‘overige bodemzaken met repliek, dupliek en/of pleidooi’ van de regeling Indicatietarieven in IE-zaken, zonder daarbij een oordeel te geven over de kwalificatie van de hoofdzaak, worden bepaald op € 25.000.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ´s-Gravenhage, beschikking van 28 april 2009, zaaknr. 200.012.275/01, BV Verkoopmaatschappij FRENKO tegen FRIGOR A/S (met dank aan het BBIE en met dank aan Remco M.R. van Leeuwen, Van Doorne, voor de achterliggende beschikking)

Update, nu met achterliggende beschikking: Merkenrecht. Benelux -oppositieprocedure  tussen identieke logo's ("Frigor heeft volgens Frenko geen enkel redelijk belang bij haar oppositie, terwijl Frenko wél belang heeft bij het nieuwe depot, namelijk om te kunnen optreden tegen anderen dan Frigor."). Prejudiciële vragen aan het BenGH over de oppositieprocedure. Wat te doen bij een mogelijk misbruik van bevoegdheid of onbehoorlijk handelen, en is het ook aan het BBIE of alleen aan de rechter om iets met dat gegegeven te doen?

Gelet hierop, zal het hof, in aanmerking genomen de hiervoor weergegeven reacties van partijen, het Benelux Gerechtshof de volgende prejudiciële vragen voorleggen:

A. Laat het BVIE, meer in het bijzonder artikel 2.14 lid 1 van dat verdrag, ruimte voor het oordeel dat de bevoegdheid tot het instellen van oppositie op de voet van die bepaling niet aan de deposant of houder van een ouder merk toekomt wanneer sprake is van omstandigheden die leiden tot de conclusie dat de bevoegdheid wordt misbruikt, respectievelijk dat de opposant door het gebruik van die bevoegdheid onbehoorlijk handelt jegens de deposant van het jongere merk?

B. Bij bevestigende beantwoording van vraag A.: onder welke omstandigheden kan worden aangenomen dat de bevoegdheid tot het instellen van oppositie niet aan de deposant of houder van een ouder merk, als bedoeld in artikel 2.14 lid 1 BVIE, toekomt?

C. Bij bevestigende beantwoording van vraag A.: moet, wanneer een dergelijk verweer in de oppositieprocedure wordt gevoerd, ook het Bureau dat verweer beoordelen of is dat slechts ter beoordeling aan de rechter bedoeld in artikel 2.17 BVIE?

D. Meer in het algemeen zou het hof graag vernemen of in een oppositieprocedure, na de beslissing van het Bureau, een algemeen rechtsbeginsel, niet zijnde een louter nationaal rechtsbeginsel, kan leiden tot vernietiging van de inschrijving.

Lees de beschikking en de achterliggende beschikking hier.

Gerechtshof ´s-Gravenhage, 21 april 2009, zaaknr. 200.017.078/01, Koninklijke KPN N.V. tegen BBIE

Merkenrecht. Woordmerk, of beter cijfermerk 1333. Hof bekrachtigd de weigering tot inschrijvingen van het BBIE. Wellicht nootwaardig, maar eerst even kort:

9 Ad A. Naar het oordeel van het hof zal het relevante publiek het cijfer 1333 niet zien als een teken dat waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Dit blijkt ook uit een door KPN ten processe overgelegd en door het Bureau in zoverre niet betwist rapport van TNS NIPO van 22 januari 2009, waaruit volgt dat 80% van de ondervraagden de vraag waaraan men denkt bij 1333, niet heeft beantwoord (“weet niet”),Hoewel het rapport dateert van anderhalf jaar na het depot, is door KPN niet gesteld dat de beantwoording van de vragen ten tijde van het depot anders zou zijn geweest, noch is daarvan gebleken. Zelfs wanneer het teken wordt gebruikt in de context van telecommunicatiediensten (15 % van de ondervraagden heeft geantwoord te denken aan telecom- of een informatiedienst) zegt dat weinig, nu de vraagstelling luidde: “Ik zou u iets willen vragen over telecomdiensten.” Daarom moet het ervoor worden gehouden dat het teken 1333 niet geschikt is om de waren en/of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en van de waren en/of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Een beroep op inburgering is in deze procedure niet gedaan. Dit betekent dat het teken thans ieder onderscheidend vermogen mist, zodat het op grond van artikel 2.11, lid 1, aanhef en sub b BVIE niet voor inschrijving in aanmerking komt.

10. Ad B. Indien het argument sub B juist zou zijn en het teken onderscheidende kracht zou hebben omdat het door het relevante publiek wordt opgevat als telefoonnummer en men het nummer ziet als een teken dat bepaalde (via dat nummer beschikbare diensten) onderscheidt van andere diensten, wordt - ten overvloede - nog het volgende overwogen. Naar het oordeel van het hof zal - uitgaand van deze veronderstelling - het relevante publiek het teken dan begrijpen als een telefoonnummer dat onder meer verwijst naar bepaalde waren en diensten op het gebied van de telefonie/telecommunicatie, zoals telecommunicatie(netwerk)apparatuur, (mobiele) telefoontoestellen en voorlichting inzake het aanpassen en actualiseren van (tele)communicatieapparatuur, zodat het teken ten aanzien van die waren en diensten beschrijvend is. Nu het teken mede is gedeponeerd voor deze waren en diensten en een beperking van de goederen en/of diensten in deze procedure niet aan de orde is, zal het teken op grond van artikel 2.11, lid 1, aanhef en sub c BVIE voor inschrijving als merk niet in aanmerking komen.

11. Aan het vorenstaande doet niet af dat door het Bureau dan wel door buitenlandse toetsende instanties depots bestaande uit cijfers als merk zijn ingeschreven, nu elk depot immers op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Ook een beroep op de harmonisatie van het merkenrecht in Europa. naar het hof begrijpt ingevolge de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1988 L 40/1 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, maakt dit niet anders, evenmin als het - voor zover in deze procedure gehandhaafde - beroep op (het Nederlandse) rechtsbeginsel van de rechtszekerheid (brief van KPN van 5 februari 2008).

Lees de beschikking hier (website BBIE).

GvEA, 29 april 2009, zaak T-23/07, BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG tegen OHIM.

Gemeenschapsmerkenrecht. Onterechte weigering gemeenschapsbeeldmerk α (alcoholhoudende dranken).

45. De principiële weigering om enig onderscheidend vermogen toe te kennen aan letters op zich, die aldus wordt uitgedrukt zonder voorbehoud en zonder beroep op het in punt 39 supra in herinnering gebrachte concrete onderzoek, druist in tegen de bewoordingen zelf van artikel 4 van verordening nr. 40/94, dat de letters rekent tot de voor grafische voorstelling vatbare tekens die een merk kunnen vormen, voor zover zij de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

46. Bovendien blijkt uit de rechtspraak dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen onderscheid maakt tussen de verschillende categorieën van merken en dat de criteria om te beoordelen of merken bestaande uit één letter onderscheidend vermogen hebben, die zijn welke ook gelden voor de andere categorieën van merken.

47. Om het door deze bepaling vereiste minimum aan onderscheidend vermogen te hebben, moet het aangevraagde teken alleen a priori geschikt lijken om het relevante publiek in staat te stellen de herkomst van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren of diensten te herkennen en deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst te onderscheiden.

(…) 52. De kamer van beroep mocht dus de inschrijving van de letter „α” niet weigeren op grond van het argument inzake de beschikbaarheid van tekens, aangezien deze overweging geenszins een concreet onderzoek uitsluit van de geschiktheid van het aangevraagde merk om de waar of dienst waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

(…) 55. De nieuwe documenten die het BHIM als bijlagen B1 en B2 bij zijn memorie van antwoord heeft overgelegd ten bewijze dat het relevante publiek de hoofdletter alpha „Α” zal opvatten als een aanduiding van de kwaliteit van wijnen, hebben – zo deze al ontvankelijk zijn – in casu geen bewijskracht, aangezien zij uitsluitend betrekking hebben op wijnen en niet op de in geding zijnde alcoholhoudende dranken, zoals het BHIM ter terechtzitting heeft erkend, en aangezien de letters op de reproducties van de wijnflessen in de bijlagen niet dezelfde zijn als de letter „α”, worden gecombineerd met een andere letter, of een van de bestanddelen van de handelsnaam van een wijnhandelaar vormen.

56. Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast door het ontbreken van onderscheidend vermogen van het aangevraagde teken louter af te leiden uit de afwezigheid van grafische wijzigingen of versieringen ten opzichte van het lettertype Times New Roman, zonder over te gaan tot een concreet onderzoek van de geschiktheid van het teken om in de ogen van het relevante publiek de betrokken waren te onderscheiden van die afkomstig van verzoeksters concurrenten.

57. Bijgevolg moet het eerste middel worden toegewezen en de bestreden beslissing worden vernietigd, zonder dat de twee andere door verzoekster aangevoerde middelen hoeven te worden onderzocht.

Lees het arrest hier. 

GvEA, 29 april 2009, zaak T-81/08, Enercon GmbH tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Weigering beschrijvend gemeenschapswoordmerk E-Ship (scheepstoebehoren). Ook al staat de E niet voor Elektronisch, het is toch mogelijk beschrijvend, weigering is derhalve terecht.

34. Zum ersten Argument der Klägerin ist zunächst festzustellen, dass der Zusammenhang der fraglichen Waren und Dienstleistungen mit Elektrizität oder Elektronik keineswegs weit hergeholt scheint. Denn wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, ist der Großbuchstabe „E“ eine gängige Abkürzung der Wörter „elektro-“, „elektrisch“ oder „elektronisch“, die auf dem Markt übrigens schon für „E-Boote“ genannte elektrische Jachten verwendet wird. Demnach werden die betroffenen Verkehrskreise die Kombination des Großbuchstabens „E“ und des Begriffs „ship“ als eine eindeutige Bezugnahme auf ein elektrisches Wasserfahrzeug im Allgemeinen, auf eine Beförderungsdienstleistung durch ein „E-Ship“ oder auf eine Beförderungsdienstleistung, die elektronisch gebucht wurde, verstehen.

35. Diese Einschätzung der Beschwerdekammer wird nicht durch die Tatsache, so sie erwiesen wäre, in Frage gestellt, dass der Grossbuchstabe „E“, der in der angemeldeten Marke enthalten ist, als Verweis auf den ersten Buchstaben des Firmennamens der Klägerin verstanden werden könnte. Denn die Eintragung einer Wortmarke ist zurückzuweisen, wenn sie zumindest bei einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

36. Folglich greift das erste Argument der Klägerin nicht durch

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 30 april 2009, conclusie A-G Sharpston in zaak C-301/07, PAGO International GmbH tegen Tirolmich Genossenschaft mbH (verzoek van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) om een prejudiciële beslissing).

Gemeenschapsmerken.  Uitleg A-G van begrip “in de Gemeenschap bekend merk” uit artikel 9, lid 1, sub c GMVo,

Pago heeft het Handelsgericht Wien verzocht Tirolmilch te verbieden om (i) reclame te maken voor haar dranken in de litigieuze flessen, haar dranken in deze flessen aan te bieden, in de handel te brengen of anderszins te benutten, en (ii) daarvoor reclame te maken met een afbeelding van de fles en een met vruchtensap gevuld glas. (…) Het Oberste Gerichtshof is van mening dat de vraag of inbreuk is gemaakt op Pago’s gemeenschapsmerk uitsluitend op grond van de verordening moet worden beoordeeld. Daar Pago’s merk wel zeer bekend is in Oostenrijk, maar niet noodzakelijkerwijs in andere lidstaten, heeft het Oberste Gerichtshof behoefte aan advies over de uitlegging van het zinsdeel „[het] een in de Gemeenschap bekend merk [betreft]” in artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening.

De A-G geeft het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) als volgt te beantwoorden:

1)  Een gemeenschapsmerk wordt in de gehele Gemeenschap beschermd als „in de Gemeenschap bekend merk” in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, indien het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap. Wat in dit verband een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap is, hangt niet af van nationale grenzen, maar moet worden bepaald op basis van een beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geval, waarbij met name rekening wordt gehouden met (i) het publiek waarvoor de onder het merk aangeboden waren of diensten zijn bestemd en het gedeelte van dit publiek waarbij dat merk bekend is, en (ii) het belang van het gebied waarin de bekendheid bestaat, te definiëren volgens factoren als de geografische omvang, de bevolking en het economisch gewicht ervan.

2) Een gemeenschapsmerk dat bekend is in een gebied dat geen aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap is, geniet op grond van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk geen tot dat gebied beperkte bescherming. Een tot dat gebied beperkt inbreukverbod kan dan ook niet worden uitgevaardigd.

Lees de conclusie hier.